B-464/2014 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Markeneintragungsgesuch Nr. 58942/2012 PERFORMANCE...

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Abteilung II
B-464/2014


Ur t e i l vom 2 7 . No vembe r 2 0 1 4
Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd,
Richter Pietro Angeli-Busi;
Gerichtsschreiber Adrian Gautschi.



Parteien

Novartis AG,
Lichtstrasse 35, 4002 Basel,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Markus R. Frick,
Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123,
Postfach 1236, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,



gegen


Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 58942/2012
PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE.


B-464/2014
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Mit Gesuch vom 25. Juli 2012 meldete die Beschwerdeführerin bei der Vo-
rinstanz die Wortmarke Nr. 58942/2012 PERFORMANCE DRIVEN BY SI-
ENCE für Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 zur Eintragung ins
Schweizer Markenregister an.
B.
Mit Schreiben vom 13. November 2012 beanstandete die Vorinstanz das
Gesuch hinsichtlich der Formulierung des Dienstleistungsverzeichnisses
und, weil die Marke als qualitative Werbeanpreisung mit dem für Durch-
schnittsabnehmer und Fachleute verständlichen Sinn "wissenschaftsbe-
dingte Leistung" zum Gemeingut zähle.
C.
Am 19. Dezember 2012 bestritt die Beschwerdeführerin per E-Mail sowohl,
dass der Sinn des Slogans ohne besondere Denkarbeit verstanden werde,
als auch, dass er mit "wissenschaftsbedingt" richtig übersetzt sei. Informa-
tionen und Auskünfte im Augen- und Kontaktlinsenpflegebereich hätten mit
dem Sinngehalt ihrer Marke vielmehr nichts zu tun. Sie berief sich auf die
Gleichbehandlung mit erfolgten Registrierungen und berichtigte das
Dienstleistungsverzeichnis ihrer Marke, das damit wie folgt lautet:
38 Verschaffen von Zugang zu einer Website mit Informationen bezüglich Augen-
pflege, Kontaktlinsen und Linsenpflege.
44 Erteilung von medizinischen Auskünften in den Bereichen Augenpflege, Kon-
taktlinsen und Linsenpflege; zur Verfügung stellen von medizinischen Aus-
künften in den Bereichen Augenpflege, Kontaktlinsen und Linsenpflege mittels
einer Website.
D.
Die Vorinstanz modifizierte mit Festhaltung vom 19. März 2013 ihre Über-
setzung des strittigen Zeichens im Sinne von "'Vorstellung/Vorführung an-
getrieben durch/bestimmt von Wissenschaft' und/oder 'Erbringung/Ausfüh-
rung/Leistung angetrieben durch/bestimmt von Wissenschaft'", bekräftigte
aber ihre Einschätzung seiner fehlenden Unterscheidungskraft und ver-
neinte einen Anspruch auf Gleichbehandlung auf Grund der angeführten
Eintragungen.
B-464/2014
Seite 3
E.
Mit E-Mail-Nachricht vom 25. September 2013 hielt die Beschwerdeführe-
rin an ihrer Argumentation fest.
F.
Mit Verfügung vom 16. Dezember 2013 wies die Vorinstanz das Eintra-
gungsgesuch für alle angemeldeten Dienstleistungen zurück. Zur Begrün-
dung führte sie aus, auch Fachleute der Medizin mit vertieften Sprach-
kenntnissen würden von diesen Dienstleistungen angesprochen. Die
Durchschnittsabnehmerinnen und -abnehmer verstünden die Wörter und
den Gesamtsinn des Zeichens, wonach die unter der Marke erbrachten
Dienstleistungen auf Wissenschaft beruhten. Die Marke erschöpfe sich da-
mit für jede Art von Dienstleistung in einem allgemeinen Qualitätshinweis
beziehungsweise einer reklamehaften Anpreisung. Ein Anspruch auf
Gleichbehandlung mit den von der Beschwerdeführerin angerufenen, aber
sehr unterschiedlich lautenden Slogans bestehe nicht.
G.
Dagegen führte die Beschwerdeführerin am 28. Januar 2014 Beschwerde
an das Bundesverwaltungsgericht mit dem Rechtsbegehren:
Die Verfügung des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum vom 16. Dezember
2013 betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 58942/2012 PERFOR-
MANCE DRIVEN BY SCIENCE sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzu-
weisen, das Zeichen PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE vollumfänglich
für alle beanspruchten Dienstleistungen ins Markenregister einzutragen;
alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz.
Zur Begründung machte sie geltend, es kämen nur Durchschnittskonsu-
mentinnen und -konsumenten als massgebliche Verkehrskreise infrage,
deren Englischkenntnisse einerseits ungenügend seien, um den Sinn des
Slogans zu verstehen, und die jedenfalls keinen anpreisenden Sinngehalt
darin erkennen würden. Die Marke sei mit eingetragenen Slogans wie:
"Performance through people", "clean performance technology", "Swiss
performance by Juvena", "income driven (by design)", "driven by cab",
"driven by respect", "driven to perform" und "the power of science" ver-
gleichbar und darum ebenfalls einzutragen.
H.
Mit Vernehmlassung vom 28. April 2014 schloss die Vorinstanz, der Sinn-
gehalt des Slogans sei für die angesprochenen Kreise, wozu auch Infor-
B-464/2014
Seite 4
matiker, Ärzte, Geschäftsführer, Optiker, Telematiker und andere Fach-
kreise zählten, ohne Weiteres mit den Bedeutungen "Erbringung/Leis-
tung/Ausführung angetrieben durch/bestimmt von Wissenschaft" verständ-
lich und daher nicht unterscheidungskräftig. Die zum Vergleich angerufe-
nen Registrierungen seien teilweise vor über acht Jahren eingetragen wor-
den und im Übrigen anders aufgebaut und würden für andere Dienstleis-
tungen beansprucht. Die Beschwerde sei darum unter Kostenfolge abzu-
weisen.
I.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
J.
Auf weitere Vorbringen der Parteien, soweit sie rechtserheblich sind, ist in
den folgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der
angefochtenen Verfügung beschwert und hat an deren Aufhebung oder Än-
derung ein schutzwürdiges Interesse. Sie ist daher zur Beschwerde legiti-
miert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezem-
ber 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt
(Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristge-
recht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvorausset-
zungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistun-
gen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unter-
scheiden (Art. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]). Durch den Rechtsschutz der
B-464/2014
Seite 5
Marken sollen die Verbraucher in die Lage versetzt werden, ein einmal ge-
schätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 122
III 383 E. 1 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; 119 II 475 E. 2.c "Radion/Ra-
domat").
2.2 Slogans sind Werbeaussagen, die durch häufig wiederholte Verwen-
dung die Wiedererkennung eines Produkts, einer Marke oder eines Unter-
nehmens ermöglichen, stärken und dabei imagebildend wirken (NINA
JANICH, Werbesprache, 6. Aufl. 2013, S. 59). Im Unterschied zum "claim"
(Sinn-/Merkspruch) fassen Slogans nicht nur den Inhalt einer bestimmten
Werbeanzeige zusammen, sondern dienen als langfristige Imageträger mit
Identifikationsfunktion (Wiedererkennungsfunktion) in der Form eines ge-
flügelten Worts (JANICH, a.a.O., S. 60). Auch Slogans sind darum als Un-
terscheidungszeichen geeignet und können grundsätzlich als Marken ein-
getragen werden (Urteile des BVGer B-1561/2011 vom 28. März 2012 E. 5
"Together we'll go far", B-8557/2010 vom 19. März 2012 E. 7.1 "We care
about eyecare", B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 6.1 "Aus der Re-
gion. Für die Region."; vgl. firmenrechtliches Urteil des BGer vom 12. März
1991, Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1992,
S. 47 f. "Speak for yourself"; Urteil des EuGH C-398/08 P vom 21. Januar
2010 Rz. 47 "Vorsprung durch Technik"; OLIVER LÖFFEL, Markenschutz für
Slogans: Nicht immer, aber immer öfter?, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
[GRUR-Prax] 2011, S. 116).
2.3 Gemeingut sind Zeichen, die entweder für den Wirtschaftsverkehr frei-
zuhalten sind oder welchen die für die Individualisierung der Ware oder
Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, so dass sie nicht
als Marken registriert werden können (Art. 2 Bst. a MSchG; Urteil des
BVGer B-3528/2012 vom 17. Dezember 2013 E. 2.1 "Venus"; Entscheid
der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE]
vom 17. Februar 2003, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und
Wettbewerbsrecht [sic!] 2003, S. 495 E. 2 "Royal Comfort"; CHRISTOPH
WILLI, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Marken-
recht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Mar-
kenrechts, 2002, Art. 2 N. 34 ff.; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Bü-
ren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 116 ff. [nachfolgend: SIWR III/1]).
Auch englische Zeichen können Gemeingut sein, wenn sie von einem er-
heblichen Teil der Abnehmerkreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E.
5.1 "Masterpiece"; 108 II 488 f. E. 3 "Vantage"; Urteile des BVGer
B-464/2014
Seite 6
B-5484/2013 vom 22. Juli 2014 E. 2.3 "Companions"; B-3541/2011 vom
17. Februar 2012 E. 3 "Luminous").
2.4 Slogans sind nicht unterscheidungskräftig, wenn sich ihre Sinnaussage
im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie bean-
sprucht werden, in allgemeinen oder gar banalen Redewendungen er-
schöpft, die jedermann so äussern würde, beziehungsweise in einem an-
preisenden Qualitätshinweis, der ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstan-
den wird, insbesondere wenn sie nur den Unternehmenszweck oder die Art
der angebotenen Waren und Dienstleistungen beschreiben oder unmittel-
bar anpreisend wirken (Urteile des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007
E. 6.2 "We make ideas work"; 4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 2.2 "C'est
bon la vie"; 4A.6/1998 vom 10. September 1998 E. 3 "Swissline"; Urteil des
BVGer B-4822/2013 vom 13. August 2014 E. 2.3 "So what do I do with my
money"; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, S. 62; MAR-
BACH, SIWR III/1, Rz. 412 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 82). Wirkt ein Slogan
hingegen unbestimmt, da sich seine Aussage weder in einer Beschreibung
der Waren und Dienstleistungen noch in deren reinen Anpreisung er-
schöpft, ist er unterscheidungskräftig (Urteile des BVGer B-684/2009 vom
24. Juni 2009 "Outperform.Outlast." E. 5; B-6850/2008 vom 2. April 2009
E. 6.4 "AJC presented by Arizona girls").
2.5 Allerdings erschöpfen sich englische Slogans nicht schon damit in ei-
nem anpreisenden Qualitätshinweis und ermangeln sie nicht bereits
dadurch der Unterscheidungskraft, dass spezialisierte Branchenkennerin-
nen und -kenner sowie Fachleute mit hohen Englischkenntnissen eine Be-
deutung in ihnen erblicken, die sich den Letztabnehmerinnen und –abneh-
mern mehrheitlich verschliesst. Gegenstand der Markenprüfung ist nicht
das Verständnis spezialisierter Minderheiten, welche die Branche ohnehin
besser kennen, sondern die Unterscheidungsfunktion der Marke und das
Orientierungsvertrauen der Verkehrskreise auf dem betreffenden Markt
(BGE 139 III 178 E. 2 "You"; 137 III 80 E. 2.2 "Hotelsterne"; 126 III 320 E.
6.b "Rivella/Apiella"). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die
Auffassung spezialisierter Verkehrskreise und Zwischenhändlerinnen
und -händler zwar nach ständiger Rechtsprechung nicht aus den Augen zu
verlieren, vor allem aber ist auf die Auffassung der Endabnehmerinnen
und -abnehmer abzustellen, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (vgl.
EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 3;
WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 41; Urteil des BVGer B-3541/2011 vom 17. Februar
2012 E. 4.2 "Louminous"). Im Folgenden ist daher erst zu bestimmen, an
B-464/2014
Seite 7
welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (Urteil des BGer
4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. "Wilson").
3.
3.1 Die Vorinstanz stützt sich in der angefochtenen Verfügung auf das Ver-
ständnis von "Fachleuten aus dem Bereich Medizin wie zum Beispiel (Au-
gen-)Ärzte oder Apotheker". In der Beschwerdevernehmlassung hat sie
diesen Kreis um Informatiker, Geschäftsführer, Optiker und Telematiker für
die Dienstleistungen der Klasse 38 und um Optiker und Optometristen für
die Dienstleistungen der Klasse 44 erweitert und dabei eingeräumt, dass
im Übrigen auch "Durchschnittskonsumenten" von den Dienstleistungen
angesprochen würden. Indessen lässt sich die Unterscheidungsfunktion
der Marke nicht beurteilen, wenn nur nach besonders gut englischspre-
chenden Ausnahmen aus den Verkehrskreise gefragt wird, die Kreise als
Ganzes aber nicht bestimmt werden (E. 2.4). Am Markt der (entgeltlichen)
Information über Augenpflege, Kontaktlinsen und Linsenpflege bilden me-
dizinische Fachleute nämlich weder mit Informatikern, Geschäftsführern o-
der Optikern noch mit Telematikern und Optometristen einen einheitlichen
Verkehrskreis. Noch weniger sind in solchen Berufen, aufgrund ihrer sehr
unterschiedlichen Voraussetzungen, ähnliche Englischkenntnisse zu er-
warten. Liessen sich Markenprüfungen durch einen pauschalen Hinweis
auf "Fachkreise" derart abkürzen, könnte auf die Bestimmung der Ver-
kehrskreise verzichtet werden und wären etliche Wörter aus fremden und
alten Sprachen vom Markenschutz auszuschliessen, obwohl die überwie-
gende Mehrheit der massgeblichen Verkehrskreise ihren Sinn nicht ver-
steht (vgl. Urteil des BVGer B-7404/2006 vom 9. Oktober 2007 E. 10 "New
Wave"). Zudem erscheint es vorliegend unwahrscheinlich und wird von der
Vorinstanz nicht näher begründet, weshalb "Durchschnittskonsumenten",
also jede "durchschnittliche" Konsumentin beziehungsweise jeder "durch-
schnittliche" Konsument und somit die Mehrheit aller Schweizer, regelmäs-
sig Online-Informationen über Augenpflege, Kontaktlinsen und Linsen-
pflege oder medizinische Auskünfte dazu als Dienstleistung nachfragen
sollten. Da sie die massgeblichen Verkehrskreise nicht zutreffend bestimmt
hat, handelte die Vorinstanz rechtsfehlerhaft, was die Beschwerdeführerin
zurecht rügt.
3.2 Als von Dritten erbrachte Dienstleistung werden Online-Informationen
über Augenpflege, Kontaktlinsen und Linsenpflege in erster Linie von Kon-
taktlinsenträgerinnen und -trägern sowie von am Erwerb von Kontaktlinsen
B-464/2014
Seite 8
interessierten Personen, die als Konsumenten nicht notwendig dem Durch-
schnitt entsprechen, benötigt und nachgefragt. Sie setzen sich damit über
Augenreizungen, -störungen und andere Risiken ins Bild, die von Kontakt-
linsen hervorgerufen oder verstärkt werden können, sowie über Massnah-
men zu ihrer Vermeidung und über das richtige Verhalten in Notfällen. Ent-
gegen der Ansicht der Vorinstanz erscheint es unwahrscheinlich, dass oh-
nehin fachkundige Augenärztinnen und -ärzte oder Webseitenspezialisten
wie Telematiker, Informatiker und sogar Geschäftsführer ihr Fachwissen,
das ganz andere Belange umfasst, über derartige Dienstleistungen zu er-
werben suchen. Auch Optikerinnen und Optiker, die solche Informationen
zur Beratung beim Verkauf von Kontaktlinsen weitergeben, werden damit
bereits von ihren Lieferanten (Kontaktlinsen-Produzenten) versorgt und be-
dürfen einer als eigenständige Dienstleistung erbrachten und mithin ent-
geltlichen Online-Information höchstens in seltenen Fällen. Mehr Interesse
an entsprechenden Webseiten dürften deshalb Fach- und Hilfspersonen
aus benachbarten Märkten haben, welche ihre Waren und Dienstleistun-
gen mit Kontaktlinsen kombinieren möchten, wobei Augenreizungen zu
vermeiden sind; zum Beispiel Personen der Chemie (Farben, Lacke, Rei-
nigungsmittel), Industrie (Dämpfe), der Schönheitsindustrie (Kosmetik,
Scheinwerferlicht), aus dem Bereich der Pflege, Personen aus exponierten
Berufen oder aus der Welt des Sports, der Sportbekleidung und Sportarti-
kelherstellung (Helme, Masken, Brillen). Von solchen Personen können im
Regelfall, ausserhalb ihrer Wissenschaft, nur durchschnittliche Englisch-
kenntnisse erwartet werden.
4.
4.1 "Performance driven by science" verbindet die englischen Substantive
"performance" (Leistung, Darbietung) und "science" (Wissenschaft) ohne
stilistische Auffälligkeit nach den Regeln der englischen Syntax durch die
Phrase "driven by" (gesteuert durch).
"Performance" und "science" werden in der Werbe- und Alltagssprache im
Zusammenhang mit technischen Geräten, Forschung und Kunst ("perfor-
ming arts" = Kunstgewerbe) verhältnismässig häufig auf Englisch und teil-
weise zudem als Lehnwörter in deutschen Texten verwendet (Brockhaus
Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 2011, S. 1126 "Performance"). Beide Vo-
kabeln zählen zum englischen Grundwortschatz (Langenscheidt Premium
Schulwörterbuch Englisch-Deutsch, 2009, S. 485, 576 mit Grundwort-
schatz-Markierung). Auf Französisch haben sie dieselbe Schreibweise
B-464/2014
Seite 9
und, entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin, im Wesentli-
chen die gleiche Bedeutung (Le nouveau Petit Robert, 2007, S. 1860,
2327). Der Sinn dieser Wörter, wie auch der Präposition "by", wird vom
angesprochenen Publikum mit durchschnittlichen Englischkenntnissen
verstanden, was die Beschwerdeführerin nicht substantiiert bestreitet. Ob
im konkreten Fall eine "performance" des angesprochenen Dienstleis-
tungsnehmers oder aber eine solche des Markeninhabers und Erbringers
gemeint ist, bleibt angesichts der möglichen Sinnzusammenhänge offen
(vgl. vorstehend, E. 3). Wer die Sloganaussage als Ganzes versteht, er-
kennt in jedem Fall ohne Zuhilfenahme der Fantasie, dass damit direkt oder
indirekt ein Nutzen und eine grosse Wirksamkeit der mit der Marke gekenn-
zeichneten Dienstleistung hervorgehoben und zugleich kausal auf zugrun-
deliegende, wissenschaftliche Erkenntnisse oder Forschungsarbeiten zu-
rückgeführt wird.
4.2 Der Beschwerdeführerin ist zwar einzuräumen, dass das englische
Partizip "driven" nicht zum Grundwortschatz und allgemeinen Sprachwis-
sen zählt und dass die blosse Kenntnis seiner Grundform "to drive" (fahren)
die Angesprochenen höchstens zu einem Missverständnis verleiten würde.
In der Tat setzt das sinnübertragene Verständnis von "driven by" eine grös-
sere Spracherfahrung voraus als von den angesprochenen Kreisen im Re-
gelfall erwartet werden kann, zumal die Angesprochenen einen Slogan in
der Regel nicht genau übersetzen, sondern auf der "Ebene emotionaler
Assoziationen" stehen bleiben (URSINA KELLERHALS, "There's no better
way to fly." Die Wirkung englischer Slogans in der Deutschschweizer An-
zeigenwerbung, 2008, S. 193). Die Beschwerdeführerin folgert daraus, der
Slogan werde als Ganzes nicht verstanden. In der Tat wäre das Verständ-
nis des Slogans als Ganzes bei den Verkehrs- und insbesondere den Ab-
nehmerkreisen weitergehend abzuklären gewesen, worauf die Vorinstanz
verzichtet hat. Indessen erweisen sich solche Abklärungen im vorliegenden
Fall als unnötig, da der Kausalbezug zwischen Wissenschaft und Leistung,
der die Hauptaussage der Marke bildet, auch im Fragment "performance
[…] by science" bereits naheliegt und ohne Fantasieaufwand verstanden
wird. Das Wort "driven" ergänzt die zu prüfende Marke zwar durch ein
sprachkorrektes und bildhaftes, für das Gesamtverständnis aber insoweit
entbehrliches Element. Es rechtfertigt den von der Beschwerdeführerin ge-
zogenen Rückschluss daher nicht.
Die angesprochenen Verkehrskreise werden den Sinn "Leistung durch
Wissenschaft" ("Leistung gesteuert durch Wissenschaft") des Slogans da-
rum auch als Ganzes oder zumindest im Wesentlichen verstehen.
B-464/2014
Seite 10
4.3 Da der Slogan offenlässt, um welche Leistung, welche Wissenschaft
oder Erkenntnis es dabei geht, erweist er sich zwar als unbestimmt. Zudem
kann "performance" im Kontext bestimmter Verwendungsformen von Kon-
taktlinsen, zum Beispiel an einer Modeschau oder im Theater, anstelle ei-
ner technischen Leistung auch die wissenschaftlich verbesserte Darbie-
tung einer Person bezeichnen. Dadurch würde der Kausalbezug zur Wis-
senschaft noch weiter ausgedehnt und der Slogan noch unbestimmter. In-
haltliche Unbestimmtheit bekräftigt indessen nur bei einer objektiv-sachli-
chen Sinnaussage und nicht auch bei einer klar anpreisend wirkenden Aus-
sage der Marke ihre Unterscheidungskraft (vgl. E. 2.3). Während die ange-
sprochenen Verkehrskreise bei objektiven, aber unbestimmt wirkenden
Aussagen eher zögernd-perplex reagieren, wird der notwendige Bezug zu
den angemeldeten Waren und Dienstleistungen bei werbenden Übertrei-
bungen und marktschreierischen Andeutungen ohne Weiteres als Stilmittel
der positiven Selbstdarstellung verständlich (BGE 129 III 228 E. 5.1 "Mas-
terpiece"; Urteile des BGer 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2.5 "Global-
ePost"; 4A.5/2004 vom 25. November 2004, E. 3 "Firemaster"). Da die an-
preisende Aussage des Slogans vorliegend trotz seiner unbestimmten Be-
deutung klar erkennbar ist, erweist sich die Marke im Gesamteindruck ge-
genüber den angemeldeten Dienstleistungen als nicht unterscheidungs-
kräftig, was die Vorinstanz im Resultat richtig erkannt hat.
5.
Die Beschwerdeführerin macht sodann geltend, ihre Marke sei mit anderen
Sloganmarken vergleichbar, welche die Vorinstanz eingetragen hat, darun-
ter den Slogans: "Performance through people", "High performance. Deliv-
ered.", "Clean performance technology", "Swiss performance by Juvena",
"Income driven (by design)", "Driven by cab", "Driven by respect", "Driven
by possibility", "Driven to perform (fig.)" und "The power of science".
5.1 Ausnahmsweise kann die Eintragung eines Zeichens, das zum Ge-
meingut gehört, mit der Rüge verlangt werden, das Gebot der Rechts-
gleichheit sei verletzt (Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]; Urteil des BVGer
B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 6.2 "Flächenmuster"). Ein solcher
Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht besteht, wenn eine Behörde
nicht nur in einigen Fällen, sondern in ständiger Praxis vom Gesetz ab-
weicht, darüber hinaus zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht
gesetzeskonform entscheiden werde und keine überwiegenden Interessen
an einem gesetzmässigen Entscheid entgegenstehen (BGE 115 Ia 83 E. 2;
Urteile des BVGer B-3036/2011 vom 5. Dezember 2011 E. 4 "Swissair";
B-464/2014
Seite 11
B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 6.2 "Luminous"; PHILIPP J. DANNA-
CHER, Der allgemeine Gleichheitssatz im Markenprüfungsverfahren bei
Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deutschen und im schweizeri-
schen Markenprüfungsverfahren, Basler Studien zur Rechtswissenschaft,
Schriftenreihe für internationales Recht Bd. 119, 2012, S. 169 ff.). Was das
Alter der herangezogenen Voreintragungen anbelangt, sollte deren Zulas-
sung zum Markenschutz in der Schweiz in der Regel nicht länger als acht
Jahre zurückliegen, damit diese noch als relevant angesehen werden kön-
nen (Urteile des BVGer B-2655/2013 E. 6.2; B-3792/2011 vom 23. August
2012 E. 7.1 "Fiducia").
5.2 Soweit die Beschwerdeführerin sich auf Gesamtrefferzahlen von Ein-
tragungen mit "performance" oder "science" im Schweizer Markenregister
beruft und dabei auch gelöschte Marken und mit Wort-Bild- und kennzeich-
nungskräftigen Wortelementen kombinierte Marken mitzählt, lässt sich
keine ständige Praxis der Vorinstanz daraus ableiten. Parallelen des vor-
liegenden Falls, die eine ständige Praxis der Vorinstanz indizieren, bilden
zwar die Sloganmarken "Performance through people", "High perfor-
mance. Delivered.", "Clean performance technology" und "The power of
science", die aber alle vor 2007 veröffentlicht worden sind, worauf die Vo-
rinstanz zurecht hinweist und was die Annahme nahelegt, dass die Eintra-
gungspraxis seither konsequent strenger geworden ist.
Demgegenüber setzen die Vergleichszeichen "Income driven (by design)",
"Driven by cab", "Driven by respect", "Driven by possibility" und "Driven to
perform (fig.)" einerseits sowie die für Kontaktlinsen, Kontaktlinsenmittel
und damit zusammenhängende Waren und Dienstleistungen eingetragene
Slogans "More Moisture by design", "A new state of Hydration", Intelligence
meets the eye", "Sharing one vision" und "Seeing you in all we do" ander-
seits einen unterschiedlichen Akzent auf die Präposition "driven" bezie-
hungsweise eine andere Beurteilung der Verständlichkeit als Gesamtaus-
sage des Slogans voraus und lassen sich insoweit nicht mit der Anmeldung
der Beschwerdeführerin vergleichen, als dass sich eine ständige Praxis der
Vorinstanz dazu feststellen liesse. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im
Unrecht besteht daher nicht.
Die Beschwerde ist damit abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu
bestätigen.
B-464/2014
Seite 12
6.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebüh-
ren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). Da es sich um eine Streitigkeit mit Vermögensinteresse
der Marke handelt, bemisst sich die Gerichtsgebühr nach dem Streitwert
(Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und
Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei
bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490,
E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]").
Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszuge-
hen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigen Wert der Marke. Die auf Fr. 2'500.– festzusetzenden Gerichts-
kosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und der von ihr geleis-
tete Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwen-
den.
7.
Es ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG
i.V.m. Art. 7 Abs. 1, 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung wird
bestätigt.
2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 2'500.– werden der Be-
schwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher
Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
B-464/2014
Seite 13
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 58942/2012; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD
(Gerichtsurkunde)


Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Adrian Gautschi


Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind beizulegen, soweit
die beschwerdeführende Partei sie in Händen hat (Art. 42 BGG).

Versand: 28. November 2014