B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4728/2014
Ar r ê t d u 1 2 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann, Vera Marantelli, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
Harrington Development Inc.,
représentée par M. Dominique Lusuardi,
recourante,
contre
JAPAN TOBACCO INC.,
représentée par Inteltech SA,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
procédure d'opposition n
o 13203
CH 2P-276'796 "WINSTON" / CH 644'994 "Wilson".
B-4728/2014
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Faits :
A.
A.a Déposée le 10 décembre 2010 par Harrington Development Inc.
(ci-après : la défenderesse ou la recourante) et publiée le 11 juin 2013 sur
Swissreg (), la marque suisse no 644'994 "Wilson"
(ci-après : la marque attaquée) a été enregistrée pour les produits
suivants :
Classe 34 : Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ;
Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher.
A.b Le 21 août 2013, Japan Tobacco Inc. (ci-après : l'opposante ou
l'intimée) a formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de
l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après : l'autorité
inférieure). L'opposition se fonde sur la marque suisse no 2P-276'796
"WINSTON" (ci-après : la marque opposante) déposée le 12 mai 1975 et
enregistrée pour les produits suivants :
Classe 34 : Cigarettes.
A.c Par décision du 24 juin 2014 (ci-après : la décision attaquée), l'autorité
inférieure a admis l'opposition no 13203 et révoqué dans sa totalité
l'enregistrement de la marque attaquée, à savoir pour tous les produits
revendiqués en classe 34. Elle attribue à l'opposante une indemnité de
2'800 francs à titre de dépens, y compris 800 francs à titre de
remboursement de la taxe d'opposition. Au titre de la comparaison des
produits, l'autorité inférieure retient une identité s'agissant des cigarettes et
une similarité pour les produits attaqués restant. S'agissant de la
comparaison des signes, il a été retenu des similitudes évidentes des
signes en cause sur les plans visuel et phonétique ; l'autorité inférieure
avance que la question de la similarité des signes sur le plan sémantique,
laissée ouverte en l'espèce, n'est pas déterminante au regard de la forte
probabilité qu'une part importante des destinataires soit trompée par les
similitudes auditives et visuelles. Au vu de ce qui précède, l'autorité
inférieure aboutit à ce que l'impression d'ensemble des signes en litige est
très proche et qu'il convient de conclure à leur similitude. A propos du cercle
des destinataires, s'agissant de produits de masse de consommation
courante, l'autorité inférieure a retenu qu'il faudrait s'attendre à un degré
d'attention normal. Examinant le risque de confusion, l'autorité retient que
le signe "WINSTON" disposerait d'une force distinctive et d'un champ de
protection au moins normaux. L'autorité indique encore que la
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défenderesse n'avancerait pas d'éléments probants suffisants pour
démontrer la dilution de la marque "WINSTON". Dans ces conditions, vu
tout ce qui précède et en tenant compte de la similitude des signes ainsi
que de l'identité/similarité des produits, l'autorité inférieure estime que le
risque de confusion doit être admis et que l'opposition est donc bien
fondée.
B.
Par mémoire du 25 août 2014, la défenderesse a déposé un recours contre
cette décision auprès du Tribunal (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par
lequel elle conclut à l'annulation de la décision no 13203 du 24 juin 2014
de l'autorité inférieure, au maintien intégral de la marque no 644'994, sous
suite de frais et dépens à la charge de l'opposante.
C.
C.a Par réponse du 9 octobre 2014, l'intimée a conclu au rejet du recours,
à la condamnation de la recourante aux frais de la cause et à ce que soit
allouée à la recourante [recte : à l'intimée] une équitable indemnité de
dépens. L'intimée a largement fait sienne l'argumentation de l'autorité
inférieure dans la décision attaquée.
C.b Par réponse du 10 novembre 2014, l'autorité inférieure a conclu à ce
que le recours soit rejeté et les frais de la cause mis à la charge de la
recourante. Elle a rejeté l'argumentation de la recourante au regard de la
jurisprudence du TAF dans les causes "WINSTON/WICKSON" et
"WINSTON/Wilson" (arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013).
D.
Par réplique du 15 décembre 2014, la recourante a réitéré ses conclusions
et complété ses arguments.
E.
E.a Par duplique du 26 janvier 2015, l'intimée a confirmé intégralement les
conclusions de sa réponse et complété elle-aussi ses arguments.
E.b L'autorité inférieure a renoncé à présenter une duplique par courrier du
4 février 2015, tout en renvoyant à la décision attaquée et à sa réponse.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties
au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
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Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui
lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31,
32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative [PA, RS 172.021])
1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure
et qui est spécialement atteinte par la décision attaquée, a un intérêt digne
de protection à ce que la marque attaquée soit révoquée. La qualité pour
recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA doit par conséquent lui être reconnue.
1.4 Les autres conditions de recevabilité sont également respectées
(art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
La recourante se plaint tout d'abord de la partialité de l'autorité inférieure.
2.1 La recourante avance que, dans la procédure d'enregistrement de la
marque "Wilson" (arrêt du TAF B-6831/2011 du 16 novembre 2012), l'acte
de recours devant le Tribunal fédéral (arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril
2013) avait été signé par le Directeur de l'époque de l'autorité inférieure, le
Dr A._______. Selon la recourante, cela traduit l'intérêt personnel du
Directeur dans cette affaire ce qui ne le rendrait plus "indépendant". La
recourante estime que la section en charge des oppositions ne pouvait
traiter son cas avec indépendance compte tenu de l'implication du
Directeur.
2.2 L'intimée fait valoir que c'est l'autorité inférieure en tant que telle, et non
l'une ou l'autre de ses divisions, qui a qualité pour recourir ; le Directeur de
cette autorité aurait par conséquent été en droit de signer ce recours. Par
ailleurs, l'intimée relève que ce recours n'avait pas été jugé téméraire par
le Tribunal fédéral.
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Page 5
2.2.1 L'autorité inférieure sur ce point, se référant d'une manière générale
à l'art. 10 PA qui régit la récusation, estime que les allégations de la
recourante n'ont aucun fondement et doivent être rejetées.
2.3
2.3.1 L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) dispose que toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger
la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation
ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur
indépendance ou leur impartialité ; il tend à éviter que des circonstances
extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au
détriment de la personne concernée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.
Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent
être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une
des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b,
125 I 119 consid. 3b).
2.3.2 L'art. 10 PA concrétise pour la procédure devant les autorités
administratives fédérales les exigences posées à l'art. 29 Cst. concernant
l'impartialité. Les motifs de récusation de l'art. 10 PA s'appliquent non
seulement à l'autorité qui est appelée à rendre une décision mais aussi à
toute personne qui participe de manière non négligeable à la préparation
de cette dernière, notamment dans un rôle d'instruction, ce qui se justifie
particulièrement en matière administrative (ATF 119 V 456 consid. 5 ;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale,
2013, 39, no 55 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes
administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, 273).
2.3.3 D'après la jurisprudence, le motif de récusation doit être invoqué
aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du
droit de s'en prévaloir ultérieurement (entre autres : ATF 134 I 20
consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 119 Ia 221 consid. 5a et les arrêts
cités).
2.4 L'argument de la recourante, quoique difficile à suivre, repose sur le
rapport hiérarchique existant entre le Directeur de l'autorité inférieure et les
agents en charge de l'examen des oppositions.
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La recourante se fonde sur de simples conjectures. Elle avance seulement
à l'appui de sa thèse la soi-disant brève motivation de la décision attaquée.
On relèvera à ce sujet que la recourante ne se prévaut, à juste titre,
aucunement d'une éventuelle violation du droit d'être entendue en lien avec
cette motivation prétendument brève.
Quoi qu'il en soit, sa demande de récusation devrait alors être dirigée
contre le ou les agents de l'autorité inférieure en charge de son dossier,
voire, à la rigueur, contre l'autorité inférieure en tant que telle. Dans ce
sens, au regard de la jurisprudence exposée plus haut (consid. 2.3.3), la
récusation de tout agent de l'autorité inférieure aurait dû être demandée
dès l'ouverture de la procédure d'opposition.
Au total, ce grief, soulevé pour les seuls besoins de la cause, doit ainsi être
rejeté en raison de sa tardiveté.
3.
L'art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des
marques (LPM, RS 232.11) exclut de la protection les signes similaires à
une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques
ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
3.1 Il s'agit tout d'abord de définir à quels consommateurs les produits et/ou
les services en cause sont destinés (consid. 3.1.2) ainsi que le degré
d'attention dont ces consommateurs font preuve (consid. 3.1.3).
C'est en effet sur la base de la perception des personnes concernées que
doivent être examinées les questions de la similarité des produits et/ou des
services (consid. 4), de la similarité des signes (consid. 5) et du risque de
confusion (consid. 6) (arrêts du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013
consid. 4 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" et B-8006/2010 du 12 mars
2012 consid. 3 "viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]").
3.1.1 Sont déterminants les cercles de consommateurs auxquels
s'adressent les produits et/ou les services en cause. Dans l'examen de la
similarité des signes et de la force distinctive de la marque opposante, ce
sont les cercles de consommateurs des produits et/ou des services
revendiqués par la marque opposante auxquels il convient de se référer
(arrêt du TAF B-5119/2014 du 17 mars 2016 consid. 4.1
"VISUDYNE/VIVADINE" ; RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrs-
kreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, 145 s.).
B-4728/2014
Page 7
3.1.2 S'agissant du degré d'attention des consommateurs, il faut prendre
en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de
perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont
mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un
certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se
fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est
en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire
preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir
compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion.
Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention
particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant
d'admettre le risque de confusion (arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008
consid. 7.2 "Nasacort/Vasocor" ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des
marques, 2007, 110 ; EUGEN MARBACH, Markenrecht, Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], 2009, no 995 ss).
3.2
3.2.1 Selon l'autorité inférieure, les produits visés de la classe 34 sont des
produits de masse de consommation courante, raison pour laquelle il
faudrait s'attendre à un degré d'attention normale. Il serait certes probable
qu'un nombre non négligeable de consommateurs soient fidèles à une
marque s'agissant des cigarettes. Cela n'impliquerait toutefois pas encore
une attention particulière lors de l'achat.
3.2.2 La recourante et l'intimée ne prennent pas position sur cette question
dans leurs écritures.
3.3 Les produits du tabac et articles pour fumeurs (classe 34) s'adressent
aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et
potentiels, de plus de 16 ans (arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013
consid. 3.2.4 "WILSON" ; arrêt du TAF B-6831/2011 du 16 novembre 2012
consid. 3.1-3.2 "WILSON"), dont aucune attention particulière ne peut être
attendue (arrêts du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013
"WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilton", B-2630/2012 du 4 juillet
2013 consid. 4.2.2 "LA CASA DEL HABANO/CLUB PASSION HABANOS"
et B-6046/2008 du 3 novembre 2010 consid. 5 et 7.1 "R Rothmans
[fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]").
B-4728/2014
Page 8
4.
Il convient dès lors d'examiner, du point de vue des cercles de destinataires
concernés, s'il existe une similarité entre les produits et les services en
cause.
4.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de
consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits
vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires
proviennent de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou
offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées.
Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes lieux de
production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution
semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation
semblable, la substituabilité des produits, un champ d'application
technologique semblable de même que le rapport entre accessoire et
produit principal. Il convient encore de comparer les produits ou les
services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui
existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme
indices par la doctrine et la jurisprudence, mais aucun n'est en soi
déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément.
Enfin, l'appartenance des produits revendiqués à la même classe
internationale selon la Classification de Nice ne suffit pas pour les déclarer
similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêts
du TAF B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 "Marcuard Heritage",
B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5 "[fig.]/[fig.]", B-137/2009 du
30 septembre 2009 consid. 4 "DIAPASON", B-8105/2007 du 17 novembre
2008 consid. 4.2 "ACTIVIA" et B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3
"MBR/MR [fig.]" ; MARBACH, SIWR, nos 817 ss ; LUCAS DAVID, Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und
Modellgesetz, 2e éd. 1999, art. 3 LPM nos 8 et 35). Hormis les cas où le
défaut d'usage a été invoqué avec succès, les produits et services figurant
dans la liste de la marque antérieure sont déterminants pour l'examen de
l'identité ou de la similarité (arrêts du TAF B-4260/2010 du 21 décembre
2011 consid. 6.2.1 "Bally/BALU [fig.]", B-317/2010 du 13 septembre 2010
consid. 5.2 "Lifetex/LIFETEA" et B-7500/2006 du 19 décembre 2007
consid. 7 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]" ; MARBACH, SIWR,
no 1173).
4.2
4.2.1 Selon l'autorité inférieure, les produits revendiqués par la marque
attaquée ont une proximité de nature et/ou de fonction avec les
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Page 9
"Cigarettes" (produits revendiqués par la marque opposante), puisqu'ils
bénéficient des mêmes canaux de distribution, s'adressent aux mêmes
destinataires et entretiennent un rapport de complémentarité.
4.2.2 La recourante et l'intimée ne prennent pas position sur cette question
dans leurs écritures.
4.3 Selon la jurisprudence, il y a identité des produits en ce qui concerne
les cigarettes (classe 34), auxquelles sont destinées tant la marque
opposante que la marque attaquée. Les cigarettes revendiquées par la
marque opposante sont en outre similaires aux autres produits
revendiqués par la marques attaquée en classe 34 ("Tabak ; Produkte aus
Tabak, insbesondere Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ;
Streichhölzer ; Aschenbecher"). Ces produits ont en effet une nature, une
fonction et/ou un but proches, sont écoulés par les mêmes canaux de
distribution, s'adressent aux mêmes consommateurs et entretiennent un
rapport de complémentarité (arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre
2013 consid. 5.2 "WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilton").
Cette appréciation correspond à celle de l'autorité inférieure, qui n'est
d'ailleurs pas contestée par les autres parties.
5.
Vu l'identité entre les produits en cause, il s'agit désormais de déterminer
s'il existe une similarité entre les signes "WINSTON" et "Wilson".
5.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression
d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller").
Dès lors que, en général, le consommateur ne perçoit pas les deux signes
simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa
mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il
convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa
mémoire imprécise (ATF 121 III 377 consid. 2a "Boss" ; MARBACH, SIWR,
no 867). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par
les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments
les plus distinctifs (arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011
consid. 7.1.1 "lawfinder/LexF [fig.]"). Cependant, les éléments d'une
marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent
pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des
signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer
l'impression d'ensemble d'une marque (arrêts du TAF B-38/2011,
B-39/2011, B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.]",
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Page 10
"IKB/ICB" et "IKB/ICB BANKING GROUP"). Il convient dès lors de prendre
en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence
respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et
décomposer le signe (arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4
"FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN" ; MARBACH, SIWR, no 866 ; GALLUS
JOLLER, in : Markenschutzgesetz [MSchG], art. 3 LPM no 122 s.).
Pour déterminer si deux marques verbales se ressemblent au sens de
l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif,
leur représentation graphique et leur contenu sémantique (ATF 127 III 160
consid. 2b/cc "Securitas", 121 III 377 consid. 2b "Boss"). La similarité des
marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se
manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (MARBACH, SIWR,
no 875 ; DAVID, op. cit., ad art. 3 LPM no 17). La sonorité découle en
particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la
succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la
longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du
mot et sa racine, de même que sa terminaison – surtout lorsque celle-ci
reçoit une accentuation – suscitent plus l'attention que les syllabes
intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas",
122 III 382 consid. 5a "Kamillosan").
5.2
5.2.1 Selon l'autorité inférieure, chaque signe est constitué d'un seul terme
ayant presque le même nombre de lettres (sept lettres dans la marque
opposante et six dans la marque attaquée), dont la majorité (cinq) est
commune aux deux signes et identiquement placée. Le début "WI" et la fin
"ON" seraient les mêmes pour les deux marques et la seule divergence se
situerait au centre du mot. Rappelant la pratique et la jurisprudence
(ATF 122 III 384 "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-7346/2009 du 27 septembre
2010 "Murolino/Murino"), l'autorité inférieure fait valoir que le début et la fin
des éléments verbaux ont une importance particulièrement déterminante
dans l'appréciation de la similarité des signes. Enfin, le nombre de syllabes,
la cadence et la suite de voyelles seraient également identiques et le fait
que l'une des marques rime avec l'autre pourrait accroître la similitude en
question. Retenant des similitudes évidentes sur les plans visuel et
phonétique, l'autorité inférieure retient ce qui suit sur le plan sémantique. Il
serait certes possible que des destinataires voient dans la marque
opposante un nom de famille ou un prénom ("Winston", en référence
notamment à "Winston Churchill") qui ne se retrouverait pas dans le signe
attaqué, pouvant également être perçu comme un prénom ou un nom de
B-4728/2014
Page 11
famille. Le nom "Winston" serait toutefois peu répandu en Suisse (environ
une vingtaine de personnes). Cependant, l'autorité inférieure remarque
que le sens des signes ne serait pas déterminant au regard de la forte
probabilité qu'une part importante des destinataires soit trompée par les
similitudes auditives et visuelles. Elle fait aussi valoir qu'une similarité sur
le plan auditif et visuel est en général suffisante et une différence au niveau
du sens ne saurait être déterminante que si au moins un signe détient une
signification claire et marquante dominant l'impression d'ensemble et ne se
retrouvant pas dans l'autre marque (arrêt du TAF B-142/2009 du 6 mai
2009 "Pulcino/Dolcino"). Tel ne serait pas le cas en l'espèce. Dès lors, le
risque de confondre les signes à la lecture et à l'écoute reste important,
étant rappelé que leurs différences seraient minimes. Au vu de tout ce qui
précède, l'autorité inférieure retient que l'impression d'ensemble des
signes en litige serait très proche et qu'il conviendrait de conclure à leur
similitude.
5.2.2 La recourante avance que les marques "Wilson" et "WINSTON"
auraient des syllabes (dans leur longueur et compte tenu des lettres
choisies) et des prononciations différentes. Les deux marques se
différencieraient ainsi sur les plans visuel, phonétique et sémantique. La
recourante reproche à l'autorité inférieure de n'avoir pas suffisamment
examiné cette question. Selon elle, l'autorité inférieure se serait contentée
de confronter une partie du début du mot (ce qui ne correspondrait pas aux
syllabes), ainsi qu'une partie de la terminaison de ce mot, pour conclure
que les signes sont susceptibles de confusion. La partie centrale des deux
marques se différencierait dans 3, respectivement 2 lettres. Selon la
recourante, la pratique de l'autorité inférieure aboutirait à voir comme
susceptibles de confusion toutes les marques qui commencent par un "W-
" et qui finissent par un "-N". Elle ajoute que les marques se distinguent par
le nombre de lettres (7 dans la marque "WINSTON" et 6 dans la marque
"Wilson"). Selon elle, la partie centrale des deux marques en cause ne
serait pas seulement un "S", mais, chez "WINSTON", "N" et "ST", et chez
"Wilson", un "L" et un "S". On ne pourrait donc pas en déduire que le son
caractéristique serait le son "S", mais il y aurait une distinction fondée
chaque fois sur deux sons différents ; les syllabes des deux marques
seraient donc différentes ("WIN-/Wil-" et "-STON" et "son"). La recourante
fait encore valoir qu'une prononciation correcte des marques opposées
ferait tomber le "O" de sorte que la prononciation effective de la marque
"WINSTON" serait "Winsten" (le "O" se prononçant "E") et de la marque
"Wilson" "Wilsn" (le "o" ne se prononçant pas). Sur le plan sémantique, le
nom "Wilson" serait une référence au président états-unien "Woodrow
Wilson" tandis que "WINSTON" ferait référence à la ville américaine de
B-4728/2014
Page 12
"Winston-Salem", connue pour être active dans la production de tabac.
Alternativement, il faudrait comprendre ce terme comme relative à "Sir
WINSTON Churchill". La recourante estime que c'est à tort que l'autorité
inférieure n'a pas examiné ces questions. Elle en déduit que cet élément
sémantique serait de nature à compenser la confusion résultant des
similarités visuelle et phonétique. La recourante estime à ce titre que les
trois éléments phonétique, graphique et sémantique sont différents en
l'espèce. Elle critique la manière dont l'autorité inférieure a tenu compte de
l'impression d'ensemble laissée par les signes sur le fondement du
ch. 7.3.1. par. 2 des Directives en matière de marques de l'autorité
inférieure. La recourante se fonde encore sur la jurisprudence du Tribunal
selon laquelle quand ni à la marque attaquée ni à la marque opposante ne
peut se voir reconnaître un sens concret reconnaissable respectivement,
sous l'aspect de la signification des signes en question, il ne peut pas être
attribué à une personne en particulier, les similitudes au niveau graphique
et au niveau sonore ne peuvent pas être compensées. En résumé, elle en
déduit qu'en l'espèce la référence à des personnages historiques dans
chacune des deux marques compenserait les similitudes au niveau des
signes et au niveau sonore.
5.2.3 L'intimée fait siennes les positions de l'autorité inférieure sur les
questions de la similarité et de l'impression d'ensemble des marques en
présence. Elle répond de la manière suivante à l'argument de la recourante
selon lequel il faudrait prononcer ces deux marques, "Winsten",
respectivement "Wilsn". Selon elle, c'est la prononciation dans notre pays
qui devrait être décisive, et non celle des salons académiques. Ainsi, la
terminaison "ON" devrait exclusivement se prononcer "onne". Elle relève
également que même si l'on devait admettre que la voyelle "O" doit se
prononcer "E", cela serait valable aussi bien pour la marque attaquée que
pour la marque opposante. Elle avance également que dans les deux mots,
ce serait le début du mot seul qui serait accentué, atténuant ainsi nettement
la différence de l'éventuel amuïssement du "O". Sur la question de la
similarité des signes, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal rendue
dans l'arrêt "WICKSON" et "Wilton", l'intimée avance que l'écriture en
lettres majuscules ou minuscules n'influence en principe pas l'impression
d'ensemble. Elle avance, sur le plan visuel, que les signes opposés sont
formés quasiment du même nombre de lettres (7 respectivement 6). Ils
débuteraient ("WI-") et s'achèveraient ("-ON") par les mêmes paires de
lettres et partageraient 5 lettres ("W", "I", "S", "O" et "N") dont les trois
premières occuperaient exactement la même place. Ces signes se
distingueraient dans leur partie médiane, constituée de trois lettres
("NST"), respectivement de deux lettres ("LS"), différence elle-même
B-4728/2014
Page 13
atténuée par la lettre "S" présente dans les deux signes à la même position.
L'intimée en déduit une similarité sur le plan visuel, en raison d'une
différence qui passe inaperçue. Sur le plan sonore, les deux signes
seraient chacun formés de deux syllabes et présenteraient la même suite
de voyelles ("I"-"O"). Leur prononciation serait caractérisée par un début et
une fin identique ou quasiment identiques. La différence dans la partie
médiane résiderait dans le fait qu'une des marques opposées aurait trois
sons ("N" / "S" / "T") alors que l'autre n'en aurait que deux ("L" / "S"). Il en
résulterait une différence de cadence qui serait atténuée par la mise en
évidence de la consonne "S" dans chacun des deux signes au début de la
deuxième syllabe. L'intimée en conclut à la similarité des signes sur le plan
sonore. Sur le plan sémantique, l'intimée conteste l'affirmation de la
recourante selon laquelle l'autorité inférieure aurait méconnu l'argument
qui veut que la marque "WINSTON" fasse référence aussi bien à une
provenance géographique qu'au prénom de Sir Winston Churchill. Elle
renvoie à la décision attaquée sur ces deux points, laquelle estime que la
marque "WINSTON" ne sera pas comprise comme une indication de
provenance et que la référence au prénom de Sir Winston Churchill n'était
pas évidente en raison du caractère peu répandu du nom "Winston" en
Suisse. Pour l'intimée, le même raisonnement peut être suivi s'agissant
d'une référence à Woodrow Wilson ou à un quelconque autre porteur de
ce nom. Au final, l'intimée estime que la recourante n'amène aucun
élément pertinent pour démonter l'allégation selon laquelle le prénom et la
personnalité de Sir Winston Churchill déteindraient de manière claire et
marquante sur l'impression d'ensemble de la marque opposante, telle que
perçue par les consommateurs de notre pays. L'intimée retient que les
signes "WINSTON" et "Wilson", bien qu'ils puissent tous deux constituer
des noms de villes, des prénoms ou des noms de famille, n'ont pas de
signification qui les rapproche, de sorte qu'ils ne peuvent être qualifiés de
similaires sur le plan sémantique. Au total, l'intimée retient qu'au vu de la
similarité qu'elles présenteraient sur les plans visuel et sonore, les
marques "WINSTON" et "Wilson" seraient similaires.
5.3 Le Tribunal quant à lui retient ce qui suit.
5.3.1 Le signe "WINSTON" ne comporte que des lettres majuscules et le
signe "Wilson" est, à l'exception du "W" initial, formé de lettres minuscules.
Selon la jurisprudence, cela n'influence en principe pas l'impression
d'ensemble qui se dégage des signes (arrêt du TAF B-4362/2012 du
3 décembre 2013 consid. 6.2.2.1 "WINSTON/WICKSON" et
"WINSTON/Wilton" et les références citées).
B-4728/2014
Page 14
Les signes en cause sont formés quasiment du même nombre de lettres :
il y en a sept dans le signe "WINSTON" et six dans le signe "Wilson", soit
deux nombres si proches qu'ils ne suffisent pas en eux-mêmes à distinguer
les deux marques, contrairement à ce soutient la recourante.
Les deux signes débutent par les mêmes deux lettres ("WI-" et "Wi-") et
s'achèvent par deux mêmes lettres ("-ON" et "-on") ; ils ont en partage une
autre lettre (un "S/s", les deux fois en quatrième position). Au total, les deux
signes ont cinq lettres communes (sur sept, respectivement six lettres). Au
niveau médian, les deux signes se distinguent par les lettres "-NST-",
respectivement "-ls-". Même si, dans des signes relativement cours, cette
différence ne passe pas totalement inaperçue, elle ne permet pas de nier
une similarité sur le plan visuel des signes "WINSTON" et "Wilson" pour
toutes les raisons qui précèdent.
5.3.2 Sur le plan sonore, la marque opposante et la marque attaquée sont
toutes deux composées de deux syllabes ("WIN-STON" et "Wil-son") et
sont chacune formées de la même suite de voyelle ("I"-"O" et "i"-"o").
La recourante estime que les marques en cause se prononcent "Winsten",
respectivement "Wilsn". S'il est vrai que ces prononciations se rapprochent
certainement de la manière anglophone de prononcer les marques en
cause, on peut douter que le consommateur suisse moyen ait une pratique
telle de la langue anglaise qu'il prononce ces mots de la manière correcte ;
il les prononcera plus sûrement à la manière alémanique, francophone ou
italophone, c'est-à-dire plus proche de "-stonne", respectivement "-lsonne".
Quoi qu'il en soit, même si l'on faisait sienne la théorie de la recourante, on
n'aboutirait pas à une conclusion différente de celle exposée ci-dessus.
La recourante estime que la lettre "O/o" se prononce en fait dans un cas
"e" ("Winsten") et disparaîtrait dans l'autre cas ("Wilsn"). Si l'on suit le
raisonnement de la recourante, ce "e" prononcé à l'anglaise serait
fortement atténué. Or, la différence entre un "e" atténué et une lettre qui ne
se prononce pas ne serait manifestement pas suffisante pour exclure toute
similarité sonore. Au total, les marques prononcées "Winsten",
respectivement "Wilsn", auraient la même proximité phonétique que si elles
étaient prononcées "vouinstonne", respectivement "vouilsonne". Quelle
que soit l'hypothèse retenue, la proximité sonore serait la même. La
position de l'intimée doit être suivie sur ce point.
Le Tribunal retient que les premières syllabes débutent pareillement
("WI-/Wi"), mais s'achèvent différemment ("-N/-l"). Quant aux secondes
B-4728/2014
Page 15
syllabes, elles commencent et se terminent aussi de la même manière
("S-/s-" ; "-ON/-on").
S'agissant de la fin des premières syllabes, les consonnes "N" et " l" sont
des consonnes alvéolaires, c'est-à-dire des consonnes dont le lieu
d'articulation (avec la langue) se situe au niveau des alvéoles des dents de
la mâchoire supérieure (sur les questions de phonétique :
,
consulté le 16 septembre 2016). La fin des premières syllabes est donc
très semblable sur le plan phonétique en raison de la manière dont
l'appareil phonique forme ces deux sons.
La seule différence notable réside dans la partie médiane de la seconde
syllabe de la marque opposante, où l'on trouve, intercalée, la consonne
alvéolaire occlusive "-T-". Par consonne occlusive, on veut dire que son
mode d'articulation fait intervenir un blocage complet de l'écoulement de
l'air.
Il convient donc d'analyser si cette différence a ou non une influence sur la
similarité sonore des signes opposés. Les consonnes "S", "T" et "N" sont
toutes des consonnes alvéolaires. Quant au "T", il est encadré : il est
précédé de la consonne "S" et suivi par le son "-onne" qui vient de la
voyelle "O" et de la consonne "N". Cet encadrement atténue la présence
de la consonne occlusive "T", qui est elle-aussi alvéolaire. Au total, la
prononciation des signes "WINSTON" et "Wilson" est marquée par un
début et une fin identiques ou quasiment identiques. Les secondes
syllabes sont ainsi très proches.
Partant, il convient d'admettre la similarité des signes opposés sur le plan
sonore également.
5.3.3
5.3.3.1 Sur le plan sémantique, le Tribunal a déjà jugé que le signe
"WINSTON" est susceptible de désigner une ville, un prénom ou un nom
de famille, sans que l'une de ces acceptions ne l'emporte sur les autres
(arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 6.2.1.3.1 et
6.2.2.3.1 "WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilton"). Quant à lui, le
signe "Wilson" peut correspondre également à une ville (plusieurs localités
aux États-Unis et en Australie portent ce nom), à un prénom, certes peu
courant (comme le chanteur de rhythm and blues américain Wilson Pickett
[1941-2006] ou à un nom de famille (comme l'acteur français Lambert
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Page 16
Wilson [1958-…] ou l'ancien Président des États-Unis Woodrow Wilson
[1856-1924] ; on trouve 152 occurrences de "Wilson" comme nom de
famille ou comme prénom dans l'annuaire en ligne , consulté
le 16 septembre 2016). Dans la cause 4A_6/2013 du 4 avril 2013
consid. 3.3.3 ss, le Tribunal fédéral a jugé que, inconnu du cercle des
destinataires suisses, le signe "Wilson" n'était pas compris comme une
indication de provenance. On ne peut donc pas privilégier le sens
géographique de la marque "Wilson" par rapport à son sens patronymique
ou "prénonymique".
5.3.3.2 Bien qu'ils puissent tous deux faire référence à des villes, des
prénoms et des noms, les signes "WINSTON" et "Wilson" ne sont pas
suffisamment associés à l'une de ces origines pour bénéficier d'une
signification qui les rapproche l'un l'autre. Ils ne peuvent par conséquent
pas être qualifiés de similaires sur le plan sémantique.
5.3.3.3 La recourante développe à ce propos une argumentation
contradictoire. D'un côté, sous l'angle de la similarité des signes, elle
estime que la marque "WINSTON" fait référence à la ville américaine de
Winston-Salem, c'est-à-dire qu'elle serait une indication de provenance.
De l'autre côté, cette fois sous l'angle du risque de confusion, elle avance
que cette même marque ferait référence à l'ancien Premier Ministre
britannique Winston Churchill (1874-1965). Argumenter de cette manière
affaiblit grandement sa position. En effet, en soutenant que la marque
"WINSTON" est susceptible d'au moins deux acceptions (l'une
géographique, l'autre historique), la recourante démontre en fait que cette
marque est dépourvue d'une réelle dimension sémantique. Il s'ensuit que
la recourante ne peut pas s'appuyer sur une quelconque dimension
sémantique de la marque opposante pour la distinguer de sa propre
marque. Son argument dans ce sens est ainsi privé de toute portée.
5.3.4 La recourante mobilise à son profit les Directives en matière de
marques de l'autorité inférieure (consid. 5.2.2). Il suffit ici de rappeler que
ces Directives ne sauraient lier en elles-mêmes le Tribunal (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_109/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3.6 "terroir [fig.]" ;
arrêt du TAF B-5120/2013 du 3 juin 2015 "INDIAN MOTORCYCLE/Indian
[fig.]") pour écarter cet argument et rappeler qu'au sens de la jurisprudence
du Tribunal il suffit d'une similarité sur l'un des trois plans pour retenir une
similarité des signes dans leur ensemble.
B-4728/2014
Page 17
5.3.5 En conclusion, vu la similarité qu'elles présentent sur les plans visuel
et sonore, la marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée
"Wilson" doivent être considérées comme similaires.
6.
Vu l'identité entre les produits concernés (consid. 4.3) et la similarité entre
les signes en cause (consid. 5.3) il convient de déterminer s'il existe un
risque de confusion entre les signes "WINSTON" et "Wilson".
6.1 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service
d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation
de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit
rendue possible.
Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la
fonction distinctive d'une marque antérieure. Une telle atteinte existe
lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par
la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe
soient associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion
direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux
signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de
rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série
qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la
même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles
(risque de confusion indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller",
119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").
6.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant
abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les
circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").
Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des
produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux
éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les
services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires
et vice versa (arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1
"Bally/BALU [fig.]" ; DAVID, op. cit., art. 3 LPM no 8).
La question du risque de confusion doit être examinée en tenant
notamment compte du degré d'attention dont font preuve les destinataires
des produits en cause (consid. 3.1.2 ; JOLLER, op. cit., art. 3 LPM nos 49 ss ;
arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 "Torres/Torre
B-4728/2014
Page 18
Saracena") et de l'étendue du champ de protection de la marque
opposante (consid. 6.3).
6.3 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive.
Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes
et des différences modestes suffiront alors à créer une distinction
suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments
essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans
le langage courant (arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1
"R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ; MARBACH,
SIWR, no 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant
acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un
acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent
bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires,
car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement
(ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du
3 mars 2009 consid. 6 "Sky/SkySIM").
6.4
6.4.1 L'autorité inférieure se réfère à l'arrêt du TAF B-4362/2012 du
3 décembre 2013 "WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilton" pour
retenir que l'indication géographique à laquelle fait référence la recourante
ne se nommerait pas simplement "Winston", mais bien "Winston-Salem" ;
"WINSTON" n'aurait pas un caractère banal ou descriptif en lien avec les
produits revendiqués et ce signe ne serait en tout cas pas à considérer
comme une indication de provenance ni ne pourrait être considéré comme
trompeur pour des cigarettes qui ne seraient pas fabriquées dans cette
ville. En l'absence de signification descriptive ou générique en rapport avec
les produits en cause, le signe "WINSTON" disposerait d'une force
distinctive et d'un champ de protection au moins normaux ; se fondant sur
la jurisprudence du TAF citée plus haut, l'autorité inférieure estime que
cette marque a acquis un champ de protection élargi.
6.4.2 La recourante avance que la force distinctive des marques en cause
serait faible. Elle avance que le consommateur "touristiquement actif" va
reconnaître en "WINSTON" une référence à la ville américaine de Winston-
Salem, de la même manière que l'on reconnaîtrait la ville de "Rapperswil-
Jona" aussi bien si l'on fait référence seulement à "Rapperswil" ou à "Jona".
Selon la recourante, en raison du lien entre la ville de "Winston-Salem" et
l'industrie du tabac, ce nom devrait rester disponible. Elle fait encore
remarquer que l'intimée a son siège de production en Suisse dans la ville
B-4728/2014
Page 19
de Dagmersellen, et non à Winston-Salem. La recourante estime que la
position de l'autorité inférieure selon laquelle la marque "WINSTON" n'est
ni descriptif ni trompeur, ressort d'anciennes décisions et n'est pas
applicable en l'espèce.
La recourante avance encore que la marque "WINSTON" serait fortement
diluée, de sorte que de petites différences entre les marques ne sont pas
suffisantes pour donner lieu à la confusion.
6.4.3 Se prononçant sur une éventuelle dilution de l'élément "WINSTON",
l'autorité inférieure fait valoir, se fondant sur la jurisprudence, que le
registre et les autres bases de données ne seraient pas déterminants pour
juger de la dilution d'une marque ou d'un élément (arrêt du TAF B-142/2009
du 6 mai 2009 "Pulcino/Dolcino"). En l'espèce, l'autorité inférieure retient
que la recourante n'avancerait pas d'éléments probants suffisants pour
démontrer la dilution de la marque "WINSTON". En effet, les arguments et
rares pièces produites ne donneraient pas d'indices suffisants quant à une
éventuelle utilisation réelle et effective du nom "WINSTON" sur le marché
et encore moins quant à l'étendue de cette utilisation ; ils ne
renseigneraient pas non plus sur la nature des produits et services
réellement concernés. Or, seules des marques actives dans la vie
économique seraient pertinentes pour procéder à une appréciation valable
(arrêt du TAF B-142/2009 du 6 mai 2009 "Pulcino/Dolcino").
6.4.4 S'agissant de la force distinctive de la marque opposante, l'intimée
reproche à la recourante de ne pas avoir cité comme précédents les arrêts
du Tribunal dans les causes "WICKSON" et "Wilton". L'intimée en retire
que cette question se pose de manière rigoureusement identique dans les
cas "WICKSON" et "Wilton" et dans le cas "Wilson", opposés à la marque
"WINSTON", sous réserve de faits nouveaux intervenus dans l'intervalle,
ce qui n'est pas le cas, selon elle et ce que la recourante n'aurait pas
démontré.
Selon l'intimée enfin, le grief de la recourante tiré de la dilution de la marque
opposante serait inconsistant dès lors qu'elle n'amènerait aucun élément
en faveur de cette thèse.
6.5
6.5.1 Le Tribunal a déjà jugé que le signe "WINSTON" n'a pas un caractère
descriptif banal ou descriptif en lien avec des cigarettes (classe 34). Il a
également jugé qu'un périmètre de protection accru devait lui être reconnu
B-4728/2014
Page 20
(arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.4
"WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilton").
Le raisonnement de la recourante sur la ville de Rapperswil-Jona n'est pas
de nature à infléchir la jurisprudence précitée. Certes, cette ville est située
en Suisse, c'est-à-dire qu'elle est plus proche, plus souvent évoquée et
donc mieux connue pour les consommateurs suisses, notamment parce
qu'elle abrite le zoo d'un cirque connu et une équipe sportive de premier
rang. Mais, même si les consommateurs suisses faisaient effectivement
cette association d'idées s'agissant de Rapperswil-Jona, cela ne
démontrerait en rien qu'ils associeraient "WINSTON" à Winston-Salem.
L'argument selon lequel l'intimée fabrique ses produits en Suisse dans la
ville de Dagmersellen est sans portée dans la mesure où la marque
"WINSTON" n'a pas été associée à une indication de provenance. Au total,
cela n'enlèverait rien au constat déjà fait par le Tribunal selon lequel le
signe "WINSTON" n'est pas compris comme une indication de provenance
– trompeuse au sens de l'art. 2 let. c LPM ou dépourvue de force distinctive
(ou descriptive) au sens de l'art. 2 let. a LPM – et que ce signe n'a pas un
caractère banal ou descriptif en lien avec les cigarettes (classe 34 ; arrêt
du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.2.1.2 in fine
"WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilton" ; voir aussi arrêt du Tribunal
fédéral 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.3.3-3.3.5 "WILSON").
6.5.2 Même si un signe présente, dans l'abstrait, une certaine originalité,
sa force distinctive peut être atténuée en raison de l'usage très fréquent
dont il fait l'objet. Le simple fait que de nombreuses marques enregistrées
contiennent un élément ne conduit toutefois pas à la dilution de la force
distinctive de cet élément. Un élément ne peut en effet être qualifié de dilué
que s'il est prouvé que les consommateurs le perçoivent comme banal
(MARBACH, SIWR, no 982). La dilution de la force distinctive ne peut dès
lors être admise que si le public est habitué à l'usage fréquent de signes
similaires pour des produits ou services identiques ou similaires, de sorte
que seules les marques effectivement utilisées peuvent être prises en
considération. La coexistence de marques dans le registre ne reflète en
effet pas nécessairement la situation réelle, dans la mesure où il n'est pas
certain que ces marques soient utilisées en Suisse (arrêts du TAF
B-5119/2014 du 17 mars 2016 consid. 7.2 "VISUDYNE/VIVADINE",
B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 5.3 "SKY/skylife [fig.]", B-1077/2008
du 3 mars 2009 consid. 6.2.2 "SKY/SkySIM" et B-7468/2006 du
6 septembre 2007 consid. 5.2 "Seven [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND").
La dilution d'une marque résulte de l'utilisation importante de nombreuses
autres marques similaires ; l'utilisation d'une seule autre marque similaire
B-4728/2014
Page 21
n'est pas suffisante (arrêt du TAF B-8055/2008 du 8 septembre 2010
consid. 2.5 "RED BULL/DANCING BULL").
En l'espèce, la recourante ne parvient pas à démontrer la dilution de la
marque opposante dont elle prétend se prévaloir. D'une part, elle fait
reposer son argumentaire sur des inscriptions au registre, ce que la
jurisprudence a considéré comme non pertinent (voir ci-dessus). D'autre
part, elle se contente de produire des captures de sites internet contenant
le nom de "Winston Churchill" comme marque de cigare (p.ex. "Winston
Churchill Collection Sampler", "Winston Churchill Blenheim" ou "Winston
Churchill Chartwell" par l'enseigne "Davidoff"). En soi, cette manière de
faire ne saurait convaincre dès lors qu'elle ne s'appuie sur aucune donnée
de marché pour établir quelle est la perception du consommateur du signe
"WINSTON" et si ces marques sont réellement utilisées en Suisse. Par
ailleurs, les maigres exemples fournis sont sans lien avec la cause,
puisqu'ils font référence à "Winston Churchill" et non à "WINSTON" en tant
que tel. L'évocation de cet ancien Premier Ministre britannique doit être vue
comme un tout. Rien ne permet de penser que le consommateur identifiera
le signe "WINSTON" dans "Winston Churchill", dans la mesure où le nom
de famille l'emporte ici sur le prénom.
Au total, la recourante n'a pas prouvé la dilution de la force distinctive de
l'élément "WINSTON" ; il ne ressort en effet en aucun cas de ces données
que l'élément "WINSTON" est perçu comme banal par les consommateurs
de produits de la classe 34 (dans le même sens : arrêt du TAF B-5467/2011
du 20 février 2013 consid. 7.1.2.1 "NAVITIMER/Maritimer").
6.6
6.6.1 Dans l'arrêt B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.2.1
"WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilton", le Tribunal a rappelé sa
jurisprudence établie dans l'arrêt B-6046/2008 du 3 novembre 2010
"R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]". Cette
affaire concernait pratiquement les mêmes produits pour fumeurs
(classe 34) et mettait en jeu deux signes qui peuvent être compris comme
des noms propres et dont seule la partie centrale est véritablement à même
de les distinguer ("R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE
[fig.]"). Le Tribunal avait jugé qu'il y avait un risque de confusion entre les
signes en cause, notamment en raison de l'identité quasiment parfaite
entre les produits revendiqués en classe 34 et du fait que les similitudes
sur les plans visuel et sonore entre les éléments "Rothmans" et "Roseman"
ne pouvaient pas être compensées sur le plan sémantique (arrêt du TAF
B-4728/2014
Page 22
B-6046/2008 précité consid. 5 et 7.1-7.3). Or, dans cette affaire, seul un
périmètre de protection normal avait été reconnu à la marque opposante
"R Rothmans (fig.)" (arrêt du TAF B-6046/2008 précité consid. 7.2 ; voir
aussi : arrêt du TAF B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 7.2 "HÖFER
FAMILIY-OFFICE [fig.]"/"HOFER").
6.6.2 En l'espèce, vu la similarité des signes sur les plans visuel et sonore
(consid. 5.3) et, surtout, le périmètre de protection accru dont jouit la
marque opposante "WINSTON" (consid. 6.5), un risque de confusion direct
doit être admis entre la marque "WINSTON" et la marque "Wilson", tant en
ce qui concerne les produits identiques (cigarettes) que les autres produits
de la classe 34 revendiqués par la marque attaquée "Wilson" qui ne sont
que similaires aux cigarettes revendiquées par la marque opposante
"WINSTON" (consid. 3.3 ; arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013
consid. 7.2.2 "WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilton").
7.
Il ressort de ce qui précède que, en vertu de l'art. 3 al. 1 let. c LPM,
l'enregistrement de la marque attaquée "Wilson" doit être révoqué dans sa
totalité, à savoir pour tous les produits revendiqués en classe 34. C'est
ainsi à juste titre que l'autorité inférieure a admis les oppositions formées
à l'encontre de cette marque.
Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
8.
8.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer
l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement
l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait
d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop
loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement
peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces
pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée
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selon les valeurs empiriques, soit entre 50'000 francs et 100'000 francs
(ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]").
8.2 En l'espèce, il se justifie dès lors de fixer les frais de procédure à
4'000 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe.
Ce montant est compensé par l' avance de frais d'un même montant versée
au cours de l'instruction.
9.
9.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause et qui
est représentée par un mandataire a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les
honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant
pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés
en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée
(art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins
et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant
pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs
au plus ; ces tarifs s'entendent hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF). Selon l'art. 14
al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au
Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs
prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte ; à défaut
de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
9.2
9.2.1 En l'espèce, l'intimée, qui obtient gain de cause et qui est
représentée, a droit à des dépens. Du fait qu'aucun décompte n'a été
produit, il convient de fixer l'indemnité sur la base du dossier. Etant donné
que les procédures ne comportaient pas de questions de fait ou de droit
inhabituelles ou exceptionnellement ardues, le montant des dépens
alloués à l'intimée, à la charge de la recourante, doit être fixé à 2'500 francs
(non soumis à la TVA).
Ce montant n'est pas soumis à la TVA, car cet impôt n'est perçu que sur
les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire
suisse et par conséquent pas dans le cas d'espèce, dans lequel les
services du mandataire ont été fournis en faveur de l'intimée, dont le siège
se situe à l'étranger (art. 1 al. 1 et 2, art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 de la loi
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fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [loi sur la
TVA, LTVA, RS 641.20], en relation avec l'art. 9 al. 1 let. c FITAF ; arrêt du
TAF B-418/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.2 "DERMACYTE").
9.2.2 La recourante, qui succombe, n'a quant à elle pas droit à des dépens.
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais des procédures, arrêtés à 4'000 francs sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même
montant versée durant l'instruction.
3.
Des dépens, d'un montant total de 2'500 francs (non assujetti à la TVA),
sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)
– à l'intimée (annexes : pièces en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 17 octobre 2016