B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-4753/2012
U r t e i l v o m 1 8 . A p r i l 2 0 1 3
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Maria Amgwerd,
Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.
Parteien
AUTOMOBILES CITROEN,
rue Fructidor 6, FR-75017 Paris,
vertreten durch Kirker & Cie SA, Conseils en Marques,
rue de Genève 122, 1226 Thônex,
Beschwerdeführerin,
gegen
Hertz System, Inc.,
Brae Boulevard 225, US-07656 Park Ridge,
vertreten durch Strahlberg & Partners, Funkstrasse 95 / 401,
Postfach 156, 3084 Wabern,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 14. August 2012 im Widerspruchsverfahren
Nr. 11904, CH 580'343 CONNECT / IR 1'075'093 CITROËN
BUSINESS CONNECTED.
B-4753/2012
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Am 16. März 2011 hinterlegte die Beschwerdeführerin gestützt auf eine
französische Basismarke die internationale Registrierung Nr. 1'075'093
"CITROËN BUSINESS CONNECTED", deren Eintragung am 26. Mai
2011 in der Gazette 18/2011 veröffentlicht wurde. Mit einer Schutzaus-
dehnung auf das Gebiet der Schweiz ist die Marke unter anderem für fol-
gende Dienstleistungen registriert:
39 Transport, services de location de véhicules, services de prêt ou de rem-
placement de véhicules, assistance en cas de pannes de véhicules (re-
morquage), location de garages et de places de stationnement.
B.
Am 15. August 2011 (datiert 10. August 2011) erhob die Beschwerdegeg-
nerin bei der Vorinstanz Widerspruch gegen diese Schutzausdehnung.
Sie stützte ihn auf die am 29. September 2008 hinterlegte Marke CH
580'343 "Connect", die für die Dienstleistungen
36 Leasing von Kraftfahrzeugen
39 Vermietung von Kraftfahrzeugen
registriert ist. Zur Begründung führte sie aus, die Marken stimmten im
kennzeichnungskräftigen und prägenden Wort "Connect" überein. Die
vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke bewirke eine Verwechs-
lungsgefahr, denn im Erinnerungsbild erschienen "Connect" und "Con-
nected" identisch. Daran ändere auch die Ergänzung mit der Hausmarke
"Citroën" nichts. Zudem werde eine mittelbare Verwechslungsgefahr mit
ihrer Markenserie mit dem Stamm "Connect" geschaffen. Die sich gege-
nüberstehenden Dienstleistungen seien gleichartig. Der angefochtenen
Marke sei für alle Dienstleistungen der Klasse 39 der Schutz zu versa-
gen.
C.
Gestützt auf diesen Widerspruch erliess die Vorinstanz am 17. August
2011 eine provisorische teilweise Schutzverweigerung.
D.
Mit Stellungnahme vom 29. Dezember 2011 machte die Beschwerdefüh-
rerin geltend, ihre Marke umfasse neben der Vermietung von Motorfahr-
zeugen auch den Transport und Ersatz von Motorfahrzeugen, die Vermie-
tung von Leihwagen, Pannenhilfe, Garagen- und Parkplatzmiete. Die bei-
B-4753/2012
Seite 3
den Marken seien unterschiedlich in Schriftbild, Klang und Sinngehalt,
weshalb keine Zeichenähnlichkeit bestehe. Der englische Begriff "Con-
nect" werde von den Schweizer Verkehrskreisen ohne Weiteres als Ver-
bindung von Anbieter und Nachfrager von Mietwagen oder als Verbin-
dung von zwei Orten verstanden, weshalb er beschreibend sei. Die ange-
fochtene Marke kombiniere "connected" mit zwei kennzeichnungskräfti-
gen Zusätzen, wobei der hohe Bekanntheitsgrad von "Citroën" jede Fehl-
zurechnung ausschliesse.
E.
Mit Replik vom 6. Februar 2012 ergänzte die Beschwerdegegnerin, mit
den Marken "Hertz Connect", "Connect by Hertz" und "Connect" besitze
sie eine Markenserie, weshalb die Widerspruchsmarke in Verbindung mit
den strittigen Dienstleistungen normal bis stark kennzeichnungskräftig
sei. Die Vermietung von Kraftfahrzeugen sei gleichartig mit Transport,
Fahrzeugausleihe und -ersatz, Abschleppen von Fahrzeugen, Vermietung
von Garagen und Parkplätzen. Der Zusatz "Citroën" der angefochtenen
Marke schaffe keine ausreichende Unterscheidbarkeit.
F.
Die Beschwerdeführerin hielt mit Duplik vom 10. April 2012 an ihrer Ar-
gumentation fest, "Connect" beschreibe Anschluss an einen bestimmten
Ort durch einen Mietwagen. In der Schweiz seien 114 Marken mit dem
Bestandteil "Connect" registriert, davon einige in Klasse 39, weshalb der
Ausdruck verwässert und schwach erschiene. Die Serienmarken der Wi-
dersprechenden seien nur durch den Zusatz "Hertz" kennzeichnungskräf-
tig. Der Gesamteindruck der zu vergleichenden Marken sei völlig unter-
schiedlich.
G.
Mit Entscheid vom 14. August 2012 hiess die Vorinstanz den Widerspruch
gut. Die Vermietung von Kraftfahrzeugen sei hochgradig gleichartig mit
Fahrzeugvermietung, Fahrzeugausleihe und -ersatz, sowie gleichartig mit
Transport, Abschleppen von Fahrzeugen, Vermietung von Garagen und
Parkplätzen. Eine phonetische und visuelle Zeichenähnlichkeit bestehe,
weil "Connect" im Zeichenbestandteil "Connected" enthalten sei, was
trotz des Zusatzes "ed" erkannt werde. Der Widerspruchsmarke "Con-
nect" komme in Bezug auf die strittigen Dienstleistungen keine beschrei-
bende Bedeutung zu, weshalb sie normal kennzeichnungskräftig sei. De-
ren unveränderte Übernahme sei unzulässig, weil zumindest eine mittel-
bare Verwechslungsgefahr geschaffen werde.
B-4753/2012
Seite 4
H.
Mit Schreiben vom 13. September 2012 erhob die Beschwerdeführerin
Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen, den Ent-
scheid der Vorinstanz aufzuheben und den Schutz der angefochtenen
Marke auf die Schweiz auszudehnen. Die Gleichartigkeit der Vermietung
von Kraftfahrzeugen mit Fahrzeugvermietung, Fahrzeugausleihe und
Fahrzeugersatz werde anerkannt, nicht aber diejenige mit Transport, Ab-
schleppen von Fahrzeugen, Vermietung von Garagen und Parkplätzen.
Die Vorinstanz habe zu Unrecht eine klangliche und visuelle Ähnlichkeit
festgestellt und es unterlassen, die semantischen Unterschiede zu prü-
fen. "Business connected" sei ein Begriff, welcher in allen Sprachen ver-
standen werde. Die Widerspruchsmarke sei hochgradig beschreibend für
Dienstleistungen der Klasse 39. Selbst kleine Unterschiede genügten
deshalb, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Die Wider-
spruchsmarke werde nicht vollständig übernommen, sondern in abgeän-
derter Form. Es bestehe daher keine Verwechslungsgefahr.
I.
Mit vom 5. November 2012 datierter, jedoch verspätet eingereichter Be-
schwerdeantwort bestritt die Beschwerdegegnerin, dass "Business con-
nected" eine Bedeutung zukomme. Die Kombination der Widerspruchs-
marke mit einem Zusatz verschaffe noch keine Unterscheidbarkeit. Eine
ältere Marke dürfe nicht übernommen und mit einem eigenen Kennzei-
chen ergänzt werden.
J.
Mit Schreiben vom 5. November 2012 verzichtete die Vorinstanz auf eine
Stellungnahme und beantragte, die Beschwerde abzuweisen.
K.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
L.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Er-
wägungen einzugehen.
B-4753/2012
Seite 5
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art.
31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das
Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR
173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz
teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders be-
rührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an
deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert
ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreter haben sich rechts-
genüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und der Kostenvorschuss
wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist
deshalb einzutreten.
1.2 Die verspätet eingereichte Vernehmlassung der Beschwerdegegnerin
kann trotzdem berücksichtigt werden, soweit sie ausschlaggebend er-
scheint (Art. 32 Abs. 2 VwVG, ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel
2008, Rz. 3.42).
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jünge-
re Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für
gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so
dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c
i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Markenschutzgesetz [MSchG, SR 232.11]). An die
Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind
umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind
(BGE 128 III 445 E. 3.1 Appenzeller, BGE 128 III 99 E. 2c Orfina; BGE
126 III 320 E. 6b/bb Apiella; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweize-
rischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2.
Aufl., Basel 1999, Art. 3 Rz. 8). Dabei ist die Aufmerksamkeit der Ver-
kehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Zeichen zu berücksichtigen
(BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Boks; Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-1618/2011 vom 25. September 2012 E. 5.2 Eiffel/Gustave Eiffel
[fig.], B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.11 Stenflex/Starflex
B-4753/2012
Seite 6
[fig.], B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 5 Cellini [fig.]/Elini [fig.]; GALLUS
JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 Rz. 45; CHRISTOPH WIL-
LI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berück-
sichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich
2002, Art. 3 Rz. 17 ff.).
2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf-
grund der Registereinträge (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-
137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 Diapason Rogers Commodi-
ty Index; B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 Activia und B-
7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 Old Navy), soweit der Schutzum-
fang nicht aufgrund einer erfolgreich erhobenen Nichtgebrauchseinrede
eingeschränkt wird (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3
Rz. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen spre-
chen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspa-
ket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren markt-
übliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Ab-
nehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 Bonewelding [fig.]; B-
758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 G-mode/Gmode; JOLLER, a.a.O., Art. 3
Rz. 300).
2.3 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wort-
klang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend
(BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas; BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks;
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5188/2010 vom 27 Mai 2011 E.
2.3 M&G [fig.]/MG International; EUGEN MARBACH in: Roland von Bü-
ren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Marbach, Markenrecht], Rz.
872 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 69 ff.), wobei eine Ähnlichkeit im Wort-
klang oder Schriftbild allein genügt (Entscheid der Eidgenössischen Re-
kurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: sic! 2006 S. 761 E. 4
McDonald's/McLake; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 875; WILLI,
a.a.O., Art. 3 Rz. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Sil-
benzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale be-
stimmt, das Schriftbild durch die Anordnung, die Wortlänge und die opti-
sche Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan; BGE
119 II 473 E. 2c Radion). Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamt-
eindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise zu beurteilen
(BGE 128 III 446 E. 3.2 Appenzeller; BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks;
B-4753/2012
Seite 7
BGE 98 II 141 E. 1 Luwa/Lumatic; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 11; JOLLER,
a.a.O., Art. 3 Rz. 121; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 864). Weil zwei
Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, beurteilt sich die
Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Abnehmers (BGE 121 III
378 E. 2a Boss/Boks, BGE 119 II 476 E. 2d Radion/Radiomat; MARBACH,
Markenrecht, a.a.O., Rz. 867; DAVID, a.a.O., Rz. 15). Dabei kommt dem
Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im
Gedächtnis haften bleibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-
3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 Bally/Tally; B-6012/2008 vom
25. November 2009 E. 4.9 Stenflex/Star Flex [fig.]; B-7934/2007 vom
26. August 2009 E. 6.3 Fructa/Fructaid).
2.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit
der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen
Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zei-
chen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markenin-
haber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist
anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere
gehalten wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgebli-
chen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber
wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in
Wirklichkeit nicht bestehen. Auch die Zugehörigkeit der Widerspruchs-
marke zu einer Markenserie kann die mittelbare Verwechslungsgefahr er-
höhen, wenn diese registriert und ihr Gebrauch glaubhaft gemacht wor-
den ist ("Serienverwechselbarkeit"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 7.3 Anna Molinari; RKGE in: sic!
2005 S. 805 Suprême des Ducs/Suprême de fromage Eisis Chästerrine
[fig.]; RKGE in sic! 1998 S. 197 Torres, Las Torres/Baron de la Torre;
MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 965; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 12).
Starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke
erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr,
dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III
445 E. 3.1 Appenzeller; BGE 128 III 97 E. 2a Orfina, BGE 127 III 165 f. E.
2a Securiton/Securicall). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund
ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven
Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III
385 E. 2a Kamillon/Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004
vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz.
979 m.w.H.). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamtein-
druck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen
schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen
B-4753/2012
Seite 8
Bestandteil verbunden wurde (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-
502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1, E. 6 Premium ingredients, s.l.
[fig.]/Premium Ingredients International [fig.]; B-1656/2008 vom 31. März
2009 E. 10 F1/F1H2O; B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7 Sky/Sky-
pe in und Skype out). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren
wesentliche Bestandteile sich eng an Gemeingut anlehnen (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 jump
[fig.]/Jumpman, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6, Regulat/H2O3
pH/ Regulat [fig.], B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, Aroma-
ta/Aromathera; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 981). Zum Gemeingut
gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die
Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der
Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für
welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern dies von den Verkehrskrei-
sen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden wird
und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpft (BGE 135 II 359
E. 2.5.5 akustische Marke; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/
2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 Noblewood; B-8058/2010 vom
27. Juli 2011 E. 3.1 Ironwood, B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 Bio-
science Accelerator). Weiter kommt allgemeinen Qualitätshinweisen oder
reklamehaften Anpreisungen Gemeingutcharakter zu (BGE 129 III 225 E.
5.1 Masterpiece; Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli
2007 E. 4.3 we make ideas work; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 Noblewood). Schwach sind
auch Zeichen, die direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische
Herkunft von Waren und Dienstleistungen enthalten (Urteile des Bundes-
verwaltungsgerichts B-8026/2010 vom 2. Mai 2012 E. 7.1.3 Swissview
[fig.]/View; B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.2 Kremlyov-
skaya/Kremlevka [fig.]; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 378). Der
Gemeingutcharakter gilt für den ganzen registrierten Oberbegriff, auch
wenn er nur für einen Teil der darunter fallenden Waren zutrifft (Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012
E. 7.1.2 Noblewood; B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 5.3.5
Snowsport [fig.]; B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 6 Stencilmas-
ter).
3.
3.1 Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistun-
gen sind vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen
(MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 180; DERSELBE, Die Verkehrskreise
B-4753/2012
Seite 9
im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 7). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und ei-
ne reduzierte Verwechslungsgefahr wird in der Regel angenommen,
wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil des Bundesge-
richts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello/Yellow Access AG;
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September
2012 E. 5.4 Etavis/Estavis 1993; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 14) oder es sich
um Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (B-
38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. IKB/ICB, ICB [fig.]), während bei Mas-
senartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit
der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 trapezförmiger
Verpackungsbehälter [3D]; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 52). Die Bestim-
mung der Verkehrskreise ist eine Rechtsfrage (BGE 133 III 347 E. 4 tra-
pezförmiger Verpackungsbehälter [3D]; BGE 126 III 317 E. 4b Apiella;
MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 183).
3.2 Autos werden von mindestens 18-jährigen Privaten, die einen eige-
nen Führerschein besitzen, und von Unternehmen für ihre Mitarbeiter
gemietet oder geleast. Der Abschluss eines langfristigen Autoleasing-, ei-
nes kurzfristigen Automietvertrags oder eines Rahmenvertrags für die
wiederholte Automiete ist ein zwar verbreitetes, aber kein alltägliches Ge-
schäft und zeitigt erhebliche Kostenfolgen, so dass insgesamt von einer
leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ausgegangen werden
kann.
4.
4.1 Im vorliegenden Fall stehen sich im strittigen Bereich die Dienstleis-
tungen "Transport, services de location de véhicules, services de prêt ou
de remplacement de véhicules, assistance en cas de pannes de véhicu-
les (remorquage), location de garages et de places de stationnement" in
Klasse 39 einerseits und das Leasing von Kraftfahrzeugen in Klasse 36
sowie die Vermietung von Kraftfahrzeugen in Klasse 39 andererseits ge-
genüber.
4.2 Miet-, Leih- und Ersatzwagen können einerseits von der Garage, die
eine Autoreparatur ausführt, andererseits aber von einer Autovermietung
bezogen werden, weshalb diese Dienstleistungen substituierbar sind und
die "Vermietung von Kraftfahrzeugen" hochgradig gleichartig zu Miet-,
Leih- und Ersatzwagen erscheint. Im Bereich des Personentransports
können eigene Motorfahrzeuge sowie Bus-, Bahn- und Flugreisen mit
Mietwagen substituiert werden. Da Autovermietungen auch Lieferwagen
B-4753/2012
Seite 10
anbieten und der Selbsttransport eine Alternative zu den Dienstleistungen
eines Transportunternehmers oder der Bahn darstellt, erscheint auch der
Gütertransport mit Mietwagen substituierbar. Somit ist "Transport" gleich-
artig zur "Vermietung von Kraftfahrzeugen".
4.3 Im Ergebnis besteht Gleichartigkeit zwischen "transport, services de
location de véhicules, services de prêt ou de remplacement de véhicules"
und "Vermietung von Kraftfahrzeugen".
4.4 Obwohl das Leasing einen Nutzungsüberlassungsvertrag oder einen
atypischen Mietvertrag bezeichnet, wird es überwiegend als Finanzie-
rungsalternative verstanden. Von der Miete unterscheidet es sich da-
durch, dass Wartungsarbeiten und Gewährleistungsansprüche auf den
Leasingnehmer übertragen werden (BERNHARD BERGER, Allgemeines
Schuldrecht, Bern 2008, Rz. 623; THEO GUHL, Das Schweizerische Obli-
gationenrecht, 9. Aufl., Zürich 2000, §40 Rz. 11;
, besucht am 25. März 2013). Im
Schweizerischen Obligationenrecht wird das Leasing nicht als Mietver-
trag, sondern als Innominatvertrag, in dem Elemente verschiedener Ver-
tragstypen kombiniert werden, behandelt (INGEBORG SCHWENZER,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 6. Aufl., Bern 2012,
Rz. 3.16; GUHL, a.a.O., §40 Rz. 9). Die Abnehmerkreise von Mietwagen
benötigen kurzzeitig ein Motorfahrzeug, während die Abnehmer von Lea-
singwagen damit einen Kauf substituieren. Ein weiteres Indiz ist, dass
Leasing den Finanzdienstleistungen der Nizza-Klasse 36, die Miete je-
doch der Klasse 39 zugeordnet ist. Nachdem keine anderslautende
Rechtsprechungspraxis besteht (offen gelassen im Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.3 Mobility)
erscheint das "Leasing von Kraftfahrzeugen" aufgrund des Gesagten
nicht gleichartig zu Miet-, Leih- und Ersatzwagen, Pannen- und Ab-
schleppdiensten, der Vermietung von Garagen und Parkplätzen sowie
Transport.
4.5 Es erscheint zwar denkbar, dass Autovermietungen aus ökonomi-
schen Überlegungen heraus einen eigenen Pannen- und Abschleppdienst
unterhalten, jedoch drängt sich dieser Schluss keineswegs auf und es ist
auch nicht ersichtlich, inwieweit der Pannendienst und die Autovermie-
tung eine einheitliche Wertschöpfungskette oder ein sinnvolles Leistungs-
paket bildeten. Grundsätzlich ist der Pannendienst eher bei Autowerkstät-
ten und Automobilclubs anzusiedeln, wo er die übrigen Aktivitäten er-
gänzt. Somit besteht keine Gleichartigkeit von "Leasing von Kraftfahrzeu-
B-4753/2012
Seite 11
gen und Vermietung von Kraftfahrzeugen" zu "Pannen- und Abschlepp-
diensten".
4.6 Die Tatsache, dass Autovermietungen Garagen oder Parkplätze für ih-
re Mietwagen benötigen, macht diese zu Nachfragern und nicht zu Anbie-
tern von Garagen und Parkplätzen. Während sie als gewerbliche Abneh-
mer auftreten, tritt die angefochtene Marke als gewerblicher Anbieter ge-
genüber Privaten auf. Eine Gleichartigkeit zwischen "Leasing von Kraft-
fahrzeugen" sowie "Vermietung von Kraftfahrzeugen" zu "Vermietung von
Garagen- und Abstellplätzen" ist nicht ersichtlich.
4.7 Es besteht somit keine Gleichartigkeit zwischen "Leasing von Kraft-
fahrzeugen" und "transport, services de location de véhicules, services de
prêt ou de remplacement de véhicules, assistance en cas de pannes de
véhicules (remorquage), location de garages et de places de stationne-
ment" sowie zwischen "Vermietung von Kraftfahrzeugen" und "assistance
en cas de pannes de véhicules (remorquage), location de garages et de
places de stationnement".
5.
5.1 Vor einem Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen ist der
Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Die Beschwerde-
gegnerin und die Vorinstanz gehen davon aus, dass "Connect" normal
kennzeichnungskräftig für das Leasing und die Vermietung von Motor-
fahrzeugen sei, während die Beschwerdeführerin das Zeichen als
schwach und beschreibend für die beanspruchten Dienstleistungen er-
achtet.
5.2 Das englische Verb "connect" wird übersetzt mit "verbinden, an-
schliessen, verknüpfen, vernetzen, zusammenfügen, koppeln, anklem-
men, anschalten, befestigen, ankoppeln, kuppeln, zusammenstecken,
Anschluss haben, Kontakt, herstellen, eine Verbindung herstellen, in Ver-
bindung bringen, Gedanken anknüpfen, Ideen miteinander verknüpfen,
jemanden mit etwas in Zusammenhang bringen, durchkontaktieren,
durchschalten, in etwas stecken (anschliessen) oder mit etwas verbinden
(…), an einen Flug Anschluss haben, an einen Zug Anschluss haben"
(, weitgehend identisch mit
, beide besucht am 14. Februar 2013). Das Basiswörter-
buch Schule Englisch übersetzt "connect" mit "an etwas angeschlossen
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werden, Anschluss an etwas haben, verbinden, anschliessen" (Pons Ba-
siswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006, Stichwort "connect").
5.3 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass "Connect" so zu verste-
hen sei, dass Anbieter und Nachfrager von Mietwagen zusammenge-
bracht würden. Diese Auslegung entspricht nicht einem spontanen Ge-
dankengang. Wenn Anbieter und Nachfrager zusammengebracht werden,
denken die Verkehrskreise primär an einen Markt. Es ist somit nicht ein-
sichtig, dass die Schweizer Verkehrskreise "Connect" in Verbindung mit
der Automiete ohne gedankliche Zwischenschritte als "Zusammenbringen
von Anbieter und Nachfrager" erkennen würden.
5.4 Im hier interessierenden Bereich der Autovermietung könnte "con-
nect" so verstanden werden, dass ein Verkehrsmittel an ein anderes An-
schluss hat, zum Beispiel "the trains connect" oder "the bus connects with
the train" ("die Züge haben Anschluss" oder "der Bus hat Anschluss an
den Zug", Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, München 2005,
Stichwort "Anschluss"). Im Sinne eines Wortspiels könnte der Ausdruck
auf Mietwagen übertragen werden, nämlich "the flight connects with the
rental car", das heisst, dass Anschluss zwischen dem Flug und dem
Mietwagen besteht. Die Schweizerischen Verkehrskreise werden jedoch
diese nicht ganz auf der Hand liegende Anspielung nicht verstehen, umso
weniger, als nur Grundkenntnisse der englischen Sprache vorausgesetzt
werden können.
5.5 Des Weiteren könnte "connect" als Hinweis auf Reservierungsmög-
lichkeiten über das Internet verstanden werden. Wie oben in E. 5.2 be-
reits erwähnt, verstehen auch die nur mit englischen Grundkenntnissen
ausgestatteten Verkehrskreise das Wort "connect" als "eine Verbindung
herstellen". Im Zusammenhang mit Reservationen für Mietwagen wird es
demzufolge ohne Weiteres als "online reservieren" verstanden, umso
mehr, als "connect" auch im deutschen Sprachraum eine gängige Be-
zeichnung für Online-Plattformen darstellt (statt vieler:
,
, , alle besucht
am 18. Februar 2013). Für Online-Reservationen von Mietwagen ist
"connect" somit beschreibend.
5.6 Weiter bringt die Beschwerdegegnerin vor, dass sie mit den Marken
"Hertz Connect", "Connect by Hertz" und "Connect" eine Markenserie be-
sitze. Eine Serienmarke ist damit zwar glaubhaft gemacht, jedoch hat die
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Beschwerdegegnerin nicht dargelegt, inwiefern diese Marken dem Publi-
kum infolge ihres Gebrauchs bekannt sind. Eine durch eine Serienmarke
gestärkte Kennzeichnungskraft kann somit nicht geltend gemacht wer-
den. Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass "con-
nect" schwach kennzeichnungskräftig für Autovermietungen ist und über
einen dementsprechend eingeschränkten Schutzumfang verfügt.
6.
6.1 Die Zeichenähnlichkeit zwischen "Connect" und "Citroën Business
Connected" wird nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erin-
nerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, beurteilt. Im
Schriftbild besteht nur eine Übereinstimmung bezüglich des Wortes
"Connect", das im Wort "Connected" enthalten ist, wobei die beiden zu-
sätzlichen Buchstaben das Schriftbild nicht dermassen verändern, dass
der eine Markenbestandteil vollständig im anderen untergeht. Allerdings
wird die angefochtene Marke vom Wort "Citroën" dominiert, während
"Business Connected" nur als Wortzusatz erscheint. Bei der Prüfung der
klanglichen Übereinstimmungen fällt auf, dass die Widerspruchsmarke
aus einem Wort besteht, während die angefochtene Marke aus drei Wor-
ten zusammengesetzt ist. Während bei der Widerspruchsmarke der zwei-
te Teil des Wortes "Connect" betont wird, ist es bei der angefochtenen
Marke der erste Teil des Wortes "Citroën". Das am Markenanfang ste-
hende Wort "Citroën" wird französisch, "Connect" englisch ausgespro-
chen, so dass sich die dominierenden Worte klanglich unterscheiden.
6.2 Bezüglich des Sinngehalts von "Connect" wurde bereits oben in
E. 5.5 ausführlich erläutert, dass dieser von den schweizerischen Ver-
kehrskreisen nur in Verbindung mit Onlinereservationen verstanden wird.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass "Business Connected" ein
gängiger Begriff der englischen Sprache sei, der auch in anderen Spra-
chen verstanden werde, weshalb Unterschiede im Sinngehalt der beiden
Marken beständen. In der Tat wird der Ausdruck "Business Connected"
vereinzelt im Internet gefunden. Allerdings scheint er nicht der englischen
Hochsprache zu entstammen und wird eher ausserhalb des englischen
Sprachraums verwendet (zum Beispiel ,
besucht am 14. Februar 2013). Als feststehender Begriff erscheint "Busi-
ness Connected" weder in den englischen noch in den französischen
Wörterbüchern. In Alleinstellung wird das Wort "Business" übersetzt als
"Geschäft, Handel, Unternehmen, Aufgabe, Angelegenheit" und das Wort
"Connected" mit "verbunden, angeschlossen, zusammenhängend" (Lan-
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genscheidt Handwörterbuch Englisch, München 2005, Stichworte "Busi-
ness" und "Connected"). Die wörtliche deutsche Übersetzung der ange-
fochtenen Marke ergibt "Citroën Geschäft verbunden"
(,
besucht am 27. März 2013), was mangels eines ins Auge springenden
Sinngehalts von den schweizerischen Verkehrskreisen nicht verstanden
wird. Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass die Ver-
kehrskreise die Unterschiede in den Sinngehalten der beiden Zeichen
nicht erkennen.
7.
7.1 Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine
Verwechslungsgefahr besteht. Obwohl Unterschiede in Aussprache und
Wortlänge bestehen, stehen sich die fast identischen Markenbestandteile
"Connect" und "Connected" gegenüber. Die Unterschiede in den Sinn-
gehalten erschliessen sich den Verkehrskreisen nicht. Beide Marken sind
Wortmarken, die keinerlei weiterer Gestaltung zugänglich sind. Die Unter-
schiede zwischen "Connected" und "Connect" sind den schweizerischen
Verkehrskreisen nicht geläufig und verwischen im Erinnerungsbild. Eine
Verschmelzung der Widerspruchsmarke mit der angefochtenen Marke, so
dass sie nur noch als untergeordneter Bestandteil der angefochtenen
Marke erscheint, findet nicht statt. Die Beschwerdeführerin übernimmt die
Widerspruchsmarke unter Hinzufügung von "Citroën Business" und macht
sie zum Gegenstand ihrer eigenen Markeneintragung. Dieses Vorgehen
führt zu Fehlzurechnungen, denn selbst wenn die Verkehrskreise die
Marken auseinanderhalten können, besteht die Gefahr, dass sie aufgrund
ihrer Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an
Serienmarken denken, die verschiedene Produktelinien des gleichen Un-
ternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unterneh-
men kennzeichnen.
7.2 Nachdem es sich bei der Widerspruchsmarke um eine schwache
Marke handelt, besteht zwischen den sich gegenüber stehenden Marken
nur bezüglich der hochgradig gleichartigen Dienstleistungen eine mittel-
bare Verwechslungsgefahr.
8.
Im Ergebnis erachtet das Bundesverwaltungsgericht die Gefahr von Fehl-
zurechnungen nur in Bezug auf "services de location de véhicules, servi-
ces de prêt ou de remplacement de véhicules" als gegeben. In Bezug auf
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die Dienstleistungen "transport, assistance en cas de pannes de véhicu-
les (remorquage), location de garages et de places de stationnement" der
angefochtenen Marke besteht keine Verwechslungsgefahr. Diesbezüglich
ist die Beschwerde gutzuheissen, der angefochtene Entscheid insoweit
aufzuheben und der Widerspruch teilweise abzuweisen.
9.
9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten je zur
Hälfte der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin aufzuerle-
gen. Der Überschuss des von der Beschwerdeführerin einbezahlten Kos-
tenvorschusses ist ihr zurückzuerstatten.
9.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist von einem Streitwert auszugehen
(Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interes-
se der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Wider-
spruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschla-
gen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu
den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wir-
ken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt
würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert
darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.–
und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss, mit
Hinweisen). Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskos-
ten auf Fr. 4'000.– festzulegen, wobei die Beschwerdeführerin einen An-
teil von Fr. 2'000.– und die Beschwerdegegnerin einen Anteil von
Fr. 2'000.– zu tragen hat.
9.3 Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der
eingereichten Kostennote festzusetzen. Angesichts des Umstands, dass
die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin je zur Hälfte ob-
siegt haben, sind die Parteikosten für dieses und das vorinstanzliche Ver-
fahren wettzuschlagen.
9.4 Da der vorinstanzliche Entscheid teilweise aufzuheben ist, sind die
diesbezüglichen Kosten neu zu verteilen. Die Beschwerdeführerin hat die
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Hälfte der von der Beschwerdegegnerin geleisteten und von der Vorin-
stanz zurückbehaltenen Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– zu bezahlen.
Somit hat die Beschwerdeführerin die Beschwerdegegnerin für das vo-
rinstanzliche Verfahren mit Fr. 400.– zu entschädigen.
9.5 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht of-
fen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es ist daher rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 1, 2 und 5 der Verfü-
gung der Vorinstanz Nr. 11904 vom 14. August 2012 werden aufgehoben
und der Widerspruch teilweise abgewiesen. Die Vorinstanz wird angewie-
sen, der internationalen Registrierung 1'075'093 "Citroën Business Con-
nected" für die in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen "transport,
assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage), location de ga-
rages et de places de stationnement" Schutz zu gewähren.
2.
Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.
3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin im
Umfang von Fr. 2'000.– auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvor-
schuss von Fr. 4'000.– verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher
Fr. 2'000.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten. Der verbleibende
Verfahrenskostenanteil von Fr. 2'000.– wird der Beschwerdegegnerin
auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu
Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
4.
Die Parteikosten für dieses und das vorinstanzliche Verfahren werden
wettgeschlagen.
5.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das vorinstanz-
liche Verfahren mit Fr. 400.– zu entschädigen.
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6.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-
formular, Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein,
Beilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 11904; Beilagen: Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Beat Lenel
Versand: 22. April 2013