B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-478/2017
Ur t e i l vom 1 6 . J a nu a r 2 0 1 8
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiber Matthias Amann.
Parteien
Novartis AG,
Postfach, 4002 Basel,
vertreten durch Rechtsanwältin Sibylle Zumsteg,
Schneider Feldmann AG
Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
PharmaFGP GmbH,
Am Haag 14, DE-82166 Gräfelfing,
vertreten durch Rechtsanwälte Matthias Städeli und/oder
Fabio Versolatto, Rentsch Partner AG,
Bellerivestrasse 203, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 14485,
CH 519'654 SIGNIFOR / IR 1'250'172 SIGNASOL.
B-478/2017
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Sachverhalt:
A.
Die internationale Registrierung IR 1'250'172 SIGNASOL wurde am 4. Juni
2015 in der Gazette des marques internationales 2015/21 veröffentlicht.
Sie wird in der Schweiz u.a. für folgende Waren beansprucht:
5 Préparations pharmaceutiques; aliments et substances diététiques à
usage médical; compléments alimentaires et nutritionnels à usage mé-
dical.
B.
B.a Am 28. September 2015 erhob die Beschwerdeführerin gegen die
Schutzausdehnung beschränkt auf die vorgenannten Waren der Klasse 5
Widerspruch. Sie stützte den Widerspruch auf ihre Schweizer Marke CH
519'654 SIGNIFOR, die in der Klasse 5 für „Pharmazeutische Präparate“
eingetragen ist.
B.b Mit Widerspruchsanwort vom 25. Februar 2016 erhob die Beschwer-
degegnerin unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs.
B.c Mit Replik vom 27. Juni 2016 beschränkte die Beschwerdeführerin ih-
ren Widerspruch auf „Préparations pharmaceutiques“ in der Klasse 5 und
machte unter anderem den Gebrauch der Marke geltend.
B.d Am 25. August 2016 reichte die Beschwerdegegnerin eine Duplik ein.
C.
Mit Verfügung vom 7. Dezember 2016 wies die Vorinstanz den Wider-
spruch ab. Die Widerspruchsgebühr wurde der Widersprechenden aufer-
legt und diese zur Leistung einer Parteientschädigung an die Wider-
spruchsgegnerin verpflichtet. In der Sache erachtete die Vorinstanz den
Gebrauch der Widerspruchsmarke als glaubhaft gemacht. Doch verneinte
sie eine Verwechslungsgefahr trotz Bejahung der Ähnlichkeit der Zeichen
sowie der Gleichartigkeit der Waren.
D.
D.a Gegen diesen Entscheid der Vorinstanz hat die Widersprechende am
23. Januar 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben mit
dem Rechtsbegehren, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und
der Widerspruch der Beschwerdeführerin sei gutzuheissen, unter Kosten-
und Entschädigungsfolge. Zur Begründung macht die Beschwerdeführerin
im Wesentlichen geltend, die Vorinstanz habe die Verwechslungsgefahr
B-478/2017
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angesichts der Gleichartigkeit der Waren sowie der Ähnlichkeit von Klang-
und Schriftbild bei identischem Wortanfang und gleicher Zeichen- und Sil-
benzahl zu Unrecht verneint.
D.b Die Vorinstanz hat mit Eingabe vom 3. Februar 2017 auf Vernehmlas-
sung verzichtet.
D.c Mit Beschwerdeantwort vom 3. März 2017 beantragt die Wider-
spruchsgegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Ent-
schädigungsfolge. Sie macht geltend, die Vorinstanz habe insbesondere
unter Berücksichtigung des Sinngehalts der Zeichenelemente sowie der
erhöhten Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise die Ver-
wechslungsgefahr zu Recht verneint.
E.
Die Durchführung einer mündlichen Parteiverhandlung ist von keiner Seite
beantragt worden.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen
der Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32, 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin hat als Widerspre-
chende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist durch die ange-
fochtene Verfügung besonders berührt und in schützenswerten Interessen
betroffen (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formge-
recht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss
innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzu-
treten.
2.
Eine ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit Waren
und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11
Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG,
SR 232.11]). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbroche-
nen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht
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Seite 4
nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nicht-
gebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der Widersprechende hat bei
erhobener Einrede den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige
Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
Vorliegend hat die Vorinstanz auf erhobene Nichtgebrauchseinrede hin den
rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im Umfang des
glaubhaft gemachten Vertriebs eines rezeptpflichtigen Arzneimittels gegen
Beschwerden aufgrund eines erhöhten Cortisol-Spiegels (sog. Cushing-
Syndrom) bejaht (angefochtene Verfügung, S. 3 ff.). Von den Parteien wird
die vorinstanzliche Beurteilung in diesem Punkt nicht gerügt (vgl. Be-
schwerde, S. 4).
3.
Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m.
Art. 31 Abs. 1 MSchG). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienst-
leistungen sind dabei umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher
sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445, E. 3.1 „Appenzel-
ler“; 128 III 99, E. 2.c „Orfina“; 122 III 382, E. 3a „Kamillosan/Kammillon“;
121 II 377, E. 2a „Boss/Boks“). Dabei sind die Aufmerksamkeit der mass-
gebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378, E. 2.a „Boss/Boks“; Urteil des
BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 2.1 „Gallo/Gallay [fig.]“, mit
Hinweisen; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2002,
Art. 3 N. 20 ff., 111 ff.).
3.1 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen wird grundsätzlich
anhand der Einträge im Markenregister beurteilt, sofern der sachliche
Schutzbereich nicht zufolge Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt ist (Ur-
teil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 2.2 „Gallo/Gallay
[fig.]“, mit Hinweisen; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37; GALLUS JOLLER, in:
Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz,
2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 235). Die Beurteilung erfolgt unter Berücksichti-
gung der marktspezifischen Wertschöpfungsketten, Vertriebskanäle und
Vermarktungsmöglichkeiten (vgl. Urteil des BVGer B-2269/2011 vom
9. März 2012, E. 6.5.1 „Bonewelding [fig.]“; B-758/2007 vom 26. Juli 2007,
E. 5.1 „G-mode/Gmode“; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 39 ff.; JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 N. 271 ff.).
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Seite 5
3.2 Zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit der zu vergleichenden Marken
ist grundsätzlich auf die Registrierung abzustellen (BGE 116 II 609, E. 2.c
„Fioretto“; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterial-
güter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz 204 ff.;
WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 58). Da zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahr-
genommen werden, ist der Gesamteindruck im Erinnerungsbild der Abneh-
mer zu prüfen (BGE 121 III 377, E. 2.a „Boss/Boks“; 119 II 476, E. 2.d „Ra-
dion/Radomat“; MARBACH, a.a.O., Rz 867; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 15).
Dem Zeichenanfang sowie -ende kommen dabei in der Regel eine höhere
Bedeutung zu, da sie besser im Gedächtnis haften bleiben (BGE 127 III
160, E. 2.b „Securitas/Securicall“; BGE 122 III 382, E. 5.a „Kamillosan/Ka-
millon“; Urteil des BVGer B-142/2009 vom 6. Mai 2009, E. 2.3 „Pulcino/Dol-
cino“; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 75 ff.). Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen
sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt
massgebend (BGE 127 III 160, E. 2.b/cc „Securitas/Securicall“; MARBACH,
a.a.O., Rz 872 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69 ff.). Den Wortklang prägen ins-
besondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinander-
folge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge
und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet
wird (BGE 127 III 160, E. 2.b „Securitas/Securicall“; 122 III 382, E. 5.a „Ka-
millosan/Kamillon“; 121 III 377, E. 2.b „Boss/Boks“; WILLI, a.a.O., 73 ff./79
ff.). Bereits die Nähe auf einer dieser Beurteilungsebenen kann genügen,
um auf Zeichenähnlichkeit zu schliessen. Andererseits kann die Ähnlichkeit
auf einer Ebene durch Unterschiede auf einer anderen Ebene neutralisiert
werden, so zum Beispiel ein ähnlicher Wortklang durch einen abweichen-
den Sinngehalt (Urteil des BVGer B-142/2009 vom 6. Mai 2009, E. 2.3
„Pulcino/Dolcino”, mit Hinweisen; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69). Die Marken-
prüfung erfolgt gleichberechtigt in Bezug auf alle vier Landessprachen, wo-
bei die Nähe in einer Sprache genügen kann, um die Zeichenähnlichkeit
zu bejahen (BGE 131 III 495, E. 5 „Felsenkeller“; 128 III 447, E. 1.5 „Pre-
mière“; Urteil des BVGer B-484/2013 vom 15. August 2014, E. 2.3
„Couronné“; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 15).
3.3 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
rechnet werden. Die Verwechslungsgefahr ist eine unmittelbare, wenn ei-
nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, und eine
mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar aus-
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Seite 6
einanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Mar-
keninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteil des BVGer
B-2296/2014 vom 29. Juni 2015, E. 3.5 „ysl [fig.]/sl skinny love [fig]“;
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 2.5 „Gallo/Gallay [fig.]“; JOLLER,
a.a.O., Art. 3 N. 22 f.).
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt gestützt auf die Schutz-
wirkung, welche der Widerspruchsmarke im Hinblick auf ihre Kennzeich-
nungskraft zukommt (BGE 122 III 382, E. 2.a „Kamillosan/Kamillon“; WILLI,
a.a.O., Art. 3 N. 17 ff., 111 ff.; MARBACH, a.a.O., Rz 942 ff., 975 ff.). Die
Kennzeichnungskraft bezeichnet die Fähigkeit einer Marke, sich dem Pub-
likum als Marke einzuprägen; in Abgrenzung von der abstrakt zu beurtei-
lenden Unterscheidungskraft kann sich die Kennzeichnungskraft im Lauf
der Zeit verändern, indem beispielsweise eine Marke durch Benutzung ge-
stärkt oder durch Drittzeichen geschwächt wird (BGE 122 III 382, E. 2.a
„Kamillosan/Kamillon“; WILLI, a.a.O., Art. 1 N. 17 f., Art. 3 N. 111 ff.). Stark
sind Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen
oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 385, E. 2.a
„Kamillosan/Kamillon“, mit Hinweisen; Urteil des BVGer B-1136/2009 vom
9. Juli 2010, E. 3.3 „Pernaton/Pernadol“, mit Hinweisen; MARBACH, a.a.O.,
Rz 979). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich
kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon be-
scheidene Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu
schaffen (BGE 122 III 382, E. 2.a „Kamillosan/Kamillon“). Schwach sind
insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Ge-
meingut anlehnen (BGE 122 III 382, E. 2.a „Kamillosan/Kamillon“; Urteil
des BVGer B-5119/2014 vom 17. März 2016, E. 2.7 „Visudyne/Vivadin“;
B-1136/2009 vom 9. Juli 2010, E. 7.2 „Pernaton/Pernadol“; B-2235/2008
vom 2. März 2010, E. 5.2 „Dermoxane/Dermasan“). Dazu gehören Sach-
bezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung,
den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienst-
leistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkar-
beit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen
Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359, E. 2.5.5 "akustische Marke";
Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012, E. 4.1 "Noble-
wood"; B-5119/2014, E. 2.7 „Visudyne/Vivadin“).
Die massgeblichen Verkehrskreise sind ausgehend vom Warenverzeichnis
der älteren Marke zu bestimmen, sofern der sachliche Schutzbereich nicht
zufolge Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt ist (Urteil des BVGer
B-5119/2014 vom 17. März 2016, E. 4 „Visudyne/Vivadin“, mit Hinweisen;
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RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen
Markenrecht, Bern 2015, S. 145; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 36). Eine erhöhte
Aufmerksamkeit und eine reduzierte Verwechslungsgefahr werden in der
Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet, wäh-
rend bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Auf-
merksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 347, E. 4.1
„Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]“; 122 III 382, E. 3.a „Kamil-
losan/Kamillon“; Urteil des BVGer B-1398/2011 vom 25. September 2012,
E. 5.4 „Etavis/Estavis 1993“; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 14; JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 N. 52; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 21). Bei Arzneimitteln ist zu differenzie-
ren, ob es sich um rezeptpflichtige oder unter ärztlicher Kontrolle einge-
nommene Medikamente handelt oder um frei erhältliche (BGE 122 III 382,
E. 3.b „Kamillosan/Kamillon“; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 21).
4.
Zunächst sind vorliegend die massgeblichen Verkehrskreise zu bestim-
men. Die im Widerspruch stehenden Marken sind für pharmazeutische
Präparate der Warenklasse 5 eingetragen. Aufgrund der erhobenen Nicht-
gebrauchseinrede ist die sachliche Schutzwirkung allerdings auf den
rechtserhaltend glaubhaft gemachten Gebrauch beschränkt (E. 3.3). Die-
ser erschöpft sich vorliegend im Vertrieb pharmazeutischer Präparate zur
Behandlung der Cushing-Krankheit (E. 2; angefochtene Verfügung, S. 6,
Rz 21; vgl. Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013, E. 2.3 „Ga-
dovist/Gadogita“). Folglich bestehen die massgebenden Verkehrskreise
primär aus medizinisch fachkundigen Abnehmern mit entsprechend erhöh-
ter Aufmerksamkeit (E.3.3).
5.
Sodann ist die Gleichartigkeit der Waren zu prüfen. Die Marken sind für
„pharmazeutische Präparate“ in der Warenklasse 5 registriert. Die Vor-
instanz hat den rechtserhaltenden Gebrauch im Umfang des Vertriebs ei-
nes rezeptpflichtigen Medikaments gegen das sogenannte Cushing-Syn-
drom als glaubhaft beurteilt (E. 2; angefochtene Verfügung, S. 6, Rz 20).
Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gelten
pharmazeutische Präparate – ungeachtet ihres Indikationsbereichs, ihrer
Darreichungsform oder einer allfälligen Rezeptpflicht – grundsätzlich als
gleichartig, da bezüglich Vertriebskanälen, Herstellungsstätten, Know-how
und medizinischem Verwendungszweck Übereinstimmung besteht (Urteile
B-5119/2014 vom 17. März 2016, E. 5.2 „Visudyne/Vivadin“, mit Hinwei-
sen; B-6770/2007 vom 9. Juni 2008, E. 5 "Nasacort/Vasocor"; B-953/2013
vom 15. Oktober 2013, E. 4 "Cizello/Scielo"). Die Vorinstanz ist daher in
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casu zu Recht von der Gleichartigkeit der Waren ausgegangen (angefoch-
tene Verfügung, S. 6).
6.
Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesagten anhand des Wortklangs,
des Schriftbilds und des Sinngehalts zu beurteilen (E. 3.2).
6.1 Bei den Vergleichszeichen handelt es sich um reine Wortmarken. Die
Widerspruchsmarke SIGNIFOR und die angefochtene Marke SIGNASOL
bestehen aus jeweils drei Wortsilben mit insgesamt acht Buchstaben, wo-
bei jeweils die Anfangssilben (SIG) identisch sind, die Mittelsilben (NI bzw.
NA) mit demselben Konsonanten beginnen und die Schlusssilben (FOR
bzw. SOL) den gleichen Mittelvokal aufweisen. Die Vokalfolgen lauten:
I - I - O bzw. I - A -O. In Bezug auf Wortklang und Schriftbild ist daher von
einer erheblichen Nähe der Vergleichszeichen auszugehen.
6.2 Weder SIGNIFOR noch SIGNASOL kommt als Einheit unmittelbar ein
Sinngehalt zu. Weist ein Zeichen als Einheit keinen direkt erkennbaren
Sinngehalt auf, wird der Abnehmer versuchen, sich aus den Bestandteilen
des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fan-
tasiezeichen ausgeht (Urteil des BVGer B-626/2015 vom 9. Juni 2016,
E. 5.3.5 „Kalisan/Kalisil“, mit Hinweisen). Bei den Vergleichszeichen han-
delt es sich vorliegend um Komposita aus den Bedeutungselementen
SIGNI bzw. SIGNA am Wortanfang sowie einem weiteren Bedeutungsele-
ment am Wortende, wobei im einleitenden Bestandteil das im Deutschen
geläufige „Signum“ anklingt, das beispielsweise auch dem Wort „Signal“
zugrunde liegt und sich vom lateinischen Wort für „Zeichen“ herleitet; eine
Entsprechung findet sich im französischen „signe“ sowie im italienischen
„segno“. Die Widerspruchsmarke endet auf FOR, was an das französische
„fort“ und das italienische „forte“ (lat. fors) denken lässt und entgegen der
Auffassung der Beschwerdeführerin (Beschwerde, S. 7) über geläufige
Lehnwörter auch im deutschen Sprachraum ohne Weiteres mit „Kraft“ und
„Stärke“ in Verbindung gebracht wird (vgl. z.B. im baugeschichtlichen Kon-
text „Fort“ und „Fortifikation“, in der Musik das italienische „forte“ sowie in
militärischen Bezeichnungen das englische „force“).
Die angefochtene Marke endet auf SOL. Nach Auffassung der Vorinstanz
weckt die Endung Assoziationen zu einem Lösungsmittel (angefochtene
Verfügung, S. 7), was von der Beschwerdeführerin bestritten wird (Be-
schwerde, S. 7). Für die vorinstanzliche Beurteilung in diesem Punkt liesse
sich nebst dem relevanten medizinischen Kontext sowie dem chemischen
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Seite 9
Begriff „Sol“, der fachsprachlich eine „kolloide Lösung“ bezeichnet (Duden,
Die deutsche Rechtschreibung, 26. Aufl. 2013), auch das im deutschen
Sprachraum geläufige „Sole“ für „Salzlösung“ (vgl. „Solebad“) sowie das
lateinische Wort „solutio“ für „Lösung“ anführen, welches im französischen
„solution“ und im italienischen „soluzione“ erhalten ist. Zwar bezeichnet
„sol“ im Französischen auch den Boden, im Lateinischen überdies die
Sonne; dennoch ist zumindest für den deutschsprachigen Medikamenten-
markt unter Berücksichtigung der primär medizinisch fachkundigen Abneh-
mer von einem prägnanten Bedeutungsinhalt im Sinne eines Hinweises auf
eine Lösung bzw. ein Lösungsmittel auszugehen.
Insgesamt stimmen die Vergleichszeichen damit auf semantischer Ebene
im ersten Bestandteil überein, während sie im zweiten Bestandteil vonei-
nander abweichen. Angesichts der inhaltlichen Übereinstimmung des
Wortstamms sowie der Nähe von Wortklang und Schriftbild der Zeichen ist
indes nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz trotz der semantischen
Abweichung des Wortendes insgesamt von einer Ähnlichkeit der Zeichen
ausgegangen ist (angefochtene Verfügung, S. 6 f.).
7.
7.1 Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmar-
ken, die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung
wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde in
der Praxis bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer End- oder
nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterscheiden (vgl. BVGer,
B-4070/2007, E. 5.1 „Levane/Levact“, mit Hinweisen). Umgekehrt wurde
erwogen, dass gewöhnlich eine fehlende Verwechslungsgefahr indiziert
sei, wenn drei- oder mehrsilbige Wortmarken in nur einer Silbe überein-
stimmen (BGE 119 II 473, E. 2.d „Radion/Radomat“). Der vorliegende Fall
lässt sich nicht ohne weiteres unter die genannten Kriterien subsumieren,
da sowohl die Mittel- als auch die Endsilben der strittigen Zeichen teilweise
voneinander abweichen, während umgekehrt nebst der identischen An-
fangssilbe auch bezüglich der beiden weiteren Silben eine teilweise Über-
einstimmung besteht. Im Ergebnis ist die Ausgangslage in Bezug auf die
Vergleichszeichen SIGNIFOR/SIGNASOL aber vergleichbar mit dem Fall
„Dermoxane/Dermasan“, in welchem das Bundesverwaltungsgericht mit
Urteil vom 2. März 2010 die Verwechslungsgefahr verneinte (B-2235/2008,
E. 6.5).
7.2 Im Übrigen stellt die Widerspruchsmarke SIGNIFOR nach dem Gesag-
ten eine Zusammensetzung der Bedeutungseinheiten SIGNI und FOR dar,
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Seite 10
welche sowohl im Deutschen als auch im Französischen und Italienischen
ohne besonderen Aufwand an Fantasie mit „Zeichen“ und „Kraft“ in Verbin-
dung gebracht werden. Solche eng an den Sprachgebrauch angelehnte
Wortzusammensetzungen sind für Marken pharmazeutischer Präparate
der Warenklasse 5 durchaus verbreitet; dies gilt um so mehr für Komposita
mit der Endung FOR (vgl. „Algifor“, „Lithiofor“, „Mucafor“, „Pulmofor“,
„Vifor“: Beschwerdeantwort, Rz 26, Beil. 2 - 6). Die Vorinstanz ist daher zu
Recht von einer insgesamt durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke ausgegangen (angefochtene Verfügung, S. 8). Auch
im Hinblick auf den glaubhaft gemachten beschränkten Gebrauch der Wi-
derspruchsmarke ist nicht von einer starken Kennzeichnungskraft auszu-
gehen.
7.3 Zu beachten ist schliesslich, dass dem Zeichenanfang in der Gesamt-
wahrnehmung in der Regel eine erhöhte Bedeutung zukommt; die identi-
schen Anfangssilben (SIG) der Vergleichszeichen sprechen mithin für die
Nähe der beiden Marken. Umgekehrt hat indes auch das Wortende in der
Gesamtwahrnehmung besonderes Gewicht (s.o., E. 3.2). Vorliegend evo-
zieren die Schlusssilben FOR bzw. SOL divergierende Bedeutungsinhalte
(s.o., E. 6). Zwar handelt es sich bei der Endung FOR nicht um ein beson-
ders kennzeichnungskräftiges Zeichenelement, doch gilt dies in gleichem
Masse auch für die Anfangssilbe SIG. Hinzu kommen die Unterschiede in
den Mittelsilben NI bzw. NA, welche den im Streit liegenden Marken auf-
grund der jeweils unterschiedlichen Vokale ein voneinander abweichendes
Klangbild verleihen (geschlossenes I versus offenes A; Lautwiederholung
versus Lautwechsel).
Sowohl akustisch als auch semantisch ist daher von einer nicht unerheb-
lich voneinander abweichenden Gesamtwirkung der beiden Marken aus-
zugehen und eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die
erhöhte Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise (s.o., E. 4) so-
wie den eingeschränkten Schutzbereich der eher durchschnittlich kenn-
zeichnungskräftigen Widerspruchsmarke (s.o. E. 7.2) zu verneinen. Eine
mittelbare Verwechslungsgefahr wiederum ist nicht erkennbar; ein gemein-
samer Wortstamm ist praxisgemäss nur dann ein Indiz für eine mittelbare
Verwechselbarkeit, wenn das diversifizierte Angebot einer Stammmarke
erwartet wird (Urteil des BVGer B-2235/2008 vom 2. März 2010, E. 6.5
„Dermoxane/Dermasan“, mit Hinweisen), was vorliegend nicht der Fall ist
(und auch nicht behauptet wird). Die Beschwerde ist daher abzuweisen,
die vorinstanzliche Abweisung des Widerspruchs zu bestätigen.
B-478/2017
Seite 11
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen
Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwer-
deverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerde-
verfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung bzw. der
Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veran-
schlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen ist praxisgemäss ein Streit-
wert zwischen Fr. 50‘000.– und Fr. 100‘000.– anzunehmen (BGE 133 III
492, E. 3.3). Von diesem Erfahrungswert ist auch vorliegend auszugehen.
Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt
auf Fr. 4‘500.– (inkl. Auslagen) festzulegen.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene
Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
VGKE). Das Gericht setzt die Entschädigung anhand der eingereichten
Kostennote fest; fehlt eine detaillierte Abrechnung, wird aufgrund der Akten
entschieden (Art. 14 VGKE). Im vorliegenden Beschwerdeverfahren hat
die Beschwerdegegnerin ihren Aufwand mit Fr. 3‘500.– beziffert, freilich
ohne eine Honorarnote einzureichen (Beschwerdeantwort, Rz. 6). Ange-
sichts des begrenzten Umfangs und der durchschnittlichen Komplexität der
Streitsache, unter Berücksichtigung der im Streit liegenden Interessen und
der Schriftlichkeit des Verfahrens sowie in Würdigung vergleichbarer Fälle
erscheint eine Parteientschädigung im Betrag von insgesamt Fr. 3‘000.–
(inkl. Auslagen) als angemessen.
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 BGG). Es wird mit Eröffnung rechtskräftig.
B-478/2017
Seite 12
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4‘500.– werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt und mit ihrem Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.
3.
Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin für das
Beschwerdeverfahren eine Entschädigung von Fr. 3‘000.– zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Beschwerdebeilagen)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Beschwerdeantwort-
beilagen)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 14485; Einschreiben; Beilagen: Vorakten)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Matthias Amann
Versand: 18. Januar 2018