B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-4822/2013
U r t e i l v o m 1 3 . A u g u s t 2 0 1 4
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd,
Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiber Salim Rizvi.
Parteien
Blackrock Inc.,
NY 10022 New York, USA,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Bernard Volken,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch Nr. 60356/2012
SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY.
B-4822/2013
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Am 28. August 2012 meldete die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz
mit Gesuch Nr. 60356/2012 die Wortmarke "SO WHAT DO I DO WITH
MY MONEY" für die folgenden Dienstleistungen zur Eintragung an:
35 Bereitstellung von Informationen und Analysen bezüglich konjunktureller
Marktdaten; Erbringen von Unternehmens- und Marktforschungsdienst-
leistungen für private und institutionelle Anleger sowie für Finanzexper-
ten; Beratung im Bereich Unternehmensführung; Marktanalysen.
36 Dienste im Bereich lnvestment-Management; Anlageberatung; Manage-
ment der finanziellen Risiken; Effektenhandelsdienstleistungen im Be-
reich Aktien von Kapitalanlagegesellschaften; Dienste im Bereich von In-
vestitionen in Anlagefonds; Dienste im Bereich Vertrieb von Anlagefonds;
Vermögensverwaltung; Vermögensbewertung; Anlagedienstleistungen,
insbesondere Verwaltung und Handel im Bereich von Effekten, Anleihen,
Optionen, Rohstoffen, Futures und andere Sicherheiten und beim Anle-
gen von Vermögen Dritter; Anlageberatungsdienste; Analyse von Finanz-
anlagen; Eigenkapitalbeteiligen; Finanzinvestitionen im Immobilienbe-
reich; Steuerbeurteilungen und -einschätzungen; finanzielle Verwaltung
von Immobilien und Trusts im Bereich von Anlagefonds; Finanzanalyse;
Bereitstellung von Finanzberichten für Dritte und von Finanzanalysen in
diesem Zusammenhang; Bereitstellen von Finanzinformationen im Be-
reich von Anlagemöglichkeiten und Finanzanalysen; Anlagemanagement
und Vertrieb von Aktien von Anlagegesellschaften oder anderen kollekti-
ven Anlageinstrumenten, insbesondere Collateralized Debt Obligations
(CDO‘s), Collateralized Loan Obligations (CLO‘s), Anlagefonds, Hedge
Funds und variablen Versicherungsfonds; Online-Finanzdienstleistun-
gen, insbesondere Transfair- und Transaktionsdienstleistungen von An-
lagevermögen; Finanzplanung und Finanzanalyse; Finanzmanagement
und Finanzplanung; Vertrieb und Verwaltung von Exchange Traded
Funds.
B.
Mit Schreiben vom 23. Oktober 2012 übermittelte die Beschwerdeführerin
der Vorinstanz zusätzliche Prioritätsbelege.
C.
Die Vorinstanz beanstandete das Gesuch mit Schreiben vom 12. Novem-
ber 2012. Sie führte aus, die hinterlegte Sloganmarke stelle eine rhetori-
sche Frage dar, die sinngemäss mit: "Also was soll ich mit meinem Geld
tun", übersetzt werde. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Finanz-
dienstleistungen ergebe sich eine direkt beschreibende und banale Aus-
B-4822/2013
Seite 3
sage. Dem Zeichen fehle deshalb die nötige Unterscheidungskraft. Über-
dies sei das Dienstleistungsverzeichnis nicht präzise genug abgefasst.
D.
Mit Eingabe vom 14. März 2013 führte die Beschwerdeführerin aus, das
Zeichen sei entgegen der Feststellungen der Vorinstanz unterscheidungs-
kräftig. Der Slogan sei grammatikalisch falsch gebildet, was verschiedene
Online-Übersetzungen belegten, und somit ohne beschreibenden Sinn-
gehalt, insbesondere da das Dienstleistungsverzeichnis sehr breit sei und
auch andere als Finanzdienstleistungen umfasse. Er werde auch nicht als
rhetorische Frage verstanden. Das Zeichen weise die notwendige Kürze
und Prägnanz auf, um einer Zuordnung der Dienstleistungen zur Be-
schwerdeführerin zu dienen. Die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion
blieben gewährleistet. Aufgrund der Beanstandungen der Vorinstanz wer-
de das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis neu wie folgt formuliert:
35 Bereitstellung von Informationen und Analysen bezüglich konjunktureller
Marktdaten (Marktforschungsdienstleistungen); Erbringen von Marktfor-
schungsdienstleistungen; Erbringen von Unternehmensdienstleistungen,
nämlich Unternehmensverwaltung, Management, Berichterstattung, Ver-
arbeitungs- und Analysedienste; Beratung im Bereich Unternehmensfüh-
rung; Durchführung von Marktanalysen;
36 Investmentgeschäfte; Finanzverwaltungs- und Finanzberatungsdienst-
leistungen; Anlageberatung; finanzielles Risikomanagement; Effekten-
handelsdienstleistungen im Bereich Aktien von Kapitalanlagegesellschaf-
ten; Dienste im Bereich von Investitionen in Anlagefonds, nämlich Fi-
nanzforschungs- und Finanzberatungsdienstleistungen; Handel mit An-
lagefonds und Finanzforschungs- und Finanzberatungsdienstleistungen;
Vermögensverwaltung; Vermögensbewertung; Anlagedienstleistungen,
nämlich Verwaltung und Handel im Bereich von Effekten, Anleihen, Opti-
onen, Rohstoffen, Futures und andere Sicherheiten und beim Anlegen
von Vermögen Dritter; Anlageberatungsdienste; Analyse von Finanzan-
lagen; Kapitalinvestitionen; Finanzinvestitionen im Immobilienbereich;
Beratung zu steuerlichen Bewertungen und bezüglich Steuerbewertun-
gen; finanzielle Verwaltung von Immobilien und Trusts im Bereich von
Anlagefonds; Finanzanalyse; Erstellen von Finanzberichten für Dritte und
von Finanzanalysen in diesem Zusammenhang; Bereitstellen von Fi-
nanzinformationen im Bereich von Anlagemöglichkeiten und Finanzana-
lysen; Anlagemanagement und Handel mit Aktien von Anlagegesell-
schaften oder anderen kollektiven Anlageinstrumenten, nämlich struktu-
rierten Kreditprodukten und forderungsbesicherten Wertpapieren (Colla-
teralized Debt Obligations, CDO‘s), durch Unternehmenskredite gesi-
cherte, forderungsbesicherte Wertpapiere (Collateralized Loan Obligati-
ons, CLO‘s), Anlagefonds, Hedge Funds und variable Versicherungs-
fonds; Online Finanzdienstleistungen, nämlich Geldtransfer- und Finanz-
anlagetransferdienstleistungen und Transaktionsdienstleistungen von
B-4822/2013
Seite 4
Anlagevermögen; Finanzplanung und Finanzanalyse; Finanzmanage-
ment und Finanzplanung; Handel mit und Verwaltung von börsengehan-
delten Fonds (exchange-traded funds).
E.
Die Vorinstanz hiess das geänderte Waren- und Dienstleistungsverzeich-
nis mit Schreiben (Festhaltung) vom 13. Juni 2013 gut. Zum Gemeingut-
charakter des Zeichens bekräftigte sie, das Zeichen sei grammatikalisch
korrekt gebildet und die Frageform "What do I do…?" im Englischen weit
verbreitet. Übersetzungsmaschinen seien zum Nachweis ungeeignet,
dass der Slogan grammatikalisch falsch laute. Die Verkehrskreise such-
ten stets nach einem ihnen bekannten Bedeutungsgehalt. Nachdem das
Zeichen für verschiedene Finanzdienstleistungen beansprucht werde, er-
schliesse sich die Übersetzung: "Also was soll ich mit meinem Geld tun",
ohne Weiteres. Damit stelle das Zeichen für die beanspruchten Dienst-
leistungen Gemeingut dar.
F.
Die Beschwerdeführerin verlangte mit Schreiben vom 19. Juli 2013 den
Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.
G.
Mit Verfügung vom 30. Juli 2013 wies die Vorinstanz das Eintragungsge-
such mit Hinweis auf die vorgängige Korrespondenz zurück.
H.
Am 28. August 2013 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans
Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:
1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
(IGE) vom 30. Juli 2013 sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen,
die Marke "SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY" (CH-Markeneintra-
gungsgesuch Nr. 60356/2012) ohne Einschränkung im Markenschutzre-
gister einzutragen.
Eventualiter:
2. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
(IGE) vom 30. Juli 2013 sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen,
die Marke "SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY" (CH-Markeneintra-
gungsgesuch Nr. 60356/2012) mit folgendem modifiziertem Dienstleis-
tungsverzeichnis:
Klasse 35: Bereitstellung von Informationen und Analysen bezüglich kon-
junktureller Marktdaten (Marktforschungsdienstleistungen); Erbringen
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Seite 5
von Marktforschungsdienstleistungen; Erbringen von Unternehmens-
dienstleistungen, nämlich Unternehmensverwaltung, Management, Be-
richterstattung, Verarbeitungs- und Analysedienste; Beratung im Bereich
Unternehmensführung; Durchführung von Marktanalysen;
Klasse 36: Investmentgeschäfte; Finanzverwaltungs- und Finanzbera-
tungsdienstleistungen; Anlageberatung; finanzielles Risikomanagement;
Effektenhandelsdienstleistungen im Bereich Aktien von Kapitalanlagege-
sellschaften; Dienste im Bereich von Investitionen in Anlagefonds, näm-
lich Finanzforschungs- und Finanzberatungsdienstleistungen; Handel mit
Anlagefonds und Finanzforschungs- und Finanzberatungsdienstleistun-
gen; Vermögensverwaltung; Vermögensbewertung; Anlagedienstleistun-
gen, nämlich Verwaltung und Handel im Bereich von Effekten, Anleihen,
Optionen, Rohstoffen, Futures und andere Sicherheiten und beim Anle-
gen von Vermögen Dritter; Anlageberatungsdienste; Analyse von Finanz-
anlagen; Kapitalinvestitionen; Finanzinvestitionen im Immobilienbereich;
Beratung zu steuerlichen Bewertungen und bezüglich Steuerbewertun-
gen; finanzielle Verwaltung von Immobilien und Trusts im Bereich von
Anlagefonds; Finanzanalyse; Erstellen von Finanzberichten für Dritte und
von Finanzanalysen in diesem Zusammenhang; Bereitstellen von Fi-
nanzinformationen im Bereich von Anlagemöglichkeiten und Finanzana-
lysen; Anlagemanagement und Handel mit Aktien von Anlagegesell-
schaften oder anderen kollektiven Anlageinstrumenten, nämlich struktu-
rierten Kreditprodukten und forderungsbesicherten Wertpapieren (Colla-
teralized Debt Obligations, CDO‘s), durch Unternehmenskredite gesi-
cherte, forderungsbesicherte Wertpapiere (Collateralized Loan Obligati-
ons, CLO‘s), Anlagefonds, Hedge Funds und variable Versicherungs-
fonds; Online-Finanzdienstleistungen, nämlich Geldtransfer- und Finanz-
anlagetransferdienstleistungen und Transaktionsdienstleistungen von
Anlagevermögen; Finanzplanung und Finanzanalyse; Finanzmanage-
ment und Finanzplanung; Handel mit und Verwaltung von börsengehan-
delten Fonds (exchange-traded funds).
ohne Einschränkung im Markenschutzregister einzutragen.
Subeventualiter:
3. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
(IGE) vom 30. Juli 2013 sei aufzuheben und die Streitsache sei im Sinne
der Erwägungen an die Vorinstanz zur erneuten Beurteilung zurückzu-
weisen.
- unter Kosten- und Entschädigungsfolge -
Zur Begründung führte sie aus, die Verkehrskreise setzten sich sowohl
aus Fachleuten als auch aus Durchschnittskonsumenten zusammen.
Auch die Vorinstanz benutze oft Übersetzungsmaschinen, weshalb diese
zum Nachweis eines grammatikalisch falschen Satzes geeignet seien.
B-4822/2013
Seite 6
Die Originalität des Zeichens werde auch durch eine deutsch-englische
Rückübersetzung der angeblichen Bedeutung illustriert. Mangels Inter-
punktion stelle es keine rhetorische Frage dar. Das Zeichen beschreibe
keine Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen und
sei weder werbemässig anpreisend noch eine übliche Redewendung. Es
sei auch weder zu komplex noch zu lang, um als Marke wahrgenommen
zu werden. Allenfalls sei es als Grenzfall einzutragen. Zudem beständen
sechs vergleichbare Voreintragungen aus den Jahren 2007 bis 2012. Es
sei das ursprünglich eingegebene Dienstleistungsverzeichnis einzutragen
und die Änderungen daran nur im Eventualstandpunkt vorzunehmen. Su-
beventualiter sei das Verfahren zu einer reduzierten Bereinigung des
Dienstleistungsverzeichnisses an die Vorinstanz zurückzuweisen.
I.
Mit Vernehmlassung vom 9. Oktober 2013 beantragte die Vorinstanz die
Abweisung der Beschwerde. Die benannten Dienstleistungen der Klasse
35 seien Grundlage für die Finanzdienstleistungen in Klasse 36. In Ver-
bindung mit beiden sei das Zeichen eine banale und werbemässige Auf-
forderung, wobei es keine Rolle spiele, ob es als rhetorische Frage er-
scheine. Die angeführten Voreintragungen seien nicht vergleichbar. Auf
den Eventualantrag sei nicht einzutreten, weil das geänderte Dienstleis-
tungsverzeichnis bereits genehmigt worden sei. Eine Rückweisung erüb-
rige sich, denn der Sachverhalt sei bereits rechtsgenüglich ermittelt wor-
den.
J.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
K.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Er-
wägungen einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zustän-
dig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die definitive Schutzverweigerung ist
B-4822/2013
Seite 7
eine Verfügung nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968
über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Die Beschwerde-
führerin ist als deren Adressatin beschwert und hat an ihrer Aufhebung
oder Änderung ein schutzwürdiges Interesse. Sie ist daher zur Be-
schwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wur-
de fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachur-
teilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
1.2 Als Eventualbegehren beantragt die Beschwerdeführerin, ihre Marke
mit dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu genehmigen, das sie
schon mit Eingabe vom 14. März 2013 gegenüber der Vorinstanz bean-
tragt hat. Sie übersieht, dass die Vorinstanz diese Änderung im Einlei-
tungssatz ihrer Festhaltung vom 13. Juni 2013 gutgeheissen und in der
angefochtenen Verfügung auf jene Festhaltung Bezug genommen hat.
Die geänderte Formulierung ist darum Teil der strittigen Verfügung und
bereits mit dem Hauptbegehren zu prüfen. Die Beschwerdeführerin hätte
die von ihr bereinigte Waren- und Dienstleistungsliste im vorinstanzlichen
Verfahren wieder zurückziehen und eine neue, beschwerdefähige Verfü-
gung verlangen müssen um mit ihrer Beschwerde am ursprünglichen
Wortlaut festzuhalten. Auf Grundlage der Verfügung vom 30. Juli 2013
lässt sich der Streitgegenstand, selbst wenn das Eventualbegehren den
ursprünglichen Wortlaut verlangte, nicht mehr ausweiten (ANDRÉ MOSER/
MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2. Aufl., Basel 2013, Rz. 2.8 f., 2.213; RENÉ RHINOW/
HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA TURNHERR/DENISE BRÜHL-
MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl., Basel 2010, Rz. 988). Das
Eventualbegehren wird darum schon mit dem Hauptbegehren geprüft.
2.
Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen
eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterschei-
den (Art. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Her-
kunftsangaben [MSchG, SR 232.11]). Durch den Rechtsschutz der Mar-
ken sollen die Verbraucher in die Lage versetzt werden, ein einmal ge-
schätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 122
III 383 E. 1 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon", BGE 119 II 475 E. 2c "Radi-
on/ Radomat").
2.1 Slogans sind Werbeaussagen, die durch häufig wiederholte Verwen-
dung die Wiedererkennung eines Produkts, einer Marke oder eines Un-
B-4822/2013
Seite 8
ternehmens ermöglichen, stärken und dabei imagebildend wirken (NINA
JANICH, Werbesprache, 6. Aufl. Tübingen 2013, S. 59). Im Unterschied
zum "claim" (Sinn-/Merkspruch) fassen Slogans nicht nur den Inhalt einer
bestimmten Werbeanzeige zusammen, sondern dienen als langfristige
Imageträger mit Identifikationsfunktion (Wiedererkennungsfunktion) in der
Form eines geflügelten Worts (JANICH, a.a.O., S. 60). Auch Slogans sind
darum als Unterscheidungszeichen geeignet und können grundsätzlich
als Marken eingetragen werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-1561/2011 vom 28. März 2012 E. 5 "Together we'll go far", B-8557/
2010 vom 19. März 2012 E. 7.1 "We care about eyecare", B-8240/2010
vom 27. Februar 2012 E. 6.1 "Aus der Region. Für die Region."; vgl. fir-
menrechtliches Urteil des Bundesgerichts vom 12. März 1991, veröffent-
licht in: Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI]
1992/1, S. 47 f. "Speak for yourself"; Urteil des EuGH vom 21. Januar
2010 in der Rechtssache C-398/08 P Rz. 47 "Vorsprung durch Technik";
OLIVER LÖFFEL, Markenschutz für Slogans: Nicht immer, aber immer öf-
ter?, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Praxis im Immaterial-
güter- und Wettbewerbsrecht [GRUR Prax], 2011, S. 116).
2.2 Gemeingut sind Zeichen, die entweder für den Wirtschaftsverkehr
freizuhalten sind oder welchen die für die Individualisierung der Ware
oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, so dass sie
nicht als Marken registriert werden können (Art. 2 Bst. a MSchG; Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-3528/ 2012 vom 17. Dezember 2013
E. 2.1 "Venus"; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für
geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003, sic! 2003, S. 495 E. 2
"Royal Comfort"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar
zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäi-
schen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N 34 ff.;
EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immate-
rialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel
2009, [zit. SIWR III/1], Rz. 116 ff.). Auch englische Zeichen können Ge-
meingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise
verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 "Masterpiece"; BGE 108 II
488 f. E. 3 "Vantage"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3541/2011
vom 17. Februar 2012 E. 3 "Luminous").
2.3 Slogans sind unterscheidungskräftig, wenn sich ihre Sinnaussage im
Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie bean-
sprucht werden, weder in allgemeinen oder gar banalen Redewendungen
erschöpft, die jedermann so äussern würde, noch in einem anpreisenden
B-4822/2013
Seite 9
Qualitätshinweis, der ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden wird,
insbesondere wenn sie nur den Unternehmenszweck oder die Art der an-
gebotenen Waren und Dienstleistungen beschreiben (Urteile des Bundes-
gerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2 "We make ideas work",
4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 2.2 "C'est bon la vie", 4A.6/1998 vom
10. September 1998 E. 3 "Swissline"; Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-1561/2011 vom 28. März 2012 E. 4.3 "Together we'll go far", B-
8557/2010 vom 19. März 2012 E. 4.2 und 7.3 "We care about eyecare",
B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 3.3 "Aus der Region. Für die Re-
gion."; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007,
S. 62; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 412 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2, Rz. 82). Auch
an Slogans kann sodann ein Freihaltebedürfnis bestehen, wenn sie un-
entbehrlich sind und für den geschäftlichen Verkehr freigehalten werden
müssen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1561/2011 vom
28. März 2012 E. 4.3 "Together we'll go far", B-8557/2010 vom 19. März
2012 E. 4.3 "We care about eyecare", B-8240/2010 vom 27. Februar
2012 E. 3.3 "Aus der Region. Für die Region.", mit Hinweis auf das Urteil
des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.3 "We make
ideas work", und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B−7442/2008
vom 18. Mai 2007 E. 2.3 "Feel'n Learn/See'n Learn"; vgl. auch MARBACH,
SIWR III/1, Rz. 259). Wirkt ein Slogan hingegen unbestimmt, da sich sei-
ne Aussage weder in einer Beschreibung der Waren und Dienstleistungen
noch in deren Anpreisung erschöpft, ist er unterscheidungskräftig (Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-684/2009 vom 24. Juni 2009 "Outper-
form.Outlast." E. 5; B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 6.4 "AJC presented
by Arizona girls").
3.
3.1 Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Für die
Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne dabei die Auffassung spe-
zialisierter Verkehrskreise oder Zwischenhändlerinnen und -händler aus
den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung der Endabnehmer und
-abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden
(vgl. EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007,
S. 3; WILLI, a.a.O., Art. 2, N 41; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B‑3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 Luminous). Im Einzelfall ist
somit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Pro-
dukt richtet (Urteil des Bundesgerichts 4A_6/2013 vom 16. April 2013
E. 3.2.3 f. Wilson).
B-4822/2013
Seite 10
3.2 Die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen umfassen Marktana-
lysedienste für Anleger sowie gewisse Unternehmensverwaltungsdienst-
leistungen in Klasse 35 und verschiedene Anlage- und Kapitalverwal-
tungsdienstleistungen in Klasse 36. Einige Dienstleistungen werden be-
sonders von spezialisierten Kreisen, nämlich Unternehmen und Fachleu-
ten der Finanzbranche, Verwaltungsdienstleistungen von Fachleuten aus
Grossunternehmen, nachgefragt. In diesen Verkehrskreisen hat sich Eng-
lisch als Verkehrssprache etabliert, so dass im Vergleich zur Durch-
schnittsbevölkerung erhöhte Englischkenntnisse vorausgesetzt werden
können. Die übrigen beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 36 wer-
den auch von privaten hiesigen Anlegern nachgefragt, welchen zumindest
der englische Grundwortschatz geläufig ist (Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-1561/2011 vom 28. März 2012 E. 6 Together we'll go far,
B-3394/ 2007 vom 29. September 2008 E. 4.1 S).
4.
4.1 Beschwerdeführerin und Vorinstanz gehen übereinstimmend davon
aus, auf deutsch sei "so what do I do with my money" etwa mit: "Also,
was mache ich mit meinem Geld [?]" zu übersetzen. Strittig ist zwischen
ihnen aber, ob die Marke mit diesem Sinngehalt für die angemeldeten
Dienstleistungen unterscheidungskräftig sei. Die Beschwerdeführerin
macht hierzu insbesondere geltend, die Satzkonstruktion sei auf englisch
ungebräuchlich und falsch. Dieses Argument ist vorab zu prüfen.
4.2 Die Beschwerdeführerin begründet ihre Schlussfolgerung, die Marke
widerspreche den Regeln englischer Grammatik, nicht mit anglizistischer
Fachliteratur, sondern mit Versuchen einer Rückübersetzung durch Über-
setzungsmaschinen und der Tatsache des fehlenden Fragezeichens trotz
eindeutiger Frageform. Ihre Ausführungen gehen insofern an der Sache
vorbei, als es für die Beurteilung nur im Kontext der Geläufigkeit am
Markt und des Verständnisses der Marke durch die Verkehrskreise auf
grammatikalische Originalität oder Unregelmässigkeiten ankommt (vgl.
E. 2.3). Regelkonformität dient nur als Anhaltspunkt für die Entbehrlichkeit
und adäquate Interpretation des Zeichens. Darüber hinaus ist eine hypo-
thetische Auswahl an Möglichkeiten, wie die Sinnaussage der Marke
sonst formuliert werden könnte, nicht relevant.
4.3 Die strittige Marke wird sowohl von gut englischsprechenden Fach-
kreisen wie auch von durchschnittlich fremdsprachlichen Konsumenten-
kreisen (vgl. E. 3) ohne Zuhilfenahme der Fantasie als gesprochenes All-
B-4822/2013
Seite 11
tagsenglisch verstanden, das dem angesprochenen Kunden als offene
Frage in den Mund gelegt wird. Weder soll er damit ein konkretes Ziel
ausdrücken, noch eine bevorstehende Investition ankündigen oder wird
der Slogan als rhetorische Frage mit bereits bekannter Antwort (JANICH,
a.a.O., S. 197) verstanden. Absichtslos offen und spielerisch orientiert er
vielmehr allgemein über das Geschäftsfeld "Geldangelegenheiten" der
Beschwerdeführerin. Es handelt sich um einen ungewöhnlichen, da nicht
direkt anpreisenden Slogan, weil die Frageform kein Garantieversprechen
ausdrückt, wie es bei Slogans sonst oft der Fall ist (im Gegensatz zu Wer-
betexten wird das Fragezeichen in Slogans selten verwendet; vgl. JANICH,
a.a.O., S. 245). Vielmehr wirkt die aus acht Wörtern gebildete Marke
durch die Kombination des Füllworts "so,…" mit der etwas gespreizten
Frageform "do I do" und dem allgemeinen Verb "to do with" (anstelle ei-
nes spezifischeren und kürzeren Ausdrucks für den Umgang mit Geld,
wie "to use", "to spend", "to invest" etc.) und ihrer vagen Sinnaussage
wenig spezifisch und etwas pathetisch.
4.4 Schliesslich ist in einer wertenden Abwägung zu entscheiden, ob sich
die Marke mit ihrer zentralen Sinnaussage "Geldangelegenheiten", der
sie wenig hinzufügt, in einer banalen Redewendung erschöpft oder durch
einen fantasiehaften Gehalt über eine solche hinausgeht. Auch wenn der
Slogan die gekennzeichneten Dienstleistungen weder näher beschreibt
noch anpreist, sondern durch die "ich"-Form des Adressaten spielerisch
wirkt, lässt er ohne Weiteres ein begriffsnahes Angebot von Investment-
geschäften; Finanzverwaltungs- und Finanzberatungsdienstleistungen;
Anlageberatung; finanziellem Risikomanagement; Effektenhandelsdienst-
leistungen im Bereich Aktien von Kapitalanlagegesellschaften; Diensten
im Bereich von Investitionen in Anlagefonds, nämlich Finanzforschungs-
und Finanzberatungsdienstleistungen; Handel mit Anlagefonds und Fi-
nanzforschungs- und Finanzberatungsdienstleistungen; Vermögensver-
waltung; Vermögensbewertung; Anlagedienstleistungen, nämlich Verwal-
tung und Handel im Bereich von Effekten, Anleihen, Optionen, Rohstof-
fen, Futures und anderen Sicherheiten und beim Anlegen von Vermögen
Dritter; Anlageberatungsdiensten; Analyse von Finanzanlagen; Kapitalin-
vestitionen; Finanzinvestitionen im Immobilienbereich; Beratung zu steu-
erlichen Bewertungen und bezüglich Steuerbewertungen; zur finanziellen
Verwaltung von Immobilien und Trusts im Bereich von Anlagefonds; Fi-
nanzanalyse; Erstellen von Finanzberichten für Dritte und von Finanzana-
lysen in diesem Zusammenhang; Bereitstellen von Finanzinformationen
im Bereich von Anlagemöglichkeiten und Finanzanalysen; Anlagemana-
gement und Handel mit Aktien von Anlagegesellschaften oder anderen
B-4822/2013
Seite 12
kollektiven Anlageinstrumenten, nämlich strukturierten Kreditprodukten
und forderungsbesicherten Wertpapieren (Collateralized Debt Obligati-
ons, CDO‘s), durch Unternehmenskredite gesicherten, forderungsbesi-
cherten Wertpapieren (Collateralized Loan Obligations, CLO‘s), Anlage-
fonds, Hedge Funds und variablen Versicherungsfonds; Online Finanz-
dienstleistungen, nämlich Geldtransfer- und Finanzanlagetransferdienst-
leistungen und Transaktionsdienstleistungen von Anlagevermögen; Fi-
nanzplanung und Finanzanalyse; Finanzmanagement und Finanzpla-
nung; Handel mit und Verwaltung von börsengehandelten Fonds (ex-
change-traded funds) erwarten, für welche die Marke deshalb nicht unter-
scheidungskräftig wirken kann (zur "Unbestimmtheit" des Sinngehalts ei-
ner Marke vgl. E. 2.3 hiervor). Ebenso naheliegend ist der Slogan für die
an Geldanlage angrenzenden Dienstleistungen Bereitstellung von Infor-
mationen und Analysen bezüglich konjunktureller Marktdaten (Marktfor-
schungsdienstleistungen); Erbringen von Marktforschungsdienstleistun-
gen; Durchführung von Marktanalysen in Klasse 35.
Anderes gilt für die Dienstleistungen Erbringen von Unternehmensdienst-
leistungen, nämlich Unternehmensverwaltung, Management, Berichter-
stattung, Verarbeitungs- und Analysedienste; Beratung im Bereich Unter-
nehmensführung in Klasse 35, die mit Dienstleistungen der Geldanlage in
keinen direkten Sinnzusammenhang gebracht werden. Hier reicht es für
die Annahme einer beschreibenden Wirkung nicht aus, dass solche
Dienstleistungen gegen Entgelt erbracht werden. Ein beschreibender Be-
zug fehlt vielmehr dem qualifizierten Umgang mit Geld, welchen der Slo-
gan nahelegt, wenn damit Unternehmensverwaltungsdienstleistungen
gekennzeichnet werden.
4.5 Aus dem Vergleich der Marke mit den von der Beschwerdeführerin
angeführten Voreintragungen lässt sich nichts anderes ableiten. Im Ver-
hältnis zu den Wortmarken CH 560'936 "Follow the money" und CH
628'883 "The cybernetic money pump" erschöpft sich der Slogan "so
what do I do with my money" im Zusammenhang mit einer Geldanlage in
einem nahen Hinweis. Die blosse Erwähnung von "money" beschreibt
Geldanlagen zwar nicht zwingend, wie die in den Klassen 35 und 36 ein-
getragenen Wortmarken CH 615'191 "Money talks, wealth whispers",
CH 646'615 "Mobile money transfer" und die Wortmarke CH 640'204 "Mo-
re sport for your money" illustrieren, diese Marken individualisieren die
erbrachten Leistungen aber deutlicher als die hier strittige Marke. Wie die
Wortmarke CH 638'199 "Time money balance" ist auch der vorliegende
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Slogan nicht als beschreibend für Geschäftsführung und Unternehmens-
verwaltung anzusehen.
5.
Die Beschwerde ist somit teilweise gutzuheissen und die Vorinstanz an-
zuweisen, die Markenanmeldung Nr. 60356/2012 für Erbringen von Un-
ternehmensdienstleistungen, nämlich Unternehmensverwaltung, Mana-
gement, Berichterstattung, Verarbeitungs- und Analysedienste; Beratung
im Bereich Unternehmensführung im Schweizerischen Markenregister
einzutragen. Soweit weitergehend ist sie abzuweisen.
6.
6.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten im Umfang von
insgesamt Fr. 2'500.– anteilsmässig, im Verhältnis ihres Unterliegens, der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), und dem geleis-
teten Kostenvorschuss zu entnehmen. Dessen Restbetrag ist der Be-
schwerdeführerin zurückzuerstatten. Die Beschwerdeführerin obsiegt vor-
liegend ungefähr zu einem Zehntel. Ihr sind daher Kosten im Umfang von
Fr. 2'250.– aufzuerlegen und ein Betrag von Fr. 250.– zurückzuerstatten.
6.2 Überdies ist der Beschwerdeführerin eine anteilsmässig reduzierte
Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt eine unterliegende Gegenpar-
tei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen
Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64
Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über
Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigen-
tum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt
mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Voll-
zug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenre-
gisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat
die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter
Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen, weshalb ihr auch die
Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind. Das Gericht
setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich be-
stellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird
keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf
Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
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6.3 Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote ins Recht gelegt, wes-
halb die Parteientschädigung auf Fr. 420.– exkl. Mehrwertsteuer festzule-
gen ist.
6.4 Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im In-
land gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesge-
setzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuerge-
setz, MWSTG, SR 641.20]). Da die Beschwerdeführerin ihren Sitz im
Ausland hat, ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleis-
tung nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 8.5
Gallo/Gallay [fig.], B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 10.2 Zurcal/Zorca-
la).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, die Verfügung vom 30. Juli
2013 aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen, die Marke Nr. 60356/
2012 SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY für Erbringen von Unter-
nehmensdienstleistungen, nämlich Unternehmensverwaltung, Manage-
ment, Berichterstattung, Verarbeitungs- und Analysedienste; Beratung im
Bereich Unternehmensführung in Klasse 35 ins schweizerische Marken-
register einzutragen.
2.
Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.
3.
Die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens werden im Umfang
von Fr. 2'250.– der Beschwerdeführerin auferlegt und dem geleisteten
Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– entnommen. Der Restbetrag von
Fr. 250.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft die-
ses Urteils zurückerstattet.
4.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine reduzierte Par-
teientschädigung von Fr. 420.– (exkl. MWSt) zugesprochen.
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5.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs-
formular)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 60356/2012; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-
de)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Salim Rizvi
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Be-
gründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 15. August 2014