Abtei lung II
B-4854/2010
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 9 . N o v e m b e r 2 0 1 0
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Bernard Maitre, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
X._______,
vertreten durch
Fürsprecher Philippe Probst und/oder Rechtsanwalt
Stefan Hubacher, Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Internationale Registrierung Nr. 893953 - Silacryl.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-4854/2010
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung
Nr. 893'953 "Silacryl" mit Ursprungsland Deutschland. Sie beansprucht
in der Schweiz Schutz für "Peintures au silicate, peintures à base de
siloxane, peintures silicatées en dispersion" in Klasse 2.
Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 25. Mai
2009 eine vorläufige vollständige Schutzverweigerung ("refus provi-
soire total"). Sie machte geltend, das Zeichen bedeute "siliciumacryl"
und weise somit auf die Qualität, den Inhalt und die Zweckbestimmung
der beanspruchten Waren hin. Es sei zudem freihaltebedürftig und
gehöre folglich zum Gemeingut.
Mit Schreiben vom 20. Oktober 2009 ersuchte die Beschwerdeführerin
die Vorinstanz, die Registrierung "Silacryl" zum Markenschutz in der
Schweiz zuzulassen. Sie machte geltend, das fragliche Zeichen sei
neuartig und weise keinen eindeutigen Sinngehalt auf. Auf Grund der
Mehrdeutigkeit der Buchstabenfolge "sil" lasse sich keine für den
Durchschnittskonsumenten erkennbare Aussage über die be-
anspruchten Waren entnehmen. Da das Zeichen die beanspruchten
Waren nicht direkt beschreibe, sei es im Wirtschaftsverkehr auch nicht
unentbehrlich.
Am 19. Januar 2010 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit,
sie halte an der Zurückweisung der internationalen Registrierung
"Silacryl" fest. Sie erklärte, das Zeichen bestehe aus den Begriffen
"Sil" und "Acryl". Der Begriff "Sila" respektive "Sil" (vor einem Vokal)
sei ein Präfix für den Ersatz eines Kohlenstoff-Atoms durch ein
Silicium-Atom in nach dem Hantzsch-Widmann-System gebildeten
Namen und Austauschnamen. "Sila" respektive "Sil" könne in Namen
von Verbindungen mit alternierenden Heteroatomketten oder -ringen
auch für die Einheit -SiH2- stehen. "Acryl" sei eine Sammel-
bezeichnung von chemischen Substanzen, die sich durch die Acryl-
gruppe auszeichneten, bzw. Polymeren dieser Stoffe. Der Begriff
"Silacryl" werde von den Abnehmern, vor allem spezialisierte Fach-
kreise, ohne Gedankenaufwand im Sinne von "Siliciumacryl"
respektive "spezielle Acrylzusammensetzung mit Silicium" verstanden.
Die beanspruchten Waren könnten unter anderem dazu dienen,
Fassaden und Innenräume zu streichen. Solche Acrylfarben würden
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auf Grund ihrer physikalischen Eigenschaften (wasserabweisend,
schnell trocknend) häufig verwendet und gerne sogar für den privaten
Gebrauch angeboten. Die massgebenden Verkehrskreise verstünden
daher ohne Gedankenaufwand, dass es sich um Farben handle,
welche aus Siliciumacryl bestünden. Das Zeichen werde von den
massgebenden Abnehmern ohne weiteres als Hinweis auf die Eigen-
schaft, die Qualität und die Art der beanspruchten Waren, und somit
als direkt beschreibend erachtet.
Die Beschwerdeführerin ersuchte die Vorinstanz mit Schreiben vom
17. März 2010 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.
Mit Verfügung vom 7. Juni 2010 verweigerte die Vorinstanz der inter-
nationalen Registrierung Nr. 893'953 "Silacryl" den Schutz in der
Schweiz für alle beanspruchten Waren.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 1. Juli 2010
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die an-
gefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzu-
weisen, die Marke in der Schweiz vollumfänglich einzutragen. Zur Be-
gründung brachte sie im Wesentlichen vor, das fragliche Zeichen stelle
eine Wortneuschöpfung dar. Diese werde im derzeitigen Sprachge-
brauch nicht verwendet, und es sei auch nicht ersichtlich, dass sie in
Zukunft verwendet werden müsste und demnach für den Verkehr
freihaltebedürftig sei. Auf Grund der Massgeblichkeit des Gesamtein-
drucks lasse sich das Zeichen "Silacryl" auch nicht ohne Weiteres in
die Wortbestandteile "Sil" und "Acryl" zerlegen, weswegen es vom
Publikum als schützbares Phantasiezeichen verstanden werde. Selbst
wenn das fragliche Zeichen von den Abnehmern in die Bestandteile
"Sil" und "Acryl" zerlegt würde, sei ihm kein konkreter Sinngehalt zu
entnehmen. Denn während "Acryl" eine für den Durchschnitts-
adressaten erkennbare Bedeutung habe, weise die Buchstabenfolge
"Sil" weder als Abkürzung noch als Einzelwort eine eindeutige Be-
deutung auf. Insbesondere sei die Buchstabenfolge "Sil" nicht als Ab-
kürzung für "Silicium" geläufig. Die für den Fachmann bekannte
korrekte Abkürzung für "Silicium" sei "Si", wogegen die Abkürzung
"Sil" eher als Hinweis auf "Silber, Silence, etc." verstanden werden
dürfte. Ein allfälliger Sinngehalt des zusammengesetzten Wortes "Sil-
Acryl" bleibe dem Adressaten unter den geschilderten Umständen
verborgen respektive erschliesse sich ihnen nur nach Aufwendung
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einer gewissen Denkarbeit und unter Zuhilfenahme der Phantasie.
Denn der Buchstabenfolge "Sil" könnten mehrere Bedeutungen zu-
kommen, weshalb die einzelnen Inhalte erfasst und in Bezug zu den
beanspruchten Waren gebracht werden müssten. Sodann müssten die
Konsumenten erkennen, dass keine der üblichen Bedeutungen in
Bezug auf die Waren Sinn mache, sondern erfassen, dass "Sil" als
Abkürzung für das chemische Element "Silicium" verstanden werden
könnte. Der mögliche Sinngehalt des Zeichens werde folglich erst nach
einiger Überlegungsarbeit – wenn überhaupt – verständlich. Es sei
auch festzuhalten, dass keineswegs belegt sei, dass den Abnehmern
von Farben – selbst wenn es sich dabei um diesbezügliche Fach-
personen handle – das chemische Element Silicium respektive dessen
genaue Eigenschaften bekannt seien. Auf Grund dieser Ausführungen
sei sie der Auffassung, dass bei der Wortneuschöpfung "Silacryl" der
Durchschnittadressat keinen Zusammenhang zu "Siliciumacryl" her-
stellen werde, selbst bei isolierter Betrachtung der Markenbestandteile
"Sil" und "Acryl" nicht. Schliesslich verwies die Beschwerdeführerin auf
die schweizerischen Voreintragungen "Bilacryl", "Duracryl", "Silico-
deck", "Silfa" und "Silacot" sowie auf den Umstand, dass das Zeichen
"Silacryl" im Ausland mehrfach eingetragen worden sei.
C.
Mit Vernehmlassung vom 27. August 2010 beantragt die Vorinstanz,
die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung ver-
weist sie auf die angefochtene Verfügung sowie auf ihr Schreiben vom
19. Januar 2010. Ergänzend hält sie fest, die Vorsilbe "Sila-" (vor Vokal
zu "Sil-" verkürzt) diene zur Bildung von Namen chemischer Ver-
bindungen, in welchen mindestens ein Kohlenstoffatom durch ein
Siliciumatom ersetzt sei. Es entstünden so Bezeichnungen der Form
"Sil(a)XYZ", wobei "XYZ" für die Bezeichnung der Ausgangssubstanz
stehe. Gehöre nun der Ausgangsstoff einer solchen Substitution zur
Stoffgruppe der Acryle, sei es bei Kenntnis des fraglichen Wort-
bildungstyps naheliegend, das Substitutionsresultat als Silacryl zu
bezeichnen respektive den Ausdruck "Silacryl" als Bezeichnung eines
solcherart modifizierten Acryls zu verstehen. Für das Erkennen der
beschreibenden Bedeutung des Zeichens sei es nicht erforderlich, für
das Element "Sil" die Bedeutung "Silicium" zu postulieren, sondern es
sei vielmehr von den technischen Bedeutungen des Präfixes "Sil(a)-"
auszugehen. Ebenso ins Leere gehe das Argument der Beschwerde-
führerin, wonach den Abnehmern der beanspruchten Waren das
chemische Element Silicium bzw. dessen genaue Eigenschaften nicht
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bekannt seien, denn die Argumentation des Instituts basiere nicht auf
der Behauptung, die beanspruchten Waren würden elementares
Silicium enthalten. Die Waren "peintures à base de siloxane" enthielten
als Hauptbestandteil Siloxanderivate, welche silanisierte Acrylate als
Molekülbestandteil enthalten könnten; daneben seien auch silanisierte
Acrylate als separater Mischungsbestandteil dieser Waren ohne
weiteres denkbar. Die Waren "peintures au silicate" und "peintures
silicatées en dispersion" enthielten zwar als Hauptbestandteil an-
organische Siliciumverbindungen, nämlich Silikate, könnten aber als
weiteren Bestandteil der Mischung ebenfalls silanisierte Acrylate ent-
halten. Das Zeichen bezeichne somit für alle beanspruchten Waren
einen möglichen Inhaltsstoff oder einen möglichen Verbindungs-
bestandteil des Hauptinhaltsstoffs. Die beschreibende Bedeutung des
Zeichens "Silacryl" ergebe sich unmittelbar aus seinen Bestandteilen
und deren Kombinationsweise; es sei weder erforderlich, dem Ab-
nehmer einen Interpretationsumweg über die Bezeichnung
"Siliciumacryl" zu unterstellen noch eine Interpretation von "Sil" im
Sinn von Silicium zu postulieren. Als Abnehmerkreise kämen aus ihrer
Sicht nicht nur Durchschnittskonsumenten, sondern auch und vor
allem professionelle Flachmaler und andere Fachleute als Abnehmer
dieser Waren in Frage. Diesem Abnehmerkreis müssten Kenntnisse
bezüglich der in Anstrichfarben verwendeten chemischen Substanzen
zugebilligt werden. Die silicium-organischen Verbindungen, zu denen
die hier strittigen Substanzen gehörten, seien eine solche Stoffgruppe,
weshalb davon auszugehen sei, dass das zugehörige Bezeichnungs-
muster diesem Abnehmerkreis bekannt sei und die beschreibende
Bedeutung des vorliegenden Zeichens daher ohne weiteres erkannt
werde.
D.
Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung
einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
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Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Ver-
fügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse
an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde-
führung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR
172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52
Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63
Abs. 4 VwVG), die Vertreter haben sich rechtsgenüglich ausgewiesen
(Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Nach Art. 9sexies
Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Ab-
kommen über die internationale Registrierung von Marken (SR
0.232.112.4; MMP) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die –
wie Deutschland und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP
als auch des Madrider Abkommens über die internationale
Registrierung von Marken (MMA; SR 0.232.112.3; in der in Stockholm
am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung.
Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international
registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums (PVÜ; SR 0.232.04; in der in Stockholm am 14. Juli 1967
revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das
nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann
zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder aus-
schliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im
Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der
Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder
der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprach-
gebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der
Schweiz üblich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser Aus-
schlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August 1992 über
den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz,
MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das Zeichen des Gemeinguts, sofern
sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienst -
leistungen durchgesetzt haben, vom Markenschutz ausschliesst (Art. 2
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Bst. a MSchG). Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit
herangezogen werden.
3.
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob
ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs- und Unter-
scheidungskraft zum Gemeingut gehört, vorwiegend nach dem
Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht kenn-
zeichnungskräftig sind demnach insbesondere Sachbezeichnungen
und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffen-
heit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen,
sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne be-
sondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden
und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359
E. 2.5.5 – akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 –
Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 – Lego, und BGE 128 III 454
E. 2.1 – Yukon). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die
ausschliesslich aus allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklame-
haften Anpreisungen bestehen (Urteil des Bundesgerichts [BGer]
4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 – we make ideas work; BGE 129
III 225 E. 5.1 – Masterpiece I).
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der
Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige
Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 -
Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 – Masterpiece I).
4.
Die Frage, ob eine Marke eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist aus
Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise zu beurteilen (CHRISTOPH
WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und inter-
nationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 41; EUGEN MARBACH,
Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizeri-
sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1 [nachfolgend:
Marbach, SIWR III/1], Basel 2009, N. 248). Dabei reicht es aus, dass
der beschreibende Charakter für einen erheblichen Teil der massgeb-
lichen Abnehmer ohne besondere Gedankenarbeit zu erkennen ist;
auch das Verständnis betroffener Fachkreise ist zu berücksichtigen
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-1710/2008 vom
6. November 2008 E. 2.1 – Swistec, mit Verweisen). Bei der Be-
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urteilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens bestehen die mass-
geblichen Verkehrskreise aus den Mitgliedern der betreffenden
Branche, allen voran aus den Konkurrenten des Hinterlegers (WILLI,
a.a.O., Art. 2, N. 44; MARBACH, SIWR III/1, N. 248).
Die internationale Registrierung "Silacryl" wird in der Schweiz be-
ansprucht für "Peintures au silicate, peintures à base de siloxane,
peintures silicatées en dispersion" (Klasse 2), somit für Silikatfarben,
Siloxanfarben sowie Silikatdispersionsfarben.
Als "Silikate" werden die Salze und Ester der Monokieselsäure,
H4SiO4, und ihrer Kondensationsprodukte bezeichnet (MEYERS Grosses
Universal Lexikon, Bd. 13, Mannheim 1985, S. 54; DUDEN, Das Fremd-
wörterbuch, Mannheim 2007, S. 957; DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, Aus-
gabe 2008 [Stichwort: Silikate]). Silikatfarben sind Anstrichmittel, die
Pigmente in einer Lösung von Kaliwasserglas mit einem hohen
Kieselsäuregehalt enthalten (MEYERS Grosses Universal Lexikon, Bd.
13, a.a.O., S. 55). Silikatfarbe geht mit einem Untergrund aus Kalk
eine chemische Verbindung ein, d.h. "verkieselt" zu einem dauerhaften
Anstrich (vgl. [Silikatfarbe];
[ELOSIL Silikat-Mineralfarbe]). Silikatdispersionsfarbe enthält neben
Wasserglas auch Kunstharzdispersion als Bindemittel; im Gegensatz
zu Silikatfarbe haftet sie auf Altanstrichen aus Dispersionen, Kalk-
farben und bestimmten Spachtelmassen (vgl.
[Silikatfarbe]).
"Siloxane" sind Verbindungen des Siliciums mit Sauerstoff und
Wasserstoff, bei denen die Sauerstoffatome als Brücken zwischen den
Siliciumatomen stehen (MEYERS Grosses Universal Lexikon, Bd. 13,
a.a.O., S. 56; DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, Ausgabe 2008 [Stichwort: Sil-
oxane]; GRAND LAROUSSE UNIVERSEL, Paris 1991, S. 9595). Siloxanfarben
haben eine wasserabweisende Wirkung; es handelt sich beispiels-
weise um pigmentierte Acrylharzfarben, die lösungsmittelhaltig sind
und die Siloxangruppen im Bindemittel enthalten (vgl. www.
[Siloxanfarben]).
Die beanspruchten Waren richten sich primär an Fachleute aus dem
Bereich Malerei und Abnehmer von Heimwerkerbedarf (Urteile des
BVGer B-4053/2009 vom 11. November 2009 E. 3 – easyweiss, B-
7768/2008 vom 23. März 2009 E. 5 – Ursa [fig.] / Ursa paint, und B-
7424/2006 vom 12. November 2007 E. 3.2 – Bona).
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5.
Das Zeichen "Silacryl" stellt eine Wortneuschöpfung dar. Auch neue,
bisher ungebräuchliche Ausdrücke können beschreibend sein, wenn
sie nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung
von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte
Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufgefasst werden (Urteil
des BVGer B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.1 – Bioscience
Accelerator, mit Verweis u.a. auf die Urteile des BGer 4A_265/2007
vom 26. September 2007 E. 2.1 – American Beauty, und 4A.5/2003
vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 – Discovery Travel & Adventure
Channel). Es genügt, wenn das Wort heute zwar noch nicht allgemein
gebraucht wird, dessen Sinn aber für die Kreise, an die es sich richtet,
auf der Hand liegt (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz,
in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/
Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 Art. 2, N. 9).
5.1 Die Vorinstanz vertrat zunächst die Ansicht, "Silacryl" bedeute
"Siliciumacryl" respektive "spezielle Acrylzusammensetzung mit
Silicium". In ihrer Vernehmlassung an das Bundesverwaltungsgericht
präzisiert sie nun, das Zeichen bestehe aus den Begriffen "Sil" und
"Acryl". Die Vorsilbe "Sila-" (vor Vokal zu "Sil-" verkürzt) diene zur
Bildung von Namen chemischer Verbindungen, in welchen mindestens
ein Kohlenstoffatom durch ein Siliciumatom ersetzt sei. Das Präfix
"Sila" respektive "Sil" könne auch für die Einheit -SiH 2- stehen. Es
entstünden so Bezeichnungen der Form "Sil(a)XYZ", wobei "XYZ" für
die Bezeichnung der Ausgangssubstanz stehe. Gehöre nun der Aus-
gangsstoff einer solchen Substitution zur Stoffgruppe der Acryle, sei
es bei Kenntnis des fraglichen Wortbildungstyps naheliegend, das
Substitutionsresultat als "Silacryl" zu bezeichnen respektive den Aus-
druck "Silacryl" als Bezeichnung eines solcherart modifizierten Acryls
zu verstehen.
Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass sich das Zeichen "Silacryl"
ohne Weiteres in die Wortbestandteile "Sil" und "Acryl" zerlegen lässt.
Werde dies dennoch getan, so biete einzig "Acryl" eine für den
Durchschnittsadressaten erkennbare Bedeutung (im Sinne einer
Chemiefaser). Die Buchstabenfolge "Sil" weise demgegenüber weder
als Abkürzung noch als Einzelwort eine eindeutige Bedeutung auf.
Insbesondere sei die Buchstabenfolge "Sil" nicht als Abkürzung für
"Silicium" geläufig. Die für den Fachmann bekannte korrekte Ab-
kürzung für "Silicium" sei "Si", wogegen die Abkürzung "Sil" eher als
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Hinweis auf "Silber, Silence etc." verstanden werden dürfte. Ein all -
fälliger Sinngehalt des zusammengesetzten Wortes "Sil-Acryl" bleibe
dem Adressaten unter den geschilderten Umständen verborgen.
5.2 Ein unbefangener Konsument sucht in einer Bezeichnung immer
einen bekannten Bedeutungsgehalt. Da das Zeichen "Silacryl" keinen
eigenen Bedeutungsgehalt aufweist, wird der Konsument in einem
nächsten Schritt versuchen, sich aus den Teilen des Zeichens einen
Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fantasienamen aus-
geht (Urteile des BVGer B-5179/2009 vom 12. November 2009
E. 3.3.1 – Songid, und B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.3 –
Swistec).
Beim strittigen Zeichen "Silacryl" sticht das bekannte Wortelement
"Acryl" heraus. Es ist nicht nur die Kurzbezeichnung für Chemiefasern
aus Polyacrylnitril (MEYERS Grosses Universal Lexikon, Bd. 1, Mann-
heim 1981, S. 90; DUDEN, Das Fremdwörterbuch, 8. A., Mannheim
2005, S. 24), wie die Beschwerdeführerin geltend macht, sondern
auch für Werkstoffe, Bindemittel usw. aus Acrylharzen (MEYERS
Grosses Universal Lexikon, Bd. 1, a.a.O., S. 90). Im Zusammenhang
mit den beanspruchten Waren drängt sich die zweitgenannte Be-
deutung für "Acryl" auf, da Acryl als Bindemittel für Farben und Lacke
Verwendung findet (Beilage 4 zur Stellungnahme der Vorinstanz vom
19. Januar 2010;
malerei-bilder/acryl-farben.htm). Die so hergestellten Farben werden
Acrylatfarben respektive Acrylfarben genannt (MEYERS Grosses Uni-
versal Lexikon, Bd. 1, a.a.O., S. 90).
Hinsichtlich der möglichen Bedeutungen des ersten Zeichenbestand-
teils "Sil" erklärt die Beschwerdeführerin, "Sil" dürfte nicht als Ab-
kürzung für "Silicium", sondern als Hinweis auf "Silber, Silence etc."
verstanden werden. Damit sieht die Beschwerdeführerin darüber
hinweg, dass das Schutz beanspruchende Zeichen für Anstrichmittel
beansprucht wird, welche Siliciumverbindungen enthalten, nämlich
"Peintures au silicate, peintures à base de siloxane, peintures
silicatées en dispersion" (Klasse 2), d.h. für Silikatfarben, Siloxan-
farben sowie Silikatdispersionsfarben. Siloxanverstärkte Farben
werden oft mit "Sil" gekennzeichnet und als Fassadenanstrich ver-
wendet ( [Fassadenfarben: Kategorien von
Farben]; [Sil-Fassadenfarbe]; www.farben-
[Sil-Fassadenfarbe]; [Sil-Fassaden-
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farben]). Sil-Fassadenfarben besitzen einige silikatische Füllstoffe,
zählen aber nicht zu den Silikatfarben, welche ebenfalls als
Fassadenanstrich verwendet werden, sondern stellen einen Subtyp
der Dispersionsfarben dar (vgl. [Unterschiedliche
Fassadenfarben]). Insgesamt existiert eine ganze Reihe von
Fassadenfarben, nebst den vorgenannten Dispersions- und Silikat-
farben sind dies Natur-, Kalk- und Polymerisatharzfarben, welche je
ihre spezifischen Eigenschaften aufweisen (z.B. atmungsaktiv,
wasserabweisend, wetterbeständig), und auf unterschiedlichen
Untergründen (z.B. Ziegel, Putze, Beton, Kalk, Zement, Holz) haften
(vgl. [Unterschiedliche Fassadenfarben]).
Die Beschwerdeführerin verwendet das Schutz beanspruchende
Zeichen für Fassadenfarben, welche auf silanisiertem Reinacrylat
basieren (vgl. [Muresko SilaCryl]). Auch Silane sind
Silicium-Verbindungen und unterscheiden sich von den obgenannten
Siloxanen im Wesentlichen durch ihre Molekülgrösse (www.
[Vorteile der wichtigsten hydrophobierenden
Systeme Silane, Siloxane und Siliconharze];www.baustoffchemie.
de/hydrophobierung; JAKUBOWSKI / IMHOF / HEID / REITH, Malerfachkunde,
Stuttgart 1999, S. 146). Auch Farben auf Basis von silanisiertem
Reinacrylat sind daher in der Kategorie von "Sil-Fassadenfarben" zu
finden (vgl. [Sil-Fassadenfarben];
[professionelle Fassadenbeschichtungen]).
Da sich Fassadenfarben durch unterschiedliche Einsatzbereiche und
Wirkungsweisen auszeichnen, müssen die angesprochenen Maler-
fachleute über die unterschiedlichen Farbentypen Bescheid wissen.
"Sil-Fassadenfarbe" wird wie ausgeführt als Fachbegriff für siloxan-
verstärkte Fassadenfarben gebraucht. Daher werden die an-
gesprochenen Verkehrskreise im Bestandteil "Sil" in Verbindung mit
den beanspruchten Siloxanfarben ohne Weiteres die Abkürzung für die
entsprechende Farbenkategorie "Sil-Fassadenfarbe" respektive "sil-
oxanverstärkte Farbe" erkennen. Im Zusammenhang mit den ebenfalls
beanspruchten Silikatfarben und Silikatdispersionsfarben, welche auch
mit "Sil" beginnen, werden sie "Sil" als Abkürzung für Silikate
respektive Silikatfarben erfassen.
Zusammengesetzt bedeutet das Zeichen "Silacryl" somit "Silikat-
Acryl", "Siloxan-Acryl" respektive "Silan-Acryl".
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5.3 Weiter ist zu prüfen, ob das im vorgenannten Sinne zu
verstehende Zeichen "Silacryl" für die beanspruchten Waren beschrei-
bend ist.
Die zur Diskussion stehenden Waren sind Farben respektive An-
strichmittel. Wie bereits in E. 4 und 5.2 ausgeführt wurde, existieren
Silikat- und Siloxanfarben. Diese können Acrylate enthalten (vgl.
/Leitfaden [Silikatfarben]; www. [Siloxanfar-
ben]; ). Insbesondere die
Fachleute im Malereigewerbe und Heimwerker, bei welchen in Bezug
auf die verschiedenen Farbenkategorien Fachwissen vorausgesetzt
werden darf, werden im Zeichen "Silacryl" einen Hinweis auf die
Inhaltsstoffe der beanspruchten Anstrichmittel, nämlich Silikate und
Acryl respektive Siloxane / Silane und Acryl, erkennen. "Silacryl" stellt
daher im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 2
"Peintures au silicate, peintures à base de siloxane, peintures
silicatées en dispersion" Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG
dar.
Bei diesem Ergebnis kann offen gelassen werden, ob das Schutz
beanspruchende Zeichen freihaltebedürftig ist und daher auch aus
diesem Grund dem Gemeingut zugerechnet werden muss.
6.
Im Weiteren verweist die Beschwerdeführerin auf verschiedene
Schweizer Voreintragungen (Bilacryl, Duracryl, Silicodeck, Silfa und
Silacot). Diese Voreintragungen illustrierten, dass Zeichen, die aus
den Elementen "Sil" und "Acryl" bestünden, für die vorliegenden
Waren eintragungsfähig seien.
6.1 Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "Silacryl"
bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der
Rüge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 der Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101])
sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht ver-
langt werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der
Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise an-
erkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechts-
anwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt,
dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke
(Urteil des BGer vom 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 –
Firemaster, mit Verweis auf BGE 127 I 1 E. 3a; Urteile des BVGer B-
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985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.1 – Bioscience Accelerator, und
B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 – Afri-Cola).
6.2 Die Vorinstanz hielt in ihrem Schreiben vom 19. Januar 2010 fest,
die Voreintragungen Bilacryl und Silacot seien in den Jahren 2000 und
2003 hinterlegt worden. Demnach handle es sich um alte Vorein-
tragungen, die unter dem Aspekt der Gleichbehandlung grundsätzlich
unbeachtlich blieben. Zudem enthielten alle Voreintragungen im
Gegensatz zur strittigen internationalen Registrierung mindestens ein
unterscheidungskräftiges Element.
6.3 Hinsichtlich der Voreintragung Nr. 583'525 – Silicodeck ist anzu-
merken, dass die Beschwerdeführerin Inhaberin dieser Marke ist.
Gegenüber sich selbst kann sie indessen nach bundesgerichtlicher
Rechtsprechung keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht
geltend machen (Urteile des BGer 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003
E. 4 – Discovery Travel & Adventure Channel, und 4A.13/1995 vom
20. August 1996 E. 5c – Elle, publiziert in sic! 1997, S. 159).
Die Voreintragungen Nr. P-479'498 – Bilacryl, Nr. 579'323 – Silfa und
Nr. 515'209 – Silacot enthalten, soweit ersichtlich, je ein unter-
scheidungskräftiges Element und sind insofern nicht mit der strittigen
Marke vergleichbar. Beim Zeichen "Bilacryl" handelt es sich zudem um
eine Eintragung aus dem Jahre 2000, mithin um eine ältere Marke,
welche die aktuelle Eintragungspraxis der Vorinstanz nicht mehr
widerspiegeln dürfte (vgl. Urteile des BVGer B-2052/2008 vom
6. November 2008 E. 4.2 – Kugeldreieck, und B-649/2009 vom
12. November 2009 E. 4.3 – i-Option, je mit Verweis auf RKGE in sic!
2004, S. 573 E. 8 – Swiss Business Hub, gemäss welchem Entscheid
eine vor acht Jahren erfolgte Eintragung unter dem Aspekt der
Gleichbehandlung unbeachtlich ist).
Schliesslich ist die unter anderem für "Anstrichmittel; Farben" (Klasse
2) eingetragene Marke Nr. 553'136 – Duracryl vom Aufbau her nicht
mit der internationalen Registrierung "Silacryl" identisch, da sie nicht
wie diese aus zwei Elementen zusammengesetzt ist, welche je auf
eine chemische Verbindung hinweisen.
Selbst wenn letzteres oder andere von der Beschwerdeführerin ge-
nannte Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren heute mög-
licherweise als beschreibend angesehen werden müssten, wäre dies
nicht von Relevanz, da einige wenige vergleichbare und fälschlicher-
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weise eingetragene Zeichen für eine Gleichbehandlung im Unrecht
nicht ausreichen und keine rechtswidrige Praxis der Vorinstanz zu be-
gründen vermögen (Urteil des BVGer B-649/2009 vom 12. November
2009 E. 4.3 – i-Option). Aus diesen Gründen kann nicht gesagt
werden, dass eine ständige gesetzeswidrige Praxis vorliegt, von der
die Vorinstanz auch in Zukunft nicht abzuweichen gedenke. Die
Voraussetzungen des Anspruchs auf Gleichbehandlung bzw. Gleich-
behandlung im Unrecht sind somit nicht gegeben.
7.
Schliesslich weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass das vor-
liegende Zeichen "Silacryl" in Deutschland, in der Europäischen
Union, in Korea, in der Türkei, in Bosnien-Herzegowina, in der
Tschechischen Republik, in Kroatien, Ungarn sowie in der
Slowakischen Republik als Marke für die nämlichen Waren der Klasse
2 registriert worden sei.
Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine prä-
judizielle Wirkung. In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in
Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungs-
fähigkeit sein (Urteile des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008
E. 5 – Sprühflaschen, und B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 9 –
Corposana). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen
Marke haben die ausländischen Voreintragungen indessen keine
Indizwirkung für die Schweiz. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall,
bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den
Ausschlag für die Eintragung geben könnte (Urteil des BVGer B-
498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 – Sprühflaschen, mit Verweis u.a.
auf Urteile des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 –
Chocolat Pavot [fig.], und B-7407/2006 vom 18. September 2007 E. 8 –
Toscanella).
Die Beschwerdeführerin kann daher aus der mehrfachen Eintragung
des Zeichens "Silacryl" im Ausland nichts zu ihren Gunsten ableiten.
8.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Schutz beanspruchende
Zeichen "Silacryl" für "Peintures au silicate, peintures à base de
siloxane, peintures silicatées en dispersion" (Klasse 2) Gemeingut im
Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat die Aus-
dehnung des Schutzbereichs der IR-Marke Nr. 893'953 "Silacryl" inso-
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fern zu Recht zurückgewiesen (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies
Bst. B Ziff. 2 PVÜ).
Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist
abzuweisen.
9.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs.
4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht,
VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungen geht es um Ver-
mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem
Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach
Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu
orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein
Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen
werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss, mit Hinweisen).
Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren aus-
zugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen
höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.-- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft mit dem geleisteten
Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
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4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Int. Reg. Nr. 893953 - Silacryl; Gerichts-
urkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichts-
urkunde)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Kathrin Bigler
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 1. Dezember 2010
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