B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-5117/2013
Sen t en z a d e l 2 6 g e nn a i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Pascal Richard, Francesco Brentani,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
X-Technology Swiss research & development AG,
[…]
patrocinata dagli avvocati
Markus Wang, LL.M., e/o Fabian Wigger,
Bär & Karrer AG, […]
ricorrente,
contro
SKINS International Trading AG,
[…]
patrocinata da Hermann Padovani,
M. Zardi & Co. S.A., […]
controparte,
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Procedura d'opposizione n. 12386,
CH 603'156 "s skins (fig.)" / CH 626'318 "Skin Compression".
B-5117/2013
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Fatti:
A.
X-Technology Swiss GmbH (di seguito: ricorrente) è titolare del marchio
verbale svizzero n. 626'318 "Skin Compression" (di seguito: marchio
resistente), pubblicato per la prima volta su Swissreg
(cfr. ) in data 27 febbraio 2012. Esso è stato registrato
per i seguenti beni e servizi:
Classe 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in
dieser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Re-
genschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, insbesondere Sitzstö-
cke, Bergsteigerstöcke, Wanderstöcke, Nordic-Walking-Stöcke, Skistö-
cke; Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Taschen (soweit in die-
ser Klasse enthalten), insbesondere Rucksäcke, Tornister, Schulranzen,
Kleidersäcke, Schlingen- und Rückentragetaschen für Babies und/oder
Kleinkinder, Handtaschen, Tragetaschen, Universalsporttaschen.
Classe 23: Garne und Fäden.
Classe 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Strümpfe, Damen-, Herren-
und Kinder-Sportbekleidung, Nachtwäsche, Unterwäsche, Outdoor-/Trek-
kingbekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen, insbesondere Mützen
und Kapuzen.
B.
B.a
Il 24 maggio 2012, SKINS International Trading AG (di seguito: contro-
parte) ha presentato opposizione totale contro la registrazione del succitato
marchio presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI, di se-
guito: autorità inferiore). L'opposizione poggia sul marchio svizzero
n. 603'156 "s skins (fig.)" (di seguito: marchio opponente) di cui la mede-
sima è titolare:
Il marchio opponente, depositato il 10 novembre 2009, è registrato per i
seguenti prodotti:
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Classe 10: Indumenti medici e chirurgici; indumenti e dispositivi a pres-
sione; indumenti e dispositivi a compressione; indumenti terapeutici a
compressione; calze elastiche; supporti elastici, inclusi supporti elastici
per stabilizzare zone del corpo che hanno subito lesioni; biancheria intima
a compressione; tutti i citati prodotti inclusi in classe 10.
Classe 18: Borse, incluse borse di pelle e di finta pelle; borse sportive;
borse da spiaggia; zaini; borsette; zaini idrici; zaini da montagna; valigie;
borsellini; portafogli; portachiavi; cartelle per scolari; borse a tracolla;
borse sportive incluse borse sportive multiuso; borse porta palla non in-
cluse in altre classi; borse porta bottiglia non incluse in altre classi; borse
porta calzature non incluse in altre classi; sacche da viaggio; borse a
sacco; borse da football; borse porta attrezzi (ferri) (vuote); borse per la
ginnastica; borsoni; borse per equipaggiamento (kit) e borse per equipag-
giamento destinate alle squadre, non incluse in altre classi; borse da viag-
gio.
Classe 25: Abbigliamento, scarpe, cappelleria; incluso abbigliamento per
uomini, donne, bambini e neonati; abbigliamento per gli sport incluso ab-
bigliamento per il football, abbigliamento per la ginnastica, abbigliamento
per il ciclismo, abbigliamento per il golf e abbigliamento per lo sci; abbi-
gliamento per automobilisti e viaggiatori; biancheria intima; soprabiti, cap-
potti, abbigliamento per il tempo libero, giacche, maglioni, pullover, ma-
gliette sportive, canottiere, camicie, magliette, mutande, pantaloni, calzon-
cini, pigiama, vestaglie, accappatoi; indumenti per il nuoto inclusi calzon-
cini da bagno e costumi da bagno; abbigliamento termale; mute; abbiglia-
mento impermeabile; polsini; scarpe e calzature incluse scarpe e calzature
da football, scarpe da ginnastica, scarpe e calzature per altri sport; calzini,
calze, collant; bandana e fasce per capelli; abbigliamento imbottito; incluso
abbigliamento imbottito per uomini, donne, bambini e neonati.
Classe 28: Articoli per la ginnastica ed altre attività sportive, inclusi articoli
che supportano o accrescono le prestazioni del corpo nelle attività spor-
tive; cuscinetti protettivi o protezioni per lo sport; abbigliamento imbottito
per lo sport; protezioni sportive inclusi parastinchi, ginocchiere e parago-
miti; borse adattate per articoli sportivi; borse da golf; borse da cricket.
Classe 35: Vendita al dettaglio, vendita al dettaglio per corrispondenza,
vendita al dettaglio attraverso una rete informatica mondiale e assorti-
mento di indumenti medici e chirurgici; indumenti e dispositivi a pressione;
indumenti e dispositivi a compressione; indumenti terapeutici a compres-
sione; calze elastiche; supporti elastici, inclusi supporti elastici per stabi-
lizzare zone del corpo che hanno subito lesioni; borse, incluse borse di
pelle e di finta pelle; borse sportive; borse da spiaggia; zaini; borsette; zaini
idrici; zaini da montagna; valigie; borsellini; portafogli; portachiavi; cartelle
per scolari; borse a tracolla; borse sportive incluse borse sportive multiuso;
borse porta palla non incluse in altre classi; borse porta bottiglia non in-
cluse in altre classi; borse porta calzature non incluse in altre classi; sac-
che da viaggio; borse a sacco; borse da football; borse porta attrezzi (ferri)
non incluse in altre classi; borse per la ginnastica; borsoni; borse per equi-
paggiamento (kit) e borse per equipaggiamento destinate alle squadre,
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non incluse in altre classi; borse da viaggio; abbigliamento, scarpe, cap-
pelleria; incluso abbigliamento per uomini, donne, bambini e neonati; ab-
bigliamento per gli sport incluso abbigliamento per il football, abbiglia-
mento per la ginnastica, abbigliamento per il ciclismo, abbigliamento per il
golf e abbigliamento per lo sci; abbigliamento per automobilisti e viaggia-
tori; biancheria intima inclusa biancheria intima a compressione; soprabiti,
cappotti, abbigliamento per il tempo libero, giacche, maglioni, pullover,
magliette sportive, canottiere, camicie, magliette, mutande, pantaloni, cal-
zoncini, pigiama, vestaglie, accappatoi; indumenti per il nuoto inclusi cal-
zoncini da bagno e costumi da bagno; abbigliamento termale; mute; abbi-
gliamento impermeabile; polsini; scarpe e calzature incluse scarpe e cal-
zature da football, scarpe da ginnastica, scarpe e calzature per altri sport;
calzini; calze, collant; bandana e fasce per capelli; articoli per la ginnastica
ed altre attività sportive, inclusi articoli che supportano o accrescono le
prestazioni del corpo nelle attività sportive; abbigliamento imbottito; in-
cluso abbigliamento imbottito per uomini, donne, bambini e neonati; cusci-
netti protettivi o protezioni per lo sport; abbigliamento imbottito per lo sport;
protezioni sportive inclusi parastinchi, ginocchiere e paragomiti; borse
adattate per articoli sportivi; borse da golf; borse da cricket (all'eccezione
del loro trasporto) per terzi, al fine di facilitare al consumatore la vista e
l'acquisto di tali prodotti presso un grossista.
L'opponente ha sottolineato, in sostanza, che la componente distintiva
"skins" del marchio deve essere considerata un elemento forte, privo di
qualsiasi aderenza concettuale con i prodotti da esso contraddistinti. A
mente della medesima, vi sarebbe una forte somiglianza fonetica, visiva e
semantica tra i due marchi. Essi potrebbero quindi trarre in errore il consu-
matore, il quale potrebbe ritenere che i prodotti provengano dalla mede-
sima fonte, dando pertanto origine ad un elevato rischio di confusione.
B.b Con risposta del 30 luglio 2012 la resistente ha proposto la reiezione
dell'opposizione. Per la medesima non è data la similarità dei prodotti delle
rispettive classi 18 e 25, rispettivamente per quelli da lei rivendicati in
classe 23, i quali non farebbero peraltro oggetto di registrazione per il mar-
chio opponente. La resistente sostiene altresì come il marchio opponente
avrebbe una forza distintiva debole, in quanto l'elemento verbale "skins"
sarebbe di carattere descrittivo, per i prodotti della classe 18, ritenuto il
trattarsi di prodotti in pelle o ecopelle, come pure per i prodotti della classe
25 che, volti a coprire il corpo umano dalle condizioni avverse, sarebbero
da considerarsi come una sorta di pelle artificiale. Dal punto di vista della
similitudine dei segni non sarebbero ravvisabili somiglianze visive, foneti-
che o semantiche. Il rischio di confusione non sarebbe ravvisabile, anche
alla luce del fatto che il target sarebbe composto da consumatori consape-
voli e sportivi. Infine, il marchio "Skin Compression" non sarebbe in alcun
modo paragonabile agli altri marchi dell'opponente, i quali sarebbero tutti
caratterizzati da un ulteriore "S" all'inizio della parola.
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B.c Con replica del 4 febbraio 2013, l'opponente ha ribadito la necessità
dell'accoglimento della propria opposizione alla registrazione del marchio
"Skin Compression" in relazione a tutti i prodotti rivendicati nelle classi 18,
23 e 25. In particolare, l'opponente ha evidenziato la forza del proprio mar-
chio – a suo dire privo di qualsiasi aderenza concettuale con i prodotti ri-
vendicati – ed illustrato la commercializzazione del marchio "s skins". Per
quanto attiene al rischio di confusione, l'opponente ha nuovamente sottoli-
neato come vi sia totale identità tra i prodotti rivendicati dai marchi in que-
stione, i quali sarebbero commercializzati attraverso canali accessibili al
grande pubblico così come a consumatori specializzati. I segni a confronto
sarebbero da ritenersi fortemente simili e gli elementi grafici andrebbero
tralasciati nel confronto tra i due marchi.
B.d Con duplica, datata 11 aprile 2013, la resistente ha essenzialmente
ribadito come l'elemento "skins" debba essere considerato di dominio pub-
blico, essendo descrittivo per rapporto all'abbigliamento sportivo proposto.
Ciò sarebbe ulteriormente dimostrato dal fatto che, relativamente alla
classe 25, vi sarebbero numerosi marchi registrati facenti uso dell'elemento
"skin", come dimostrato dai numerosi documenti allegati. Inoltre, a mente
della resistente il marchio opponente non avrebbe raggiunto una notorietà
commerciale tale da permettere di evitare il rischio di confusione in corri-
spondenza dell'elemento di dominio pubblico utilizzato.
B.e Tramite decisione del 29 luglio 2013, l'autorità inferiore ha parzial-
mente accolto l'opposizione n. 12386 (punto 1 del dispositivo), revocando
la registrazione del marchio svizzero n. 626'318 "Skin Compression" per i
prodotti rivendicati nelle classi 18 e 25 (punto 2 del dispositivo). Nel con-
tempo, la medesima ha fissato un'indennità di parte a carico dell'opponente
di CHF 2'800.– (tassa di opposizione compresa; punti 3 e 4 del dispositivo).
A mente dell'autorità inferiore, per i prodotti delle classi 18 e 25 la similarità
deve essere riconosciuta. Per quanto attiene, alla similitudine dei segni,
essa sarebbe forte a tutti i livelli, in quanto gli elementi figurativi del marchio
opponente andrebbero trascurati, avendo una funzione subordinata
nell'impressione d'insieme. Infine, al marchio opponente è stato aggiudi-
cato un campo di protezione medio, quindi riconosciuto un rischio di con-
fusione (indiretto) dei marchi contrapposti.
C.
Contro suddetta decisione la ricorrente è insorta al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) tramite ricorso del 12 set-
tembre 2013 (data del plico raccomandato: 16 settembre 2013), chiedendo
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l'accoglimento del medesimo, l'annullamento integrale dei punti 3 e 4 del
dispositivo, relativi a tassa d'opposizione e indennità di parte, nonché il
parziale annullamento del punto 2 del medesimo, segnatamente il rigetto
dell'opposizione n. 12386 relativamente ai prodotti della classe 25. Prote-
state tasse, spese e ripetibili.
La ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata sarebbe
contraria al diritto federale, giacché non riconoscerebbe la natura descrit-
tiva della componente verbale "skin" rivendicata per la classe 25. A proprio
modo di vedere la qualifica della componente verbale "skin" quale marchio
con campo di protezione medio così come la sua mancata attribuzione al
dominio pubblico sarebbe inappropriata, oltre a causare un erroneo giudi-
zio di similitudine e di rischio di confusione tra i due marchi. Infatti, vi sa-
rebbe la forte necessità di attribuire il segno "skin" al dominio pubblico an-
che per i prodotti della classe 25. Segnatamente, l'utilizzo dell'elemento
verbale "skin" da parte della ricorrente, essendo di natura descrittiva, non
entrerebbe in linea di conto nell'analisi del rischio di confusione.
D.
Con osservazioni del 7 novembre 2013, la controparte ha proposto il re-
spingimento integrale del gravame, la conferma della decisione impugnata
e la messa a carico della ricorrente di tutti i costi procedurali. La controparte
ritiene che il termine "skin" non sia da attribuire al dominio pubblico, dal
momento che le differenze fra i capi d'abbigliamento e i prodotti cosmetici
sarebbero chiare. Il tentativo da parte della ricorrente di attribuire un signi-
ficato descrittivo al marchio opponente è contestato, poiché il segno in que-
stione sarebbe privo di aderenze concettuali con i prodotti rivendicati nelle
classi in questione. Inoltre, nell'analisi della similitudine dei segni il termine
"Compression" non avrebbe nessuna connotazione distintiva e non sa-
rebbe in grado di infondere nel pubblico di riferimento un'impressione tale
da occultare l'elemento preponderante "skin".
E.
Con risposta dell'8 novembre 2013, l'autorità inferiore ha rinunciato a pre-
sentare commenti ed osservazioni e rinviato alla motivazione della propria
decisione, proponendo la reiezione del gravame con protesta delle spese
da porre a carico della ricorrente.
F.
Le parti non hanno presentato alcuna istanza volta ad indire un dibatti-
mento pubblico.
B-5117/2013
Pagina 7
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021; art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale [LTAF, RS 173.32]).
Contro le decisioni dell'autorità inferiore è ammesso il ricorso al Tribunale
(art. 33 let. e LTAF). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma
dell'art. 32 LTAF.
1.2 La decisione impugnata reca la data del 29 luglio 2013 ed è pervenuta
alla ricorrente al più presto il giorno successivo. Introdotto entro i 30 giorni
successi alla sospensione del termine (art. 50 cpv. 1 PA e art. 22a cpv. 1
let. b PA), il 16 settembre 2013, il ricorso in esame è tempestivo.
L'atto di ricorso è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52 PA e
l'anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito. La ricorrente ha,
infine, partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è partico-
larmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di
protezione alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA).
Nulla osta, quindi, alla ricevibilità del ricorso.
2.
L'opposizione, come pure la decisione impugnata sono state redatte in
italiano, mentre l'atto di ricorso è stato presentato in lingua tedesca. La
ricorrente non ha inoltrato esplicita richiesta di svolgimento della presente
procedura in lingua tedesca cosicché, di principio, deve essere proseguito
in italiano, facendo stato la lingua della decisione impugnata (cfr. art. 33a
cpv. 2 PA; sentenza del Tribunale B-1171/2007 del 3 giugno 2008 consid.
2).
3.
A norma dell'art. 3 cpv. 1 lett. c della legge sulla protezione dei marchi del
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28 agosto 1992 (LPM, RS 232.11) sono esclusi dalla protezione come mar-
chi i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi iden-
tici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.
3.1 Il marchio è un segno atto a distinguere un prodotto o un servizio da
offerte identiche o simili, in modo che un'individualizzazione del determi-
nato prodotto o servizio, segnatamente la sua origine commerciale, sia
possibile. Vi è rischio di confusione se il segno posteriore pregiudica la
funzione distintiva del marchio anteriore. Un pregiudizio di questo genere
si verifica quando vi è pericolo che le cerchie commerciali determinanti
possano essere tratte in inganno dalla similitudine dei marchi e che i pro-
dotti su cui figura uno dei due segni siano attribuiti al titolare del marchio
sbagliato (rischio di confusione diretto). Un tale rischio esiste altresì nel
caso in cui il pubblico sia in grado di distinguere i marchi supponendo tut-
tavia associazioni erronee a causa della loro similitudine, pensando
segnatamente a marchi di serie che identificano linee di prodotti
diverse della stessa azienda o di aziende legate economicamente (rischio
di confusione indiretto; cfr. DTF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller",
DTF 119 II 473 consid. 2c "Radion" e DTF 122 III 382 consid. 1 "Kamillo-
san").
3.2 L'esame del rischio di confusione non avviene sulla base di un raffronto
astratto de segni, bensì in funzione del complesso delle circostanze del
singolo caso (cfr. DTF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). È opportuno
considerare la similitudine dei segni, come pure le categorie di prodotti e
servizi per le quali sono registrati i marchi in questione. Questi due elementi
interagiscono reciprocamente. In altre parole, più i prodotti e i servizi per
cui i marchi sono stati registrati si somigliano, più aumenta il rischio di con-
fusione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore, af-
finché tale rischio sia escluso e viceversa (cfr. sentenza
del Tribunale B-4260/2010 del 21 dicembre 2011 consid. 5.1
"Bally"/"BALU[fig.]"; LUCAS DAVID, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter
Vogt/Lucas David [ed.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Mar-
kenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2a ed., 1999, ad art. 3 LPM
n. 8).
3.3 Nell'esaminare il rischio di confusione deve essere inoltre tenuto conto,
nel singolo caso, del grado di attenzione che i destinatari impiegano nella
scelta di determinati prodotti o servizi, nonché della forza distintiva dei se-
gni, poiché quest'ultima determina il campo di protezione di un marchio
(cfr. GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin
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Pagina 9
[ed.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, ad art. 3 n. 49 e segg.; sen-
tenza del Tribunale B-7352/2008 del 17 giugno 2009 consid. 7 "Tor-
res"/"Torre Saracena").
4.
Si tratta di esaminare in primo luogo chi sono i destinatari dei prodotti, oltre
al grado di attenzione che ci si può attendere dai medesimi. Infatti, è proprio
sulla base della percezione dei consumatori che vanno esaminate le que-
stioni relative alla similarità dei prodotti (consid. 5), alla similitudine dei se-
gni (consid. 6) e al rischio di confusione (consid. 7) (cfr. sentenze del Tri-
bunale B-3310/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 4 "RODOLPHE/RODOL-
PHE [fig.]" e B-8006/2010 del 12 marzo 2012 consid. 3 "viva! [fig.]/viva fi-
gurstudios für frauen [fig.]").
4.1 Per quanto riguarda l'attenzione dei consumatori vanno prese in consi-
derazione tutte le circostanze del caso ed in particolare la capacità di per-
cezione dei destinatari interessati ed il loro comportamento effettivo nella
situazione concreta di procurarsi i prodotti o servizi in un certo mercato. Nel
caso di prodotti di consumo ci si basa sulla capacità di ricordare del con-
sumatore medio e si presuppone che i destinatari prestino meno attenzione
al momento della scelta dei prodotti. Di regola si presumono un'attenzione
accresciuta e un rischio di confusione ridotto se un marchio si rivolge solo
ad un pubblico di specialisti oppure se si tratta di prodotti o servizi che non
appartengono al fabbisogno quotidiano (cfr. sentenza del Tribunale B-
6770/2007 del 9 giugno 2008 consid. 7.2 "Nasacort/Vasocor"; IVAN CHER-
PILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, pag. 110; EUGEN MARBACH, in:
Roland von Büren/Lucas David [ed.], Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2a ed., 2009, n. 995 e
segg.).
4.2 Nella fattispecie, il ricorso verte unicamente sul rigetto dell'opposizione
n. 12386 relativamente ai prodotti della classe 25.
Il marchio opponente è, in particolare, destinato a prodotti della classe 25
quali "Abbigliamento, scarpe, cappelleria; incluso abbigliamento per uo-
mini, donne, bambini e neonati; abbigliamento per gli sport incluso abbi-
gliamento per il football, abbigliamento per la ginnastica, abbigliamento per
il ciclismo, abbigliamento per il golf e abbigliamento per lo sci; abbiglia-
mento per automobilisti e viaggiatori; biancheria intima; soprabiti, cappotti,
abbigliamento per il tempo libero, giacche, maglioni, pullover, magliette
sportive, canottiere, camicie, magliette, mutande, pantaloni, calzoncini, pi-
giama, vestaglie, accappatoi; indumenti per il nuoto inclusi calzoncini da
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bagno e costumi da bagno; abbigliamento termale; mute; abbigliamento
impermeabile; polsini; scarpe e calzature incluse scarpe e calzature da
football, scarpe da ginnastica, scarpe e calzature per altri sport; calzini,
calze, collant; bandana e fasce per capelli; abbigliamento imbottito; incluso
abbigliamento imbottito per uomini, donne, bambini e neonati".
Il marchio resistente rivendica prodotti della classe 25 indicati come "Be-
kleidungsstücke, insbesondere Strümpfe, Damen-, Herren- und
Kinder-Sportbekleidung, Nachtwäsche, Unterwäsche, Outdoor-/Trekking-
bekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen, insbesondere Mützen und
Kapuzen".
I prodotti della classe 25, oggetto della presente procedura, sono rivolti al
consumatore medio, dal quale non ci si può attendere un'attenzione accre-
sciuta al momento dell'acquisto (cfr. sentenze del Tribunale
B-5440/2008 del 24 luglio 2009 consid. 4.2 "JUMP [fig.]/JUMPMAN",
B-3512/2008 del 9 marzo 2009 consid. 3.2 "Z [fig.]/Z-BRAND").
5.
Nell'ambito della similarità, l'autorità inferiore ha ritenuto che tra i prodotti
rivendicati in classe 25 dal marchio opponente e quelli impugnati, registrati
per la medesima classe dalla resistente, vi è evidente identità (cfr. consid.
B11 della decisione impugnata).
L'apprezzamento dell'autorità inferiore è esente da critiche. Del resto, il ri-
corso rimane silente in merito.
6.
Vista l'identità tra i prodotti rivendicati dai marchi contrapposti va di seguito
esaminato se sussiste una similitudine tra i medesimi.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha decretato che fra i due
marchi vi sarebbero forti similitudini. In primo luogo, gli elementi figurativi
del marchio opponente sarebbero trascurabili, giacché avrebbero una fun-
zione subordinata per rapporto al marchio verbale in questione. Del resto,
ritenuta la presenza dell'elemento determinante del marchio opponente nel
marchio resistente, vi sarebbe similitudine sul piano uditivo e visivo. Anche
a livello semantico vi sarebbero delle similitudini tra i segni e le divergenze,
dovute agli elementi supplementari, non sarebbero tali da poter compen-
sare la forte similitudine constatata sul piano uditivo e visivo.
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Pagina 11
La ricorrente contesta la constatazione di forte similitudine rilevata dall'au-
torità inferiore, adducendo che il risultato è ottenuto unicamente in base
all'errata scelta di prendere in conto unicamente il segno "skins" per valu-
tare la similitudine dei due segni tralasciando gli elementi grafici. Del resto,
a mente della ricorrente, l'autorità inferiore avrebbe altresì torto nel non
considerare distintivi gli elementi grafici del marchio opponente.
La controparte ribadisce la similitudine tra i segni contrapposti dal punto di
vista fonetico, visivo e concettuale. Essa aggiunge, in particolare, che l'e-
lemento "Compression" sarebbe privo di capacità distintiva, tanto da non
dover essere considerato nel confronto dei due marchi, ossia unicamente
le parole "skins" e "Skin".
6.1 La similitudine dei segni va esaminata sulla base dell'impressione d'in-
sieme che i marchi lasciano nella memoria delle cerchie commerciali inte-
ressate dai prodotti e dai servizi in questione (DTF 128 III 441 consid. 3.1
"Appenzeller"). Siccome nella maggior parte dei casi il pubblico non perce-
pisce i segni simultaneamente, occorre fondare il confronto tra i marchi su-
gli elementi atti a rimanere impressi nella memoria, non sempre chiara, di
un consumatore medio (cfr. DTF 121 III 337 consid. 2a "Boss"; EUGEN MAR-
BACH, op. cit., n. 867). Tale impressione d'insieme viene principalmente in-
fluenzata dagli elementi dominanti di un marchio. In generale, si tratta degli
elementi più distintivi di quest'ultimo (cfr. sentenza del Tribunale B-
2380/2010 del 7 dicembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/LexF [fig.]").
Tuttavia, gli elementi deboli di un marchio o quelli che appartengono al do-
minio pubblico non devono essere tralasciati nell'esame della similitudine
dei segni. Infatti, tali elementi possono altresì influenzare l'impressione d'in-
sieme del marchio (cfr. sentenza del tribunale B-38/2011 del 29 aprile 2011
consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB, IKB/ICB BANKING GROUP"). Con-
viene quindi prendere in considerazione, rispettivamente ponderare, cia-
scuno degli elementi giusta l'influenza esercitata sull'impressione d'in-
sieme, senza ad ogni modo dissociarli o decomporre il segno stesso (cfr.
sentenza del Tribunale B-744272006 del 18 maggio 2007 consid. 4 "FEEL
'N LEARN/SEE 'N LEARN"; MARBACH, op. cit., n. 866; JOLLER, op. cit., ad.
art. 3 n. 122 e seg.).
Nel caso di marchi che combinano elementi verbali e figurativi, le loro sin-
gole componenti devono essere ponderate a seconda della loro forza di-
stintiva. Sono decisivi gli elementi verbali o figurativi dall'influsso marcato,
mentre quelli di debole forza distintiva condizionano l'impressione d'in-
sieme con un impatto minore. Se un marchio contiene sia elementi verbali
sia elementi figurativi caratteristici, essi sono suscettibili di influenzare allo
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Pagina 12
stesso modo l'impressione d'insieme (cfr. sentenze del Tribunale
B-4149/2009 del 25 novembre 2009 consid. 2.4 "EFE [fig.]/EVE",
B-7500/2006 del 19 dicembre 2007 consid. 6.4 "Diva Cravatte [fig.]/DD
Divo Diva [fig.]"). Per prassi, l'impressione d'insieme può spesso essere
condizionata dagli elementi verbali, perlomeno quando le componenti gra-
fiche non colpiscono per la loro particolare originalità e non sono atte a
restare impresse nella memoria dei destinatari (cfr. sentenza del Tribunale
B-8011/2007 del 24 ottobre 2008 "Emotion/e motion [fig.]" consid. 6.3).
Nei marchi verbali sono determinanti l'aspetto fonetico, visivo e semantico
(DTF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas"; DTF 121 III 377 consid. 2b
"Boss/Boks"). Una similitudine dei segni in uno di questi criteri è sufficiente
per ammettere il rischio di confusione per i marchi verbali (MARBACH,
op. cit., n. 875; sentenza della vecchia Commissione di ricorso in materia
di proprietà intellettuale in: sic! 2006 pag. 761 consid. 4 "McDo-
nald's/McLake"). L'aspetto fonetico è determinato in sostanza dal numero
di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza delle vocali, mentre quello visivo
si caratterizza per la lunghezza delle parole e per l'effetto ottico delle lettere
utilizzate. Non da ultimo, va tenuto conto della circostanza secondo cui l'i-
nizio, la radice, nonché la fine di una parola hanno in linea di massima
un'importanza maggiore rispetto alle lettere o alle sillabe atone collocate
tra di essi (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas"; DTF 122 III 382 con-
sid. 5a "Kamillosan/Kamillan"; DTF 119 II 473 consid. 2 c "Radion").
Infine, giurisprudenza e dottrina sono concorde nel concludere che ripetere
un marchio prioritario o il suo elemento preponderante nella maggior parte
dei casi conduce alla similitudine tra i segni (cfr. sentenza del Tribunale B-
7430/2008 del 5 maggio 2010 consid. 6.1 "SKY/skylife [fig.]"; JOLLER, op.
cit., ad. art. 3 n. 127; MARBACH, op. cit., n. 869).
B-5117/2013
Pagina 13
6.2 Il marchio opponente è rappresentato dal segno figurativo seguente:
Il marchio resistente è unicamente verbale: "Skin Compression".
Il marchio opponente è un marchio combinato, il quale si compone di ele-
menti figurativi e verbali, senza alcuna rivendicazione di colore. Esso è co-
stituito da un elemento verbale iniziale, ossia una "S" dai lati superiore e
inferiore appiattiti e dalle estremità allungate, la quale è collocata all'interno
di un cerchio interrotto ed a sua volta va ad intersecarsi alle sue estremità
con detto cerchio. A ciò segue l'elemento verbale "skins" steso nella mede-
sima grafia, la quale può essere considerata minuscola, in ragione della
tipica forma della lettera "n", o maiuscola esaminando l'assenza del puntino
sopra la "i" e la lettera "k" proporzionale in altezza rispetto alle altre lettere.
Del resto, i caratteri hanno i lati superiori e inferiori appiattiti, in particolare
la "K" è privata del piede destro e le due "S", iniziale e finale, formano un
tutt'uno con la lettera che segue, rispettivamente che precede. L'elemento
figurativo vero e proprio è rappresentato dal cerchio interrotto nel quale è
collocata una prima "S". Esso è raffigurato con il medesimo spessore della
grafia utilizzata per comporre la parola "skins", tuttavia i propri margini su-
perano l'altezza delle lettere che seguono. È possibile percepirne una sorta
di antioraria, poiché all'interruzione della circonferenza le due estremità si
presentano l'una amputata in modo netto, mentre l'altra forma una punta
simile ad una freccia.
Per quanto riguarda il marchio resistente, esso è un marchio puramente
verbale contenente l'elemento "Skin" seguito dal temine
"Compression". Si tratta di un accostamento di sostantivi che nella
grammatica inglese viene definito come "noun adjunct" (cfr.
/wiki/Noun_adjunct>, consultato il 15.01.2015).
6.2.1 Sul piano visivo, il marchio opponente "s skins (fig.)" è particolar-
mente caratterizzato dalla "grafia elettronica" utilizzata. Si tratta
di caratteri della famiglia tipografica lineari (definiti come
sans-serif, senza grazie) con glifi a larghezza
variabile (cfr. ;
/classification/vox.html>, entrambi
B-5117/2013
Pagina 14
consultati in data 15.01.2015). La "S" iniziale la quale si presenta della me-
desima grandezza, quindi con perlomeno il medesimo impatto visivo del
resto del marchio, è cerchiata quindi evidenziata da una circonferenza di
grandezza superiore per rapporto al resto del segno. La figura iniziale di-
viene in questo modo un elemento importante del marchio. Quest'ultima
non va quindi tralasciata dall'analisi, in quanto contraddistingue e mette in
particolare evidenza l'iniziale "S" della parola "skins".
Il marchio opponente "Skin Compression" risulta composto da due parole
e molto più lungo. Il primo elemento "Skin" ricalca l'elemento "skins" del
marchio opponente, seppur mutilato della "S" finale.
I destinatari potranno percepire in entrambi i casi il susseguirsi delle lettere
"S" "K" "I" e "N".
Di conseguenza, sul piano visivo, è possibile concludere ad una certa si-
milarità fra "s skins (fig.)" e "Skin Compression".
6.2.2 Dal punto di vista fonetico i due marchi hanno in comune l'elemento
"skin", il quale viene letto in modo identico seppur al marchio opponente
vada aggiunta una "S" finale nella pronuncia. Il marchio opponente per
esteso può venir letto in due modi: "s-skins" (ossia "esse-skins" o "es-
skins", ecc. a dipendenza della regione linguistica o della fedeltà alla lingua
inglese) o semplicemente "skins" se si considera la "S" iniziale unicamente
come un elemento grafico. Il marchio resistente si legge "Skin Compres-
sion". Numero di sillabe e cadenza sono quindi effettivamente divergenti,
di modo che la sonorità tra i due marchi nel loro insieme è divergente. La
concordanza uditiva verte quindi unicamente sull'elemento "skin".
Ne discende che, anche dal punto di vista uditivo, vi è una certa similitu-
dine.
6.2.3 A livello semantico, il termine "skin" o "skins" (al plurale) tradotto
dall'inglese significa principalmente letteralmente "pelle" o "buccia", rispet-
tivamente "pelli" o "bucce". Va considerato che il lemma inglese "skin" nel
senso di "pelle" appartiene al vocabolario inglese di base ed è compreso
dal pubblico di riferimento (cfr. consid. 4.2 della presente e sentenza del
Tribunale B-2996/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 3.2 e 6.1 "SKIN-
CODE/Swisscode" e relativi riferimenti). Lo stesso si dica per "pelle ani-
male". Anche "buccia" viene generalmente percepito da parte del pubblico
svizzero come traduzione di "skin", quando come in inglese utilizza il me-
desimo sostantivo per indicare ugualmente lo strato protettivo esterno dei
B-5117/2013
Pagina 15
frutti o di alcuni frutti (cfr. Pons, Online-Wörterbuch, Englisch-Deutsch,
; Larousse, dic-
tionnaires bilingues, anglais-français,
francais/skin/612210>, consultati il 15.01.2015). Altre accezioni del termine
"skin" comprendono i sostantivi "otre", "fusoliera", "scafo" ed i verbi "spel-
lare", "scorticare", "sbucciare" (cfr. WordReference, inglese-italiano,
/enit/skin>, consultato in data 15.01.2015). Inoltre, il ter-
mine "skin" può altresì indicare un rivestimento protettivo o decorativo per
computer portatili o telefoni cellulari. In sostanza, per quel che riguarda i
sostantivi, si può affermare che si tratta in maniera generale di protezioni
esterne (rispettivamente in relazione a vertebrati, frutta od oggetti vari). Al-
tre associazioni di pensiero attribuibili al vocabolo "skins" difficilmente ven-
gono fatte dai destinatari dei prodotti della classe 25 in questione ed ad
ogni modo distano dal principale significato attribuito dagli stessi (cfr. per
esempio , consultato il
15.01.2015).
Il vocabolo inglese "compression" in italiano significa "compressione", in
francese "compression" ed in tedesco è altresì traducibile come "kompres-
sion" (cfr. ;
naires/anglais-francais/compression/571550>;
zung?q=compression&l=deen&in=en&lf=en>, consultati il 15.01.2015).
Considerata la vicinanza delle voci, anche in questo caso il significato del
termine inglese è facilmente desumibile e quindi comprensibile per le cer-
chie commerciali interessate in Svizzera.
Pertanto l'elemento "skins" verrà compreso come "pelli" o "bucce", mentre
l'accostamento dei sostantivi "skin compression" verrà percepito come
"compressione della pelle" o "compressione della buccia". Espressioni che
sono di per sé prive di significato particolare. Tuttavia, in ambito medico e
sportivo un riferimento è riscontrabile in quelli che in inglese vengono de-
nominati "Compression garments", ossia gli indumenti a compressione ad
uso medico o sportivo appunto, i quali poggiano direttamente sulla pelle
ma il cui scopo non è direttamente quello di comprimere
tale organo (cfr. ;
; , con-
sultati il 15.01.2015). In questo senso, un'accezione descrittiva in relazione
ai prodotti rivendicati della classe 25 è comprensibile ai destinatari nel ter-
mine "compression". A tal proposito, va altresì costatato che per il marchio
"skins" della controparte nelle didascalie web è sovente menzionato il ter-
mine "compression" utilizzato per la descrizione dei propri prodotti definiti
come "compression clothing" (cfr. , consultato il
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Pagina 16
15.01.2015). Di conseguenza, delle associazioni di pensiero tra i due segni
possono essere fatte, soprattutto considerato che alcun altro significato
particolare può essere attribuito all'espressione "skin compression".
Sul piano semantico sono altresì riscontrabili delle similitudini.
6.3 Alla luce di quanto sopra, è comunque possibile concludere alla simili-
tudine dei segni.
7.
Infine, sulla base del complesso delle circostanze del singolo caso va
esaminata la sussistenza del rischio di confusione tra i due segni
(art. 3 cpv. 1 lett. c LPM).
Accertata la similitudine tra i segni (consid. 6), l'analisi deve tenere conto
del grado di attenzione che ci si può attendere dai destinatari dei prodotti
per i quali i marchi sono registrati (cfr. consid. 4), oltre che del campo di
protezione attribuibile al marchio opponente (cfr. consid. 7.1).
7.1
7.1.1 Nella decisione impugnata, per quanto attiene alla forza distintiva del
marchio opponente, l'autorità inferiore l'ha giudicata di tipo medio in rela-
zione alla classe 25, ritenendo il termine "skin(s)" come non direttamente
descrittivo dei prodotti concernenti. L'autorità inferiore ha altresì lasciato
aperta la questione di sapere se il marchio opponente goda o meno di una
forza distintiva accresciuta in base alla fama nel settore in questione (cfr.
consid. D6 in fine della decisione impugnata).
La ricorrente contesta l'approccio dell'autorità inferiore, sostenendo che,
come già stabilito per la classe 3, anche per la classe 25 il termine "skin"
sarebbe da considerare di dominio pubblico. L'uso del segno "skin" in con-
nessione a capi d'abbigliamento non potrebbe venir considerato un nome
di fantasia, ma l'indicazione di alcune proprietà del capo. Del resto, l'im-
piego di "skin" per definire i capi attillati sarebbe già in uso da tempo. La
ricorrente sostiene anche che la forza distintiva del segno "skin"
avrebbe subito una diluizione. Prova ne sarebbero i risultati delle ricerche
effettuate nelle banche dati Swissreg e Romarin. L'utilizzo di "skin" da parte
della controparte sarebbe altresì puramente descrittivo, giacché i propri
prodotti sono presentati agire come una "seconda pelle". Di conseguenza,
essendo l'unico elemento in comune di pubblico dominio, il rischio di con-
fusione sarebbe da scartare.
B-5117/2013
Pagina 17
Al contrario, a mente della controparte, il segno utilizzato sarebbe privo di
aderenze concettuali con i prodotti rivendicati nella classe in questione,
come peraltro confermato dall'autorità inferiore al momento del deposito
del marchio. Il marchio godrebbe quindi di un campo di protezione normale
se non medio-alto. Del resto, i documenti depositati dalla ricorrente, volti a
comprovare l'effetto di diluizione, non avrebbero nessun forza probante,
poiché la coesistenza di marchi in un medesimo registro non rifletterebbe
necessariamente la situazione reale, dal momento che non sussisterebbe
la prova che tali marchi siano effettivamente utilizzati in Svizzera. Pertanto,
non sarebbe ravvisabile alcun indebolimento della capacità distintiva del
marchio opponente.
7.1.2 Il campo di protezione di un marchio è determinato dalla sua forza
distintiva. Essa è minore per i marchi deboli rispetto a quelli forti. Nel primo
caso, delle differenze minime sono sufficienti a creare una distinzione. In
particolare, sono da ritenersi deboli i marchi i cui elementi essenziali risul-
tano essere banali o presentano una stretta somiglianza con termini de-
scrittivi del linguaggio corrente (cfr. sentenza del Tribunale federale
4A_207/2010 del 9 giugno 2011 consid. 5.1 "R RSW Rama Swiss Watch
[fig.]/RAM Swiss Watch AG"; MARBACH, op. cit., n. 981). Al contrario, sono
da considerarsi marchi forti quelli immaginativi o aventi acquisito notorietà
commerciale. I marchi forti, essendo dei prodotti creativi o avendo neces-
sitato lunghi processi per acquisire notorietà commerciale, devono potere
beneficiare di una tutela più intensa, ritenuta la loro maggiore esposizione
ai tentativi di imitazione (cfr. DTF 122 II 382 consid. 2a "Kamillosan"; sen-
tenza del Tribunale B-1077/2008 del 3 marzo 2009 consid. 6 "Sky/Sky-
SIM"). Inoltre, la protezione accordata dalla LPM non si estende agli ele-
menti dei marchi appartenenti al dominio pubblico in quanto tali. Nel quadro
dell'esame del rischio di confusione tali elementi ad ogni buon conto non
vanno tralasciati. Infatti, sebbene singolarmente siano sprovvisti di forza
distintiva, essi vanno presi in considerazione nell'esame relativo all'impres-
sione generale scaturita dal marchio, siccome suscettibili di influenzare la
forza distintiva del marchio nel suo insieme (cfr. sentenza del Tribunale B-
7346/2009 del 27 settembre 2010 consid. 2.5 "Murolino/Murino").
7.1.3
7.1.3.1 Per valutare se si tratti di un segno descrittivo (quindi debole), va
determinato il significato di tutti gli elementi da cui è composto e se la com-
binazione di questi risulti di senso compiuto per i destinatari, senza sforzi
intellettuali o immaginativi particolari. Sono descrittivi i segni che rappre-
B-5117/2013
Pagina 18
sentano in un certo modo i prodotti in questione. Vi sono indicazioni di ge-
nere, relative al genere di prodotto, e indicazioni descrittive, ossia riguar-
danti le caratteristiche del prodotto o del servizio in questione. Quest'ultime
risultano essere descrittive, se si riferiscono per esempio all'aspetto, alla
materia, alla composizione, alla destinazione, alla funzione o agli effetti, ai
destinatari, alla provenienza geografica, al luogo di vendita, al prezzo, alla
quantità o alla qualità. Sono altresì descrittive le indicazioni relative ad un
componente particolare del prodotto, quelle di natura pubblicitaria, oppure
gli slogan atti a descrivere direttamente la qualità di un prodotto o servizio
(cfr. sentenza del Tribunale B-7485/2006 del 4 febbraio 2008 consid. 7.1
"Booster/Turbo Booster" e relativi riferimenti). Tuttavia, l'aspetto descrittivo
di un elemento del marchio è considerato tale unicamente se il consuma-
tore lo percepisce senza sforzi immaginativi (DTF 114 II 371 consid. 2 "Alta
tensione", DTF 108 II 216 consid. 2 "Less"). Delle associazioni di pensiero
o delle allusioni che non sono, se non lontanamente, in relazione con il
prodotto o il servizio in questione non sono sufficienti per ritenere il segno
descrittivo (cfr. sentenza del Tribunale B-1700/2009 del 11 novembre 2009
consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum").
7.1.3.2 L'elemento "skins", in quanto tale, è percepito principalmente come
"pelli" o "bucce" (consid. 6.2.3). Nell'ambito di espressioni inglesi, la de-
scrittività dipende dalla percezione della pubblico di riferimento, quindi
dalle competenze linguistiche di quest'ultimo (cfr. sentenza del Tribunale
B-804/2007 del 4 dicembre 2007 consid. 3 "DELIGHT AROMAS [fig.]" e
relativi riferimenti).
Vi è da chiedersi se il consumatore svizzero, destinatario dei prodotti regi-
strati per la classe 25, di fronte al termine "skin", quale componente co-
mune dei due marchi in esame, senza uno sforzo intellettuale particolare
ne percepisca un'indicazione circa la qualità, le caratteristiche, la compo-
sizione, la destinazione, l'origine o gli effetti in relazione ai prodotti in que-
stione.
L'abbigliamento, nella sua accezione più ampia, protegge il corpo umano,
nudo e vulnerabile, dai pericoli dell'ambiente: agenti atmosferici (freddo,
pioggia, sole, ecc.), insetti, sostanze tossiche, armi e altri rischi alla sicu-
rezza personale (cfr. , consul-
tato il 15.01.2015). Essendo la pelle l'organo più esterno del corpo umano
l'abbigliamento è in contatto prima di tutto con quest'ultima formando una
barriera con l'esterno (cfr. , consul-
tato il 15.01.2015). L'abbigliamento è stato definito dal sociologo Marshall
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Pagina 19
McLuhan un'"estensione della pelle" (cfr. MCLUHAN, Gli strumenti del co-
municare, Il Saggiatore, 1967, pag. 129): infatti tutti e tre (abbigliamento,
casa e ambiente urbano) possono essere percepiti come ulteriori 'strati di
pelle', con un'analoga funzione protettiva a livello fisico e, specialmente,
psicologico (cfr. anche enciclopedia Treccani online,
/enciclopedia/abbigliamento_(Universo-del-Corpo)/>, consultato il
15.01.2015).
Generalmente nel campo dell'abbigliamento il termine "pelle" nella sua ver-
sione inglese "skin" è oggigiorno utilizzato, anche in
Svizzera, per indicare tagli particolarmente aderenti a quest'ultima:
"skin-tight", "second skin" e, nella maggioranza dei casi,
con la derivazione etimologica "skinny" (cfr.
department/LADIES?Nr=4294962105#Nr=4294899761>;
, consultati il
15.01.2015). Rispettivamente, in alcuni casi il termine "skin", associato
all'abbigliamento in quanto tale, può definire un particolare colore, il color
incarnato appunto. Non da ultimo, il termine "skin" è altresì utilizzato
nell'abbigliamento per indicare alcuni tipi di pellame ("snakeskin", "lamb-
skin", ecc.). Il consumatore svizzero, destinatario dei prodotti registrati per
la classi 25 è sempre più spesso confrontato con questo tipo di terminolo-
gia molto diffusa nel mercato dell'abbigliamento.
A fronte di ciò, è possibile assentire alla sussistenza del carattere descrit-
tivo relativo al termine in questione, percepito dal pubblico di riferimento.
In effetti, "skin" evoca nel consumatore un'associazione di pensiero relativa
a vestiti stretti, particolarmente aderenti alla pelle, rispettivamente compo-
sti da pelle, protettivi per la pelle, o aventi una funzione su di essa (quale
ad esempio permetterne la traspirazione o regolarne la temperatura). In
altre parole, è possibile concludere che il consumatore svizzero, destina-
tario dei prodotti registrati per la classi 25, di fronte al termine "skin" in
quanto tale ne percepisca in maniera generale una caratteristica o un ef-
fetto del prodotto (cfr. sentenza del Tribunale B-5440/2008 del 24 luglio
2009 consid. 6.2 "JUMP [fig.]/JUMPMAN").
7.1.4 Alla luce di quanto appena accertato per l'elemento verbale "skin"
(cfr. supra consid. 7.1.3.2), l'analisi dell'effetto di diluizione risulta super-
fluo.
7.1.5 Conseguentemente, il marchio opponente nel suo insieme –
"s skins (fig.)" – ritenuti elementi quali la particolare grafia e la "s" cerchiata
B-5117/2013
Pagina 20
iniziale, l'eventuale fama acquisita sul mercato (cfr. consid. 7.2.1 qui di se-
guito), nonché l'elemento descrittivo "skin" ha, nel complesso, una forza
distintiva relativamente debole.
7.2
7.2.1 La corrispondenza tra termini descrittivi, rispettivamente appartenenti
al dominio pubblico, non provoca un rischio di confusione (cfr. fra le altre
sentenza del Tribunale del 3 novembre 2011 in sic! 2010 pag. 173 "Pre-
mium Ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]"; cfr. an-
che sentenza del Tribunale B-2996/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 6.3
"SKINCODE/Swisscode"). Anche qualora un marchio formato da una com-
binazione di elementi benefici di una protezione più estesa grazie alla sua
fama, l'utilizzo da parte di un altro marchio di un elemento che deve rima-
nere a libera disposizione non è, generalmente, sufficiente a creare un ri-
schio di confusione; i marchi in questione devono presentare altre similitu-
dini (cfr. in particolare sentenza del Tribunale B-8242/2010 del 22 mag-
gio 2012 consid. 4.4 e 6 "LOMBARD ODIER & CIE./Lombard NETWORK
[fig.]" e relativi riferimenti). Inoltre, la corrispondenza fra termini descrittivi
non è sufficiente a suscitare l'impressione che ci si trovi confrontati a dei
marchi di serie (cfr. sentenza del Tribunale B-5440/2008 del 24 luglio 2009
consid. 7.5 "JUMP [fig.]/JUMPMAN").
7.2.2 La similitudine dei segni giudicata principalmente in relazione alle
concordanze riconducibili all'elemento descrittivo comune "skin", rispetti-
vamente all'identità dei prodotti rivendicati, non sono sufficienti a determi-
nare la sussistenza di un rischio di confusione tra i due marchi (cfr. sen-
tenza del Tribunale B-5390/2009 del 17 luglio 2010 consid. 6.2 "ORPHAN
EUROPE [fig.]/ORPHAN INTERNATIONAL" e B-8242/2010 del 22 maggio
2012 consid. 6 "LOMBARD ODIER & CIE./Lombard NETWORK [fig.]" e
relativi riferimenti). Del resto, la comunanza dell'elemento descrittivo in
questione non è sufficiente ad oscurare l'impatto grafico del marchio "s
skins (fig.)" nel suo insieme. Va infatti costatato come gli elementi figurativi
caratteristici del marchio opponente (cfr. consid. 6.2 e 6.2.1 della presente),
tra cui l'aggiunta della "s" iniziale e finale, siano sufficienti ad evitare ogni
rischio di confusione con il marchio resistente, il quale, dal canto suo, non
è composto unicamente dall'elemento descrittivo di cui si è detto, bensì
ugualmente dal termine "Compression".
Di conseguenza, il rischio di confusione ai sensi dell'art. 3 let. c LPM deve
essere scartato.
B-5117/2013
Pagina 21
8.
Sulla scorta di quanto precede, vi è ragione di concludere che, contraria-
mente a quanto accertato dall'autorità inferiore, non è possibile stabilire
alcun rischio di confusione (diretto o indiretto), poiché la corrispondenza tra
i due marchi in questione è ascrivibile unicamente all'elemento descrittivo
che li accomuna. Del resto, il marchio resistente differisce sufficientemente
dal marchio opponente considerata la debole forza distintiva
ascrivibile all'elemento descrittivo "skin".
Per questi motivi, il ricorso è accolto e il punto 4 del dispositivo della deci-
sione impugnata è annullato, mentre il punto 2 del medesimo dispositivo è
parzialmente annullato, per i prodotti della classe 25.
9.
9.1 Le spese del procedimento comprendono la tassa di giustizia e i di-
sborsi a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse
pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di con-
dotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e
art. 4 TS-TAF). Nelle cause concernenti ricorsi su opposizione va altresì
tenuto conto dell'interesse dell'opponente alla radiazione del marchio im-
pugnato, rispettivamente l'interesse della resistente al mantenimento del
marchio in questione. Tuttavia, esigere in ogni procedura le prove concrete
di tali spese sarebbe eccessivo e potrebbe avere un effetto dissuasivo per
rapporto alle spese meno elevate della procedura di prima istanza. In as-
senza di giustificativi pertinenti relativi all'interesse pecuniario della causa,
esse vengono fissate sulla base di valori empirici, ossia tra i CHF 50'000.–
e i CHF 100'000.– (sentenza del Tribunale B-4360/2012 dell'8 ottobre 2013
consid. 8.1 "XS/Excess"; DTF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" e
relativi riferimenti).
9.2 Nella fattispecie, le spese del procedimento davanti al Tribunale ven-
gono fissate a CHF 3000.– e poste a carico della parte soccombente. L'an-
ticipo di CHF 3'000.–, già versato in data 25 settembre 2013, viene resti-
tuito alla ricorrente e posto a carico della controparte.
La tassa di opposizione di CHF 800.– , rimasta all'istituto, è stata posta a
carico dell'opponente procedura di opposizione (cifra 3 del dispositivo della
decisione impugnata). Ritenuto l'esito della presente, la pretesa di
B-5117/2013
Pagina 22
rimborso prevista in favore dell'opponente deve essere dimezzata a
CHF 400.–, essa verrà computata alle indennità di parte di fronte all'auto-
rità inferiore (cfr. consid. 10.2 della presente).
10.
10.1 La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili
per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione
con gli art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese
di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte
(art. 8 TS-TAF). Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono
tra l'altro l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari profes-
sionali che non sono avvocati (art. 9 cpv. 1 let. a TS-TAF), i quali sono
calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte
(art. 10 cpv. 1 TS-TAF). La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un mi-
nimo di CHF 200.– e un massimo di CHF 400.–, per i rappresentanti pro-
fessionali che non sono avvocati tra un minimo di CHF 100.– e un massimo
di CHF 300.–; l'imposta sul valore aggiunto non è compresa (cfr. art. 10
cpv. 2 TS-TAF). Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF le parti che chiedono la rifu-
sione delle ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia
della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima
non è stata inoltrata, l'indennità è fissata sulla base degli atti di causa (art.
14 cpv. 2 TS-TAF).
10.2 Nella fattispecie, la ricorrente vincente rappresentata da un avvocato
ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili. Considerato che la medesima
non ha prodotto alcuna nota particolareggiata l'indennità è fissata sulla
base degli atti. Il patrocinatore della ricorrente non essendosi dovuto con-
frontare con delle questioni di fatto o di diritto inabituali o eccezionalmente
ardue, l'importo delle spese accordate alla ricorrente per la procedura di
ricorso è di CHF 2'000.–, a carico della controparte.
Relativamente alla procedura di fronte all'autorità inferiore alla ricorrente
viene accordata un'indennità a titolo di ripetibili per CHF 1'000.–. Alla con-
troparte, la quale risulta ancora e comunque parzialmente vincente di
fronte all'autorità inferiore, vengono accordati CHF 1'400.– (tassa di oppo-
sizione dimezzata compresa, cfr. supra consid. 9.2). Pertanto, la ricorrente
verserà alla controparte CHF 400.–.
11.
La presente sentenza è definitiva (art. 73 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
B-5117/2013
Pagina 23
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
Il punto 2 del dispositivo della decisione del 29 luglio 2013 dell'autorità in-
feriore è parzialmente annullato, nel senso che la registrazione del marchio
svizzero n. 626'318 "Skin Compression" non deve essere revocata per i
prodotti rivendicati nella classe 25.
3.
Il punto 4 del medesimo dispositivo è modificato come segue:
4. La resistente deve pagare all'opponente un'indennità di parte di
CHF 1'400.– (tassa di opposizione dimezzata compresa). Dal canto
suo, l'opponente deve corrispondere un'indennità di parte all'oppo-
nente di CHF 1'000.–. Pertanto, la resistente verserà all'opponente
CHF 400.–.
4.
Le spese vengono fissate a CHF 3'000.– e poste a carico della controparte.
Detto importo deve essere versato alla cassa del Tribunale, utilizzando il
bollettino di versamento annesso, entro i trenta giorni che seguono la spe-
dizione della presente sentenza.
5.
L'anticipo spese di CHF 3'000.– viene rifuso alla ricorrente.
6.
Alla ricorrente è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili per la
procedura di ricorso di CHF 2'000.– (IVA compresa). Essa è posto a carico
della controparte.
B-5117/2013
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7.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegati: formulario "indirizzo per il
pagamento" e atti di ritorno)
– controparte (raccomandata; allegati: bollettino di versamento,
atti di ritorno)
– autorità inferiore (raccomandata; n. di rif. 12386)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Data di spedizione: 2 febbraio 2015