B-5129/2016 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Widerspruchsverfahren Nr. 14567; CH 562'756 CHROM-...

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Abteilung II
B-5129/2016



Ur t e i l vom 1 2 . J u l i 2 0 1 7
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Matthias Amann.



Parteien
HOPPE HOLDING AG,
Via Friedrich Hoppe 109 A, 7537 Müstair,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Kurt Blickenstorfer und/oder Dr. Thomas Iseli,
Bratschi Wiederkehr & Buob AG,
Bahnhofstrasse 70, Postfach 1130, 8021 Zürich 1,
Beschwerdeführerin,



gegen


Ropal Europe AG,
Auf den Rödern 3, DE-35099 Burgwald,
vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Gallus Joller, Troller Hitz Troller,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 14567;
CH 562'756 CHROM-OPTICS /
CH 676'266 CHROM-OPTICS.
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Sachverhalt:
A.
Am 18. Juni 2007 hinterlegte die damalige Ropal AG mit Sitz in Zug (heute:
Ropal AG in Liquidation) die Marke CH 562‘756 CHROM-OPTICS (Wider-
spruchsmarke) für die Beschichtung von Metallen sowie entsprechende
Bearbeitungsprozesse und -anlagen in den Waren- und Dienstleistungs-
klassen 2, 7 und 40.
Am 7. Januar 2014 wurde über die Ropal AG der Konkurs eröffnet.
B.
Am 21. Januar 2015 erwarb die Hoppe Holding AG, Müstair, Beschwerde-
führerin, die Widerspruchsmarke aus der Konkursmasse und wurde am
2. Februar 2015 als Markeninhaberin im Markenregister eingetragen.
C.
Am 25. März 2015 hinterlegte die Muttergesellschaft der konkursiten vor-
maligen Markeninhaberin, die Ropal Europe AG mit Sitz in Burgwald,
Deutschland, Beschwerdegegnerin, die gleichlautende Marke CH 676‘266
CHROM-OPTICS (angefochtene Marke) für die Beschichtung von Metallen
sowie für entsprechende Bearbeitungsprozesse und -anlagen in den Wa-
ren- und Dienstleistungsklassen 2, 7 und 40.
D.
D.a Dagegen erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz am 3. No-
vember 2015 Widerspruch und machte eine Verwechslungsgefahr bzw.
weitgehende Identität mit ihrer erworbenen Marke geltend.
Mit Stellungnahme vom 17. November 2015 erhob die Beschwerdegegne-
rin die Einrede des Nichtgebrauchs der Marke gestützt auf Art. 32 des Mar-
kenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11).
Mit Replik vom 18. Januar 2016 berief sich die Beschwerdeführerin auf
wichtige Gründe für den Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 in Ver-
bindung mit Art. 32 MSchG und machte die Rechtsmissbräuchlichkeit der
Nichtgebrauchseinrede geltend. Die Beschwerdegegnerin bestritt mit Dup-
lik vom 21. März 2016 das Vorliegen wichtiger Gründe sowie der behaup-
teten Missbräuchlichkeit.
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D.b Mit Verfügung vom 22. Juni 2016 wies die Vorinstanz den Widerspruch
ab unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Widersprechen-
den. Sie gelangte zum Schluss, die Widersprechende habe den Gebrauch
der Marke weder behauptet noch glaubhaft gemacht und auch keine wich-
tigen Gründe für den Nichtgebrauch darlegen können; der Einwand des
Rechtsmissbrauchs sei im vorliegenden Verfahren nicht näher zu prüfen.
E.
E.a Gegen diesen Entscheid der Vorinstanz hat die Widersprechende am
23. August 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben,
mit den folgenden Rechtsbegehren:
1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 22. Juni 2016 sei aufzuheben und
die Sache an die Vorinstanz zur neuen Entscheidung und Begründung
zurückzuweisen.
2. Eventualiter sei die Verfügung der Vorinstanz vom 22. Juni 2016 auf-
zuheben, der Widerspruch 14567 gutzuheissen und die Vorinstanz
anzuweisen, die Marke Nr. 676 266 „CHROM-OPTICS“ zu löschen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge, zuzüglich Mehrwertsteuer-
zuschlag, zu Lasten der Beschwerdegegnerin.
Zur Begründung machte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend,
die Vorinstanz habe sich nicht einlässlich mit den Vorbringen der Be-
schwerdeführerin auseinandergesetzt und dadurch deren Anspruch auf
rechtliches Gehör sowie die Begründungspflicht verletzt. In der Sache sei
die Vorinstanz zu Unrecht vom Fehlen wichtiger Gründe für den Nichtge-
brauch der Widerspruchsmarke ausgegangen; die Erhebung der Nichtge-
brauchseinrede durch die Beschwerdegegnerin sei zudem rechtsmiss-
bräuchlich.
E.b Mit Beschwerdeantwort vom 30. November 2016 beantragte die Wi-
derspruchsgegnerin die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzu-
treten sei, unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Sie verneinte eine Ver-
letzung der Begründungspflicht durch die Vorinstanz sowie das Vorliegen
wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke und be-
stritt ein rechtsmissbräuchliches Verhalten.
E.c Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 1. Dezember
2016 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Wichtige Gründe für
den Nichtgebrauch seien nicht glaubhaft gemacht, auf den Einwand des
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Rechtsmissbrauchs sei im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nicht nä-
her einzugehen.
F.
Die Durchführung einer mündlichen Parteiverhandlung ist von keiner Seite
beantragt worden.
G.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen
nachfolgender Erwägungen eingegangen.


Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32, 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin hat als Widerspre-
chende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist durch die ange-
fochtene Verfügung besonders berührt und in schützenswerten Interessen
betroffen (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formge-
recht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss
innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist grund-
sätzlich einzutreten.
2.
Im Hauptpunkt hat die Beschwerdeführerin die Rückweisung der Sache an
die Vorinstanz wegen Verletzung der Begründungspflicht und des An-
spruchs der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör beantragt (Antrags-
ziffer 1). Sie macht geltend, die Vorinstanz habe sich im angefochtenen
Entscheid nicht einlässlich mit den von der Beschwerdeführerin angeführ-
ten wichtigen Gründen für den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke so-
wie mit ihrem Einwand des Rechtsmissbrauchs durch die Beschwerdegeg-
nerin auseinandergesetzt (Beschwerde, Rz. 10 ff.).
Die Vorinstanz hat den Standpunkt und die Argumente der Beschwerde-
führerin zusammenfassend korrekt wiedergegeben (angefochtene Verfü-
gung, Rz. 13). In der Folge ist sie zum Schluss gelangt, die von der Be-
schwerdeführerin behaupteten wichtige Gründe erfüllten den nach
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vorinstanzlicher Auffassung eng auszulegenden Ausnahmetatbestand von
Art. 12 Abs. 1 MSchG nicht (angefochtene Verfügung, Rz. 18); auf den Ein-
wand des Rechtsmissbrauchs sei im Widerspruchsverfahren nicht einzu-
gehen (angefochtene Verfügung, Rz. 15). Ob diese Rechtsauffassung zu-
trifft, wird im Rahmen nachstehender materieller Prüfung zu beurteilen
sein; eine eigentliche Gehörsverletzung ist in den – wenn auch knapp und
etwas apodiktisch gehaltenen – Erwägungen der Vorinstanz nicht zu er-
kennen.
3.
Im Eventualstandpunkt hat die Beschwerdeführerin die Gutheissung des
Widerspruchs beantragt (Antragsziffer 2). Sie macht wichtige Gründe für
den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke im Sinne von Art. 32 in Verbin-
dung mit Art. 12 Abs. 1 MSchG sowie die Rechtsmissbräuchlichkeit der
Nichtgebrauchseinrede durch die Beschwerdegegnerin im Sinne von Art. 2
ZGB geltend.
3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m.
Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten
nach der Veröffentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz einzureichen
(Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG).
Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Wa-
ren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird
(Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines unun-
terbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Mar-
kenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den
Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der fehlende Gebrauch
einer Marke wird allerdings nicht von Amtes wegen berücksichtigt (BVGer,
Urteile B-246/2008 vom 26. September 2008, E. 2 „Red Bull/Dancing Bull“;
B-5325/2007 vom 12. November 2007, E. 4 „Adwista/Advista [fig.]“; CHRIS-
TOPH WILLI, Kommentar zum MSchG, Zürich 2002, Art. 32 N. 2). Die Nicht-
gebrauchseinrede muss formell in der ersten Stellungnahme der Wider-
spruchsgegnerin an die Vorinstanz erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der
Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]).
Die Widersprechende hat bei erhobener Einrede den Gebrauch der Wider-
spruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu
machen (Art. 32 MSchG).
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3.2 Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft
zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, zu dem
die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Marke geltend macht
(BVGer, Urteile B-4465/2012 vom 11. Juni 2013, E. 2.2 „Life“; B-3416/2011
vom 17. Februar 2012, E. 3.1 „Life/Mylife [fig.]“; MARKUS WANG, in: Noth/
Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum MSchG, Bern 2009, Art. 12
N. 9; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der
Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, Bd. 85, Bern
2008, S. 116, m.w.H.). Bei der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs
im Sinne von Art. 32 MSchG kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien
(Art. 13 Abs. 1 VwVG) eine erhebliche Bedeutung zu, so dass in Abwei-
chung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbar-
keit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (BVGer, Urteile B-4465/2012
vom 11. Juni 2013, E. 2.8 “Life”; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012, E. 3.1
“Life/Mylife [fig.]”; B-246/2008 vom 26. September 2008, E. 2 „Red Bull/
Dancing Bull“).
Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden
sein. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern
als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hin-
weises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann (WANG,
a.a.O., Art. 11 N. 7; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 14). Massstab für den erforder-
lichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchenüblichen Gepflogen-
heiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind
Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände
des Einzelfalls wie Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unterneh-
mens (BVGer, Urteile B-4465/2012 vom 11. Juni 2013, E. 2.5 „Life“;
B-5830/2009 vom 15. Juli 2010, E. 3.2.1 „Fünf Streifen [fig.]/Fünf Streifen
[fig.]“; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage
en droit des marques, Recherches juridiques lausannoises Vol. 22,
Genf/Zürich/Basel 2005, 50 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 38).
Nach dem Territorialitätsprinzip muss der rechtserhaltende Gebrauch einer
Marke in der Schweiz erfolgt sein (BGer, Urteil 4A.253/2008 vom 14. Ok-
tober 2008, E. 2.1 „Gallup“; BGE 107 II 360, E. 1.c „La San Marco [fig.]“;
WANG, a.a.O., Art. 11 N. 50; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 31; LUCAS DAVID, Kom-
mentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 11 N. 18). Ausgenom-
men ist der Gebrauch der Marke für den Export (Art. 11 Abs. 2 MSchG).
Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und
Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Marken-
schutz (SR 0.232.149.136) stellt überdies den Markengebrauch in
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Deutschland demjenigen in der Schweiz gleich (WILLI, a.a.O., Art. 11
N. 33 ff.; MEIER, a.a.O., S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de
marque en droit suisse, sic! 2005, S. 108; EUGEN MARBACH, Markenrecht,
in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 1349 ff.). Damit gilt auch
der Gebrauch als Exportmarke in Deutschland als rechtserhaltend, wenn
er den Anforderungen von Art. 11 MSchG genügt (BVGer, Urteil
B-4465/2012 vom 11. Juni 2013, E. 2.7 „Life“).
Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhalts-
punkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht
bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333, E. 3.2 „Uh-
renarmband [3D]“; BGE 120 II 393, E. 4.c; BGE 88 I 14, E. 5.a; BVGer,
Urteil B-4465/2012 vom 11. Juni 2013, E. 2.8 „Life“; WILLI, a.a.O., Art. 32
N. 7; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar
zum Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 32 N. 21; WANG, a.a.O., Art. 12
N. 62). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss die-
ses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen,
höher einschätzen als das Gegenteil (BVGer, Urteile B-4465/2012 vom
11. Juni 2013, E. 2.8 „Life”; B-4540/2007 vom 15. September 2008, E. 4
„Exit [fig.]/Exit One”; DAVID, a.a.O., Art. 12 N. 16). Als mögliche Belege für
den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Liefer-
scheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kata-
loge, Prospekte; vgl. BVGer, Urteile B-4465/2012 vom 11. Juni 2013,
E. 2.10 “Life”; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012, E. 4.3 “Life/Mylife
[fig.]”).
3.3 Der Gebrauch einer Marke durch einen Dritten wird dem Markeninha-
ber im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG als "stellvertretender Gebrauch"
rechtserhaltend zugerechnet, wenn der Inhaber dem Gebrauch zuge-
stimmt und der Dritte die Marke mit einem Fremdbenutzungswillen ge-
braucht hat. Die Zustimmung des Markeninhabers hat zu erfolgen, bevor
der Dritte die Marke benutzt (Handelsgericht Bern, Urteil vom 2. Juli 2008,
in: sic! 2008, S. 904, E. 19 „Rob Electronic [fig.]“; MEIER, a.a.O., S. 97;
BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 86; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 103; MARBACH,
a.a.O., Rz. 1400). An die Form der Zustimmung stellt das Gesetz keine
besonderen Anforderungen, die Zustimmung kann auch stillschweigend er-
teilt werden (BVGer, Urteile B-6378/2011 vom 15. August 2013, E. 3.8 „Fu-
ciderm/Fusiderm“; B-763/2007 vom 5. November 2007, E. 5 „K.Swiss [fig.]/
K Swiss [fig.]“; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 104; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O.,
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S. 87; MEIER, a.a.O., S. 97; MARBACH, a.a.O., Rz. 1398). Ein blosses Dul-
den des Drittgebrauchs genügt zur Begründung eines stellvertretenden
Markengebrauchs hingegen nicht (BVGer, Urteile B-6378/2011 vom
12. August 2013, E. 3.8 „Fuciderm/Fusiderm“; Handelsgericht Bern, Urteil
vom 2. Juli 2008, sic! 2008, S. 904, E. 19 „Rob Electronic [fig.]“; WANG,
a.a.O., Art. 11 N. 104; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 61; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O.,
S. 87). An den Fremdbenützungswillen sind ebenfalls keine hohen Anfor-
derungen zu stellen (BVGer, Urteile B-6378/2011 vom 15. August 2013,
E. 3.8 „Fuciderm/Fusiderm“; B-763/2007 vom 5. November 2007, E. 5
„K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]“; Handelsgericht Bern, Urteil vom 2. Juli 2008,
in: sic! 2008, S. 904, E. 19 „Rob Electronic [fig.]“; WANG, a.a.O., Art. 11
N. 107; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 30; MEIER, a.a.O., S. 98; BÜRGI LOCATELLI,
a.a.O., S. 92). Ein solcher Wille fehlt aber insbesondere dem Markenver-
letzer (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 93).
Ein stellvertretender Gebrauch findet etwa bei Markengebrauch durch
Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich
eng verbundene Gesellschaften oder durch Lizenznehmer und Wiederver-
käufer statt (BGE 116 II 465, E. 2.b.aa „Coca-Cola [fig.]/Coca-Cola [fig.]“;
BVGer, Urteile B-6378/2011 vom 15. August 2013, E. 3.8 Fuciderm/
Fusiderm; B-763/2007 vom 5. November 2007, E. 5 „K.Swiss [fig.]/K Swiss
[fig.]“; DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 22; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 86 f. m.w.H.;
BARBARA ABEGG, Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr,
Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, Bd. 99, Bern 2013,
S. 187 f., m.w.H.). Im Rahmen solcher gesellschaftsrechtlicher oder ver-
traglicher Verhältnisse kommt es häufig vor, dass Markeninhaber die Marke
nicht selbst anbringen, sondern damit ihre Tochtergesellschaften, Lizenz-
nehmer oder Importeure betrauen (BVGer, Urteile B-6378/2011 vom
15. August 2013, E. 3.8 “Fuciderm/Fusiderm”; B-763/2007 vom 5. Novem-
ber 2007, E. 5 “K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]”; DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 22).
4.
4.1 In der Literatur gelten als wichtige Gründe für den Nichtgebrauch im
Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG ausschliesslich äussere Tatsachen, wel-
che unabhängig vom Willen des Markeninhabers bestehen bzw. aus-
serhalb von dessen Einflusssphäre liegen; dazu werden Fälle höherer Ge-
walt (z.B. Handelsbeschränkungen), sowie fehlende behördliche Bewilli-
gungen gezählt, wobei strittig ist, ob auch betriebliche Produktionsschwie-
rigkeiten bzw. unerwartete technische Probleme wichtige Gründe darstel-
len (vgl. BERNARD VOLKEN, in: Basler Kommentar zum MSchG, 3. Aufl.
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Seite 9
2017, Art. 12 N. 17 ff., Art. 32 N. 25; WILLI, a.a.O., Art. 12 N. 17 ff.; WANG,
a.a.O., Art. 12 N. 18 ff.; MARBACH, a.a.O., Rz. 1430 ff.).
4.2 Die Beschwerdeführerin hat die Widerspruchsmarke am 21. Januar
2015 erworben und den Inhaberwechsel am 2. Februar 2015 im Marken-
register eintragen lassen. Im Erwerbs- bzw. Eintragungszeitpunkt war die
Schonfrist damit bereits zu mehr als vier Fünfteln verstrichen. Im Zeitraum
davor war die sich mittlerweile in Liquidation befindliche Tochtergesell-
schaft der Beschwerdegegnerin Inhaberin der Widerspruchsmarke. Als
Gründe für den unbestrittenen Nichtgebrauch der Marke führt die Be-
schwerdeführerin von der damaligen Markeninhaberin zu vertretende Pro-
duktionsschwierigkeiten aufgrund angeblich mangelhafter Werkausfüh-
rung durch ein Vertragsunternehmen an (vgl. Beschwerde, Rz. 24 ff.,
37 ff.). Dass sich die behaupteten technischen Probleme ausserhalb des
von der Markeninhaberin zu verantwortenden Kontrollbereichs befunden
hätten, hat die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft gemacht, soweit sie
dies überhaupt behauptet (vgl. die Aussage in der Beschwerdeantwort,
Rz. 51, wonach die Gründe für den Nichtgebrauch im Herrschaftsbereich
der früheren Markeninhaberin gelegen hätten); entgegen der Darstellung
der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde, Rz. 39, 42 ff.) ist für den Zeit-
raum vor Veräusserung der Marke im Hinblick auf das Vorliegen wichtiger
Gründe auf die unternehmerische Risikosphäre der damaligen Markenin-
haberin, nicht der Beschwerdeführerin abzustellen.
Für den Zeitpunkt nach Veräusserung wiederum hat die Beschwerdeführe-
rin keinen eigenen Gebrauch geltend gemacht (Beschwerde, Rz. 31 ff.). Im
Übrigen beginnt mit der Veräusserung der Marke die Fünfjahresfrist nicht
etwa neu. Auch ein Konkurs hat keinen Einfluss auf die Karenzfrist (vgl.
WILLI, a.a.O., Art. 12 N. 19). Zwar werden Rechtsstreitigkeiten, welche das
in Frage stehende Markenrecht selbst zum Gegenstand haben, in der
Lehre als wichtiger Grund für einen Nichtgebrauch genannt (VOLKEN,
a.a.O., Art. 12 N. 19; WILLI, a.a.O., Art. 12 N. 20; WANG, a.a.O., Art. 12
N. 27 ff.; MARBACH, a.a.O., Rz. 1435 f.); zu Recht weist die Beschwerde-
gegnerin jedoch darauf hin (Beschwerdeantwort, Rz. 23.5.), dass die von
der Beschwerdeführerin genannten Rechtsverfahren vorliegend nicht die
strittige Marke betreffen (vgl. Beschwerde, Rz. 40).
4.3 Vor diesem Hintergrund erscheint folgerichtig, dass die Vorinstanz das
Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12
Abs. 1 MSchG verneint hat. Die Frage kann indes offen bleiben, da der
Erhebung der Nichtgebrauchseinrede durch die mit der ursprünglichen
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Seite 10
Markeninhaberin konzernmässig verbundene Beschwerdeführerin aus ei-
nem anderen Grund kein Rechtsschutz zu gewähren ist, wie sich nachste-
hend ergibt.
5.
5.1 Das Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und
Glauben ist ein in Art. 2 ZGB verankertes Rechtsprinzip, das grundsätzlich
für die gesamte Rechtsordnung gilt (BGE 131 I 192, E. 3.2.4; 110 Ib 336,
E. 3.a; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemei-
nes Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 2009, § 22 Rz. 26; HEINRICH HONSELL, in:
Honsell/Vogt/Geiser [Hrsg.], Basler Kommentar zum ZGB, 4. Aufl. 2010,
Art. 2 N. 4, 35; MAX BAUMANN, in: Gauch/Schmid [Hrsg.], Kommentar zum
Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 3. Aufl. 1998, Art. 2 N. 28). Entspre-
chend findet rechtsmissbräuchliches Verhalten auch im markenrechtlichen
Widerspruchs- und Widerspruchsbeschwerdeverfahren keinen Rechts-
schutz. Aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes in diesen Verfah-
ren ist die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots indes nur mit
Bezug auf rechtliche Argumente möglich, die in diesen Verfahren zur Ver-
fügung stehen. Solche ergeben sich insbesondere aus Art. 31, Art. 3 Abs. 1
und Art. 32 in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 MSchG. Nicht zu hören und
damit keiner Überprüfung auf Rechtsmissbrauch zugänglich sind hingegen
namentlich Argumente, die auf Lauterkeitsrecht, Persönlichkeits- oder Na-
mensrechten, zivilrechtlichen Abgrenzungsvereinbarungen und anderen
Verträgen fussen; die Durchsetzung solcher Rechte gehört vor die jeweils
zuständigen Gerichte (BVGer, Urteil B-40/2013 vom 21. Oktober 2013,
E. 1.2 „Egatrol/Egatrol“; DAVID, a.a.O. Art. 31 N. 5, 15 f.; WILLI, a.a.O.,
Art. 31 N. 15 f.; vgl. die entsprechenden Ausführungen im deutschen
Recht: Urteil des Bundesgerichtshofs vom 24. November 1999, GRUR
2000, S. 892, E. 4 „Immunine/Imukin“; IRMGARD KIRSCHNECK, in: Strö-
bele/Hacker [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 10. Aufl. 2012,
§ 42 N. 61, 64, m.w.H.; MATTHIAS WINKLER, Das Widerspruchsverfahren
nach dem neuen Markenrecht, GRUR 1994, S. 572, m.w.H.; FEZER, a.a.O.,
§ 42 MarkenG N. 40).
5.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die frühere Markeninhaberin
und Tochtergesellschaft der Beschwerdegegnerin habe ihre für den Mar-
kengebrauch erforderlichen Patente beim Auftreten von Produktions-
schwierigkeiten sowie von Rechtsstreitigkeiten mit der Beschwerdeführerin
an die Muttergesellschaft übertragen und dabei den eigenen Konkurs in
Kauf genommen; die Muttergesellschaft habe es in der Folge unterlassen,
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die strittigen Rechte aus der Konkursmasse der Tochtergesellschaft zu lö-
sen und dadurch vor dem Untergang zu bewahren (Beschwerde, Rz. 23,
24 ff., 28 ff.). Wie es sich im Einzelnen damit verhält, ist, wie die Vorinstanz
zu Recht festhält, im Rahmen des vorliegenden Widerspruchsverfahrens
nicht eingehend zu prüfen; entgegen der Darstellung der Vorinstanz (an-
gefochtene Verfügung, Rz. 15) schliesst die eingeschränkte Kognition die
Prüfung des Einwands des Rechtsmissbrauchs jedoch nicht grundsätzlich
aus (vgl. E. 5.1).
5.3 Soweit die Beschwerdegegnerin die von Art. 32 MSchG vorgesehene
Einrede mit ihrem eigenen Unterlassen zu rechtfertigen sucht, ist nach dem
Gesagten die Rechtmässigkeit dieser Einrede auch im Widerspruchsver-
fahren zu prüfen, wozu es keiner weiteren Abklärungen bedarf. Die rechts-
geschäftliche Übertragung einer registrierten Marke umfasst im Regelfall
auch die mit ihr verbundenen Gebrauchs- und Abwehrrechte (GREGOR
BÜHLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern
2009, Art. 17 N 28; vgl. analog BGer, 4A_104/2008 vom 8. Mai 2008,
E. 4.7.3 "SBB-Uhr"), weshalb der vorliegende Fall nicht mit der Einrede an-
derslautendender Behauptungen der Widerspruchsgegnerin in einem
früheren Markenübertragungsverfahren zu vergleichen ist (vgl. BVGer, Ur-
teil B-40/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 4 „Egatrol/Egatrol“). Hätte die
frühere Markeninhaberin selbst die veräusserte Marke neu eintragen las-
sen und den von ihr zu vertretenden Nichtgebrauch inter partes der unmit-
telbaren Erwerberin einredeweise entgegengehalten, würde ihr Verhalten
darum wohl als stossend beurteilt und wäre der Nichtgebrauchseinrede die
Geltendmachung zu versagen (vgl. BGE 125 III 193, 206 „Budweiser“).
Es stellt sich mithin die Frage, ob sich an dieser Beurteilung etwas ändert,
wenn die veräusserte Marke in identischer Form anstatt durch die konkur-
site Tochtergesellschaft durch deren Muttergesellschaft neu hinterlegt wird.
Dies ist zu verneinen: Konzernstrukturen haben nicht die Funktion, recht-
lich problematisches Verhalten zu legitimieren. Umgekehrt findet ein stell-
vertretender Gebrauch zugunsten verbundener Unternehmen im Konzern-
verhältnis Berücksichtigung (vgl. BVGer, Urteil B-40/2013 vom 21. Oktober
2013, E. 2.6 „Egatrol/Egatrol“, mit Hinweisen); dasselbe hat folglich für die
Zurechnung des Nichtgebrauchs zu gelten.
Die Beschwerde ist daher im Hauptstandpunkt gutzuheissen und die Sa-
che zur Prüfung des Bestehens einer Verwechslungsgefahr an die Vor-
instanz zurückzuweisen.
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6.
Ein Eingehen auf den Eventualstandpunkt der Beschwerde erübrigt sich
damit. Insbesondere ist nicht zu prüfen, ob es sich bei der angefochtenen
Marke um eine unzulässige Defensiv-Marke ohne Absicht eigenen Ge-
brauchs handelt, wie die Beschwerdeführerin geltend macht (Beschwerde,
Rz. 46 ff.). Zwar ist die nachgewiesene Nichtigkeit eines Rechtstitels grund-
sätzlich von Amtes wegen zu beachten. Die Gebrauchsabsicht des Inha-
bers der angefochtenen Marke ist jedoch praxisgemäss nicht Gegenstand
des Widerspruchsverfahrens (BVGer, Urteile B-6665/2010 vom 21. Juli
2011, E. 3 „Home Box Office/Box Office“; B-6767/2007 vom 16. Dezember
2009, E. 6.1 „La City/T-City“, mit Hinweisen). Im Übrigen hat die Beschwer-
deführerin keine konkreten Belege für ihre in diesem Punkt nicht näher
substantiierten Behauptungen genannt.
7.
Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin kosten- und
entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die
Rückweisung zur Prüfung der Verwechslungsgefahr ist dabei als vollum-
fängliches Obsiegen zu werten. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage
der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Regle-
ments vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerde-
verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich
nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten zu orientieren, wo-
bei in gewöhnlichen Fällen von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und
Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492, E. 3.3, „Turbinenfuss [3D]“
mit weiteren Hinweisen; BGer, Urteil 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007, E. 1,
„We make ideas work“). Die Verfahrenskosten sind vorliegend auf
Fr. 4'500.– festzusetzen.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine angemessene
Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
VGKE). Das Gericht setzt die Entschädigung anhand der eingereichten
Kostennote fest; fehlt eine detaillierte Abrechnung, wird aufgrund der Akten
entschieden (Art. 14 VGKE). Im vorliegenden Verfahren hat die Beschwer-
deführerin keine Honorarnote eingereicht. Angesichts des begrenzten Um-
fangs und der eher durchschnittlichen Komplexität der Streitsache, unter
Berücksichtigung der im Streit liegenden Interessen und der Schriftlichkeit
des Verfahrens sowie in Würdigung vergleichbarer Fälle erscheint eine
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Parteientschädigung im Betrag von insgesamt Fr. 4'000.– (inkl. Auslagen
und 8 % MWST) angemessen.
Die vorinstanzlichen Kosten und Entschädigungen werden mit dem Wider-
spruchsentscheid neu zu verlegen sein.
8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 BGG). Es wird mit Eröffnung rechtskräftig.

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
In Gutheissung der Beschwerde wird die angefochtene Verfügung aufge-
hoben und die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an
die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Betrag von Fr. 4'500.– werden
der Beschwerdegegnerin auferlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung
dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss im Betrag
von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Beschwerdegegnerin eine Par-
teientschädigung von Fr. 4'000.– (inkl. Auslagen und 8 % MWST) für das
Beschwerdeverfahren zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben;
Beilagen: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben;
Beilagen: Einzahlungsschein, Beschwerdeantwortbeilagen)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 14567; Einschreiben; Beilagen: Vorakten)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Matthias Amann

Versand: 13. Juli 2017