Abtei lung II
B-516/2008
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 3 . J a n u a r 2 0 0 9
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
X._______,
vertreten durch Fürsprecher Dr. iur. Eugen Marbach,
Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A,
3007 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Markeneintragungsgesuch Nr. 2158/2006 AFTER
HOURS.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-516/2008
Sachverhalt:
A.
Am 26. Oktober 2006 ersuchte X. (Beschwerdeführerin) das Eidgenös-
sische Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) um Eintragung der
Wortmarke Nr. 02158/2006 AFTER HOURS für folgende Dienstleistun-
gen:
Klasse 35: Vente au détail de produits horlogers et de bijouterie; vente au
détail par le biais de réseaux globaux d'ordinateurs (Internet) de produits
horlogers et de bijouterie.
Klasse 37: Réparation et entretien de produits horlogers et de bijouterie.
B.
Die Vorinstanz beanstandete die Anmeldung mit Schreiben vom
20. Februar 2007. Sie machte geltend, das Zeichen AFTER HOURS
werde vom Publikum ohne Gedankenaufwand als Synonym für „nach
Geschäftsschluss“ verstanden. Im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Dienstleistungen der Klasse 35 und 37 stelle der Ausdruck
eine beschreibende und anpreisende Angabe dar, weil auf den Um-
stand hingewiesen werde, dass die besagten Dienstleistungen ausser-
halb der Öffnungszeiten angeboten würden. Dem Zeichen fehle daher
die erforderliche Unterscheidungskraft, zudem sei es freihaltebedürftig.
Es sei daher als zum Gemeingut gehörig vom Markenschutz ausge-
schlossen.
In ihrem Schreiben vom 11. April 2007 bestritt die Beschwerdeführerin,
dass der englische Begriff AFTER HOURS als „nach Geschäfts-
schluss“ verstanden werde. Da die beanspruchten Dienstleistungen an
jedermann gerichtet seien, könne nicht von erhöhten Sprachkenntnis-
sen ausgegangen werden. Im Weiteren sei das Zeichen weder be-
schreibend noch anpreisend, sondern unüblich und daher unterschei-
dungskräftig. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistun-
gen erkenne der Durchschnittsverbraucher im Ausdruck eine unbe-
stimmte Kombination, deren Wortelement HOURS vielleicht als Hin-
weis auf Zeit, Stunden oder Uhren verstanden werde. Zudem verwies
die Beschwerdeführerin auf zwei Markeneintragungen im englisch-
sprachigen Raum (UK Marke Nr. 2284649 AFTER HOURS für Dienst-
leistungen in Klasse 41, US Marke Nr. 78474000 AFTER HOURS für
Nachtclubs, welche Essen, Trinken und Unterhaltungen anbieten, so-
wie für Restaurant- und Bar-Dienstleistungen).
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Mit Schreiben vom 10. Juli 2007 teilte die Vorinstanz der Beschwerde-
führerin mit, sie halte an der Schutzverweigerung für sämtliche Dienst-
leistungen der Klassen 35 und 37 fest. Zur Begründung führte sie aus,
die beanspruchten Dienstleistungen richteten sich nicht nur an Durch-
schnittsabnehmer, sondern auch an Hersteller, Zwischenhändler und
andere Fachkreise im Bereich Uhren und Bijouterie, weshalb im vorlie-
genden Fall dem Verständnis eines spezialisierten Abnehmerkreises
Rechnung zu tragen sei, welcher über erhöhte Englischkenntnisse ver-
füge. AFTER HOURS sei ein feststehender Ausdruck, dessen Bedeu-
tung in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen für die
Fachkreise ohne Weiteres ersichtlich sei.
Mit Eingabe vom 10. September 2007 schränkte die Beschwerdeführe-
rin die Liste der in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen auf
„Vente au détail de produits horlogers et de bijouterie“ ein und bekräf-
tigte ihre Auffassung.
Mit Verfügung vom 10. Dezember 2007 wies die Vorinstanz das Mar-
keneintragungsgesuch 2158/2006 AFTER HOURS für sämtliche bean-
spruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 zurück. Zur Be-
gründung führte sie aus, das strittige Zeichen bestehe aus der engli-
schen Wortverbindung AFTER HOURS, einem feststehenden engli-
schen Ausdruck mit der deutschen Bedeutung „die Zeit nach Dienst-
schluss, nach Geschäftsschluss, nach Feierabend“. Diese Bedeutung
sei in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen aus Sicht
der angesprochenen Verkehrskreise (Durchschnittsabnehmer und
Fachkreise im Bereich Uhren und Bijouterie) ohne Gedankenaufwand
ersichtlich und werde daher als beschreibende Angabe erkannt. Die
Aussage „nach Geschäftsschluss, nach Feierabend“ stelle zudem
auch eine anpreisende Angabe dar. Werbemässige Anpreisungen wie
die vorliegende seien ebenfalls vom Markenschutz ausgeschlossen
und zudem freihaltebedürftig. Auch die Einschränkung der Dienst-
leistungsliste respektive der Verzicht auf Dienstleistungen via Internet
vermöge dem Zeichen nicht die notwendige Kennzeichnungskraft zu
verleihen. Bei diesem Ergebnis könne die Frage des Freihaltebedürf-
nisses offen gelassen werden. Bezüglich der von der Beschwerdefüh-
rerin genannten ausländischen Markeneintragungen sei festzuhalten,
dass ausländische Entscheide keine präjudizielle Wirkung hätten. Vor-
liegend handle es sich um einen klaren Fall, so dass die zitierten aus-
ländischen Eintragungen nicht zu berücksichtigen seien.
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C.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 25. Januar
2008 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die
Verfügung der Vorinstanz vom 10. Dezember 2007 sei aufzuheben und
die Marke AFTER HOURS sei in der Schweiz für die Dienstleistungen
„Vente au détail de produits horlogers et de bijouterie“ (Klasse 35) so-
wie „Réparation et entretien de produits horlogers et de bijouterie“
(Klasse 37) zum Schutz zuzulassen. Zur Begründung bringt sie vor,
unbestrittenermassen handle es sich beim Begriff „after hours“ um ei-
nen stehenden englischen Ausdruck. Demselben komme allerdings
nicht einfach eine klare Bedeutung zu, sondern mehrere Bedeutungen
(„am Feierabend; nach der Polizei- resp. Sperrstunde; nach Geschäfts-
oder Ladenschluss; Nachbörse; zu spät“). Gemeinsam sei allen Be-
deutungen die zeitliche Terminierung nach einer definierten Stunde.
Wer längere Öffnungszeiten ankündigen wolle, kommuniziere anders.
So spreche der englische Detailhandel bei längeren Ladenöffungszei-
ten von „late night closing“. Daher bestehe am strittigen Zeichen auch
kein Freihaltebedürfnis. Zudem sei das Zeichen unterscheidungskräf-
tig, da es nicht zum Grundwortschatz des massgeblichen Verkehrs-
kreises, der Gesamtbevölkerung, gehöre. An der Zulässigkeit des Zei-
chens würde sich allerdings selbst dann nichts ändern, wenn man dem
Durchschnittsschweizer perfekte Englischkenntnisse unterstellen
möchte. Denn nur direkt beschreibende Zeichen seien als Marke
schutzunfähig. Unbestritten sei, dass der Begriff „afterhour“ (nicht „af-
ter hours“) zum Teil zur Umschreibung der spätnächtlichen Partyszene
verwendet werde. Werde dieser Begriff für völlig andere Dienstleis-
tungsbereiche, im vorliegenden Fall Detailhandels- und Servicedienst-
leistungen, verwendet, indiziere dies eben gerade die Unterschei-
dungskraft. In jedem Fall würden mit dem Begriff im Zusammenhang
mit den beanspruchten Dienstleistungen – wenn überhaupt – nur sehr
vage Vorstellungen assoziiert. Daher sei das Zeichen praxisgemäss
eintragungsfähig. Schliesslich sei darauf hinzuweisen, dass Zweifels-
fälle wie der vorliegende nach ständiger Praxis einzutragen seien.
D.
Mit Vernehmlassung vom 4. April 2008 beantragt die Vorinstanz, die
Beschwerde vom 25. Januar 2008 sei unter Kostenfolge zulasten der
Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung ver-
weist sie auf die angefochtene Verfügung. Ergänzend bringt sie vor, sie
halte daran fest, dass sich die massgeblichen Verkehrskreise sowohl
aus dem breiten Publikum als auch aus Fachkreisen zusammensetz-
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ten. Für Letztere könnten weiterreichende Englischkenntnisse voraus-
gesetzt werden als für das breite Publikum. Auch für das breite Publi-
kum sei indessen von erhöhten Englischkenntnissen auszugehen, da
die Kundschaft der nachgelagerten Marktstufe (Endabnehmer) zu ei-
nem guten Teil aus Touristen bestehe, mit denen hauptsächlich auf
Englisch kommuniziert werde. Zudem sei gerade in der Uhrenbranche
die englische Sprache weit verbreitet. So werde die offizielle Home-
page der Beschwerdeführerin nur auf Englisch geführt. Ausgehend von
erhöhten Englischkenntnissen müsse der Begriff AFTER HOURS als
bekannt vorausgesetzt werden, zumal er sich aus zwei Wörtern des
elementarsten Englischs zusammensetze. Dass es für längere Öff-
nungszeiten englische Begriffsalternativen gebe, spiele unter dem Ge-
sichtspunkt der Unterscheidungskraft keine Rolle. Hinzu komme, dass
der Begriff mindestens im Unterhaltungsbereich (Partyszene) und im
Ausbildungsbereich beschreibend gebraucht und auch verstanden
werde. Schliesslich vertrat die Vorinstanz die Auffassung, am Zeichen
bestehe auch ein Freihaltebedürfnis.
E.
In ihrer Replik vom 16. Mai 2008 hält die Beschwerdeführerin an ihren
Anträgen fest. Sie rügt unter anderem, der von der Vorinstanz gesuch-
te Bezug zu ihrem Internet-Auftritt sei unstatthaft: Einerseits werde
ihre offizielle Schweizer Homepage nicht nur auf Englisch geführt, an-
dererseits könne aus ihrem englischsprachigen Internet-Auftritt nicht
auf erhöhte Englischkenntnisse beim schweizerischen Kunden für De-
tailhandels- und Reparaturdienstleistungen geschlossen werden.
Schliesslich sei darauf hinzuweisen, dass sie als Konzerngesellschaft
selbst weder Uhren verkaufe noch Reparaturdienstleistungen anbiete.
Zudem rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihren An-
spruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem sie mit dem angeblichen
Freihaltebedürfnis einen Rückweisungsgrund in den Raum gestellt
habe, ohne ihn auch nur ansatzweise zu begründen.
Mit Duplik vom 18. Juni 2008 hielt die Vorinstanz an ihrem Rechtsbe-
gehren fest. Zur Rüge der Beschwerdeführerin, ihr Anspruch auf recht-
liches Gehör sei verletzt worden, erklärte sie, die Frage des Freihalte-
bedürfnisses könne offen bleiben, wenn es dem Zeichen an Unter-
scheidungskraft fehle. Inwiefern durch das Offenlassen dieser Frage
das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin verletzt sein solle, sei
nicht nachvollziehbar.
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Mit Eingabe vom 4. Juli 2008 wies die Beschwerdeführerin darauf hin,
dass die identische Marke am 23. Juni 2008 als EU-Gemeinschafts-
marke veröffentlicht worden sei.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 20. August 2008 auf die
Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die
bisher in diesem Verfahren vorgebrachten Begründungen, die Be-
schwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.
F.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung hat die Be-
schwerdeführerin stillschweigend verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni
2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz,
VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfü-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an
ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabe-
frist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der
Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG),
der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG)
und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff.
VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2.
In ihrer Replik vom 16. Mai 2008 rügt die Beschwerdeführerin, die Vor-
instanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Konkret
macht sie geltend, die Vorinstanz habe die Frage nach dem Freihalte-
bedürfnis (in der angefochtenen Verfügung) offen gelassen, vertrete
aber die Auffassung, es bestehe ein Freihaltebedürfnis. Damit stelle
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die Vorinstanz einen Rückweisungsgrund in den Raum, ohne ihn auch
nur ansatzweise zu begründen.
Die Vorinstanz hält dagegen, dass die Frage des Freihaltebedürfnisses
offen bleiben könne, wenn es dem Zeichen an Unterscheidungskraft
fehle, was nicht nur der Lehre, sondern auch der gängigen Praxis ent-
spreche. Inwiefern durch das Offenlassen dieser Frage das rechtliche
Gehör der Beschwerdeführerin verletzt sein solle, sei nicht nachvoll-
ziehbar.
2.1 Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, SR
101) ergibt sich, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid
in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in
der Entscheidfindung berücksichtigt (Urteil des Bundesgerichts
4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 4.1, mit Verweis auf BGE 124 I
241 E. 2 und BGE 124 I 49 E. 3a). Daraus folgt die Verpflichtung der
Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Dem entsprechend hat die
Zurückweisung einer Markenanmeldung in einer förmlichen und be-
gründeten Verfügung zu erfolgen (vgl. Art. 35 Abs. 1 VwVG; Entscheid
der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum
[RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbe-
werbsrecht [sic!] 2003 S. 498 E. 2 – Waschtablette II).
Die Begründungspflicht und der Anspruch auf Begründung sind nicht
bereits dadurch verletzt, dass sich die urteilende Behörde nicht mit al-
len Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzel-
ne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die
für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung
muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite
des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sa-
che an die höhere Instanz weiter ziehen kann. In diesem Sinne müs-
sen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen
sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt
(BGE 130 II 530 E. 4.3, BGE 129 I 232 E. 3.2, BGE 126 I 97 E. 2b).
2.2 In der angefochtenen Verfügung hat die Vorinstanz ausführlich be-
gründet, weshalb es der angemeldeten Marke AFTER HOURS ihrer
Ansicht nach an Unterscheidungskraft mangle und sie daher als zum
Gemeingut gehörig nicht eintragungsfähig sei (vgl. E. II.2 – 11 der an-
gefochtenen Verfügung). In E. II.12 liess sie die Frage nach dem Frei-
haltebedürfnis ausdrücklich offen. Dennoch gab sie anschliessend zu
bedenken, dass auf Grund der Mehrsprachigkeit der Schweiz englisch-
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sprachige Ausdrücke im Wirtschafts- und Geschäftsverkehr von beson-
derer Bedeutung seien. Auch in E. II.5 deutete sie an, dass sie das an-
gemeldete Zeichen zudem als freihaltebedürftig erachte. Eine konkrete
Begründung für diese Auffassung fehlt indessen.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass dem Motiv der
fehlenden Unterscheidungskraft in der Praxis insofern eine vorherr-
schende Rolle zukommt, als es nicht mehr als nötig erachtet wird, die
Frage eines allfälligen Freihaltebedürfnisses zu prüfen, wenn es dem
Zeichen an Unterscheidungskraft mangelt (Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-7424/2006 vom 12. November 2007 E. 3.5 i.f. - Bona,
mit Verweis auf: ERIC MEIER, Motifs absolus d'exclusion: la notion du do-
maine public dans une perspective comparative in sic! 2005 Sonder-
heft S. 67 ff., S. 69 und RKGE in sic! 2004 S. 403 E. 4 – Finanzopti-
mierer; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6070/2007
vom 24. April 2008 E. 3.5 – Trabecular Metal).
Auch im vorliegenden Fall hat sich die Vorinstanz in ihrer Begründung
auf das Motiv der fehlenden Unterscheidungskraft konzentriert; die
Frage des Freihaltebedürfnisses hat sie offenbar lediglich im Sinne ei-
nes obiter dictums aufgeworfen. Da der Schutzausschlussgrund „Ge-
meingut“ bereits dann erfüllt ist, wenn einem hinterlegten Zeichen die
Unterscheidungskraft fehlt (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kom-
mentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2,
N. 34, vgl. E. 3 nachstehend), war die Vorinstanz nicht verpflichtet, ein
allfälliges Freihaltebedürfnis näher zu begründen. Die Vorinstanz hat
somit die Überlegungen genannt, von denen sie sich hat leiten lassen
und auf die sich ihr Entscheid stützte. Daher ist sie ihrer Begründungs-
pflicht hinreichend nachgekommen.
Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihren Anspruch
auf rechtliches Gehör verletzt, stösst folglich ins Leere.
3.
Nach Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den
Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz,
MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom
Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als
Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt ha-
ben.
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Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsver-
kehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die In-
dividualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers er-
forderliche Unterscheidungskraft fehlt (RKGE in: sic! 2003 S. 495 E. 2
– Royal Comfort; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 34; EUGEN MARBACH, Marken-
recht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.] Schweizerisches Im-
materialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Band Kennzeichenrecht, Ba-
sel und Frankfurt a.M. 1996, S. 35). Dazu gehören unter anderem
Sachbezeichnungen, sowie Hinweise auf Eigenschaften, wie die Be-
schaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der
Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen,
für welche das Zeichen hinterlegt wurde (RKGE in sic! 2003 S. 495 E.
2 – Royal Comfort, mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom
23. März 1998 – Avantgarde, in sic! 1998 S. 397; BGE 128 III 447 E.
1.5 – Première; BGE 127 III 160 E. 2b/aa – Securitas; vgl. auch Art.
6quinquies Bst. B Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkuft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967
[PVÜ, SR 0.232.04]). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen,
die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anprei-
sungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom
18. Juli 2007 E. 4.3 – we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 –
Masterpiece I).
Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder An-
spielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistun-
gen hindeuten, macht ein Zeichen aber noch nicht zum Gemeingut.
Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen
muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der
Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressa-
ten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Phanta-
sie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 – Première; BGE 127 III
160 E. 2b/aa – Securitas; Urteile des Bundesgerichts vom 23. März
1998 in sic! 1998 S. 397 E. 1 – Avantgarde, und vom 10. September
1998 in sic! 1999 S. 29 E. 3 - Swissline).
Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizeri-
schen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse der
angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist
dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den
Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht ver-
ständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstan-
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den werden (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 17). Englische Begriffe müssen mit
anderen Worten berücksichtigt werden, sofern sie einem nicht unbe-
deutenden Teil der Bevölkerung unseres Landes bekannt sind (BGE
129 III 225 E. 5.1 - Masterpiece I; Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5 – Leader, B-7403/2006 vom
16. August 2007 E. 4.2 – Engineered for men und B-7410/2006 vom
20. Juli 2007 E. 3 Masterpiece II).
Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammen-
gesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu
ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamt-
eindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmit-
telbar verständlicher Sinn ergibt (RKGE in sic! 2003 S. 495 E. 2 – Roy-
al Comfort; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom
4. Dezember 2007 E. 2 – Delight Aromas [fig.] und B-5518/2007 vom
18. April 2008 E. 4.2 – Peach Mallow).
4.
In einem ersten Schritt sind die massgebenden Verkehrskreise zu be-
stimmen. Hinsichtlich der Frage der Unterscheidungskraft sind die
massgebenden Verkehrskreise die Abnehmer, während sich das Frei-
haltebedürfnis aus Sicht der Branche, d.h. der Konkurrenzunterneh-
men bestimmt (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 41 und 44; EUGEN MARBACH,
Kennzeichenrecht, N. 577, in: Roland von Büren / Eugen Marbach /
Patrik Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 2008).
4.1 Zunächst ist festzuhalten, dass die Vorinstanz entgegen der Auf-
fassung der Beschwerdeführerin der Definition der Verkehrskreise
nicht ausgewichen ist. Denn die Vorinstanz argumentierte in der ange-
fochtenen Verfügung, von den beanspruchten Dienstleistungen seien
nicht nur Durchschnittsabnehmer, sondern auch Fachkreise im Bereich
Uhren und Bijouterie betroffen. Heutzutage liessen Uhren- und
Schmuckgeschäfte beispielsweise die Dienstleistungen der Klasse 37
auch extern (d.h. im Ausland) durchführen. In ihrer Vernehmlassung
führte sie diesbezüglich weiter aus, gerade Reparaturdienstleistungen
im Uhrenbereich (z.B. Aufpolieren eines leicht zerkratzten Uhrengla-
ses) würden in den seltensten Fällen und nur bei geringfügigen Be-
schädigungen direkt vom Uhrengeschäft erbracht. Bei grösseren Re-
paraturen oder Servicearbeiten würden die Uhren an Dritte (sei es das
Herstellungswerk oder spezialisierte Uhrmacher) weitergegeben. Die
relevanten Verkehrskreise seien eben nicht nur Endkonsumenten der
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Dienstleistungen (das breite Publikum), sondern auch die Marktzwi-
schenstufe der Uhren- und Schmuckgeschäfte (Spezialisten), nämlich
in demjenigen Ausmass, als dass die Arbeiten an Dritte vergeben wür-
den.
Die Beschwerdeführerin hielt in ihrer Beschwerde dagegen, massge-
bender Verkehrskreis sei die Gesamtbevölkerung. Zur Begründung
führt sie aus, Uhren- und Bijouteriegeschäfte richteten ihr Angebot an
ein sehr breites Publikum. Praktisch jeder Mann und jede Frau trage
eine Uhr und sei damit potentieller Kunde eines Uhren- und Bijouterie-
geschäftes. Detailhandel mit Uhren und Schmuck betrieben nicht nur
die traditionellen, eher hochpreisig positionierten Fachgeschäfte, son-
dern auch jedes Warenhaus. Wer eine Uhr besitze, sei gleichzeitig po-
tentieller Nachfrager von Reparatur- und Servicedienstleistungen, und
sei dies auch nur, um die Batterie fachkundig auszuwechseln. Die von
der Vorinstanz erwähnte Marktzwischenstufe der Uhren- und
Schmuckgeschäfte gebe es im diskutierten Zusammenhang nicht. So-
weit der Fachhändler die Reparatur nicht selbst ausführe (entgegen
der These der Vorinstanz beschäftigten spezialisierte Fachgeschäfte
sehr wohl vor Ort eigene Uhrmacher) werde die Uhr vom Handel re-
gelmässig bei der Herstellerfirma eingeschickt.
4.2 Das strittige Zeichen AFTER HOURS ist, nach der von der Be-
schwerdeführerin mit Eingabe vom 10. September 2007 eingeschränk-
ten Dienstleistungsliste, hinterlegt für „Vente au détail de produits hor-
logers et de bijouterie“ (Klasse 35) sowie „Réparation et entretien de
produits horlogers et de bijouterie“ (Klasse 37).
4.2.1 Nach den Richtlinien des Instituts wird unter „vente au détail“ re-
spektive „Detailhandel“ das Zusammenstellen verschiedener Waren
(ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern An-
sicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern, verstanden (S. 32 der
Richtlinien in Markensachen [Stand: 1. Juli 2008]; vgl. auch die Um-
schreibung der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
[OMPI] in der Vollversion der Nizza-Klassifikation, 9. A., S. 27). Diese
Umschreibung bringt nach einem Entscheid der Eidgenössischen Re-
kurskommission für geistiges Eigentum (RKGE in sic! 2007 S. 39 –
Sud Express / Expressfashion) nicht klar zum Ausdruck, ob diese
Dienstleistung nur gegenüber Produktions- und Handelsunternehmen
erbracht wird, oder ob sie als solche auch Letztabnehmern angeboten
wird und dafür Schutz beansprucht. Die RKGE argumentierte im We-
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sentlichen, der Verkauf von Gütern, einschliesslich der damit zusam-
menhängenden Hilfsdienstleistungen wie der Auslage, Bedienung oder
Verpackung solcher Waren, gehöre zur Eintragung in der entsprechen-
den Warenklasse und erfordere keine Eintragung für „Detailhandel“. Im
Weiteren würde es dem Spezialitätsprinzip widersprechen, Detailhan-
del gleichzeitig in der Klasse 35 als „Dienstleistung des Warenverkaufs
an Letztabnehmer“ und als sämtliche Waren in den Klassen 1 – 34
einzuordnen. Der Gleichartigkeitsbereich einer Markeneintragung für
Detailhandel sei daher eng zu fassen und auf jene Dienstleistungen zu
beschränken, die sich vom Verkauf von Waren der Klassen 1 – 34 hin-
reichend unterschieden. Als Abnehmer der von der angefochtenen
Marke angebotenen Dienstleistungen „services de vente au détail,
vente au détail pour de sacs à dos, de sacs, de portefeuilles et de
vêtements, par le biais de réseaux globaux d'ordinateur (Internet)“ er-
achtete sie daher vor allem Produzenten und Handelsunternehmen
(RKGE in sic! 2007 S. 39 E. 5 – 7, E. 10 sowie nicht veröffentlichte Bst.
A. und B. des Sachverhalts – Sud Express / Expressfashion; vgl. auch
RKGE in sic! 2007 S. 33 E. 5a - Swissôtel). Das Bundesverwaltungs-
gericht hat keine Veranlassung, von dieser Rechtsprechung abzu-
rücken. Übertragen auf den vorliegenden Fall sind daher hinsichtlich
der in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistung „Vente au détail de pro-
duits horlogers et de bijouterie“ Produzenten und Handelsunterneh-
men in der Uhren- und Bijouteriebranche als massgebliche Verkehrs-
kreise zu betrachten.
In der Schweiz existiert eine grosse Anzahl von Produzenten und Han-
delsunternehmen in der Uhren- und Bijouteriebranche. So ergibt eine
Suche in den „Gelben Seiten“ (vgl. , zuletzt be-
sucht am 21. Januar 2009) folgende Anzahl Treffer: „Bijouterie en
gros“: 18, „Bijouterie“: 1991, „Bijouteriefabrikation“: 69, „Uhren“: 1565,
„Uhrenatelier“: 69, „Uhrenfabrikation“: 167. Selbst wenn diejenigen Un-
ternehmen nicht berücksichtigt werden, welche weder Uhren noch
Schmuck produzieren oder damit handeln, ist davon auszugehen, dass
eine stattliche Anzahl Unternehmen zu den hier massgeblichen Ver-
kehrskreisen zählt. Nicht in vielen davon – am ehesten in Unterneh-
men mit weltweiten Geschäftsbeziehungen – können Mitarbeiter mit
überdurchschnittlichen Englischkenntnissen erwartet werden. Für den
hier massgeblichen Grossteil der angesprochenen Verkehrskreise,
welche über keine derartigen Beziehungen verfügen, können entgegen
der Ansicht der Vorinstanz indessen keine weitreichenderen Englisch-
kenntnisse vorausgesetzt werden als für das breite Publikum.
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4.2.2 „Réparation et entretien de produits horlogers et de bijouterie“
(Klasse 37) richtet sich an einen grösseren Verkehrskreis.
Angesprochen sind in erster Linie alle Besitzer von Uhren und
Schmuck, d.h. fast die ganze schweizerische Bevölkerung respektive
der schweizerische Durchschnittskonsument. Angesichts dieses
grossen Abnehmerkreises spielt die vergleichsweise kleine Anzahl
Uhren- und Schmuckgeschäfte, die nicht über Fachkräfte verfügt und
daher selbst Reparatur- und Unterhaltsdienstleistungen nachfragen
muss, eine untergeordnete Rolle.
Vom Durchschnittskonsumenten wird erwartet, dass er über einen
Grundwortschatz in der englischen Sprache verfügt, respektive dass
er gängige englische Ausdrücke versteht (Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 2.2 und 3 – Masterpi-
ece II).
Dagegen erwartet die Vorinstanz im vorliegenden Fall vom Durch-
schnittskonsumenten aus zwei Gründen erweiterte Englischkenntnis-
se: Einerseits bestehe die Kundschaft der nachgelagerten Marktstufe
(Endabnehmer) zu einem guten Teil aus Touristen, mit denen haupt-
sächlich auf Englisch kommuniziert werde. Andererseits sei gerade in
der Uhrenbranche die englische Sprache weit verbreitet. So werde die
offizielle Homepage der Beschwerdeführerin nur auf Englisch geführt.
Die Beschwerdeführerin hält dagegen, selbst wenn mit vielen Touris-
ten auf Englisch kommuniziert werde, gehe diese Verständigung oft
nicht über den Grundwortschatz hinaus; zudem seien die Verkehrskrei-
se normativ zu definieren und nicht nach marketingmässig definierten
Kundensegmenten. Im Weiteren erachtet sie den von der Vorinstanz
gesuchten Bezug zu ihrem Internet-Auftritt unstatthaft. Dass ihre offizi-
elle Schweizer Homepage nur auf Englisch geführt werde, entspreche
einerseits nicht den Tatsachen, könne sie doch gleichzeitig auch in je-
der Amtssprache abgerufen werden. Andererseits sei festzuhalten,
dass sich bei einem Konzern, der mehr als 95% seines Umsatzes im
Ausland erwirtschafte, der englischsprachige Auftritt nahezu aufdrän-
ge. Wenn die Vorinstanz hieraus jedoch ableiten wolle, deswegen auch
beim schweizerischen Kunden für Detailhandels- und Reparaturdienst-
leistungen von erhöhten Englischkenntnissen auszugehen, so sei dies
nicht nachvollziehbar. Schliesslich sei darauf hinzuweisen, dass sie als
Konzerngesellschaft selbst weder Uhren verkaufe noch Reparatur-
dienstleistungen anbiete.
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Mit der Beschwerdeführerin ist dafür zu halten, dass vom Internet-Auf-
tritt der Beschwerdeführerin, der in der Tat nicht nur auf Englisch ge-
führt wird, nicht auf erhöhte Englischkenntnisse der Abnehmer von Re-
paraturdienstleistungen für Uhren und Schmuck geschlossen werden
kann. Denn Internet-Auftritte richten sich insbesondere auch an das
hier nicht massgebliche ausländische Publikum.
Auch der Umstand, dass mit den Touristen, die in der Schweiz Repara-
tur- und Unterhaltsdienstleistungen für Uhren und Schmuck nachfra-
gen, auch auf Englisch kommuniziert wird, führt zu keinem anderen
Ergebnis. Denn zur Verständigung über entsprechende Dienstleistun-
gen reicht im Normalfall der Grundwortschatz aus, zumal der Kunde,
ob Tourist oder nicht, eine funktionierende Uhr respektive gut unterhal-
tenen Schmuck möchte und sich grundsätzlich nicht um die konkret zu
reparierenden Einzelteile kümmert, hinsichtlich welcher es Kenntnisse
über englische Fachbegriffe im Bereich Uhren und Schmuck bedürfte,
welche von ihm nicht erwartet werden können. Abgesehen davon han-
delt es sich bei Reparatur- und Unterhaltsdienstleistungen für Uhren
und Schmuck um Massendienstleistungen, welche sich nicht speziell
an Touristen, sondern an die Gesamtbevölkerung richten.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass entgegen der Auf-
fassung der Vorinstanz vom Durchschnittskonsumenten, an den sich
„Réparation et entretien de produits horlogers et de bijouterie“ (Klasse
37) in erster Linie richtet, keine erweiterten Englischkenntnisse erwar-
tet werden.
5.
Die angemeldete Marke besteht aus einer Kombination der beiden
englischen Wortelemente „after“ und „hours“.
5.1 Das erste Wort „after“ bedeutet auf Deutsch „nach, hinter, gemäss,
nachher, später, nachdem“ (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch,
Berlin / München 2005, S. 26), auf Französisch „après“ (Harrap's shor-
ter dictionnaire, Edinburgh 1996, S. 18; Le Robert & Collins, Paris
1998, S. 1002 f.). Das zweite Wort „hours“ ist der Plural von „hour“,
was auf Deutsch mit „Stunde, (Tages-)Zeit, Zeitpunkt“ (Langenscheidt
Handwörterbuch Englisch, a.a.O., S. 289) und auf Französisch mit
„heure“ (Harrap's shorter dictionnaire, a.a.O., S. 461; Le Robert & Col-
lins, a.a.O., S. 1414) übersetzt wird. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass beide Wörter zum englischen Grundwortschatz des schwei-
zerischen Durchschnittsabnehmers gehören. Wer die Bedeutung die-
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ser Wörter kennt, wird das Zeichen im Gesamteindruck daher als
„nach Stunden“ übersetzen.
5.2 Die Vorinstanz begründet ihre Rückweisung nicht mit dieser wörtli-
chen Übersetzung, sondern beruft sich darauf, dass es sich bei „after
hours“ um einen feststehenden englischen Ausdruck mit der deut-
schen Bedeutung „die Zeit nach Dienstschluss, nach Geschäfts-
schluss, nach Feierabend“ handle. Im Französischen weise diese An-
gabe den Sinngehalt „après l'heure de fermeture, après les heures de
bureau“ auf. In der Tat weisen die gängigen Wörterbücher auf diese
oder sinngemässe Übersetzungen hin (vgl. Langenscheidt Handwör-
terbuch Englisch, a.a.O., S. 26: „Zeit nach Dienstschluss“; Harrap's
shorter dictionnaire, a.a.O., S. 461: „après les heures de travail, après
l'heure de la fermeture“; Le Robert & Collins, a.a.O., S. 1414: „après
l'heure de fermeture, après les heures de bureau“).
5.2.1 Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass es sich beim Be-
griff „after hours“ um einen stehenden englischen Ausdruck handelt.
Sie macht jedoch einerseits geltend, demselben komme nicht einfach
eine klare Bedeutung zu, sondern mehrere Bedeutungen, welche sinn-
gemäss wie folgt übersetzt werden könnten: „am Feierabend; nach der
Polizei- resp. Sperrstunde; nach Geschäfts- oder Ladenschluss; Nach-
börse; zu spät“. Gemeinsam sei allen Bedeutungen die zeitliche Termi-
nierung nach einer definierten Stunde. Wer längere Öffnungszeiten an-
kündigen wolle, kommuniziere anders. So spreche der englische De-
tailhandel bei längeren Ladenöffnungszeiten von „late night closing“.
Wie die Vorinstanz bereits selbst aufgezeigt hatte, lassen sich für die
Wendung „after hours“ verschiedene Übersetzungen finden. Sie drü-
cken im Wesentlichen aus, dass mit „after hours“ die (Tages-)Zeit nach
Abschluss einer geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit gemeint ist.
Die von der Beschwerdeführerin angeführten Übersetzungen weisen
ebenfalls auf diese Grundthematik hin. Es wäre daher verfehlt, im vor-
liegenden Fall von einer Mehrfachbedeutung des Ausdruckes „after
hours“ auszugehen. Auf diesen Einwand ist daher nicht weiter einzu-
gehen.
5.2.2 Die Beschwerdeführerin vertritt im Weiteren die Meinung, das
Zeichen sei unterscheidungskräftig, weil der Begriff „after hours“ nicht
zum Grundwortschatz gehöre. Die Vorinstanz geht davon aus, dass
besagter Begriff zumindest Teil des erweiterten Grundwortschatzes ist.
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Zwar dürfte der an „after hours“ erinnernde Begriff „afterhour“ bei der
jüngeren Hälfte der Bevölkerung bekannt sein im Zusammenhang mit
Partys, welche nach Schliessung der anderen Clubs und Discos statt-
finden, worauf die Beschwerdeführerin hinweist. Auch dürfte mindes-
tens ein Teil der Bevölkerung den Begriff „afterwork-Party“ im Sinne ei-
ner Party, welche nach der üblichen Arbeitszeit beginnt (vgl. DUDEN,
Deutsches Universalwörterbuch, 6. A., Mannheim / Leipzig / Wien / Zü-
rich, S. 113), kennen. Trotz dieser Verankerung ähnlich wie „after
hours“ lautender Begriffe in der Party-Szene ist nicht davon auszuge-
hen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Bedeutung von „af-
ter hours“ kennen. Denn einerseits bewegt sich nur ein Teil der Bevöl-
kerung in der Party-Szene, andererseits ist fraglich, ob selbst dieser
Teil der Bevölkerung mit diesem Ausdruck etwas anzufangen weiss,
wenn er ausserhalb der Party-Kultur in Erscheinung tritt. Er ist denn
auch etwa im Werk „Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Eng-
lisch“ (Verlag Klett + Balmer, Zug 1987) nicht aufgeführt, insbesondere
nicht in den Rubriken „Grosshandel, Einzelhandel“ (S. 173 ff.) und
„Einkaufen“ (S. 175 ff.). Der Ausdruck gehört mit anderen Worten nicht
zu den Begriffen, die beispielsweise wie der englische Begriff „Sale(s)“
(Ausverkauf) der Gesamtbevölkerung bekannt sind und daher zu den
gängigen englischen Ausdrücken gezählt werden dürfen (vgl. Themati-
scher Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, a.a.O., S. 175). Somit
ist AFTER HOURS kein Begriff, der von den angesprochenen Vekehrs-
kreisen ohne Weiteres verstanden wird.
5.2.3 Selbst wenn der Ausdruck „after hours“ von den massgeblichen
Verkehrskreisen verstanden würde, wäre weiter zu prüfen, ob er für die
beanspruchten Dienstleistungen beschreibend ist.
In der angefochtenen Verfügung führte die Vorinstanz aus, die mass-
gebenden Verkehrskreise würden diesen Ausdruck als Hinweis auf den
Zeitpunkt deren Erbringung verstehen, nämlich dass diese nach den
(üblichen) Geschäftsstunden erbracht würden.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, selbst wenn die massgebli-
chen Verkehrskreise den Begriff AFTER HOURS kennen sollten, sei
das Zeichen eintragungsfähig. Assoziiere der Konsument den Begriff
mit der spätnächtlichen Partyszene, so habe dies mit Detailhandels-
und Reparaturdienstleistungen nicht das Geringste zu tun. Sofern je-
doch ein Konsument die Bedeutung „nach Ladenschluss“ erkennen
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sollte, wirke das Zeichen definitiv paradox, denn nach Ladenschluss
gebe es eben auch keine entsprechenden Dienstleistungen.
Reparatur- und Unterhaltsdienstleistungen für Uhren und Schmuck,
welche unter dem Zeichen AFTER HOURS angeboten werden, be-
schreiben den Zeitpunkt, wann dieser betrieben wird, nämlich nach
Dienstschluss oder nachdem andere Geschäfte üblicherweise, d.h. je
nach Ort um 18.30 Uhr, 19.00 Uhr oder später, geschlossen worden
sind. So betrachtet ist das Zeichen entgegen der Auffassung der Be-
schwerdeführerin nicht als paradox zu bezeichnen. Da mit AFTER
HOURS der Zeitpunkt der Erbringung einer Dienstleistung beschrie-
ben wird, wäre das Zeichen im Zusammenhang mit Reparatur- und
Unterhaltsdienstleistungen für Uhren und Schmuck (Klasse 37) als be-
schreibend und daher nicht unterscheidungskräftig zu qualifizieren
(vgl. LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich
Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Mo-
dellgesetz, Basel / Genf / München 1999, Art. 2, N. 10; WILLI, a.a.O.,
Art. 2, N. 45), soweit es überhaupt von den angesprochenen Verkehrs-
kreisen verstanden würde, was indessen zu verneinen ist (vgl. E.
5.2.2).
Dagegen ist nicht einsichtig, inwiefern im Zusammenhang mit Uhren-
und Schmuck-Detailhandel AFTER HOURS beschreibend sein sollte.
Denn wie bereits ausgeführt, wird unter „Detailhandel“ (Klasse 35) das
Zusammenstellen verschiedener Waren für Dritte, um den Verbrau-
chern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern, verstanden.
Diese Dienstleistung wird nur gegenüber Produktions- und Handelsun-
ternehmen erbracht (vgl. E. 4.2.1). Für diese ergibt das Zeichen
AFTER HOURS im Zusammenhang mit dem im obigen Sinne verstan-
denen Detailhandel keinen sogleich nahe liegenden Sinn. Denn den
angesprochenen Produzenten und Handelsunternehmen in der Uhren-
und Bijouteriebranche dürfte es keine Rolle spielen, wann ihre Waren
für den Verkauf an den Endkonsumenten zusammengestellt werden.
Erst dem Endkonsumenten ist es wichtig, wann er die von ihm ge-
wünschte Ware respektive Dienstleistung erhält. Unter diesen Umstän-
den lässt sich dem Zeichen AFTER HOURS im genannten Zusam-
menhang ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasieauf-
wand weder eine bestimmte Sachbedeutung noch ein bestimmter re-
klamehafter Aussagegehalt beilegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts
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vom 10. September 1998 in sic! 1999 S. 29 E. 4 – Swissline; RKGE in
sic! 2000 S. 18 E. 7f. - Spacestar).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass AFTER HOURS lediglich im
Zusammenhang mit Reparatur- und Unterhaltsdienstleistungen für
Uhren und Schmuck (Klasse 37) als beschreibend und daher nicht un-
terscheidungskräftig zu qualifizieren wäre, sofern es überhaupt von
den angesprochenen Verkehrskreisen verstanden würde, was jedoch
im vorliegenden Fall zu verneinen ist.
6.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das angemeldete Zeichen
AFTER HOURS weder im Zusammenhang mit „Vente au détail de pro-
duits horlogers et de bijouterie“ (Klasse 35) noch im Zusammenhang
mit „Réparation et entretien de produits horlogers et de bijouterie“
(Klasse 37) dem Gemeingut zuzurechnen ist. Die Vorinstanz hat die
Eintragung des Zeichens somit zu Unrecht verweigert. Die Beschwer-
de ist daher gutzuheissen.
7.
Auf die Rüge der Beschwerdeführerin, im englischsprachigen Raum
sei die Marke AFTER HOURS zwei Mal eingetragen worden (UK Mar-
ke Nr. 2284649 AFTER HOURS für Dienstleistungen in Klasse 41, US
Marke Nr. 78474000 AFTER HOURS für Nachtclubs, welche Essen,
Trinken und Unterhaltungen anbieten sowie für Restaurant- und Bar-
Dienstleistungen), und das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
habe ihre Marke AFTER HOURS am 23. Juni 2008 als Gemeinschafts-
marke (Nr. 006631188) eingetragen, muss bei diesem Ergebnis nicht
eingegangen werden.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben
(Art. 63 Abs. 2 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der geleistete
Kostenvorschuss zurückzuerstatten. Überdies ist ihr eine angemes-
sene Parteientschädigung zuzusprechen.
Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteient-
schädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuer-
legen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2
VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Sta-
tut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigen-
tum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome An-
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stalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit
dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des
Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt
darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Na-
men und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr
sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.
Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die
Parteientschädigung aufgrund der Akten zu bestimmen und auf
Fr. 4'000.-- festzusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung der Vorins-
tanz vom 10. Dezember 2007 betreffend das schweizerische Marken-
eintragungsgesuch Nr. 2158/2006 AFTER HOURS wird aufgehoben,
und die Vorinstanz wird angewiesen, dem Markeneintragungsgesuch
Nr. 2158/2006 AFTER HOURS für„Vente au détail de produits horlo-
gers et de bijouterie“ (Klasse 35) und „Réparation et entretien de pro-
duits horlogers et de bijouterie“ (Klasse 37) zu entsprechen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor-
schuss von Fr. 3'000.-- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der
Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurücker-
stattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteient-
schädigung von Fr. 4'000.-- (inkl. MWSt) zugesprochen.
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4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 2158/2006 AFTER HOURS; Gerichtsur-
kunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsur-
kunde)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Maria Amgwerd Kathrin Bigler
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2, 90 ff. und 100 des Bundesgerichts-
gesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist
in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Be-
gründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthal-
ten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie
die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 27. Januar 2009
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