B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-5165/2011
U r t e i l v o m 2 2 . M ä r z 2 0 1 2
Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.
Parteien
1. Exide Technologies GmbH, Im Thiergarten, DE-
63654 Büdingen,
2. Exide Technologies SAS, 5 Allée des Pierres Mayettes,
FR-92636 Gennevillierts,
beide vertreten durch Dr. Christian Rohner, Swissberg AG,
Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerinnen,
gegen
Europa Solar AG, Bahnhofstrasse 28, 8572 Berg TG,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 11752 - Internationale Marke Nr.
370 986 "Sonnenschein" (fig.) // CH-Marke Nr. 612 023 "Eu-
ropa-Solar AG" (fig.).
B-5165/2011
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Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin 1 ist Inhaberin der internationalen Registrierung
Nr. 370'986 "Sonnenschein" (fig.) mit Ursprung in Deutschland. Die Marke
(Widerspruchsmarke) hat folgendes Aussehen:
Sie wird beansprucht für Waren der Klassen 9, 12, 16, 18, 20 und 28.
Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdeführerin 2 am 13. Mai
2011 vollumfänglich Widerspruch gegen die CH-Wort-/Bildmarke Nr.
612'023 "Europa-Solar AG" der Beschwerdegegnerin, welches am 24.
September 2010 hinterlegt und am 18. Februar 2011 in Swissreg veröf-
fentlicht worden war (angefochtene Marke):
Die angefochtene Marke wird beansprucht für Photovoltaik-Module (Klas-
se 9) sowie Detailhandel mit Photovoltaik-Modulen (Klasse 35).
Mit Schreiben vom 18. Mai 2011 wies die Vorinstanz die Beschwerdefüh-
rerin 2 darauf hin, dass sich die im Register eingetragene Inhaberin der
Widerspruchsmarke, die Beschwerdeführerin 1, nicht mit der Partei de-
cke, in deren Name vorliegend Widerspruch erhoben worden sei. Daher
ersuchte sie die Beschwerdeführerin 2 um Nachweis ihrer Aktivlegitimati-
on.
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Die Beschwerdeführerin 2 erklärte mit Eingabe vom 24. Juni 2011, der
Widerspruch sei irrtümlicherweise in ihrem Namen eingereicht worden,
weil die Widerspruchsmarke auf sie hätte übertragen werden sollen. Dies
sei jedoch bis anhin nicht erfolgt. Inhaberin der Widerspruchsmarke sei
nach wie vor die Beschwerdeführerin 1. In der Beilage wurde eine korri-
gierte Fassung des Widerspruchs eingereicht, auf welcher die Beschwer-
deführerin 1 als Widersprechende aufgeführt ist.
Mit Schreiben vom 27. Juni 2011 wies die Vorinstanz der Beschwerdefüh-
rerin 2 darauf hin, dass die Bedingungen der Aktivlegitimation im Moment
des Ablaufs der Widerspruchsfrist erfüllt sein müssten, ansonsten nicht
auf den Widerspruch eingetreten werden könne. Die nachträglich einge-
reichte, korrigierte erste Seite der Widerspruchsschrift sei per se nicht
rechtsgenüglich, damit von der Aktivlegitimation der Widersprechenden
im Moment des Ablaufs der Widerspruchsfrist ausgegangen werden
könnte. In casu müssten weitere Belege eingereicht werden, die aufzeig-
ten, dass die Übertragung der Widerspruchsmarke von der Beschwerde-
führerin 1 auf die Beschwerdeführerin 2 bereits vor dem Ablauf der Wi-
derspruchsfrist in die Wege geleitet worden sei, damit die Aktivlegitimati-
on der Widersprechenden erfüllt wäre.
Die Beschwerdeführerin 2 wiederholte in ihrer Eingabe vom 30. Juni 2011
an die Vorinstanz, sie sei irrtümlicherweise als Widersprechende be-
zeichnet worden, weil im Vorfeld darüber diskutiert worden sei, die Wider-
spruchsmarke von der Beschwerdeführerin 1 auf sie zu übertragen. Eine
Übertragung habe jedoch nicht stattgefunden. Es liege ein behebbarer
Mangel vor, da die Widerspruchsmarke eindeutig der Beschwerdeführerin
1 zugeordnet werden könne. Sollte die Vorinstanz wider Erwarten zum
Schluss kommen, dass kein behebbarer Mangel und somit keine Aktivle-
gitimation der Beschwerdeführerin 1 vorliege, sei eventualiter bereits an
dieser Stelle erwähnt, dass die Beschwerdeführerin 2 selber auch, ge-
stützt auf einen konkludenten Lizenzvertrag zwischen den Beschwerde-
führerinnen, welche beide Tochtergesellschaften des EXIDE-Konzerns
seien, zur Einreichung des Widerspruchs berechtigt sei, somit selber
auch die die Aktivlegitimation besitze.
Mit Verfügung vom 14. Juli 2011 trat die Vorinstanz auf den Widerspruch
Nr. 11'752 nicht ein. Zur Begründung führte sie aus, die Beschwerdefüh-
rerin 2, welche in der Widerspruchsschrift als Widersprechende aufge-
führt gewesen sei, sei im Zeitpunkt des Ablaufs der Widerspruchsfrist
nicht aktivlegitimiert gewesen. Eine nicht gegebene Aktivlegitimation im
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Zeitpunkt des Ablaufs der Widerspruchsfrist sei ein nicht behebbarer
Mangel, und auf Widerspruchsverfahren mit fehlender Aktivlegitimation
werde nicht eingetreten.
B.
Gegen diese Verfügung erhoben die Beschwerdeführerinnen am 14. Sep-
tember 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantra-
gen, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, und auf das Wider-
spruchsverfahren sei einzutreten. Zur Begründung führen sie im Wesent-
lichen aus, es habe ein Irrtum in der Parteibezeichnung vorgelegen, wel-
cher korrigiert werden könne, denn aus der Widerspruchseingabe in Ver-
bindung mit den eingereichten Dokumenten ergebe sich klar, dass die
Beschwerdeführerin 1, und nicht die Beschwerdeführerin 2 gemeint ge-
wesen sei. Ausserdem wurden konzernrechtliche Umstände geltend ge-
macht.
C.
Mit Vernehmlassung vom 25. November 2011 beantragt die Vorinstanz,
unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung sowie
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. April 2010 i.S. B-
6608/2009 – REPSOL (fig.) / REXOL, die Beschwerde sei unter Kosten-
folge abzuweisen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Vorinstanz ist mit Verfügung vom 14. Juli 2011 auf den Widerspruch
der Beschwerdeführerin 2 nicht eingetreten mit der Begründung, sie sei
nicht Markeninhaberin und daher nicht aktivlegitimiert.
1.1. Der Nichteintretensentscheid der Vorinstanz ist eine Verfügung im
Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Das Bundes-
verwaltungsgericht, welches gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsge-
setzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als Beschwerdeinstanz Be-
schwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG beurteilt, ist nach Art.
33 Bst. d VGG für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zustän-
dig.
1.2. Der Nichteintretensentscheid vom 14. Juli 2011 wurde der Be-
schwerdeführerin 2, und nicht der Beschwerdeführerin 1 eröffnet. Den-
noch wurde die vorliegende Beschwerde primär im Namen der Be-
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schwerdeführerin 1 eingereicht, lediglich eventualiter im Namen der Be-
schwerdeführerin 2.
1.2.1. Sofern nicht der primäre Verfügungsadressat, sondern Drittperso-
nen die Verfügung anfechten, verlangt die bundesgerichtliche Rechtspre-
chung, dass die Beschwerdeführenden durch den angefochtenen Ent-
scheid stärker als jedermann betroffen sind und in einer besonderen, be-
achtenswerten und nahen Beziehung zur Streitsache stehen. Das Inte-
resse an der Aufhebung oder Änderung der Verfügung kann rechtlicher
oder tatsächlicher Natur sein, doch muss es sich um eigene persönliche
Interessen der Beschwerdeführenden handeln. Das Interesse der Be-
schwerdeführenden ist schutzwürdig, wenn ihre tatsächliche oder rechtli-
che Situation durch den Ausgang des Verfahrens unmittelbar beeinflusst
werden kann, d.h. wenn sie durch das Beschwerdeverfahren einen mate-
riellen oder ideellen Nachteil von sich abwenden oder aus diesem einen
praktischen Nutzen ziehen können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
[BVGer] A-563/2007 vom 4. Oktober 2007 E. 1.2, mit Verweis auf BGE
131 II 361 E. 1.2).
Die Beschwerdeführerin 1 hat als Inhaberin der Widerspruchsmarke ein
eigenes Interesse an der Beschwerdeführung und würde aus der Aufhe-
bung oder Änderung der Verfügung einen praktischen Nutzen ziehen. Sie
ist damit materiell beschwert und folglich zur Beschwerdeführung befugt
(Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und
Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewie-
sen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art.
63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor
(vgl. Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde der Beschwerdeführerin 1 kann daher
eingetreten werden.
1.2.2. Die Beschwerdeführerin 2 hat am vorinstanzlichen Verfahren teil-
genommen, ist als formelle Adressatin des angefochtenen Nichteintre-
tensentscheids besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse
daran zu erfahren, ob sie als Lizenznehmerin einer älteren Marke legiti-
miert ist, Widerspruch gegen eine neue Registrierung einzureichen (Art.
48 Abs. 1 VwVG; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz / Muster- und Mo-
dellgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.],
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Basel 1999, N. 6 zu altArt.
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36 MSchG; Urteil des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 1 –
REPSOL / REXOL).
Das Bundesverwaltungsgericht tritt daher auch auf die eventualiter im
Namen der Beschwerdeführerin 2 eingereichte Beschwerde ein.
1.2.3. Das Bundesverwaltungsgericht hat bezüglich des angefochtenen
Entscheids indessen nur zu prüfen, ob die Vorinstanz auf den Wider-
spruch der Beschwerdeführerin 2 zu Recht nicht eingetreten ist. Ergibt die
Beurteilung der Beschwerde, dass der vorinstanzliche Nichteintretensent-
scheid rechtmässig ist, so ist die dagegen erhobene Beschwerde als un-
begründet abzuweisen, andernfalls ist sie gutzuheissen, der angefochte-
ne Entscheid aufzuheben und die Angelegenheit zur Weiterführung des
Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Urteil des BVGer B-
3610/2009 vom 3. November 2009 E. 1.1).
2.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke
ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-
stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3
Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG;
SR 232.11]).
Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Artikel 3 Absatz 1 ge-
gen die Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der
Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der
Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Inner-
halb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31
Abs. 2 MSchG).
Die Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV; SR
232.111) sieht in Art. 20 vor, dass der Widerspruch in zwei Exemplaren
einzureichen ist und Folgendes enthalten muss: den Namen und Vorna-
men oder die Firma, die Adresse des Widersprechenden und gegebenen-
falls sein Zustellungsdomizil in der Schweiz (Bst. a); die Registernummer
der Markeneintragung oder die Gesuchsnummer der Markenhinterlegung,
auf die sich der Widerspruch stützt (Bst. b); die Registernummer der an-
gefochtenen Markeneintragung sowie den Namen oder die Firma des
Markeninhabers (Bst. c); die Erklärung, in welchem Umfang gegen die
Eintragung Widerspruch erhoben wird (Bst. d); eine kurze Begründung
des Widerspruchs (Bst. e).
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Seite 7
3.
Die Zuständigkeit an der Marke – und damit die Legitimation zum Wider-
spruch (vgl. Art. 31 Abs. 1 MSchG) – ergibt sich typischerweise aus dem
Registereintrag (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren /
Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht, Bd. III/1 [SIWR III/1], Basel 2009, Rz. 1130; GREGOR WILD, in: Mi-
chael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzge-
setz, Bern 2009, Art. 31, N. 15).
3.1. In der Widerspruchsschrift hat die Beschwerdeführerin 2 ihre Koordi-
naten angegeben (Exide Technologies SAS mit Sitz in Frankreich), die
Bezeichnung der Widerspruchsmarke ("Sonnenschein" [fig.]), die Num-
mer im internationalen Register (Nr. 370'986) sowie den Namen des Ver-
treters. Indessen ist unbestrittenermassen nicht die Beschwerdeführerin
2, sondern die Beschwerdeführerin 1 (Exide Technologies GmbH mit Sitz
in Deutschland) die Inhaberin der genannten Widerspruchsmarke.
3.2. Die in Art. 31 Abs. 2 MSchG und Art. 20 MSchV genannten formellen
Bedingungen (vgl. E. 2) sind Prozessvoraussetzungen respektive Bedin-
gungen für das Eintreten auf die Sache. Wenn sie bis zum Ablauf der Wi-
derspruchsfrist nicht erfüllt sind, wird auf den Widerspruch nicht eingetre-
ten (Urteil des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 5 – REPSOL /
REXOL, mit Verweis auf Entscheid der Rekurskommission für geistiges
Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und
Wettbewerbsrecht [sic!] 2003 S. 502 E. 5 – Widerspruchsgebühr III und
RKGE in sic! 1999 S. 283 E. 1 und 4 – Chalet; WILD, a.a.O., Art. 31, N.
46). Die Wahrung gewisser Formen ist für einen geordneten Verfahrens-
ablauf unentbehrlich und dient der Verwirklichung des materiellen Rechts
und dem Rechtsschutz der Parteien. Im Rahmen eines Widerspruchver-
fahrens hat die Widerspruchsgegnerin ein schutzwürdiges Interesse an
einer raschen Klärung der Rechtslage nach erfolgter Publikation der hin-
terlegten Marke. Diesem Interesse entsprechend hat der Gesetzgeber ein
zügiges und kostengünstiges Verfahren konzipiert. Daher ist die Wider-
spruchsfrist auf drei Monate beschränkt (Art. 31 Abs. 2 MSchG) und sind
die Verfahrensvoraussetzungen in Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 20 MSchV
eingehend umschrieben, sodass keine zeitraubenden Verfahren über
prozessuale Fragen durchgeführt werden müssen (Urteil des BVGer B-
6608/2009 vom 12. April 2010 E. 5 – REPSOL / REXOL, mit Verweis auf
RKGE in sic! 2001 S. 526 E. 2 f. – Tigermarket [fig.]).
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Seite 8
3.3. Die Vorinstanz unterscheidet zwischen nicht behebbaren und beheb-
baren Mängeln. Zu ersteren zählt unter anderem die fehlende Aktivlegiti-
mation, welche eine Prozessvoraussetzung ist, die bei Nichtvorhanden-
sein dazu führt, dass auf den Widerspruch nicht eingetreten wird (Urteil
des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 5 – REPSOL / REXOL;
CHRISTOPH GASSER, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 33, N. 2 f.; Richtlinien [der
Vorinstanz] in Markensachen vom 1. Januar 2011 [Markenrichtlinien], Teil
5, Ziff. 3.1 f.). Nicht zu dieser Folge führen untergeordnete formale Män-
gel, die sich nach dem Fristablauf beheben lassen (GASSER, a.a.O., Art.
33, N. 2; RKGE in sic! 1999 S. 283 E. 2 – Chalet). Die MSchV sieht ent-
sprechend ausdrücklich die Gewährung einer Nachfrist von einem Monat
vor, wenn auf einer Eingabe die rechtsgültige Unterschrift fehlt (Art. 6
Abs. 2 MSchV). Zudem sieht Art. 21 Abs. 1 MSchV vor, dass, wenn der
Widersprechende nach Art. 42 MSchG ein Zustellungsdomizil in der
Schweiz bezeichnen muss, dieses innerhalb der Widerspruchsfrist oder
einer vom Institut angesetzten Nachfrist anzugeben hat. Im Weiteren wird
dem Widersprechenden eine Nachfrist zur Präzisierung des Rechtsbe-
gehrens angesetzt, wenn das Rechtsbegehren nicht genügend bestimmt
ist (Urteil des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 5 – REPSOL /
REXOL, mit Verweis auf CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kom-
mentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 31, N.
19; Markenrichtlinien, Teil 5, Ziff. 3.2). Schliesslich wird der widerspre-
chenden Partei, die im Markenregister nicht oder noch nicht als Marken-
inhaber der Widerspruchsmarke eingetragen ist, eine Nachfrist angesetzt,
um ihre Aktivlegitimation im Zeitpunkt des Einreichens des Widerspruchs
nachzuweisen; kann die Aktivlegitimation nicht nachgewiesen werden,
wird auf den Widerspruch nicht eingetreten (Markenrichtlinien, Teil 5, Ziff.
3.2).
Ist ein Mangel nicht untergeordneter Natur und wird er nicht noch inner-
halb der Widerspruchsfrist behoben, tritt die Vorinstanz auf den Wider-
spruch nicht ein. In diesem Fall kann ein Nichteintretensentscheid nicht
als überspitzt formalistisch bezeichnet werden (Urteil des BVGer vom 12.
April 2010 B-6608/2009 E. 5 – REPSOL / REXOL, mit Verweis auf RKGE
in sic! 2001 S. 526 E. 6 – Tigermarket [fig.], und RKGE in sic! 1999 S. 283
E. 2 – Chalet).
3.4. Überspitzter Formalismus als besondere Form der Rechtsverweige-
rung (Art. 29 Abs. 1 BV [SR 101]) ist gegeben, wenn für ein Verfahren ri-
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Seite 9
gorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sach-
lich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit über-
triebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anfor-
derungen stellt (BGE 135 I 6 E. 2.1, mit Verweisen). Da jedoch prozessu-
ale Formen unerlässlich sind, um die ordnungsgemässe und rechtsglei-
che Abwicklung des Verfahrens und die Durchsetzung des materiellen
Rechts zu gewährleisten, verletzt nicht jede prozessuale Formstrenge Art.
29 Abs. 1 BV. Überspitzter Formalismus setzt vielmehr voraus, dass die
strikte Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Inte-
ressen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirkli-
chung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder ver-
hindert (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 5A_72/2007 vom 5. April 2007
E. 2.2, mit Hinweisen).
4.
Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, auf Grund der Wider-
spruchseingabe bestehe kein Zweifel daran, dass es sich bei der Wider-
sprechenden um den Konzern von Exide Technologies mit seinen Toch-
tergesellschaften handle; und die Widersprechende sei durch den einge-
reichten Markenregisterauszug klar ersichtlich. Sie seien Konzerngesell-
schaften der amerikanischen Muttergesellschaft Exide Technologies. Die
Marken des Konzerns würden sowohl von der Konzerngesellschaft Exide
Technologies gehalten, wie auch von einzelnen Tochtergesellschaften,
insbesondere auch von der Beschwerdeführerin 1 und der Beschwerde-
führerin 2, welche alle ebenfalls den Firmenbestandteil "Exide Technolo-
gies" trügen. "Exide Technologies" sei das prägende Firmen- und Mar-
kenelement im Konzern von Exide Technologies: Entsprechend heisse
die Tochtergesellschaft in Frankreich Exide Technologies SAS (Be-
schwerdeführerin 2) und in Deutschland Exide Technologies GmbH (Be-
schwerdeführerin 1). Der Firmenbestandteil weise deshalb eindeutig auf
den Konzern von Exide Technologies hin. Die Instruktion zur Einreichung
des vorliegenden Widerspruchs sei über die amerikanischen Anwälte des
Konzerns von Exide Technologies erfolgt.
Der Umstand, dass in der Widerspruchsschrift statt der Beschwerdeführe-
rin 1 die Beschwerdeführerin 2 als Widersprechende aufgeführt worden
sei, sei auf ein offensichtliches Versehen einer früheren Vertreterin der
Beschwerdeführerinnen zurückzuführen. Diese habe zwar – ein einziges
Mal – die Beschwerdeführerin 2 als Widersprechende aufgeführt, habe
jedoch immer die tatsächliche Markeninhaberin, die Beschwerdeführerin
1, gemeint. Dies ergebe sich aus dem gesamten Zusammenhang der
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Eingabe: Mit keinem Wort werde in der Widerspruchseingabe darauf hin-
gewiesen, weshalb nicht die tatsächliche Inhaberin – die auch im Marken-
register erwähnt werde – als Inhaberin gelten sollte. So werde (korrekt)
auch nicht von einer Lizenz oder einer Übertragung der Marke gespro-
chen. Sodann gelte es zu beachten, dass die Definition der "Widerspre-
chenden" als Partei auf der ersten Seite der Eingabe nicht nur über die
Erwähnung der (irrtümlich erwähnten) Firma, sondern auch mit der Um-
schreibung von "Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 370'986
'Sonnenschein' [fig.] mit Schutzausdehnung in der Schweiz" und der ent-
sprechend eingereichten Widerspruchs-Beilage 1 ausreichend identifiziert
gewesen sei. Bei der Darstellung zum Sachverhalt werde ebenfalls aus-
schliesslich auf den (richtigen) Markenregisterauszug verwiesen. Auch
auf Grund der eingereichten Widerspruchsbeilagen könne von einer
deutschen Inhaberschaft ausgegangen werden. Wenn sodann von der
marktmächtigen Stellung und der überwiegenden Bekanntheit der Wider-
sprechenden (gemeint sei die Beschwerdeführerin 1) die Rede sei, dann
sei damit zumindest eindeutig der Konzern von EXIDE TECHNOLOGIES
mit seinen Tochtergesellschaften gemeint.
Selbst wenn der Widerspruch – wie irrtümlich im Vorspann erwähnt – von
der französischen Konzerngesellschaft eingereicht worden wäre, dann
würde sich die Situation für die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall
in keiner Weise ändern: Die Beschwerdegegnerin wüsste weiterhin, dass
es sich um den Konzern von EXIDE TECHNOLOGIES mit seinen Toch-
tergesellschaften handle; es wäre einfach die Beschwerdeführerin 2 statt
die Beschwerdeführerin 1.
4.1. Die Beschwerdeführerinnen weisen zunächst darauf hin, dass sie
Tochtergesellschaften des Konzerns Exide Technologies seien, und dass
es sich bei der Widersprechenden um den Konzern von Exide Technolo-
gies mit seinen Tochtergesellschaften handle.
4.1.1. Beim Konzern handelt es sich definitionsgemäss um eine Mehrheit
von Gesellschaften, welche unter einheitlicher Leitung steht (vgl. Art.
663e Abs. 1 OR [SR 220]). Indessen ist bei einem Konzern das Tren-
nungsprinzip zu beachten. Danach werden die einzelnen Gesellschaften
juristisch als separate Einheiten betrachtet. Durch die Konzernierung ver-
schmelzen die Gesellschaften nicht zu einer rechtlichen Einheit (JEAN NI-
COLAS DRUEY, Gesellschafts- und Handelsrecht, Zürich 2010, §1, N. 90).
Lediglich beim sog. Durchgriff findet je nach anzuwendender Norm eine
Zurechnung bestimmter Fakten zusätzlich an andere Konzerngesellschaf-
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Seite 11
ten statt (DRUEY, a.a.O., §1, N. 91, mit Verweisen auf die Rechtspre-
chung).
Auf Grund des konzernrechtlichen Trennungsprinzips ist die amerikani-
sche Muttergesellschaft Exide Technologies allein auf Grund des Um-
stands, dass sie die Muttergesellschaft der Beschwerdeführerin 1 ist,
nicht zusätzliche oder alleinige Inhaberin der Widerspruchsmarke gewor-
den. Denn gewerbliche Schutzrechte sind persönliche Rechte, über die
der Eigentümer oder Inhaber exklusiv verfügen kann; in aller Regel kann
nur er die aus dem Schutzrecht fliessenden Abwehrrechte geltend ma-
chen, und andererseits ist nur er im Streit um die Gültigkeit des Schutz-
rechts passiv legitimiert. Bei Registerrechten ergibt sich der Eigentümer
aus dem im Register eingetragenen Rechtsinhaber oder kurz Inhaber. In-
haber eines Registerrechts wird derjenige, in dessen Namen das Schutz-
recht hinterlegt oder angemeldet worden ist (LUCAS DAVID, Lexikon des
Immaterialgüterrechts, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/3 [kurz:
SIWR I/3], S. 165).
Im vorliegenden Fall ist unbestrittenermassen die Beschwerdeführerin 1
Inhaberin der Widerspruchsmarke, und nicht deren Muttergesellschaft.
4.1.2. Soweit die Beschwerdeführerinnen mit dem Hinweis auf die kon-
zernrechtlichen Umstände geltend machen wollen, die Widerspruchsmar-
ke sei eine Konzernmarke, und die Muttergesellschaft daher berechtigt,
gestützt auf diese Marke Widerspruch einzureichen, ist festzuhalten, dass
die Konzernmarke ein Konstrukt des alten Markenrechts darstellt und in
rechtlicher Hinsicht mit dem Markenschutzgesetz von 1992 seine wesent-
liche Bedeutung verloren hat (vgl. MICHAEL NOTH / FLORENT THOUVENIN,
in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Marken-
schutzgesetz, Bern 2009, Art. 1, N. 45; LUCAS DAVID, SIWR I/3, S. 198;
JEAN NICOLAS DRUEY / ALEXANDER VOGEL, Das schweizerische Konzern-
recht in der Praxis der Gerichte, Zürich 1999, S. 393).
4.1.3. Die Beschwerdeführerinnen können daher aus dem Umstand, dass
sie in einen Konzern eingebunden sind, nichts zu ihren Gunsten ableiten.
4.2. Hinsichtlich des Arguments der Beschwerdeführerinnen, die Vertre-
terschaft habe irrtümlicherweise die Beschwerdeführerin 2 statt der Be-
schwerdeführerin 1 als Widersprechende genannt, weist die Vorinstanz
auf das Urteil B-6608/2009 des Bundesverwaltungsgerichts hin.
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Seite 12
Bezüglich dieses Urteils machen die Beschwerdeführerinnen geltend, es
sei nicht einschlägig, da ihm ein anderer Sachverhalt zu Grunde liege: Im
vorliegenden Fall sei auf Grund der Umstände klar, dass der Widerspruch
von der Beschwerdeführerin 1 eingereicht worden sei, bei der fälschli-
cherweise erwähnten Firma handle es sich um eine zum gleichen Kon-
zern gehörende Gesellschaft, und schliesslich sei hier das Argument der
irrtümlichen Parteibezeichnung bereits vor der Vorinstanz geltend ge-
macht worden.
Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden: Im Verfahren B-6608/2009
stützte sich die dortige Beschwerdeführerin, die REPSOL PETROLEO
SA, in der Widerspruchseingabe ebenfalls auf eine Marke (REPSOL
[fig.]), die nicht auf ihren Namen, sondern auf den Namen ihrer Mutterge-
sellschaft (REPSOL YPF SA) eingetragen worden war (vgl. Sachverhalt
A.d). Insofern war auch in diesem Verfahren Widerspruch gestützt auf ei-
ne Marke, die auf den Namen einer anderen Konzerngesellschaft einge-
tragen worden war, erhoben worden. Zudem hätte auf Grund der ähnli-
chen Firmen ebenso vorgebracht werden können, dass auf Grund der
Umstände auf die richtige Markeninhaberin hätte geschlossen werden
können. Schliesslich spielt es im Verfahren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht keine Rolle, wann das Argument der irrtümlichen Parteibezeich-
nung geltend gemacht worden ist.
Im Folgenden darf daher entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin
auf das Urteil B-6608/2009 abgestellt werden.
4.2.1. Die förmliche Bezeichnung der Parteien ist erforderlich, weil durch
den Widerspruch ein Verfahren zwischen zwei Parteien in Gang gesetzt
wird, das Rechte und Pflichten dieser Parteien begründet und mit einer
für diese Parteien verbindlichen Verfügung abgeschlossen werden soll.
Die Parteibezeichnung ist auch zur Überprüfung der Aktiv- und Passivle-
gitimation unerlässlich (Urteil des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010
E. 6.5 – REPSOL / REXOL, mit Verweis auf RKGE in sic! 1999 S. 283 E.
1 – Chalet). Man kann von einer Partei, welche Widerspruch gegen eine
neue Marke einreichen will, insbesondere hinsichtlich des Namens des
Inhabers der Widerspruchsmarke eine besondere Aufmerksamkeit erwar-
ten. Dies rechtfertigt sich umso mehr, wenn die Vertreterschaft mit dem
Widerspruchsverfahren vertraut ist (vgl. Urteil des BVGer B-6608/2009
vom 12. April 2010 E. 6.5 – REPSOL / REXOL).
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4.2.2. Die Beschwerdeführerinnen waren (und sind) durch eine Marken-
anwaltskanzlei vertreten, von welcher Erfahrung in Widerspruchsverfah-
ren erwartet werden darf. Selbst wenn – wie im vorliegenden Fall – der
Widerspruch einige Tage vor Ablauf der Widerspruchsfrist erhoben wurde,
ist es nicht Sache der Behörde bei einem Mangel an Sorgfalt im Rahmen
der Widerspruchserhebung Abhilfe zu schaffen. Dass die Beschwerdefüh-
rerinnen sich in einem derart wichtigen Punkt wie der Bezeichnung der
Inhaberin der Widerspruchsmarke geirrt haben, kann daher nicht nach-
träglich zu einer Heilung eines Mangels führen, der bis zum Ablauf der
Widerspruchsfrist hätte korrigiert werden müssen (vgl. Urteil des BVGer
B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 6.5 – REPSOL / REXOL).
4.2.3. Es gibt auch keinen Grund, von der Auffassung der Beschwerde-
führerinnen auszugehen, wonach die Widerspruchseingabe auf Grund
der Umstände der Beschwerdeführerin 1 zuzuschreiben ist. Auf der ers-
ten Seite der Widerspruchsschrift ist eindeutig die Beschwerdeführerin 2
als Widersprechende genannt, und von der Vorinstanz darf im Wider-
spruchsverfahren, welches als zügiges Verfahren konzipiert ist (vgl. E.
3.2), nicht verlangt werden, dass sie die eingereichten Unterlagen unter-
sucht, um auf die tatsächlich gemeinte Widersprecherin zu schliessen.
Hinzu kommt, dass nicht auszuschliessen war, dass die Vertreter den Wi-
derspruch tatsächlich im Namen der Beschwerdeführerin 2 einreichen
wollten, obwohl die von der Beschwerdeführerin 2 eingereichten Beilagen
auf eine deutsche Inhaberschaft, nämlich auf die Beschwerdeführerin 1,
schliessen lassen. Zu denken ist etwa an eine fehlende Ermächtigung der
Markeninhaberin respektive der Beschwerdeführerin 1 zur Einreichung
des Widerspruchs. Da zudem zur Untermauerung der Aktivlegitimation
von der Vorinstanz eine Nachfrist gesetzt werden kann (vgl. E. 3.3),
schadete es der Beschwerdeführerin 2 auch nicht, dass sie nicht von ei-
ner Lizenz oder einer Übertragung der Marke geschrieben hat.
Insofern lässt die Widerspruchseingabe nicht automatisch den Schluss
zu, dass es sich bei der Angabe der französischen Gesellschaft um ein
offensichtliches Versehen handelt, wie bereits die Vorinstanz in der ange-
fochtenen Verfügung richtig festgestellt hat. Auch für das Bundesverwal-
tungsgericht gilt daher die Beschwerdeführerin 2 als widersprechende
Partei.
4.2.4. Schliesslich weisen die Beschwerdeführerinnen auf den Grundsatz
hin, wonach kein Parteiwechsel vorliege, wenn bloss eine fehlerhafte
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Parteibezeichnung berichtigt wird (VERA MARANTELLI-SONANINI / SAID HU-
BER, in: Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Hrsg.], VwVG,
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zürich 2009, Art. 6, N. 48). Dies müsse analog bei der Einreichung einer
verwaltungsrechtlichen Eingabe gelten: Die Identität der Widersprechen-
den (Beschwerdeführerin 1) sei im vorliegenden Fall gewahrt geblieben;
berichtigt sei einzig die einmalig erfolgte falsche Erwähnung der Firma ei-
ner anderen "Exide Technologies"-Tochtergesellschaft.
Selbst wenn der vorgenannte Grundsatz auf verwaltungsrechtliche Ein-
gaben übertragen werden könnte, ist den Beschwerdeführerinnen entge-
gen zu halten, dass im vorliegenden Fall die Identität der Widersprechen-
den nicht gewahrt bliebe, da die Beschwerdeführerin 2 als Widerspre-
chende und insofern eine nicht mit der Beschwerdeführerin 1 identische
Partei angegeben wurde.
4.2.5. Die Vorinstanz ist nach dem Gesagten zu Recht – und ohne über-
spitzt formalistisch zu handeln – nicht auf den Widerspruch der Be-
schwerdeführerin 2 eingetreten, weil deren Aktivlegitimation bei Ablauf
der Widerspruchsfrist nicht gegeben war (vgl. Urteil des BVGer B-
6608/2009 vom 12. April 2010 E. 7 – REPSOL / REXOL).
4.3. Bei dieser Schlussfolgerung ist auf den Eventualstandpunkt der Be-
schwerdeführerinnen einzugehen, wonach die Beschwerdeführerin 2 als
Lizenznehmerin der Beschwerdeführerin 1 aktivlegitimiert gewesen sei. In
diesem Zusammenhang verweisen sie auf das Urteil B-7489/2006 des
Bundesverwaltungsgerichts. Darin habe das Bundesverwaltungsgericht –
entgegen der Praxis der Vorinstanz – dem Lizenznehmer einer Marke die
Aktivlegitimation anerkannt. Diese Auffassung sei richtig und sachgerecht.
Wie im Zivilverfahren müsse es einem ausgewiesenen Lizenznehmer oh-
ne Weiteres möglich sein, seine Rechte möglichst einfach geltend zu ma-
chen. Es gebe keinen Grund, weshalb der für rechtliche Auseinanderset-
zungen zuständige Lizenznehmer nicht das günstige Widerspruchsver-
fahren wählen könne, sondern den mutmasslichen Markenverletzer
sogleich in einen Zivilprozess ziehen müsse.
Hierzu erklärte die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid unter Verweis
auf ihre Richtlinien (Teil 5, Ziff. 2.4.4), die Frage der Aktivlegitimation der
Lizenznehmerin bedinge eine Prüfung vertragsrechtlicher Fragen, welche
den (beschränkten) Rahmen des Widerspruchverfahrens regelmässig
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sprenge. Im Widerspruchsverfahren werde deshalb nur die Markeninha-
berin als Partei anerkannt.
4.4. Im Urteil B-7489/2006 wies das Bundesverwaltungsgericht auf eine
Präsidialverfügung der RKGE vom 19. November 2004 hin, in welcher die
Rückweisung der Sache an die Vorinstanz mit der Begründung verfügt
worden war, dass der im Jahre 1999 abgeschlossene Lizenzvertrag der
Lizenznehmerin Aktivlegitimation verleihe (Urteil des BVGer B-7489/2006
vom 10. Dezember 2008 E. 1.2 und Sachverhalt Bst. A.b – Le Gruyère
Switzerland / Gruyère Cuisine [fig.]). Dieser Umstand bedeutet indessen
entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerinnen nicht, dass das
Bundesverwaltungsgericht mit der Einschätzung der RKGE einverstan-
den war, denn es fügte an, dass es an die Präsidialverfügung vom 19.
November 2004 gebunden sei, nachdem diese in Rechtskraft erwachsen
sei (Urteil des BVGer B-7489/2006 vom 10. Dezember 2008 E. 1.2 – Le
Gruyère Switzerland / Gruyère Cuisine [fig.]). Auch im Urteil B-6608/2009
wurde unter Verweis auf die Richtlinien und die Literatur hervorgehoben,
dass der Umstand, wonach ein Lizenznehmer einer Marke im eigenen
Namen Widerspruch gestützt auf diese Marke einreichen könne, umstrit-
ten sei (Urteil des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 6.1 –
REPSOL / REXOL).
4.4.1. Im vorliegenden Fall hat das Bundesverwaltungsgericht angesichts
des klaren Wortlautes von Art. 31 Abs. 1 MSchG keine Veranlassung, von
den im Urteil B-6608/2009 geäusserten Zweifeln an der Aktivlegitimation
eines Lizenznehmers abzurücken. Dies ergibt sich auch aus der im Urteil
zitierten Literatur:
WILD betonte, dass die Annahme, wonach der Lizenznehmer zur Wider-
spruchseinreichung legitimiert sei, im Hinblick auf den Gesetzeswortlaut
von Art. 31 Abs. 1 MSchG ("Inhaber") und Art. 55 Abs. 4 MSchG ("Klage")
und den systematischen Zusammenhang nicht haltbar sei (WILD, a.a.O.,
Art. 31, N. 15 am Ende). Auch MARBACH hält dafür, dass sich auf Grund
der blossen Markenlizenz keine Legitimation ergibt. Die Klagebefugnis
des ausschliesslichen Lizenznehmers bleibe vielmehr nach klarem Wort-
laut auf Verletzungsklagen begrenzt (MARBACH, SIWR III/1, N. 1134).
4.4.2. Im Fall B-6608/2009 berief sich die Beschwerdeführerin zudem auf
die Richtlinien der Vorinstanz, wonach der Lizenznehmer vom Markenin-
haber ermächtigt werden kann, als Vertreter im Widerspruchsverfahren
zu handeln (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.4). Aus den dort eingereichten
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Dokumenten ergab sich tatsächlich, dass die Markeninhaberin der Be-
schwerdeführerin die Berechtigung erteilt hatte, ihre Marken zu gebrau-
chen und alles zu ihrer Verteidigung zu unternehmen. Indessen bemän-
gelte die Vorinstanz, dass die Beschwerdeführerin sich im Widerspruchs-
formular selbst als Inhaberin angegeben hatte, ohne irgendwo an-
zugeben, dass sie im Namen der richtigen Markeninhaberin Widerspruch
einreiche. Mit anderen Worten habe die Beschwerdeführerin im Namen
einer Person Widerspruch erhoben, welche nicht Inhaberin der Wider-
spruchsmarke gewesen sei und auch nachher nicht geworden sei. Zudem
sei die Vollmacht zwei Monate nach Ablauf der Widerspruchsfrist ausge-
stellt worden. Insofern habe die Beschwerdeführerin im Moment der Wi-
derspruchseinreichung nicht über die formelle Erlaubnis der Markeninha-
berin verfügt, sie in diesem Verfahren zu vertreten. Die Aktivlegitimation
sei eine Prozessvoraussetzung, welche, wenn sie nicht gegeben sei, bei
Ablauf der Widerspruchsfrist zu einem Nichteintretensentscheid führe. Es
handle sich um einen nicht behebbaren Mangel respektive um einen
Mangel, der nur bis zum Ablauf dieser Frist geheilt werden könne (Urteil
des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 6.2 – REPSOL / REXOL).
Selbst wenn die Beschwerdeführerin 2 daher eine Vollmacht vorweisen
könnte, die sie berechtigt, im Namen der Beschwerdeführerin 1 Wider-
spruch zu erheben, könnte sie aus diesem Umstand nichts zu ihren
Gunsten ableiten, da sie – wie die Beschwerdeführerin im vorgenannten
Urteil B-6608/2009 – nicht angegeben hat, dass sie im Namen der Be-
schwerdeführerin 1 Widerspruch erhebt.
5.
Die Beschwerde ist daher abzuweisen, und der Nichteintretensentscheid
der Vorinstanz vom 14. Juli 2011 zu bestätigen.
6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführerinnen
grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art.
64 Abs. 1 VwVG).
6.1. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen
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(Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor al-
lem im Schaden der widersprechenden Partei im Fall einer Markenverlet-
zung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und
könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen
Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwands-
nachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrele-
vanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen
Betrag zwischen Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− festzulegen (BGE 133 III
490 E. 3.3 – Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist
auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.
6.2. Die Beschwerdegegnerin hat weder am Verfahren teilgenommen,
noch ist sie anwaltlich vertreten. Sie hat daher keinen Anspruch auf Par-
teientschädigung (Urteil des BVGer B-644/2011 vom 17. November 2011
E. 5.2 – Dole / Dole, mit Verweis auf MARCEL MAILLARD, in: Bernhard
Waldmann / Philippe Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2009, Art. 64,
N. 34).
7.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.− werden den Beschwerdeführerin-
nen auferlegt. Sie werden mit dem Kostenvorschuss von Fr. 4'000.− ver-
rechnet. Den Beschwerdeführerinnen sind daher Fr. 2'500.− aus der Ge-
richtskasse zurückzuerstatten.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerinnen (Einschreiben; Beilagen: Rückerstat-
tungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 11752; Einschreiben; Vorakten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Kathrin Bigler Schoch