Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-5188/2010
Arrêt du 27 mai 2011
Composition Bernard Maitre (président du collège),
Hans Urech, Claude Morvant, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties MG International SA,
représentée par Wild Schnyder SA,
recourante,
contre
M&G Limited,
représentée par Kirker & Cie SA, Conseils en Marques,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Procédure d'opposition n° 10'580 IR n° 951'452 M&G (fig.) /
CH n° 585'717 MG INTERNATIONAL.
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Faits :
A.
L'enregistrement de la marque suisse no 585'717
MG INTERNATIONAL
(ci-après : la marque attaquée), déposée par Millenium Group SA, a été
publié dans Swissreg le 22 avril 2009. Dite société revendiquait la
protection de sa marque pour les services suivants de la classe 36 :
Versicherungswesen ; Finanzwesen ; Geldgeschäfte. Elle la revendiquait
également pour des produits de la classe 35 et des services de la classe
45.
Le 17 juillet 2009, M&G Limited a formé opposition partielle contre cet
enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
(IPI). Cette opposition visait les services de la classe 36 revendiqués par
la marque attaquée. Elle se fondait sur la marque internationale
antérieure no 951'452.
(ci-après : la marque opposante), protégée pour les services suivants de la classe 36 : services
d'assurances vie ; gestion financière ; services de caisses de retraite ; investissements financiers ;
placement de fonds ; services de comptes chèques ; services fiduciaires ; services de courtiers et d'agents
en obligations et autres valeurs mobilières.
B.
Millenium Group SA a modifié sa raison sociale le 12 mai 2009. La
nouvelle raison sociale, MG International SA, a été publiée dans la Feuille
officielle suisse du commerce (FOSC) no 95 du 19 mai 2009.
La modification de la raison sociale de la titulaire de la marque attaquée a
été portée au registre des marques le 24 août 2009 et a été publiée dans
Swissreg le 28 août 2009.
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C.
Par écritures du 26 octobre 2009, MG International SA a conclu, avec
suite de frais et de dépens, au rejet de l'opposition partielle formée par
M&G Limited.
D.
Par décision du 30 juin 2010, l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle a admis, avec suite de frais et de dépens, l'opposition
partielle formée par M&G Limited contre l'enregistrement de la marque
attaquée. Dite autorité a en bref considéré que les marques opposées
étaient enregistrées pour des services identiques et similaires. Estimant
que la marque opposante bénéficiait d'un champ de protection normal,
l'Institut fédéral a admis qu'il existait un risque de confusion entre les
marques opposées.
E.
Par écritures du 14 juillet 2010, mises à la poste le 16 juillet 2010,
MG International SA (ci-après : la recourante) recourt contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, avec suite
de frais et de dépens, à son annulation et à ce que la protection soit
accordée à la marque "MG INTERNATIONAL". Pour motifs, la recourante
soutient en bref que les marques sont distinctes sous les angles sonores,
visuels et sémantiques. Les marques opposées auraient ainsi une
impression d'ensemble distincte. Dans ces conditions, l'existence d'un
danger de confusion devrait être écartée.
F.
Dans ses écritures du 6 septembre 2010, l'Institut fédéral propose le rejet
du recours, renonce à présenter des remarques et des observations et
renvoie aux motifs de sa décision.
G.
Dans sa réponse du 5 octobre 2010, M&G Limited (ci-après : l'intimée)
conclut au rejet du recours, avec suite de frais et de dépens. A l'appui de
ses conclusions, l'intimée renvoie pour l'essentiel aux considérants de la
décision attaquée.
H.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, il
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est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA).
Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 50, 52 al. 1
et 63 al. 4 PA).
2.
A teneur de l'art. 3 al. 1 de la loi sur la protection des marques du 28 août
1992 (LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection les signes
identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou
services identiques (let. a), les signes identiques à une marque antérieure
et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un
risque de confusion (let. b) et les signes similaires à une marque
antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires,
lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c).
2.1. Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque
sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises
identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette
marchandise et même de son fabricant soit rendue possible (ATF 119 II
473 consid. 2c Radion). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus
récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure.
Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés
seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les
marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux
détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe
aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison
de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas,
notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes
lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises
économiquement liées entre elle (risque de confusion indirect) (ATF 128
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III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).
Que deux marques se distinguent suffisamment ou qu'on risque de les
confondre ne se détermine pas en comparant abstraitement les signes. Il
s'agit au contraire de prendre en considération toutes les circonstances
du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).
2.2. Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en
compte la similarité aussi bien des signes que des produits ou des
services pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que
ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les
produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les
signes sont similaires et vice versa, la pratique constante admet que
lorsqu'une similarité entre les signes ou les produits peut être exclue, il
n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les produits,
respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de confusion est a
priori exclu (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3030/2010 du
2 novembre 2010 consid. 3 et 6 ETI/E.B.I.).
Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des
consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les
produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou
similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de
distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins, produits
ou offerts sous le contrôle du titulaire par des enteprises liées (LUCAS
DAVID, in : Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, no 8 ad
art. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3268/2007 du 25 janvier
2008 consid. 3.1 MBR/MR [fig.]).
Il s'agit également d'examiner l'attention dont les consommateurs font
ordinairement preuve. A cet égard, il faut, selon la doctrine et la
jurisprudence, prendre en considération toutes les circonstances, en
particulier la capacité de perception des destinataires et leur
comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se
procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de
produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de
souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou
de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention
accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre
moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Et si le public est
composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière
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lors de l'achat, on devrait faire preuve de retenue avant d'admettre le
risque de confusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007
du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; sic! 2002 163 consid. 6f
Audi ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007,
p. 110 ; EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1,
Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, nos 995 ss).
2.3. La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression
d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller).
Dès lors que le consommateur, en général, ne verra ni n'entendra les
deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend
s'oppose dans sa mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre vu
auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de
subsister dans sa mémoire moyennement fidèle ou moyennement
défaillante (ATF 121 III 377 consid. 2a Boss ; MARBACH, op. cit., no 864).
Pour déterminer si deux marques verbales se ressemblent au sens de
l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif,
leur représentation graphique et leur contenu sémantique (ATF 127 III
160 consid. 2b/cc Securitas, ATF 121 III 377 consid. 2b Boss). La
similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des
similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères
(MARBACH, op. cit., no 875 ; DAVID, op. cit. no 17 ad art. 3). La sonorité
découle en particulier du nombre de syllabes ainsi que de la cadence et
de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend
de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le
début du mot et sa racine, de même que sa terminaison, surtout
lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les
syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc
Securitas, ATF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan).
S'agissant des marques combinées d'éléments verbaux et graphiques, il
convient de prendre en considération chacun des éléments selon sa force
distinctive respective. L'impression d'ensemble d'une marque combinée
est caractérisée par les éléments verbaux lorsque les éléments
graphiques ne sont pas particulièrement originaux et que ceux-ci ne sont
pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir (arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-4159/2009 du 25 novembre 2009
consid. 2.4 et les réf. Efe [fig.]/Eve).
Enfin, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au
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domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de
l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent,
eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2
IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP).
2.4. L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également
de s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante (arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7
Torres/Torre Saracena). L'aire de protection d'une marque dépend de sa
force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour
les marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une
distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les
éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le
langage courant. Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou
ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes,
résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le
marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les
signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de
rapprochement (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du
3 mars 2009 consid. 6 Sky/SkySIM ; ATF 122 III 382 consid. 2a
Kamillosan).
3.
En l'espèce, l'Institut fédéral a estimé dans sa décision que les services
de la classe 36 de la marque attaquée "MG INTERNATIONAL" étaient
identiques et similaires aux services pour lesquelles la marque opposante
"M&G (fig.)" est protégée. Au terme d'une comparaison des marques
précitées, il a considéré qu'elles étaient similaires sous les angles
phonétiques et visuels, les éléments "&" et "international" ne permettant
pas de les distinguer eu égard à leur faible caractère distinctif ; le critère
sémantique ne serait quant à lui pas pertinent, les marques opposées
ayant une signification indéterminée. L'autorité inférieure a dès lors admis
l'existence d'un risque de confusion, tant direct qu'indirect.
La recourante conteste cette décision. Elle fait valoir que les marques
opposées ne sont pas similaires de sorte que l'existence d'un danger de
confusion doit être exclue.
Il s'agit dès lors d'examiner si les marques opposées sont destinées à
des produits ou des services identiques ou similaires (consid. 4), si elles
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sont elles-mêmes similaires (consid. 5) et s'il en résulte un risque de
confusion (consid. 5).
4.
La marque opposante est protégée pour les services suivants de la
classe 36 : services d'assurances vie ; gestion financière ; services de
caisses de retraite ; investissements financiers ; placement de fonds ;
services de comptes chèques ; services fiduciaires ; services de courtiers
et d'agents en obligations et autres valeurs mobilières. La marque
attaquée est quant à elle enregistrée en lien avec des produits de la
classe 35 et des services des classes 36 et 45. L'opposition formée par
l'intimée ne vise que les services de la classe 36 pour lesquels la marque
attaquée est enregistrée, à savoir les Versicherungswesen ;
Finanzwesen ; Geldeschäfte. En conséquence, l'enregistrement de ladite
marque pour les produits de la classe 35 et les services de la classe 45
n'est pas contesté.
Dans la décision querellée, l'Institut fédéral a considéré que les services
de la classe 36 des marques opposées étaient pour une part identiques
et pour le reste similaires. Cette appréciation n'est pas remise en cause
par la recourante.
5.
Les marques en présence sont, d'une part, "M&G (fig.)" (marque
opposante) et, d'autre part, "MG INTERNATIONAL" (marque attaquée).
Dans la décision attaquée, l'Institut fédéral a retenu que les marques
précitées étaient similaires sous les angles visuels et auditifs. Les
éléments "&" et "international", d'importance faible, ne seraient pas à
même de distinguer les marques "M&G (fig.)" et "MG INTERNATIONAL".
Le critère sémantique ne serait quant à lui pas déterminant.
La recourante soutient que les marques en présence ne sont pas deux
acronymes, mais, pour la marque opposante, un signe combiné dont
l'élément verbal est formé des lettres "M" et "G" et du symbole "&" et,
pour la marque attaquée, une pure marque verbale formée de deux
termes dont un acronyme. Sous l'angle phonétique, les marques
opposées seraient ainsi complètement distinctes. Sous l'angle visuel, la
recourante fait valoir que la marque opposante est clairement dominée
par le symbole "&". Quant à l'aspect sémantique, elle allègue que lesdits
signes ont un contenu différent.
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L'intimée fait pour sa part valoir que les marques en présence sont
dominées par les lettres "M" et "G" et qu'elles présentent de fait des
similitudes aussi bien dans leur impression d'ensemble que sous les
angles visuels et phonétiques. La présence du terme "international"
n'aurait aucune incidence sur le contenu sémantique, eu égard à son
caractère générique. Par ailleurs, le symbole "&" n'aurait pas de caractère
distinctif et ne serait donc lui aussi pas de nature à influencer l'impression
d'ensemble de la marque.
5.1. La marque opposante est une marque combinée sans revendication
de couleur formée d'un élément verbal "M&G" et d'un élément graphique.
Les lettres "M" et "G" sont écrites en caractères standards ; le symbole
"&" (une esperluette) qui les sépare est représenté dans un ton plus clair
et de manière stylisée comme s'il avait été tracé au pinceau. Cette
esperluette est placée entre les lettres "M" et "G" et les chevauche très
partiellement. La marque attaquée est pour sa part une pure marque
verbale formée de l'acronyme "MG" et du terme "INTERNATIONAL".
Il s'agit donc de procéder à l'examen de la similarité des marques en
présence sous les angles visuels, phonétiques et sémantiques.
5.1.1. D'un point de vue visuel d'abord, les marques en présence ont en
commun les lettres "M" et "G". Elles se distinguent toutefois sur plusieurs
points. En raison de la présence du terme "international", qui ne saurait
être écarté lors de l'examen de la similarité des marques bien qu'il
s'agisse d'un élément faible (cf. ci-dessus consid. 4), la marque attaquée
bénéficie d'une impression d'ensemble visuelle clairement plus longue.
Elle est de surcroît dépourvue d'un élément graphique, contrairement à la
marque opposante. Cet élément est à l'évidence banal et dépourvu de
caractère distinctif autonome, de sorte que l'impression d'ensemble de la
marque opposante est dominée par son élément verbal "M&G".
Néanmoins, l'élément graphique met en évidence le symbole "&". En
raison des contrastes utilisés et de la position du symbole qui recouvre
très partiellement les lettres qui l'entourent, l'esperluette jouit d'une
importance visuelle qui ne saurait être négligée dans l'impression
d'ensemble de la marque opposante. Or, ce symbole ne se retrouve pas
dans la marque attaquée, ce qui la distingue de la marque opposante.
Il ressort de ce qui précède que les marques en cause sont distinctes
sous l'angle visuel.
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5.1.2. D'un point de vue auditif, la marque opposante compte trois
syllabes et sera prononcée "èm-/é-/jé" ("[ɛm-/e-/ʒe]") en français ou, en
allemand, "èm-/ount-/gué" ("[ɛm-/ʊnt-/geː]"). Les voyelles prononcées
sont ainsi "è-/é-/é" ("[ɛ]-/[e]-/[e]"), respectivement "è-/ou-/é" ("[ɛ]-/[ʊ]-
/[eː]") ; et les consonnes "m-/j" ("[m]-/[ʒ]") et "m-/n-/t-/g" ("[m]-/[n]-/[t]/-[g]").
La marque attaquée est quant à elle plus longue, puisqu'elle comporte
sept syllabes. Elle sera prononcée "èm-/jé – [in]-/ter-/na-/sio-/nal"
("[ɛm-/ʒe -- ɛ-/tɛʀ-/na-/sjɔ-/nal]") en français ou "èm-/gué – in-/ter-/na-
/tsio-/nal" ("[ɛm-/geː -- ɪn-/tɐ-/na-/tsjoˈ-/naːl]") en allemand.
En français, le début de la marque attaquée présente des similitudes
avec la marque opposante. Les premières consonnes sont communes
(m [m] et j [ʒ]), de même que les voyelles nécessaires à leur
prononciation, à savoir "è [ɛ]" et "é [e]" : "èm-é-jé" "[ɛm-/e-/ʒe]" pour la
marque opposante et "èm-jé "[ɛm-/ʒe]" pour la marque attaquée. Il est
vrai que la marque attaquée est sensiblement plus longue, avec ses sept
syllabes. Toutefois, comme nous l'avons vu ci-dessus, le début des mots
suscite en règle générale davantage l'attention que leur fin. Tel est le cas
en l'espèce, d'autant plus que "MG" et "international" sont deux termes
séparés l'un de l'autre. C'est dire que, sous l'angle phonétique et en
langue française, les marques en présence sont similaires.
Il en va différemment de l'allemand. En effet, l'esperluette (und) se
prononce "ount" ("[ʊnt]"). Ainsi donc, la syllabe centrale de la marque
opposante ("-/ount-/" "[-/ʊnt-/]") ne se retrouve pas dans la marque
attaquée. Dans ces conditions, les deux syllabes initiales de la marque
attaquée sont clairement distinctes des syllabes de la marque opposante.
Cette différence phonétique est encore accentuée par la longueur de la
marque attaquée. Il apparaît ainsi qu'en langue allemande, les marques
en présence ne sont pas similaires.
Il ressort de ce qui précède qu'il faut reconnaître une similarité
phonétique des marques en présence en langue française uniquement.
Chacune des langues nationales étant toutefois d'importance équivalente
(voir en ce sens : ATF 131 III 495 consid. 5 Felsenkeller ; ATF 127 III 160
consid. 2b/aa Securitas), il suffit qu'il existe des similitudes dans l'une des
langues pour que la similarité des marques opposées soit admise. Il y a
donc lieu de retenir que lesdites marques sont similaires sous l'angle
phonétique.
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5.1.3. Il sied enfin de comparer les marques en présence sous l'angle
sémantique.
Un acronyme qui n'est pas notoire a, dans son ensemble, un contenu
sémantique indéterminé, même s'il est possible de deviner la signification
de lettres individuelles (DAVID ASCHMANN, in : Michael Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz, Berne 2009, no 123
ad art. 2 let. a).
En l'espèce, les acronymes qui constituent les marques en présence ne
sont pas notoires. A propos de la marque opposante d'abord, l'acronyme
"M&G" ne peut vraisemblablement avoir que deux significations, dont une
seule dans le domaine commercial et financier, à savoir "Municipal &
General Investments Ltd" (). Bien qu'il s'agisse
du nom "intégral" de l'intimée (/fr/AProposDeMandG/
index.jsp), rien au dossier ne permet d'affirmer que cet acronyme est
connu du cercle des destinataires suisses des services en cause. Quant
à l'autre signification proposée par le site
(mapping & geodesy), on peut sans autre affirmer qu'il est certain que le
consommateur ne pourra pas la déduire sans difficulté. L'autorité
inférieure a donc considéré à bon droit que la marque opposante n'avait
pas de signification particulière.
La marque attaquée est pour sa part constituée de l'acronyme "MG" et du
terme "international". "MG" peut avoir, selon le site
, 76 significations, dont onze dans le domaine
commercial et financier. C'est dire que, pour les destinataires des
services pour lesquels la marque est enregistrée, cet acronyme n'a pas
de signification facilement compréhensible. Les consommateurs
pourraient éventuellement reconnaître dans cet acronyme l'abréviation du
milligramme ou du magnésium. C'est toutefois sans rapport avec les
services pour lesquels la marque attaquée est enregistrée. Il sied
également de prendre en considération le terme "international". Celui-ci a
une signification claire, tant pour le consommateur francophone que
germanophone. Il confère ainsi au moins partiellement un sens à la
marque attaquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-38/2011 du
29 avril 2011 consid. 7.3.2 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING
GROUP).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les marques en
présence se distinguent sur le plan sémantique.
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5.2. Il ressort de l'examen de la similarité des marques "M&G (fig.)" et
"MG INTERNATIONAL" que ces dernières sont distinctes sous les angles
visuels et sémantiques. En revanche, elles présentent, quelques
similitudes sous l'angle phonétique. Comme nous l'avons vu ci-dessus, la
similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des
similitudes ne manifestent sur la base de l'un des critères visuels,
phonétiques et sémantiques (cf. consid. 2.3). Force est donc de conclure
que les marques en présence sont similaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
LPM.
6.
Reste à examiner si, dans leur ensemble, les marques en présence
risquent d'être confondues. Il s'agit ainsi d'abord de déterminer l'attention
dont font preuve les destinataires des produits ou des services pour
lesquels les marques sont enregistrés (consid. 6.1) et la force distinctive
de la marque opposante (consid. 6.2) avant d'examiner la question de
l'existence ou non d'un risque de confusion (consid. 6.3).
6.1. Les marques opposées sont destinées à des services financiers. Il
ne s'agit donc pas de prestations de service pour lesquels il existe un
besoin quotidien (service de consommation courante). Il en résulte que
les consommateurs feront preuve d'une certaine attention lors de l'achat
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-38/2011 du 29 avril 2011
consid. 8.1 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP).
6.2. La marque opposante est un acronyme représenté de manière
stylisée, en ce sens que le symbole "&" est comme tracé au pinceau, par-
devant les lettes "M" et "G". Comme nous l'avons vu ci-dessus, cette
marque n'a aucun contenu sémantique déterminé, facilement
compréhensible pour le consommateur. Selon la doctrine et la
jurisprudence, les acronymes doivent en principe être traités de la même
manière que les autres marques. Il ne s'agit a priori pas de reconnaître à
des marques acronymiques un champ de protection restreint (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 8.1 et les
réf. cit. IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP ; GALLUS
JOLLER, in : Noth/Bühler/Thouvenin, op. cit., no 83 ad art. 3). Ainsi donc,
l'Institut fédéral a considéré à bon droit que la marque opposante
bénéficie d'une force distinctive normale.
6.3.
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6.3.1. Selon la jurisprudence, le public mémorise bien les acronymes et
les signes courts. Il en découle que l'existence d'un danger de confusion
entre de telles marques est réduite. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral
a jugé que la marque "ICB" ne portait pas atteinte à la fonction distinctive
de la marque "IKB" (arrêt B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 8.3), qu'il n'y
avait pas de risque de confusion entre les marques "ETI" et "E.B.I." (arrêt
B-3030/2010 du 2 novembre 2010 consid. 5.2 s.), "EFE (fig.)" et "EVE"
(arrêt B-4159/2009 du 25 novembre 2009 consid. 5.2 s.) et "MBR" et
"MR (fig.)" (arrêt B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 5) (voir
également : ATF 121 III 377 consid. 2b Boss/Boks).
6.3.2. En l'espèce, il y a certes lieu de reconnaître des similitudes
phonétiques entre les marques en présence, à tout le moins en français.
Néanmoins, on ne saurait négliger que trois éléments décisifs les
distinguent dans leur impression d'ensemble respective. En effet, la
marque opposante contient d'abord une esperluette. Or, on ne retrouve
pas ce symbole dans la marque attaquée. Ensuite, cette esperluette,
compte tenu de sa représentation graphique, jouit d'une importance
distinctive non négligeable qui imprègne l'impression d'ensemble de la
marque opposante. Enfin, la marque attaquée comprend l'élément verbal
"international" qui la distingue de la marque opposante sous les angles
visuel, phonétique et sémantique. Ainsi donc, compte tenu du fait que les
marques opposées sont pour l'essentiel des acronymes et eu égard au
fait que les consommateurs font preuve d'une certaine attention lors de
l'achat de services financiers, ces différences suffisent à éviter que les
marques en présence soient confondues. Le consommateur
normalement informé et raisonnablement attentif ne pourra attribuer un
service offert sous l'une ou l'autre marque au faux prestataire de services
malgré leurs modestes ressemblances ou présumer de l'existence de
rapports qui n'existent pas.
6.4.
Force est de conclure que, contrairement à ce qu'a retenu l'Institut fédéral
et à ce que soutient l'intimée, il n'existe pas de risque de confusion direct
ou indirect entre la marque opposante et la marque attaquée.
7.
Il ressort de ce qui précède que, bien fondé, le recours formé par
MG International SA doit être admis, la décision de l'Institut fédéral doit
être annulée et l'opposition no 10'580 doit être rejetée.
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7.1. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a
lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée,
respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque.
Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces
dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux
frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute
d'autres pièces quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être
fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.-
(ATF 133 III 490 consid. 3.3).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à
la charge de l'intimée qui succombe. L'avance de frais de Fr. 4'000.-
versée par la recourante est restituée à cette dernière.
7.2. La recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par
un avocat, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). Les
dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres
frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation
comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la
défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF).
La recourante n'ayant pas présenté de décompte d'honoraires,
l'indemnité à titre de dépens doit être fixée sur la base du dossier (art. 14
al. 2 FITAF). Elle est ainsi équitablement fixée à Fr. 2'000.- (TVA
comprise). A ce montant s'ajoute une indemnité de Fr. 1'000.- (TVA
comprise) à titre de dépens pour la procédure devant l'autorité inférieure,
également mise à la charge de l'intimée.
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de la
décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 30 juin 2010
sont annulés et l'opposition no 10'580 est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge
de l'intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. L'avance de frais
de Fr. 4'000.- versée par la recourante est restituée à cette dernière.
3.
Des dépens, d'un montant total de Fr. 3'000.- (TVA comprise), sont
alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de
paiement" et actes en retour)
– à l'intimée (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. procédure d'opposition n° 10'580 ;
Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 7 juin 2011