Abtei lung II
B-5274/2009
{T 1/2}
U r t e i l v o m 2 0 . O k t o b e r 2 0 1 0
Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Richter Hans Urech, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Patricia Egli.
Glas Trösch Holding AG,
Spitalgasse 9, 3011 Bern,
vertreten durch Werner A. Roshardt,
Bahnhofplatz 18, Postfach 2005, 8401 Winterthur,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Markeneintragungsgesuch CH-58435/2008 -
SWISSDOOR.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-5274/2009
Sachverhalt:
A.
Am 4. Juli 2008 ersuchte die Glas Trösch Holding AG (nachfolgend:
Beschwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigen-
tum (IGE, nachfolgend: Vorinstanz) um Eintragung der Wortmarke
SWISSDOOR für folgende Waren der Klasse 19: Trennwände und
Türen aus Glas.
B.
Mit Schreiben vom 7. Juli 2008 beanstandete die Vorinstanz, das Zei-
chen gehöre für die beanspruchten Waren zum Gemeingut.
SWISSDOOR sei als direkt beschreibende Wortkombination nicht
unterscheidungskräftig und zudem freihaltebedürftig. Im Weiteren be-
stehe aufgrund der geografischen Angabe "SWISS" im Zeichen eine
Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft der Produkte, so-
fern die Waren nicht aus der Schweiz stammten.
Die Beschwerdeführerin bestritt mit Eingabe vom 5. September 2008
den Gemeingutcharakter des Zeichens. Es handle sich um eine Wort-
neuschöpfung der englischen Sprache, die in Bezug auf die be-
anspruchten Waren vom Durschnittskonsumenten nicht als direkt be-
schreibend verstanden würde. Vielmehr stelle es ein kennzeichnungs-
kräftiges Fantasiezeichen dar. Sie unterbreitete zudem den Vorschlag,
die Warenliste einzuschränken auf "Trennwände und Türen aus Glas,
alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft".
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 10. November 2008 an der Zu-
rückweisung des Zeichens fest. Die Gefahr einer Irreführung über die
geografische Herkunft sei mit der vorgeschlagenen Einschränkung der
Warenliste zwar behoben worden. Das Zeichen werde jedoch von den
Abnehmern in Bezug auf die beanspruchten Waren ohne Gedanken-
aufwand als "Türe aus der Schweiz" oder "Schweizer Tor" verstanden.
Damit würde das Zeichen direkt die Ware und deren geografische
Herkunft bezeichnen. Dem Zeichen fehle daher die konkrete Unter-
scheidungskraft und es gehöre zum Gemeingut. Auf Grund seines
direkt beschreibenden Sinngehalts sei das Zeichen zudem
freihaltebedürftig.
Die Beschwerdeführerin stellte mit Eingabe vom 18. Dezember 2008
den Antrag, die Marke sei gemäss dem klargestellten Warenverzeich-
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nis vom 5. September 2008 einzutragen. Eventualiter sei die Marke für
die Waren "Trennwände schweizerischer Herkunft aus Glas" einzu-
tragen. Im Übrigen bestritt sie sowohl das Freihaltebedürfnis am
Zeichen als auch seine fehlende Unterscheidungskraft.
Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom
19. Januar 2009 mit, sie halte an der Zurückweisung des Zeichens
fest. Der Eventualantrag erfülle zudem die gesetzlichen Voraus-
setzungen nicht, weshalb er nicht berücksichtigt werden könne.
Die Beschwerdeführerin machte mit Eingabe vom 3. Februar 2009
geltend, die Vorinstanz habe nicht begründet, weshalb das Zeichen für
"Trennwände" nicht unterscheidungskräftig sei. Zudem verlangte sie
eine Würdigung der Unterlagen, aus welchen sich ergebe, dass vor-
liegend kein Freihaltebedürfnis bestehe.
Mit Schreiben vom 5. März 2009 hielt die Vorinstanz auch an der
Zurückweisung des Zeichens für "Trennwände schweizerischer Her-
kunft aus Glas" fest. Es sei durchaus denkbar, dass Trennwände ent-
weder Türen enthalten würden oder die Funktion einer Türe hätten.
Das Zeichen sei daher auch für Trennwände beschreibend. Zur Be-
hebung des Gemeingutcharakters empfahl sie die Formulierung "Tür-
lose Trennwände schweizerischer Herkunft aus Glas".
Die Beschwerdeführerin hielt innert erstreckter Frist mit Eingabe vom
20. Mai 2009 am Antrag fest, das Zeichen sei gemäss korrigiertem
Warenverzeichnis vom 5. September 2008 einzutragen. Sie führte aus,
dass durch die von der Vorinstanz vorgeschlagene Formulierung "Tür-
lose Trennwände schweizerischer Herkunft aus Glas" das Schutz-
objekt nicht hinreichend klar definiert werde.
C.
Mit Verfügung vom 22. Juli 2009 verweigerte die Vorinstanz der Marke
SWISSDOOR für die beanspruchten Waren der Klasse 19 "Trenn-
wände und Türen aus Glas" definitiv den Schutz. Zur Begründung
machte sie geltend, das Zeichen gehöre für sämtliche beanspruchten
Waren zum Gemeingut. Aus der Verbindung einer Herkunftsangabe
("SWISS") mit einer reinen gattungsmässigen Benennung der be-
anspruchten Produkte ("DOOR") könne kein unterscheidungskräftiger
Gesamteindruck resultieren, da die Angaben direkt die Ware und
deren geografische Herkunft beschreiben würden. In Verbindung mit
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Türen werde das Zeichen nicht als Hinweis auf die betriebliche Her -
kunft verstanden, weshalb ihm keine Unterscheidungskraft zukomme.
Gleiches gelte für die ebenfalls beanspruchten Trennwände aus Glas.
Es sei durchaus denkbar, dass eine Trennwand entweder Türen ent -
halte oder die Funktion einer Türe habe. Die massgebenden Ab-
nehmer würden das Zeichen daher so verstehen, dass es sich um
schweizerische Türen in Trennwandform bzw. um Trennwände aus der
Schweiz mit Türfunktion handle. Auf Grund des beschreibenden
Charakters sei das Zeichen zudem freihaltebedürftig.
D.
Mit Eingabe vom 20. August 2009 erhob die Beschwerdeführerin da-
gegen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt,
der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und SWISSDOOR sei
als Marke für die folgenden Waren der Klasse 19 einzutragen: "Trenn-
wände und Türen aus Glas; alle vorgenannten Waren schweizerischer
Herkunft". Eventualiter sei der Markenschutz für "Trennwände aus
Glas; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft" zu
gewähren. Falls weder dem Hauptantrag noch dem Eventualantrag
ohne Weiteres entsprochen werden könne, werde eventualiter der
Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt. Zur Begründung führt sie
im Wesentlichen aus, Trennwände und Türen seien verschiedene
Gegenstände. Dies ergebe sich zum einen aus der lexikalischen
Definition. Zum anderen sei eine Tür nach verkehrsüblichem
Verständnis leicht, währenddem eine Trennwand aus Glas schwer sei
und deren Bedienung einer grösseren Anstrengung bedürfe. Eine
Trennwand könne natürlich eine Tür enthalten, müsse es aber nicht.
Dass im Internet einzelne Werbeseiten existierten, die den Begriff
"Trennwände" in einer besonderen, überdehnten Weise verwenden
würden, könne nicht als Nachweis dafür herangezogen werden, dass
für den durchschnittlichen Verkehrsteilnehmer diese besondere,
überdehnte Bedeutung die richtige sei. Im Allgemeinen und damit in
dem für die Beurteilung der Verkehrsauffassung massgeblichen
Normalfall seien Türen und Trennwände verschiedene Dinge. Die
Abnehmer würden daher das Zeichen in Verbindung mit Trennwänden
nicht ohne Weiteres als "schweizerische Türen in Trennwandform" oder
als "Trennwände aus der Schweiz mit Türfunktion" verstehen. Ein
zwingendes Freihaltebedürfnis, welches selbst der Eintragung auf dem
Weg der Verkehrsdurchsetzung entgegen stehen würde, sei zudem
nicht erkennbar. SWISSDOOR sei kein elementares Zeichen und
werde in der zusammengeschriebenen Form auch nicht unmittelbar
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zur Bezeichnung der entsprechenden Waren benötigt. Das Zeichen sei
in der zusammengeschriebenen Version im Übrigen für den
allgemeinen Sprachbedarf nicht unentbehrlich, was sich anhand einer
Google-Suche erkennen liesse. Als Namensangabe im Sinne einer
Produkt- oder Firmenbezeichnung trete SWISSDOOR lediglich für
zwei Unternehmen in Erscheinung. In Bezug auf "Trennwände aus
Glas" sei erst recht kein Freihaltebedürfnis auszumachen, da für die
Verkehrsbeteiligten kein Bedarf bestehe, eine Trennwand mit "Tür"
oder "door" zu identifizieren. Die Beschwerdeführerin macht
schliesslich geltend, SWISSDOOR weise auf eine betriebliche
Herkunft hin. Es sei zu bedenken, dass fremdsprachige Begriffe eher
als Marke aufgefasst würden und nicht als Produkteumschreibung. Ein
Indiz hierfür biete wiederum die Google-Suche, nach der das Zeichen
nur gerade zwei Unternehmen zugeordnet werden könne. Es sei nicht
erkennbar, dass das Zeichen von anderen Unternehmen für die
fraglichen Waren verwendet würde. Der durchschnittliche
Verkehrsteilnehmer werde beim Begriff SWISSDOOR allenfalls an das
"Schweizertor", ein Werk historischer Baukunst, denken und sich
möglicherweise vorstellen, es handle sich um ein sehr gediegenes
Produkt aus Holz. Er werde den Begriff jedoch nicht mit Ganzglastüren
oder Trennwänden aus Glas in Verbindung bringen. In Bezug auf
Trennwände sei das Zeichen auch darum nicht beschreibend, weil
Trennwände letztendlich geschlossene Raumteiler seien, auch wenn
sie in gewissen Fällen verschiebbar seien. Im Ergebnis sei die Marke
(in der zusammengeschriebenen Form) nicht ohne jede
Unterscheidungskraft.
E.
Die Vorinstanz liess sich innert erstreckter Frist mit Eingabe vom
23. November 2009 vernehmen und beantragt, die Beschwerde sei
sowohl im Hauptantrag als auch im Eventualantrag abzuweisen. Sie
hält an den Ausführungen in der angefochtenen Verfügung fest und
führt ergänzend aus, entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin
handle es sich bei der Aussage, dass das Zeichen im Zusammenhang
mit Trennwänden als "Trennwände aus der Schweiz mit Türfunktion"
verstanden werde, nicht um eine Interpretation, welche sich erst auf
Grund gewisser Gedankenassoziation ergebe. Umgangssprachlich
würden auch einzelne Elemente einer Trennwand als Trennwand
bezeichnet. Im Zusammenhang mit Trennwänden, bei denen sich
einzelne Elemente der Funktion einer Türe entsprechend öffnen und
schliessen liessen, stelle SWISSDOOR daher eine direkt
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beschreibende Angabe dar. "DOOR" beschreibe für diesen Typ, dass
es sich um eine Trennwand handle, bei der ein Trennwandblatt als Türe
fungiere; "SWISS" beschreibe, dass es sich um eine derartige
Trennwand aus der Schweiz handle. Im Gesamteindruck verstünden
die Abnehmer das Zeichen ohne Gedankenarbeit als Hinweis auf die
Funktion (mit Türfunktion) und Herkunft der beanspruchten
Trennwände. Auch im Zusammenhang mit Trennwänden, die eine Türe
enthalten würden, sei das Zeichen direkt beschreibend, da das
Zeichen direkt auf einen Bestandteil der beanspruchten Waren
hinweisen würde. Die Beschwerdeführerin bestreite im Übrigen nicht,
dass das Zeichen in seiner englischen Bedeutung vom Abnehmer ver-
standen werde. Es sei deshalb nicht ersichtlich, weshalb das Zeichen
von den Abnehmern bloss auf Grund seiner Fremdsprachigkeit als
Marke aufgefasst werden solle. Wie oft und ob ein Zeichen bereits ver-
wendet werde, spiele im Übrigen entgegen der Ansicht der Be-
schwerdeführerin für die Beurteilung der Unterscheidungskraft keine
Rolle. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Sinngehalte des
Zeichens als historische Bezeichnung "Schweizertor" und als sehr
gediegenes Produkt aus Holz würden den Gemeingutcharakter des
Zeichens zudem nicht auflösen, da eine seiner Bedeutungen eine un-
mittelbare Aussage über die betreffende Ware und deren Herkunft
darstelle.
F.
Am 5. Juli 2010 fand vor Bundesverwaltungsgericht eine Instruktions-
verhandlung statt, an der die Vorinstanz und der Rechtsvertreter der
Beschwerdeführerin teilnahmen. Dieser erklärte, mit der Verhandlung
sei dem Eventualantrag um mündliche Verhandlung vollumfänglich
entsprochen worden.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Ver-
fügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse
an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde-
führung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. De-
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zember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]).
Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63
Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich an der Instruktionsverhandlung
vom 5. Juli 2010 rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die
übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Nach Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz
ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Waren
oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr
durchgesetzt.
2.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschafts-
verkehr freizuhalten sind. Das Freihaltebedürfnis wird mit den
Interessen von Mitanbietern des Markenanmelders und von
Produzenten oder Weiterverkäufern begründet, die das Zeichen in
ihren eigenen Kennzeichen und Anschriften ebenfalls verwenden
wollen oder bereits verwenden, unter Einbezug weiterer privater oder
öffentlicher Interessen im Einzelfall (EUGEN MARBACH, in: Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009,
N. 257 f.). Ob ein Freihaltebedürfnis besteht, ist im Lichte der er -
warteten Marktentwicklung zu prüfen. Schützenswert ist daher nicht
nur ein aktuelles, sondern bereits ein potentielles Interesse der
Konkurrenten (MARBACH, a.a.O, N. 259).
2.2 Als Gemeingut gelten andererseits Zeichen, denen die für die
Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers
erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 247;
CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2,
N. 34). Zu Letzteren gehören unter anderem beschreibende Angaben.
Diese nehmen unmissverständlich auf den Kennzeichnungsgegen-
stand Bezug, indem sie eine direkte Aussage über bestimmte Eigen-
schaften oder die Beschaffenheit der zu kennzeichnenden Ware
machen. Es handelt sich namentlich um Angaben, die geeignet sind,
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im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität,
Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder Her-
stellungsort aufgefasst zu werden (BGE 129 III 225 E. 5.1 –
Masterpiece I, BGE 118 II 182 E. 3b – Duo, mit weiteren Hinweisen).
Nach Rechtsprechung und Lehre sind auch Angaben zum Aussehen
oder zur Ausstattung der beanspruchten Waren unzulässig, wenn sie
Elemente aufnehmen, die bei diesen Waren allgemein üblich sind oder
damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird (BGE 116 II
609 E. 2b – Fioretto; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
2514/2008 vom 25. Mai 2009 E. 4.2 – Magnum).
2.3 Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder
Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienst -
leistungen hindeuten, macht ein Zeichen aber noch nicht zum Ge-
meingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder
Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende
Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen
Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen
Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 –
Première; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für
geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in sic! 2003 S. 495
E. 2 – Royal Comfort; Urteil des Bundesgerichts vom 10. September
1998 in sic! 1999 S. 29 E. 3 – Swissline).
2.4 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zu-
sammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Be-
standteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Ver-
bindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung be-
schreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 –
After hours und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 – Peach
Mallow). Bei der Gesamtwürdigung der einzelnen Bestandteile der
Marke sind als massgebende Kriterien insbesondere die lexikalische
Nähe der Marke, die zeitliche und örtliche Aktualität des Sinngehalts
und die Produktnähe aus der Sicht des Marktes zu berücksichtigen
(DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 5,
N. 182).
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2.5 Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist,
schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist,
ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der
Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als
Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekenn-
zeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (BGE 108 II 487
E. 3 – Vantage; Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom
22. Dezember 2003 in sic! 2004 S. 400 E. 3.1 – Discovery Travel &
Adventure Channel), bzw. ob die produktbezogene Aussage auf den
ersten Blick klar verständlich bleibt (MARBACH, a.a.O., N. 285). Dabei
genügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz
als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 – Felsenkeller,
BGE 129 III 447 E. 1.5 – Premiere). Ist der Sinngehalt in Bezug auf die
fraglichen Waren sofort verständlich und beschreibend, kann auch das
blosse Zusammenschreiben zweier Begriffe ein Zeichen nicht schutz-
fähig machen (Entscheide der RKGE in sic! 2000 S. 592 – Clearcut
und in sic! 2004 S. 220 – smartModule und smartCore). Wenn ein be -
schreibender Sinn eindeutig ist und ohne Gedankenaufwand erkannt
wird, kann auch die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender
Deutungen die Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut nicht auf-
heben (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom
21. Juni 2007 E. 3 – Vuvuzela und B-7427/2006 vom 9. Januar 2008
E. 3.4 – Chocolat Pavot [fig.]).
2.6 Auch englischsprachige Ausdrücke können zum Gemeingut ge-
hören, falls sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise ver-
standen werden (BGE 128 III 225 E. 5.1 – Masterpiece). Als Massstab
dient dabei, ob der Ausdruck zum englischen Grundwortschatz zählt,
der vom breiten Schweizer Publikum verstanden wird (BGE 125 III 193
E. 1c – Budweiser; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-
1364/2008 vom 26. August 2009 E. 3.2, mit Hinweisen – On the beach
und B-684/2009 vom 24. Juni 2009 E. 3.2, mit Hinweisen –
Outperform.Outlast.).
2.7 Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG gelten auch An-
gaben, die den geographischen Herkunftsort beschreiben (BGE 128 III
454 E. 2.1 – Yukon). Als Herkunftsangaben gelten gemäss Art. 47
MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft
von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die
Beschaffenheit oder Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammen-
hängen. Direkte Herkunftsangaben, wie Namen von Ländern, gelten
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als Gemeingut und sind schutzunfähig (MARBACH, a.a.O., N. 378 ff.;
SIMON HOLZER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 47, N. 4).
Gleichgestellt sind auch sprachlich korrekt gebildete Ableitungen, so
beispielsweise das der Herkunftsangabe entsprechende Adjektiv.
Direkte Herkunftsangaben individualisieren aus der Sicht des Konsu-
menten kein konkretes Unternehmen, und es fehlt ihnen daher die
markenrechtlich verlangte Unterscheidungskraft. Gleichzeitig sind
direkte Herkunftsangaben auch freihaltebedürftig. Jedem Produzenten
soll es möglich sein, auf die Herkunft seiner Ware oder Dienstleistung
hinzuweisen, und er darf dabei nicht durch Marken dritter
Konkurrenten behindert werden (MARBACH, a.a.O., N. 388 f.).
3.
3.1 Die Frage der Unterscheidungskraft wird anhand der Wahr-
nehmung der massgeblichen Verkehrskreise beurteilt, welche die
Marke anspricht (ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY,
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, S. 120,
N. 577). An Fachleute und Endkonsumenten zugleich vertriebene
Waren sind vor allem aus der Sicht der am wenigsten markterfahrenen
und grössten Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen (MARBACH,
a.a.O., N. 266). Das Freihaltebedürfnis bestimmt sich im Gegensatz
dazu aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des An-
melders oder Inhabers der Marke (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 41 und N. 44;
MARBACH, a.a.O., N. 577).
3.2 Die beanspruchten Waren der Klasse 19 "Trennwände und Türen
aus Glas, alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft" richten
sich sowohl an Fachleute der Baubranche als auch an Durchschnitts-
konsumenten, die Trennwände und Türen aus Glas in geschäftlichen
oder privaten Räumen verwenden wollen. Für die Beurteilung der
Unterscheidungskraft des Zeichens ist daher vor allem vom Verständ-
nis der Durchschnittskonsumenten auszugehen. Das Freihalte-
bedürfnis bestimmt sich demgegenüber aus der Sicht der aktuellen
und potentiellen Konkurrenten der Beschwerdeführerin, die Trenn-
wände und Türen aus Glas in der Schweiz herstellen oder vertreiben.
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4.
Das Zeichen SWISSDOOR besteht aus den Elementen "swiss" und
"door". Um beurteilen zu können, ob das Zeichen in Bezug auf die
beanspruchten Waren eine beschreibende Angabe darstellt, ist nach
der für das Publikum erkennbaren Bedeutung der beiden Bestandteile
zu fragen und dann zu prüfen, ob die Verbindung der Wörter einen
logischen Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen
ohne besondere Denkarbeit und ohne besonderen Fantasieaufwand
als beschreibend verstanden wird.
4.1 Als Substantiv bedeutet "swiss" "Schweizer(-in)" und als Adjektiv
wird "swiss" mit "schweizerische, Schweizer" übersetzt
(Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, Berlin etc. 2005, S. 598).
Das Zeichenelement "door" steht für "Tür, Ein-, Zugang, Tor, Pforte"
(Langenscheidt, a.a.O., S. 177). Beide Begriffe sind Bestandteile des
englischen Grundwortschatzes (vgl. Langenscheidt Premium
Schulwörterbuch Englisch, Berlin etc. 2009, S. 203, S. 651) und für
einen wesentlichen Teil der Schweizer Abnehmer verständlich, was
von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten wird. Aus der
Wortverbindung SWISSDOOR ergibt sich somit als unmittelbare
wörtliche Übersetzung "schweizerische Tür" oder "Schweizer Tür".
4.2 In Bezug auf die beanspruchten Waren "Türen aus Glas (...)
schweizerischer Herkunft" kommt dem Zeichen SWISSDOOR klarer-
weise beschreibender Charakter zu. Das Zeichen setzt sich aus der
direkten geografischen Herkunftsangabe "schweizerische, Schweizer"
und der Gattungsbezeichnung des beanspruchten Produkts "Tür" zu-
sammen. Die durchschnittlichen Abnehmer der beanspruchten Waren
verstehen das Zeichen ohne Gedankenaufwand als Hinweis auf das
beanspruchte Produkt selbst und seine Herkunft. Der Wortkombination
SWISSDOOR kommt daher im Zusammenhang mit den be-
anspruchten Waren "Türen aus Glas (...) schweizerischer Herkunft"
keine Unterscheidungskraft zu.
Ein unterscheidungskräftiger Gesamteindruck kann entgegen den
Ausführungen der Beschwerdeführerin nicht allein dadurch entstehen,
dass es sich beim Zeichen SWISSDOOR um einen fremdsprachigen
Begriff handelt. Auch englische Zeichen gehören dem Gemeingut an,
wenn sie wie vorliegend von einem erheblichen Teil der Verkehrskreise
in einem beschreibenden Sinn verstanden werden (vgl. E. 2.6 hiervor).
Ebensowenig vermag das blosse Zusammenschreiben der beiden
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Elemente "swiss" und "door" einen unterscheidungskräftigen
Gesamteindruck zu erzeugen. Diese Wortbildung ist nicht derart un-
gewöhnlich, dass der naheliegende Sinngehalt des Zeichens
"schweizerische Tür" oder "Schweizer Tür" verfremdet würde. Der
Aufbau des Zeichens entspricht vielmehr den grundlegenden Regeln
der Sprachbildung (Adjektiv und Subjektiv). Das einzige Besondere an
der Zeichenbildung liegt darin, dass die beiden Wortelemente ohne
Leerzeichen aneinandergeschrieben sind. Das Zusammenschreiben
der beiden Elemente genügt jedoch nicht, um dem Zeichen in Bezug
auf die beanspruchten Waren einen unterscheidungskräftigen
Gesamteindruck zu verleihen (vgl. E. 2.5 hiervor).
Zudem ist daran zu erinnern, dass auch eine neue, bisher un-
gebräuchliche Wortbildung zum Gemeingut zu rechnen ist, wenn sie
einen sofort verständlichen, beschreibenden Sinn ergibt. Dies ist vor-
liegend bei SWISSDOOR für die beanspruchten Waren "Türen aus
Glas (...) schweizerischer Herkunft" zu bejahen. Da der beschreibende
Sinn des Zeichens eindeutig und ohne Gedankenaufwand erkannt
wird, kann auch die Möglichkeit, dass gewisse Abnehmer im Zeichen
zudem die Bezeichnung des historischen Bauwerks "Schweizertor"
verstehen, die Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut nicht auf-
heben (vgl. E. 2.5 hiervor). Bei diesem Sinngehalt handelt sich im
Übrigen um eine örtlich wie zeitlich weniger naheliegende Bedeutung
des Zeichens SWISSDOOR, wird doch mit "Schweizertor" das Haupt-
tor des ältesten Teils der Wiener Hofburg bezeichnet.
Vorliegend sind zudem keine Hinweise ersichtlich, wieso das Publikum
mit dem Zeichen SWISSDOOR ein gediegenes Produkt aus Holz in
Verbindung bringen sollte, wie dies die Beschwerdeführerin geltend
macht. Selbst wenn dies der Fall sein sollte und das Zeichen daher
nicht als Hinweis auf das Material der beanspruchten Waren "Türen
aus Glas (...) schweizerischer Herkunft" verstanden werden könnte, so
enthält das Zeichen dennoch einen direkten Hinweis auf die Gattung
der beanspruchten Produkte und ist daher bereits aus diesem Grund
beschreibend.
Wie oft und ob das Zeichen bereits verwendet wird, spielt schliesslich
entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin für die Beurteilung
der Unterscheidungskraft des Zeichens keine Rolle. Im Eintragungs-
verfahren ist allein das konkret vorgelegte Zeichen zu prüfen. Begleit-
umstände jeglicher Art, seien diese nun positiv oder negativ zu
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werten, sind bei der Prüfung grundsätzlich unbeachtlich (MARBACH,
a.a.O., N. 201 ff.). Aus dem Umstand, dass das Zeichen nach einer
Google-Suche nur zwei Unternehmen zugeordnet wird, kann die Be-
schwerdeführerin daher nichts zu ihren Gunsten ableiten.
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass der durchschnittliche Ab-
nehmer der beanspruchten Waren "Türen aus Glas (...)
schweizerischer Herkunft" das Zeichen SWISSDOOR ohne Ge-
dankenaufwand als eine unmittelbare Aussage über die Gattung der
beanspruchten Waren selbst und deren Herkunft versteht. Dem
Zeichen fehlt es daher an der Unterscheidungskraft. In Bezug auf die
Waren "Türen aus Glas (...) schweizerischer Herkunft" gehört das
Zeichen dementsprechend zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a
MSchG.
4.3 Im Weiteren gilt es zu prüfen, ob das Zeichen SWISSDOOR für
die beanspruchten Waren "Trennwände aus Glas (...) schweizerischer
Herkunft" beschreibend ist. Der Beschwerdeführerin ist zuzugeben,
dass "Trennwände" rein lexikalisch etwas anderes als "Türen" be-
zeichnen. Eine "Tür" wird umschrieben als "Eingang eines Gebäudes
oder Raumes", als "verschliessbare Öffnung zur Verbindung be-
ziehungsweise zum Abschluss von Räumen als Innentür, zum Ver-
schluss eines Hauses als Aussentür" (Der Brockhaus, aktualisierte
Version vom 15. Juni 2007, Brockhaus Duden Neue Medien GmbH,
). Die Trennwand demgegenüber wird begrifflich
definiert als "leichte Wand zum Abtrennen, Abteilen von Innenräumen"
(Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache, DWDS,
). Die Vorinstanz macht denn auch nicht geltend,
dass das Zeichen SWISSDOOR von den massgebenden Abnehmern
als direkter Hinweis auf die Gattung der beanspruchten Waren
"Trennwände aus Glas (...) schweizerischer Herkunft" verstanden wird,
sondern vielmehr als Hinweis auf die Ausgestaltung, Funktion und
Herkunft der beanspruchten Waren. Eine Trennwand stellt nach ihrer
Definition ein flexibles Raumgestaltungselement dar, das zur zusätz-
lichen Unterteilung bestehender Innenräume dient. Damit die Innen-
räume je nach Bedarf flexibel abgeteilt werden können, muss die
Trennwand eine möglichst variable Ausgestaltung aufweisen, was
auch die Integration von diversen Türoptionen in die Trennwand um-
fasst. Die Beschwerdeführerin anerkennt in diesem Zusammenhang
denn auch, dass Trennwände mit einer Tür ausgeführt sein können.
Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin handelt es sich
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jedoch nicht um vereinzelte Internetseiten, auf denen Trennwände in
diesem Sinn verstanden und mit Türen oder Türoptionen angeboten
werden. Die Analyse des Marktes für Schweizer Trennwände aus Glas
zeigt vielmehr, dass es zum Marktstandard gehört, Trennwände aus
Glas mit variablen Türelementen auszustatten (vgl. dazu BWT Bau AG
; WSA Office Project AG ; RDL GmbH
; AVC Design GmbH ; Sager
AG ; Vetrowall AG ; Amina
Products GmbH ; KR Decken- und Wandelemente
GmbH ; Creatop AG ; Faram
Schweiz AG ; Delta Türsysteme AG
; Bless Art ; Demenga Glas
AG ; Glasi Zug AG ;
Bureaurama H. Brönnimann AG ; Alder + Kratli
GmbH ; Uniska AG ; Akuwa
Akustik- und Wandsysteme AG ; Cabrillant AG
; Multispace AG ; Rosconi
AG ). Diese allgemeine Beobachtung des Marktes
für Schweizer Trennwände aus Glas zeigt sich im Übrigen auch beim
Trennwandsystem aus Glas der Beschwerdeführerin. Diese führt in
ihrem Prospekt zum Raumtrennsystem "Swissdivide" aus, das System
integriere Türelemente zu einer überzeugenden Lösung. Türen würden
zudem wichtige Gestaltungskomponenten darstellen, deren Wirkung
sich durch Glasarten, -farben, Typografie und Drucken raffiniert
steigern liessen (SWISSDIVIDE Raumtrennsystem, online auf der
Website der Beschwerdeführerin > Produkte > Produkte nach An-
wendungen > Interieur > Raumtrennsystem SWISSDIVIDE). Da Tür-
elemente dementsprechend marktübliche Gestaltungsoptionen für
Schweizer Trennwände aus Glas sind, verstehen die beteiligten Ver-
kehrskreise das Zeichen SWISSDOOR ohne besondere Denkarbeit
oder besonderen Aufwand an Fantasie dahingehend, dass die Trenn-
wände aus Glas in der Schweiz hergestellt werden und mit einer Tür
oder einer Türoption ausgestaltet sind oder sein können.
Nach dem Gesagten fehlt es dem Zeichen auch für die beanspruchten
Produkte "Trennwände aus Glas (...) schweizerischer Herkunft" an
Unterscheidungskraft. Das Zeichen gehört daher zum Gemeingut im
Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG und kann nicht als Marke eingetragen
werden.
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4.4 Selbst wenn angenommen würde, dass dem Zeichen
SWISSDOOR für die beanspruchten Waren "Trennwände aus Glas (...)
schweizerischer Herkunft" kein beschreibender Charakter zukommt,
könnte das Zeichen nicht als Marke eingetragen werden, da es
freihaltebedürftig ist. Zum einen muss es jedem Produzenten von
Trennwänden aus Glas in der Schweiz möglich sein, auf die Herkunft
seiner Waren hinzuweisen (vgl. E. 2.7 hiervor). Zum andern dürfen die
Produzenten durch das Markenrecht nicht daran gehindert werden, auf
technische Vorteile der Ausstattung ihrer Waren hinzuweisen (vgl. BGE
116 II 609 E. 2d – Fioretto). Die Ausstattung von Trennwänden aus
Glas mit einer Türe oder einer Türoption ist auf dem Schweizer Markt
wie vorstehend ausgeführt allgemein üblich (vgl. E. 4.3 hiervor). Die
Konkurrenten der Beschwerdeführerin haben daher ein legitimes
Interesse daran, das Zeichen SWISSDOOR, das auf die Herkunft und
die Ausstattung ihrer Produkte mit einer Türe oder einer Türoption
hinweist, zu verwenden. Der Ausdruck erscheint im Weiteren zu wenig
individuell, und es bieten sich dafür zu wenige Begriffsvarianten an,
als dass der Verkehr auf ihn verzichten könnte. Das Zeichen
SWISSDOOR ist daher für den geschäftlichen Verkehr freizuhalten.
Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin ist dabei un-
erheblich, dass das Zeichen im Sinne einer Produkt- oder Firmenbe-
zeichnung zur Zeit lediglich für zwei Unternehmen in Erscheinung tritt.
Das Freihaltebedürfnis ist nicht an den Nachweis einer aktuellen Be-
nutzung durch Dritte geknüpft. Vielmehr genügt es, dass die aktuelle
oder potentielle Verwendung ernsthaft in Betracht fällt (vgl. E. 2.1
hiervor), was bei den dargelegten Marktverhältnissen zu bejahen ist.
Nicht ausschlaggebend sind im Weiteren die Vorbringen der Be-
schwerdeführerin, dass es sich bei SWISSDOOR um kein elementares
Zeichen handle, dass es in der zusammengeschriebenen Version nicht
unmittelbar zur Bezeichnung der beanspruchten Waren benötigt werde
und für den allgemeinen Sprachbedarf entbehrlich sei. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat in seiner Rechtsprechung auch an solchen
Zeichen das Freihaltebedürfnis bejaht (Urteil des Bundesver-
waltungsgericht B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 10 – Projob).
Da die Beschwerdeführerin im Übrigen keinen Antrag gestellt hat, das
Zeichen sei auf Grund seiner Verkehrsdurchsetzung zum Marken-
schutz zuzulassen, kann vorliegend offen bleiben, ob es sich um ein
absolutes Freihaltebedürfnis handelt, das selbst der Eintragung auf
dem Weg der Verkehrsdurchsetzung entgegen stehen würde (Urteil
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des Bundesgerichts 4A.370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6 – Post;
Entscheid der RKGE in sic! 2005 S. 654 E. 8 – Marché).
5.
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung
der Marke SWISSDOOR zu Recht für die beanspruchten Produkte
zurückgewiesen hat. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet
und ist daher im Haupt- und im Eventualstandpunkt abzuweisen.
6.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um
Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach
dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich
nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis
zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich
ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen
werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss [3D]). Von diesem
Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es
sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke. Für die Festlegung der Ge-
richtsgebühren ist weiter zu berücksichtigen, dass vorliegend eine
Instruktionsverhandlung durchgeführt wurde. Der Vorinstanz ist als
Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7
Abs. 3 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.– werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 3'500.– verrechnet.
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3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. CH-58435/2008 SWISSDOOR; Gerichtsur-
kunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement, EJPD (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Philippe Weissenberger Patricia Egli
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 72 Abs. 2 Bst. b
Ziff. 2, 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
(BGG, SR 173.110) gegeben sind. Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der ange-
fochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Be-
schwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 26. Oktober 2010
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