B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-5294/2016
Ur t e i l vom 3 1 . Ok t o be r 2 0 1 8
Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.
Parteien
Meister & Co AG,
Hauptstrasse 66, 8832 Wollerau,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. iur. Michael Ritscher und lic. iur. Fortunat Wolf,
Meyerlustenberger Lachenal AG,
Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
ZeitMeister Uhren AG,
Badenerstrasse 18, 8004 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwalt Hans-Peter Rüfli,
freigutpartners IP Law Firm,
Gämsenstrasse 3, 8006 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 13759;
CH-Nr. 468 621 MEISTER / CH-Nr. 657 746 ZeitMeister.
B-5294/2016
Seite 2
Sachverhalt:
A.
A.a Die Meister + Co AG (nachfolgend: Widersprechende) ist Inhaberin der
am 29. März 1995 hinterlegten schweizerischen Wortmarke Nr. 2P-468621
"MEISTER", welche für "Schmuckwaren" in Klasse 14 eingetragen ist.
A.b Gestützt darauf erhob die Widersprechende am 23. Juli 2014 Wider-
spruch gegen die Eintragung der Wortmarke Nr. 657 746 "ZeitMeister" der
ZeitMeister Uhren AG (ehemals 4watch; nachfolgend: Widerspruchsgeg-
nerin), welche am 24. April 2014 für "Uhren; Schmuck" in Klasse 14 im
schweizerischen Markenregister eingetragen wurde. Sie begründete ihren
Widerspruch mit der Gleichartigkeit bzw. Identität der einander gegenüber-
stehenden Waren sowie der Zeichenähnlichkeit, welche sich durch die
gänzliche Übernahme der Widerspruchsmarke ergebe.
A.c In ihrer Widerspruchsantwort vom 22. September 2014 bestritt die
Widerspruchsgegnerin das Bestehen einer Verwechslungsgefahr und
machte die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke geltend.
A.d Die Widersprechende replizierte mit Eingabe vom 19. Februar 2015
und legte dem Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: IGE) zahl-
reiche Unterlagen vor um den Gebrauch der Widerspruchsmarke zu be-
legen. Dabei ersuchte die Widersprechende, dass der Widerspruchs-
gegnerin keine Akteneinsicht in den als Beilage 7 bezeichneten Ordner ge-
währt werde, da dieser Geschäftsgeheimnisse enthalte. Diesem Gesuch
entsprach das IGE mit Verfügung vom 26. Februar 2015.
A.e Die Widerspruchsgegnerin wiederholte mit Duplik vom 10. August
2015 ihren Antrag um Abweisung des Widerspruchs.
A.f Mit Verfügung vom 30. Juni 2016 wies das IGE den Widerspruch voll-
ständig ab. Zur Begründung führte es aus, dass der Begriff "Meister" in
Alleinstellung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren einen be-
schreibenden und qualitativ anpreisenden Charakter habe. Der Begriff sei
im Urteilszeitpunkt dem Gemeingut zugehörig, weshalb die Widerspruchs-
marke als kennzeichnungsschwach einzustufen sei. Da eine Übereinstim-
mung einzig im gemeinfreien Bestandteil "Meister" vorliege, sei eine Ver-
wechslungsgefahr zu verneinen. Der Widerspruchsmarke sei kein erwei-
terter Schutzumfang zuzusprechen; die zur Glaubhaftmachung des Ge-
brauchs eingereichten Unterlagen würden zwar einen Gebrauch in der
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Seite 3
Schweiz belegen, doch zeigten diese Unterlagen, dass die Widerspruchs-
marke teils in Kombination mit anderen Zeichen gebraucht werde, weshalb
aus diesen Unterlagen nicht ohne weiteres auf einen erweiterten Schutz
der Marke in Alleinstellung geschlossen werden könne.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Widersprechende (nachfolgend:
Beschwerdeführerin) am 31. August 2016 Beschwerde an das Bundesver-
waltungsgericht mit dem Rechtsbegehren, der Entscheid des IGE (nach-
folgend: Vorinstanz) vom 30. Juni 2016 im Widerspruchsverfahren
Nr. 13759 sei aufzuheben, der Widerspruch vollumfänglich gutzuheissen
und die Vorinstanz anzuweisen, die Schweizerische Marke Nr. 657 746
"ZeitMeister" für alle beanspruchten Waren der Klasse 14 zu löschen. Aus-
serdem beantragte sie, es sei eine öffentliche mündliche Parteiverhand-
lung im Sinne von Art. 40 VGG anzuordnen. Zur Begründung führt sie im
Wesentlichen aus, dass die Marke "Meister" für Schmuck und Uhren keine
Qualitätsangabe darstelle. Die massgebenden Verkehrskreise würden im
Zeichen klar den üblichen Familiennamen der Besitzerfamilie, "Meister",
erkennen. Weiter geniesse die Marke "Meister" im Zusammenhang mit den
beanspruchten Waren eine grosse Bekanntheit und einen guten Ruf. Ent-
sprechend sei der Widerspruchsmarke ein erhöhter Schutzumfang zuzu-
sprechen. Angesichts dessen, dass eine starke Warengleichartigkeit sowie
eine ebensolche Zeichenähnlichkeit vorliege, sei mindestens eine mittel-
bare Verwechslungsgefahr zu bejahen.
C.
Unter Einreichung der gesamten Vorakten, verzichtete die Vorinstanz in
ihrer Eingabe vom 14. Oktober 2016 auf die Erstattung einer Vernehm-
lassung und beantragte, unter Hinweis auf die Begründung im angefoch-
tenen Entscheid, die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge.
D.
Innert erstreckter Frist beantragte die Widerspruchsgegnerin (nachfolgend:
Beschwerdegegnerin) in ihrer Beschwerdeantwort vom 16. November
2016 die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungs-
folgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdegegnerin
brachte vor, das Zeichen "Meister" werde in der Bedeutung "Könner auf
seinem Gebiet" und damit als eine Qualitätsangabe verstanden. Ent-
sprechend sei dem strittigen Zeichen lediglich eine schwache Kennzeich-
nungskraft eigen. Wenn ein solch guter Ruf und eine grosse Bekanntheit
überhaupt zu bejahen sei, dann beziehen sich diese – wenn überhaupt –
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nur auf die Beschwerdeführerin in ihrer Position als Markeninhaberin, nicht
aber auf die Marke selber. Eine Verwechslungsgefahr sei zu verneinen, da
das Element "Meister" in der angefochtenen Marke "Zeitmeister" voll-
kommen untergehe und das Wort "Zeit" dieser Marke zur entscheidenden
Unterscheidungskraft verhelfe.
E.
Mit Eingabe vom 30. November 2016 verzichtete die Beschwerdeführerin
auf die Erstattung einer Replik und beantragte die Anhebung einer
öffentlichen Parteiverhandlung im Sinne von Art. 40 VGG. Diesem Gesuch
wurde mit Verfügung vom 15. Dezember 2016 entsprochen.
F.
Die beantragte öffentliche Parteiverhandlung fand am 1. März 2017 statt.
Im Wesentlichen wurden dabei sowohl von der Beschwerdeführerin als
auch der Beschwerdegegnerin die jeweiligen Standpunkte wiederholt. Die
Beschwerdeführerin führte zudem aus, die Praxisänderung der Vorinstanz
zum Begriff "Meister" in Alleinstellung sei unverständlich, denn inwiefern
sich das Zeichenverständnis innerhalb kurzer Zeit verändert habe, sei nicht
nachvollziehbar. Die Vorinstanz verzichtete auf eine Teilnahme.
G.
G.a Mit Verfügung vom 19. Mai 2017 wurde die Vorinstanz ersucht, dem
Gericht mitzuteilen, wann und inwieweit die am 29. August 2012 noch gel-
tende Praxis zum Begriff "Meister" in Alleinstellung geändert wurde, und
dabei insbesondere Stellung zu nehmen, inwiefern der Begriff "Meister" in
Alleinstellung nunmehr als Synonym von "Master" aufgefasst werde und
daher der Familienname, anders als offenbar nach bisheriger Praxis, nicht
mehr im Vordergrund stehe.
G.b In ihrer Stellungnahme vom 23. August 2017 wies die Vorinstanz in-
nert erstreckter Frist einleitend darauf hin, dass ihrer Datenbank "Prüfungs-
hilfe" lediglich eine Informationshilfe darstelle. Vor diesem Hintergrund
könne aus einem generellen Eintrag in der Prüfungshilfe nicht geschlossen
werden, das Institut verfüge hierzu über eine eigentliche Praxis. Weiter hielt
die Vorinstanz fest, dass sie im Jahre 2013 den Prüfungshilfeeintrag zum
Begriff "Meister" dahingehend präzisiert habe, dass dieser Begriff analog
den Wörtern „Master/Maître/Maestro“ sowohl in Kombination als auch in
Alleinstellung als anpreisende Qualitätsangabe zurückgewiesen werde.
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Seite 5
Der bis dahin in der Prüfungshilfe enthaltene Zusatz bezüglich des Fami-
liennamens "Meister" sei ersatzlos gestrichen worden, da sich im Laufe der
Zeit bei der Vorinstanz die Auffassung durchgesetzt habe, "Meister" sei in
Alleinstellung gleich zu behandeln wie "Master". Jedenfalls sei seit dem
Jahr 2012 keine Schweizer Marke mit dem Bestandteil "Meister" in Allein-
stellung angemeldet worden. Aufgrund fehlender Vergleichsfälle könne da-
her nicht von einer eigentlichen Praxis gesprochen werden.
G.c Sowohl der Beschwerdeführerin als auch der Beschwerdegegnerin
wurde die vorinstanzliche Stellungnahme zu ihrer Praxisänderung zur frei-
gestellten Stellungnahme bis zum 25. September 2017 zugestellt.
G.d Mit Eingabe vom 6. November 2017 nahm die Beschwerdeführerin
Stellung zur Stellungnahme der Vorinstanz bezüglich ihrer Praxisände-
rung. Mit Hinweis darauf, die Vorinstanz habe in ihrer Stellungnahme aus-
drücklich anerkannt, dass zum Zeitpunkt der Eintragung der Widerspruchs-
marke im Jahre 2000 beim Zeichen "Meister" in Alleinstellung die Bedeu-
tung als Familienname im Vordergrund stand und sich an dieser Beurtei-
lung bis im Jahr 2012 nichts geändert habe. Damit stehe fest, dass die
Eintragung der Widerspruchsmarke "Meister" im Jahre 2000 die bis ins
Jahr 2012 geübte Eintragungspraxis der Vorinstanz wiederspiegle. Inwie-
fern sich das Verständnis des Begriffs "Meister" in diesen 12 Jahren der-
massen verändert haben sollte, dass der Familienname nicht mehr im Vor-
dergrund stehe, habe die Vorinstanz nicht angegeben. Auch könne nicht
von einer Rechtsprechung zum Begriff "Master" auf das Verständnis des
Begriffs "Meister" geschlossen werden. Eine Rechtfertigung für eine Pra-
xisänderung liege nicht vor.
H.
Mit Verfügung vom 8. November 2017 wurde die Stellungnahme der
Beschwerdeführerin den übrigen Verfahrensbeteiligten mit dem Hinweis
zugestellt, der Schriftenwechsel werde ohne anders lautende und bis zum
17. November 2017 zu stellende Anträge geschlossen. Innert dieser Frist
gingen keine entsprechenden Anträge beim Bundesverwaltungsgericht
ein.
I.
Auf die eingereichten Akten sowie weitere Vorbringen der Verfahrensbetei-
ligten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen ein-
gegangen.
B-5294/2016
Seite 6
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005, VGG, SR 173.32). Die Beschwerdeführerin hat als Widerspruchs-
gegnerin am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die
angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie
zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Da die Be-
schwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52
Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63
Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V. mit
Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG,
SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen
sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen
sind (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 96 E. 2c "Orfina"). Dabei
sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE
121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-684/2017 vom 13. März
2018 E. 2.1 "Quantex/Quantum CapitalPartners").
2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister, soweit aufgrund einer Nichtge-
brauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteile des BVGer
B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 2.2 "Quantex/Quantum CapitalPart-
ners", B-2354/2016 vom 29. März 2017 E. 3.2.1 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA
Technische Gebäudeausrüstung [fig.]", jeweils mit Hinweisen). Für die An-
nahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheit-
liche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als markt-
logische Folge, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehö-
rigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten
(Urteile des BVGer B-2354/2016 E. 3.2.1 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA
Technische Gebäudeausrüstung [fig.]", B-2269/2011 vom 9. März 2012
B-5294/2016
Seite 7
E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"). Zwischen Dienstleistungen besteht Gleich-
artigkeit, wenn der Eindruck einer einheitlichen "Organisationsverantwor-
tung" für die verschiedenen Angebote und eines wirtschaftlich sinnvollen
"Leistungspakets" geschaffen wird (Urteile des BVGer B-2354/2016
E. 3.2.2 "ALLIANZ/ ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]",
B-7503/2006 vom 11. Mai 2007 E. 3 ff. "Absolut und Absolutbar/Absolute
Poker bzw. Absolute P [fig.]", jeweils mit Hinweisen).
2.3 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtein-
druck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrs-
kreise hinterlassen, abgestellt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller", 121 III
377 E. 2a "Boss/Boks"). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel
eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE
127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteile des BVGer B-3325/2010 vom
15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally", B-6012/2008 vom 25. November
2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]").
Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenen-
falls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas";
Urteil des BVGer B-2354/2016 E. 3.4 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA Technische
Gebäudeausrüstung [fig.]"). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt
in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer
B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana"). Der Wortklang
wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die
Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung
und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III
382 E. 5a "Kamillosan", 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").
2.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn Fehlzurechnungen aufgrund
der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren bzw. Dienstleis-
tungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen verse-
henen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei-
nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit-
telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei-
nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken-
inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteil des BVGer
B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 2.4 mit Hinweisen "Quantex/Quantum
CapitalPartners").
B-5294/2016
Seite 8
2.5 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei-
ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die
Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III
441 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezem-
ber 2016 E. 2.6 "The Body Shop, The Body Shop [fig.]/TheFaceShop
[fig.]"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung
oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlich-
keitsbereich (BGE 122 III 385 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BGer
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello / Yellow Access AG"; Urteil
des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 2.6 mit Hinweisen
"The Body Shop, The Body Shop [fig.]/TheFaceShop [fig.]").
Dabei ist es dem Markeninhaber überlassen, wie und durch wen er die
Marke bekannt machen lässt. Markenbekanntheit setzt keine Prominenz
des Inhabers, sondern, wie die Verkehrsdurchsetzung nach Art. 2 Bst. a
MSchG, ein von der einzelnen Gebrauchssituation gelöstes, abstrahiertes
Wiedererkennen des hinterlegten Zeichens als Marke bei den Verkehrs-
kreisen voraus (B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 2.5 "Quantex/Quantum
CapitalPartners"). Dieses lässt sich zwar in vielen Fällen nur durch
Verkaufsstatistiken, Werbeaufwand oder eine bestimmte tatsächliche Ge-
brauchsweise glaubhaft dartun, bedarf aber über diesen tatbestandsmäs-
sigen Erfolg des Wiedererkennens hinaus keines ergänzenden Nachwei-
ses besonderer Verdienste oder persönlicher Gebrauchshandlungen des
Inhabers (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.5 "Aus
der Region. Für die Region"). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke
beruft, muss diese daher glaubhaft machen (Urteile des BVGer B-684/2017
vom 13. März 2018 E. 2.5 "Quantex/Quantum CapitalPartners",
B-1139/2012 vom 21. August 2013 E. 2.5 "Küngsauna [fig.]/SAUNAKING",
B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3 und 5.4 "Bec de fin bec [fig.]/Fin
bec [fig.]").
2.6 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner
als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheide-
nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen
(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Ur-
teile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jump-
man", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat
[fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaf-
ten wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise
der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne
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Seite 9
besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich
nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 "akus-
tische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012
E. 4.1 "Noblewood").
3.
3.1 In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die
im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die
Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Aus-
gangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeich-
nis der älteren Marke (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Büh-
ler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017,
Art. 3 N. 51). Die von beiden Marken beanspruchten Schmuckwaren
richten sich gemäss Rechtsprechung regelmässig an das allgemeine
Publikum, d.h. an den Endverbraucher, wobei Fachkreise wie Uhren- und
Schmuckhändler ebenfalls zu den Verkehrskreisen zu zählen sind (Urteile
des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 6.2 m.w.H.
"STINGRAY/ROAMER STINGRAY", B-922/2015 vom 21. September 2017
E. 2.3.1 m.w.H."SUBMARINER/MARINER", B-341/2013 vom 1. April 2015
E. 4.1 "Victorinox/Miltrorinox").
3.2 Im Anschluss ist der Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer zu definie-
ren. Obschon die beanspruchten Waren der Klasse 14 nicht zu den Waren
des tagtäglichen Gebrauchs gehören (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 59), wird
davon ausgegangen, dass die Endabnehmer Schmuckwaren immerhin mit
einer gewissen Regelmässigkeiten erwerben und dabei eine durchschnitt-
liche Aufmerksamkeit aufwenden (Urteile des BVGer B-3328/2015 vom
18. Oktober 2017 E. 6.2 m.w.H. "STINGRAY/ROAMER STINGRAY",
B-922/2015 vom 21. September 2017 E. 2.3.2 m.w.H. "SUBMARINER/
MARINER"). Indessen ist der Aufmerksamkeitsgrad der Spezialisten regel-
mässig höher als jener der Endabnehmer (Urteil des BVGer B-922/2015
vom 21. September 2017 E. 2.3.2 m.w.H. "SUBMARINER/MARINER").
4.
In Bezug auf die Gleichartigkeit der beanspruchten Waren ist unbestritte-
nermassen festzustellen, dass die von beiden Parteien beanspruchten
Schmuckwaren identisch sowie die von der Beschwerdegegnerin bean-
spruchten Uhren hochgradig gleichartig zu den von der Beschwerdeführe-
rin beanspruchten Schmuckwaren sind (Urteil des BVGer B-2326/2014
vom 31. Oktober 2016 E. 4.3.1.2 m.w.H. "[fig.] ENAGHR/[fig.]").
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Seite 10
5.
Angesichts der Warengleichartigkeit gilt es nun zu prüfen, ob vorliegend
eine Zeichenähnlichkeit besteht. Wird eine solche bejaht, ist zu klären,
welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zukommt und damit
wie ähnlich die Marken sein dürfen, die jene neben sich zu dulden hat.
5.1 Im vorliegenden Fall stehen sich die zwei Wortmarken "MEISTER" und
"ZeitMeister" gegenüber. Wie von der Vorinstanz festgestellt (angefoch-
tene Verfügung, Teil D, Ziff. 3, S. 9), übernimmt die angefochtene Marke
die Widerspruchsmarke "MEISTER" vollständig. Gemäss ständiger Recht-
sprechung begründet allein dies eine Zeichenähnlichkeit (EUGEN
MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, [hiernach: MARBACH, SIWR III/1],
N. 869), denn eine Kombination mit einem Zusatz schafft an sich keine ge-
nügende Unterscheidbarkeit (Urteil des BVGer B-3328/2015 vom 18. Ok-
tober 2017 E. 8.1 "STINGRAY/ROAMER STINGRAY"; JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 N. 134). Zulässig ist die Übernahme einer älteren Marke nur aus-
nahmsweise, und zwar wenn sie derart mit der neuen Marke verschmilzt,
dass dieser Bestandteil seine Individualität verliert und nur noch als unter-
geordneter Teil der jüngeren Marke erscheint (Urteile des BVGer
B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.2 m.w.H. "STINGRAY/ROAMER
STINGRAY", B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 6.2 "View/Swissview [fig.]";
JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 135).
5.2 Im klanglichen und schriftbildlichen Zeichenvergleich bleibt die Wider-
spruchsmarke im jüngeren Zeichen trotz dessen Zusatz am Wortanfang
(vgl. E. 2.3 hiervor) klar individualisierbar und damit erkennbar. Es kann
der Beschwerdegegnerin nicht gefolgt werden, wenn sie vorbringt, das Zei-
chenelement "Meister" gehe in der angefochtenen Marke "ZeitMeister"
komplett unter (Beschwerdeantwort, Ziff. 31). Daran ändert auch die An-
sicht der Beschwerdegegnerin, wonach dem Anfang der Zeichenkombina-
tion mehr Gewicht in der Zeichenähnlichkeit zukomme (Beschwerde-
antwort, Ziff. 31), nichts (Urteil des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober
2017 E. 8.2 "STINGRAY/ROAMER STINGRAY"). Entsprechend vermag
der in der angefochtenen Marke enthaltene Zusatz "Zeit" die Zeichenähn-
lichkeit nicht aufzuheben.
5.3 Hingegen kann ein veränderter Sinngehalt eine bestehende Zeichen-
ähnlichkeit unter Umständen aufheben (BGE 112 II 362 E. 2 "Escolino/
Seccolina", BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; Urteil des BVGer
B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.1 "STINGRAY/ROAMER
B-5294/2016
Seite 11
STINGRAY"; MARBACH, SWIR/III, Rz. 886 f.). Voraussetzung hierfür ist,
dass die Konfliktzeichen je einen für die massgebenden Verkehrskreis
auch tatsächlich erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser Sinngehalt
zudem spontan erkannt und verstanden wird (Urteil des BVGer
B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.1 m.w.H. "STINGRAY/
ROAMER STINGRAY").
5.3.1 Die Widerspruchsmarke besteht aus dem deutschen Begriff "Meister"
in Alleinstellung. Hierbei handelt es sich sowohl um ein Substantiv als auch
einen Familiennamen. Als Substantiv bezeichnet "Meister" (1a) einen
Handwerker, der seine Ausbildung mit der Meisterprüfung abgeschlossen
hat, (1b) einen solchen Meister, der in einem Betrieb einem Arbeitsbereich
vorsteht, (2) ein Könner auf seinem Gebiet, in seiner Kunst, (3) einen gros-
sen Künstler (besonders im Bereich von bildender Kunst und Musik) sowie
(4) ein bewunderter, verehrter, als Vorbild angesehener Lehrer (im Bereich
von Wissenschaft oder Kunst) oder einen religiösen Führer/Religionsstifter
(im Verhältnis zu seinen Jüngern oder Anhängern) (vgl. Eintrag zu
"Meister" in: DUDEN Online, abrufbar unter ). Weiter
spricht man auch von einem Meister, wenn man eine siegreiche Mann-
schaft bzw. einen siegreichen Sportler einer Meisterschaft bezeichnet, so-
wie – im hochdeutschen Sprachgebrauch – auch zur vertraulichen Anrede
einer männlichen, einem häufig unbekannten, Person (vgl. Bedeutungen 5
und 6 in Eintrag zu "Meister", DUDEN, a.a.O.). Die Beschwerdeführerin
betont, der Familienname der Besitzerfamilie stelle die Widerspruchs-
marke dar und dieser Sinngehalt stehe für die Abnehmer klar im Vorder-
grund. Tatsächlich leben in der Schweiz rund 2'400 Personen mit Familien-
namen Meister, was zeigt, dass es sich nicht um einen in der Schweiz un-
üblichen Namen handelt (vgl. Recherche zu Name "Meister" auf
[aufgerufen am 28. Mai
2018]) sowie Beschwerdebeilage 4). Dies bedeutet allerdings nicht, dass
der Sinngehalt deshalb per se im Vordergrund steht. Setzt man den stritti-
gen Begriff "Meister" in Bezug mit den beanspruchten Schmuckwaren, er-
scheinen sowohl der Familienname als auch die Bezeichnungen für den
Könner als sinngebend.
5.3.2 Die angefochtene Marke "ZeitMeister" ihrerseits setzt sich aus den
zwei deutschen Substantiven "Zeit" und "Meister" zusammen. Als "Zeit"
wird die Uhrzeit, einen Zeitpunkt bzw. eine Zeitdauer (wie zum Beispiel im
Sport) oder einen Zeitablauf sowie einen (sprachwissenschaftlichen)
Tempus bezeichnet (vgl. Eintrag zu "Zeit", in: DUDEN online, a.a.O.). Aus
dem Zusammenschreiben dieser Begriffe kann die Beschwerdegegnerin
B-5294/2016
Seite 12
nichts zu ihren Gunsten ableiten, denn dies ist nicht derart aussergewöhn-
lich, dass es zu einer Verfremdung der Kombination bzw. zur Undefinier-
barkeit der einzelnen Elemente führt (Urteil des BVGer B-5274/2009 vom
20. Oktober 2010 E. 4.2 "SWISSDOOR"). Auch die Tatsache, dass die bei-
den Wortelemente jeweils mit Majuskeln am Wortbeginn aneinander ge-
schrieben sind, führt nicht dazu, dass ein Sinngehalt – gerade im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Waren – nicht sofort erkennbar wäre
(Urteil des BGer 4A_266/2013 vom 23. September 2013 E. 2.2 "Ce’Real").
Vielmehr entspricht der Aufbau des Zeichens den grundlegenden Regeln
der Sprachbildung im Zusammenhang mit dem Begriff "Meister", weshalb
die Kombination "ZeitMeister" als "Meister der Zeit" verstanden wird. Dabei
kann sich Zeit sowohl auf eine Uhrzeit als auch auf einen Zeitabschnitt oder
einen Zeitraum beziehen. Das Zeichen kann auch so verstanden werden,
dass der Meister mit Zeit meisterlich, also sehr gut, umgeht. In allen mög-
lichen Sinngehalten der angefochtenen Marke wird durch den Begriff "Zeit"
jeweils präzisiert, worin der Meister ein Könner ist. Diese Präzisierung ver-
mag aus dem Begriff "Meister" jedoch kein untergeordnetes Zeichen-
element zu machen, denn es präzisiert dessen Sinngehalt.
5.3.3 Damit kann festgestellt werden, dass zwischen den in Widerspruch
stehenden Zeichen auf optischer und phonetischer Ebene eine Überein-
stimmung besteht. Das zusätzliche Element der jüngeren Marke prägt
diese nicht derart, dass die ältere Marke "MEISTER" darin eine unterge-
ordnete Rolle spielt. Der Zusatz "Zeit" in der jüngeren Marke präzisiert das
übernommene Zeichenelement und setzt den Fokus auf den strittigen Be-
griff "Meister" und damit auf die Widerspruchsmarke. Damit stimmen die
Sinngehalte beider Zeichen zwar nicht komplett überein, jedoch sind die
Unterschiede nicht derart signifikant, dass sie die Zeichenähnlichkeit auf-
zuheben vermögen (JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 172 f.). Folgerichtig wurde
die Zeichenähnlichkeit von der Vorinstanz zu Recht bejaht.
6.
Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung
der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades,
den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruch-
ten Waren und Dienstleistungen walten lassen, über die Verwechslungs-
gefahr zu urteilen.
B-5294/2016
Seite 13
6.1
6.1.1 Die Vorinstanz hat die Verwechslungsgefahr verneint, weil der Begriff
"Meister" ihrer Ansicht nach im Urteilszeitpunkt dem Gemeingut zugehörig
und die Widerspruchsmarke als kennzeichnungsschwach einzustufen sei
(angefochtene Verfügung, Teil E, Ziff. 3, S. 9). Damit würden die Ver-
gleichszeichen einzig im gemeinfreien Bestandteil "Meister" übereinstim-
men, was eine Verwechslungsgefahr ausschliesse (angefochtene Ver-
fügung, Teil E, Ziff. 4, S. 10). Dem widerspricht die Beschwerdeführerin
und rügt in diesem Zusammenhang, die Vorinstanz habe ihre jahrzehnte-
lange Praxis zum Zeichen "Meister" in Alleinstellung, wonach dieses nicht
als anpreisende Qualitätsangabe sondern als Familienname und somit als
Kennzeichen verstanden werde, ohne Grund aufgegeben (Beschwerde,
Rz. 14 f.). Inwiefern sich das Verständnis des Begriffs "Meister" in Allein-
stellung im deutschsprachigen Raum in den letzten 10 Jahren derart ver-
ändert haben soll, dass nunmehr die anpreisende Bedeutung im Vorder-
grund stehe, sei unverständlich (Beschwerde, Rz. 15). Die Vorinstanz führt
dazu aus, dass bereits im Zeitpunkt der Eintragung der Widerspruchs-
marke der Begriff "Meister" in Kombination mit beschreibenden Elementen
als anpreisende Qualitätsangabe zurückgewiesen worden sei (Eingabe zur
Praxisänderung, Ziff. 3). Einzig in Alleinstellung habe zum damaligen Zeit-
punkt noch die Meinung, wonach der Begriff in Alleinstellung nicht mit
"Master" gleichzusetzen sei, vorgeherrscht (Eingabe zur Praxisänderung,
Ziff. 3). Im Laufe der Zeit habe sich aber bei der Vorinstanz die Meinung
durchgesetzt, wonach die Begriffe "Master, Meister, Maître und Maestro"
alle gleich zu behandeln seien und als per se qualitativ anpreisende Be-
griffe dem Gemeingut zuzurechnen seien (Eingabe zur Praxisänderung,
Ziff. 5). Zudem seien die Begriffe "Master" und "Meister" gemäss Recht-
sprechung häufig in der Werbung verwendete Qualitätsangaben (Eingabe
zur Praxisänderung, Ziff. 8). Aus diesen Gründen sei der Eintragung in der
Prüfungshilfe der Vorinstanz präzisiert worden (Eingabe zur Praxisände-
rung, Ziff. 8).
6.1.2 Die Vorinstanz stützt ihr Zeichenverständnis auf den Eintrag zum Be-
griff "Meister" in ihrer Prüfungshilfe (vgl. ). Diese öffent-
lich zugängliche Datenbank diene einer einheitlichen Praxis der Vorinstanz
sowie der Vorhersehbarkeit deren Entscheide (vgl. Disclaimer der Prü-
fungshilfe, abrufbar unter
chor_ph_sources). Dass es sich dabei nicht um eine verbindliche Rechts-
auskunft handelt, stellt die Vorinstanz klar (vgl. Disclaimer der Prüfungs-
B-5294/2016
Seite 14
hilfe, a.a.O.; Eingabe zur Praxisänderung, Ziff. 1). Es handelt sich jeden-
falls um eine Datenbank, aus welcher auf die vorinstanzliche Praxis, d.h.
die in Anwendung der gleichen Rechtsnormen ergehende und nach ein-
heitlichen, über den Einzelfall hinaus gültigen Kriterien Handhabung von
ähnlichen Sachverhalten, geschlossen werden kann (Urteil des BVGer
B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 5.1 mit Hinweisen "Muffin King"). Diese
Datenbank stellt allerdings höchstens eine Verwaltungsverordnung dar, mit
welcher die Behörde ihre Praxis für sich selbst kodifiziert und kommuni-
ziert. Nach herrschender Ansicht sind Verwaltungsverordnungen keine
Rechtsquellen des Verwaltungsrechts, da sie keine Rechtsnormen enthal-
ten und insbesondere keine Pflichten oder Rechte der Privaten statuieren.
Gerichte sind nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, berücksichti-
gen sie bei der Entscheidfindung freilich insoweit, als sie eine dem Einzel-
fall gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestimmung zulas-
sen (vgl. zu allem HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungs-
recht, 7. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N. 81 ff. mit weiteren Hinweisen;
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl.,
Bern 2014, § 41 N. 11 ff.). Indes ist eine Praxis nicht unwandelbar, und
muss sogar geändert werden, wenn die Verwaltung zur Einsicht gelangt,
dass das Recht bisher unrichtig angewendet worden ist oder eine andere
Rechtsanwendung dem Sinne des Gesetzes oder veränderten Verhältnis-
sen besser entspricht. Die Praxisänderung muss sich auf ernsthafte, sach-
liche Gründe stützen können. Ist diese Voraussetzung erfüllt, steht eine
Praxisänderung weder mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit noch der
Rechtsgleichheit im Widerspruch, obschon jede Änderung der bisherigen
Rechtsanwendung zwangsläufig mit einer Ungleichbehandlung der frühe-
ren und der neuen Fälle verbunden ist (BGE 127 I 49 E. 3; 127 II 289 E. 3a;
125 II 152 E. 4c; Urteil des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 5.1 mit
Hinweisen "Muffin King").
6.1.3 Im vorliegenden Fall jedenfalls stützt sich die Vorinstanz bei der Be-
urteilung der Widerspruchsmarke vollständig auf den geänderten Eintrag
in ihrer Prüfungshilfe. Dieser besagt seit 2013 (Eingabe zur Praxisände-
rung, Ziff. 4), dass die Begriffe „Master“, „Meister“, „Maître“, „Maestro“ in
Alleinstellung und in Kombination mit beschreibenden Elementen grund-
sätzlich als anpreisende Qualitätsangaben zurückgewiesen werden (Prü-
fungshilfe, a.a.O.), und diese Begriffe allesamt gleich beurteilt werden. Dies
erfolgt im Unterschied zum Eintrag im Eintragungszeitpunkt der Wider-
spruchsmarke, wonach zum Begriff "Meister" festgehalten wurde, dass die-
ser in Alleinstellung als Familienname erkannt werde und daher in erster
Linie nur in Kombination mit beschreibenden Elementen zurückgewiesen
B-5294/2016
Seite 15
würde (Eingabe zur Praxisänderung, Ziff. 3). Zur Begründung dieser Ände-
rung führt die Vorinstanz aus, dass sich die Neuerung auf die Rücküber-
setzung des englischen Begriffs "Master" stütze (Eingabe zur Praxisände-
rung, Ziff. 3 und 8). Dieser Begriff werde heutzutage häufig bzw. als üblich
anpreisenden Begriff bzw. Zeichenbestandteil verwendet (Eingabe zur
Praxisänderung, Ziff. 8). Nun ist "Meister" ohne Frage die deutsche Über-
setzung des Begriffs "Master". Auch kann nicht bestritten werden, dass
dem deutschen Substantiv die unter E. 5.3.1 aufgeführten Bedeutungen
zukommen und diese positiv konnotiert sind. Insofern ist nachvollziehbar,
dass die Vorinstanz diesbezüglich eine einheitlichere Handhabung eines
Begriffs, welcher als Qualitätshinweis bzw. reklamehafte Anpreisung ver-
standen werden kann, vornimmt. Allerdings greift dieses sich einzig auf
eine Rückübersetzung stützende Zeichenverständnis zum englischen Be-
griff "Master" zu kurz, weil dabei übersehen wird, dass der deutsche Begriff
– anders als im englischen – eben auch als Familienname geläufig ist. Es
ist der Beschwerdeführerin beizupflichten, dass diese Doppeldeutigkeit
dem englischen Begriff fehlt (Stellungnahme zur Praxisänderung, S. 2,
Rz. 8 f.). Insofern ist der deutsche Begriff in Alleinstellung mehrdeutiger als
im Englischen, weshalb Gründe vorliegen, dass in Bezug auf den deut-
schen Begriff "Meister" jedenfalls nicht ausschliesslich eine anpreisende
Wirkung assoziiert wird. Vorliegend wird das Wort nämlich weder adjekti-
visch noch zusammen mit einem anderen, auf die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen verweisenden Begriff verwendet. Der strittige Begriff
"Meister" steht im Gegenteil allein da, was seine anpreisende Wirkung we-
niger in den Vordergrund treten lässt als der Begriff in Kombination (Urteil
des BVGer B-7801/2015 vom 20. Dezember 2017 E. 6.5.3 "König
[fig.]/H.König [fig.]"). Dies im Gegensatz zur angefochtenen Marke; diesbe-
züglich ist aufgrund der Begriffskombination klar, dass es sich beim Zei-
chenelement "Meister" um den Meister im lexikografischen Sinne handelt
(vgl. E. 5.3.2 hiervor). Es ist daher nicht anzunehmen, dass die deutsch-
sprachigen Abnehmer beim Lesen des Begriffs "Meister" in Alleinstellung
eine Rückübersetzung auf den englischen Begriff "Master" vornehmen: Sie
werden das Zeichen Deutsch lesen und verstehen. Entsprechend rückt die
weitere Bedeutung des Begriffs "Meister" im Sinne eines in der Schweiz
nicht seltenen Nachnamens unter den gegebenen Umständen ebenfalls in
den Vordergrund (Urteil des BVGer B-7801/2015 vom 20. Dezember 2017
E. 6.5.3 "König [fig.]/H.König [fig.]"). Es ist deshalb anzunehmen, dass die
Abnehmer "Meister" in Alleinstellung im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Waren ebenfalls als Familiennamen verstehen. Dies ergibt sich
aus der Tatsache, dass der Hinweis auf den Berufstitel "Meister" oder den
sprichwörtlichen Meister seines Faches üblicherweise im Zusammenhang
B-5294/2016
Seite 16
mit einem weiteren Hinweis steht. Fehlt – wie vorliegend bei der Wider-
spruchsmarke – ein solcher Zusatz, gewinnt der durchaus nicht seltene
Familienname an Bedeutung (vgl. Urteil des BVGer B-7801/2015 vom
20. Dezember 2017 E. 6.5.3 "KÖNIG [fig.]/H.König [fig.]"). Damit greift der
vorinstanzliche Ansatz, den Begriff "Meister" unabhängig davon, ob in
Kombination oder alleinstehend, per se als qualitativen Hinweis zu beurtei-
len, zu kurz, da er die Mehrdeutigkeit des deutschen Begriffs "Meister" in
Alleinstellung zu wenig berücksichtigt. Soweit die Formulierung gemäss
der Prüfungshilfe so zu verstehen wäre, dass sie keinen Raum für die
soeben skizzierte und für den vorliegenden Fall massgebende Differenzie-
rung lässt, wäre sie allenfalls angreifbar. Das kann indessen mit Blick auf
die folgenden Ausführungen offen bleiben.
6.2
6.2.1 Vorliegend macht die Beschwerdeführerin zudem die erhöhte Be-
kanntheit ihrer Marke "MEISTER", und damit einen erweiterten Schutz-
umfang, geltend. Sie reicht hierzu zahlreiche Belege ein, welche einen in-
tensiven und langjährigen Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Waren dokumentieren sollen. Es sind
dies diverse Rechnungsbelege zu Schmuckverkäufen in allen Landesteilen
der Schweiz für die Jahre 2009-2014 (Beschwerdebeilagen 15-19; Bei-
lagen 14-20 der Vorakte 7), eine eidesstattliche Versicherung des Ge-
schäftsführers der Beschwerdeführerin zu den Jahresumsätzen und dem
Werbeaufwand für die Jahre 2004-2015 (Beschwerdebeilage 20), Auf-
listung des Werbeaufwandes (Beschwerdebeilage 21), Auszüge aus den
Trauringbroschüren der Beschwerdeführerin für die Jahre 2008-2014 (Bei-
lagen 21-27 der Vorakte 7), Auszüge aus dem Magazin "solitaire" der Be-
schwerdeführerin für die Jahre 2006-2008 (Beschwerdebeilagen 27-30;
Beilagen 28-31 der Vorakte 7), Auszüge aus dem MEISTER Magazin der
Beschwerdeführerin für die Jahre 2009-2015 (Beschwerdebeilagen 31-36;
Beilagen 32-37 der Vorakte 7), Auszüge aus diversen Fach-, Hochzeits-,
Lifestyle- und Messemagazine der Jahre 1997/2000/2004/2005/2007,
2009-2012 sowie 2017 (Beschwerdebeilagen 37 und 43), Presseartikeln
aus diversen Tageszeitungen der Jahre 1999/2000/2003/2006-2015
(Beschwerdebeilagen 38 und 39), undatierte Auszüge aus den Magazinen
Nr. 5 und 6 eines Vertriebspartners (Beschwerdebeilage 39), Auszüge aus
den Messekatalogen der Baselworld der Jahre 2007/2015/2016 sowie dem
Messekatalog MEISTERFORUM 1997 und 2001 (Beschwerdebeilage 40),
eine Auflistung der von der Beschwerdeführerin gewonnenen Designpreise
B-5294/2016
Seite 17
(Beschwerdebeilage 41), diverse Bestätigungsschreiben bezüglich Be-
kanntheit der Widerspruchsmarke (Beschwerdebeilage 42), Fotografien
der Schaufensterauslage der Jahre 2014 und 2015 eines Vertriebspartners
(Beilage 43 zu Vorakte 7), undatierte Fotografien von Tram- und Buswer-
bungen der Beschwerdeführerin (Beilage 44 zur Vorakte 7), Beispiel des
Geschäftspapiers und Verpackung der Beschwerdeführerin (Beschwerde-
beilagen 10, 13 und 14), Beispiel eines Gutscheins der Beschwerdeführe-
rin (Beschwerdebeilage 25) sowie den Besucherzahlen der Homepage der
Beschwerdeführerin (Beilagen 23 und 24). Die Beschwerdeführerin rügt,
die Vorinstanz habe fälschlicherweise angenommen, die Widerspruchs-
marke sei anpreisend und verfüge über eine schwache Kennzeichnungs-
kraft. Dabei habe die Vorinstanz völlig ausser Acht gelassen, dass der Wi-
derspruchsmarke aufgrund ihrer Bekanntheit eine gesteigerte Kennzeich-
nungskraft zustehe (Beschwerde, Rz. 19 ff. sowie Rz. 65). Angesichts der
auch von der Vorinstanz bestätigten Identität der Waren bzw. starken
Warengleichartigkeit, sei mindestens eine mittelbare Verwechslungsgefahr
zwischen den beiden Marken zu bejahen (Beschwerde, Rz. 72 ff.).
6.2.2 Gemeinsam mit der Beschwerdegegnerin bestreitet die Vorinstanz
die erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke (Beschwerdeantwort,
Ziff. 2 und Ziff. 10 ff.; angefochtene Verfügung, Teil E, Ziff. 6). Beide sind
der Ansicht, aus den vorgelegten Belegen würde kein intensiver und lang-
jähriger Gebrauch der Widerspruchsmarke wie hinterlegt hervorgehen (Be-
schwerdeantwort, Ziff. 10 ff.; angefochtene Verfügung, Teil E, Ziff. 5 f.,
S. 10). Vielmehr werde das – ihrer Ansicht nach – schwache Zeichen
"Meister" mehrheitlich in Kombination mit einem stilisierten "M" verwendet.
Es sei daher nicht glaubhaft gemacht, dass die Abnehmer die hinterlegte
Wortmarke auch ohne dem stilisierten "M" als Marke verstünden (Be-
schwerdeantwort, Ziff. 2 und 13; angefochtene Verfügung, Teil E, Ziff. 6).
Die Unterlagen seien damit einzig geeignet einen Markengebrauch in der
Schweiz zu belegen, nicht aber um eine erhöhte Bekanntheit glaubhaft zu
machen (angefochtene Verfügung, Teil E, Ziff. 5 f.).
6.2.3 Um eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft zu be-
jahen, müssen die Belege in der Schweiz einen langjährigen Gebrauch der
Marke und intensive Werbung ausweisen (Urteile des BVGer B-3663/2011
vom 17. April 2013 E. 7.4.1 "Intel inside/Galdat inside", B-3162/2010 vom
8. Februar 2012 E. 6.4 mit Hinweisen "5th Avenue [fig]/Avenue [fig.]; JOL-
LER, a.a.O., Art. 3 N. 104). Ebenso können Umsatzzahlen und die Höhe
des Werbeaufwandes einen intensiven Gebrauch dokumentieren (Urteil
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Seite 18
des BVGer B-3162/2010 E. 6.4 m.H. "5th Avenue [fig]/Avenue [fig.]; JOL-
LER, a.a.O., Art. 3 N. 104). Im Einklang mit der Beschwerdeführerin ist fest-
zuhalten, dass die Vorinstanz die Gebrauchsbelege bei der Prüfung der
der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke pauschal
und zu Unrecht als ungenügend qualifiziert hat. So geht aus den einge-
reichten Rechnungsbelegen hervor, dass in den Jahren 2005 sowie 2009
bis 2014 unter der Marke "MEISTER" in allen Landesteilen der Schweiz
diverse Schmuckwaren verkauft wurden (Beschwerdebeilagen 14-19; Bei-
lage 20 der Vorakte 7; vgl. auch angefochtene Verfügung, Teil B, Ziff. 12 f.).
Weiter geht aus der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers
der Beschwerdeführerin (Beschwerdebeilage 20) hervor, dass der jewei-
lige Jahresumsatz der Beschwerdeführerin in der Schweiz in den Jahren
2005-2014 für die unter der Widerspruchsmarke "MEISTER" verkauften
Schmuckwaren und Uhren jeweils rund Fr. (…) Mio betrug. Im Zusammen-
hang mit der eidesstattlichen Versicherung liess die Vorinstanz offen, ob
dieser in der Schweiz überhaupt Beweiskraft zukäme, und hielt fest, dass
eine solche nach deutschem Recht ergangene Versicherung zumindest ein
Indiz darstelle (angefochtene Verfügung, Teil B, Ziff. 19). Aus der Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgericht geht hervor, dass eidesstattli-
chen Versicherungen ausländischen Rechts keine erhöhte Beweiskraft zu-
kommt (Urteil des BVGer B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.6 m.w.H.
"WHEELS/WHEELY"). Sie sind als Parteibehauptung zu würdigen und
können damit in Verbindung mit weiteren Belegen als Indiz zur Rechtsfin-
dung beitragen (Urteil des BVGer B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.6
m.w.H. "WHEELS/WHEELY"; angefochtene Verfügung, Teil B, Ziff. 19).
Vorliegend stützen die eingereichten Rechnungsbelege die in der eides-
stattlichen Versicherung gemachte Aussage des Geschäftsführers der Be-
schwerdeführerin, weshalb gesamthaft zu schliessen ist, dass die Be-
schwerdeführerin unter der Widerspruchsmarke "MEISTER" mindestens
seit 2005 in der Schweiz sehr hohe Verkaufszahlen aufweist. Ebenso be-
legt die Beschwerdeführerin anhand der eingereichten Werbeunterlagen
(diverse Schmuckkataloge der Beschwerdeführerin der Jahren 2004-2015
[Beschwerdebeilagen 27-36; Beilagen 21-37 zur Vorakte 7], Werbekata-
loge und Werbeanzeigen von Vertriebspartnern in den Jahren 2006-2015
[Beschwerdebeilagen 38+39]) betreffend die Jahre 2004-2015, dass sie in
allen Landessprachen einen grossen Werbeaufwand für die Widerspruchs-
marke betreibt. Diese Einschätzung wird von der Aussage des Geschäfts-
führers der Beschwerdeführerin im Rahmen der eidesstattlichen Versiche-
rung, wonach sich der Werbeaufwand in der Schweiz seit 2007 auf rund
Fr. (...) Mio jährlich beläuft (Beschwerdebeilagen 20+21), gestützt. Insofern
zeigt die Kombination dieser Belege, dass die Beschwerdeführerin für die
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Widerspruchsmarke in den letzten 10 Jahren einen hohen Werbeaufwand
betrieben hat. Diese Einschätzung wird im Grundsatz auch von der Vor-
instanz nicht bestritten. Sie bemängelt allerdings, dass die Widerspruchs-
marke in den Werbeunterlagen teils in Kombination mit einem stilisierten
"M" gebraucht werde, und angesichts des stark beschreibenden Sinnge-
halts der Widerspruchsmarke nicht ohne weiteres darauf zu schliessen sei,
dass die Abnehmer die Widerspruchsmarke in Alleinstellung wirklich als
Marke wahrnehmen würden (angefochtene Verfügung, Teil E, Rz. 6). Dem
ist allerdings entgegen zu halten, dass die Widerspruchsmarke als solche
einzig im ältesten Werbekatalog von 2004 nicht erkennbar ist (Beilage 21
der Vorakte 7). In diesem Einzelfall sticht dem Betrachter tatsächlich in ers-
ter Linie der stilisierte Einzelbuchstabe "M" ins Auge und nicht das direkt
darunter stehende Wort "MEISTER", da die Widerspruchsmarke um ein
vielfaches kleiner geschrieben wurde als der Einzelbuchstabe. Allerdings
zeigen alle anderen Werbekataloge ab dem Jahr 2006 den Gebrauch der
Wortmarke mehrheitlich in Alleinstellung, und nur teilweise in Kombination
mit dem stilisierten "M", wobei diesfalls die Proportionen umgekehrt sind,
d.h. das Wortelement "MEISTER" um ein vielfaches grösser als das stili-
sierte "M" ist (Beschwerdebeilagen 27-36). Die Wortmarke wird damit klar
als solche erkannt und markenmässig gebraucht, weshalb die Werbean-
strengungen selbst unter der Annahme der Begriff "Meister" sei "schwach"
zu berücksichtigen sind. Zudem geht ja aus den Rechnungen hervor, dass
die Widerspruchsmarke "MEISTER" nicht nur im Rechnungskopf sondern
auch als Bestandteil der Artikelbezeichnung verwendet wird (Beschwerde-
beilagen 14-19; angefochtene Verfügung, Teil B, Ziff. 12). Entsprechend
schloss die Vorinstanz auch zu Recht, dass "MEISTER" als Marke erkannt
und benutzt werde (angefochtene Verfügung, Teil B, Ziff. 12 und 16; Urteil
des BVGer B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 5.6 "WHEELS/WHEELY").
Aus all den eingereichten Belegen folgt daher ein langjähriger und intensi-
ver Gebrauch sowie eine ebensolche Bewerbung der Widerspruchsmarke
im Zusammenhang mit Schmuckwaren. Anders als von der Vorinstanz vor-
genommen, ist der Widerspruchsmarke damit eine gesteigerte, und damit
selbst unter der Annahme, die Widerspruchsmarke sei schwach, mindes-
tens eine normale Kennzeichnungskraft zuzusprechen.
6.3 Davon ausgehend und angesichts der kompletten Übernahme der
Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke, reichen nicht schon
geringste Abweichungen in den Zeichen aus, um eine Verwechslungsge-
fahr zu bannen (Urteil des BVGer B-2864/2017 vom 4. Mai 2018 E. 7.3
m.w.H. "SEVEN [fig.]/SEVENFRIDAY"). Die in E. 5.3 hiervor angesproche-
nen Unterschiede im Sinngehalt sind als ungenügend einzustufen. Wohl
B-5294/2016
Seite 20
bedeuten "MEISTER" und "ZeitMeister" nicht exakt das gleiche. Durch die
Kombination der Begriffe "Zeit" und "Meister" ergibt der Sinngehalt des jün-
geren Zeichens allerdings keinen derart neuen, abweichenden Sinngehalt,
dass sich die wörtliche Bedeutung der einzelnen Elemente nicht mehr ab-
leiten liesse oder die Einzelelemente als solche nicht mehr wahrnehmbar
wären (Urteil des BVGer B-2864/2017 vom 4. Mai 2018 E. 7.3 "SEVEN
[fig.]/ SEVENFRIDAY"). Das Hinzufügen des Begriffes "Zeit" in der ange-
fochtenen Marke verändert das von der Widerspruchsmarke übernom-
mene Wort "MEISTER" auf der Ebene des Sinngehalts nicht. Dies unter
anderem auch, wenn man die Begriffe in Zusammenhang mit den bean-
spruchten Waren setzt: Dafür sind der Begriff "Zeit" und insbesondere die
beanspruchten Uhren zu eng miteinander verbunden. Demnach verfügt die
angefochtene Marke nicht über einen derart neuen bzw. genügend stark
modifizierten Sinngehalt, welcher den Gesamteindruck nachhaltig verän-
dern könnte (vgl. E. 2.3 und E. 5.2 hiervor). Es ist der Beschwerdeführerin
daher zuzustimmen, wenn diese annimmt, es bestehe die Gefahr, dass die
Abnehmer das angefochtene Zeichen fälschlicherweise der Beschwerde-
führerin zuordnen: Gerade weil zwischen den von der angefochtenen
Marke beanspruchten Uhren und dem Zusatzelement "Zeit" der angefoch-
tenen Marke ein thematisch enger Bezug besteht, kann dies den Eindruck,
wonach die Beschwerdeführerin unter dem angefochtenen Zeichen eine
neue Warenlinie vertreibe, begünstigen. Damit ist zumindest eine mittel-
bare Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu bejahen.
7.
Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festge-
stellt werden, dass sich infolge Identität bzw. starker Gleichartigkeit der be-
anspruchten Waren in Klasse 14 (vgl. E. 4 hiervor) und ausgeprägter Zei-
chenähnlichkeit (vgl. E. 5.3.3 hiervor) die Anforderungen an den Zeichen-
abstand im Zeichenvergleich erhöhen: Dabei ist ein strenger Massstab an-
zulegen (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"). Da die massgeblichen Ab-
nehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusammenhang mit den bean-
spruchten "Schmuckwaren" und "Uhren" eine durchschnittliche Aufmerk-
samkeit walten lassen, und der Widerspruchsmarke aufgrund ihrer erhöh-
ten Bekanntheit mindestens ein normaler Schutzumfang zuzusprechen ist
(vgl. E. 6.2 hiervor), genügt der seinerseits im Zusammenhang mit den be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen schwache Zusatz "Zeit" in der
angefochtenen Marke nicht, um eine Verwechslungsgefahr zwischen den
beiden Marken zu bannen. Folglich ist die Beschwerde vollständig gut-
zuheissen. Die angefochtene Verfügung der Vorinstanz vom 30. Juni 2016
ist aufzuheben, soweit sie die Abweisung des Widerspruchs vorsieht. Die
B-5294/2016
Seite 21
Eintragung der Marke Nr. 657 746 "ZeitMeister" im schweizerischen
Markenregister ist vollständig zu widerrufen.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1
VwVG).
8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Wi-
dersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es
würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür
im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher
unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.–
und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinen-
fuss" mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden
Verfahren auszugehen und die Gerichtsgebühr grundsätzlich auf
Fr. 4'500.– anzusetzen. Es ist indessen zu berücksichtigen, dass auf An-
trag der Beschwerdeführerin eine öffentliche Parteiverhandlung durchge-
führt wurde und deren Kosten sich auf Fr. 1'000.– belaufen. Es rechtfertigt
sich daher, die Gesamtkosten des Beschwerdeverfahrens auf insgesamt
Fr. 5'500.– festzulegen. Als unterliegende Partei sind diese Gesamtkosten
der Beschwerdegegnerin gänzlich aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG).
Der von der Beschwerdeführerin in der Höhe von Fr. 5'500.– geleistete
Kostenvorschuss ist ihr nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurück-
zuerstatten.
8.2 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen.
Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie
indessen mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gel-
ten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.– festge-
legt und von der Beschwerdeführerin vorgeleistet. Die Widerspruchsge-
bühr verbleibt gemäss der Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids der
Vorinstanz. Indessen sind der unterliegenden Beschwerdegegnerin die
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Kosten für das erstinstanzliche Verfahren vollständig aufzuerlegen und sie
hat der Beschwerdeführerin daher die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.–
zu ersetzen.
8.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der
unterliegenden Partei zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Ver-
bindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die
Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der
Partei (Art. 8 Abs. 1 VGKE). Die Vertreter der Beschwerdeführerin haben
vorliegend am 1. März 2017 eine detaillierte Kostennote sowie am 6. No-
vember 2017 eine detaillierte Ergänzung eingereicht. Gesamthaft gehen
diese Kostennoten von einem Totalbetrag von Fr. 18'968.05 (exkl. MWST)
und einem Stundenaufwand von insgesamt 49.95 Stunden aus. Die gel-
tend gemachten Stundenansätze übersteigen mehrheitlich die für ein sol-
ches Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht üblichen Fr. 300.– (vgl.
Art. 10 Abs. 2 VGKE). Das geltend gemachte Honorar erscheint selbst un-
ter Berücksichtigung des mehrfachen Schriftenwechsels sowie der Durch-
führung einer von der Beschwerdeführerin beantragten öffentlichen Partei-
verhandlung höher als die effektiv notwendigen Kosten (Art. 7 Abs. 1
VGKE). Das Honorar ist daher sowohl in Bezug auf die Stundenanzahl als
auch auf den verwendeten Stundenansatz angemessen herabzusetzen,
und zwar auf 30 Stunden sowie den üblichen Stundenansatz von Fr. 300.–
(Art. 10 Abs. 2 VGKE). Damit erscheint aus Sicht des Gerichts eine Partei-
entschädigung von insgesamt Fr. 9'000.– gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. c
VGKE angemessen und wird der Beschwerdegegnerin zur Bezahlung auf-
erlegt. Allerdings umfasst die Parteientschädigung vorliegend, anders als
von der Beschwerdeführerin beantragt, keinen Mehrwertsteuerzuschlag im
Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE, weil die Beschwerdeführerin bei der
Eidgenössischen Steuerverwaltung im Register der mehrwertsteuerpflich-
tigen Personen eingetragen ist. Es ist daher davon auszugehen, dass sie
als vorsteuerabzugsberechtigte Partei bei der Überwälzung der Mehrwert-
steuer wirtschaftlich nicht belastet bleibt (vgl. Urteil des BGer 4A_465/2016
vom 15. November 2016 E. 3.2.3; Urteile des BVGer A-4153/2016 vom
16. Mai 2018 E. 11.2, B-4992/2015 vom 6. September 2017 E. 5.3.4).
8.4 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die
Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der un-
terliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz sprach der Beschwerdegeg-
nerin für das erstinstanzliche Verfahren eine Entschädigung in der Höhe
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von Fr. 2'000.– zulasten der Beschwerdeführerin zu. Angesichts des Ver-
fahrensausgangs ist diese Regelung dahingehend abzuändern, dass die
Parteientschädigung von Fr. 2'000.– für das erstinstanzliche Verfahren
nunmehr der Beschwerdeführerin zulasten der Beschwerdegegnerin zuzu-
sprechen ist.
9.
Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht
gegeben (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
1.1 Die Beschwerde wird gutgeheissen.
1.2 Die Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung vom 30. Juni 2016
im Widerspruchsverfahren Nr. 13759 wird aufgehoben und wie folgt er-
setzt:
" 1.
1.1 Der Widerspruch Nr. 13759 wird gutgeheissen.
1.2 Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 657 746 ZeitMeister
wird vollständig widerrufen. "
2.
2.1 Die Verfahrenskosten von Fr. 5'500.– werden der Beschwerdegegnerin
auferlegt. Sie hat diesen Betrag innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Ur-
teils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
2.2 Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von
Fr. 5'500.– wird ihr aus der Gerichtskasse nach Eröffnung dieses Urteils
zurückerstattet.
3.
Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens von Fr. 800.–, welche von der
Beschwerdeführerin vorgeleistet wurden, werden vollständig der Be-
schwerdegegnerin auferlegt. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwer-
deführerin damit die vorinstanzlichen Verfahrenskosten von Fr. 800.– zu
erstatten.
4.
4.1 Die Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung vom 30. Juni 2016
im Widerspruchsverfahren Nr. 13759 wird dahingehend geändert, dass die
Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden eine Parteientschädigung
von Fr. 2'000.– für das Widerspruchsverfahren zu bezahlen hat.
4.2 Für das vorliegende Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdegegne-
rin die Beschwerdeführerin mit Fr. 9'000.– zu entschädigen.
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5.
Der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz werden ihre Beschwerde-
bzw. Vernehmlassungsbeilagen mit separater Verfügung zugestellt.
6.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertretern; Einschreiben; Beilage:
Rückerstattungsformular)
– die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilage:
Einzahlungsschein)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. W13759; Einschreiben)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Sabine Büttler
Versand: 6. November 2018