B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-5312/2015
Ur t e i l vom 2 5 . Ok t o be r 2 0 1 7
Besetzung
Richter Daniel Willisegger (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.
Parteien
Heinrich Bauer Verlag KG,
Burchardstrasse 11, DE-20077 Hamburg,
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Jeannette Wibmer,
Badertscher Rechtsanwälte AG, Mühlebachstrasse 32,
Postfach 769, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Michael Lämmler,
Via del Sole 14, 6600 Muralto,
vertreten durch Wuthier & Nicora AG,
Via Borgo 1, Postfach 515, 6612 Ascona,
Beschwerdegegner,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 14094,
CH 611'438 "JOY (fig.)" / CH 666'172 "ENJOY (fig.)".
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Sachverhalt:
A.
Am 17. November 2014 wurde die Schweizer Marke Nr. 666'172 "ENJOY
(fig.)" im Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleis-
tungen eingetragen:
Klasse 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cine-
matografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di
soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la condu-
zione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo
dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del
suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; com-
pact disk, DVD e altri supporti di registrazione numerica; meccanismi per apparec-
chi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trat-
tamento dell'informazione; computer; software; estintori.
Klasse 16: Carta, cartone e prodotti in queste materie, compresi in questa classe;
stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per
la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scri-
vere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegna-
mento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (comprese in
questa classe); caratteri tipografici; clichés.
Klasse 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
Sie hat folgendes Aussehen:
B.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 611'438
"JOY (fig.)", welche am 4. Februar 2011 im Swissreg veröffentlicht wurde.
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Sie erhob am 16. Februar 2015 gegen obgenannte Eintragung Wider-
spruch und ist unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen ein-
getragen:
Klasse 9: Spielprogramme für Computer und mobile Endgeräte; Videospiele als
Zusatzgeräte für externe Bildschirme oder Monitore; Magnet- und Chipkarten, ins-
besondere in Form von Kunden- und Bonuskarten, soweit in Klasse 9 enthalten;
Software; elektronische Spiele; Video- und Audioprodukte (soweit in Klasse 9 ent-
halten); Bildschirmschoner; Brillen, Sonnenbrillen; elektronische Unterhaltungsge-
räte soweit in Klasse 9 enthalten; elektronische Publikationen (herunterladbar);
Computerprogramme (herunterladbar), Computerprogramme gespeichert; elekt-
ronische Applikationen, Anwendungssoftware für mobile Endgeräte.
Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Kunden- und Bonuskarten aus Papier oder
Plastik.
Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitä-
ten; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung, Unterhaltung), Preisverleihung
(Unterhaltung); Vergabe von Preisen für kulturelle oder sportliche oder pädagogi-
sche Leistungen; über Fernsehen, Rundfunk und über das Internet bereitgestellte
Unterhaltung; Produktion von Film-, Fernseh-, Ton- und Videoaufzeichnungen;
Bereitstellen von elektronischen Publikationen, nicht herunterladbar, auch in elekt-
ronischen Datenbanken mit Integrationsmöglichkeiten für den Nutzer; Unterhal-
tung, nämlich Bereitstellung von Online-Spielen über weltweite Computernetze
(Internet); Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausge-
nommen Werbetexte), auch in elektronischer Form, auch im Internet.
Sie hat folgendes Aussehen:
C.
Mit Verfügung vom 30. Juni 2015 wies die Vorinstanz den Widerspruch der
Beschwerdeführerin ab. Sie führte in der angefochtenen Verfügung aus,
die Gleichartigkeit beziehungsweise Gleichheit der Waren sei bis auf we-
nige Ausnahmen zu bejahen. Auf der Ebene des Sinngehaltes sei kein
rechtsgenüglicher Unterschied ersichtlich, welcher die markenrechtlich re-
levante Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermöge. Beim Wortelement
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„enjoy“ handle es sich um eine qualitative und anpreisende Angabe. Das
Wortelement sei deshalb gemeinfrei und könne nicht monopolisiert wer-
den. In Kombination mit weiteren Zeichenbestandteilen könne es zwar als
Marke eingetragen werden, doch erstrecke sich der Schutzumfang nicht
auf diese zum Gemeingut gehörenden Elemente. Wegen der speziellen
Grafik habe das angefochtene Zeichen vorliegend als Marke eingetragen
werden können. Nach der Aktentenlage sei nicht von einer erhöhten Ver-
kehrsbekanntheit der Marke der Beschwerdeführerin auszugehen. Die
Grafik der angefochtenen Marke unterscheide sich stark von derjenigen
der Widerspruchsmarke, weshalb weder unmittelbar noch mittelbar eine
Verwechslungsgefahr bestehe. Der Widerspruch sei abzuweisen.
D.
Mit Eingabe vom 2. September 2015 erhob die Beschwerdeführerin beim
Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragte, die Verfügung der
Vorinstanz vom 30. Juni 2015 betreffend Abweisung des Widerspruchs
Nr. 14094 sei aufzuheben, die Vorinstanz sei anzuweisen, die Eintragung
der schweizerischen Marke Nr. 666'172 "ENJOY (fig.)" in der Klasse 41 für
alle beanspruchten Dienstleistungen und in den Klassen 9 und 16 für die
unten genannten Waren zu verweigern.
Klasse 9: Apparecchi e strumenti d'insegnamento; apparecchi per la registrazione,
la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registra-
zione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione
numerica; corredo per il trattamento dell'informazione; computer; software.
Klasse 16: Prodotti in queste materie [scil. Karton und Papier], compresi in questa
classe; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; materie plastiche per
l'imballaggio (comprese in questa classe); caratteri tipografici; clichés.
Klasse 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
Die Beschwerdeführerin machte geltend, sie könne sich den Ausführungen
der Vorinstanz bezüglich Gleichartigkeit beziehungsweise Gleichheit der
Waren und Dienstleistungen sowie bezüglich der Zeichengleichheit an-
schliessen. Die Marke "JOY (fig.)" geniesse in der Schweiz und auch inter-
national über eine grosse Bekanntheit bei den massgebenden Verkehrs-
kreisen. Ihr komme erhöhte Kennzeichnungskraft zu und damit zumindest
ein normaler Schutzumfang. Die Bezeichnung „JOY“ sei für die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen keineswegs üblich. Bei diesen
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handle es sich um Massenwaren, weshalb von einer geringen Aufmerk-
samkeit der massgebenden Verkehrskreise auszugehen sei. Der anvisierte
Endverbraucher nehme eine Unterscheidung zwischen "JOY (fig.)" und
"ENJOY (fig.)" gar nicht wahr. Die beiden Marken seien im Wortbestandteil
„JOY“ identisch und würden für identische Dienstleistungen und hochgra-
dig gleichartige Waren verwendet, was einen besonders strengen Mass-
stab nahe lege. Durch die grosse Nähe könne beim Endabnehmer der Ge-
danke entstehen, die Waren und Dienstleistungen würden vom selben Un-
ternehmen stammen und unter der Kontrolle des gemeinsamen Markenin-
habers von verbundenen Unternehmen produziert.
E.
In der Vernehmlassung vom 23. November 2015 beantragte die Vorinstanz
die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. Sie führte aus, das Wor-
telement „enjoy“ sei gemeinfrei und könne nicht monopolisiert werden. Es
enthalte jedoch neben dem Wortelement eine spezielle Grafik, aufgrund
welcher das Zeichen habe eingetragen werden können. Der Schutzumfang
der Widerspruchsmarke könne sich nicht auf das gemeinfreie Wortelement
„enjoy“ erstrecken. Eine Bejahung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke „JOY (fig.)“ habe vorliegend keine Auswirkungen auf
die Beurteilung der Verwechslungsgefahr.
F.
Die Beschwerdeführerin brachte in ihrer Stellungnahme vom 19. Januar
2016 vor, es bestehe kein Anlass, von der langjährigen Praxis aller schwei-
zerischen Rechtsinstanzen abzuweichen, wonach ein Kennzeichen mit ur-
sprünglicher Entscheidungsschwäche sich im Verkehr zu Gunsten der
Ersthinterlegerin durchsetzen könne, selbst wenn es gemeinfreie Bestand-
teile aufweise. Dies gelte für den Wortbestandteil „JOY“ umso mehr, als sie
die Marke umfassend und erfolgreich als Serienmarke im Verkehr durch-
gesetzt habe. Die Vorinstanz unterscheide nicht klar genug zwischen den
markenrechtlichen Schutzvoraussetzungen einerseits und dem Schutzum-
fang aufgrund sämtlicher Umstände des zu beurteilenden Einzelfalles an-
dererseits.
G.
Der Beschwerdegegner beantragte die Abweisung der Beschwerde sowie
die Bestätigung der angefochtenen Verfügung. Er nimmt in seinen Einga-
ben vom 19. Januar 2016 und 14. März 2016 wie folgt Stellung: Die Vo-
rinstanz habe die Gleichartigkeit beziehungsweise die Gleichheit der Wa-
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ren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke "ENJOY (fig.)" mit den-
jenigen der Widerspruchsmarke "JOY (fig.)" zu Unrecht bejaht. Beide Mar-
ken hätten unterschiedliche Abnehmerkreise. Ebenfalls zu Unrecht habe
die Vorinstanz festgestellt, dass zwischen den Marken "ENJOY (fig.)" und
"JOY (fig.)" Zeichenähnlichkeit bestehe. Die Marken würden sich sowohl
im Klang als auch im Schriftbild und im Sinngehalt klar unterscheiden. Wei-
ter werde bestritten, dass die Marke der Beschwerdeführerin eine erhöhte
Verkehrsbekanntheit in der Schweiz erlangt habe. Hingegen habe die Vor-
instanz richtig entschieden, dass die Marke "JOY (fig.)" durch die Sphäre
des Gemeinguts begrenzt sei. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke
könne sich nicht auf das gemeinfreie Wortelement „enjoy“ erstrecken.
H.
In ihrer Stellungnahme vom 2. Mai 2016 führte die Beschwerdeführerin
aus, dass sich die angesprochenen Abnehmerkreise unterscheiden wür-
den, wie der Beschwerdegegner vorbringe, sei offensichtlich falsch. Die
Waren und Dienstleistungen seien identisch oder zumindest sehr ähnlich.
Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit sei der Gesamteindruck aller
Wort- und Bildelemente für die Verkehrskreise massgebend. Vorliegend
bestehe in allen für den Vergleich des Gesamteindrucks relevanten Punk-
ten Identität oder Fastidentität. Die eingereichten Beweismittel würden zei-
gen, dass ihre Marke in der Schweiz eine erhöhte Bekanntheit und Beliebt-
heit bei den avisierten Verkehrskreisen geniesse. Die Marke "JOY (fig.)"
habe deshalb einen erweiterten Schutzumfang. Dies umso mehr als es sich
dabei um eine Serienmarke handle. Der Beschwerdegegner profitiere von
ihrer zwanzigjährigen unangefochtenen und erfolgreichen Tätigkeit und der
erhöhten Bekanntheit und Beliebtheit von "JOY (fig.)", obwohl er de facto
nichts mit ihr zu tun habe. Dies sei markenrechtlich unzulässig.
I.
Mit Eingabe vom 19. Januar 2017 teilte die Beschwerdeführerin dem Bun-
desverwaltungsgericht mit, sie beantrage einen Parteiwechsel. Dieser Par-
teiwechsel wurde dem Beschwerdegegner und der Vorinstanz mit Instruk-
tionsverfügung vom 26. Januar 2017 zur Kenntnis gebracht.
J.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be-
schwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdefüh-
rerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt
(Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht einge-
reicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin hat mit Eingabe vom 19. Januar 2017 einen Par-
teiwechsel vorgenommen. Der Parteiwechsel richtet sich nach Art. 4 VwVG
in Verbindung mit Art. 17 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947
über den Bundeszivilprozess (BZP, SR 273). Nach dieser Bestimmung ist
der Wechsel der Partei nur mit Zustimmung der Gegenpartei gestattet
(Art. 17 Abs. 1 BZP); die Rechtsnachfolge auf Grund von Gesamtnachfolge
sowie kraft besonderer gesetzlicher Bestimmungen gilt nicht als Partei-
wechsel (Art. 17 Abs. 3 BZP). Ob hier gestützt auf deutsches Recht eine
Einzelnachfolge stattgefunden hat, kann offen bleiben. Die Zustimmung
zum Parteiwechsel kann auch stillschweigend erfolgen (KAMEN TROLLER,
Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl. 2005,
S. 212). Der Parteiwechsel wurde der Gegenpartei und der Vorinstanz mit
Verfügung vom 26. Januar 2017 zur Kenntnis gebracht. Da beide den
Wechsel nicht in Frage stellen, ist von einer stillschweigenden Zustimmung
auszugehen.
3.
3.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. Au-
gust 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen unter anderem dann vom
Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und
für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind,
so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungs-
gefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der
Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen,
für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/
Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3
N. 46). Zwischen der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der
Zeichenähnlichkeit besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit
der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die
Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in:
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David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutz-
gesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).
3.2 Ob die Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck,
den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hin-
terlassen (BGE 121 III 377 E. 2a „Boss/Books“; BGE 119 II 473 E. 2d
„Radion“). Massgebend ist einzig die Eintragung, wie sie dem Register ent-
nommen werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. Novem-
ber 2007 E. 3 „Adwista/ad-vista [fig.]“ mit Hinweisen und B-7475/2006 vom
20. Juni 2007 E. 5 „Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]”). Bei kombinier-
ten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kenn-
zeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind
die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwa-
che Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine
Marke sowohl charakteristische Wort- als auch Bildelemente, können sie
den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile
des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 „Efe [fig.]/Eve“
und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 „Diva Cravatte [fig.]/
DD Divo Diva [fig.]“, je mit Hinweisen).
3.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom
Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008
vom 11. Februar 2010 E. 2.4 „Plus/PlusPlus [fig.]“ mit Hinweisen). Der ge-
schützte Ähnlichkeitsbereich ist für schwache Marken kleiner als jener für
starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a „Kamillosan/Kamillon, Kamillan“).
Schwach sind namentlich Marken, deren prägende Elemente beschreiben-
den Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 „Pernaton/Pernadol 400“;
Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 „Aromata/Aroma-
thera“). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer
schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382
E. 2a „Kamillosan/Kamillon, Kamillan“, mit Hinweisen; Urteil des BVGer
B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 „Converse All Stars [fig.]/
Army tex [fig.]“; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1,
Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 979, mit Hinweisen).
Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach einem strengen Massstab,
wenn die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hin-
terlegt sind (BGE 117 II 321 E. 4 „Valser“), weil diese mit einem weniger
hohen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit
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des Konsums hängt der Aufmerksamkeitsgrad auch von den massgebli-
chen Verkehrskreisen im Einzelfall ab (BGE 126 III 315 E. 6 b bb „Rivella“).
Die Verwechslungsgefahr kann zu zwei Fehlzurechnungen führen. Einmal
kommt es zur Verwechslung, wenn eines der vergleichenden Zeichen für
das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"). Eine Ver-
wechslung liegt auch vor, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zei-
chen zwar auseinanderhalten können, dahinter aber unrichtige wirtschaft-
liche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide
gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mit-
telbare Verwechslungsgefahr"; vgl. BGE 127 III 160 E. 2a „Securitas“;
BGE 128 III 96 E. 2a „Orfina/Orfina“; Entscheid des BGer 4C.171/2001
vom 5. Oktober 2001 E. 1b „Stoxx/StockX [fig.]“).
4.
Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt
voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil).
4.1 Die Vorinstanz stellt fest, dass die Gleichartigkeit beziehungsweise
Gleichheit der Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von apparecchi e
strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, rego-
lazione o controllo dell'elettricità in Klasse 9 und carta, cartone in Klasse 16 zu
bejahen sei. Die Beschwerdeführerin schliesst sich dieser Feststellung an.
Der Beschwerdegegner bringt vor, Gleichartigkeit und Gleichheit bestehe
zwischen den Waren und Dienstleistungen überhaupt nicht. Als Begrün-
dung führt er aus, das Zielpublikum der Waren und Dienstleistungen sei
ein anderes. Bei „JOY (fig.)“ seien es junge und junggebliebene Frauen
und bei „ENJOY (fig.)“ Frauen und Männer in jedem Alter und auch Fami-
lien mit Kindern.
4.2 Für die Feststellung, ob die Waren und Dienstleistungen gleich oder
gleichartig sind, ist das Zielpublikum der Marke und der Markeneinsatz un-
erheblich. Der Vergleich erfolgt aufgrund der eingetragenen Waren und
Dienstleistungen nach der Nizza-Klassifizierung (Art. 40 Abs. 1 Bst. f der
Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]).
Die eingetragenen Waren und Dienstleistungen sind hier zu einem grossen
Teil deckungsgleich oder gleichartig. Diesbezüglich kann auf die zutreffen-
den Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden. Der
Beschwerdegegner kann aus den Vorbringen, seine Marke würde nur Wa-
ren und Dienstleistungen in der italienischen Schweiz kennzeichnen und
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die Beschwerdeführerin würde ihr Magazin nur auf Deutsch herausgeben,
nichts ableiten. Die Feststellung der Gleichheit beziehungsweise Gleichar-
tigkeit der Waren und Dienstleistungen legt in Bezug auf die Prüfung des
Zeichenabstands einen besonders strengen Massstab nahe (BGE 122 III
382 E. 3a „Kamillosan/Kamillon, Kamillan“).
4.3 Für die im Widerspruch stehenden Waren sind die massgeblichen Ver-
kehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Mar-
kenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestim-
mung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke
(GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51).
Ein Teil der beanspruchten Waren (vorab der Klasse 9) ist an eine medien-
gewöhnte und -konsumierende Letztabnehmerschaft gerichtet, wird aber
auch von Fach- und Berufskreisen zu geschäftlichen Zwecken erworben
(vgl. Urteile des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 "Intel In-
side und Intel Inside [fig.]/Galdat Inside" und B-5692/2012 vom 17. März
2014 E. 4 "Yello/Yellow Lounge"). Hierzu zählen Geräte zur Aufzeichnung,
Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträ-
ger und Software. Daneben werden die Dienstleistungen Erziehung und
Ausbildung in Klasse 41 eher von Fachleuten erworben und deshalb mit
erhöhten Marktkenntnissen und besonderer Aufmerksamkeit nachgefragt.
Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung und kulturelle/sportliche Aktivitä-
ten werden von einem breiten Publikum mit einer gewissen Regelmässig-
keit und daher mit einer gewöhnlichen Aufmerksamkeit in Anspruch ge-
nommen (vgl. Urteil des BVGer B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.2.3
"View/Swissview [fig.]"). Druckerzeugnisse aller Art (Klasse 16) richten sich
neben Zwischenhändlern und Fachleuten aus der Medienbranche, welche
über besondere Marktkenntnisse verfügen, an erwachsene und jugendli-
che Letztabnehmer. Sie werden von diesen als täglich konsumierte Medien
mit einer gewöhnlichen bis flüchtigen Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. Ur-
teile des BVGer B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 5 "Rapunzel";
B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E. 3 "Heimat Online/Die Heimat [fig.]").
5.
Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt
voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil).
5.1 Die Vorinstanz stellt in der angefochtenen Verfügung fest, die graphi-
schen Elemente seien bei beiden Zeichen minim, doch dürften diese für
die Beurteilung des Gesamteindrucks nicht ausser Acht gelassen werden.
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Die Zeichen seien schriftbildlich und phonetisch sehr ähnlich. Auch auf der
Ebene des Sinngehaltes sei kein rechtsgenüglicher Unterschied ersicht-
lich, welcher eine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit zu kom-
pensieren vermöge. Die Beschwerdeführerin schliesst sich der Beurteilung
der Vorinstanz an. Der Beschwerdegegner bringt vor, im vorliegenden Fall
sei die Wortlänge deutlich unterschiedlich und bereits, dass die eine Marke
gross geschrieben sei und die andere klein, reiche für die Unterscheidung.
Weiter sei das Schriftbild der Zeichen deutlich unterschiedlich, wie auch
der Klang beider Wörter, da sie aus unterschiedlich vielen Silben bestehen
würden. Auch sei der Sinngehalt ein anderer. „Enjoy“ sei ein Verb und setze
eine Handlung voraus, während „Joy“ ein Substantiv sei und ein statisches
Gefühl darstelle.
5.2 Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wort „JOY“ und ist in Gross-
buchstaben in normaler Schrift geschrieben. Die Buchstaben verfügen
über eine leichte Schattierung und das „O“ ist ein wenig auseinander ge-
zogen. Der Wortteil der angefochtenen Marke ist das kleingeschriebene
Wort „enjoy“. Die graphische Gestaltung wirkt dabei so, als wäre das Wort
von Hand geschrieben. Die Vorinstanz stellt zutreffend fest, dass das Wor-
telement des angefochtenen Zeichens als selbständiger Markenbestand-
teil erkannt wird und ihm eine Orientierungsfunktion am Markt zukommt.
Eine Zeichenähnlichkeit wird in der Regel angenommen, wenn die ältere
Marke (oder ihr prägender Hauptbestandteil) von der jüngeren Marke über-
nommen wird, auch wenn dem übernommenen Element weitere Kennzei-
chen hinzugefügt werden (Urteile des BVGer B-433/2013 vom 18. Februar
2014 E. 5.1 „METRO/METROPOOL" und B-4772/2012 vom 12. August
2012 E. 5.2 „Mc [fig.]/MC2 [fig.]“; RKGE in sic! 2006 S. 269 E. 6 „Michel
[fig.]/Michel Compte Waters“; sic! 2005 S. 757 E. 6 „Boss/Airboss“; sic!
2005 S. 571 E. 6 „CJ Cavalli Jeans [fig.]/Rocco Cavalli [fig.]“; sic! 2003
S. 907 E. 5 „Kiss/Soft-Kiss“; sic! 2003 S. 904 E. 7 “Seven [fig.]/Seven Pic-
tures [fig.]“; sic! 2001 S. 813 E. 7 „VIVA/CoopVIVA [fig.]“, mit Hinweisen;
sic! 2000 S. 509 E. 5 „DK/dk Daniel Kramer Cosmetics [fig.]“).
Das Wortelement „Joy“ verwenden beiden Zeichen übereinstimmend. Der
Wortteil der Widerspruchsmarke wurde vollständig in das angefochtene
Zeichen übernommen, weshalb die Zeichenähnlichkeit zu bejahen ist.
Trotz der zusätzlichen Silbe liegt auch bei „enjoy“ die Betonung auf dem
zweiten Bestandteil „-joy“. Die Zeichen sind nach dem Wortlaut sehr ähn-
lich; allerdings heben sie sich in der Wortgestaltung ab.
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Der Sinngehalt der beiden Zeichen weicht leicht voneinander ab. Obwohl
das angefochtene Zeichen die Widerspruchsmarke enthält, ergibt sie durch
den Zusatz „en-“ ein neues Wort. „To enjoy sth“ bedeutet dabei so viel wie
„etwas geniessen“ (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch,
, abgerufen am 11.10.2017). „Joy“ wird mit „Freude“
oder „Vergnügen“ übersetzt (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch).
Da es sich bei beiden Wortelementen um Ausdrücke aus dem englischen
Grundwortschatz handelt, dürfen diese Wortbedeutungen bei den massge-
blichen Verkehrskreisen ohne weiteres als bekannt vorausgesetzt werden.
Der Sinngehalt der beiden Zeichen ist geringfügig anders, aber beide Wör-
ter sind offensichtlich miteinander sinnverwandt.
Die Zeichen sind nach den verwendeten Wortelemente, dem Wortklang
und dem Sinngehalt sehr ähnlich. In der graphischen Gestaltung heben sie
sich ab. Insgesamt ist von der Zeichenähnlichkeit auszugehen.
6.
Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der an-
gefochtenen Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist vor dem
Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (2. Satz).
6.1 Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, der Schutz-
umfang jeder Marke werde durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt.
Beim Wort „enjoy“ handle es sich um eine ausschliesslich werbemässige
Anpreisung. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen verspreche der Begriff, dass diese Spass und Vergnügen brin-
gen würden. Folglich sei das Wortelement „enjoy“ für sich allein gemeinfrei
und könne nicht monopolisiert werden. Das Zeichen könne in Kombination
mit weiteren Bestandteilen zwar als Marke eingetragen werden, doch er-
strecke sich der Schutzumfang nicht auf diese zum Gemeingut gehören-
den Elemente. Die angefochtene Marke enthalte neben dem Wortteil eine
spezielle Grafik, weshalb sie habe eingetragen werden können. Sie unter-
scheide sich in der Grafik stark von der Widerspruchsmarke.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Schutzumfang einer Marke
könne trotz schwacher Bestandteile dadurch gestärkt werden, dass sie auf
dem schweizerischen Markt eine hohe Bekanntheit erlangt habe. Sie habe
zahlreiche Belege für den langjährigen, erfolgreichen und unangefochte-
nen Gebrauch der Marke "JOY (fig.)" und die getroffenen Werbemassnah-
men eingereicht. Sie habe die Marke bereits in diversen Ländern erfolg-
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reich monopolisieren können. Das Zeichen habe erhöhte Kennzeichnungs-
kraft und damit zumindest einen normalen Schutzumfang, zumal die Marke
als Teil einer Serie genutzt werde. Die Vorinstanz sei in einem anderen
Widerspruchsentscheid vom 21. August 2015 zum Schluss gekommen,
dass die Widerspruchmarke "JOY (fig.)" über keinen direkt beschreibenden
Sinngehalt verfüge. Sämtliche Waren und Dienstleistungen würden sich an
Endverbraucher, welche die Zeichen nicht unterscheiden können, wenden.
Der Beschwerdegegner bringt vor, wenn eine schwache Marke wie "JOY
(fig.)" aufgrund der Dauer des Gebrauchs und der Intensität der Werbung
in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt hätte, be-
deute dies noch nicht, dass sie ein gemeinfreies Wortelement wie „enjoy“
monopolisieren dürfe. Die Vorinstanz habe zu Recht entschieden, dass der
Schutzumfang der Widerspruchsmarke durch die Sphäre des Gemeinguts
begrenzt werde. Dass sie eine erhöhte Verkehrsbekanntheit in der Schweiz
erlangt habe, sei nicht bewiesen. Die relative Bekanntheit betreffe nur das
Magazin „JOY“ (Druckereierzeugnisse der Klasse 16), während sie für die
anderen Waren keine Bekanntheit geniesse.
6.2 Entgegen der Ausführungen der Vorinstanz und des Beschwerdegeg-
ners hängt die Verwechslungsgefahr (unter anderem) von der Kennzeich-
nungskraft der älteren Marke ab (GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 46). Die
Vorinstanz hingegen geht davon aus, dass es sich bei „enjoy“ um ein ge-
meinfreies Wortelement handelt. Sie setzt damit fälschlicherweise bei der
Kennzeichnungskraft der jüngeren Marke an.
6.3 In Übereinstimmung mit der vorinstanzlichen Amtspraxis hat die Wider-
spruchsmarke "JOY (fig.)" in Bezug auf die relevanten Waren und Dienst-
leistungen keinen beschreibenden Charakter und ist auch nicht gemeinfrei
(vgl. Entscheide des IGE Nr. 14303 und 14304 vom 26. Januar 2017,
Nr. 14080 vom 21. August 2015 und Nr. 13721 vom 3. Dezember 2014).
Umstände, die ein Abweichen von dieser Praxis begründen könnten, wer-
den nicht dargelegt und sind auch nicht ersichtlich. Es ist von einer norma-
len Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Die Frage,
ob eine erhöhte Kennzeichnungskraft anzunehmen sei, wie die Beschwer-
deführerin geltend macht, kann indes offen bleiben. Denn bereits bei An-
nahme einer normalen Kennzeichnungskraft kann die Verwechslungsge-
fahr in einer Gesamtbetrachtung nicht ausgeschlossen werden.
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7.
7.1 Das Entstehen einer Verwechslungsgefahr beurteilt sich in einer Ge-
samtbetrachtung. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistun-
gen sind teilweise gleich, teilweise stark gleichartig, weshalb bei der Beur-
teilung der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab gilt
(vgl. E. 4.2). Die Zeichen sind nach den verwendeten Wortelementen, dem
Wortklang und dem Sinngehalt sehr ähnlich, zumal die jüngere Marke die
ältere Marke vollständig übernimmt (vgl. E. 5.2). Die Widerspruchsmarke
verfügt zumindest über normale Kennzeichnungskraft (vgl. E. 6.3). Auch
bei der Annahme, dass die anfechtende Marke eine normale und keine er-
höhte Kennzeichnungskraft hat, führt die Übernahme des Hauptelements
in die angefochtene Marke zur Gefahr möglicher Fehlzurechnungen durch
die massgeblichen Verkehrskreise (vgl. E. 4.3). Die Verwechslungsgefahr
zwischen den strittigen Zeichen ist damit begründet. Die Beschwerde ist
gutzuheissen.
7.2 Die Abweisung des Widerspruchs Nr. 14094 in Dispositiv-Ziffer 1 der
angefochten Verfügung ist aufzuheben und die Vorinstanz in Anwendung
von Art. 61 Abs. 1 VwVG anzuweisen, die Eintragung der schweizerischen
Marke Nr. 666‘172 "ENJOY (fig.)" in der Klasse 41 für alle beanspruchten
Dienstleistungen und in den Klassen 9 und 16 für die genannten Waren
(Bst. D) zu verweigern.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdegegner kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).
8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse
bemisst sich die Gebühr nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Der Streitwert
eines Widerspruchsbeschwerdeverfahrens richtet sich nach dem Interesse
an der Löschung beziehungsweise am Bestand der angefochtenen Marke,
wobei bei eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden darf (BGE 133 III 490
E. 3.3 „Turbinenfuss“, mit Hinweisen). In Anwendung der gesetzlichen Be-
messungsfaktoren sind die Verfahrenskosten auf insgesamt Fr. 4'000.–
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festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe geleistete
Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten.
8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-
schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-
wendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Da die Beschwerdeführerin
keine Kostennote eingereicht hat, ist die Entschädigung auf Grund der Ak-
ten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Der Beschwer-
degegner hat die Beschwerdeführerin mit Fr. 4‘000.– zu entschädigen.
8.3 Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Gericht gilt der Beschwerde-
gegner nunmehr auch in Bezug auf das vorinstanzliche Verfahren als un-
terliegende Partei. Nach Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz, ob und in
welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden
zu ersetzen sind. Die Vorinstanz sprach keine Parteientschädigung zu, weil
der Beschwerdegegner keine Stellungnahme eingereicht hatte. Dispositiv
Ziff. 3 der angefochtenen Verfügung ist aufzuheben und dadurch zu erset-
zen, dass der Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin für das erstin-
stanzliche Verfahren mit Fr. 1‘000.– zu entschädigen hat. Dispositiv Ziff. 2
der angefochtenen Verfügung, die bestimmt, dass die Widerspruchsgebühr
der Vorinstanz verbleibt, ist nicht aufzuheben. Da die Widerspruchsgebühr
von Fr. 800.– von der Beschwerdeführerin vorgeleistet wurde, ist der Be-
schwerdegegner zu verpflichten, ihr diese zu ersetzen.
8.4 Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ge-
geben (Art. 73 BGG). Das Urteil erwächst mit Eröffnung in Rechtskraft.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutzuheissen. Ziffer 1 und Ziffer 3 der angefochtenen
Verfügung werden aufgehoben. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Ein-
tragung im Sinne der Erwägungen teilweise zu widerrufen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden dem Beschwerdegegner auf-
erlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der
Gerichtskasse zu überweisen.
3.
Der Beschwerdeführerin wird der Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– aus der
Gerichtskasse zurückerstattet.
4.
Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor
Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 4'000.– zu entschädigen.
5.
Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor
Vorinstanz mit Fr. 1'000.– zu entschädigen.
6.
Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin die Widerspruchsge-
bühr von Fr. 800.– zu ersetzen.
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7.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen
zurück und Rückerstattungsformular)
– den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilagen: Beilagen zurück und
Einzahlungsschein)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 14094 - JOY; Einschreiben; Beilagen: Vorakten
zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Daniel Willisegger Pascal Waldvogel
Versand: 26. Oktober 2017