Cour II
B-5390/2009
{T 1/2}
A r r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 0
Claude Morvant (président du collège),
David Aschmann, Hans Urech, juges,
Nadia Egloff, greffière.
OE OPERATIONS,
représentée par Bugnion SA,
Conseils en propriété intellectuelle,
recourante,
contre
Swedish Orphan International AB,
représentée par Wild Schnyder AG,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Procédure d'opposition n° 9265 IR 654'121 ORPHAN
EUROPE (fig.) / CH 560'653 ORPHAN INTERNATIONAL.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-5390/2009
Faits :
A.
A.a L'enregistrement de la marque suisse n° 560'653 «ORPHAN
INTERNATIONAL» a été publié dans la Feuille Officielle Suisse du
Commerce (FOSC) n° 152 du 9 août 2007. Cette marque revendique
la protection pour les produits et services suivants :
cl. 5 : Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse ; Medikamente für Menschen ;
diätetische Erzeugnisse und Substanzen für medizinische Zwecke.
cl. 42 : Medizinische Forschung, biologische und chemische Forschung ; Forschung
und Entwicklung von neuen Medikamenten und medizinischen Erzeugnissen ;
medizinische und chemische Laboratorien.
cl. 44 : Medizinische Dienstleistungen ; Medizinische Beratung.
A.b Le 9 novembre 2007, OE OPERATIONS a formé opposition totale
à l'encontre de cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle (IPI) en se fondant sur sa marque
internationale n° 654'121 «ORPHAN EUROPE» (fig.) enregistrée pour
les produits suivants :
cl. 5 : Produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares ; produits hygiéniques,
substances diététiques à usage médical et désinfectantes, le tout en rapport avec
lesdites maladies ; tous ces produits étant de provenance européenne.
cl. 41 : Edition de livres et de revues, production de films et utilisation des techniques
et moyens de l'audiovisuel, organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès et expositions à buts éducatifs ou culturels.
Relevant être active dans le domaine pharmaceutique, à l'instar de la
titulaire de la marque attaquée, et plus particulièrement dans le
secteur des médicaments pour traiter les maladies rares, l'opposante
a fait valoir que les produits visés en classe 5 étaient identiques et que
les services désignés en classes 42 et 44 par la marque attaquée
étaient similaires aux produits et services des classes 5 et 41 visés
par la marque opposante. Elle a ensuite soutenu que les signes
concordaient dans leur élément essentiel «orphan» et que l'ajout de
l'indication «international» en lieu et place de «europe» ne suffisait
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pas à modifier sensiblement la marque attaquée. Elle a ainsi conclu à
l'existence d'un risque de confusion direct et indirect.
A.c Swedish Orphan International AB, titulaire de la marque attaquée
(ci-après : la défenderesse), a répondu le 28 janvier 2008 en relevant
que l'opposante avait été par le passé l'une de ses filiales et que cette
dépendance économique avait conduit à une longue et paisible
coexistence des marques sur les marchés suisse et européen.
Indiquant que l'on comprenait sous la désignation «orphan drugs» un
médicament utilisé pour soigner des maladies rares et que la Suisse
et l'Union européenne utilisaient officiellement cette dénomination, elle
a conclu que le terme «orphan» était directement descriptif pour de la
pharmaceutique, pour des livres avec un contenu correspondant ou
encore pour l'organisation de congrès traitant de «médicaments
orphan» et qu'il ne pouvait à lui seul créer un risque de confusion. Elle
a ajouté que les marques présentaient du reste des différences
visuelles considérables et que les éléments «europe» et
«international» se distinguaient au niveau de leur sens.
A.d Par réplique du 21 avril 2008, l'opposante a relevé que
l'appartenance passée des sociétés à un même groupe n'était in casu
pas pertinente et que les marques ne semblaient pas avoir coexisté en
Suisse dès lors que seule la marque opposante y était enregistrée et
utilisée. Soutenant que «orphan» désignait ou se disait d'une
personne ayant perdu l'un ou ses deux parents, elle a fait valoir qu'il
ne revêtait ainsi aucun sens en lien avec des médicaments et que
c'était uniquement par une métaphore que le qualificatif d'orphelin
avait été donné à des maladies rares et aux médicaments destinés à
les soigner. Elle a ajouté que l'enregistrement de la marque attaquée
en Suisse démontrait que ce terme n'était pas descriptif pour des
médicaments et produits pharmaceutiques et les services y relatifs. La
marque opposante disposant d'une aire de protection normale, la
reprise de l'élément distinctif «orphan» créait un risque de confusion.
A.e La défenderesse a dupliqué tardivement le 9 janvier 2009 en
reprenant pour l'essentiel la motivation développée dans sa réponse.
B.
Par décision du 23 juin 2009, l'IPI a rejeté l'opposition. Considérant
que les produits désignés en classe 5 étaient soit identiques soit
similaires, il a également retenu une similarité entre les services
«Medizinische Dienstleistungen ; Medizinische Beratung» (cl. 44) et
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les services d'«organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès et expositions à buts éducatifs» (cl. 41). Il a en revanche nié
une similarité entre les services de la classe 42 visés par la marque
attaquée et les produits et services désignés en classe 5 et 41 par la
marque opposante. S'agissant de la comparaison des signes, l'IPI a
considéré qu'en lien avec des produits pharmaceutiques et médicaux
et les services y relatifs, le terme «orphan» disposait d'un caractère
distinctif et d'un champ de protection très limités dès lors que
l'expression «médicament orphelin» ou «orphan drugs» était
consacrée dans le domaine médical. Relevant que, sans occulter ce
terme, les autres éléments des signes revêtaient désormais une plus
grande importance, il a considéré que l'élément caractéristique de la
marque opposante était son graphisme, non repris dans la marque
attaquée, le mot «europe» renvoyant à la provenance des produits et
services visés. Il a ainsi conclu qu'un risque de confusion devait être
exclu dès lors que la similarité des signes reposait principalement sur
les éléments proches du domaine public.
C.
Par mémoire du 26 août 2009, OE OPERATIONS (ci-après : la
recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant à son annulation. Elle fait en premier
lieu grief à l'IPI de ne pas avoir retenu une similarité entre les services
de la classe 42 de la marque attaquée et les produits de la classe 5 de
la marque opposante. Reprenant ensuite pour l'essentiel les éléments
déjà développés dans ses précédentes écritures devant l'IPI, elle
ajoute que les éléments «europe» et «international», en tant
qu'indications géographiques génériques dénuées de caractère
distinctif, sont impropres à éviter un risque de confusion entre les
signes. Elle considère que s'il est envisageable que la notion de
«orphan drugs» soit connue d'une partie des professionnels de la
médecine, il paraît en revanche douteux qu'il en soit de même pour les
consommateurs moyens, lesquels comprendront principalement
«orphan» dans le sens d'une personne ayant perdu ses parents. Elle
soutient que l'on ne saurait dès lors considérer le terme «orphan»
comme usuel en lien avec des produits pharmaceutiques et médicaux.
La recourante relève que les éléments distinctifs à comparer sont
«orphan» et «orphan» et que les signes sont identiques
phonétiquement et sémantiquement.
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D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet dans sa
réponse du 29 octobre 2009 en renvoyant à la motivation de la
décision attaquée.
E.
Egalement invité à se prononcer sur le recours, la titulaire de la
marque attaquée (ci-après : l'intimée) en a proposé le rejet au terme
de sa réponse du 30 novembre 2009 en reprenant pour l'essentiel les
arguments déjà développés devant l'IPI.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la
recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de
recevabilité sont respectées (art. 11, 22a al. 1 let. b, 50, 52 al. 1 et 63
al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.
2.
A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la
protection des marques (LPM, RS 232.11), sont exclus de la
protection comme marque les signes similaires à une marque
antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires lorsqu'il
en résulte un risque de confusion. Pour l'appréciation du risque de
confusion, il convient de prendre en compte la similarité aussi bien des
signes que des produits pour lesquels ils sont enregistrés.
Indépendamment du fait que ces deux éléments s'influencent
réciproquement, en ce sens que les produits doivent d'autant plus se
différencier que les signes sont similaires et vice versa, la pratique
constante admet que, lorsqu'une similarité entre les signes ou les
produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la
similarité entre les produits, respectivement les signes. Dans ces cas,
un risque de confusion est a priori exclu. Il convient également de tenir
compte de l'attention dont les consommateurs font ordinairement
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preuve (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-8011/2007 du
24 octobre 2008 consid. 3 EMOTION/e motion).
3.
3.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles
des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser, en
présence de marques similaires et au regard de leurs lieux de
production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même
entreprise ou qu'ils seraient du moins produits ou offerts par des
entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un
titulaire unique (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd.,
Bâle 1999, MSchG, n° 8 et 35 ad art. 3). L'IPI a retenu que les
«produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares» et les
«substances diététiques à usage médical, le tout en rapport avec
lesdits maladies» (cl. 5) visés par la marque opposante étaient
couverts par les «medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse ;
Medikamente für Menschen», respectivement les «diätetische
Erzeugnisse und Substanzen für medizinische Zwecke» (cl. 5)
revendiqués par la marque attaquée. Il a ajouté que les produits visés
par la marque attaquée qui ne sont pas «pour traiter les maladies
rares» ou «en rapport avec lesdites maladies» sont similaires à ces
derniers puisqu'appartenant à la même catégorie générale des
produits pharmaceutiques et médicaux. L'IPI a également retenu une
similarité entre les services «Medizinische Dienstleistungen ;
Medizinische Beratung» (cl. 44) visés par la marque attaquée et les
services d'«organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès et expositions à buts éducatifs» (cl. 41) de la marque
opposante en relevant que les services et conseils médicaux couvrent
de nombreux services rendus par des tiers et notamment ceux visant
à informer et éventuellement conseiller les destinataires. Il n'y a en
l'espèce pas lieu de s'écarter de cette appréciation qui n'est, du reste,
pas contestée par les parties.
3.2 Une similarité peut également exister entre produits et services. Il
est alors essentiel de déterminer si les services sont logiquement ou
du moins usuellement liés à l'offre des produits et si l'utilisateur les
perçoit comme un ensemble de prestations formant un tout au plan
économique. Cette similarité sera admise lorsque le public concerné
peut déduire, sur la base de leur signification économique et de leur
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destination ou encore de leur lieu de production habituel, que les
produits et les services proviennent de la même entreprise (arrêt du
TAF B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 Activia/Activia et
les réf. cit.).
L'IPI nie une similarité entre les services de la classe 42 de la marque
attaquée et les produits de la classe 5 de la marque opposante. Il
soutient que les services de recherche et développement au sens
large le sont pour des tiers, alors que le fabricant de produits, s'il
effectue de la recherche et développement, le fera pour son propre
compte et non pour la commercialiser. Il fait valoir que les services de
la classe 42 constituent des services auxiliaires servant simplement
d'appui aux produits de la classe 5 et ne peuvent donc être considérés
comme similaires aux produits visés par la marque opposante.
La recourante soutient que les services de recherche et
développement de produits médicaux et leur fabrication et
commercialisation sont intimement liés puisque les premiers servent
avant tout à la transformation et à l'amélioration des médicaments. Elle
ajoute que la recherche et le développement de médicaments
précèdent nécessairement leur fabrication et sont usuellement réalisés
dans des laboratoires pharmaceutiques attenants aux installations de
production puisque requérant des infrastructures, des secrets de
fabrication et des matières premières identiques. Elle considère ainsi
que, compte tenu du même savoir-faire de fabrication, de la poursuite
d'un but général commun et de l'origine commune de leur fabrication,
ces produits et services s'inscrivent dans une suite logique ou du
moins usuelle de la vie du produit et que le public visé les perçoit
comme une prestation formant un tout cohérent. La recourante ajoute
qu'elle possède les infrastructures nécessaires à la recherche ainsi
qu'au développement des nouveaux médicaments et qu'elle offre de
tels services qui font partie de ses activités, comme la grande majorité
des entreprises pharmaceutiques productrices.
Le fait de savoir s'il existe une similarité entre des produits et/ou des
services doit être apprécié dans chaque cas particulier au regard des
circonstances concrètes. Dans ce contexte, il convient de tenir compte
des caractéristiques usuelles du marché ainsi que, notamment, de la
nature, du but d'utilisation et des particularités des produits et services
qui se font concurrence ou se complètent (décision de la CREPI du
19 août 2005 in sic! 2005 807 consid. 3 DVT Technisches
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Fernsehen/DVT). Seuls sont pertinents les produits et services qui
sont offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque ; les
produits ou services auxiliaires qui servent simplement d'appui au
produit principal ne doivent pas être pris en considération (arrêt du
TAF précité B-8105/2007 consid. 4.2 Activia/Activia et les réf. cit. ;
EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1,
Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, n° 854 p. 263 s. ; message du Conseil
fédéral du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la
protection des marques et des indications de provenance, FF 1991 I
p. 18). Lorsque des produits et services sont en revanche offerts à titre
onéreux à des tiers intéressés, ils sont admis dans la liste des produits
et services revendiqués et méritent une pleine protection (DAVID,
op. cit., n° 37 ad art. 3).
En l'espèce, dès lors que les «Medizinische Forschung, biologische
und chemische Forschung ; Forschung und Entwicklung von neuen
Medikamenten und mekizinischen Erzeugnissen ; medizinische und
chemische Laboratorien» sont expressément revendiqués, en tant que
tels, comme services de la classe 42, il convient de considérer qu'ils
constituent non pas des services auxiliaires comme le fait valoir l'IPI,
mais bien des services fournis à titre principal à l'intention de tiers
(voir en ce sens la décision de la CREPI du 20 février 2006 in sic!
2006 341 consid. 7 Avonex/Avontec et l'arrêt du TAF B-7414/2006 du
7 mars 2007 consid. 2 Doppeladlerwappen ; LARA DORIGO in : Gregor
Wild/Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, n° 82 et 83 ad art. 28). En
outre, force est de constater que les deux catégories de biens et
services en question diffèrent dans la plupart de leurs autres critères
comparatifs. Ainsi, quant à leur finalité, les services de la classe 42
visent le développement de nouveaux médicaments, alors que les
produits pharmaceutiques sont des produits finis prêts à être vendus
sur le marché et destinés à traiter des maladies. S'agissant de leurs
canaux de distribution, les uns sont fournis par des divisions de
recherches et des laboratoires et les autres peuvent être achetés dans
les pharmacies. Enfin, concernant leurs destinataires, soit d'une part
un public spécialisé, et d'autre part le grand public. Il en résulte que
ces produits et services ne peuvent être considérés comme similaires.
A cet égard, il est vrai que, dans une décision du 19 août 2005, la
CREPI avait considéré que les logiciels d'une part (cl. 9) et
l'élaboration de programmes pour le traitement de données d'autre
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part (cl. 12) étaient similaires dans la mesure où le service que
constituait le développement de logiciels précédait tout logiciel en tant
que produit fini et qu'il était à ce point lié à celui-ci qu'une certaine
confusion auprès du consommateur était à craindre (sic! 2005 807
consid. 4 DVT Technisches Fernsehen/DVT). En l'occurrence, à la
différence des services de recherche et de développement dans le
domaine médical et pharmaceutique, il y a lieu d'admettre que ces
services-là s'adressent au consommateur moyen à l'instar des
logiciels, ce qui plaidait effectivement en faveur d'une similarité. Il
résulte ainsi de ce qui précède que le recours apparaît mal fondé sur
ce premier point.
4.
S'agissant du cercle des destinataires déterminant, il faut, selon la
doctrine et la jurisprudence, prendre en considération toutes les
circonstances, en particulier la capacité de perception des
destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en
situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain
marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, l'on se
fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on
est en présence de produits ou de services pour lesquels il est
d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition,
on devrait en tenir compte et admettre moins facilement l'existence
d'un risque de confusion. Et si le public est composé de spécialistes
dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on
devrait faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion
(arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2
Nasacort/Vasocor). Les marques pharmaceutiques s'adressent au
grand public, de sorte qu'il convient d'appliquer les critères habituels
lors de l'examen du risque de confusion, nonobstant le fait que le
public est plus attentif lors de l'achat d'un médicament que lors de
l'achat d'un autre produit. Cependant, lorsqu'une marque est protégée
pour un produit pharmaceutique spécifique qui ne peut être délivré
que sur ordonnance médicale compte tenu de sa composition
(p. ex. un opiacé), l'existence d'un éventuel risque de confusion doit
être appréciée en tenant compte de la perception de la marque par un
spécialiste (arrêt du TAF B-1700/2009 du 11 novembre 2009
consid. 4.2 OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum).
En premier lieu, les marques désignent en classe 5 des produits qui
appartiennent à la catégorie générale des produits pharmaceutiques
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et médicaux ; ils s'adressent par conséquent au grand public.
S'agissant ensuite des services revendiqués par les signes, si les
«Medizinische Dienstleistungen ; Medizinische Beratung» (cl. 44)
s'adressent au public en général, les services d'«organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès et expositions à buts
éducatifs» (cl. 41) s'adressent en revanche par exemple à des
entreprises, des associations ou des fédérations de tous horizons et
ont pour but de rassembler différents intervenants sur un thème
particulier (arrêt du TAF B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 4
SKY/skylife).
5.
La comparaison des signes litigieux suppose en premier lieu de
s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante, celle-
ci étant indispensable pour estimer le risque de confusion (arrêt du
TAF B-8052/2008 du 29 octobre 2009 consid. 7.2 G-STAR/X-STAR).
Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force
distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les
marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une
distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les
éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le
langage courant. Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou
ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes,
résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le
marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre
les signes similaires car elles sont spécialement exposées à des
essais de rapprochement (ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan).
5.1 L'IPI considère qu'en lien avec des produits pharmaceutiques et
les services y relatifs, «orphan» dispose d'un caractère distinctif très
limité dès lors que l'expression «médicament orphelin» ou «orphan
drugs» est une expression consacrée dans le domaine médical.
La recourante conteste le fait que l'élément «orphan» soit proche du
domaine public en lien avec des produits et services du secteur
médical. Elle fait valoir que ce terme anglais désigne une personne
ayant perdu l'un ou ses deux parents ou se dit d'une personne ayant
perdu ses parents et qu'il a été jugé suffisamment distinctif en relation
avec les produits médicaux et pharmaceutiques et les services y
relatifs dès lors que le signe attaqué a été admis à l'enregistrement.
Relevant que les produits et services médicaux désignés s'adressent
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tant à des professionnels de la santé qu'à des consommateurs finaux,
la recourante fait valoir que s'il est envisageable que la notion de
«orphan drugs» soit connue d'une partie des professionnels de la
médecine, il est douteux qu'il en aille de même pour les
consommateurs moyens pour qui «orphan» sera principalement
compris dans le sens d'une personne qui a perdu ses parents. Elle
ajoute que la notion de «orphan drugs» se réfère à des produits
extrêmement rares destinés des maladies tout aussi rares, que le mot
«orphan» ne saurait ainsi être considéré comme usuel en lien avec
des produits pharmaceutiques et médicaux et qu'il dispose par
conséquent d'une aire de protection normale.
Se référant aux législations suisse et européenne qui utilisent la
désignation «orphan drugs», l'intimée fait valoir que la marque
opposante revendique la protection pour des produits
pharmaceutiques destinés à traiter les maladies rares et qu'il s'agit
d'un indice clair que l'élément «orphan» est descriptif pour de tels
produits ou pour l'organisation de conférences, de congrès, ou
d'expositions qui traitent de médicaments orphelins.
5.2 La question de la force distinctive est examinée au regard de la
compréhension des cercles de consommateurs auxquels s'adresse la
marque (ROLAND VON BÜREN / EUGEN MARBACH / PATRICK DUCREY,
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3e éd., Berne 2008, n° 577
p. 120). Sont principalement déterminants pour l'examen de la force
distinctive d'un signe les acheteurs et les consommateurs finaux des
produits et services en cause (DAVID ASCHMANN, in : Michael
Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MschG], Berne 2009, n° 22 ad art. 2 let. a ; MARBACH, op. cit., n° 180
p. 52). Hormis la perception des cercles d'acheteurs, il convient
également de prendre en compte l'appréciation des commerçants
intermédiaires et des autres spécialistes. Lorsque des produits ou
services s'adressent simultanément à des spécialistes et des
consommateurs finaux, il s'agit prioritairement d'examiner la
perception du groupe des acheteurs finaux le plus grand et le moins
connaisseur du marché (arrêt du TAF B-2937/2010 du 14 juillet 2010
consid. 3.1 Gran Maestro ; ASCHMANN, op. cit., n° 25 ad art. 2 let. a ;
MARBACH, op. cit., n° 266 p. 81).
5.3 Sont exclus de la protection à titre de marques au sens de
l'art. 2 let. a LPM les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils
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se sont imposés comme marques pour les produits ou les services
concernés. Ces signes se caractérisent par le fait qu'ils sont à priori
dépourvus de force distinctive ou assujettis à un besoin de
disponibilité (ATF 131 III 121 consid. 4.1 Smarties). Sont descriptifs les
signes désignant la nature, la composition, la qualité, la quantité, la
destination, le but d'utilisation, la valeur, le lieu de provenance ou
encore l'époque de production du produit ou de la prestation de
service (arrêt du TAF B-3812/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.2 RADIO
SUISSE ROMANDE). Le caractère distinctif d'un signe doit être
apprécié en lien avec les produits ou services visés et eu égard à la
perception qu'en a le public pertinent. Des associations d'idées ou
allusions n'ayant qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service
concerné ne suffisent pas pour admettre l'appartenance d'une
désignation au domaine public ; le rapport avec le produit ou le service
doit être tel que le caractère descriptif de la marque soit
reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination ou de réflexion
(ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece). Le domaine public
comprend tout le vocabulaire utilisé en Suisse et il suffit qu'une
désignation ait un caractère descriptif dans l'une des régions
linguistiques suisses (arrêt du TAF B-7424/2006 du 12 novembre 2007
consid. 3.3 Bona). Des expressions anglaises peuvent entrer en
considération pour autant qu'elles soient compréhensibles pour une
partie non insignifiante du public de notre pays (ATF 131 III 495
consid 5 Felsenkeller).
5.4 L'élément «europe», en tant qu'indication géographique, ne fait
que renseigner sur le lieu de provenance ou de distribution des
produits ou sur l'aire où sont dispensés les services et revêt ainsi un
caractère descriptif certain et, conséquemment, une faible force
distinctive. Il en va de même du graphisme dont on peut admettre qu'il
symbolise un globe terrestre qui renvoie, là encore, à l'idée d'une zone
géographique de distribution.
5.5 Le terme anglais «orphan» signifie «orphelin» en français
(dictionnaire Harrap's shorter anglais-français, 1996, p. 647), «orfano»
en italien (dictionnaire Lo Zingarelli 2000, p. 1224) ou
«Waise»/«verwaist» en allemand (dictionnaire Duden, Deutsche
Universalwörterbuch, 2007, p. 1840 et 1885). En tant que nom ou
adjectif, il désigne un enfant qui a perdu son père et sa mère, ou l'un
des deux (dictionnaire Le Nouveau petit Robert 2007, p. 1762).
Comme seconde définition, le Nouveau petit Robert indique «Maladie
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orpheline, maladie trop peu fréquente pour que la recherche s'y
intéresse» (p. 1762). Il en va de même du dictionnaire Le petit
Larousse illustré (2002, p. 726). L'on peut enfin citer Lo Zingarelli qui,
sous «orfano», mentionne «farmaco orfano», soit un médicament
«destiné à soigner une maladie rare» (p. 1224 avec renvoi à p. 683), et
le Harrap's qui, sous «orphan», indique «orphan drug : médicament
orphelin» (p. 647). En outre, la désignation «médicament orphelin» est
reprise dans de nombreux autres dictionnaires en ligne (p. ex. :
; ; http://e-
). Les médicaments orphelins, ou en anglais
«orphan drugs» sont des médicaments utilisés pour le diagnostic, la
prévention ou le traitement de maladies létales ou très graves qui sont
rares, soit touchant moins de 1 personne sur 2000 en Europe. Ces
médicaments sont dits «orphelins» parce que l'industrie
pharmaceutique n'a que peu d'intérêt dans les conditions de marché
habituelles à développer et à commercialiser des produits destinés
uniquement à un nombre restreint de patients atteints de symptômes
très rares (/node/237 ; ).
En l'espèce, il est incontestable que les spécialistes du domaine
médical comprendront le terme anglais «orphan» et qu'il évoquera
pour eux, en lien avec les produits et services visés en classe 5 et 41,
l'expression «orphan drugs» ou «orphan disease». Ils percevront ainsi
facilement l'allusion au produit lui-même ou à sa destination, soit un
médicament orphelin ou le traitement des maladies orphelines, ou à
l'objet des services «Organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès et expositions à buts éducatifs» visés en classe
41, dont il a été admis plus haut au consid. 3.1 qu'ils sont similaires
aux services de la classe 44 «Medizinische Dienstleistungen ;
Medizinische Beratung». Or, si les spécialistes du domaine médical
possèdent généralement de bonnes connaissances d'anglais (arrêt du
TAF B-1171/2007 du 3 juin 2008 consid. 8.1.3 Orthofix/Orthofit ; GALLUS
JOLLER, Beschreibend oder anspielend? - Indizien für die Zuver-
lässigkeit von Wortabwandlungen als Marken, in : sic! 2005 Sonderheft
47, p. 48), l'on attend du consommateur moyen, auquel s'adressent les
produits visés en classe 5, qu'il dispose d'un vocabulaire anglais de
base, respectivement qu'il comprenne les expressions anglaises
courantes (arrêt du TAF B-516/2008 du 23 janvier 2009 consid. 4.2.2
After Hours). En l'occurrence, il est possible que le vocable anglais
«orphan» soit compris par le consommateur suisse. En tous les cas, le
fait qu'il figure dans des dictionnaires élémentaires, tels le mini
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dictionnaire Larousse Anglais-Français 2008 (p. 584) ou le
Basiswörterbuch Schule Englisch-Deutsch 2006 (p. 257), constitue un
indice allant dans ce sens. A cela s'ajoute une proximité linguistique
entre la désignation anglaise «orphan» et le terme correspondant
italien «orfano» (voir en ce sens l'arrêt du TAF B-8186/2008 du
23 février 2010 consid. 3.5 et 4.3 Babyrub et les réf. cit.). Cela étant, à
supposer que le consommateur comprenne effectivement ce terme, il
y a tout lieu d'admettre qu'il l'appréhendera en priorité dans le sens
d'une personne ayant perdu ses parents et qu'il n'y verra pas
immédiatement une allusion aux médicaments orphelins ou aux
maladies orphelines. Partant, le mot «orphan» devrait, en principe,
revêtir une force distinctive normale pour ce qui est des produits
désignés en classe 5.
5.6 La question d'un éventuel besoin de libre disposition relatif à une
marque opposante ne constitue pas l'objet du litige en procédure
d'opposition. Toutefois, comme relevé ci-dessus (consid. 5), la force
distinctive de la marque antérieure doit préalablement être examinée
au risque sinon de ne pas pouvoir définir si une marque attaquée
empiète ou non sur son champ de protection. Il convient également
d'examiner si la marque opposante, ou certains de ses éléments,
relèvent du domaine public, par exemple s'ils sont soumis à un besoin
de libre disposition (arrêts du TAF B-3118/2007 du 1er novembre 2007
consid. 2 Swing/Swing Relaxx, Swing & Relaxx, B-7514/2007 du
31 juillet 2007 consid. 3 Quadrat/Quadrat ; voir aussi l'arrêt du TAF
B-1136/2009 du 9 juillet 2010 consid. 7 Pernaton/Pernadol 400). Ce
besoin de libre disposition doit être examiné à la lumière de l'évolution
attendue du marché. Ainsi, un intérêt actuel mais également potentiel
des concurrents s'avère digne de protection (arrêt du TAF précité
B-1136/2009 consid. 7.3.2 Pernaton/Pernadol 400 et les réf. cit.).
L'art. 4 de l'ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques
sur l'autorisation simplifiée de médicaments et l'autorisation de
médicaments sur annonce du 22 juin 2006 (OASMéd, RS 812.212.23)
prévoit que : «Le statut de médicament important contre des maladies
rares (médicament orphelin) (…)». La version allemande du texte est
ainsi formulée : «Den Status als wichtiges Arzneimittel für seltene
Krankheiten (Orphan Drug) (…)». Enfin, la version italienne prévoit
que «Un medicamento per uso umano ottiene su domanda lo statuto
di medicamento importante per malattie rare (medicamento orfano,
Orphan drug) (…)». De même, le Règlement (CE) 141/2000 du
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16 décembre 1999 du Parlement européen et du Conseil concernant
les médicaments orphelins (JO L 18 du 22.1.2000, p. 1) prévoit dans
son préambule (ch. 1) que ces médicaments sont appelés
médicaments «orphelins» (pour ce qui est de la version allemande :
«Diese Arzneimittel werden im englischen Sprachraum als "Orphan
medicinal products" [d. h. als "Waisenkinder" unter den Arzneimitteln]
bezeichnet")» (voir également l'art. 2 let. b de la version allemande). Il
convient également de se référer aux «commentaires de Swissmedic
sur les médicaments orphelins (Orphan Drugs) (art. 4 - 7 et 24 - 26
OASMéd)», ou «Erläuterungen zu Orphan Drugs»
(/suchen/index.html?
keywords=orphan&go_search=Rechercher&lang=fr ). Enfin, à titre
purement exemplatif, l'on peut relever que dans son ouvrage «Die
Patentfähigkeit von Arzneimitteln – der gewerbliche Rechtsschutz für
pharmazeutische, medizinische und biotechnologische Erfindungen»,
l'auteur recourt systématiquement à la désignation «orphan drug»
pour qualifier les médicaments orphelins (EVA-MARIA MÜLLER, Berlin
2003, table des matières paragraphe 4).
Cette présence répétée de la désignation «orphan drug» au sein de la
législation, à tout le moins s'agissant de la langue allemande, laisse
en l'occurrence apparaître qu'il s'agit là d'une expression consacrée du
milieu médical. Partant, en lien avec des produits et services médicaux
et pharmaceutiques, le terme «orphan» doit rester libre d'utilisation
pour ceux qui souhaitent indiquer que leurs produits ou services ont
trait à la problématique des maladies rares (orphan diseases) ou des
médicaments orphelins (orphan drugs). Ce mot appartient
conséquemment au domaine public (voir également en ce sens la
décision de la CREPI du 14 octobre 2004 in sic! 2005 131 consid. 5
Marché Mövenpick/Place du Marché) et bénéficie de ce fait d'une
faible force distinctive et d'un champ de protection restreint (arrêt du
TAF B-5440/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2 Jump/Jumpman ;
MARBACH, op. cit., n° 981 p. 301). Bien que cette marque soit valable,
son champ de protection ne s'étendra pas à l'élément appartenant au
domaine public (arrêt du TAF B-3508/2008 du 9 février 2009
consid. 9.1 KaSa K97/biocasa). Partant, de légères différences
suffiront déjà à créer une distinction suffisante et à exclure un risque
de confusion (MARBACH, op. cit., n° 981 p. 301 ; DAVID, op. cit., n° 13 ad
art. 3 ; arrêt du TAF B-7492/2006 du 12 juillet 2007 consid. 6
Aromata/Aromathera). En effet, celui qui choisit un signe faible doit
assumer les conséquences de choix et admettre l'existence de signes
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qui ne se distinguent que très peu du sien (KAMEN TROLLER, Précis du
droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 88).
6.
6.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression
d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller).
Dès lors que le consommateur, en général, ne verra ni n'entendra les
deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend
s'oppose dans sa mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre
vu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles
de subsister dans sa mémoire (ATF 121 III 377 consid. 2a Boss/Boks).
L'impression des marques verbales est déterminée par leur effet
auditif, leur représentation graphique et leur signification (arrêt du TAF
B-142/2009 du 6 mai 2009 consid. 2.3 Pulcino/Dolcino) et la similitude
doit en principe déjà être admise lorsqu'un risque de confusion se
manifeste sur la base de l'un de ces trois critères (DAVID, op. cit., n° 17
ad art. 3). S'agissant des marques combinées d'éléments verbaux et
figuratifs, l'impression d'ensemble est largement marquée par les
éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas
particulièrement originaux et que ceux-ci ne sont pas en mesure de
conférer à la marque une image facile à retenir (arrêt du TAF
B-7439/2006 du 6 juillet 2007 in sic! 2008 36 consid. 7.1 Kinder/Kinder
Party). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes ainsi
que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image
de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des
lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa
terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus
l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III
160 consid. 2b/cc Securitas). Une similarité visuelle ou auditive peut
être compensée par un sens clairement différent ; une telle
compensation n'est cependant possible que lorsqu'une association
immédiate et évidente se fait avec un terme précis (arrêt du TAF
B-7460/2006 du 6 juillet 2007 consid. 6 Adia/Aida Jobs, Aida
Personal).
Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à
la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe
lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en
erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises ou
services portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux
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détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une atteinte
existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume,
en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui
n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui
désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la
même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles
(risque de confusion indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1
Appenzeller).
6.2 L'IPI soutient qu'à l'exception du graphisme, les signes concordent
sur l'élément verbal «orphan» et sa combinaison avec une indication
géographique très générale et qu'ils sont en cela similaires. Relevant
que le terme «orphan» est proche du domaine public pour des
produits et services du domaine médical et son champ de protection
limité, il ajoute que, sans occulter ce terme, les autres éléments du
signes revêtent ainsi une plus grande importance. L'IPI considère que
l'élément caractéristique du signe opposant est son graphisme, le mot
«europe» ne faisant que renvoyer à la provenance des produits et
services. Il relève que ce graphisme n'est pas repris dans le signe
attaqué composé de deux termes proches du domaine public, que la
similarité repose ainsi principalement sur des éléments proches du
domaine public et qu'un risque de confusion doit être exclu.
La recourante relève que le fait de considérer que l'élément graphique
de la marque opposante constitue son élément prépondérant revient à
nier tout caractère distinctif à l'élément «orphan» et qui plus est à
occulter l'aspect auditif des signes selon elle prépondérant dès lors
que la communication par les sons est, si ce n'est unique, dans tous
les cas primordiale entre le médecin et son patient. Elle soutient à cet
égard que les médecins communiquent usuellement oralement le nom
du médicament à leur patient à l'issue de la consultation, qu'ils
retranscrivent sur une ordonnance destinée au pharmacien, et qu'il est
difficilement imaginable qu'ils s'attardent à dessiner le logo de la
marque opposante afin de la distinguer de la marque attaquée.
6.3 Visuellement, la marque opposante est composée de l'élément
verbal «orphan» représenté en caractères gras et majuscules au
centre d'un cercle aux pôles striés symbolisant le globe terrestre. A
droite de ces éléments figure le mot «europe» en lettres majuscules
plus petites. Phonétiquement, la marque opposante dénombre quatre
syllabes tandis que la marque attaquée en compte sept. D'un point de
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vue conceptuel, les désignations «europe» et «international» se
rejoignent dans une large mesure. En effet, le continent européen
induit une dimension d'internationalité. De même, l'internationalité peut
comprendre un volet européen. A l'instar de l'IPI, force est de
reconnaître que les signes, qui comportent tous deux le terme
«orphan» couplé à une indication géographique très générale, sont en
cela, il est vrai, très similaires.
Or, il sied ici de garder à l'esprit qu'en lien avec les produits et
services pharmaceutiques et médicaux, l'élément «orphan» relève du
domaine public (consid. 5.6). Ainsi, l'ajout d'éléments peu significatifs
permettra d'arriver à une dissemblance suffisante et à exclure un
risque de confusion (arrêts du TAF B-8320/2007 consid. 5.2 iBond/Hy-
Bond Resiglass et B-502/2009 du 3 novembre 2009 consid. 6.2 à 6.5
Premium ingredients s.l./Premium Ingredients International). En
l'occurrence, les différences constituées par le graphisme de la
marque opposante, qui ne se retrouve pas dans le signe attaqué, et,
dans une moindre mesure, par les termes «europe» et «international»
doivent être considérées comme suffisantes et propres à éviter tout
risque de confusion entre les signes.
7.
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise ne viole pas le
droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
8.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, doivent être mis à la charge de recourante qui succombe
(art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est
calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans une procédure de
recours en matière d'opposition, la valeur litigieuse doit être estimée
entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3). En
l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et sont
entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 4'000.- déjà versée
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par la recourante. L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est
représentée par un mandataire, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA
en rel. avec les art. 7 al. 1 et 14 FITAF). Cette dernière n'ayant pas
produit de note de frais, il se justifie en l'espèce de lui allouer une
indemnité à titre de dépens pour la présente procédure de recours de
Fr. 1'200.- mise à la charge de la recourante.
9.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé par
l'avance de frais versée de Fr. 4'000.-.
3.
Des dépens d'un montant de Fr. 1'200.- (TVA comprise) sont alloués à
l'intimée et mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'intimée (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. d'opposition n° 9265 ;
Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Nadia Egloff
Expédition : 19 août 2010
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