Cour II
B-5440/2008
{T 1/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 0 9
Bernard Maitre (président du collège), Marc Steiner,
Maria Amgwerd, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
Intermar Simanto Nahmias,
représentée par Katzarov SA,
recourante,
contre
Nike International Ltd.,
représentée par Kirker & Cie SA,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Procédure d'opposition n° 9575 IR 851'969 jump (fig.) /
CH 566'121 JUMPMAN.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-5440/2008
Faits :
A.
L'enregistrement de la marque suisse n° 566'121 «JUMPMAN» (ci-
après : la marque attaquée) a été publié dans la Feuille Officielle
Suisse du Commerce (FOSC) n° 9 du 15 janvier 2008. Il revendique la
protection des produits de la classe 25 suivants : «Vêtements,
chaussures, chapellerie».
Le 15 avril 2008, INTERMAR SIMANTO NAHMIAS a formé opposition
à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle (ci-après : l'Institut fédéral ou l'IPI) pour tous
les produits revendiqués en classe 25, en se fondant sur la marque
internationale n° 851'969 «JUMP» (fig.) (ci-après : la marque
opposante) enregistrée pour les produits de la classe 25 suivants :
«Chaussures, chaussons».
Invitée à se prononcer sur l'opposition, Nike International Ltd., titulaire
de la marque attaquée, a conclu à son rejet, sous suite de frais et
dépens, au terme de sa réponse du 3 juin 2008.
B.
Par décision du 25 juin 2008, l'Institut fédéral a rejeté l'opposition
formée par INTERMAR SIMANTO NAHMIAS.
Il a de prime abord conclu à l'identité des produits revendiqués par les
signes en présence pour les chaussures et à leur similarité pour les
vêtements et la chapellerie.
L'IPI a ensuite considéré que le mot «JUMP» – signifiant en anglais
«sauter» («to jump») ou «le saut, le bon» – faisait partie intégrante du
langage courant et ne posait pas de problème de compréhension pour
un consommateur suisse. Ce terme pourrait être une désignation
descriptive de la qualité ou de la destination des chaussures, de sorte
que les marques en présence ne concorderaient que sur un élément
faible.
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Selon l'Institut fédéral, la marque attaquée comporterait une différence
essentielle par rapport à la marque opposante : le terme «JUMP»,
combiné à un autre mot «MAN», forme une nouvelle unité
(«JUMPMAN») et présente ainsi des différences phonétiques,
visuelles et sémantiques. Il ajouta que la marque opposante disposait
quant à elle d'une écriture spéciale (traits épais en gras) et d'un
graphisme (point noir et traits obliques). Selon lui, les marques en
présence comporteraient donc des différences suffisantes pour les
distinguer car elles ne concorderaient finalement que sur le mot
descriptif ou à tout le moins faible «jump». Malgré l'identité/la similarité
des produits, il n'y aurait ainsi pas de risque de confusion.
C.
Par mémoire du 25 août 2008, mis à la poste le même jour,
INTERMAR SIMANTO NAHMIAS (ci-après : la recourante) recourt
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en
concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.
A l'appui de ses conclusions, la recourante conteste l'appréciation de
l'autorité inférieure, selon laquelle le terme commun aux marques en
présence («JUMP») pourrait être une indication descriptive en rapport
avec des chaussures. Elle soutient en effet que l'on ne se procure pas
des chaussures pour «sauter», mais pour courir, marcher et plus
généralement se déplacer. Elle ajoute qu'il n'existe pas de chaussures
spécifiquement destinées à la pratique du saut au sens strict du terme.
Si elle ne conteste pas que le terme «JUMP» appartienne au langage
courant, elle affirme en revanche que cela n'en fait pas
nécessairement une marque faible ou descriptive. Selon elle, ce terme
peut tout au plus être qualifié d'allusif et jouit, en rapport avec les
produits considérés, d'un champ de protection normal.
La recourante conteste ensuite l'appréciation de l'autorité inférieure,
selon laquelle l'adjonction du suffixe «MAN» représente une différence
essentielle, conférant à l'ensemble une unité. Selon elle, cette
adjonction ne modifie nullement le sens de la marque. Au contraire,
elle accentuerait la similitude en suggérant un lien entre les deux
marques, car «JUMPMAN» peut légitimement s'interpréter comme une
déclinaison de la gamme «JUMP», plus particulièrement comme une
ligne réservée à une clientèle masculine.
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La recourante relève enfin que le graphisme et l'écriture stylisée de sa
marque ne restent pas clairement ancrés dans la mémoire et n'ont
qu'une importance très secondaire par rapport à l'élément verbal
dominant. Ces éléments ne modifieraient pas l'impression d'ensemble
laissée par la très grande proximité phonétique entre les deux signes.
D.
D.a Invitée à se prononcer sur le recours, Nike International Ltd. (ci-
après : l'intimée) en a proposé le rejet, sous suite de frais et dépens
tant pour la présente procédure de recours que pour la procédure
d'opposition devant l'IPI, au terme de sa réponse du 7 octobre 2008.
L'intimée affirme que l'importance de l'élément graphique de la
marque opposante ne peut pas être considérée comme négligeable
pour l'impression d'ensemble du signe ; dit élément doit au contraire
être considéré comme faisant partie intégrante de la marque et de
l'impression d'ensemble laissée par celle-ci. Elle ajoute que les signes
en cause ont un nombre différent de syllabes (une pour la marque
opposante et deux pour la marque attaquée), ainsi qu'une longueur et
une cadence différentes.
Selon l'intimée, la signification du mot «JUMP» en relation avec des
chaussures suscite indéniablement une association d'idées qui
«pourrait être une désignation descriptive de la qualité ou de la
destination des chaussures» ; ce terme serait donc un élément faible.
Elle ajoute que sa marque attaquée «JUMPMAN» n'existe pas en tant
que telle dans la langue anglaise et qu'elle sera probablement
comprise par le consommateur comme signifiant «L'HOMME QUI
SAUTE». Selon elle, cette construction particulière évoque une
similitude avec certains héros bien connus du public suisse, tels que
Spiderman, Batman ou Superman, raison pour laquelle l'autorité
inférieure a considéré que la combinaison «JUMPMAN» constituait
une différence essentielle par rapport à la marque opposante, dès lors
qu'elle constitue une nouvelle unité ayant un sens différent.
S'agissant de l'argument de la recourante, selon lequel «JUMPMAN»
pourrait s'interpréter comme une déclinaison de la gamme «JUMP»
(notamment une ligne réservée à la clientèle masculine), il ne serait
pas pertinent. L'intimée rappelle que, selon la jurisprudence, un signe
qui n'a qu'un faible caractère distinctif, tel que «JUMP» dans le cas
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d'espèce, ne peut être l'élément déterminant d'une série de marque ; il
ne peut y avoir de risque de confusion indirect aussi longtemps qu'un
usage intensif de la marque n'a pas permis de renforcer son caractère
distinctif. Selon elle, le risque de confusion indirect doit en
conséquence être écarté.
D.b Egalement invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral
en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 10 octobre 2008 en
renonçant à présenter des remarques et observations et en renvoyant
à la motivation de sa décision.
E.
La demande de base 2000 16816 de l'enregistrement international
opposant n° 851'969 «JUMP» (fig.) a fait l'objet d'une renonciation en
date du 19 février 2008. L'enregistrement précité a ainsi été radié pour
tous les produits et services à la demande de l'Office d'origine. Dite
radiation a été inscrite au registre international des marques le
10 juillet 2008.
Invitée à se prononcer sur la radiation de l'enregistrement international
opposant et sur ses conséquences pour la suite de la présente
procédure, l'intimée a pris position en date du 9 février 2009. Elle
estime que le recours doit être rejeté, sous suite de frais et dépens,
l'opposition et le recours n'ayant de facto plus d'objet.
Egalement invité à se prononcer, l'IPI n'a pas répondu.
Par courrier du 12 février 2009, la recourante a informé le Tribunal
administratif fédéral qu'une requête en transformation avait été
déposée auprès de l'Institut fédéral en application de l'art. 9quinquies du
Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid
concernant l'enregistrement international des marques
(RS 0.232.112.4 ; ci-après : le Protocole de Madrid).
Par ordonnance du 23 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a
invité les parties et l'autorité inférieure à faire part de leurs
observations sur les courriers cités ci-dessus.
Le 9 mars 2009, la recourante a déposé l'attestation d'enregistrement
de la marque suisse n° 583'834 «JUMP» (fig.) confirmant la
transformation de l'enregistrement international n° 851'969.
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Dans ses observations du 25 mars 2009, l'intimée considère que, la
marque internationale n° 851'969 ayant fait l'objet d'une radiation, tant
l'opposition que le présent recours sont devenus sans objet.
Quant à l'Institut fédéral, il n'a pas répondu.
F.
Le 12 juin 2009, la recourante a fait parvenir au Tribunal administratif
fédéral une copie de la décision du 30 avril 2009 de l'Office de
l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) concernant une
procédure parallèle JUMP/JUMPMAN.
G.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics,
il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF.
En l'espèce, la décision attaquée revêt la qualité de décision sur
opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA qui émane d'une autorité au
sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des clauses d'exception de
l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif
fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
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qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 22a al. 1
let. b, 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité
(art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
En l'espèce, la marque internationale opposante n° 851'969 «JUMP»
(fig.) a fait l'objet d'une renonciation en date du 19 février 2008 et a
été radiée pour tous les produits et services à la demande de l'Office
d'origine. Dite radiation a été inscrite au registre international des
marques le 10 juillet 2008, soit après la décision attaquée de l'IPI
(25 juin 2008). En application de l'art. 9quinquies du Protocole de Madrid –
repris à l'art. 46a al. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la
protection des marques (LPM, RS 232.11) –, la recourante a déposé
une requête en transformation d'un enregistrement international en
demande d'enregistrement national auprès de l'Institut fédéral le
25 septembre 2008, soit au cours de la présente procédure de
recours. Le 5 mars 2009, l'Institut fédéral a procédé à l'enregistrement
de la marque suisse n° 583'834 «JUMP» (fig.) et, ainsi, confirmé la
transformation de l'enregistrement international.
Il convient d'examiner quels effets la transformation en marque suisse
de l'enregistrement international produit sur la présente procédure de
recours.
2.1 La recourante souligne que la marque suisse n° 583'834 «JUMP»
(fig.) reprend tous les attributs de l'enregistrement international déchu,
y compris la date de l'enregistrement international. Elle considère que
le présent recours n'est en conséquence pas privé d'objet.
Pour sa part, l'intimée soutient que la transformation de la marque
internationale n° 851'969 en marque suisse n° 583'834 et la
substitution de celle-ci en tant que marque de base de l'opposition,
objet du présent recours, introduit un nouvel état de fait incompatible
avec la procédure d'opposition telle que voulue par le législateur. Elle
ajoute que, lors du dépôt de l'opposition, le numéro de
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l'enregistrement sur lequel se fonde l'opposition doit être indiqué
précisément tout comme celui de la marque attaquée. Selon elle, la
marque internationale n° 851'969 ayant été radiée, l'opposition et le
présent recours sont devenus sans objet.
Quant à l'Institut fédéral, il ne s'est pas prononcé sur cette question.
2.2 L'art. 46a LPM vise à atténuer les effets de l'étroite dépendance
entre l'enregistrement ou la demande de base et l'enregistrement
international (message du Conseil fédéral du 27 mars 1996
concernant un arrêté fédéral relatif à deux traités internationaux
relevant du droit des marques ainsi que la modification de la loi sur la
protection des marques [FF 1996 II 1393 ss, 1410 ; ci-après : le
Message] ; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und
internationalen Markenrechts, Zurich 2002, MSchG, ad art. 46a n° 2 ;
CHRISTIAN BOCK, Änderungen im nationalen Markenschutz (1997), in :
sic! 2/1997 229 ss, 232 ; voir également JÉROME PASSA, Droit de la
propriété industrielle, Tome 1, Marques et autres signes distinctifs,
dessins et modèles, Paris 2006, p. 571). Le motif de l'extinction de la
demande ou de l'enregistrement international n'importe pas (Message,
p. 1410).
L'art. 51 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des
marques (OPM, RS 232.111) reprend la même idée en prévoyant la
possibilité de suspendre la procédure : lorsque l'opposition repose sur
un enregistrement international qui fait l'objet d'un refus de protection
provisoire par l'Institut fédéral, ce dernier peut suspendre la procédure
d'opposition jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le refus de
protection (al. 1). Si l'enregistrement international devient caduc et
qu'une transformation en une demande d'enregistrement national
selon l'art. 46a LPM est possible, l'Institut fédéral peut suspendre la
procédure d'opposition jusqu'à la date de la transformation (al. 2).
La possibilité de suspendre la procédure d'opposition jusqu'à droit
connu sur la requête de transformation de l'enregistrement
international en demande d'enregistrement national (art. 51 al. 2 OPM)
signifie bien qu'en cas de transformation, la procédure d'opposition
n'est pas déclarée sans objet, mais est au contraire poursuivie. C'est
dire que la marque nationale résultant d'une transformation est
identique à la marque internationale devenue caduque.
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2.3 Il ressort de ce qui précède (cf. consid. 2.2 ci-dessus) que,
contrairement à l'opinion de l'intimée, la transformation de la marque
internationale n° 851'969 en marque suisse n° 583'834 n'introduit pas
un nouvel état de fait, même si formellement le numéro de la marque
ainsi que le registre changent. En effet, la marque nationale résultant
de la transformation est identique à la marque internationale devenue
caduque. Il s'ensuit que la présente procédure ne devient pas sans
objet, dès lors que la marque suisse n° 583'834 «JUMP» (fig.)
remplace la marque internationale n° 851'969 «JUMP» (fig.) en tant
que marque opposante.
3.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1
LPM). A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection
comme marque les signes similaires à une marque antérieure et
destinés à des produits identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un
risque de confusion. En l'espèce, la marque suisse n° 583'834
«JUMP» (fig.) a été enregistrée le 5 mars 2009, avec pour date de
dépôt celle de l'enregistrement international n° 851'969 «JUMP» (fig.)
déchu. Bénéficiant ainsi d'une priorité au 27 avril 2005 selon la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP, RS 0.232.04), elle est
antérieure à la marque suisse n° 566'121 «JUMPMAN».
4.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en
compte la similarité aussi bien des signes que des produits pour
lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux
éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits
doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et
vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre
les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire
d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes.
Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu. Il convient
également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font
ordinairement preuve (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 3 EMOTION/e motion).
4.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles
des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les
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produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques
ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de
distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins,
produits ou offerts sous le contrôle du titulaire par des entreprises
liées (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999,
MSchG, n° 8 et 35 ad art. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.1 MBR/MR).
En l'espèce, la marque opposante est protégée pour les produits de la
classe 25 suivants : chaussures, chaussons. Quant à l'intimée, elle
revendique la protection de la marque attaquée pour les produits de la
classe 25 suivants : vêtements, chaussures, chapellerie. Il convient de
conclure, à l'instar de l'Institut fédéral, à l'identité des produits pour les
chaussures et à la similarité pour les vêtements et la chapellerie (voir
notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7500/2006 du
19 décembre 2007 consid. 7.2 Diva Cravatte/DD Divo Diva), ceci
n'étant au demeurant contesté ni par la recourante ni par l'intimée.
4.2 Les produits revendiqués par les deux marques en présence sont
destinés à un même cercle de consommateurs. Dès lors qu'il s'agit de
biens de consommation courante destinés à un consommateur moyen,
il y a lieu d'admettre que, lors de l'acquisition de tels produits, le degré
d'attention de l'acheteur est peu élevé, ce qui tend à accroître le
risque de confusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-3512/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.2 Z/Z-BRAND et l'arrêt cité).
5.
L'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques
telles qu'elles sont inscrites au registre (sic! 2004 927 consid. 6
Ecofin/Icofin).
Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il faut se fonder
sur le souvenir laissé par la marque chez les ultimes acquéreurs des
produits ou des services (IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques,
Lausanne 2007, p. 110). Est déterminante l'impression d'ensemble
laissée par les marques dans le souvenir du consommateur cible (ATF
127 III 160 consid. 2b/cc Securitas).
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6.
Le champ de protection d'une marque est défini par la force distinctive
de celle-ci. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les
marques fortes. Des différences plus modestes suffiront donc à créer
une distinction suffisante. Sont faibles les marques dont les éléments
essentiels sont banals ou dérivent de notions descriptives utilisées
dans le langage courant. Sont au contraire fortes les marques
imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les
marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour
s'imposer sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et
accrue contre les signes similaires car elles sont spécialement
exposées à des essais de rapprochement (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6
Sky/SkySim et l'arrêt cité).
Un signe est banal lorsqu'il est constitué par exemple de figures
géométriques simples (carré, rectangle, triangle, cercle, point, cube,
pyramide, sphère [DAVID, op. cit., n° 45 ad art. 2 ; sic! 2007 736
consid. 4 Karomuster farbig/Karomuster et les réf. cit.]), de lettres de
l'alphabet (voir cependant : sic! 2006 475 consid. 9-11 X/X-Pressure),
de chiffres, de couleurs de base, de signes de ponctuation ou de
signes mathématiques. La combinaison de tels éléments dans un
signe peut toutefois conférer à ce dernier un caractère distinctif (sic!
2004 853 consid. 4 Formes répétitives [3D] ; CHERPILLOD, op. cit., p. 72).
Demeure toutefois réservée l'hypothèse où cette combinaison aurait
un caractère descriptif.
Sont descriptifs les signes qui représentent d'une façon ou d'une autre
la marchandise concernée. On peut distinguer entre les désignations
génériques, à savoir les indications désignant le genre de produit ou
de service, et les désignations descriptives, à savoir les indications sur
les caractéristiques des produits ou des services. Les indications
relatives aux caractéristiques du produit ou du service sont
descriptives, qu'elles portent, par exemple, sur son aspect, sa matière,
sa composition, sa destination, sa fonction ou ses effets, le cercle de
ses destinataires, sa provenance géographique, son lieu de vente, son
prix, sa quantité ou encore sa qualité. Sont en outre descriptifs les
indications portant sur une composante particulière du produit, les
indications de nature publicitaire ou les slogans qui décrivent
directement la qualité d'une marchandise ou d'un service (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-7485/2006 du 4 février 2008
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consid. 7.1 Booster/Turbo Booster et les réf. cit.). Un élément de la
marque n'exerce toutefois un effet descriptif que si cette acception se
comprend facilement pour le consommateur moyen sans effort
d'imagination (ATF 114 II 371 consid. 2 Alta tensione, ATF 108 II 216
consid. 2 Less). Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont
qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont
donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive.
Pour juger si une combinaison de mots est descriptive, il convient de
déterminer le sens de chaque élément et d'examiner ensuite si la
combinaison de ces significations donne un sens logique pouvant être
compris par les milieux intéressés comme une dénomination
générique sans effort intellectuel ou imaginatif particulier (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-1171/2008 du 3 juin 2008 consid. 8.1.3
Orthofix/Orthofit ; voir également en ce sens : arrêt B-6770/2007 du
9 juin 2008 consid. 8.1 et 8.2 Nasacort/Vasocor).
6.1 La recourante relève que le terme «JUMP» appartient certes au
langage courant, mais ajoute que cela n'en fait pas nécessairement
une marque faible ou descriptive du seul fait que son contenu est
aisément identifiable. Elle soutient que l'on ne se procure pas des
chaussures pour sauter, mais pour courir, marcher et plus
généralement se déplacer. Selon elle, ce terme peut tout au plus être
qualifié d'allusif et jouit, en rapport avec les produits considérés, d'un
champ de protection normal.
De l'avis de l'Institut fédéral, «JUMP» pourrait être une désignation
descriptive de la qualité ou de la destination des chaussures ; il cite
par exemple des chaussures spéciales pour le saut ou des chaussures
de sport. Les marques ne concorderaient ainsi que sur un élément
faible.
Quant à l'intimée, elle estime que la signification du mot «JUMP» en
relation avec des chaussures suscite indéniablement une association
d'idées. Selon elle, il est vraisemblable que la marque opposante
n'aurait pas été enregistrée sans la présence de son élément figuratif.
6.2 En l'espèce, la marque opposante est une marque combinée,
composée d'un élément verbal (JUMP) et d'un élément figuratif. Le
terme anglais «JUMP» signifie «sauter» ou «le saut/le bond» en
français. Le fait qu'un signe soit composé d'un élément tiré d'une
langue ne comptant pas au nombre des langues officielles ou
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nationales suisses n'exclut pas qu'il soit considéré comme ressortant
du domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa Yeni Raki). Dans la
mesure où les consommateurs suisses possèdent au moins le
vocabulaire de base anglais (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 5.1 Seven/Seven for all
mankind), l'on doit admettre que ces derniers comprendront aisément
ce terme. Ainsi, le terme «JUMP» évoque, sans effort intellectuel ou
imaginatif particulier, le sport et, plus généralement, l'idée de
mouvement. En relation avec les produits «chaussures, chaussons»,
force est en conséquence d'admettre que l'élément verbal de la
marque opposante ne revêt qu'une force distinctive faible, dès lors
que, comme l'a à juste titre relevé l'autorité inférieure, il décrit, au
moins indirectement, la qualité ou la destination des produits, en
particulier pour des chaussures de sport. Quant à l'élément figuratif de
la marque opposante, il est situé devant l'élément verbal et il
représente un point noir et trois traits obliques épais. Il sied de
constater que, pris isolément, cet élément figuratif est banal et qu'il ne
permet pas de conférer au signe pris dans son ensemble un caractère
distinctif.
Sur le vu de ce qui précède, il appert que la marque opposante revêt
une force distinctive faible et bénéficie dès lors d'un champ de
protection restreint. Partant (cf. consid. 6 ci-dessus), des différences
plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante entre les
marques en présence.
7.
Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque
sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises
identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de
cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible
(ATF 119 II 473 consid. 2c Radion/Radomat). Il y a risque de confusion
lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une
marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les
milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des
signes et que les marchandises portant l'un ou l'autre signe seront
associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct).
Une atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes
mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de
rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de
série qui désignent différentes lignes de produits provenant de la
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même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles
(risque de confusion indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller,
122 III 382 Kamillosan).
La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux signes
simultanément. En réalité, celui des deux que le public voit ou entend
s'oppose dans la mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre,
qui avait été vu dans le temps. Lors de la comparaison des signes, il
convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister
dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante
(ATF 121 III 377 consid. 2a Boss/Boks). Pour déterminer si deux
marques se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu
de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique
ou encore leur contenu sémantique. La similitude des marques doit en
principe déjà être admise lorsqu'un risque de confusion se manifeste
sur la base de l'un de ces trois critères (DAVID, op. cit., n° 17 ad art. 3).
La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes ainsi que de
la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la
marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres
employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa
terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus
l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III
160 consid. 2b/cc Securitas, 122 III 382 Kamillosan).
7.1 La marque attaquée est une pure marque verbale, tandis que la
marque opposante est une marque combinée, composée d'un élément
verbal et d'un élément figuratif.
L'impression générale des marques verbales est donnée par la suite
des syllabes, la longueur du mot, sa sonorité et sa typographie. Pour
les marques combinées, l'impression d'ensemble est largement
marquée par les éléments verbaux lorsque les éléments graphiques
ne sont pas particulièrement originaux et que ceux-ci ne sont pas en
mesure de conférer à la marque une image facile à retenir (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-8011/2007 du 24 octobre 2008
consid. 6.3 EMOTION/e motion et la réf. cit.).
7.2 S'agissant de l'impression visuelle, l'élément verbal de la marque
opposante, composé de quatre lettres, est représenté en caractères
d'imprimerie majuscules légèrement stylisés, en gras et épais. Il est
précédé d'un élément figuratif représentant un point noir épais et trois
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traits obliques épais. Quant à la marque attaquée, elle est composée
d'un mot de sept lettres écrit en lettres majuscules, lequel reprend le
terme «JUMP» en y ajoutant le suffixe «MAN».
Il ressort de ce qui précède que les éléments verbaux en présence
diffèrent tant par leur longueur que par leur style d'écritures. A cela
s'ajoute que l'élément figuratif de la marque opposante n'est ni repris
ni imité par la marque attaquée. Il y a dès lors lieu d'admettre que
l'aspect visuel des marques en présence prises dans leur ensemble
est différent.
7.3 Du point de vue phonétique, les marques litigieuses ont en
commun l'élément verbal «JUMP». La marque attaquée se différencie
en revanche de la marque opposante par l'adjonction du mot «MAN» à
la fin du signe. Il apparaît ainsi que l'élément verbal de la marque
opposante est composé d'une seule syllabe tandis que la marque
attaquée en dénombre deux, ce qui entraîne une cadence, un rythme
et une intonation différents entre les signes. Il s'ensuit dès lors que,
nonobstant une syllabe d'attaque identique, les différences entre les
marques en présence sont également suffisantes sous l'angle auditif,
notamment au regard du champ de protection restreint dont bénéficie
la marque opposante.
7.4 Dès lors que le destinataire moyen d'une marque pense
involontairement à ce qu'il entend et lit, le sens d'un signe emprunté
au langage courant peut également être déterminant. Hormis la
signification sémantique des mots, les associations d'idées qu'appelle
la marque entrent en considération. Le sens marquant, imprégnant
d'emblée la conscience en lisant la marque ou en l'entendant,
dominera en règle générale le souvenir que l'on en gardera.
Lorsqu'une marque verbale possède une signification de ce genre qui
ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public se
laisse tromper par un son ou une image graphique analogue s'atténue
(ATF 121 III 377 consid. 2b Boss/Boks). La compensation de la
similarité visuelle et auditive par des sens différents n'est possible que
si les marques se différencient par un sens qui est sans autre
compréhensible et à ce point frappant qu'il s'impose dans l'inconscient
des milieux concernés (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-1171/2007 du 3 juin 2008 consid. 8.2.4 Orthofix/Orthofit).
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7.4.1 L'autorité inférieure considère que la marque attaquée comporte
une différence essentielle par rapport à la marque opposante, dans le
sens que le mot «JUMP» est combiné à un autre mot «MAN», ce qui
forme une nouvelle unité.
Pour sa part, la recourante estime que le rajout du suffixe «MAN» ne
modifie nullement le sens de la marque. Elle est au contraire d'avis
qu'il accentue la similitude en ce qu'il suggère un lien entre les deux
marques.
Quant à l'intimée, elle relève que sa marque attaquée «JUMPMAN»
n'existe pas en tant que telle dans la langue anglaise et qu'elle sera
probablement comprise par le consommateur comme signifiant
«l'homme qui saute». Elle ajoute que cette construction particulière
évoque une similitude avec certains héros bien connus du public
suisse tels que Spiderman, Batman ou Superman.
7.4.2 Comme relevé ci-dessus (voir consid. 6.2), le terme anglais
«JUMP» signifie «sauter» ou «le saut/le bond» en français. Le public
cible comprendra aisément ce terme qui s'imprégnera facilement dans
sa mémoire. La marque attaquée reprend ce terme en y ajoutant le
mot «MAN». Or, selon la doctrine et la jurisprudence, un risque de
confusion ne peut être constaté si le seul élément commun entre les
marques en présence présente un caractère descriptif ou non distinctif
(DAVID, op. cit., n° 29 ad art. 3 ; sic! 2001 320 consid. 5 Nutricia/Nutri,
sic! 2004 684 consid. 7 Swatch/B Watch).
Le terme anglais «MAN» signifie, dans son acception la plus
répandue, «l'homme» en français. Il fait indéniablement partie du
langage courant. Comme l'a souligné l'autorité inférieure, l'adjonction
du mot «MAN» crée une nouvelle unité, à savoir «JUMPMAN». Celle-
ci n'existe pas en tant que telle dans la langue anglaise. Il est ainsi
probable que les consommateurs concernés comprennent la marque
attaquée comme signifiant «l'homme qui saute». Comme l'a mentionné
l'intimée, cette nouvelle construction évoque une similitude avec
certains héros, tels que Batman, Superman, Iceman, Spider-man ou
Iron Man. A cela s'ajoute que «JUMPMAN» était le premier nom du
personnage de jeux vidéo de Nintendo qui deviendra par la suite Mario
(voir ). Il est dès lors possible que le terme
«JUMPMAN» évoque l'idée d'un personnage fantastique dans l'esprit
des consommateurs concernés. Quoi qu'il en soit, la marque attaquée
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crée une impression d'ensemble bien distincte de la marque
opposante. Dans ces conditions, force est de constater que, sous
l'angle sémantique également, tout risque de confusion entre les
marques en présence peut être exclu.
7.5 Selon la recourante, il existe un risque de confusion indirect entre
les marques en présence dans la mesure où le consommateur pourrait
être amené à croire que les deux produits émanent d'entreprises liées
entre elles.
Selon la pratique, un signe qui n'a qu'un faible caractère distinctif ne
peut être l'élément déterminant d'une série de marques ; en effet, il ne
peut y avoir de risque de confusion indirect aussi longtemps qu'un
usage intensif de la marque n'a pas permis de renforcer son caractère
distinctif (voir sic! 2006 759 consid. 9 Red Label, Red Code, Red
Racing/Red M 150 ; voir également arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-7514/2006 du 31 juillet 2007 consid. 10 Quadrat/Quadrat et
les réf. cit.). Ceci étant le cas en l'espèce, il n'y a donc pas non plus de
risque de confusion indirect entre les marques en présence.
7.6 Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, les marques en
présence divergent quant à leur impression visuelle et sonore et se
distinguent également clairement au plan sémantique, produisant ainsi
une impression d'ensemble rigoureusement distincte. Partant, il y a
lieu de conclure à l'absence d'un risque de confusion direct entre les
signes. En outre, le consommateur ne présumera pas, en lisant la
marque attaquée, qu'il est en présence d'une variante de la marque
opposante ni ne pensera à des marques de série désignant diverses
lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises
économiquement liées entre elles, ce qui fait également échec au
risque de confusion indirect.
8.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral, qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou
incomplète des faits et qu'elle n'est pas inopportune. Partant, le
recours doit être rejeté.
9.
9.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure de recours
comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la
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charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a
lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque,
respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque
attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves
concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet
dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure
de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la
valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs
empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490
consid. 3.3).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et
mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont imputés sur
l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la recourante le 9 septembre
2008. Le solde de Fr. 500.- lui est restitué.
9.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens
comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais
nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les parties qui ont droit aux
dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la
décision, un décompte de leurs prestations (art. 14 al. 1 FITAF). Selon
l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens sur la base du
décompte. A défaut du décompte, il fixe l'indemnité sur la base du
dossier.
L'intimée qui obtient gain de cause et qui est représentée par un
mandataire a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). Dans son mémoire
de réponse du 7 octobre 2008 et dans son courrier du 9 février 2009,
cette dernière a requis un montant de Fr. 1'500.- à titre de frais de
représentation et de réponse. Le montant retenu par l'intimée paraît
équitable. Partant, il se justifie d'allouer à l'intimée une indemnité de
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Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure de
recours et mise à la charge de la recourante.
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être compensé par l'avance
de frais versée de Fr. 4'500.-. Le solde de Fr. 500.- est restitué à la
recourante.
3.
Un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la
présente procédure de recours est alloué à l'intimée et mis à la charge
de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes : dossier en retour et
formulaire "Adresse de paiement")
- à l'intimée (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Procédure d'opposition n° 9575 ;
Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Expédition : 10 août 2009
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