B-5467/2011 - Abteilung II - Opposition - procédure d'opposition N° 10821 CH 407'043 NAVITI...

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B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour II
B-5467/2011


A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition

Claude Morvant (président du collège),
Vera Marantelli, David Aschmann, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.



Parties

Falize SA,
représentée par Maître Michael Kikinis,
recourante,



contre


Breitling SA,
représentée par
Maître Anne-Virginie La Spada, BMG Avocats,
intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Procédure d'opposition N° 10821
CH 407'043 NAVITIMER / CH 594'455 Maritimer.


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Faits :
A.
Déposée le 12 août 2009 par Falize SA (ci-après : défenderesse ou
recourante) et publiée le 8 décembre 2009 sur Swissreg
(), la marque suisse n° 594'455 "Maritimer" (ci-
après : marque attaquée) a été enregistrée notamment pour les produits
suivants :
Classe 14 : "Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere automatische
Uhren, Chronografen (Uhren), Chronometer (Zeitmesser), Chronoskope,
elektrische Uhren, Funkuhren, Kirchenturmuhren, mechanische Uhren,
Pendulen, Solaruhren, Standuhren, Stoppuhren, Taucheruhren,
Taschenuhren, Pendeluhren, Wecker, Zeitmessgeräte, Zentraluhren ;
Ersatzteile und Bestandteile für Uhren und Zeitmessinstrumente,
insbesondere Anker für Uhren, Armbänder für Uhren, Displays für
Zeitanzeige, Federgehäuse für Uhren, Uhrengehäuse, Uhrenarmbänder,
Uhrgläser, Uhrwerke (insbesondere mechanische, automatische, elektrische
und elektronische Uhrwerke, Quarzuhrwerke), Wecker, Zeigerwerke für
Uhren, Zentraluhren, Atomuhren, Bestandteile von und Zubehör zu Uhren
und Zeitmessinstrumenten (soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind), Zifferblätter für Uhren ; Zubehör für Uhren und Zeitmessinstrumente,
insbesondere Uhrenetuis, Uhrenschmucketuis, Apparate und Instrumente
zur Zeitmessung (soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind) ;
Juwelierwaren, Schmuckwaren, insbesondere Ringe, Colliers, Ketten,
Amulette (Schmuckwaren) und Pins (Schmuckwaren), Schlüsselanhänger,
Schlüsselbänder (Lenyards) ; Edelsteine ; Medaillen, Medaillons ;
Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit
plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind."
Le 11 décembre 2009, Breitling SA (ci-après : opposante ou intimée) a
formé opposition contre cet enregistrement (en ce qui concerne les
produits de la classe 14) auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (ci-après : autorité inférieure). L'opposition se fonde sur la
marque suisse n° 407'043 "NAVITIMER" (ci-après : marque opposante)
déposée le 19 mars 1993 et enregistrée pour les produits suivants :
Classe 14 : "Tous produits horlogers, montres, parties de montres,
mouvements de montres, cadrans de montres, boîtes de montres."
Dans sa réponse du 21 juin 2010, la défenderesse a conclu au rejet de
l'opposition. L'opposante a répliqué le 28 juillet 2010. Dans un délai
prolongé une deuxième fois au 7 février 2011, la défenderesse a fait
parvenir à l'autorité inférieure une duplique datée du 4 février 2011, puis
un complément à cette duplique daté du 7 février 2011.
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Par décision du 29 août 2011 (reçue par la défenderesse le 31 août
2011), l'autorité inférieure a déclaré l'opposition bien fondée et a révoqué
l’enregistrement de la marque attaquée en ce qui concerne la classe 14.
Après avoir constaté l'identité, respectivement la similarité, des produits
revendiqués par chacune des marques, elle a admis la similarité entre les
signes. Malgré le fait que l'élément "timer" soit descriptif et faible en
relation avec des produits de l'horlogerie, elle a considéré que la marque
opposante était dotée d'un champ de protection (au moins) normal et qu'il
existait un risque de confusion entre les marques "NAVITIMER" et
"Maritimer" en lien avec tous les produits en cause.
B.
Par mémoire du 30 septembre 2011, la défenderesse a déposé auprès du
Tribunal administratif fédéral un recours contre cette décision en prenant
les conclusions suivantes :
"1. Der Widerspruchsentscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges
Eigentum vom 29. August 2011 sei aufzuheben.
2. Die Eintragung der schweizerischen Marke Nr. 594455 Maritimer sei
vollumfänglich (insbesondere für die in Klasse 14 beanspruchten Waren) zu
bestätigen, und die Vorinstanz sei anzuweisen der schweizerischen Marke
Nr. 594455 Maritimer den Schutz vollumfänglich (insbesondere für die in
Klasse 14 beanspruchten Waren) zu gewähren.
3. Eventualiter, die Sache sei zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz
zurückzuweisen.
4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der
Beschwerdegegnerin, eventualiter zu Lasten der Vorinstanz."
Ces conclusions sont complétées de la manière suivante ("sowie dem
prozessualen Antrag") :
"Eventualiter, es sei der Beschwerdeführerin vor einem Entscheid in der
Sache nochmals Frist für eine zusätzliche Eingabe anzusetzen.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der
Beschwerdegegnerin."
La recourante considère tout d'abord que son droit d'être entendue (en
particulier son droit à une décision motivée) a été violé par l'autorité
inférieure qui n'a pris en considération ni le complément à sa duplique
daté du 7 février 2011 ni ses développements au sujet du caractère
courant et donc faible des éléments "timer", "NAVI" et "Mari". Elle soutient
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ensuite pour l'essentiel qu'une simple parenté thématique entre deux
marques ne conduit pas à une similarité sur le plan sémantique et n'est
donc pas déterminante dans l'examen du risque de confusion. Par
ailleurs, l'élément descriptif "timer" ne doit pas être pris en considération
pour décider s'il existe une similarité entre les marques, notamment sur le
plan sémantique. Selon la recourante, sur les plans visuel et sonore, il n'y
a pas de similarité entre les éléments "NAVI" et "Mari". Au surplus, le
consommateur moyen suisse n'ayant pas de connaissances suffisantes
en latin pour reconnaître le mot "navis" (bateau) dans l'élément "NAVI" et
le mot "mare" (mer) dans l'élément "Mari", il ne peut pas y avoir de
similarité entre les marques en cause sur le plan sémantique. La
similarité entre les marques "NAVITIMER" et "Maritimer" doit dès lors être
niée. La recourante, qui conteste le fait que la marque "NAVITIMER"
puisse être considérée comme une marque de série, ajoute que le risque
de confusion entre les marques en cause est réduit par le fait que
plusieurs centaines de marques protégées en Suisse incorporent
l'élément "Mari" et qu'il existe quelque 200 marques contenant l'élément
"NAVI". Elle considère en outre que l'élément "timer" est faible (tant en
raison de son caractère descriptif que du fait qu'il apparaît dans de
nombreuses marques destinées à des produits de la classe 14) non
seulement pour les produits horlogers, mais également pour les autres
produits de la classe 14 en cause. Dès lors, en admettant la similarité des
produits en cause, l'autorité inférieure ne devait pas traiter le risque de
confusion de manière séparée pour les produits horlogers, d'une part, et
pour les autres produits de la classe 14, d'autre part. La recourante
conteste enfin la similarité entre les métaux précieux et les produits du
domaine de l'horlogerie.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a répondu le
28 novembre 2011 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et
en renvoyant à la motivation de la décision attaquée.
Egalement invitée à se prononcer, l'intimée a répondu le 30 décembre
2011 en concluant au rejet du recours, au bien-fondé de l'opposition, à la
révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour tous les
produits revendiqués en classe 14 et à la condamnation de la recourante
aux frais et dépens de la procédure de recours et de la procédure de
première instance. Pour l'essentiel, l'intimée souligne la similarité des
marques en cause (sur les plans tant visuel, sonore que sémantique) et
l'identité, respectivement la similarité, des produits concernés. Mettant en
avant le fait que la marque opposante a acquis une force distinctive
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accrue du fait d'un usage de plusieurs décennies en lien avec l'un de ses
modèles phare, elle conclut à l'existence d'un risque de confusion entre
les marques en cause. Pour le reste, elle conteste les arguments
soulevés par la recourante, en particulier en ce qui concerne la violation
du droit d'être entendu.
D.
Dans sa réplique du 6 mars 2012, la recourante a confirmé les
conclusions de son recours. Elle conteste les arguments développés par
l'intimée dans sa réponse et reprend la motivation de son recours.
E.
Par courrier du 16 avril 2012, l'autorité inférieure a renoncé à présenter
une duplique et renvoyé à la motivation de la décision attaquée.
Dans sa duplique du 15 mai 2012, l'intimée a pour sa part confirmé les
conclusions de sa réponse et s'est prononcée sur certains points
soulevés par la recourante dans sa réplique.
F.
Le 5 juin 2012, postérieurement à la clôture de l'échange d'écritures, la
recourante a adressé au Tribunal administratif fédéral un nouveau
mémoire dans lequel elle reprend les conclusions de son recours ainsi
que les arguments exposés dans son recours et dans sa réplique. Elle
formule par ailleurs un certain nombre de critiques relatives à la duplique
déposée par l'intimée.
G.
Par courrier du 3 juillet 2012, l'intimée a conclu à ce que ce dernier
mémoire de la recourante – dont elle estime qu'il ne contient pas
d'argument nouveau – ne soit pas pris en considération. Elle renonce
pour le reste à présenter de nouveaux arguments tout en confirmant les
conclusions de sa duplique.
H.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure
seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11, 50,
52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
La recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en
considération, dans la décision attaquée, un certain nombre d'arguments
qu'elle a développés et d'éléments qu'elle a déposés. Elle fait ainsi valoir
une violation de son droit d'être entendue.
2.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst., RS 101)
le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s'il y
a lieu, devant une instance supérieure. Ce devoir de motiver tend aussi à
éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives
ou dépourvues de pertinence et contribue à prévenir une décision
arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il
suffit, en règle générale, que l'autorité mentionne au moins brièvement
les motifs qui l'ont guidée (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_171/2008 du
20 juin 2008 consid. 2.1 ; voir également : ATF 126 I 97 consid. 2b,
125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a, 112 Ia 107 consid. 2b).
L'autorité n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère
formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le
fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1, 126 V 130 consid. 2b, 125 I 113
consid. 3, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b). Une telle
violation peut cependant, à titre exceptionnel (cf. ATF 126 I 68 consid. 2),
être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de
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recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il
n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130
consid. 2b, 124 II 132 consid. 2d).
2.2
2.2.1 La recourante reproche tout d'abord à l'autorité inférieure de ne pas
avoir pris en considération, dans la décision attaquée, un complément
(daté du 7 février 2011) à sa duplique (datée du 4 février 2011) dans
lequel elle soutient, en se référant à la doctrine et à la jurisprudence,
qu'une simple parenté thématique ou sémantique ne saurait conduire à
considérer les signes en cause comme similaires sur le plan sémantique.
Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure ne mentionne certes ni ce
complément à la duplique ni les références doctrinales et
jurisprudentielles qu'il contient. Il ne peut toutefois pas lui être reproché
de violer l'art. 29 al. 2 Cst. En effet, en considérant que les marques en
cause dans leur ensemble n'ont pas de sens déterminé, l'autorité
inférieure se prononce de manière suffisante au sujet de la question de
savoir s'il existe une similarité entre ces marques sur le plan sémantique.
D'ailleurs, étant donné qu'elle fonde la similarité entre ces marques sur
leur similarité visuelle et sonore, elle n'était pas tenue d'examiner leur
similarité sur le plan sémantique. Au surplus, conformément à la volonté
du législateur, la procédure d'opposition doit être une procédure
sommaire limitée à certains griefs uniquement. Dans ces conditions, les
exigences en matière de précision de la motivation peuvent être quelque
peu réduites (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-8468/2010 du
6 juillet 2012 consid. 4.2 TORRES/TORRE SARACENA).
2.2.2 La recourante reproche par ailleurs à l'autorité inférieure de ne pas
avoir pris en considération ses développements au sujet du caractère
prétendument courant et donc faible des éléments "timer", "NAVI" et
"Mari".
Force est de constater que l'autorité inférieure s'est prononcée au sujet
de la force distinctive de la marque opposante et a retenu le caractère
faible de l'élément "timer" en lien avec des produits de l'horlogerie. Il est
cependant vrai qu'elle ne s'est pas directement exprimée au sujet de la
dilution des éléments "timer", "NAVI" et "Mari".
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En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral dispose d'un pouvoir de
cognition aussi étendu que l'autorité inférieure (arrêt du TAF B-3650/2009
du 12 avril 2010 consid. 3.3 5 am Tag, 5 par jour, 5 al giorno, 5 a day).
Par ailleurs, devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante a eu
l'occasion de reprendre et d'exposer tous ses arguments dans la
procédure de recours. Dès lors, à supposer même qu'une violation du
droit d'être entendue de la recourante doive être retenue, il convient de
constater que ce vice a été réparé en procédure de recours, sans
préjudice pour la recourante.
3.
3.1 L'art. 3 al. 1 let. c de la loi sur la protection des marques du 28 août
1992 (LPM, RS 232.11) exclut de la protection les signes similaires à une
marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou
similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
3.2 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service
d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation
de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale,
soit rendue possible. Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent
porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Une telle
atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient
induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant
l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur de la marque
(risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le
public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur
ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en
pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de
produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises
économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf.
ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 119 II 473 consid. 2c Radion
et ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).
3.3 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant
abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les
circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Il
convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des
produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux
éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou
les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont
similaires et vice versa (cf. arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre
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2011 consid. 5.1 Bally/BALU [fig.] ; LUCAS DAVID, in : Heinrich
Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.], Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und
Modellgesetz, 2ème éd., Bâle 1999, ad art. 3 LPM n° 8).
3.4 L'examen du risque de confusion suppose également de prendre en
compte l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve
lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de
s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive
pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante
(cf. GALLUS JOLLER, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin
[éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, ad art. 3 n° 49 ss ; arrêt
du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 Torres/Torre Saracena).
4.
Il s'agit en l'espèce de déterminer tout d'abord à quels consommateurs
les produits en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ils
font preuve. C'est en effet sur la base de la perception de ces
consommateurs que doivent être examinées les questions de la similarité
des produits (consid. 5), de la similarité des signes (consid. 6) et du
risque de confusion (consid. 7) (arrêt du TAF B-8006/2010 du 12 mars
2012 consid. 3 viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]).
4.1 S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en
considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de
perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont
mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un
certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se
fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est
en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de
faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en
tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de
confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre
une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue
avant d'admettre le risque de confusion (cf. arrêt du TAF B-6770/2007 du
9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; IVAN CHERPILLOD, Le droit
suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ; EUGEN MARBACH, in :
Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2ème éd., Bâle 2009 [ci-
après : MARBACH, SIWR], n° 995 ss).
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4.2 Selon la jurisprudence, les produits de la classe 14 revendiqués par
les marques en présence (horlogerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
métaux précieux) sont destinés au grand public (arrêts du TAF
B-5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 4 Lancaster, B-3052/2009 du
16 février 2010 consid. 4 DIAMONDS OF THE TSARS, B-1223/2010 du
7 décembre 2010 consid. 3 TOURBILLON [fig.]), c'est-à-dire au
consommateur moyen, qui fait preuve d'un degré d'attention ni supérieur
ni inférieur à la moyenne lors de l'achat de telles marchandises (arrêts du
TAF, B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 7 Bally/BALU [fig.],
B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5.2 GOLAY/Golay Spierer
[fig.], B-201/2009 du 26 mai 2009 consid. 5 Atlantic [fig.]/ TISSOT ATLAN-
T).
Il convient de relever que, dans les listes de chacune des marques,
certains produits – tels que les parties de montres, les mouvements de
montres, les cadrans de montres, les boîtes de montres – s'adressent
avant tout au spécialiste du domaine de l'horlogerie. De tels produits ne
sauraient toutefois être considérés comme des produits destinés
exclusivement au spécialiste, à l'instar des médicaments soumis à
ordonnance et des livres scolaires. Rien n'exclut en effet que le
consommateur moyen s'y intéresse (arrêts du TAF B-6222/2009 du
30 novembre 2010 consid. 3 LOUIS BOSTON, B-1223/2010 du
7 décembre 2010 consid. 3 TOURBILLON [fig.]).
Bien que l'appréciation doive en principe se faire selon la perception du
groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être induit en
erreur, la perception des cercles de destinataires plus spécialisés doit
également être prise en considération (arrêts du TAF B-8006/2010 du
12 mars 2012 consid. 3 viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.],
B-6222/2009 du 30 novembre 2010 consid. 3 LOUIS BOSTON,
B-3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4 DIAMONDS OF THE TSARS,
B-1223/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3 TOURBILLON [fig.]). Il s'agit
dès lors de considérer que les produits de la classe 14 en cause
s'adressent au consommateur moyen – qui fait preuve d'un degré
d'attention moyen – sans perdre de vue le fait que certains de ces
produits s'adressent plus particulièrement au spécialiste – qui fait preuve
d'un degré d'attention accru.
5.
Il s'agit maintenant d'examiner si, du point de vue des cercles des
destinataires concernés, les produits revendiqués de part et d'autre sont
identiques ou similaires.
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5.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de
consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les
produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou
similaires proviennent de la même entreprise ou seraient, du moins,
produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des
entreprises liées. Il convient encore de comparer les produits ou les
services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui
existent entre eux (cf. DAVID, op. cit., ad art. 3 LPM nos 8 et 35 ; arrêts du
TAF B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 Marcuard Heritage,
B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3 MBR/MR [fig.] et B-8105/2007
du 17 novembre 2008 consid. 4.2 Activia). Hormis les cas où le défaut
d’usage a été invoqué avec succès, sont déterminants pour l’examen de
l’identité ou de la similarité les produits et services figurant dans la liste
de la marque antérieure (cf. arrêts du TAF B-317/2010 du 13 septembre
2010 consid. 5.2 Lifetex/LIFETEA et B-4260/2010 précité consid. 6.2.1 ;
MARBACH, SIWR, n° 1173).
5.2
5.2.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a qualifié d'identiques
les produits horlogers revendiqués par la marque opposante ("Tous
produits horlogers, montres, parties de montres, mouvements de
montres, cadrans de montres, boîtes de montres") et les produits et
accessoires horlogers revendiqués par la marque attaquée ("Uhren und
Zeitmessinstrumente, insbesondere automatische Uhren, Chronografen
(Uhren), Chronometer (Zeitmesser), Chronoskope, elektrische Uhren,
Funkuhren, Kirchenturmuhren, mechanische Uhren, Pendulen,
Solaruhren, Standuhren, Stoppuhren, Taucheruhren, Taschenuhren,
Pendeluhren, Wecker, Zeitmessgeräte, Zentraluhren ; Ersatzteile und
Bestandteile für Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere Anker für
Uhren, Armbänder für Uhren, Displays für Zeitanzeige, Federgehäuse für
Uhren, Uhrengehäuse, Uhrenarmbänder, Uhrgläser, Uhrwerke
(insbesondere mechanische, automatische, elektrische und elektronische
Uhrwerke, Quarzuhrwerke), Wecker, Zeigerwerke für Uhren,
Zentraluhren, Atomuhren, Bestandteile von und Zubehör zu Uhren und
Zeitmessinstrumenten (soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind), Zifferblätter für Uhren ; Zubehör für Uhren und
Zeitmessinstrumente, insbesondere Uhrenetuis, Uhrenschmucketuis,
Apparate und Instrumente zur Zeitmessung (soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind)").
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S'agissant des autres produits revendiqués par la marque attaquée
("Juwelierwaren, Schmuckwaren, insbesondere Ringe, Colliers, Ketten,
Amulette (Schmuckwaren) und Pins (Schmuckwaren),
Schlüsselanhänger, Schlüsselbänder (Lenyards) ; Edelsteine ; Medaillen,
Medaillons ; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus
hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind"), l'autorité inférieure les a qualifiés de similaires
aux produits horlogers. Elle a considéré que cette similarité était évidente
pour la joaillerie et la bijouterie ("Juwelierwaren, Schmuckwaren") et
reconnue par la jurisprudence (arrêt de la Commission fédérale de
recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 12 avril 2006
MA-WI 10-11/03, sic! 2006, p. 413, Cabinotiers) pour les autres produits
malgré la différence de nature (produits bruts / produits finis) de certains
d'entre eux.
5.2.2 La recourante ne conteste pas l'identité entre les produits horlogers
revendiqués par la marque opposante et les produits et accessoires
horlogers revendiqués par sa marque. S'agissant des autres produits, elle
fait en revanche valoir que l'autorité inférieure a retenu à tort une
similarité entre les produits horlogers revendiqués par la marque
opposante et les métaux précieux et leurs alliages ("Edelmetalle und
deren Legierungen") revendiqués par la marque attaquée. Elle soutient
que la jurisprudence citée par l'autorité inférieure ne dit rien de pertinent à
ce propos et ajoute que l'autorité inférieure n'échappe pas à la
contradiction dans la mesure où elle a elle-même admis (décision de
l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle [IPI] du 2 mai 2005 n° 6058
consid. V.4-V.5 Sinn/Die fünf Sinne und der sexte Sinn) que les métaux
précieux et leurs alliages étaient des produits bruts qui ne pouvaient pas
être considérés comme similaires à des produits horlogers.
5.3
5.3.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, il n’y a en règle générale pas
de similarité entre des matières premières et des produits finis (MARBACH,
SIWR, n° 845 ; JOLLER, op. cit., ad art. 3 n° 268 ; arrêt du TAF
B-3622/2010 du 1er décembre 2010 consid. 3.2.1 Wurzelbrot/Wurzel-
Rusti). Ce principe n'est toutefois pas appliqué de manière stricte par la
jurisprudence qui a notamment admis la similarité entre des farines et des
pains (arrêt de la CREPI du 3 décembre 2003 MA-WI 31/02, sic! 2004,
p. 504, consid. 2 Baguettine [fig.]/Baghetti) et entre des farines, de la
levure et de la poudre pour faire lever, d'une part, et du pain, d'autre part
(arrêt de la CREPI du 16 août 2004 MA-WI 39/03, sic! 2004, p. 863,
B-5467/2011
Page 13
consid. 10 Harry [fig.]/Harry's Bar Roma [fig.]), mais qui a, plus
récemment, nié la similarité entre du sucre, du sel et des épices (classe
30), d'une part, et du pain (classe 30), d'autre part (arrêt du TAF
B-3622/2010 du 1er décembre 2010 consid. 3.2.2 Wurzelbrot/Wurzel-
Rusti).
En ce qui concerne les produits de la classe 14, il a été jugé que des
pierres précieuses et des bijoux étaient similaires à des montres,
notamment en raison du fait que des pierres précieuses étaient utilisées
pour orner des montres (arrêt de la CREPI du 4 mars 2005 MA-WI 02/04,
sic! 2005, p. 478, consid. 5 Mystere/Mystery ; MARBACH, SIWR, n° 845
[note 1074 in fine, qui critique cet arrêt]), et que des métaux précieux et
leurs alliages étaient similaires à des articles de bijouterie et d'horlogerie
(arrêt de la CREPI du 12 avril 2006 MA-WI 10-11/03, sic! 2006, p. 413,
consid. 7 Cabinotiers).
5.3.2 Dans cette dernière décision Cabinotiers, la CREPI relève que, "ces
produits bruts [métaux précieux et leurs alliages] n'étant pour le public
commercialisés pratiquement que sous forme soit de matière première en
bourse sans autres spécifications que leur terme générique, soit sous
forme de produits finis, il y a lieu de confirmer une ancienne décision de
la Commission de recours (sic! 1997, 61) qui a qualifié ces produits de
similaires avec ceux de la bijouterie et d'instruments chronométriques
[sic]" (arrêt de la CREPI du 12 avril 2006 MA-WI 10-11/03, sic! 2006,
p. 413, consid. 7 Cabinotiers).
Dans cette ancienne décision citée (arrêt de la CREPI du 14 octobre
1996 MA-WI 22/95, sic! 1997, p. 61 Odeon/Nickelodeon), la CREPI a, au
final, effectivement admis une similarité entre des métaux précieux et
leurs alliages ("Edelmetalle und deren Legierungen"), d'une part, et des
"montres et parties de montres", d'autre part. Or, comme le relève à juste
titre la recourante, le raisonnement de la CREPI s'est concentré
uniquement sur l'examen de la similarité entre des montres et des bijoux
(arrêt de la CREPI du 14 octobre 1996 MA-WI 22/95, sic! 1997, p. 61,
consid. 8, Odeon/Nickelodeon), sans évoquer à aucun moment la
question de la similarité entre des métaux précieux et leurs alliages, d'une
part, et des "montres et parties de montres", d'autre part.
Force est dès lors de constater que la jurisprudence sur laquelle s'est
fondée l'autorité inférieure pour affirmer la similarité entre des métaux
précieux et leurs alliages, d'une part, et des produits horlogers, d'autre
part, n'apparaît guère convaincante.
B-5467/2011
Page 14
5.3.3 Les métaux précieux et leurs alliages peuvent certes être utilisés
dans la fabrication de produits horlogers. Il existe toutefois des
différences fondamentales entre ces deux groupes de produits. Tout
d'abord, les métaux précieux et leurs alliages sont des produits bruts
alors que les produits horlogers sont des produits finis. Ces deux groupes
de produits s'adressent à des cercles distincts de consommateurs
(l'industrie, avant tout, pour les métaux précieux [voir :
> Allgemeines > Anwendungen, consulté le
14.01.2013] et le consommateur final, principalement, pour les produits
horlogers) et sont écoulés par des canaux de distribution différents. En
effet, les orfèvres et les horlogers se procurent leur matière première soit
auprès d'entreprises spécialisées soit auprès de la Banque nationale et
ne la revendent pas telle quelle au grand public, mais seulement après
l'avoir travaillée. Les métaux précieux et leurs alliages n'ont donc pas le
même but général que les produits horlogers ; leur production ne
nécessite par ailleurs pas les mêmes technologies (dans le même sens :
décision de l'IPI du 2 mai 2005 n° 6058 consid. V.4-V.5 Sinn/Die fünf
Sinne und der sexte Sinn). Peu importe enfin le fait que les produits en
cause figurent dans la même classe 14 de la classification de Nice car, de
jurisprudence constante, dite classification n'a guère de signification pour
juger de la similarité entre des produits ou services (arrêt du TAF
B-758/2007 du 26 juillet 2007 consid. 5.3 G-mode/GMODE). Les métaux
précieux et leurs alliages ne doivent dès lors pas être considérés comme
similaires aux produits horlogers.
En revanche, à l'instar de l'autorité inférieure (ce point n'est d'ailleurs pas
contesté par la recourante), il s'agit de considérer que les pierres
précieuses sont similaires aux produits horlogers. Les pierres précieuses
ne sont certes pas produites de la même manière que les produits
horlogers. Elles sont toutefois susceptibles, comme les produits
horlogers, d'être considérées – en tant que telles – comme des bijoux et
d'avoir ainsi le même but général, d'être écoulées par les mêmes canaux
de distribution (bijouteries) et de s'adresser au même cercle formé des
consommateurs finaux (au sujet de la similarité entre des montres et des
bijoux, voir : arrêt de la CREPI du 14 octobre 1996 MA-WI 22/95, sic!
1997, p. 61, consid. 8 Odeon/Nickelodeon).
De même, les produits fabriqués en métaux précieux ("daraus [aus
Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte
Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind") doivent être
considérés comme similaires aux produits horlogers.
B-5467/2011
Page 15
5.4 Par conséquent, dans la liste des produits revendiqués par la marque
attaquée, seuls les métaux précieux et leur alliages ("Edelmetalle und
deren Legierungen") en tant que tels ne doivent pas être considérés
comme similaires (ou identiques) aux produits revendiqués par la marque
opposante.
Le recours doit ainsi être admis sur ce point et la décision attaquée
partiellement annulée en ce sens que l'opposition contre la marque
attaquée est rejetée en ce qui concerne les métaux précieux et leurs
alliages.
6.
Vu l'identité, respectivement la similarité, entre les autres produits
revendiqués en classe 14, il convient de déterminer si les signes
"NAVITIMER" et "Maritimer" sont ou non similaires.
6.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression
d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1
Appenzeller). Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas
les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend
s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre
perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles
de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a
Boss ; MARBACH, SIWR, n° 867). Cette impression d'ensemble sera
principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il
s'agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF
B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 lawfinder/LexF
[fig.]). Cependant, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui
appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et
simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de
tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble
d'une marque (cf. arrêt du TAF B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2
IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP). Il convient, dès
lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments
selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans
cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du TAF
B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN ;
MARBACH, SIWR n° 866 ; JOLLER, op. cit., ad art. 3 nos 122 s.).
Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments
verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation
B-5467/2011
Page 16
graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc
Securitas, ATF 121 III 377 consid. 2b Boss). La similarité des marques
doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent
sur la base de l'un de ces trois critères (cf. MARBACH, SIWR, n° 875 ;
DAVID, op. cit., ad art. 3 LPM n° 17). La sonorité découle en particulier du
nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des
voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot
et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine,
de même que sa terminaison – surtout lorsque celle-ci reçoit une
accentuation – suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires
non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, ATF
122 III 382 consid. 5a Kamillosan).
6.2 En l'espèce, la marque opposante "NAVITIMER" et la marque
attaquée "Maritimer" sont toutes les deux des marques verbales de
4 syllabes formées de 9 lettres, dont 7 sont identiques et placées dans le
même ordre. Si la troisième lettre de chacune de ces marques ("V",
respectivement "r") est clairement différente, la première lettre des
marques ("N", respectivement "M") est relativement similaire, tant sur le
plan visuel que sur le plan sonore. Les marques étant plutôt longues, ces
deux seules différences ont tendance à s'effacer derrière les points
communs.
6.2.1 Vu notamment que leurs 6 dernières lettres sont identiques, les
marques "NAVITIMER" et "Maritimer" doivent être considérées comme
similaires sur le plan visuel.
6.2.2 Sur le plan sonore, l'identité parfaite – et clairement perceptible – de
la suite des voyelles des marques en cause (A-I-I-E) suffit à faire passer à
l'arrière-plan le fait que la suite des consonnes de ces marques
commence de manière différente ("N-V-T-M-R", respectivement "M-R-T-
M-R"). En effet, à l'oral, la différence entre les lettres "N" et "M" est peu
marquée et, vu qu'elle apparaît dans une syllabe intermédiaire, la
différence entre les lettres "V" et "r" a tendance à s'estomper. Les
marques sont dès lors également similaires sur le plan sonore.
6.2.3 Enfin, sur le plan sémantique, force est de constater que les
marques en cause n'existent pas en tant que telles dans le vocabulaire
des langues nationales ou encore de l'anglais. Cela ne les empêche
toutefois pas d'avoir une signification.
B-5467/2011
Page 17
Le mot anglais "timer" – qui signifie "minuteur" ou "sablier" en français (Le
Robert & Collins, 8e éd., Glasgow/Paris 2006) et "Timer", "Eieruhr",
"Zeitmesser" ou "Zeitschalter" en allemand (PONS Basiswörterbuch
Schule Englisch, Stuttgart 2006) – peut être reconnu dans la deuxième
partie de chacune des marques. Par ailleurs, l'élément "NAVI" apparaît
dans la marque opposante "NAVITIMER". Du fait que la quasi-totalité des
mots français ("navigation", "naviguer", etc. [Le Petit Robert 2012, Paris
2011]), allemands ("Navigation", "navigieren", etc. [Duden, Die deutsche
Rechtschreibung, 25e éd., Mannheim 2009]) ou italiens ("navigare",
"navigazione", etc. [Lo Zingarelli, 12e éd., Bologne 2004]) qui
commencent par les lettres "navi" touchent ce domaine, l'élément "NAVI"
est susceptible de faire allusion à la navigation. Quant à l'élément "Mar",
"Mari", "Maritim" ou encore "Maritime", qui ressort de la marque attaquée
"Maritimer", il se rapporte à la mer, tant en français ("maritime"), en
allemand ("maritim") qu'en italien ("marittimo").
La présence, dans chacune des marques en cause, du mot "timer", d'une
part, ainsi que d'un élément pouvant être rattaché soit à la navigation soit
à la mer, d'autre part, ne fait que renforcer la similarité entre ces marques
et n'est en tout cas pas propre à écarter la similarité constatée sur les
plans visuel et sonore. Il existe en effet depuis des millénaires un lien
entre la navigation et la mer. Ce lien est susceptible de conduire les
consommateurs de produits de la classe 14 à associer les deux éléments
"NAVI" et "Mari", même si la navigation ne se pratique aujourd'hui plus
uniquement sur l'eau, mais également sur terre, dans l'air ou dans
l'espace. Peu importe également que l'abréviation "Navi" soit utilisée en
allemand pour désigner un système de navigation ("Navigationssystem"),
notamment GPS, car de tels systèmes ne sont pas destinés uniquement
aux automobiles, mais à tout type de navigation.
Enfin, la recourante soutient, en se référant à la doctrine et à la
jurisprudence, qu'une simple parenté thématique ou sémantique entre
deux signes ne saurait conduire à leur similarité sur le plan sémantique. Il
convient de relever à ce sujet que les deux arrêts cités par la recourante
(arrêt du TAF B-1085/2008 du 13 novembre 2008 consid. 6.2 RED
BULL/STIERBRÄU und BULL/STIERBRÄU ; arrêt de la CREPI du 5 juillet
2006 MA-WI 39/05, sic! 2006, p. 761, consid. 9 McDonald's ; Fish
Mac/McLake) se réfèrent à des cas dans lesquels les signes se
distinguent nettement sur les plans visuel et sonore. Or, en l'espèce, les
marques "NAVITIMER" et "Maritimer" sont clairement similaires sur ces
deux plans (cf. consid. 6.2 ss). Dès lors, à supposer même que les liens
qui existent entre ces marques au niveau sémantique n'aillent pas au-
B-5467/2011
Page 18
delà d'une simple parenté thématique, il n'y a aucune raison de remettre
en question leur similarité sur les plans visuel et sonore.
6.3 Les marques "NAVITIMER" et "Maritimer" doivent dès lors être
considérées comme similaires.
7.
Vu l'identité, respectivement la similarité, entre les produits revendiqués
en classe 14 – à l'exception des métaux précieux et leurs alliages
("Edelmetalle und deren Legierungen") – et la similarité entre les signes
"NAVITIMER" et "Maritimer", il convient de déterminer s'il existe un risque
de confusion entre ces deux signes.
Cette question doit être résolue en tenant compte tant du degré
d'attention dont font preuve les destinataires des produits pour lesquels
les marques sont enregistrées (consid. 4) que de l'étendue du champ de
protection de la marque opposante (consid. 7.1).
7.1
7.1.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force
distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les
marques fortes et des différences plus modestes suffiront alors à créer
une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les
éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives
utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin
2011 consid. 5.1 R RSW Rama Swiss Watch (fig.)/RAM Swiss Watch
AG). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis
une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte
créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent
bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires,
car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement
(cf. ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan ; arrêt du TAF B-1077/2008 du
3 mars 2009 consid. 6 Sky/SkySIM).
Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de
déterminer la signification de chacun de ses éléments et d'examiner
ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris
par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier,
comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des
allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service
concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation
B-5467/2011
Page 19
est descriptive (voir notamment : arrêt du TAF B-1700/2009 du
11 novembre 2009 consid. 6.1 OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum).
Même si un signe présente, dans l'abstrait, une certaine originalité, sa
force distinctive peut être atténuée en raison de l'usage très fréquent dont
il fait l'objet. Le simple fait que de nombreuses marques enregistrées
contiennent un élément ne conduit toutefois pas à la dilution de la force
distinctive de cet élément. Un élément ne peut en effet être qualifié de
dilué que s'il est prouvé que les consommateurs le perçoivent comme
banal (MARBACH, SIWR, n° 982). La dilution de la force distinctive ne peut
dès lors être admise que si le public est habitué à l'usage fréquent de
signes similaires pour des produits ou services identiques ou similaires,
de sorte que seules les marques effectivement utilisées peuvent être
prises en considération. La coexistence de marques dans le registre ne
reflète en effet pas nécessairement la situation réelle, dans la mesure où
il n'est pas certain que ces marques soient utilisées en Suisse (arrêts du
TAF B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 5.3 SKY/skylife [fig.] ;
B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.2.2 SKY/SkySIM ; B-7468/2006
du 6 septembre 2007 consid. 5.2 Seven [fig.]/SEVEN FOR ALL
MANKIND). La dilution d'une marque résulte de l'utilisation importante de
nombreuses autres marques similaires ; l'utilisation d'une seule autre
marque similaire n'est pas suffisante (arrêt du TAF B-8055/2008 du
8 septembre 2010 consid. 2.5 RED BULL/DANCING BULL).
La protection offerte par la LPM ne s'étend pas aux éléments de marques
appartenant au domaine public en tant que tels. Dans le cadre de
l'examen du risque de confusion, de tels éléments ne sauraient toutefois
être ignorés. Ils doivent en effet être pris en considération dans l'examen
de l'impression générale qui se dégage de la marque car, même s'ils sont
– considérés isolément – dénués de force distinctive, ils sont susceptibles
d'exercer une influence sur la force distinctive de la marque dans son
ensemble (arrêt du TAF B-7346/2009 du 27 septembre 2010 consid. 2.5
Murolino/Murino).
7.1.2 Il est en l'occurrence possible de reconnaître les éléments "NAVI" et
"TIMER" (ou "TIME") dans la marque opposante "NAVITIMER" (cf.
consid. 6.2.3). Il s'agit dès lors d'examiner, dans un premier temps, la
force distinctive de ces éléments pris isolément (consid. 7.1.2.1) puis,
dans un second temps, la force distinctive de la marque "NAVITIMER"
considérée dans son ensemble (consid. 7.1.2.2).
B-5467/2011
Page 20
7.1.2.1 En tant que tel, l'élément "NAVI" est susceptible de renvoyer au
domaine de la navigation (cf. consid. 6.2.3). Il existe bien entendu des
liens entre l'horlogerie et la navigation puisque la navigation nécessite
l'utilisation d'instruments de mesure du temps. Le rapport entre l'élément
"NAVI" et les produits de l'horlogerie (classe 14) n'est néanmoins pas
suffisamment évident pour que le Tribunal qualifie de faible l'élément
"NAVI". Par ailleurs, en lien avec les autres produits de la classe 14
concernés en l'espèce (bijouterie ; pierres précieuses), cet élément n'a
aucun caractère descriptif. Enfin, devant l'autorité inférieure, la recourante
a certes énuméré sept marques enregistrées pour des produits de la
classe 14 qui débutent par l'élément "NAVI". Or, selon la jurisprudence et
la doctrine, le simple fait que de nombreuses marques enregistrées
contiennent un élément ne conduit pas à la dilution de cet élément.
L'élément "NAVI" ne saurait dès lors être qualifié de faible.
Quant au mot anglais "timer", même si le consommateur de produits de la
classe 14 n'est pas en mesure de déterminer son sens exact (cf.
consid. 6.2.3), il y reconnaît au moins le mot appartenant au vocabulaire
de base anglais "time" et le comprend sans problème ("temps", "Zeit" ou
"tempo"). En relation avec des produits de l'horlogerie (classe 14), les
éléments "TIME" ou "TIMER" sont par conséquent descriptifs,
appartiennent au domaine public et doivent être considérés comme
faibles. Tel n'est en revanche pas le cas en relation avec les autres
produits de la classe 14 concernés en l'espèce (bijouterie ; pierres
précieuses). Devant l'autorité inférieure, la recourante a certes énuméré
dix-sept marques enregistrées pour des produits de la classe 14
contenant l'élément "TIMER". Or, même si elle a en outre fourni (mais
uniquement pour cinq de ces marques) le résultat de recherches sur
Google destinées à démontrer que ces marques faisaient l'objet d'une
utilisation, elle n'a pas prouvé la dilution de la force distinctive de
l'élément "TIMER". Il ne ressort en effet en aucun cas de ces données
que l'élément "TIMER" est perçu comme banal par les consommateurs
de produits de la classe 14.
7.1.2.2 Considérée dans son ensemble, la marque "NAVITIMER" ne
laisse pas apparaître de manière absolument claire les éléments "NAVI"
et "TIMER". Aucune marque visuelle (un espace ["NAVI TIMER"], un trait
d'union ["NAVI-TIMER"] ou des majuscules ["NaviTimer" ou
"NaviTIMER"]) ne les met en effet en évidence. Par ailleurs, si le
consommateur germanophone – qui a tendance à prononcer
"NAFITAÏMEUR" la marque opposante – est plus enclin à reconnaître les
éléments "NAVI" et "TIMER", le consommateur francophone – qui a
B-5467/2011
Page 21
tendance à prononcer "NAVITIMÈRE" la marque opposante – les perçoit
moins clairement. En effet, s'il associe les deux premières syllabes du
signe – l'élément "NAVI" – au domaine de la navigation, le consommateur
francophone voit plus facilement le mot français "mer" que le mot anglais
"timer" dans la seconde partie de la marque "NAVITIMER". En outre, et à
supposer qu'il isole les deux éléments "NAVI" et "TIMER", le
consommateur reconnaîtra certes, en lien avec des produits de
l'horlogerie, un caractère descriptif à l'élément "TIMER". Ce n'est en
revanche qu'au prix d'un certain effort de réflexion, après avoir
notamment rattaché l'élément "NAVI" au domaine de la navigation, qu'il
pourra comprendre le signe "NAVITIMER" comme descriptif de
caractéristiques ou de la destination de produits de l'horlogerie (par
exemple : "montre ayant des fonctions destinées à faciliter la navigation"
ou "montre conçue pour naviguer"). Il convient dès lors de considérer que
le caractère éventuellement descriptif de la marque "NAVITIMER" n'est
pas perceptible de manière suffisamment directe pour en affaiblir la force
distinctive en relation avec des produits de l'horlogerie. Aucun caractère
descriptif ne peut par ailleurs être reconnu à cette marque en lien avec
les autres produits de la classe 14 concernés en l'espèce (bijouterie ;
pierres précieuses). Un périmètre de protection normal doit ainsi être
reconnu à la marque opposante, qui fait preuve d'un certain degré de
fantaisie.
7.2 La comparaison des marques "NAVITIMER" et "Maritimer" met en
évidence une construction quasiment identique. Les quatre lettres
initiales ("NAVI", respectivement "Mari") forment des éléments très
similaires du fait de la présence tant des mêmes voyelles comme
deuxième et quatrième lettre que de consonnes semblables ("N",
respectivement "M") comme lettre initiale. Cette similarité est renforcée
par fait que les deux éléments "NAVI" et "Mari" sont susceptibles de
renvoyer à des domaines étroitement liés (navigation et mer). Les deux
marques se terminent par ailleurs par les cinq mêmes lettres "timer"
(voire six mêmes lettres "itimer").
Vu le périmètre de protection normal qui doit être reconnu à la marque
opposante, l'identité, respectivement la similarité, des produits en cause
et la grande similarité entre les marques "NAVITIMER" et "Maritimer",
notamment au niveau de leur construction, il existe entre ces marques un
risque de confusion que même le degré d'attention accru dont sont
susceptibles de faire preuve certains cercles spécialisés de
consommateurs des produits concernés ne parvient pas à écarter.
B-5467/2011
Page 22
Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si la marque opposante est
une marque connue à laquelle un périmètre de protection élargi peut être
reconnu.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée partiellement annulée en ce sens que l'opposition
contre la marque attaquée est rejetée en ce qui concerne les métaux
précieux et leurs alliages ("Edelmetalle und deren Legierungen"), mais
déclarée bien fondée en ce qui concerne les autres produits revendiqués
en classe 14.
9.
9.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe ; si celle-ci n'est
déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y
a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque
attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette
marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes
de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par
rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première
instance. Faute d'autres pièces quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du
litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.– et
Fr. 100'000.– (cf. ATF 133 III 490 consid. 3.3).
9.2 En l'espèce, le montant des frais de procédure de recours est arrêté à
Fr. 4'000.–. Compte tenu du fait qu'elle obtient très partiellement gain de
cause, c'est un montant réduit d'un dixième et fixé à Fr. 3'600.– qui est
mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance
de frais de Fr. 4'000.– déjà versée par la recourante le 24 octobre 2011.
Le solde de Fr. 400.– est restitué à la recourante. Un montant de
Fr. 400.– est mis à la charge de l'intimée qui succombe pour un dixième.
9.3 Quant à la taxe d'opposition de Fr. 800.–, elle a été mise à la charge
de la recourante par l'autorité inférieure (ch. 4 du dispositif de la décision
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attaquée). Il convient dès lors de réduire à Fr. 720.– la part de cette taxe
d'opposition supportée par la recourante et de mettre à la charge de
l'intimée le solde de Fr. 80.–.
10.
10.1 L'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf.
art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 FITAF). Les dépens sont fixés sur la base du
décompte produit ou, à ce défaut, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de
400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la
profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au
plus ; ces tarifs s'entendent hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF).
10.2 La recourante a produit une note d'honoraires de Fr. 5'562.– suite à
son recours (Fr. 5'000.– d'honoraires, auxquels s'ajoutent un forfait de
3 % pour les frais, ainsi que la TVA), de Fr. 3'337.20 suite à sa réplique
(Fr. 3'000.– d'honoraires, auxquels s'ajoutent un forfait de 3 % pour les
frais, ainsi que la TVA) et de Fr. 1'779.85 suite à son mémoire du 5 juin
2012 (Fr. 1'600.– d'honoraires, auxquels s'ajoutent un forfait de 3 % pour
les frais, ainsi que la TVA), pour un total de Fr. 10'679.05. Il y a lieu
d'admettre que, si la présente procédure a présenté une certaine
complexité, le mandataire de la recourante n'a pas été confronté à des
questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues.
Il se justifie donc de réduire les honoraires demandés par le mandataire
de la recourante à un montant de Fr. 7'000.–, dont il s'agit de mettre le
dixième, soit Fr. 700.– (TVA comprise) à la charge de l'intimée à titre de
dépens.
L'intimée a quant à elle produit une note d'honoraires de Fr. 5'000.– suite
à sa réponse et de Fr. 3'000.– suite à sa duplique, pour un total de
Fr. 8'000.–. Il se justifie de réduire les honoraires demandés par la
mandataire de l'intimée à un montant de Fr. 7'000.–, dont il s'agit de
mettre les neuf dixièmes, soit Fr. 6'300.– (TVA comprise) à la charge de la
recourante à titre de dépens.
Après compensation, un montant de Fr. 5'600.– (TVA comprise) est alloué
à l'intimée à titre de dépens, à la charge de la recourante.
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10.3 Enfin, l'autorité inférieure ayant alloué à l'intimée une indemnité de
dépens de Fr. 2'000.– à la charge de la recourante (ch. 4 du dispositif de
la décision attaquée), il convient de réduire ce montant à Fr. 1'800.–,
c'est-à-dire d'un dixième, et d'octroyer à la recourante une indemnité de
dépens de Fr. 200.– à la charge de l'intimée. Après compensation, un
montant de Fr. 1'600.– est donc alloué à l'intimée à titre de dépens, à la
charge de la recourante, pour la procédure devant l'autorité inférieure.
11.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
(dispositif sur la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée sont modifiés
comme suit :
"1. L'opposition n° 10821 contre la marque suisse n° 594 455 - Maritimer est
déclarée partiellement bien fondée, à savoir à l'encontre des produits
suivants revendiqués en classe 14 : « Uhren und Zeitmessinstrumente,
insbesondere automatische Uhren, Chronografen (Uhren), Chronometer
(Zeitmesser), Chronoskope, elektrische Uhren, Funkuhren,
Kirchenturmuhren, mechanische Uhren, Pendulen, Solaruhren, Standuhren,
Stoppuhren, Taucheruhren, Taschenuhren, Pendeluhren, Wecker,
Zeitmessgeräte, Zentraluhren ; Ersatzteile und Bestandteile für Uhren und
Zeitmessinstrumente, insbesondere Anker für Uhren, Armbänder für Uhren,
Displays für Zeitanzeige, Federgehäuse für Uhren, Uhrengehäuse,
Uhrenarmbänder, Uhrgläser, Uhrwerke (insbesondere mechanische,
automatische, elektrische und elektronische Uhrwerke, Quarzuhrwerke),
Wecker, Zeigerwerke für Uhren, Zentraluhren, Atomuhren, Bestandteile von
und Zubehör zu Uhren und Zeitmessinstrumenten (soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind), Zifferblätter für Uhren ; Zubehör für Uhren
und Zeitmessinstrumente, insbesondere Uhrenetuis, Uhrenschmucketuis,
Apparate und Instrumente zur Zeitmessung (soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind) ; Juwelierwaren, Schmuckwaren, insbesondere
Ringe, Colliers, Ketten, Amulette (Schmuckwaren) und Pins
(Schmuckwaren), Schlüsselanhänger, Schlüsselbänder (Lenyards) ;
Edelsteine ; Medaillen, Medaillons ; aus Edelmetallen und deren
Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind ».
2. La classe 14 de la marque suisse n° 594 455 - Maritimer est révoquée,
sauf en ce qui concerne les produits suivants : « Edelmetalle und deren
Legierungen »."
3.
Les frais de procédure sont arrêtés à Fr. 4'000.– et répartis comme suit :
– un montant de Fr. 3'600.– est mis à la charge de la recourante ;
– un montant de Fr. 400.– est mis à la charge de l'intimée.
4.
Le montant de Fr. 3'600.– mis à la charge de la recourante à titre de frais
de procédure est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'000.– déjà
versée et le solde de Fr. 400.– lui est restitué.
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5.
Un montant de Fr. 5'600.– (TVA comprise) est alloué à l'intimée à titre de
dépens, à la charge de la recourante.
6.
Le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit :
"4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une
somme de Fr. 720.– à titre de remboursement de la taxe d'opposition et
d'une somme de Fr. 1'600.– à titre de dépens, soit un montant total de
Fr. 2'320.–."
7.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour et
formulaire "Adresse de paiement") ;
– à l'intimée (recommandé ; annexes : pièces en retour et facture avec
bulletin de versement) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. procédure d'opposition n° 10821 ;
recommandé ; annexe : dossier en retour).


Le président du collège : Le greffier :

Claude Morvant Pierre-Emmanuel Ruedin


Expédition : 28 février 2013