B-5480/2009 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Internationale Registrierung Nr. 900 873 MILANELLO...

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-5480/2009
Urteil vom 15. März 2011
Besetzung Richter Hans Urech (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Philippe Weissenberger,
Richter David Aschmann, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.
Parteien A._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Conrad Weinmann,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Vorinstanz.
Gegenstand Internationale Registrierung Nr. 900 873 MILANELLO (fig.).
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Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 26. April 2006 aufgrund
einer italienischen Basismarke eingetragenen internationalen Marke
Nr. 900 873 MILANELLO (fig.), welche sich wie folgt präsentiert:
Sie beanspruchen für dieses Zeichen auch Schutz in der Schweiz, und zwar für die folgenden Waren:
Klasse 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffre-forts; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information
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et ordinateurs; extincteurs.
Klasse 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans
d'autres classes; articles de bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Klasse 16: Papier, cartons et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits
imprimés; matériel de reliure; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.
Klasse 18: Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; cuirs
et peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
Klasse 20: Meubles, miroirs, cadres; articles (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.
Klasse 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (excepté pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille
de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.
Klasse 24: Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table.
Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Klasse 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs
artificielles.
Klasse 27: Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales
(non en matières textiles).
Klasse 28: Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes;
décorations pour arbres de Noël, cartes à jouer.
Klasse 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations faites
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de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Klasse 41: Éducation; services de formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
B.
Die Vorinstanz erliess am 18. Oktober 2007 gegen den Schutz dieser
Marke in der Schweiz, von supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques in Klasse 9, photographies in Klasse 16 und
éducation; services de formation; divertissement; activités sportives et
culturelles in Klasse 41 abgesehen, eine provisorische
Schutzverweigerung mit der Begründung, dass es sich beim Zeichen um
eine nicht unterscheidungskräftige Herkunftsangabe handle und in Bezug
auf die Herkunft der Waren eine Irreführungsgefahr bestehe.
C.
In ihrer Stellungnahme vom 18. März 2008 bestritt die
Beschwerdeführerin die Auffassung der Vorinstanz und machte geltend,
dass die Marke MILANELLO (fig.) aufgrund des abgebildeten
Fussballspielers vom schweizerischen Durchschnittskonsumenten nicht
als Hinweis auf Mailand, sondern auf ihre Fussballmannschaft aufgefasst
werde, deren Sportzentrum im Übrigen auch Milanello heisse.
D.
Mit Schreiben vom 25. Juli 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer
Zurückweisung fest. Zur Begründung führte sie aus, dass der im Zeichen
enthaltene geografische Namen beim Abnehmer die Herkunftserwartung,
die Waren stammten aus Mailand bzw. Italien, wecke. Die Stadt verfüge
über zwei international bekannte Fussballklubs, das abgebildete Fussball
spielende Teufelchen jedoch über keinen Hinweis auf einen bestimmten
Klub, weshalb das Zeichen bestenfalls als Anspielung auf Fussball und
Mailand verstanden werde, nicht jedoch auf eine betriebliche Herkunft
schliessen lasse.
E.
Mit Eingabe vom 24. September 2008 brachte die Beschwerdeführerin im
Wesentlichen vor, dass es in Mailand zwar zwei international bekannte
Fussballklubs gebe, ihre Mannschaft jedoch einen deutlich höheren
Bekanntheitsgrad aufweise. Aufgrund des abgebildeten Spielers mit
Fussball werde das Zeichen als Hinweis auf einen Fussballverein
verstanden. Selbst wenn der Durchschnittskonsument die Marke dem
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falschen Klub zuordnen würde, so wäre dies ohne Belang, genüge es zur
Beseitigung einer Täuschungsgefahr doch, dass das Zeichen als Hinweis
auf einen Markeninhaber aufgefasst werde, selbst wenn dieser
namentlich nicht bekannt sei.
F.
Mit Schreiben vom 24. November 2008 führte die Vorinstanz zur
Verdeutlichung ihrer Zurückweisung aus, dass die Darstellung eines
Teufelchens, das seinen Fuss auf einem Fussball abstütze, zwar auf
diese Sportart, nicht jedoch eindeutig auf einen Fussballklub oder eine
betriebliche Herkunft hinweise. Selbst wenn ein Teil der Konsumenten
darin einen solchen Hinweis erkennen würde, wäre dies ohne Relevanz,
gelte es doch jegliche Täuschungsgefahr auszuschliessen. Im Übrigen
sei nicht belegt, dass die Marke ihren irreführenden Charakter durch
Erlangung einer eigenständigen zweiten Bedeutung verloren hätte.
G.
Mit Stellungnahme vom 23. Januar 2009 hielt die Beschwerdeführerin
fest, dass es auf den Gesamteindruck der Marke abzustellen gelte, wobei
der Betrachter das Wortelement MILANELLO lediglich zur
Konkretisierung der durch das markenprägende Bildelement
hervorgerufenen primären Assoziation Fussball verwende. Ein solches
Vorverständnis läge bei sämtlichen Konsumenten, unabhängig ob
Fussballexperte oder nicht, vor, welche im Zeichen denn auch einen
Hinweis auf einen Fussballklub erkennen würden. Im Übrigen spiele es
keine Rolle, dass Mailand über zwei berühmte Fussballvereine verfüge,
käme es doch gerade nicht darauf an, ob die Marke dem richtigen
Inhaber zugeordnet werde bzw. ob dieser namentlich bekannt sei.
H.
Mit Schreiben vom 17. April 2009 brachte die Vorinstanz ergänzend vor,
dass das Zeichen keine grafischen oder verbalen Elemente enthalte,
welche die geografische Angabe in den Hintergrund zu stellen
vermöchten. So gehe aus der Marke denn auch nicht hervor, dass es sich
um das Zeichens eines Sportklubs oder einer Sportdachorganisation
handle. Der Abnehmer werde die Grafik lediglich mit dem Sport Fussball,
nicht aber mit einem Fussballverein in Verbindung bringen. Bei einer
Assoziation mit der Sportart erkennten die Konsumenten nach wie vor die
Herkunftsangabe und würden das Zeichen nicht ausschliesslich als
betrieblichen Herkunftshinweis verstehen.
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I.
Nach Verzicht der Beschwerdeführerin auf eine weitere Stellungnahme
verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung am 26. Juni
2009, von supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques
in Klasse 9, photographies in Klasse 16 und éducation; services de
formation; divertissement; activités sportives et culturelles in Klasse 41
abgesehen, den Schutz in der Schweiz.
J.
Mit Eingabe vom 31. August 2009 reichte die Beschwerdeführerin beim
Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, die
Verfügung der Vorinstanz vom 26. Juni 2009 sei unter Kosten- und
Entschädigungsfolgen aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen,
die internationale Registrierung Nr. 900 873 MILANELLO (fig.) in der
Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen zum
Schutz zuzulassen. Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend,
dass die Vorinstanz einseitig auf den Wortbestandteil MILANELLO
abstelle und ihn so behandle, als ginge es um eine reine Wortmarke. Es
seien jedoch sämtliche Elemente des Zeichens bei der Prüfung mit
einzubeziehen. Vorliegend überwiege das Bildelement von der Grösse
her und schliesse aus, dass beim Durchschnittskonsumenten eine
Erwartung über die geografische Herkunft der Waren geweckt werde.
Auch handle es sich beim Wortbestandteil nicht um MILAN, sondern um
MILANELLO, welcher zudem in einem speziellen Schriftzug gehalten sei.
Im Übrigen gelte es zu beachten, dass die strittige Marke in Italien
eingetragen worden sei.
K.
Mit Vernehmlassung vom 1. Dezember 2009 beantragte die Vorinstanz,
die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung brachte
sie im Wesentlichen vor, dass MILANELLO als Verkleinerungsform von
Milano aufgefasst werden könne, die Stadt Mailand in der Schweiz
bekannt sei und keine der vom Bundesgericht entwickelten Fallgruppen
von geografischen Namen und Zeichen, die von den massgeblichen
Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren
oder Dienstleistungen verstanden würden, vorliege. Insbesondere habe
die Beschwerdeführerin den Nachweis nicht erbracht, dass die Angabe
MILANELLO aufgrund der Benützung ihren geografischen Gehalt
verloren und eine zweite Bedeutung erlangt habe. Des Weiteren werde
das Zeichen nicht ausschliesslich als betrieblicher Herkunftshinweis
verstanden, enthalte es doch keine Hinweise auf einen Tätigkeitsbereich
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oder eine Firmenbezeichnung. Der Abnehmer erkenne höchstens einen
Zusammenhang mit Fussball, nicht jedoch mit einem Fussballklub. Im
Übrigen seien ausländische Eintragungen bezüglich des
Schutzhindernisses der Irreführung unbeachtlich.
L.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid
erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von
Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom
20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021)
am 31. August 2009 eingereicht. Der verlangte Kostenvorschuss wurde
rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert
(Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Beschwerde legitimiert. Aus diesen
Gründen ist auf die Beschwerde einzutreten.
2.
2.1. Zwischen Italien und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine
neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
(SR 0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Nach dem revidierten Art. 9sexies
Abs. 1 Bst. a MMP findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die –
wie Italien und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP als auch
des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von
Marken (MMA; SR 0.232.112.3, in der in Stockholm am 14. Juli 1967
revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung (JULIE POUPINET,
Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere
Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.).
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2.1. Die Frist zur Geltendmachung einer Schutzverweigerung richtete sich
im vorliegenden Fall noch nach dem MMA, war diese im Zeitpunkt des
Inkrafttretens der neuen Fassung des MMP, am 1. September 2008, doch
bereits abgelaufen. Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz
innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen
Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der
Schweiz verweigere. Die Notifikation der internationalen Marke
Nr. 900 873 MILANELLO (fig.) erfolgte am 9. November 2006. Mit dem
Versand der provisorischen Schutzverweigerung am 18. Oktober 2007
hat die Vorinstanz diese Jahresfrist gewahrt.
3.
Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6 quinquies Bst. B
Ziff. 3 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums,
revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) darf der
Schutz namentlich verweigert werden, wenn die Marken gegen die guten
Sitten oder die öffentliche Ordnung verstossen, insbesondere wenn sie
geeignet sind, das Publikum zu täuschen. Dieser zwischenstaatlichen
Regelung entspricht Art. 2 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August
1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11), wonach die Eintragung dann
zu verweigern ist, wenn die Marke irreführend ist. Lehre und Praxis zu
dieser Bestimmung können damit herangezogen werden.
4.
Nach Art 2 Bst. c in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG sind
irreführende Zeichen vom Markenschutz und vom Eintrag in das
Markenregister ausgeschlossen.
4.1. Ein Zeichen ist im Sinne dieser Bestimmungen irreführend, wenn es
geeignet ist, falsche Erwartungen bei den angesprochenen
Abnehmerinnen und Abnehmern zu wecken (BGE 125 III 204 E. 1e
Budweiser, BGE 93 I 675 E. 2 Diamalt; JÜRG MÜLLER, Zum Begriff der
täuschenden Marke, Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, S. 8; IVAN CHERPILLOD, Le droit
suisse des marques, Lausanne 2007, S. 94). Von Registerzeichen
geweckte Erwartungen sind nicht erst falsch, wenn das gekennzeichnete
Angebot gänzlich von ihnen abweicht. Es genügt, dass die Waren und
Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen ist, in einem für den
Kaufentscheid wesentlichen Punkt hinter den geweckten Erwartungen
zurückbleiben, also nur eine Irreführungsgefahr oder Verwirrung und
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weder eine manifeste Täuschung noch einen Vermögensschaden
bewirken (MÜLLER, a.a.O., S. 9; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und
Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2, N 51; CHRISTOPH WILLI, in:
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N 216, 218; MICHAEL NOTH, in:
Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2
Bst. c, N 28ff.). Im ehemaligen Markenschutzgesetz vom 26. September
1890 (aMSchG) war das Verbot irreführender Zeichen im
Schutzausschluss sittenwidriger Zeichen enthalten (Art. 3
Abs. 4 aMSchG; vgl. ERWIN MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz
betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der
Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen
Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 80 ff.). Auch im heutigen Gesetz
bezweckt es, angesprochene Abnehmerkreise im Interesse eines
sittlichen und anständigen Geschäftsgebarens vor Täuschung zu
bewahren oder einer solchen Täuschung zumindest nicht Vorschub zu
leisten.
4.2. Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische
Angabe enthält und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware
stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geografische Angabe
hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 112 II 265 E. 2b
Alpina, BGE 135 III 418 E. 2.1 Calvi mit weiteren Hinweisen; NOTH,
a.a.O., Art. 2 Bst. c, N 41). Während Art. 14 Ziff. 4 aMSchG darüber
hinaus auch Marken mit ersonnenen geografischen Bezeichnungen vom
Schutz ausgeschlossen hatte (vgl. BGE 98 Ib 191 E. 3 Sheila diffusion,
BGer in PMMBl 18/ 1979 I 78 René d'Aristide), sind im geltenden Recht
unrichtige geografische Angaben, zum Beispiel erkennbare
Fantasiezeichen in Marken zulässig, falls sie das Publikum nicht
irreführen (BGE 98 Ib 10 E. 3 Santi deutsches Erzeugnis). Es gilt darum
als Erfahrungssatz, kann aber im Einzelfall widerlegt werden, dass die
massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer
Marke, falls sie ihn kennen, als Angabe für die Herkunft der damit
bezeichneten Waren auffassen (BGE 135 III 419 E. 2.2 Calvi, BGE 97 I
80 E. 1 Cusco, BGE 93 I 571 E. 3 Trafalgar, Urteil des BGer
4A_508/2008 E. 4.2 Afri-Cola). Auch nach Art. 22 Ziff. 3 des Abkommens
über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum
(Anhang 1C des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation
vom 15. April 1994/TRIPS; SR 0.632.20) haben die Mitgliedstaaten die
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Eintragung einer Marke, die eine geografische Angabe enthält oder aus
ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht in dem angegebenen
Gebiet haben, abzulehnen oder sie für ungültig zu erklären, wenn die
Verwendung der Angabe in der Marke für solche Waren im betreffenden
Mitgliedstaat geeignet ist, die Öffentlichkeit hinsichtlich des wahren
Ursprungsorts irrezuführen. Allerdings erfasst dieser Begriff der
geografischen Angabe nach TRIPS nur Angaben, die eine Ware als aus
dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder aus einer Region oder aus
einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend kennzeichnen, sofern
darüber hinaus eine bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein
anderes bestimmtes Merkmal der Ware im wesentlichen seinem
geografischen Ursprung zuzuschreiben ist (Art. 22 Ziff. 1 TRIPS, vgl.
auch Art. 18 Abs. 1 aMSchG). Ein solcher Ruf wird von Art. 2
Bst. c MSchG für das Vorliegen einer irreführenden Marke nicht
vorausgesetzt (BGE 132 III 774 E. 3.1 Colorado; NOTH, a.a.O., Art. 2
Bst. c, N 41).
4.3. Keine Irreführungsgefahr bezüglich der Herkunft von Waren oder
Dienstleistungen geht von denjenigen geografischen Angaben aus, die
von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als geografische
Herkunftshinweise verstanden werden, die namentlich zu einer der in
BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon definierten Fallgruppen zählen. Nach
diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung zu verneinen, wenn (1) der Ort,
auf den das Zeichen hinweist, den hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt
ist, (2) das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen
aufgefasst wird, (3) der bezeichnete Ort sich nicht als Produktions-,
Farbrikations- oder Handelsort eignet oder (4) das Zeichen eine
Typenbezeichnung darstellt, (5) sich für ein Unternehmen im Verkehr
durchgesetzt hat oder (6) zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist
(vgl. auch BGE 135 III 421 E. 2.6 Calvi; NOTH, a.a.O., Art. 2 Bst. c,
N 41ff.).
5.
Die Vorinstanz verweigerte der internationalen Registrierung Nr. 900 873
MILANELLO (fig.) den Schutz für eine Reihe von Waren der Klassen 6, 9,
12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 und 30. Diese richten sich zum
Teil an Fachkräfte, etwa an solche, welche in der Weiterverarbeitung oder
im Verkauf tätig sind, sowie in erster Linie an den Endabnehmer und
damit an den Durchschnittskonsumenten. Aus dessen Blickwinkel gilt es
denn auch das Vorliegen einer Irreführungsgefahr zu prüfen.
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6.
Die zu beurteilende Wort-/Bildmarke besteht aus zwei Bestandteilen, der
Abbildung eines Teufelchens und dem darunter stehend grafischen
gestalteten Wortelement MILANELLO.
6.1. Die aufgrund ihres überproportional grossen Kopfes und des frechen
Blicks kindlich anmutende Teufelsfigur trägt ein längsgestreiftes
Sportshirt, dunkle Turnhose sowie Stollenschuhe, wobei sie ihren linken
Fuss auf einen Fussball stützt.
6.2. Bei der Darstellung des Wortbestandteils fallen dem Betrachter
neben der Übergrösse des Anfangsbuchstabens die zum Teil
unterschiedlichen Symmetrieachsen und Kegelhöhen der Schriftzeichen,
wobei sich diese Differenzen auch innerhalb einzelner Buchstaben
finden, was bei den beiden Schenkeln des „M“ klar ersichtlich ist, sowie
die nicht geschlossenen Punzen beim kreisförmigen i-Punkt und beim „o“
auf, was dem Wortelement insgesamt ein schwungvolles
Erscheinungsbild verleiht. Trotz dieser grafischen Elemente bleibt das
Wort gut lesbar.
7.
MILANELLO ist keine Ortschaft und somit keine direkte geografische
Angabe, weshalb in casu auch nicht das Vorliegen von Gemeingut im
Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG in Frage steht. Zu prüfen gilt es hingegen,
ob der Abnehmer den Begriff als indirekte Herkunftsangabe auffasst und
falls ja, ob dies auch auf das Zeichen in seiner Gesamtheit zutrifft, womit
eine Irreführungsgefahr bezüglich der nicht aus dem betreffenden Land
stammenden Waren vorläge.
7.1. Bei MILANELLO handelt es sich um den Namen des
Trainingszentrums der Beschwerdeführerin
( milanello) sowie um eine
Verkleinerungsform von Milano. Erstere Bedeutung dürfte dem relevanten
Abnehmerkreis kaum bekannt, letztere jedoch nahezu sämtlichen
italienischsprachigen Durchschnittsabnehmern verständlich sein. Milano
(zu Deutsch Mailand) ist die Hauptstadt der Lombardei, die zweitgrösste
Stadt Italiens sowie die bedeutendste Wirtschaftsmetropole des Landes
mit einem Schwergewicht im Bereich der Metallverarbeitung, der textilen
sowie der chemischen Industrie (Meyers grosses Universal Lexikon,
Mannheim 1983, Band 9, S. 51 f.). Die Stadt geniesst aufgrund ihrer
Kulturschätze, des Opernhauses, der Modeszene sowie der beiden
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international spielenden Fussballvereine auch ausserhalb Italiens grosse
Bekanntheit, welche in der Schweiz durch die grenznahe Lage noch
verstärkt wird. Im lombardischen Dialekt sowie in der französischen und
englischen Sprache heisst die Stadt Milan. Dies ist auch ein männlicher
Vor- und ein Nachname sowie im Deutschen und Französischen eine
Familie von Greifvögeln (Meyers grosses Universal Lexikon, a.a.O.,
Band 9, S. 358; Grand Larousse Universel, Paris 1991, Band 10,
S. 6940). Aufgrund der Bedeutung und der Nähe der Metropole sowie
deren Fussballklubs darf davon ausgegangen werden, dass auch den
deutschsprachigen Verkehrskreisen der Städtename Milano bzw. Milan
verständlich ist. In Verbindung mit den umstrittenen Waren dürfte sie wie
die französisch- und italienischsprachigen Marktteilnehmer das
Wortelement MILANELLO eher mit der Stadt als mit dem Vor- bzw.
Nachnamen oder der Vogelfamilie in Verbindung bringen, zumal die
Region Mailand für einen Teil der beanspruchten Waren, wie etwa für
Fahrzeuge, Textilien und Kleider, einen besonderen Ruf geniesst (vgl.
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7407/2006 E. 4 TOSCANELLA).
Auch darf vom bundesgerichtlichen Erfahrungssatz ausgegangen
werden, dass die massgeblichen Abnehmerkreise einen ihnen bekannten
geografischen Namen in einer Marke als Angabe für die Herkunft der
damit bezeichneten Waren auffassen (BGE 135 III 419 E. 2.2 Calvi,
BGE 97 I 80 E. 1 Cusco, BGE 93 I 571 E. 3 Trafalgar, Urteil des BGer
4A_508/2008 E. 4.2 Afri-Cola). Der Markenbestandteil MILANELLO dürfte
demnach in Alleinstellung als geografische Herkunftsangabe verstanden
werden.
7.2. Es gilt in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob beim umstrittenen
Zeichen eine Herkunftserwartung trotz des erkennbaren geografischen
Gehaltes des Wortelementes MILANELLO ausnahmsweise verneint
werden kann. Dies trifft namentlich bei Vorliegen einer der vom
Bundesgericht in BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon aufgestellten Fallgruppen,
(1) hierzulande unbekannten Ortschaften, (2) symbolisch verstandenen
Ortschaftsnamen, (3) als Produktions-, Farbrikations- oder Handelsort
ungeeigneten Gegenden, (4) Typenbezeichnungen, (5) durchgesetzten
Zeichen sowie (6) zu Gattungsbezeichnungen degenerierten Zeichen zu
(vgl. auch BGE 135 III 421 E. 2.6 Calvi; NOTH, a.a.O., Art. 2 Bst. c,
N 41ff.). Dieser Ausnahmekatalog vom Erfahrungssatz, wonach
geografische Namen als Herkunftshinweise verstanden werden, ist nicht
abschliessend. Nach der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts ist es auch möglich, die Maxime im Einzelfall
mit dem Argument zu widerlegen, der geografische Bestandteil werde im
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konkreten Sinnzusammenhang des zu prüfenden Zeichens, nämlich im
Zusammenspiel mit weiteren Markenbestandteilen auf etwas anderes als
die gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen bezogen. Das
geschieht jedoch nicht immer, sobald sich das geografische Element auf
ein anderes Wort im Zeichenensemble bezieht (vgl. Entscheide des
Bundesverwaltungsgerichts B-2303/2007 E. 3 Thaitian Noni, B-
4080/2008 E. 5 Aussie Dual Personality), sondern erst, wenn diese
semantische "Umpolung" den geografischen Bezug für die Waren und
Dienstleistungen im Einzelfall wirklich und auch indirekt gesehen aufhebt
(vgl. Entscheide des Bundesverwaltungsgericht B-6850/2008 E. 6 AJC
presented by Arizona girls, B-6222/2009 E. 4 Louis Boston). Dabei
können auch Bildelemente herkunftsbezogene Erwartungen verstärken
oder in den Hintergrund drängen (EUGEN MARBACH, in: Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 592 mit
Beispielen).
7.2.1. Bei der internationalen Registrierung Nr. 900 873 MILANELLO (fig.)
handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke. Es ist daher zu überprüfen, wie
sich das Bildelement auf das vom schweizerischen
Durchschnittsverbraucher als geografischen Herkunftshinweis
verstandene Wortelement MILANELLO auswirkt. Die Beschwerdeführerin
vertritt die Auffassung, dass ihr Zeichen aufgrund der Darstellung des
kindlich anmutenden Teufelchens im Fussballoutfit nicht als Hinweis auf
Mailand, sondern auf ihre Fussballmannschaft verstanden werde. Die
Vorinstanz ist dagegen der Ansicht, dass in der Teufelsfigur bestenfalls
eine Anspielung auf Fussball, jedoch kein Hinweis auf eine Mannschaft
erkannt werde. Dem Zeichen mangle es an einem Bestandteil, wie etwa
der für Fussballklubs üblichen Abkürzung "FC", welcher eine solche
Verbindung begründe, weshalb die Marke nicht auf eine betriebliche
Herkunft schliessen lasse.
7.2.2. Eine herkunftsbezogene Erwartung entfällt bei Zeichen mit
Doppelbedeutung, sobald im konkreten Zusammenhang die nicht
herkunftsbezogene Bedeutung im Vordergrund steht (MARBACH, a.a.O.,
N. 592). So tritt denn bei Namen von Sportorganisationen und
Veranstaltern von kulturellen oder sportlichen Anlässen die ursprüngliche
geografische Bedeutung in der Regel zurück und wird aufgrund des dem
Publikum bekannten Merchandising nicht als Hinweis auf einen
bestimmten Produktionsstandort aufgefasst (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 241).
Der Marktteilnehmer erwartet demnach nicht, dass die mit dem Namen
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eines Sportklubs bezeichneten Waren aus demselben Land stammen,
zumal es sich bei Merchandisingartikeln zumeist um niedrigpreisige
Produkte handelt, und bekannt ist, dass ganze Branchen die Herstellung
in hohem Ausmass in Billiglohnländer ausgelagert haben (MARBACH,
a.a.O., N. 576).
7.2.3. Beim vorliegenden Zeichen nehmen Wort- und Bildelement in etwa
dieselbe Fläche ein. Auch wenn das Fussball spielende Teufelchen
infolge seiner Lage oberhalb des Schriftzugs sowie seines frechen Blicks
manchem Betrachter zuerst ins Auge springen dürfte, so bleibt das
Wortelement MILANELLO aufgrund der Gedankenverbindung zur, den
massgeblichen Verkehrskreisen bekannten, Stadt Mailand besser im
Gedächtnis haften, weshalb es als prägender Markenbestandteil gewertet
werden muss. Das Bundesverwaltungsgericht kann sich zwar der
Auffassung der Vorinstanz anschliessen, wonach Sportvereine in ihrem
Namen neben einer geografischen Bezeichnung gewöhnlich auch über
einen Hinweis auf einen Klub bzw. eine Sportart verfügen. Dies ist indes
nicht zwingend erforderlich, werden doch stattdessen in manchen
Vereinssigneten die eigenen Qualitäten mittels Symbolik, wie etwa durch
Hinweis auf starke, schnelle oder gefährliche Tiere, hervorgehoben oder
die jeweilige Ortsbezeichnung auf andere Art abgeändert. Entscheidend
ist letztlich einzig, ob die massgeblichen schweizerischen Verkehrskreise
in der Teufelsfigur das Maskottchen eines Fussballvereins bzw. seines
Fanklubs erkennen und dem Zeichen demzufolge eine betriebliche
Herkunft zumessen. Dies ist in casu jedoch nicht der Fall. Zwar könnte
der schelmische Blick des Fussballteufelchens allenfalls als Anspielung
auf die Schlauheit und Gerissenheit der Spieler aufgefasst werden. Die
Bekleidung der Teufelsfigur ist jedoch nicht derart spezifisch, sind
längsgestreifte Fussballshirts doch weit verbreitet, dass selbst der
Fussballlaie, der einen bedeutenden Teil der massgeblichen
Marktteilnehmer darstellt, darin den Hinweis auf eine bestimmte, wenn
ihm auch nicht namentlich bekannte, Fussballmannschaft erkennen
müsste. Im Gegensatz dazu kann nicht ausgeschlossen werden, dass die
Abbildung des Fussballspielers als Hinweis auf Mailands Eigenschaft als
Fussballhochburg, verfügt die Metropole doch über zwei in der
italienischen Serie A spielende Mannschaften, oder auf einen
fussballbegeisterten Markeninhaber wahrgenommen wird. Auch dürfte
selbst der fussballinteressierte Teil der Verkehrskreise die Marke nicht als
eine rein betriebliche Herkunftsbezeichnung verstehen, handelt es sich
bei der Bezeichnung Milanello doch nicht um einen Vereinsnamen,
sondern einzig um die Kennzeichnung des Trainingsgeländes der
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Beschwerdeführerin, weshalb ein geografisches Herkunftsversprechen
stets noch mitschwingt. Im Übrigen stellt ein grosser Teil der umstrittenen
Waren keine typischen Merchandising-Güter dar, weshalb ein Abnehmer
beim Kauf solcher Waren kaum an Fussball denken und auch keinen
Bezug zu einem Sportverein erwarten würde.
7.3. Es lässt sich somit festhalten, dass ein wesentlicher Teil der
massgeblichen Verkehrskreise in der internationalen Registrierung
Nr. 900 873 MILANELLO einen Hinweis auf die Stadt Mailand und somit
eine geografische Herkunftsbezeichnung erkennt.
8.
Die Beschwerdeführerin brachte im Übrigen vor, dass die strittige Marke
in Italien eingetragen worden sei. Indessen haben nach ständiger Praxis
ausländische Eintragungsentscheide keine präjudizielle Wirkung
(Entscheid des Bundesverwaltungsgericht B-1000/2007 E. 9 VIAGGIO).
Anders als bei der Beurteilung, ob ein Zeichen zum Gemeingut zu zählen
ist, wo Grenzfälle es nahe legen können, ausländische Eintragungen als
Indizien zu berücksichtigen, sind solche dort, wo das Schutzhindernis der
Irreführung besteht, unbeachtlich (vgl. Richtlinien in Markensachen vom
1. Januar 2011, Teil 4, Ziff. 3.10). Massgebend ist allein das Verständnis
der beteiligten schweizerischen Verkehrskreise.
9.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen
Registrierung Nr. 900 873 MILANELLO (fig.) die Eintragung für die
umstrittenen Waren der Klassen 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26,
27, 28 und 30 zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde ist daher als
unbegründet abzuweisen.
10.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind
nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung
und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um
Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach
dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich
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nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu
orientieren, wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich
ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen
werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni 2007
E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im
vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten
Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen
Marke.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft mit dem geleisteten
Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Internationale Registrierung Nr. 900 873;
Gerichtsurkunde)
– das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
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Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 16. März 2011