B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-5503/2011
U r t e i l v o m 1 6 . N o v e m b e r 2 0 1 2
Besetzung
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter David Aschmann;
Gerichtsschreiber Urs Küpfer.
Parteien
Burlington Fashion GmbH,
Oststrasse 5, DE-57392 Schmallenberg,
vertreten durch lic. iur. Brigitte Schreiber-Lomazzi,
E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Schutzverweigerung gegenüber der internationalen Marken-
registrierung Nr. 982 020 BURLINGTON.
B-5503/2011
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Die Burlington Fashion GmbH (Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der am
19. August 2008 international registrierten Wortmarke Nr. 982 020 BUR-
LINGTON mit Basiseintragung in Deutschland. Für die Schweiz wurde
bezüglich folgender Produkte Schutz beansprucht (Notification der Orga-
nisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, OMPI, vom 15. Oktober
2009):
Klasse 3
Savons à usage cosmétique, savons pour textiles, parfumerie, huiles éthé-
rées, produits pour nettoyer, soigner et embellir la peau, le cuir chevelu et les
cheveux; produits de toilette, compris dans cette classe, déodorants à usage
personnel, produits avant-rasage et produits après-rasage.
Klasse 14
Articles de bijouterie, montres.
Klasse 18
Cuir et imitations de cuir, à savoir valises, sacs (compris dans cette classe);
petits articles en cuir (compris dans cette classe), notamment porte-monnaie,
portefeuilles, étuis pour clés; parapluies et pare-soleil.
Klasse 25
Articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures.
B.
Am 16. November 2009 erliess das Eidgenössische Institut für Geistiges
Eigentum (IGE, Vorinstanz) eine "Notification de refus provisoire total (sur
motifs absolus)" gegen die Marke der Beschwerdeführerin, womit es ihr
den Schutz für sämtliche beanspruchten Waren in der Schweiz vorläufig
verweigerte. Zur Begründung führte das IGE aus, das Zeichen bestehe
aus dem Namen der grössten Stadt des Staates Vermont in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika (USA), was einer direkten Herkunftsangabe ent-
spreche. Direkte Herkunftsangaben beschrieben auf unmissverständliche
Weise die geographische Herkunft eines Produktes oder einer Dienstleis-
tung. Das Zielpublikum sehe in ihnen keinerlei Hinweis auf ein bestimm-
tes Unternehmen. Solche Zeichen hätten keine konkrete Unterschei-
dungskraft und seien Teil des Gemeingutes. Demnach gehöre das Zei-
chen BURLINGTON zum Gemeingut und sei freihaltebedürftig. Überdies
sei das Zeichen, weil es aus dem Namen einer amerikanischen Stadt be-
stehe, für alle Produkte, welche nicht aus den USA stammten, irrefüh-
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Seite 3
rend. Die Markeninhaberin könne ihre Rechte bis am 16. April 2010 beim
IGE geltend machen.
C.
In ihrer Stellungnahme vom 7. April 2010 bestritt die Rechtsvertreterin der
Beschwerdeführerin die Auffassung der Vorinstanz und argumentierte,
der Name der Kleinstadt Burlington im kleinen US-Bundesstaat Vermont
sei dem Schweizer Publikum nicht bekannt, zumal Burlington nicht die
Hauptstadt von Vermont sei. Das Zeichen BURLINGTON werde von den
massgeblichen Verkehrskreisen als Phantasiebezeichnung verstanden
und besitze somit Unterscheidungskraft. Ein ernsthaftes Bedürfnis, das
Zeichen für Waren der Klassen 3, 14, 18 und 25 zugunsten hypotheti-
scher Produzenten in Burlington freizuhalten, bestehe nicht. Für Produkte
der Klasse 25 geniesse die Marke BURLINGTON seit Jahrzehnten
Schutz in der Schweiz.
D.
Mit Schreiben vom 16. Juli 2010 hielt das IGE an der Schutzverweigerung
für alle beanspruchten Waren der Klassen 3, 14, 18 und 25 fest. Es be-
gründete dies im Wesentlichen gleich wie in seinem Refus vom 16. No-
vember 2009, wenn auch ausführlicher. Ergänzend legte es unter ande-
rem dar, Burlington sei auch der Name einer Vorstadt von Hamilton, einer
Stadt in der Provinz Ontario, Kanada. Burlington, Vermont, sei in der
Schweiz bekannt, etwa aufgrund der Tatsache, dass Neuenglandreisen
auch aus der Schweiz angeboten würden. Verkauf, Handel und gegebe-
nenfalls die Produktion der zur Diskussion stehenden Waren seien in Bur-
lington (Vermont) keineswegs ausgeschlossen. Hinsichtlich der Marke CH
179 395 BURLINGTON führte das IGE aus, deren Eintragung liege weit
zurück und entspreche nicht der aktuellen Institutspraxis. Ausserdem ha-
be ein Markeninhaber keinen Anspruch auf Gleichbehandlung sich selbst
gegenüber. Abschliessend gab die Vorinstanz der Beschwerdeführerin
Gelegenheit für eine "letzte" Stellungnahme, wozu sie ihr Frist bis
16. September 2010 setzte.
E.
Mit Eingabe vom 13. Januar 2011 bekräftigte die Beschwerdeführerin ih-
ren am 7. April 2010 dargelegten Standpunkt. Die Vorinstanz ihrerseits
hielt mit Schreiben vom 14. April 2011 am Entscheid fest, der internatio-
nalen Registrierung Nr. 982 020 BURLINGTON die Schutzausdehnung
auf die Schweiz für sämtliche beanspruchten Produkte zu verwehren, weil
die Marke zum Gemeingut zähle und bezüglich der Herkunft der Waren ir-
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reführend sei. Gleichzeitig räumte sie der Beschwerdeführerin eine Frist
bis 14. Juni 2011 für die Einreichung einer letzten Stellungnahme ein. Mit
Brief vom 6. Juni 2011 bat die Beschwerdeführerin das IGE, "eine be-
schwerdefähige endgültige Entscheidung in dieser Sache" zu erlassen.
F.
Mit Verfügung vom 6. September 2011 verweigerte die Vorinstanz der in-
ternationalen Registrierung Nr. 982 020 den Schutz in der Schweiz für al-
le beanspruchten Waren. Zur Begründung verwies sie auf ihre Schreiben
an die Beschwerdeführerin vom 16. Juli 2010 und vom 14. April 2011.
G.
Dagegen erhob die Markeninhaberin mit Datum vom 4. Oktober 2011 Be-
schwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie stellt folgende Rechtsbe-
gehren:
"1. Die Entscheidung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigen-
tum vom 6. September 2011 sei aufzuheben.
2. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen,
die IR-Marke 982 020 BURLINGTON (Wort) zum Schutz in der
Schweiz für alle beanspruchten Produkte zuzulassen.
3. Der Beschwerdeführerin sei der Kostenvorschuss zurückzuerstatten.
4. Der Beschwerdeführerin sei eine angemessene Parteientschädigung
zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum zuzu-
sprechen."
Ihre Anträge begründet die Beschwerdeführerin zusammenfassend wie
folgt: Der Name Burlington im Sinne der grössten Stadt im US-
Bundesstaat Vermont bzw. der Industriestadt in der kanadischen Provinz
Ontario sei keinem erheblichen Teil des relevanten Publikums bekannt
und indiziere somit keine Herkunftserwartungen bezüglich einer US-
amerikanischen bzw. kanadischen Herkunft der beanspruchten Produkte
bei einem erheblichen Teil der Verkehrskreise. Bei einem überwiegenden
Teil der massgeblichen Verkehrskreise geniesse das Zeichen Unterschei-
dungskraft und sei nicht irreführend, so dass keine Einschränkung auf
Produkte einer geographischen Herkunft nötig sei.
BURLINGTON sei auch als in der Schweiz etablierte Marke bekannt, wel-
che seit über 20 Jahren von der deutschen Firma X._______ AG und seit
2008 von der deutschen Firma Y._______ KGaA bzw. von der von ihr ge-
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gründeten deutschen Firma Burlington Fashion GmbH für Strümpfe und
diverse Bekleidungsstücke in der Schweiz benutzt werde. Die Beschwer-
deführerin habe keinerlei Anlass gehabt, beim Kauf der Marke BURLING-
TON für Produkte der Klasse 25 in der Schweiz anzunehmen, dass die
langjährige Eintragung dieser Marke fehlerhaft sei. Gestützt auf ihr Ver-
trauen in den Schutz der Marke BURLINGTON habe die Beschwerdefüh-
rerin sehr umfangreiche, kostenintensive Dispositionen getroffen. Sie ha-
be insbesondere die schweizerische Marke BURLINGTON gekauft und
international in diversen Formen mit Schutzbeanspruchung für die
Schweiz hinterlegt, mit der Absicht, die Marke zu entwickeln. Ferner habe
sie bedeutende Werbeausgaben für diese Marke in der Schweiz getätigt.
H.
Ergänzend zu ihrer Eingabe vom 4. Oktober 2011 legte die Beschwerde-
führerin dem Bundesverwaltungsgericht mit Begleitschreiben vom 27. Ok-
tober 2011 weitere Unterlagen vor, welche sich einerseits auf die Frage
der Freihaltebedürftigkeit, andererseits auf Eintragungen der Marke
BURLINGTON im Ausland beziehen.
I.
Die Vorinstanz äusserte sich mit Vernehmlassung vom 16. Januar 2012
zur Beschwerde sowie zu deren Ergänzung vom 27. Oktober 2011, wobei
sie beantragte, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Be-
schwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Gleichzeitig verwies sie auf
ihre Ausführungen im erstinstanzlichen Verfahren und hielt ergänzend
insbesondere fest, die massgebenden Abnehmerkreise seien vielschich-
tiger und breiter, als die Beschwerdeführerin annehme. Sie erkennten im
strittigen Zeichen einzig einen Hinweis auf die Warenherkunft, nicht aber
auf ein bestimmtes Unternehmen. Somit verfüge die Angabe BURLING-
TON nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft. Aufgrund der Be-
kanntheit von Burlington, Vermont, erwarteten die Schweizer Abnehmer
überdies, dass die mit dem Zeichen BURLINGTON versehenen Waren
aus den USA stammten. Dementsprechend sei der internationalen Re-
gistrierung Nr. 982 020 die Schutzausdehnung auf die Schweiz wegen Ir-
reführungsgefahr zu verweigern.
Für Strumpfwaren der Klasse 25 bestehe kein Freihaltebedürfnis. In Ver-
bindung mit den übrigen Waren der Klassen 3, 14 und 18 existiere jedoch
ein absolutes Freihaltebedürfnis. Burlington, Vermont, sei keine kleine,
ruhige, ländliche Ortschaft mehr. Produktion und Handel gehörten in die-
ser Stadt heute zu den hauptsächlichen Industriezweigen. Die gleichna-
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mige Stadt in Ontario, Kanada, komme aufgrund ihrer Grösse und der
dortigen industriellen Verhältnisse erst recht als Handels- und Produkti-
onsort in Frage. Angesichts des absoluten Freihaltebedürfnisses bestehe
auch keine Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung.
Mit dem Hinweis auf die vor langer Zeit erfolgte Eintragung von BUR-
LINGTON als Marke für Waren der Klasse 25 in der Schweiz könne sich
die Beschwerdeführerin lediglich auf einen Einzelfall berufen, wodurch
noch kein berechtigtes Vertrauen geschaffen werde. Isolierte Prüfungs-
entscheide könnten nicht als Praxis des Instituts qualifiziert werden. Im
Übrigen gebe es gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung keinen all-
gemeinen Vertrauensschutz gegen Änderungen der materiellrechtlichen
Praxis.
J.
Mit Datum vom 25. Januar 2012 unterbreitete die Beschwerdeführerin
dem Bundesverwaltungsgericht eine weitere Eingabe mit diversen Beila-
gen. Diese betreffen US-amerikanische sowie kanadische Eintragungen
der Marke BURLINGTON.
In ihrer Duplik vom 13. Februar 2012 hielt die Vorinstanz am Rechtsbe-
gehren sowie an der Begründung der Vernehmlassung vom 16. Januar
2012 fest.
K.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie
für den Entscheid wesentlich sind, in den nachfolgenden Erwägungen
eingegangen.
L.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des
Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005,
Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen des IGE in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und
33 Bst. d VGG). Als Adressatin ist die Beschwerdeführerin durch die an-
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gefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges In-
teresse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwer-
de berechtigt (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungs-
verfahren vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Frist und Form
sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvor-
schuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen (Art. 46 ff. VwVG) sind ebenfalls erfüllt. Auf
die Beschwerde ist demnach einzutreten.
2.
2.1. Deutschland und die Schweiz haben sowohl das Madrider Abkom-
men über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stock-
holm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), als auch das zugehörige
Protokoll vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4) ratifiziert. Gemäss
Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a MMP findet in den Beziehungen zwischen Staa-
ten, die – wie Deutschland und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl
des MMP als auch des MMA (Stockholmer Fassung) sind, nur das MMP
Anwendung.
2.2. Innerhalb von 18 Monaten ab Mitteilung einer internationalen Mar-
kenregistrierung kann das IGE erklären, es verweigere dieser Marke den
Schutz in der Schweiz (Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP sowie entsprechende
Erklärung der Schweiz; vgl. BGE 130 II 374 f. E. 1.2 mit Hinweisen). Es
muss dafür mindestens einen der in der Pariser Übereinkunft zum Schutz
des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967
(PVÜ, SR 0.232.04), erwähnten Gründe angeben (Art. 5 Abs. 1 MMP).
Mit der Bekanntgabe der Registrierung der Marke IR 982 020 BURLING-
TON durch die OMPI am 15. Oktober 2009 und der "Notification de refus
provisoire total" des IGE vom 16. November 2009 wurde die genannte
Frist eingehalten.
2.3. Als Schutzverweigerungsgrund kann das IGE namentlich ins Feld
führen, die Marke entbehre jeglicher Unterscheidungskraft oder sei aus-
schliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt, die im Verkehr
zur Bezeichnung des Ursprungsortes der Erzeugnisse dienen könnten
(Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Es kann als Zu-
rückweisungsgrund auch angeben, die Marke verstosse gegen die guten
Sitten oder die öffentliche Ordnung, insbesondere, wenn sie geeignet ist,
das Publikum zu täuschen (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies Bst. B
Ziff. 3 PVÜ). Auf beide Ablehnungsgründe berief sich die Vorinstanz in der
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"Notification de refus provisoire total" vom 16. November 2009 unter Hin-
weis auf die entsprechenden Bestimmungen (vgl. BGE 128 III 454 E. 2
Yukon) des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Her-
kunftsangaben vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz, MSchG, SR
232.11), Art. 2 Bst. a ("Zeichen, die Gemeingut sind") und c ("irreführende
Zeichen") sowie ("eventuell") Art. 47 (Herkunftsangaben).
3.
3.1. Art. 2 Bst. a MSchG schliesst Zeichen, welche Gemeingut sind, vom
Markenschutz aus, es sei denn, sie hätten sich als Marken für die Waren
oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, durchgesetzt. Als
freihaltebedürftiges Gemeingut gelten Zeichen, die sich beispielsweise in
einfachen Zahlen- oder Buchstabenkombinationen, gebräuchlichen geo-
metrischen Figuren oder Angaben über die Beschaffenheit der gekenn-
zeichneten Ware erschöpfen und daher die zur Identifikation von Waren
oder Dienstleistungen erforderliche Kennzeichnungs- und Unterschei-
dungskraft nicht aufweisen und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine
bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden. Der beschreibende Cha-
rakter solcher Zeichen muss vom angesprochenen Publikum ohne be-
sondere Denkarbeit und ohne Phantasieaufwand unmittelbar erkennbar
sein, und die Hinweise dürfen sich nicht in blossen Anspielungen er-
schöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 mit Hinweisen; BGE 128 III 454 E. 2.1
mit Hinweisen – Yukon; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
279/2010 vom 3. Februar 2011 E. 2 mit Hinweisen – Paris Re). Es ge-
nügt, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als
beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 – Felsenkeller).
3.2. Beschreibend und damit als Gemeingut nach Art. 2 MSchG vom
Markenschutz ausgeschlossen sind auch geographische Herkunftsanga-
ben. Art. 47 Abs. 1 MSchG definiert Herkunftsangaben als direkte oder
indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder
Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder
auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Als unmittel-
bare (direkte) Herkunftsangaben zum Gemeingut gehören insbesondere
die Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Län-
dern. Das gilt nicht nur, soweit sie von den massgeblichen Verkehrskrei-
sen aktuell mit der fraglichen Warengruppe in Verbindung gebracht wer-
den können, sondern auch, soweit sie in Zukunft von den ansässigen Un-
ternehmen als Herkunftsangabe für die betreffenden Produkte verwendet
werden könnten. Ein Freihaltebedürfnis setzt dabei voraus, dass die Be-
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zeichnung für die beanspruchten Waren nach der nicht ausserhalb jeder
Wahrscheinlichkeit liegenden künftigen Entwicklung der wirtschaftlichen
Verhältnisse ernsthaft als geographische Herkunftsangabe in Betracht
fällt (BGE 128 III 454 E. 2.1 mit Hinweisen – Yukon).
3.3. Es gilt als Erfahrungssatz – der jedoch im Einzelfall widerlegt werden
kann –, dass die massgeblichen Abnehmerkreise einen geographischen
Namen in einer Marke als Angabe für die Herkunft der damit bezeichne-
ten Waren auffassen (BGE 135 III 416 E. 2.2 – Calvi, BGE 97 I 79 E. 1 –
Cusco, BGE 93 I 570 E. 3 – Trafalgar, Urteil des Bundesgerichts
4A.324/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 3 – Gotthard; SIMON HOLZER, in:
Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin (Hrsg.), Markenschutzge-
setz, Bern 2009, Art. 47 N. 28 ff.; vgl. auch FRANZISKA GLOOR GUGGIS-
BERG, Die Beurteilung der Gefahr der Irreführung über die geografische
Herkunft auf Grundlage eines Erfahrungssatzes – Bemerkungen einer
Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, in: sic!
2011, S. 4 ff.).
3.4. Keine Herkunftsangaben im Sinne der Legaldefinition (Art. 47 Abs. 1
MSchG) sind geographische Namen und Zeichen, die von den massge-
benden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft
der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2
MSchG). Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die geographische An-
gabe den massgebenden Verkehrskreisen überhaupt nicht bekannt ist,
trotz bekanntem geographischem Gehalt als Phantasiezeichen aufgefasst
wird, offensichtlich nicht als Produktions- oder Handelsort in Frage
kommt, als Typenbezeichnung erkannt wird, sich im Verkehr als Kennzei-
chen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt oder sich zur Gat-
tungsbezeichnung gewandelt hat (BGE 128 III 454 E. 2.1.1 - 2.1.6 – Yu-
kon; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-279/2010 vom 3. Februar
2011 E. 3.6.1 mit Hinweisen – Paris Re; Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 4 mit weiteren Hinweisen –
VICTORIA [fig.]).
3.5. Grenzfälle sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes einzutra-
gen; die endgültige Entscheidung ist dem Zivilrichter zu überlassen (BGE
135 III 359 E. 2.5.3).
4.
Das IGE verweigerte der international registrierten Marke BURLINGTON
den Schutz, weil es darin eine direkte Herkunftsangabe sieht. Geprüft
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Seite 10
werden muss deshalb, ob das Zeichen von den angesprochenen Ver-
kehrskreisen als geographischer Herkunftshinweis verstanden wird (vgl.
Art. 47 MSchG) und damit beschreibend im Sinne von Art. 2 Bst. a
MSchG bzw. irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG ist.
5.
Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die Schutz-
verweigerung durch die Vorinstanz erstreckt sich auf sämtliche bean-
spruchten Artikel. Diese stammen aus den Klassen 3, 14, 18 und 25. Im
Einzelnen handelt es sich dabei, übersetzt, um folgende Produkte:
Klasse 3
Seifen für den kosmetischen Gebrauch, Seifen für Textilien, Parfümerie-
waren, ätherische Öle, Mittel zur Reinigung, Pflege und Verschönerung
der Haut, der Kopfhaut und der Haare; die in dieser Klasse enthaltenen
Toilettenartikel, Deodorants für den persönlichen Gebrauch, Rasurpfle-
geprodukte
Klasse 14
Bijouterieartikel, Uhren
Klasse 18
Leder und Lederimitationen, d.h. Koffer, (in dieser Klasse enthaltene)
Taschen; Kleinlederwaren (welche in dieser Klasse enthalten sind), ins-
besondere Portemonnaies, Brieftaschen, Schlüsseletuis; Regenschirme
und Sonnenblenden
Klasse 25
Schuhwaren, Kleider, Kopfbedeckungen, Gürtel.
5.1. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin richten sich diese Produkte
einerseits an das allgemeine Publikum und dabei insbesondere an Per-
sonen, welche an der Mode, ihren Accessoires sowie an "begleitenden"
Artikeln interessiert sind, andererseits an Fachleute der Modeindustrie
einschliesslich ihrer Nebenindustrien.
5.2. In seiner Vernehmlassung vom 16. Januar 2012 hielt das IGE fest,
die Beschwerdeführerin gehe bei der Bestimmung der massgebenden
Abnehmerkreise von einem breiten modeinteressierten Publikum sowie
von Fachleuten der Modeindustrie aus. Diese Definition sei insofern nicht
zutreffend, als neben Waren der Klasse 25 (Fussbekleidung, Bekleidung,
Kopfbedeckungen, Gürtel), die sowohl typische Modeartikel als auch all-
tägliche Bekleidungsartikel wie Socken, Unterwäsche, Strumpfhosen usw.
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Seite 11
umfassten, der Markenschutz auch für Waren der Klassen 3, 14 und 18
begehrt werde. Diese zusätzlichen Klassen enthielten so unterschiedliche
Produkte wie Wasch- und Reinigungsmittel, ätherische Öle sowie Mittel
für die Körper- und Schönheitspflege und Kosmetika (Klasse 3), Uhren
und Schmuckwaren (Klasse 14) und Artikel aus Leder, nämlich Koffer, Ta-
schen, Kleinlederwaren sowie Regen- und Sonnenschirme (Klasse 18).
Zu den massgebenden Verkehrskreisen zählten somit einerseits breite
Kreise der Bevölkerung (Durchschnittsabnehmer), wie die Beschwerde-
führerin richtig annehme, andererseits Fachkreise aus den Bereichen der
Reinigungs-, Waschmittel- und Körperpflegemittelindustrie, Kosmetikin-
dustrie, Schmuck- und Uhrenindustrie sowie der Lederwarenindustrie,
wobei auch die jeweiligen Zwischenhändler dazuzurechnen seien. Inso-
fern seien die massgebenden Abnehmerkreise vielschichtiger und breiter,
als die Beschwerdeführerin annehme.
5.3. Darauf erwiderte die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom
25. Januar 2012, die internationale Registrierung Nr. 982 020 BURLING-
TON enthalte in der Klasse 3 keine Putzmittel, so dass der in der
vorinstanzlichen Vernehmlassung für diesen Bereich angenommene Käu-
ferkreis wegfalle. Alle in dieser Registrierung beanspruchten Waren und
Klassen fielen unter den Begriff "Modemarke" bzw. gehörten dem Mode-
bereich an. Der Schwerpunkt liege auf den Bekleidungsstücken, deren
Angebot durch modische "Zutaten" bzw. "Zubehöre" und Duft ergänzt
werde. Diese Kombination der Klassen und Waren finde sich bei vielen
Modemarken wieder, zum Beispiel bei HUGO BOSS, JIL SANDER und
CALVIN KLEIN. Wie bei diesen Marken werde bei BURLINGTON nie-
mand in der Klasse 3 eine Eintragung für Putzmittel suchen. Entgegen
den Ausführungen der Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 16. Janu-
ar 2012 sei somit der durch die betreffende Marke BURLINGTON ange-
sprochene Käuferkreis der modeorientierte Kunde.
5.4. Die Vorinstanz entgegnete in ihrer Duplik vom 13. Februar 2012, die
Beschwerdeführerin beharre in ihrer Replik vom 25. Januar 2012 auf der
Ansicht, dass von einem modeorientierten Kunden als Abnehmer auszu-
gehen sei. Der Käuferkreis für Putzwaren falle laut Beschwerdeführerin
weg, da Klasse 3 keine Putzmittel enthalte. Der Vollständigkeit halber
werde jedoch angemerkt, dass in Klasse 3 "savons pour textiles" aufge-
führt seien, welche zu den Wasch- und Reinigungsmitteln zählten. Im Üb-
rigen vermöge dieses Argument nichts daran zu ändern, dass vorliegend
von einem breiten Abnehmerkreis auszugehen sei. Massgebend für die
B-5503/2011
Seite 12
Ermittlung der betroffenen Verkehrskreise seien die angemeldeten Waren
bzw. Dienstleistungen. Waren der Klassen 3, 14, 18 und 25 richteten sich
an den Durchschnittsverbraucher; aber auch Zwischenhändler seien da-
zuzuzählen. Waren der betroffenen Klassen würden von jedermann ge-
kauft. Keine Berücksichtigung finde dabei die Qualifizierung "modebe-
wusst" oder "modeorientiert".
5.5. Es trifft zwar zu, dass Klasse 3, wie die Vorinstanz bemerkt, auch
Wasch- und Reinigungsmittel beinhaltet. Für solche, von der Beschwer-
deführerin als "Putzmittel" bezeichnete Erzeugnisse beansprucht die in-
ternational registrierte Marke Nr. 982 020 BURLINGTON jedoch keinen
generellen Schutz in der Schweiz. "Wasch- und Reinigungsmittel" unter-
stehen dem Schutzanspruch dieser Marke nur, soweit es sich bei ihnen
um Körperpflegeprodukte, also etwa um Haarwasch- oder um Hautreini-
gungsmittel, handelt, ferner, soweit es um Textilseifen geht.
5.6. In ihrer Eingabe vom 25. Januar 2012 scheint die Beschwerdeführe-
rin den Abnehmerkreis enger definieren zu wollen als in der Beschwerde-
schrift vom 4. Oktober 2011, beschränkt sie ihn doch auf den "modeorien-
tierten Kunden", während sie anfänglich das allgemeine Publikum sowie
Fachleute der Modeindustrie und benachbarter Industrien einschloss.
Praktisch alle der unter den Schutzanspruch fallenden Produkte richten
sich aber an ein breites Publikum, das nicht unbedingt "modeorientiert"
sein muss. So werden beispielsweise Haarpflegeprodukte und Deodo-
rants, Uhren, Regenschirme, Schuhe und Kleider als Waren des täglichen
Gebrauchs von schweizerischen Durchschnittskonsumenten nachgefragt,
auch wenn diese keine besondere Affinität zur Mode haben sollten.
Als massgebliche Verkehrskreise einzubeziehen sind darüber hinaus
Fachleute (insbesondere Zwischenhändler und Verkaufspersonal) der
Kosmetik-, Uhren- und Schmuck-, Bekleidungs-, Leder- (imitations-) wa-
ren- und Accessoiresbranche. Fachkreise aus der Reinigungs- und
Waschmittelindustrie, wie sie von der Vorinstanz angeführt werden, sind
zu berücksichtigen, soweit sie sich mit Textilseifen (allenfalls mit Textil-
waschmitteln allgemein) beschäftigen. Da die fraglichen Produkte
zugleich an Fachleute und Letztabnehmer vertrieben werden und diese
die grösste Gruppe der relevanten Verkehrskreise bilden, ist bei der Beur-
teilung in erster Linie das Verständnis der schweizerischen Endkonsu-
menten massgebend (vgl. – bezüglich Klasse 3 – das Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-681/2011 vom 3. Dezember 2011 E. 5.1 – TOKYO
BY KENZO [fig.]). An deren Aufmerksamkeit dürfen keine übertriebenen
B-5503/2011
Seite 13
Anforderungen gestellt werden (BGE 133 III 342 E. 4.1; Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-1360/2011 vom 1. September 2011 E. 3.2 –
3D).
6.
Zu prüfen ist nun, ob die massgeblichen Verkehrskreise das Kennzeichen
BURLINGTON als geographische Herkunftsangabe auffassen.
6.1. Die Vorinstanz legte in ihrer Vernehmlassung vom 16. Januar 2012
dar, sie habe im Prüfverfahren ausgeführt, es gebe mehrere Ortschaften
namens Burlington, so unter anderem Burlington im US-Bundesstaat
Vermont sowie Burlington in der kanadischen Provinz Ontario, und sie sei
aufgrund ihrer Abklärungen zum Schluss gelangt, dass BURLINGTON
keine andere Bedeutung aufweise als diejenige eines geographischen
Namens. Diesen Sinngehalt bestreitet die Beschwerdeführerin nicht. Un-
ter der Überschrift "weitere Bedeutung von Burlington" ergänzte sie frei-
lich, BURLINGTON sei auch als eine in der Schweiz etablierte Marke be-
kannt, welche für Strümpfe und diverse Bekleidungsstücke benutzt wer-
de.
6.2. Unter dem Titel "Gemeingutcharakter der Angabe BURLINGTON"
führte die Vorinstanz detaillierter aus, Burlington sei die grösste Stadt in
Vermont, USA. Sie liege am Champlainsee, habe ca. 39'200 Einwohner,
sei katholischer Bischofssitz und Sitz der Universität von Vermont (ge-
gründet 1791). Als Industrie würden der Bau von Datenverarbeitungsan-
lagen sowie die Textil-, die Konserven- und andere Industrien genannt;
ausserdem spiele der Fremdenverkehr eine Hauptrolle für die Wirtschaft.
Aufgrund der vorhandenen Infrastrukturen und der Industrie seien Ver-
kauf, Handel und gegebenenfalls die Produktion der strittigen Waren
(auch in Kleinstbetrieben) in Burlington keineswegs ausgeschlossen,
auch wenn es sich bei Burlington um eine Kleinstadt handle.
Vermont sei wie andere Neuenglandstaaten aufgrund der farbenfrohen
Herbstwälder ("Fall Foliage") ein beliebtes Ausflugsziel und verfüge zu-
dem über weithin bekannte Golfplätze. Im Winter sei Vermont wegen sei-
ner Skigebiete, die zum Teil ganzjährig befahrbar seien, ein beliebtes Ziel
für Skifahrer und Snowboarder. Vermont gehöre zu den wichtigsten und
grössten Skigebieten Amerikas; eines der bekanntesten sei Stowe. Der
Staat Vermont habe auch eine Universität, nämlich die University of Ver-
mont in Burlington. Diese Stadt verfüge in den USA über einen guten Ruf;
sie sei 2008 als die gesündeste Stadt der USA bezeichnet worden.
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Vermont und auch Burlington lebten von innerstaatlichem Tourismus,
wendeten sich aber gleichzeitig nach aussen, so z.B. durch französisch-
sprachige Informationen für Besucher aus dem französischsprachigen
Teil Kanadas auf der Website der Stadt Burlington. Der Lake Champlain
mit Radwegen und der Möglichkeit von Bootsfahrten gehöre ebenfalls zu
den Attraktionen der Stadt. Burlington verfüge zudem über einen interna-
tionalen Flughafen.
In der Schweiz würden auch Neuenglandreisen angeboten. So habe
Kuoni eine Rundreise durch Neuengland im Angebot, wobei Burlington,
Vermont, als eines der "Highlights" erwähnt werde. Der Schweizer Nord-
amerikaspezialist Knecht-Reisen biete Bahn-Rundreisen an, die in Bur-
lington vorbeiführten. Weiter würden auch Billigflüge von der Schweiz aus
nach Burlington, Vermont, über eine Schweizer Website angeboten, und
auf der Homepage von werde eine Rundreise durch den Os-
ten der USA mit dem Etappenziel Burlington beschrieben. Das Vorhan-
densein von Tourismus bzw. das Anbieten von Reisen aus der Schweiz
nach Burlington sei denn auch ein gewichtiges Indiz, welches für die Be-
kanntheit von Burlington spreche.
Weiter biete die Hochschule für Wirtschaft (HSW) Fribourg im Rahmen ih-
res Masterprogramms ein zweiwöchiges Austauschprogramm mit der
University of Vermont in Burlington an. Burlington in Vermont mache ne-
ben der Haupttouristenattraktion des "Fall Foliage" landschaftliche
Schönheiten (Berge, Seen), sportliche Aktivitäten aller Art für jede Jah-
reszeit sowie herausragende landwirtschaftliche Produkte (z.B. den welt-
besten Cheddar-Käse) geltend und wende sich an die unterschiedlichsten
Zielgruppen.
Überdies sei Burlington der Name einer Vorstadt von Hamilton, einer
Stadt in der Provinz Ontario in Kanada. Burlington, Ontario, habe 2006
165'000 Einwohner gehabt. Wohl sei nicht von der Bekanntheit dieses Or-
tes bei der Schweizer Bevölkerung auszugehen, doch komme die Stadt
aufgrund der dortigen industriellen Verhältnisse als Herkunftsort der be-
anspruchten Waren in Frage. Wikipedia führe noch weitere Ortschaften
namens Burlington an. Diese seien jedoch entweder sehr klein oder dem
Schweizer Publikum nicht bekannt.
6.3. Die Beschwerdeführerin legt dar, Burlington sei die grösste Stadt des
US-Bundesstaates Vermont, jedoch nicht dessen Hauptstadt; diese heis-
se Montpelier. Mit 40'000 Einwohnern sei Burlington aber eine sehr kleine
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amerikanische Stadt; sie besitze eine Universität und einen internationa-
len Flughafen. Vermont selbst sei ein kleiner, ländlicher Bundesstaat,
welcher ausserdem mehrere tausend Kilometer von der Schweiz entfernt
liege und ihr gegenüber eine Zeitverschiebung von minus sechs Stunden
aufweise. Vermont und die Stadt Burlington seien deshalb keine Zielorte
für Tagesausflüge oder Kurzaufenthalte, welche spontan unternommen
werden könnten. Dass Velofahren um den oder Segeln auf dem
Champlainsee beliebt seien, bzw. dass Vermont aufgrund seiner farben-
frohen Herbstwälder ein beliebtes Ausflugsziel sei, Golfplätze habe und
im Winter eine beliebte Destination für Skifahrer und Snowboarder sei
und dass solche touristischen Aktivitäten im Internet unter der "Official
Vermont Tourism" - Website abrufbar seien, spreche für sich allein noch
nicht für ein erhebliches touristisches Aufkommen seitens der hier mass-
geblichen Schweizer Verkehrskreise.
Die University of Vermont sei zwar eine alte amerikanische Universität.
Sie sei jedoch in der weltweiten Hochschulbewertung der Universität
Shanghai erst auf Platz 293 aufgelistet. Somit geniesse sie keinen be-
sonderen internationalen Ruf, zumal sie den Namen der Stadt Burlington
nicht in ihrem Namen führe, so dass einem ansehnlichen Teil derjenigen
Personen, welche die Universität dem Namen nach kennten, nicht auch
die Stadt, in der sie liege, bekannt sein dürfte. Unter diesen Umständen
sei die University of Vermont in der Schweiz kaum bekannt, allenfalls ei-
ner kleinen Zahl von Wissenschaftlern, aber keineswegs den hier mass-
geblichen Verkehrskreisen.
Weder die Stadt Burlington noch Vermont selbst genössen einen beson-
deren Ruf für Modeprodukte wie Bekleidungsartikel, Kosmetik, Schmuck,
Uhren oder Taschen. Anders als für Italien oder Frankreich treffe dies im
Übrigen auch nicht für die USA selbst zu. Hinsichtlich des internationalen
Flughafens sei zu bemerken, dass es keinen direkten Flug von der
Schweiz nach Burlington gebe. Die Stadt sei nur mit einem oder zwei
Zwischenstopps zu erreichen, weshalb dieser Flughafen nicht einem er-
heblichen Teil des relevanten Publikums bekannt sein dürfte.
Nach der als Beschwerdebeilage eingereichten SMD-Recherche in
sei "Burlington Vermont" in den in der Schweiz vertriebenen
Printmedien zwischen dem 28. September 2007 und dem 27. September
2011 nur 24 Mal erwähnt worden. Da dies keine häufige Verwendung der
Bezeichnung sei, werde auch keine erhebliche Bekanntheit der Stadt Bur-
lington, Vermont, bei der angesprochenen Leserschaft indiziert.
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Bezüglich der in Ontario gelegenen kanadischen Stadt Burlington bringt
die Beschwerdeführerin vor, der Umstand, dass die dortigen touristischen
und industriellen Aktivitäten im Internet abrufbar seien, spreche für sich
allein noch nicht für ein erhebliches touristisches Aufkommen seitens der
hier massgeblichen Schweizer Verkehrskreise. Auch die Tatsache, dass
die Stadt Burlington im wichtigsten Wirtschaftsgebiet von Kanada liege,
lasse noch nicht auf deren Bekanntheit hierzulande schliessen, zumal
weder das kanadische Burlington noch Kanada einen besonderen Ruf für
Produkte des Modesektors geniesse.
Die (in den von der Vorinstanz eingereichten Auszügen aus Wikipedia
erwähnte) McMaster University in Kanada führe den Namen der Stadt
Burlington, in welcher sie gelegen sei, nicht in ihrem Namen, so dass ei-
nem ansehnlichen Teil derjenigen relevanten Abnehmer, die die Universi-
tät dem Namen nach kennten, nicht auch gleichzeitig die Stadt, in der sie
liege, bekannt sein dürfte. Laut der als Beschwerdebeilage eingereichten
SMD-Recherche in tauche "Burlington Ontario" in den in der
Schweiz vertriebenen Printmedien zwischen dem 28. September 2007
und dem 27. September 2011 nur fünf Mal auf. Da dies keine häufige
Verwendung der Bezeichnung sei, werde damit auch keine erhebliche
Bekanntheit der Stadt Burlington in der kanadischen Provinz Ontario bei
der angesprochenen Leserschaft indiziert.
6.4. Burlington im US-Bundesstaat Vermont und Burlington in Ontario,
Kanada, liegen rund sechstausend Kilometer westlich der Schweiz, wor-
aus eine Zeitverschiebung von sechs Stunden resultiert. Die beiden Ort-
schaften werden also kaum im Rahmen kurzer Ferienreisen aus der
Schweiz besucht. Sie sind jedenfalls keine Massendestinationen für die
relevanten schweizerischen Verkehrskreise. Überdies kommt ihnen aus
der Perspektive der schweizerischen Abnehmer keine herausragende
wirtschaftliche oder politische Bedeutung zu. In den schweizerischen Me-
dien finden sie nur geringe Beachtung, wie die von der Beschwerdeführe-
rin eingereichten Recherchen zeigen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.4 VICTORIA [fig.]).
Beide Orte müssen im Vergleich zu anderen, breiten Kreisen hierzulande
mindestens dem Namen nach bekannten Städten der USA und Kanadas
als klein oder gar sehr klein bezeichnet werden. So steht Burlington,
Vermont, mit 40'000 Einwohnern (Quelle: ) berühmten US-
amerikanischen Städten wie beispielsweise Chicago mit 2'700'000, Los
Angeles mit 3'800'000 oder New York mit 8'175'000 Einwohnern gegen-
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über (Quelle: United States Census Bureau, ). Analoges gilt
für Burlington in Ontario, Kanada, mit 175'000 Einwohnern (Quelle: tou-
) im Vergleich zu bekannten kanadischen Städten wie
Montreal mit 1'650'000, Ottawa mit 883'000, Toronto mit 2'615'000 oder
Vancouver mit 603'000 Einwohnern (Quelle: Statistics Canada, stat-
). Die Vorinstanz nimmt selbst nicht an, dass die Schweizer Bevöl-
kerung Burlington im kanadischen Ontario kennt.
Weder die University of Vermont noch die kanadische McMaster Universi-
ty trägt die Ortsbezeichnung Burlington in ihrem Namen. Im internationa-
len Ranking erscheint keine dieser beiden Bildungseinrichtungen auf den
vorderen Rängen (; vgl. Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-1279/2008 vom 16. Juni 2010 E. 5.2 – Altec Lansing),
weshalb nicht von renommierten, auch hierzulande weitherum bekannten
Spitzenuniversitäten gesprochen werden kann. Vielmehr ist davon aus-
zugehen, dass nur ein kleiner Teil der relevanten Verkehrskreise über-
haupt Kenntnis von der Existenz einer University of Vermont bzw. einer
McMaster University hat, was aber noch nicht bedeutet, dass die betref-
fenden Personen diese Universitäten mit den fraglichen Ortschaften na-
mens Burlington in Verbindung bringen. Auch das Kooperationsprogramm
zwischen der University of Vermont und der Universität Fribourg bewirkt
bei den relevanten Verkehrskreisen keine verbreiteten Kenntnisse hin-
sichtlich einer im US-Bundesstaat Vermont gelegenen Stadt Burlington,
richtet es sich doch lediglich an eine im Verhältnis zur Gesamtheit dieser
Kreise sehr begrenzte Zahl von Interessenten.
6.5. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die beiden Städ-
te Burlington im US-Bundesstaat Vermont und Burlington in Ontario, Ka-
nada, den massgeblichen Verkehrskreisen nicht bekannt sind und diese
das Zeichen BURLINGTON nicht mit einer Ortschaft assoziieren. Die Vor-
instanz nimmt im Übrigen selbst nicht an, dass das kanadische Burling-
ton, Ontario, der Schweizer Bevölkerung bekannt sei (vgl. oben E. 6.2
a.E.). BURLINGTON bildet demnach keine geographische Herkunftsan-
gabe im Sinne von Art. 47 MSchG. Für die beanspruchten Waren der
Klassen 3, 14, 18 und 25 ist das Zeichen deshalb nicht beschreibend; es
gehört folglich nicht zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG.
Da das Zeichen nicht als geographische Herkunftsangabe wahrgenom-
men wird, ist es auch nicht irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG.
6.6. Als Marke wird BURLINGTON, wie die Beschwerdeführerin unter
Beifügung entsprechender Dokumente darlegt, bereits seit längerer Zeit
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verwendet. Zwischen 1990 und 2008 habe die deutsche X._______
Gruppe als Lizenznehmerin der Z._______ unter dieser Wortmarke Pro-
dukte der Klasse 25, insbesondere Socken, Strümpfe, Herrenunterwä-
sche sowie -hemden, in der Schweiz und in anderen europäischen Län-
dern vertrieben. Von ihrer ersten Hinterlegung im Jahr 1979 an bis im Juli
2008 sei die Marke in der Schweiz im Namen von Z._______ für Produk-
te der Klassen 23, 24, 25, 26 und 27 registriert gewesen, ab Juli 2008 nur
noch für Produkte der Klassen 23, 24, 26 und 27. Im Juli 2008 habe
Z._______ die Marke BURLINGTON mit Bezug auf den Modebereich un-
ter anderem für Europa, inklusive ihrer dort bestehenden Eintragungen
der Marke BURLINGTON in der Klasse 25, an die Y._______ KGaA, eine
deutsche Mitbewerberin der X._______ AG, verkauft. Zwecks Kommerzi-
alisierung der Marke habe die Y._______ KGaA in der Folge die Burling-
ton Fashion GmbH gegründet.
Die Beschwerdeführerin erklärt, mit dem Verkauf von Produkten der Mar-
ke BURLINGTON seien während der Lizenzzeit von X._______, d.h. zwi-
schen 1990 und 2008, in der Schweiz jährliche Umsätze von […] Euro er-
zielt worden. Ab 2008 habe die Y._______ KGaA bzw. die Beschwerde-
führerin in der Schweiz grosse Werbeanstrengungen für Bekleidungsarti-
kel der Marke BURLINGTON unternommen. Als Nachweis legt die Be-
schwerdeführerin folgende Dokumente ins Recht: Kopien von "Media-
Plänen", d.h. Auflistungen der Werbemassnahmen, für die Jahre 2009
und 2010; Kopien von Werbefotos und -plakaten, welche 2009 in einer
Werbekampagne für Bekleidungsartikel der Marke BURLINGTON in Ba-
sel, Bern, Genf und Zürich eingesetzt wurden; Kopien eines Kostenplans
sowie eines Termin- und Produktionsplans für die Schweiz für das Jahr
2009.
Daraus lässt sich schliessen, dass die Wortmarke BURLINGTON für Be-
kleidungsartikel der Klasse 25 von den massgeblichen Verkehrskreisen in
der Schweiz als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird.
6.7. Da die massgeblichen Verkehrskreise BURLINGTON nicht als geo-
graphische Herkunftsangabe betrachten, hinsichtlich eines Teils der be-
anspruchten Produkte jedoch bereits als Marke kennen, muss davon
ausgegangen werden, dass aus ihrer Perspektive die Bedeutung des
Zeichens als Marke oder Familienname (vgl. etwa entsprechende Einträ-
ge in Telefonverzeichnissen der USA, , bzw. Grossbritan-
niens, ) im Vordergrund steht und das Zeichen Unter-
scheidungskraft geniesst.
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7.
Demnach ist die Beschwerde gutzuheissen. Die Vorinstanz ist anzuwei-
sen, der Marke BURLINGTON für die in den Klassen 3, 14, 18 und 25
beanspruchten Waren Schutz in der Schweiz zu gewähren.
8.
8.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden keine Kosten erhoben
(Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss ist der Be-
schwerdeführerin zurückzuerstatten, und es ist ihr eine angemessene
Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 ff. des Reglements über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom
21. Februar 2008, VGKE, SR 173.320.2).
8.2. Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt
das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2
VGKE). Angemessen erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.-
(exkl. Mehrwertsteuer, MWST). Die MWST ist nur für Dienstleistungen
geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im
vorliegenden Fall, in welchem die Dienstleistung der Rechtsvertreterin
gegenüber einer Beschwerdeführerin mit Sitz im Ausland erbracht worden
ist (Art. 1 Abs. 1 und 2, Art. 8 Abs. 1 und Art. 18 Abs. 1 des Bundesgeset-
zes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009, Mehrwertsteuergesetz,
MWSTG, SR 641.20, i.V.m. Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).
8.3. Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, so ist die Parteientschädigung
derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren
Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 Abs.
1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31)
ist das IGE eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener
Rechtspersönlichkeit. Gestützt auf seine Kompetenz zum Vollzug der
Markenschutzgesetzgebung (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG) hat es die
angefochtene Verfügung in eigenem Namen erlassen. Die Parteientschä-
digung für die Beschwerdeführerin ist demnach der Vorinstanz aufzuerle-
gen.
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Seite 20
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die angefochtene Verfügung auf-
gehoben. Die Vorinstanz wird angewiesen, der Marke IR 982 020 BUR-
LINGTON für die beanspruchten Waren der Klassen 3, 14, 18 und 25
Schutz in der Schweiz zu gewähren.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor-
schuss von Fr. 2'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der
Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für
Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.- zugespro-
chen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin;
– die Vorinstanz;
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd Urs Küpfer
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Seite 21
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005, BGG, SR 173.110). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache
abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der
Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Ent-
scheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende
Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 20. November 2012