B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-5504/2018
Ur t e i l vom 2 8 . No vembe r 2 0 1 8
Besetzung
Richter Daniel Willisegger (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.
Parteien
Bindella Terra Vite Vita SA,
Hönggerstrasse 115, 8037 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Robert Simmen,
Advokaturbüro Dr. Robert Simmen,
Bahnhofstrasse 30, Postfach 2123, 8021 Zürich 1,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch CH Nr. 54420/2016 più.
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Sachverhalt:
A.
Am 11. April 2016 meldete die Beschwerdeführerin die Wortmarke „più“
(Gesuchs-Nr. 54420/2016) bei der Vorinstanz zur Eintragung in das
schweizerische Markenregister an. Die Marke beansprucht folgende
Dienstleistungen:
Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, Be-
trieb von Restaurants, Betrieb einer Bar, Catering.
B.
Mit Verfügung vom 29. August 2018 wies die Vorinstanz das Markeneintra-
gungsgesuch für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen zurück.
Zur Begründung führte sie aus, das Zeichen werde von den massgeben-
den Verkehrskreisen im Sinne von „mehr“, „Mehrwert“ oder „ein Plus an“
verstanden. Es handle sich dabei um eine qualitativ anpreisende Aussage,
weshalb es dem Abnehmer nicht möglich sei, im Zeichen einen betriebli-
chen Herkunftshinweis zu erkennen. Das Zeichen sei folglich dem Gemein-
gut zugehörig und könne für die beanspruchten Dienstleistungen marken-
rechtlich nicht geschützt werden.
C.
Mit Eingabe vom 26. September 2018 erhob die Beschwerdeführerin beim
Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragte, die Verfügung der
Vorinstanz vom 29. August 2018 sei aufzuheben, das Markeneintragungs-
gesuch CH Nr. 54420/2016 sei vollumfänglich gutzuheissen und die Vor-
instanz sei anzuweisen, die Marke „più“ für folgende Dienstleistungen ein-
zutragen: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gäs-
ten, Betrieb von Restaurants, Betrieb einer Bar, Catering.
Sie führte im Wesentlichen aus, die Vorinstanz verkenne, dass „più“ nicht
per se eine qualitativ anpreisende Aussage darstelle. Das Wort habe zahl-
reiche nicht anpreisende Bedeutungen. Mit Dienstleistungen der Klasse 43
sei das Wort interpretationsbedürftig und werde als nicht beschreibende,
unbestimmte Angabe aufgefasst. Das Zeichen sei geeignet, in Verbindung
mit einem bestimmten Betrieb Unterscheidungskraft zu haben, und stelle
damit nicht Gemeingut dar.
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D.
Mit Vernehmlassung vom 26. Oktober 2018 beantragte die Vorinstanz die
Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be-
schwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdefüh-
rerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 VwVG) und hat den eingeforderten Kostenvorschuss frist-
gerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die frist- und formgerecht ein-
gereichte Beschwerde (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.
2.
2.1 Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Mar-
kenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die
Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten
einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und
andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur
Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als
Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden
(MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick
[Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl.
2017, Art. 2 N. 34).
2.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die
beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in ei-
nem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also
von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich
als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Wa-
ren oder Dienstleistungen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich
Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammenset-
zung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wir-
kungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruch-
ten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5
"Première"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 84; EUGEN
MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter-
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und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 247, 313
f.). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder An-
spielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen
hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche
Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr der-
art sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erhebli-
chen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denk-
arbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III
447 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des
BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit").
Zum Gemeingut zählen ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitäts-
hinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447
E. 1.6 "Premiere"; BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece"; BGE 103 II 339
E. 4 "More"; Urteil des BVGer B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.1
"Die Post").
2.3 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Da-
bei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht
der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache
schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5
"Felsenkeller"; MARBACH, a.a.O., N. 214).
3.
Mit Blick auf die Eintragungs- und Schutzfähigkeit der streitigen Marke sind
vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die Vorinstanz
führt dazu aus, Abnehmer der beanspruchten Dienstleistungen seien so-
wohl Durchschnittskonsumenten als auch Fachkreise. Tatsächlich werden
die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 sowohl von Privaten als
auch von Fachkreisen aus dem Hotellerie- und Gastronomiebereich nach-
gefragt (vgl. Urteil des BVGer B-3926/2013 vom 3. April 2014 E. 5 "Phoe-
nix Miles [fig.]"). Bei einer Schutzverweigerung aufgrund fehlender Unter-
scheidungskraft ist ein besonderes Augenmerk auf die Sicht der Endkon-
sumenten zu legen, denn bei Waren und Dienstleistungen, die sowohl an
Fachleute als auch an Endverbraucher vertrieben werden, steht die Sicht-
weise der grössten und am wenigsten erfahrenen Marktgruppe im Vorder-
grund (DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Marken-
schutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. a N. 29).
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4.
4.1 In der angefochtenen Verfügung sowie der Vernehmlassung führt die
Vorinstanz aus, dem Zeichen „più“ fehle die konkrete Unterscheidungskraft
aufgrund seines rein qualitativ anpreisenden Charakters. „Più“ sei italie-
nisch und bedeute als Adverb „mehr“, „plus“ oder „am meisten“, als Präpo-
sition „(und) ausserdem (noch)“ sowie als Substantiv „Höchste(s)“,
„Meiste(s)“, „grösster Teil, Grossteil“, „Mehrzahl“, „Mehrheit“, „Hauptsa-
che“, „Wichtigste(s)“ und „Plus(zeichen)“. Im Zusammenhang mit den be-
anspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 werde es von den Abnehmern
im Sinne von „mehr“, „Mehrwert“ oder „ein Plus an“ verstanden. Gerade im
Hotellerie- und Gastronomiebereich spiele das Hervorheben der Aspekte
von Quantität und Qualität eine entscheidende Rolle, um sich von der Kon-
kurrenz abzuheben. „Più“ reihe sich in eine Serie von Begriffen wie „More“,
„Plus“, „Extra“, „Premium“, „Supreme“, „Unique“ und „Select“ ein, welche
einen üblichen Bestandteil von qualitativ anpreisenden Werbebotschaften
bilden würden. Vorliegend handle es sich um eine allgemeine reklamehafte
Berühmung in Form eines allgemeinen Qualitätshinweises, der sich in ei-
ner reklamehaften Selbstdarstellung des Dienstleistungsanbieters er-
schöpfe. Als Konsument der Dienstleistung bekomme man mehr als üblich.
Dem Abnehmer sei es daher nicht möglich, im Zeichen einen betrieblichen
Herkunftshinweis zu erkennen. Das von der Beschwerdeführerin zitierte
Zeichen „meno“ habe im Gegensatz zu „più“ eindeutig keinen qualitativen
Sinngehalt. Bei der Voreintragung des Zeichens „più“ für Waren der Klasse
9 handle es sich um einen isolierten Einzelfall, aus welchem keine Rück-
schlüsse auf die geltende Praxis gezogen werden könnten.
4.2 Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, die identische Wort-
marke „più“ sei für Waren der Klasse 9 eingetragen worden. „Più“ stelle
also nicht per se bzw. nicht generell eine qualitativ anpreisende Aussage
dar. In der Tat habe das Wort zahlreiche nicht anpreisende Bedeutungen.
„Più“ könne als Nomen, Adverb oder Präposition gebraucht werden und sei
daher nicht vergleichbar mit dem deutschen „mehr“ oder dem englischen
„more“. Das Zeichen sei im Zusammenhang mit den beanspruchten
Dienstleistungen der Klasse 43 interpretationsbedürftig und werde nicht als
beschreibende Angabe aufgefasst. „Più“ besitze in Verbindung mit einem
bestimmten Betrieb Unterscheidungskraft und gehe in seiner Bedeutung
über einen rein beschreibenden Inhalt weit hinaus. Dies zeige auch die
Eintragung des Zeichens „meno“, welches vom Sinngehalt her ebenfalls
mehrdeutig und interpretationsbedürftig sei.
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4.3 Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, bedeutet das Zeichen „più“ vom
Italienischen ins Deutsche übersetzt „mehr“, „am meisten“, „einige“ oder
„plus“ als Adverb, „Höchste(s)“, „Meiste(s)“, „grösster Teil, Grossteil“,
„Mehrzahl“ oder „Plus(zeichen)“ als Substantiv bzw. „(und) ausserdem
(noch)“ als Präposition (PONS Online Wörterbuch Italienisch-Deutsch, ab-
rufbar unter ). Ebenfalls zutreffend führt die Vorinstanz
aus, dass im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleitungen der
Hotellerie- und Gastronomiebranche (Klasse 43) die Bedeutung „mehr“ im
Vordergrund steht. Das Zeichen suggeriert damit, dass die entsprechen-
den Dienstleistungen im Vergleich zur Konkurrenz einen Mehrwert an Qua-
lität oder Quantität bieten (vgl. BGE 103 II 339 E. 4c „More“). Ein anderer
Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen er-
scheint weit hergeholt, wie auch die von der Vorinstanz im Entscheid zitier-
ten Werbeslogans der entsprechenden Branche zeigen (vgl. Beilagen 2-5
der Vorinstanz). Eine allfällige Mehrfachbedeutung eines Zeichens führt
nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine dieser Bedeutun-
gen eine unmittelbare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleis-
tung darstellt. Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens – wie vorlie-
gend – offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe
liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteil des
BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.3 "Couronné"; Urteil des
BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; BGE 116
II 609 E. 2a "Fioretto"; MARBACH, a.a.O., N. 306). Was die Beschwerdefüh-
rerin aus der Mehrdeutigkeit des strittigen Zeichens ableitet, überzeugt
nicht.
4.4 Auch aus dem Verweis auf die Eintragung des Zeichens „meno“ (Mar-
kennummer 696640) kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten
ableiten. „Meno“ ist italienisch und bedeutet „weniger, nicht so viel“, „am
wenigsten“, „minus“ als Adverb, „Geringste(s)“, „Mindeste(s)“ oder „Mi-
nus(zeichen)“ als Substantiv sowie „ausser“ als Präposition (PONS Online
Wörterbuch Italienisch-Deutsch, abrufbar unter ). Damit
ist das Zeichen für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 eher
negativ konnotiert und wird daher nicht als anpreisend verstanden.
4.5 Die Vorinstanz macht zudem klar, dass es sich bei der Voreintragung
des Zeichens „più“ für Waren der Klasse 9 (Markennummer 629415) um
einen isolierten Einzelfall handelt. Sie verweist hierzu auf ihre publizierte
Praxis, welche in Bezug auf die Zeichen „more“ und „plus“ dokumentiert
sei (Beilage 12 der Vorinstanz). Das vorliegende Zeichen sei vom Sinnge-
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halt her gleichbedeutend und die Praxis deshalb anwendbar. Aus der Stel-
lungnahme der Vorinstanz geht somit eindeutig hervor, dass sie nicht ge-
willt ist, zukünftig das Zeichen „più“ oder Zeichen mit ähnlichem Sinngehalt
einzutragen. Aus der diesbezüglichen Voreintragung kann die Beschwer-
deführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. Urteil des BVGer
B-6747/2009 vom 26. Februar 2010 E. 7.2 "WOW").
4.6 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen „più“ für die be-
anspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 von den relevanten Verkehrs-
kreisen als qualitativ anpreisend wahrgenommen wird. Das Zeichen fällt
somit unter den Begriff des Gemeinguts und ist vom Markenschutz ausge-
schlossen (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Beschwerde ist abzuweisen.
5.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebüh-
ren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kos-
ten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen.
Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert
(Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich an den Erfahrungs-
werten der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen
grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− ange-
nommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Die
Kosten des vorliegenden Verfahrens sind in Anwendung der gesetzlichen
Bemessungskriterien mit Fr. 3‘000.− zu beziffern. Der einbezahlte Kosten-
vorschuss wird nach Eintritt der Rechtskraft zur Bezahlung der Verfahrens-
kosten verwendet. Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Par-
teientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1
VGKE).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– aufer-
legt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– wird nach Eintritt der
Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten
verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 54420/2016; Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Daniel Willisegger Pascal Waldvogel
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache
abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 3. Dezember 2018