Abtei lung II
B-5518/2007
{T 0/2}
U r t e i l v o m 1 8 . A p r i l 2 0 0 8
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Marc Steiner;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
N._______,
vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Peter Rutz,
Alpenstrasse 14, 6304 Zug,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Verfügung vom 19. Juli 2007 betreffend definitive
Schutzverweigerung gegenüber der Internationalen
Marke Nr. 855'146 PEACH MALLOW.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-5518/2007
Sachverhalt:
A.
Am 21. Januar 2005 wurde die Marke Nr. 855'146 PEACH MALLOW
gestützt auf eine deutsche Basismarke im Internationalen Register
eingetragen. Am 25. August 2005 teilte das Internationale Büro, ge-
stützt auf das Madrider Abkommen über die internationale Registrie-
rung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR
0.232.112.3), der Schweiz als benanntem Schutzstaat die Eintragung
mit. Die Marke ist für folgende Waren registriert:
Klasse 30: Bonbons fourrés et bonbons à l'arôme de pêche en partie
ou entièrement à base de sucre meringué, gommes aux fruits, gelée
(aucun des produits précités n'étant à usage médical).
B.
Am 24. August 2006 erliess die Vorinstanz einen "refus provisoire" ge-
gen den Schweizer Teil der genannten Marke aufgrund des Bestehens
absoluter Ausschlussgründe. Zur Begründung führte sie an, das Wort-
element PEACH weise auf das Aroma der beanspruchten Waren hin.
MALLOW dagegen bedeute einerseits "Malve", aber auch "Marshmal-
low", eine schaumige Süssigkeit. Im Gesamteindruck werde das Zei-
chen als "Marshmallow mit Pfirsichgeschmack" wahrgenommen. Dem
insofern beschreibenden Zeichen eigne darum keine Unterscheidungs-
kraft, zudem sei es freihaltebedürftig.
C.
Am 11. November 2006 nahm die Beschwerdeführerin dazu Stellung
und entgegnete, MALLOW sei nicht gleichbedeutend mit "Marshmal-
low". "Marshmallow" entspreche den deutschen Begriffen "Echter Ei-
bisch" (ein Pflanzenname) oder "Mäusespeck" (ein populärer Ausdruck
für Schaumzuckerware). MALLOW werde hingegen mit "Malve" über-
setzt, was mit den Begriffen "Echter Eibisch" oder "Hibiskus" korres-
pondiere. Dieser Begriff stehe in keinerlei Zusammenhang mit den be-
anspruchten Waren und gehöre nicht zum englischen Grundwort-
schatz. Höchstens den Grundwortschatz würden die für die bean-
spruchten Waren massgeblichen Verkehrskreise aber beherrschen. Da
die Verkehrskreise (Durchschnittskonsumenten) den Begriff MALLOW
kaum zu übersetzen wüssten, könne auch nicht von einer gedankli-
chen Verbindung zu "Marshmallows" ausgegangen werden. Das Zei-
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chen sei deshalb weder beschreibend noch freihaltebedürftig, sondern
eintragungsfähig.
D.
In ihrem Schreiben vom 16. Februar 2007 hielt die Vorinstanz an ihrem
bisherigen Standpunkt fest und verwies auf Ergebnisse ihrer Onlinere-
cherchen in diesem Zusammenhang.
E.
In einer Stellungnahme vom 17. April 2007 machte die Beschwerde-
führerin zusätzlich geltend, massgebliche Verkehrskreise für die bean-
spruchten Süsswaren seien insbesondere auch Kinder. MALLOW ge-
höre nicht zum englischen Vokabular der Verkehrskreise, insbesondere
nicht von Kindern. Der englische Grundwortschatz umfasse rund 1200
Wörter, zu denen seltene botanische Ausdrücke wie "Mallow" nicht ge-
hörten. Schweizer Verkehrskreisen sei selbst das deutsche Wort "Mal-
ve" nicht geläufig, sondern viel eher die Ausdrücke "Eibisch", "Hibis-
kus" oder "Stockrose". Kindern seien wohl nicht einmal diese drei letzt-
genannten Ausdrücke geläufig. Ferner handle es sich bei den von der
Vorinstanz beigezogenen Rechercheergebnissen um Zeugnisse des
Gebrauchs des strittigen Zeichens durch die Berechtigte selbst. Die
Eintragung einer Marke könne der Hinterlegerin aber nicht verwehrt
werden, weil sie ihr Zeichen markenmässig gebraucht habe. Nicht ein-
mal das europäische Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt habe
absolute Ausschlussgründe gegen die Marke geltend gemacht. Dies
falle umso mehr ins Gewicht, weil diese Behörde auch die Auffassung
der englischsprachigen Verkehrskreise berücksichtigen müsse. Selbst
wenn es sich um einen Grenzfall handeln würde, wäre das Zeichen
ausserdem einzutragen.
F.
Mit Verfügung vom 19. Juli 2007 verweigerte die Vorinstanz der inter-
nationalen Registrierung Nr. 855'146 den Schutz in der Schweiz für
alle eingetragenen Waren. Zur Begründung führte sie aus, das umstrit-
tene Zeichen bestehe aus den englischsprachigen Elementen "peach"
und "mallow". Bei "peach" handle es sich um ein einfaches englisches
Wort, welches für die Durchschnittsverbraucher in der Schweiz ohne
Weiteres verständlich sei, da sie zumindest über durchschnittliche
Englischkenntnisse verfügen würden. Der Begriff "mallow" sei mit den
synonymen Pflanzennamen "Malve", "Hibiskus", "Eibisch" oder "Stock-
rose" zu übersetzen. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Wa-
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ren werde das Zeichen als rein beschreibender Hinweis auf die Be-
standteile der Süsswaren oder auf die beiden Aromen, die für deren
Herstellung verwendet werden, angesehen. Daher fehle es ihm an der
erforderlichen Unterscheidungskraft. Überdies seien Namen von Pflan-
zen als Gattungsbezeichnungen regelmässig nicht dazu geeignet, Wa-
ren zu individualisieren. An Bezeichnungen für Naturprodukte bestehe
zudem ein allgemeines Freihaltebedürfnis, welches sich auch auf die
englische Übersetzung der Bezeichnungen erstrecke. Die von der Be-
schwerdeführerin geltend gemachte Eintragung des Zeichens als nati-
onale deutsche Marke und als EU-Gemeinschaftsmarke habe keine
präjudizielle Wirkung. Da es sich um einen klaren Fall handle, komme
die Indizwirkung ausländischer Markeneintragungen nicht zum Tragen.
G.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 20. August
2007 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und stellte die fol-
genden Rechtsbegehren:
"Die Verfügung der Vorinstanz vom 19. Juli 2007 sei aufzuheben.
Die Marke der Beschwerdeführerin sei in der von der WIPO am 21.01.2005
registrierten und publizierten Fassung im Schweizerischen Markenregister
einzutragen.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz unab-
hängig davon, ob den Anträgen 1 und 2 stattgegeben wird."
Zur Begründung wiederholte die Beschwerdeführerin ihre früheren Ar-
gumente und führte neu an, die Vorinstanz habe in den ersten beiden
Festhaltungen geltend gemacht, die Verkehrskreise sähen in dem Zei-
chen einen beschreibenden Hinweis auf Marshmallows mit Pfirsichge-
schmack. Diese ursprüngliche Argumentation werde in der angefochte-
nen Verfügung jedoch nicht mehr verfolgt, was die Ansicht der Be-
schwerdeführerin bestätige, dass der Durchschnittsabnehmer nicht
von "Mallow" auf "Marshmallows" schliesse. Die Vorinstanz interpretie-
re in der neu gewählten Argumentationslinie stattdessen "Peach Mal-
low" als Ausdruck für "Süsswaren mit den Aromen Pfirsich und Malve".
Da nicht ersichtlich sei, woraus das Sinnelement "Süsswaren" resultie-
re, verstosse diese Verfügung gegen das Willkürverbot. Ferner sieht
die Beschwerdeführerin darin eine Verletzung ihres Anspruchs auf
rechtliches Gehör, dass sie sich erstmals in der Beschwerde zu der
neuen Begründung der Auffassung der Vorinstanz äussern konnte.
Dies führe dazu, dass die Verfahrenskosten unabhängig vom Ausgang
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des Beschwerdeverfahrens in der Hauptsache der Vorinstanz auferlegt
werden müssten. Durch Auslegung des strittigen Zeichens gelange
man "bestenfalls" zum Sinngehalt "Waren mit Pfirsicharoma", wobei
die Bedeutung des Zeichens "Mallow" ungeklärt bleibe. Der Begriff sei
in Anlehnung an einen Beschluss des deutschen Bundespatentge-
richts vom 28. April 2004 im Eintragungsverfahren der deutschen Ba-
sismarke als unbekannt zu betrachten. Selbst wenn man von der ge-
genteiligen Annahme ausgehe, sei er für die beanspruchten Waren
nicht beschreibend, weil sie mit dem Aroma der Malve in keiner Weise
in Verbindung stünden. Das Zeichen "MALLOW" sei nicht einmal dann
beschreibend, wenn dieser Ausdruck durch den Durchschnittsabneh-
mer in die deutschen Begriffe "Malve" oder "Eibisch" übersetzt werden
könnte, da diese nichts mit den beanspruchten Waren zu tun hätten.
Die Beschwerdeführerin bestätige, dass die beanspruchten Waren
kein Malvenaroma aufweisen würden. Das Zeichenelement MALLOW
sei sodann auch kein freihaltebedürftiger Pflanzenname. Die wech-
selnde Begründung der Vorinstanz habe gezeigt, dass es sich nicht
um einen klaren Fall handle. Es sei deshalb nicht nachvollziehbar,
weshalb den ins Recht gelegten ausländischen Entscheidungen keine
Indizwirkung zuerkannt worden sei.
H.
Am 31. Oktober 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung ei-
ner Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Begründung
in der angefochtenen Verfügung die kostenfällige Abweisung der Be-
schwerde.
I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Registersachen zuständig (Art.
31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzli-
chen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968
über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 20. August
2007 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleis-
tet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung be-
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sonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin macht unter anderem geltend, unmittelbar
vor dem Verfügungserlass habe die Vorinstanz für ihren Standpunkt,
die Marke gehöre zum Gemeingut, eine neue, unerwartete Begrün-
dung gefunden. Der Anspruch der Beschwerdeführerin auf Wahrung
des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR
101) sei verletzt, weil sie keine Gelegenheit für eine vorgängige Stel-
lungnahme zu dieser neuen Begründung erhalten habe. Aus diesem
Grund verstosse die angefochtene Verfügung gegen das Willkürverbot
von Art. 9 BV.
2.2 Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29
Abs. 2 BV) schliesst das Recht der Verfahrensbeteiligten ein, vor Er-
lass einer Verfügung angehört zu werden. Art. 30 VwVG konkretisiert
diesen Teilanspruch des rechtlichen Gehörs auf Gesetzesstufe und
zählt in seinem Abs. 2 die Ausnahmen von diesem Grundsatz ab-
schliessend auf (BGE 104 Ib 134 E. 3). Auf die rechtliche Begründung
einer Verfügung erstreckt sich dieser Anspruch auf vorgängige Anhö-
rung nach der Rechtsprechung dabei nur, wenn die Behörde ihren Ent-
scheid auf einen nicht voraussehbaren Rechtsgrund stützen will (BGE
128 V 272 E. 5b/bb, BGE 126 I 19 E. 2c, BGE 125 V 368 E 4.a; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, N. 314, mit Hinweisen). Dagegen
besteht das Recht auf Anhörung für Sachverhaltsfeststellungen umfas-
send, das heisst in Bezug auf die Tatbestandsaufnahme, die Beweis-
mittel und das Beweisergebnis (BGE 104 Ia 70 f., KÖLZ/HÄNER, a.a.O.,
N. 313). Diese Rechtsprechung wird in der Lehre als zu eng bezeich-
net, weil eine exakte Trennung zwischen Sachverhaltsfeststellung und
Rechtsanwendung in der Praxis mitunter Schwierigkeiten bereite
(KÖLZ/HÄNER, a.a.O., N. 314). Unscharf wird die Unterscheidung zwi-
schen Tat- und Rechtsfragen namentlich im Bereich sogenannter Er-
fahrungssätze oder "Erfahrungstatsachen" (FRITZ GYGI, Bundesverwal-
tungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 275). Solche können je
nachdem eine allgemeine Erfahrung ausdrücken oder auf besonderer
Sachkunde beruhen (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts,
Vierte Auflage, Bern 1970, S. 121). Entspringen Erfahrungssätze der
allgemeinen Lebenserfahrung, darf sich eine Behörde bei einer Ent-
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scheidung auf sie abstützen, ohne dass darüber Beweis zu führen ist.
Weist ein Erfahrungssatz den Charakter eines Rechtssatzes auf, ge-
hört er überwiegend zu den Rechtsfragen, und ein Anspruch auf An-
hörung vor seiner Anwendung ist grundsätzlich nicht gegeben (BGE
120 II 97 E. 2b, BGE 117 II 256 E 2b, Urteil des Bundesgerichts vom
16. Mai 1995 in Sachen Konkordia Schweizerische Kranken- und Un-
fallversicherung c. Einfache Gesellschaft SWICA, veröffentlicht in SMI
1995 S. 262 E. 2d, BGE 69 II 202, 205 E. 5 Patentex). Einem Erfah-
rungssatz ist nach einer bundesgerichtlichen Formel dann Regelcha-
rakter zuzuschreiben, "wenn das in ihm enthaltene hypothetische Ur-
teil, welches aus den in andern Fällen gemachten Erfahrungen gewon-
nen wird, in gleichgelagerten Fällen allgemeine Geltung für die Zu-
kunft beansprucht" (BGE 120 II 97 E. 2b).
2.3 Die Vorinstanz hat bei der Prüfung absoluter Ausschlussgründe
das Recht auf vorgängige Anhörung zu gewähren. Dies gilt auch für in-
ternationale Marken, sobald sie eine provisorische Schutzverweige-
rung einmal ausgesprochen hat (Entscheid der eidgenössischen Re-
kurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 1998 S. 311 E.5
Glaceverpackung). In der markenrechtlichen Lehre wird gefordert, die
Vorinstanz müsse einem Markenhinterleger erneut Gelegenheit zu ei-
ner Stellungnahme geben, wenn sie sich in einer Verfügung auf eine
Begründung stützen will, die sie in den vorangegangenen Beanstan-
dungen nie offenbart hat (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung
des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art.
28, N. 315). Ob sich die Pflicht tatsächlich auch auf die Begründung
erstreckt, inwiefern ein Rechtsgrund nach Ansicht der Behörde eine
Schutzverweigerung verlangt, kann nicht allgemein beantwortet wer-
den. Denn nicht selten müssen im Kennzeichenrecht die Fragen, wie
die Verkehrskreise ein Zeichen wahrnehmen, und damit zusammen-
hängend, ob dem Zeichen konkrete Unterscheidungskraft eignet, ob
es täuschend wirkt, ob es gegen die guten Sitten verstösst und so wei-
ter, unter Rückgriff auf Erfahrungssätze der allgemeinen Lebenserfah-
rung beurteilt werden (für das Beispiel Täuschungsgefahr BGE 69 II
202 E.5 Patentex, vgl. Entscheid der RKGE in sic! 1999 S. 564 E.7
Mezzacorona [fig.]). Je nachdem, ob der im Einzelfall herangezogene
Erfahrungssatz keine allgemeine Geltung für gleich gelagerte Fälle be-
anspruchen kann oder ob ihm eher der Charakter eines Rechtssatzes
zukommt, trifft die Vorinstanz eine Pflicht, die betroffene Partei vorgän-
gig anzuhören.
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2.4 Vorliegend hat sich die Vorinstanz zur Begründung ihrer Verfügung
auf keinen neuen Rechtsgrund abgestützt. Als Rechtsgrund für die
Schutzverweigerung der internationalen Marke PEACH MALLOW zog
sie vielmehr immer denselben absoluten Ausschlussgrund der Zuge-
hörigkeit zum Gemeingut heran. Nur die Begründung, inwiefern das
strittige Zeichen zum Gemeingut gehört, änderte sie in der angefoch-
tenen Verfügung, ohne der Beschwerdeführerin erneut Gelegenheit zu
einer Stellungnahme zu geben. Zwar hat die Vorinstanz bereits im "re-
fus provisoire" vom 24. August 2006 (Ziff. 2) festgehalten, "mallow" be-
deute auch "Malve". Erst in der angefochtenen Verfügung hat sie aber
geltend gemacht, die Verkehrskreise sähen deshalb im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren in PEACH MALLOW einen rein
beschreibenden Hinweis auf eine Eigenschaft der Waren, "nämlich
Süsswaren mit den Aromen Pfirsich und Malve". Ausnahmen von der
Pflicht zur vorgängigen Anhörung im Sinne von Art. 30 Abs. 2 VwVG
waren im vorliegenden Fall keine gegeben und werden auch nicht vor-
gebracht. Die Vorinstanz stützt ihre Ansicht, wonach auch "Mallow" von
den Verkehrskreisen verstanden und mit "Malve" übersetzt werde, im
Wesentlichen auf die allgemeine Lebenserfahrung, dass Englisch die
Sprache des Welthandels sei, und daher zumindest die Fachkreise
über genügend Englischkenntnisse verfügen würden, um in PEACH
MALLOW einen direkt beschreibenden Hinweis zu erkennen. Ferner
seien "in den einschlägigen Geschäften, in denen diese Waren ange-
boten werden, die Geschmacksrichtungen oft in englischer Sprache
bezeichnet". Derartige Erfahrungssätze über die alltags- oder fach-
sprachliche Interpretation und Bedeutung eines Markenelements kön-
nen in gleich gelagerten Fällen auch allgemeine Geltung für die Zu-
kunft beanspruchen und besitzen daher Regelcharakter. Entsprechend
ist im Sinne der zitierten Rechtsprechung keine Verletzung des rechtli-
chen Gehörs darin zu sehen, dass die Vorinstanz die Partei zu dieser
Begründung nicht vorgängig angehört hat. Hinzu kommt, dass ange-
sichts des genannten Hinweises im "refus provisoire" vom 24. August
2006 (Ziff. 2) die neue Begründung nicht völlig überraschend gewesen
sein kann.
2.5 Mit dem in Art. 9 BV statuierten Willkürverbot ist ein Entscheid
nicht bereits deshalb unvereinbar, weil eine andere Lösung zutreffen-
der oder gleichfalls vertretbar erscheint. Vielmehr ist dies nach Lehre
und Rechtsprechung nur der Fall, wenn ein Entscheid offensichtlich
unhaltbar ist, zum Sachverhalt in klarem Widerspruch steht, eine Norm
oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in
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stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwider läuft (BGE
129 I 8 E. 2.1; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., N. 524, mit weiteren Hin-
weisen). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wäre die Verfü-
gung der Vorinstanz auch dann nicht willkürlich, wenn sie "Peach Mal-
low" zugleich als Marshmallow mit Pfirsicharoma und als Aufzählung
zweier Aromata für die unter der Markenanmeldung beanspruchten
Süsswaren aufgefasst hätte, denn mehrdeutige Marken kommen vor
und sind als solche zu beurteilen (Urteil des Bundesgerichts
4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 Firemaster, Bundesgericht
in sic! 2000, 591 E. 1b Creaton/ Creabeton). Die Vorinstanz hat indes-
sen in der angefochtenen Verfügung ihre ursprüngliche Sinninterpreta-
tion eines „Peach-Marshmallows“ fallen lassen und macht somit keinen
mehrdeutigen Sinngehalt der Marke geltend. Für die Annahme einer
"doppelt besetzten", willkürlichen Begründung der Vorinstanz besteht
darum kein Anlass.
3.
3.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz gelten das Madrider Ab-
kommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in
Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), sowie die Pariser
Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in
Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Nach Art. 5 Abs. 2
MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer
Internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie der Marke den
Schutz in der Schweiz verweigert (Entscheid der RKGE in sic! 2006 S.
31 E. 2 Käfer [fig.]). Die Vorinstanz hat diese Jahresfrist im vorliegen-
den Fall in Bezug auf die Beanstandung als nicht-unterscheidungskräf-
tiges und/oder freihaltebedürftiges Zeichen, insbesondere als be-
schreibende Angabe im Hinblick auf die Natur, die Qualität oder den
Inhalt der gekennzeichneten Produkte eingehalten. Die Prüfung weite-
rer, nicht vor Ablauf der Jahresfrist geltend gemachter, absoluter Aus-
schlussgründe im Beschwerdeverfahren ist damit nicht mehr ange-
zeigt.
3.2 Nach Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Artikel 6quinquies B Ziff. 2
PVÜ kann eine internationale Marke in der Schweiz unter anderem
dann zurückgewiesen werden, wenn sie jeder Unterscheidungskraft
entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammen-
gesetzt ist, die "im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffen-
heit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes
der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder im
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allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Ver-
kehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht
wird, üblich sind". Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art.
2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR
232.11). Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezo-
gen werden (BGE 128 III 454 E. 2 Yukon mit Hinweis auf BGE 114 II
371 E. 1 Alta Tensione).
4.
Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Mar-
kenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie haben sich im Verkehr für
die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt, für die sie beansprucht
werden.
4.1 Einerseits zählen zum Gemeingut nach ständiger Rechtsprechung
die in Art. 6quinquies B Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Angaben, die
spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung und
so weiter) der entsprechenden Produkte bezeichnen, wenn sie direkt
auf die Ware hinweisen und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstan-
den werden. Weckt eine Marke bloss Gedankenassozationen oder ent-
hält sie nur Anspielungen, reicht dies nicht aus, um sie als Beschaffen-
heitsangabe einzustufen (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, BGE
128 III 450 E. 1.5 Première). Andererseits gehören zum Gemeingut für
den Geschäftsverkehr wesentliche, freihaltebedürftige Zeichen. Sind
diese Zeichen für die Wirtschaft geradezu unentbehrlich, sind sie einer
Verkehrsdurchsetzung nicht zugänglich (sogenanntes absolutes Frei-
haltebedürfnis, BGE 131 III 121 E. 4.1 Smarties).
4.2 Die Frage, ob eine Marke eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist
aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise für die Waren zu beur-
teilen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première, BGE 116 II 611 f. E. 2c Fioret-
to), wobei es ausreicht, dass der beschreibende Charakter für einen
erheblichen Teil der massgeblichen Abnehmer ohne besondere Ge-
dankenarbeit zu erkennen ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2.3 Feel'n learn/See'n learn). Auch
das Verständnis betroffener Fachkreise ist zu berücksichtigen (LUCAS
DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-
gesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2, N. 18).
Bei der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens bestehen
die massgeblichen Verkehrskreise dagegen aus den Mitgliedern der
betreffenden Branche, allen voran aus den Konkurrenten des Hinterle-
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gers (WILLI, a. a. O., Art. 2, N. 44). Auch englischsprachige Ausdrücke
können zum Gemeingut gehören, falls sie von einem erheblichen Teil
der Abnehmerkreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 Mas-
terpiece, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7410/2006 vom 20.
Juli 2007 E. 2.2 Masterpiece mit Hinweisen). Als Massstab dient hier
insbesondere, ob der Ausdruck zum englischen Grundwortschatz zählt
(RKGE in sic! 2003 S. 806 E. 3 f. Smart). Für die Zurückweisung eines
Zeichens genügt es, wenn dessen beschreibender Charakter nur in ei-
nem Sprachgebiet der Schweiz ohne Fantasieaufwand erkannt wird
(Urteil des Bundesgerichts 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E.2 Glo-
balePost mit Hinweisen). Damit eine Marke eine Beschaffenheitsanga-
be für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen darstellt, reicht
es aus, dass diese nach ihrer Umschreibung im Registereintrag ent-
sprechende Eigenschaften aufweisen können. Ob die Produkte vom
Markenhinterleger effektiv in dieser Weise ausgestaltet werden, ist da-
gegen nicht massgeblich (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom
22. Dezember 2003 E. 3.3 Discovery Travel & Adventure Channel).
Massgeblich für die Beurteilung eines Zeichens ist der Gesamtein-
druck, den es hinterlässt (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom
22. Dezember 2003 E. 3.2 Discovery Travel & Adventure Channel,
RKGE in sic! 2003 S. 134 E.2 Cool Action). Weist es mehrere Sinnge-
halte auf, so ist auf den dominierenden Sinngehalt unter diesen abzu-
stellen (Entscheid der RKGE vom 27. Januar 2004, Leitsätze veröffent-
licht in sic! S. 672 E. 7 Europac). Bei Wortverbindungen oder aus meh-
reren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der
Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob
sich aus ihrer Verbindung ein die Ware beschreibender, unmittelbar
verständlicher Sinn ergibt (RKGE in sic! 2000 S. 592 Clearcut). Abzu-
stellen ist auf den Eindruck betroffener schweizerischer Verkehrskrei-
se, weshalb ausländischen Entscheiden keine Präjudizwirkung zuge-
sprochen wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezem-
ber 2003 E. 3.4 Discovery Travel & Adventure Channel mit Hinweisen).
In Grenz- oder Zweifelsfällen kommt ausländischen Eintragungsent-
scheidungen nicht mehr als eine Indizwirkung zu (RKGE in sic! 2003
S. 134 E.7 Cool Action). Grenzfälle in Bezug auf die Unterscheidungs-
kraft einer Marke sind einzutragen, da die Prüfung durch ein Zivilge-
richt damit möglich bleibt (BGE 129 III 228 E. 5.3 Masterpiece; WILLI, a.
a. O., Art. 2, N. 33).
Seite 11
B-5518/2007
5.
Das strittige Zeichen ist hinterlegt für Bonbons fourrés et bonbons à
l'arôme de pêche en partie ou entièrement à base de sucre meringué,
gommes aux fruits, gelée (aucun des produits précités n'étant à usage
médical) in Klasse 30 des Nizzaer Abkommens (übersetzt: "gefüllte
Bonbons und Bonbons mit Pfirsicharoma, ganz oder teilweise aus ge-
schäumtem Zucker, Fruchtgummi, Gelee"). Bonbons aus geschäum-
tem Zucker oder "Schaumzuckerware" bilden nach einem Bericht des
Kantonalen Laboratoriums Basel Stadt vom 21. Juni 2004 (www.kan-
, unter Verweis auf das Schweizerische Lebenmittel-
buch) neben Hartkaramellen, Weichkaramellen, Geleezuckerwaren,
Gummibonbons und Lakritzewaren eine von sechs Hauptkategorien
von Zuckerwaren. Zu den Schaumzuckerwaren gehören laut dem Be-
richt auch sogenannte Marshmallows. Massgebliche Abnehmerkreise
für die genannten Waren sind die Durchschnittskonsumenten, beson-
ders auch Kinder und Jugendliche. Aber auch die Vertreiber dieser
Produkte, wie Warenhäuser, Kioske, Betreiber von Lebensmittelauto-
maten und Spezialgeschäfte für Süsswaren, sind angesichts ihrer
grossen Zahl als Fachkreise zu berücksichtigen. Unter dem Gesichts-
punkt der Freihaltebedürftigkeit sind zu den Verkehrskreisen auch die
Konkurrenten der Beschwerdeführerin zu zählen, es kann sich um Ver-
treiber wie auch um Hersteller von Bonbons, Süsswaren und ähnlichen
Waren handeln.
6.
Das strittige Zeichen PEACH MALLOW besteht aus einer Kombination
der beiden Wortelemente "Peach" und "Mallow".
6.1 Das englische Wort "peach" bedeutet Pfirsich(-baum), im Slang
eine "klasse" Person oder Sache, während "to peach against/on" auf
Deutsch "verpfeifen" oder "verpetzen" bedeutet (Langenscheidt Hand-
wörterbuch Englisch, Berlin, München, 2001 2005, S.431). Daneben
ist "Peach" in der Schweiz auch ein verbreiteter Übername für "Pe-
ter" ("Peach Weber"). Es kann davon ausgegangen werden, dass ein
erheblicher Teil der massgeblichen Schweizer Verkehrskreise das eng-
lische Wort "peach" in seiner Bedeutung für Pfirsich kennt. Dies dürfte
auch bei Abnehmern mit einem begrenzten Englischwortschatz, Kin-
dern und Jugendlichen der Fall sein, da unter anderem Eisteeprodukte
verschiedener Hersteller in der Schweiz in der Geschmacksvariante
"Peach" angeboten werden und Eistee sich gerade bei den genannten
Verkehrskreisen grosser Beliebtheit erfreut. Im Kontext mit gefüllten
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Bonbons wird diese aromabezogene Bedeutung neben anderen be-
kannten Bedeutungen des Wortelements hervortreten.
6.2 Das zweite Wortelement "MALLOW" ist das englische Wort für
"Malve" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin, München,
2001, 2005). Daneben ist "Mallow" auch ein (in der Schweiz seltener)
Nachname (), und es existiert ein Ort namens "Mal-
low" in Irland (/ireland/mallow).
Malve heisst auf Französisch "mauve", auf Italienisch "malva". Bota-
nisch ist es präziser von "Malvengewächsen" oder mit dem lateini-
schen Fachausdruck von "Malvaceae" anstatt von "Malven" zu spre-
chen, da der Begriff eine Pflanzenfamilie mit zahlreichen Gattungen
und Arten bezeichnet. Für den vorliegenden Fall relevant sind vor al-
lem zwei verwandte Malvengewächse, nämlich die "Wilde Malve" (mal-
va silvestris, vgl. BURKHARD BOHNE/PETER DIETZE, Taschenatlas Heilpflan-
zen 130 Pflanzenporträts, Stuttgart 2005, S. 102) und der "Echte Ei-
bisch" (althaea officinalis, vgl. BOHNE/DIETZE, a. a. O., S. 23). Beide
Pflanzen sind Heilpflanzen und in Europa verbreitet. Verwendung zu
Heilzwecken finden bei der Wilden Malve die getrockneten Blätter und
Blüten gegen Entzündungen der oberen Luftwege, Schleimhautent-
zündungen in Magen und Darm sowie bei Schleimhautreizungen im
Mund- und Rachenraum (vgl. BOHNE/DIETZE, a. a. O., S. 102). Vom Ech-
ten Eibisch werden vor allem die Wurzel, seltener auch Blätter und
Blüten gegen entzündliche Schleimhautreizungen in Mund, Rachen
und Magen verwendet (vgl. BOHNE/DIETZE, a. a. O., S. 23). Synonyme für
"Malvenblatt" sind auf Deutsch etwa "Käsepappelblatt" und "Käse-
kraut", auf Englisch "mallow leave" und auf Französisch "feuille de
mauve" (MAX WICHTL, Teedrogen, ein Handbuch für Apotheker und Ärz-
te, Stuttgart 1984, S. 225). Synonyme für "Malvenblüte" sind auf
Deutsch "Käsepappelblüte" und "Blaue Pappelblume", auf Englisch
"mallow flower" und auf Französisch "fleur de mauve" (WICHTL, a. a. O.,
S. 227). Biologisch gesehen ist die Ansicht der Vorinstanz und der Be-
schwerdeführerin, "Eibisch" und "Hibiskus" seien Synonyme für die
Wilde Malve, somit unzutreffend, doch werden im Lebensmittelhandel
unter Malven dennoch meist Hibiscusblüten verstanden (WICHTL,
a.a.O., S. 228). Darreichungsformen für die verwendeten Pflanzenteile
der Wilden Malve und des Echten Eibisch sind Tee und Sirup (vgl.
BOHNE/DIETZE, a. a. O., S. 23 und 102). Die Pflanzen sind auch mögliche
Bestandteile von Bonbons. Der Geschmack der Malvenblätter und -blü-
ten als sogenannte "Droge" wird in der Fachliteratur als "schleimig" be-
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schrieben (WICHTL, a.a.O., S. 225-227) Deshalb ist nicht zu erwarten
und wurde im Übrigen nicht belegt, dass die Pflanzenteile als Inhalts-
stoffe in den vorliegend beanspruchten Waren ein charakteristisches,
wiedererkannbares Aroma entwickeln würden. Die Pflanzen figurieren
auch nicht in der Spezialliteratur zu Lebensmittelaromata wie bei-
spielsweise "Vanille" (RALF GÜNTER BERGER (Hrsg.), Flavours and Fra-
grances, Berlin 2007). Ebensowenig ist in der Fachliteratur auch nur
ein besonderer Duft der Wilden Malve oder des Echten Eibisch er-
wähnt (vgl. zusätzlich zur bereits zitierten Literatur BRUNO P. KREMER,
Heilpflanzen Sicher bestimmen mit Foto und Zeichnung, 2. A., Stutt-
gart, 2000 2003: S. 25, S. 131). Als Beweisergebnis ist darum festzu-
halten, dass Malvengewächse primär um ihrer Heilkraft willen, nicht
aber wegen ihres Aromas (oder bloss ihres Dufts) als Inhaltsstoffe von
Süsswaren eingesetzt werden.
6.3 Das Malvengewächs Echter Eibisch steht noch in einer anderen
Hinsicht mit einem Teil der beanspruchten "Schaumzuckerwaren" in
engem Zusammenhang, nämlich mit Marshmallows. Es gab in der Ge-
schichte der Süsswarenherstellung zwei Arten von Marshmallows. Das
ältere Produkt wurde aus der Wurzel des Echten Eibisch (Englisch:
"Sumpf-Malve", "marsh mallow") hergestellt (TIM RICHARDSON, Sweets A
History of Temptation, London 2003, S. 226). In Frankreich wurden sol-
che "Pâtes de Guimauve" ("guimauve": französisch für "Eibisch", vgl.
Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, Berlin, München, 2006,
S. 345) bereits im 11. Jahrhundert hergestellt (RICHARDSON, a. a. O., S.
226). Die moderne Version der Marshmallows wird dagegen aus Zu-
cker, Eiweiss und Gelatine ohne Verwendung von Echtem Eibisch fab-
riziert (RICHARDSON, a. a. O., S. 226; E. B. JACKSON, Sugar Confectionery
Manufacture, 2. Aufl. Cambridge 1995, S. 233 f.). An die ursprüngli-
chen Marshmallows und ihre Herstellungsweise erinnert aber heute
noch deren traditionelle Farbgebung weiss - rosa, da die aus der Eibi-
schwurzel gewonnene klebrige Masse, die als Basis der ersten Marsh-
mallows diente, weiss ist, und die Blütenfarbe des Echten Eibisch zwi-
schen helllila und blassrosa variiert (RICHARDSON, a.a.O., S. 226, BOHNE/
DIETZE, a.a.O., S. 23). Diese moderne Version der Marshmallows er-
freut sich auch in der Schweiz grosser Beliebtheit.
7.
7.1 Die historischen und biologischen Hintergründe sind den durch-
schnittlichen Abnehmerkreisen gefüllter Bonbons allerdings nicht be-
kannt. Ebensowenig ist ihnen, wie die Beschwerdeführerin zurecht vor-
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bringt, das englische Wort "Mallow" geläufig. Dieses gehört weder zum
englischen Grund- noch zum Aufbauwortschatz und wird als Pflanzen-
name im Fremdsprachenunterricht kaum gelehrt (vgl. GERNOT HÄUBLEIN/
RECS JENKINS Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch,
Stuttgart 1987, mit rund 5000 Stichwörtern). Für die gegenteilige Auf-
fassung der Vorinstanz und insbesondere dafür, dass in Schweizer
Süsswarengeschäften Aromata regelmässig auf Englisch angeführt
werden, finden sich keine Belege. Auch sind "Mallow" und "Malve"/
"Mauve"/"malva" in ihrer Wortbildung zu weit voneinander entfernt, als
dass sich die Bedeutung des englischen Wortes ohne Weiteres erraten
liesse.
Zu den massgeblichen Verkehrskreisen der Waren gehören zwar auch
Zwischenhändler und Fachleute des Lebensmittelhandels, die in ihrem
Gebiet gewöhnlich über spezifische Englischkenntnisse verfügen. So-
fern solche Fachleute auch die geschilderten historischen Zusammen-
hänge der Herstellung von Marshmallows kennen, könnten sie die
Marke PEACH MALLOW an sich beschreibend verstehen. Derart ge-
bildete Spezialisten werden aber auch wissen, dass Echter Eibisch
heute nicht mehr für entsprechende Produkte verwendet wird, so dass
auch für diesen Verkehrskreis als historische Anspielung eine gewisse
Unterscheidungskraft der Marke resultiert (vgl. RKGE in sic! 2006, 413
ff. Cabinotiers).
7.2 Auch kann nicht erwartet werden, dass den Abnehmer- oder Le-
bensmittelfachkreisen sodann die heiltätige Wirkung der Wilden Malve
bekannt und derart geläufig sei, dass sie deswegen im angemeldeten
Zeichen eine gesundheitsfördernde Anpreisung entsprechend gekenn-
zeichneter Süsswaren erblicken würden. Alle im Zusammenhang mit
Süsswaren naheliegenden Sinnvarianten des Bestandteils MALLOW
sind deshalb zu weit von solchen Waren entfernt, als dass sich den
beteiligten Verkehrskreisen ohne Zuhilfenahme der Fantasie eine be-
schreibende Bedeutung im Hinblick auf die Natur, die Qualität oder
den Inhalt derselben ergäbe. Die Marke ist darum unterscheidungs-
kräftig.
8.
Auch ein Freihaltebedürfnis ist für die ungewöhnliche Kombination der
Wörter PEACH und MALLOW zu verneinen, zumal nach den Feststel-
lungen des Bundesverwaltungsgerichts kein aktuelles Interesse des
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Marktes an der Verwendung von Eibischwurzeln für die beanspruchten
Süsswaren mehr besteht.
9.
Zusammenfassend ergibt sich, dass das strittige Zeichen nicht zum
Gemeingut gehört. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die
Vorinstanz anzuweisen, der IR-Marke 855'146 PEACH MALLOW in der
Schweiz vollumfänglich Schutz zu gewähren.
10.
10.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erhe-
ben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss ist der Be-
schwerdeführerin zurück zu erstatten.
10.2
Überdies ist der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteient-
schädigung für notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzu-
sprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdeführerin keine
Kostennote eingereicht hat, ist die Parteientschädigung aufgrund der
Akten zu bestimmen und auf Fr. 2'100.- (inkl. MWST) festzusetzen
(Art. 8 und 14 Abs. 2 VGKE). Fehlt wie vorliegend eine unterliegende
Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder
autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz ver-
fügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über
Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Ei-
gentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome
Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit
dem Vollzug des Markenschutzgesetzes beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a
und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Ver-
fügung in eigenem Namen erlassen und die dafür vorgesehene Ge-
bühr erhoben. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdefüh-
rerin aufzuerlegen.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung des Eidge-
nössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 19. Juli 2007 wird auf-
gehoben und dieses angewiesen, der IR-Marke 855'146 PEACH MAL-
LOW den Schutz in der Schweiz zu gewähren.
2.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- wird der Beschwerde-
führerin, nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils, zurück-
erstattet.
3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche
und das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr.
2'100.- (inkl. MWST) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstat-
tungsformular)
- die Vorinstanz (Ref.: IR 855'146 PEACH MALLOW; mit Gerichtsur-
kunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsur-
kunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 72 Abs. 2 Bst. b
Ziff. 2, 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
(BGG, SR 173.110) gegeben sind. Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
Beschwerdeführerin in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 30. April 2008
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