B-55/2010 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Schutzverweigerung für Markeneintragungsgesuch CH ...

Abtei lung II
B-55/2010
{T 1/2}
U r t e i l v o m 2 3 . A p r i l 2 0 1 0
Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Patricia Egli.
The Gillette Company, Prudential Tower Building,
US-Boston, Mass. 02199,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Audétat,
Hartbertstrasse 1, Postfach, 7001 Chur,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Schutzverweigerung für Markeneintragungsgesuch
CH 59435/2008 G (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-55/2010
Sachverhalt:
A.
Am 29. Juli 2008 ersuchte The Gillette Company (nachfolgend: Be-
schwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
(nachfolgend: Vorinstanz) um Eintragung der Bildmarke
Nr. 59435/2008 für Waren der Klasse 3 (Seifen, Parfümeriewaren,
ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer;
Zahnputzmittel) und der Klasse 8 (Rasierklingen und Rasierapparate).
Die Marke sieht wie folgt aus:
B.
Die Vorinstanz beanstandete das Eintragungsgesuch mit Schreiben
vom 3. November 2008. Sie machte geltend, das Zeichen gehöre für
die beanspruchten Waren zum Gemeingut. Das Zeichen sei als un-
genügend stilisierter Buchstabe nicht unterscheidungskräftig und zu-
dem freihaltebedürftig.
Innert verlängerter Frist bestritt die Beschwerdeführerin mit Eingabe
vom 6. März 2009 den Gemeingutcharakter des Zeichens "G (fig.)".
Das Zeichen sei im Zusammenhang mit "Gillette" zu sehen, einer
weltweit bekannten Marke. Das "G" von "Gillette" sei aufgrund der sehr
hohen Bekanntheit dieses Schriftzuges unterscheidungskräftig und
stelle im Übrigen eine Weiterentwicklung des 1993 hinterlegten und
geschützten Zeichens CH 406643 dar. Die Beschwerdeführerin ver-
wies zudem auf eine Reihe eingetragener Marken mit grafisch ge-
stalteten Einzelbuchstaben, die mit dem Zeichen "G (fig.)" vergleichbar
seien.
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Mit Schreiben vom 12. Mai 2009 hielt die Vorinstanz an ihrer Be-
anstandung fest. Ergänzend zu ihren bisherigen Vorbringen machte sie
geltend, die grafische Ausgestaltung des Buchstabens "G" könne dem
Zeichen im Gesamteindruck keine Unterscheidungskraft verleihen. Aus
der Markenanmeldung sei zudem nicht ersichtlich, dass das Zeichen
im Zusammenhang mit "Gillette" zu sehen sei und dass es sich um
eine Weiterentwicklung der Marke CH 406643 handle. Falls die Be-
schwerdeführerin damit indirekt die Verkehrsdurchsetzung des hinter-
legten Zeichens ansprechen wolle, müssten entsprechende Belege
eingereicht werden. Festzuhalten sei im Weiteren, dass keine Ver-
letzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorliege.
Die Beschwerdeführerin nahm innert verlängerter Frist mit Eingabe
vom 14. September 2009 Stellung. Sie führte aus, das Zeichen "G
(fig.)" sei grafisch originell gestaltet und daher unterscheidungskräftig.
Es handle sich nicht um einen gewöhnlichen Buchstaben, sondern
aufgrund der grafischen Ausgestaltungen um ein Logo. Im Übrigen sei
das Zeichen als Gemeinschaftsmarke eingetragen worden, was als
starker Hinweis für die Unterscheidungskraft zu betrachten sei.
Mit Verfügung vom 23. November 2009 wies die Vorinstanz das
Markeneintragungsgesuch CH 59435/2008 "G (fig.)" für die be-
anspruchten Waren der Klassen 3 und 8 zurück. Zur Begründung
machte sie geltend, die grafische Gestaltung des Buchstabens "G"
müsse als banal gelten und könne dem Zeichen im Gesamteindruck
keine Unterscheidungskraft verleihen. Das hinterlegte Zeichen weiche
nur insofern von üblichen Ausgestaltungen des Buchstabens "G" in
Computerschriften ab, als es schräg nach links und nicht nach rechts
geneigt sei. Dabei und bei den weiteren von der Beschwerdeführerin
genannten grafischen Gestaltungen des Buchstabens handle es sich
nicht um eine genügende Abweichung vom Banalen, die dem Zeichen
zur Unterscheidungskraft verhelfen könnten. Da die Prüfung gestützt
auf die Angaben im Eintragungsgesuch erfolge, sei unbeachtlich, ob
das Zeichen im Zusammenhang mit "Gillette" stehe oder ob es eine
Weiterentwicklung der Marke CH 406643 darstelle. Für eine allenfalls
indirekt angesprochene Verkehrsdurchsetzung seien keine Belege
eingereicht worden. Die angeführten Voreintragungen seien zudem mit
dem hinterlegten Zeichen nicht vergleichbar, weshalb keine Verletzung
des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorliege. Eintragungen im Ausland
kämen im Übrigen keine präjudizielle Wirkung zu.
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C.
Gegen diese Verfügung hat die Beschwerdeführerin am 5. Januar
2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie be-
antragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 23. November 2009 sei
aufzuheben und dem Markeneintragungsgesuch CH 59435/2008
"G (fig.)" sei der Schutz in der Schweiz für sämtliche beantragte Waren
zu gewähren. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, das
Zeichen "G (fig.)" gehöre nicht zum Gemeingut, da die grafische Aus-
gestaltung dem Zeichen als Ganzem Unterscheidungskraft verleihe.
Durch die Neigung des Buchstabens "G" auf die linke Seite, die
bauchige und dennoch unterschiedliche Schriftdicke sowie durch das
Verwenden von runden und eckigen Formen im Bereich der Öffnung
des Buchstabens entferne sich das Zeichen klar von der Grundform
des Buchstabens "G". Der von der Vorinstanz vorgenommene Ver-
gleich des Zeichens mit Buchstaben von existierenden Computer-
schriften sei nicht zielführend, da das Zeichen wie ein Logo nur in
Einzelstellung verwendet und einzelne Schriftarten in der Regel ein
Schutz nach dem Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Ur-
heberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG,
SR 231.1) geniessen würden. Sollte wider erwarten das Zeichen als
banal qualifiziert werden, so müsste immerhin von einer Verkehrs-
durchsetzung des Zeichens für die beanspruchten Waren aus-
gegangen werden, da das Zeichen im Zusammenhang mit der weltweit
bekannten Marke "Gillette" verwendet werde. Die Vorinstanz habe im
Übrigen das Zeichen bei Vorliegen eines Zweifelsfalls einzutragen und
die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen. Da die
Vorinstanz in der jüngeren Vergangenheit zudem mehrere vergleich-
bare Marken eingetragen habe, müsse gestützt auf das Gleich-
behandlungsgebot dem Zeichen "G (fig.)" Schutz in der Schweiz ge-
währt werden. Zu berücksichtigen sei weiter, dass das in Frage
stehende Zeichen "G (fig.)" in der Europäischen Gemeinschaft als
genügend unterscheidungskräftig angesehen werde und daher als
Marke eingetragen worden sei.
D.
Die Vorinstanz liess sich mit Eingabe vom 3. Februar 2010 vernehmen.
Sie beantragt unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen
Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge vollumfänglich abzu-
weisen. Sie bringt im Wesentlichen vor, dem Zeichen "G (fig.)" fehle
die Unterscheidungskraft, da die grafische Ausgestaltung des Buch-
stabens nicht genügend vom Bestehenden und damit Üblichen ab-
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weiche. Ergänzend macht sie geltend, die Beschwerdeführerin habe
trotz entsprechender Aufforderung im Eintragungsverfahren weder
einen Antrag auf Eintragung des Zeichens als "durchgesetzte Marke"
gestellt noch die dafür erforderlichen Belege zur Glaubhaftmachung
der Verkehrsdurchsetzung eingereicht. Die Frage der Verkehrsdurch-
setzung sei daher nicht zu prüfen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen
Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges
Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur
Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes
vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR
172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52
Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63
Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen
(Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor
(Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts vom
Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke
für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden,
im Verkehr durchgesetzt.
2.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den
Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen
die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des
Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (EUGEN
MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht,
2. Aufl., Basel 2009, N. 247; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung
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des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002,
Art. 2, N. 34).
2.2 Zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Abs. a MSchG zählen unter
anderem einfache Zeichen, worunter auch einzelne Buchstaben fallen
(MARBACH, a.a.O., N. 336; DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern
2009, Art. 2 lit. a, N. 66; LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutz-
gesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.],
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/
Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2, N. 31; WILLI,
a.a.O., Art. 2 N. 150). Einzelne Buchstaben des lateinischen Alphabets
sind daher grundsätzlich schutzunfähig, es sei denn, ihre Unter-
scheidungskraft ergebe sich aus der grafischen Gestaltung (MARBACH,
a.a.O., N. 336; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 69). Gemäss bundes-
gerichtlicher Rechtsprechung sind alleinstehende Buchstaben
markenschutzfähig, wenn sie sich durch originelle oder phantasie-
reiche grafische Gestaltung der Einordnung als Gemeingut entziehen
(BGE 134 III 314 E. 2.3.5 – M und M Budget/M-Joy). Die grafische
Gestaltung des Zeichens darf sich mithin nicht im Naheliegenden er-
schöpfen. Übliche Schriftarten und Handschriften sind beispielsweise
nicht geeignet, den Gesamteindruck eines Zeichens wesentlich zu
beeinflussen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom
9. Januar 2008 E. 5 – Chocolat Pavot [fig.]; RKGE in sic! 2003, 806 ff.
E. 5 – SMArt). Ausgestaltungen eines Zeichens, die lediglich aus
naheliegenden Hervorhebungen, Schriftdekor und thematischen An-
spielungen bestehen, wie Schleifen, Striche und Schraffierungen,
leisten ebenso keinen selbständigen Beitrag zur Unterscheidungskraft
(ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 64 mit weiteren Hinweisen). Die
grafische Gestaltung bedarf vielmehr besonderer, charakteristischer
Elemente, die im Gegensatz zu den einfachen Zeichenbestandteilen
den markenrechtlichen Schutz verdienen (Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.5 – Chocolat
Pavot [fig.] mit Hinweisen). Je banaler oder üblicher ein Zeichen-
element ist, desto höhere Anforderungen sind an die weiteren zur
Unterscheidung geeigneten Elemente zu stellen (Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 7 –
Basilea Pharmaceutica [fig]). Ob ein Zeichen zum Gemeingut gehört,
beurteilt sich jedoch stets nach dem Gesamteindruck (vgl. DAVID
ASCHMANN/MICHAEL NOTH, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent
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Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2,
N. 22 mit weiteren Hinweisen).
2.3 Die Frage der Unterscheidungskraft wird anhand der
Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise beurteilt, welche die
Marke anspricht (ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY,
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, S. 120,
N. 577). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke
sind in erster Linie Abnehmer und Endkonsumenten entsprechender
Waren massgeblich (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 22; MARBACH,
a.a.O., N. 180). Neben der Sicht der Abnehmerkreise ist auch die
Wahrnehmung von Zwischenhändlern und anderen Fachleuten zu
berücksichtigen. An Fachleute und Endkonsumenten zugleich
vertriebene Waren sind vor allem aus der Sicht der am wenigsten
markterfahrenen und grössten Gruppe der Letztabnehmer zu
beurteilen (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 25; MARBACH, a.a.O, N. 266).
3.
Als unbestritten hat vorliegend zu gelten, dass das Zeichen "G (fig.)"
die Grundform des lateinischen Buchstabens "G" aufweist und daher
als einzelner Buchstabe grundsätzlich zum Gemeingut gehört (vgl.
E. 2.2 hiervor). Strittig ist demgegenüber, ob die grafische Gestaltung
des Buchstabens "G" den Gesamteindruck des Zeichens in Bezug auf
die beanspruchten Waren aus der Sicht der relevanten Verkehrskreise
derart prägt, dass es insgesamt als unterscheidungskräftig zu
betrachten ist. Da sich die beanspruchten Waren der Klassen 3 und 8
sowohl an Fachleute als auch an Endkonsumenten richten, ist für die
Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens vorliegend vom
Verständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen.
3.1 Das strittige Zeichen besteht aus dem breitgeformten, lateinischen
Buchstaben "G", der sich auf die linke Seite neigt. Der Buchstabe ist
vorwiegend rund und am oberen Ende sowie beim Querbalken eckig
gestaltet. Da der Buchstabe "G" grundsätzlich zum Gemeingut zählt,
müssen an die grafische Ausgestaltung der zur Unterscheidung
geeigneten Elemente vorliegend hohe Anforderungen gestellt werden.
Übliche Schriftarten sowie naheliegende Ausgestaltungen des
Buchstabens sind nicht geeignet, den Gesamteindruck des Zeichens
wesentlich zu beeinflussen (vgl. E. 2.2 hievor). Das Zeichen "G (fig.)"
ist – mit Ausnahme der Neigung nach links – in einer durchaus
üblichen Schriftart gestaltet. Die eckigen Formen am oberen Ende
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sowie beim Querbalken des Buchstabens vermögen zwar einen
gewissen Kontrast zur übrigen runden Form des Zeichens zu
erzeugen, doch findet sich diese Gestaltung mit runden und eckigen
Formen auch bei der Darstellung des Buchstabens "G" in
Computerschriften wie Arial ("G"), Verdana ("G"), Browallia New
("G"), Cordia New ("G"), DejaVu Sans ("G"), Gill Sans ("G") und
Liberations Sans ("G"). Der Buchstabe "G" wird zudem in den
Schriftarten Arial Black ("G"), Times New Roman ("G"), Georgia ("G")
und Impact ("G") mit variierenden Schriftbreiten gestaltet, so dass
auch die von der Beschwerdeführerin hervorgehobene
unterschiedliche Schriftdicke von "G (fig.)" keine ungewöhnliche
Gestaltung darstellt. Als übliche Ausgestaltungen des Buchstabens
"G", die sich in diversen Schriftarten finden, wirken die runden und
eckigen Formen sowie die unterschiedliche Schriftdicke bei einer
Gesamtbetrachtung des Zeichens unauffällig und bleiben neben dem
einfachen Hauptelement "G" nicht im Erinnerungsbild des
durchschnittlichen Konsumenten der beanspruchten Waren der
Klassen 3 und 8 haften. Bei der Neigung des Zeichens nach links
handelt es sich zudem um eine naheliegende bzw. wenig
überraschende Gestaltung, die dem einfachen Hauptelement nichts
Originelles oder Aussergewöhnliches hinzufügt. Vielmehr überwiegt
bei einer Gesamtbetrachtung der einfache Zeichenbestandteil,
bestehend aus der Grundform des Buchstabens "G".
3.2 Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, ist dabei ohne Relevanz, ob
das Zeichen "G (fig.)" als Logo bezeichnet wird. Für die Beurteilung
der Markenschutzfähigkeit ist einzig entscheidend, ob sich der
alleinstehende Buchstaben "G" durch originelle oder phantasiereiche
grafische Gestaltung der Einordnung als Gemeingut entzieht. Ebenso
ist vorliegend nicht relevant, ob die zum Vergleich herangezogenen
Computerschriften Schutz nach dem URG geniessen. Mit der Vor-
instanz ist darauf hinzuweisen, dass allein massgebend ist, ob die
relevanten Verkehrskreise im Zeichen einen Hinweis auf eine betrieb-
liche Herkunft erkennen oder darin lediglich eine übliche Schreib-
variante eines Buchstabens sehen. Zur Beurteilung dieser Frage sind
Computerschriften – unabhängig ihres allfälligen Schutzes nach dem
URG – zum Vergleich heranzuziehen.
3.3 Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass es sich vorliegend
um eine übliche und naheliegende grafische Gestaltung des Buch-
stabens "G" handelt, die den Gesamteindruck des Zeichens nicht
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derart zu prägen vermag, dass diesem aus der Sicht des Durch-
schnittskonsumenten der beanspruchten Waren der Klassen 3 und 8
Unterscheidungskraft zukommen würde. Das Zeichen "G (fig.)" stellt
daher Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG dar.
4.
Die Beschwerdeführerin stellt in ihrer Beschwerde vom 5. Januar 2010
erstmals sinngemäss den Eventualantrag, das Zeichen als durch-
gesetzte Marke einzutragen. Da das Zeichen verbreitet im Zu-
sammenhang mit Waren einer der weltweit bekanntesten Marken,
"Gillette" verwendet werde, sei von der Verkehrsdurchsetzung des
Zeichens auszugehen.
4.1 Im Beschwerdeverfahren können bisher nicht gewürdigte, be-
kannte wie auch bis anhin nicht bekannte Sachverhaltsumstände und
neue Beweismittel vorgebracht werden (vgl. RKGE in sic! 2004, 38
E. 3 – Bosca/Luigi Bosca Vini Finos Argentinos). Dem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts ist der Sachverhalt zu Grunde zu legen,
wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung verwirklicht hat und be-
wiesen ist (vgl. Art. 37 VGG i.V.m. Art. 12 und Art. 49 VwVG; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007
E. 6.1). Die Verkehrsdurchsetzung kann demnach auch noch im
Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend
gemacht werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007
vom 29. September 2008 E. 6 – Salesforce).
4.2 Der Schutzausschlussgrund des Gemeinguts kann, soweit kein
absolutes Freihaltebedürfnis zu bejahen ist, überwunden werden,
wenn sich Zeichen als Marke für die Waren und Dienstleistungen, für
die sie beansprucht werden, durchgesetzt haben (vgl. Art. 2 Bst. a
MSchG). Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchgesetzt, wenn es von
einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als
individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte oder Dienst-
leistungen eines bestimmten Unternehmens verstanden wird
(BGE 130 III 328 E. 3.1 – Uhrenarmband; 128 III 441 E. 1.2 – Appen-
zeller; MARBACH, a.a.O., N. 425; ASCHMANN, a.a.O. Art. 2 lit. a N. 223;
DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 39). Der Gebrauch eines originär schutz-
unfähigen Markenelements in Kombination mit dritten Markenbestand-
teilen belegt dabei noch keine Verkehrsgeltung dieses Zeichens in
Alleinstellung. Verkehrsgeltung bedeutet eine eigenständige, zeichen-
spezifische Zuordnung. Eine solche bleibt aufgrund blosser Mitver-
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wendung in Kombination eines bekannten Zeichens unwahrscheinlich
(MARBACH, a.a.O., N. 429; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 246 f.). Wer
sich auf Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese selbst zu belegen.
Dabei wird kein voller Beweis verlangt; vielmehr genügt blosses
Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung (MARBACH, a.a.O., N. 454
ff., N. 1088 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 188 ff.; DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 42).
4.3 Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, hat es die Beschwerde-
führerin im Eintragungsverfahren unterlassen, Belege zur Glaubhaft-
machung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "G (fig.)" einzu-
reichen. Solche Unterlagen sind der Vorinstanz auch nach ent-
sprechender Aufforderung nicht zugestellt worden. Belege zur Glaub-
haftmachung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens sind auch mit
der Beschwerde vom 5. Januar 2010 nicht eingereicht worden. Im
Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der Gebrauch des Zeichens "G
(fig.)" in Zusammenhang mit der Marke "Gillette" noch keine Ver-
kehrsgeltung dieses Zeichens in Alleinstellung zu belegen vermag. Der
Eventualantrag, die Vorinstanz anzuweisen, das Zeichens als durch-
gesetzte Marke einzutragen, ist daher abzuweisen.
5.
Die Beschwerdeführerin verweist auf die Eintragung des Zeichens
"G (fig.)" als Gemeinschaftsmarke im Europäischen Harmonisie-
rungsamt und führt diese als Indiz für die Schutzfähigkeit des
Zeichens in der Schweiz an. Massgeblich für die absoluten Aus-
schlussgründe sind jedoch einzig die Verhältnisse in der Schweiz.
Ausländischen Eintragungsentscheiden wird grundsätzlich keine Prä-
judizwirkung zugesprochen (BGE 130 III 113 E. 3.2 – Montessori, BGE
129 III 225 E. 5.5 – Masterpiece I). Lediglich in Grenzfällen sind sie als
Indiz für die Eintragungsfähigkeit zu werten (Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 – Chocolat
Pavot [fig.]). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters von "G (fig.)"
handelt es sich vorliegend jedoch nicht um einen Grenzfall. Aus-
ländische Voreintragungen haben daher keine Indizwirkung für die
Schweiz. Da keine Zweifel an der Schutzunfähigkeit des Zeichens be-
stehen, ist die Marke im Übrigen auch nicht einzutragen, um die end-
gültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen.
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich schliesslich auf den Grundsatz
der Gleichbehandlung. Sie verweist dabei auf mehrere eingetragene
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Marken mit grafisch gestalteten Einzelbuchstaben, die mit dem
Zeichen "G (fig.)" vergleichbar seien. Da die Vorinstanz in jüngerer
Vergangenheit diese vergleichbaren Marken eingetragen habe, müsse
dem Zeichen "G (fig.)" Schutz in der Schweiz gewährt werden.
6.2 Die Vorinstanz macht demgegenüber geltend, die angeführten
Marken seien nicht mit "G (fig.)" vergleichbar, da sie über zusätzliche
gestalterische Elemente verfügten. Es liege daher keine Verletzung
des Gleichbehandlungsgrundsatzes vor.
6.3 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachver-
halte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln (Art. 8
Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
vom 18. April 1999, BV, SR 101). Die gleiche Behörde darf nicht ohne
sachlichen Grund zwei ohne weiteres vergleichbare Sachverhalte
unterschiedlich beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 –
Stencilmaster). Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der
Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister
eingetragen ist, muss das Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne
weiteres" vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden.
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist ein Anspruch auf Ein-
tragung eines Zeichens, für das ein absoluter Ausschlussgrund be-
steht, unter dem Titel der Gleichbehandlung nur zu bejahen, wenn die
Voraussetzungen der Gleichbehandlung im Unrecht erfüllt sind (Urteil
des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 –
Firemaster). Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann
aufgrund eines solchen Voreintrags kein Recht auf Gleichbehandlung
im Unrecht geltend gemacht werden. Der Anspruch auf Gleich-
behandlung im Unrecht wird nur anerkannt, wenn eine ständige
gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt
und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von
dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts
4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster, Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008
E. 4.2 – Kugeldreieck [fig.], B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 –
Afri Cola und B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9 – Chocolat Pavot
[fig.]). Weiter müssen die zitierten Präjudizien wirklich vergleichbar
sein. Diese Vergleichbarkeit fehlt insbesondere dann, wenn die Ver-
gleichsmarken für andere Waren beansprucht werden (Urteil des
Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 –
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Firemaster; ASCHMANN/NOTH, a.a.O., Art. 2 N. 35; MARBACH, a.a.O.,
N. 232).
6.4 Die Beschwerdeführerin weist auf fünf Voreintragungen hin, die
mit dem strittigen Zeichen vergleichbar seien. Um vergleichbar zu sein,
müssen die Voreintragungen jedoch zumindest teilweise für die
gleichen Waren beansprucht werden, was bei den Zeichen
CH 569 985 und CH 565 479 nicht zutrifft. Die weiteren von der Be-
schwerdeführerin angeführten Marken weisen im Unterschied zum
Zeichen "G (fig.)" zusätzliche grafische Gestaltungselemente auf und
sind daher mit dem hinterlegten Zeichen nicht ohne weiteres
vergleichbar. So umfasst das Zeichen CH 568 911 neben der Schräg-
stellung des Buchstabens eine originelle Gestaltung der drei Balken
des Buchstabens "E". Alle drei Balken haben unterschiedliche Längen,
sind zusätzlich rund geschwungen und verjüngen sich am Ende zu
einem Spitz. Die Marke CH 550 303 weicht durch die ungewöhnliche
Gestaltung des Zeichens mit unregelmässigen runden und eckigen
Elementen von der üblicherweise rund gestalteten Grundform des
Buchstabens "S" ab. Insbesondere bleibt die rechteckig gestaltete
untere rechte Hälfte des Buchstabens im Erinnerungsbild zurück. Das
Zeichen CH 556 664 unterscheidet sich von der Grundform des
Buchstabens "Y" durch unterschiedliche Länge und Dicke der zwei
Schenkel, die sich zudem überschneiden. Das Zeichen besteht im
Übrigen nicht nur aus einem Buchstabenelement, sondern wird durch
ein punktähnliches Element am unteren Ende des längeren Schenkels
ergänzt. Die von der Beschwerdeführerin genannten Marken weisen
damit neben dem jeweiligen Buchstabenelement zusätzliche, nicht
naheliegende Gestaltungselemente auf und sind daher mit dem
strittigen Zeichen nicht vergleichbar. Im Übrigen gilt es darauf hinzu-
weisen, dass mit Blick auf die Rechtsprechung gestützt auf die Ein-
tragung einzelner Zeichen, die in Bezug auf die beanspruchten Waren
heute möglicherweise als zu wenig originell oder phantasievoll ge-
staltet angesehen werden müssten, kein Anspruch auf Gleich-
behandlung im Unrecht geltend gemacht werden kann. Vielmehr ist
eine ständige gesetzeswidrige Praxis zu fordern, von der die Vor-
instanz auch in Zukunft nicht abzuweichen gedenkt (vgl. E. 5.3
hiervor). Diese Voraussetzungen des Anspruchs auf Gleichbehandlung
im Unrecht sind vorliegend nicht gegeben.
Seite 12
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7.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen "G (fig.)" in
Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 3 und 8 Gemeingut
im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Beschwerdeführerin
hat die Verkehrsdurchsetzung nicht glaubhaft gemacht. Die Vorinstanz
hat die Eintragung der Marke "G (fig.)" daher zu Recht zurück-
gewiesen. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist daher
abzuweisen.
8.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um
Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach
dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich
nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis
zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich
ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen
werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss [3D]). Von diesem
Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es
sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke. Der Vorinstanz ist als Bundes-
behörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3
VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 2'500.– verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
Seite 13
B-55/2010
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. CH 59435/2009 G; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD
(Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Philippe Weissenberger Patricia Egli
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 4. Mai 2010
Seite 14