Abtei lung II
B-5709/2007
{T 0/2}
U r t e i l v o m 1 6 . J a n u a r 2 0 0 8
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
D._______,
vertreten durch Bovard AG Patentanwälte VSP,
Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25,
Beschwerdeführerin,
gegen
E._______,
vertreten durch Ruoss Vögele Partner, Kreuzstrasse 54,
8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Widerspruchsverfahren Nr. 8613 CH 439'695 NEXCARE
/ CH 549'908 NEWCARE (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-5709/2007
Sachverhalt:
A.
Am 19. September 2006 wurde die Wort-Bildmarke CH 549'908 New-
care (fig.) der Beschwerdegegnerin im Schweizerischen Handelsamts-
blatt publiziert:
B.
Diese Marke und die Wortmarke CH P-493'695 NEXCARE der Be-
schwerdeführerin sind unter anderem wortgleich für "pharmazeutische
und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Ge-
sundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke,
Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmas-
sen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung
von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide" in Klasse 5 registriert.
C.
Gestützt auf ihre Marke NEXCARE und beschränkt auf die genannten
Waren in Klasse 5, erhob die Beschwerdeführerin am 18. Dezember
2006 Widerspruch vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Ei-
gentum ("Vorinstanz") gegen die Marke der Beschwerdegegnerin. Zur
Begründung führte sie aus, angesichts der Warenidentität und Ähnlich-
keit der Markenzeichen bestehe zwischen den beiden Eintragungen
eine Verwechslungsgefahr.
D.
Mit Stellungnahme vom 4. Juni 2007 bestritt die Beschwerdegegnerin
das Bestehen einer Verwechslungsgefahr, da der Wortbestandteil
"newcare" zum Gemeingut gehöre.
E.
Mit Verfügung vom 28. Juni 2007 wies die Vorinstanz den Widerspruch
ab, indem sie sich der Auffassung der Beschwerdegegnerin anschloss,
dass das Wort "Newcare" zum Gemeingut gehöre.
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F.
Am 27. August 2007 erhob die Beschwerdeführerin gegen diese Verfü-
gung Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte:
1. Der Entscheid des IGE vom 28. Juni 2007 sei aufzuheben und der
Widerspruch sei gutzuheissen.
2. Der Schweizerischen Marke Nr. 549'906 [sic!] "newcare" sei für
sämtliche Waren der Klasse 5 der Schutz zu verweigern.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Wider-
spruchsgegnerin beziehungsweise der Beschwerdegegnerin.
G.
Mit Schreiben vom 15. Oktober 2007 empfahl die Vorinstanz, die Be-
schwerde im Sinne des angefochtenen Entscheids abzuweisen.
H.
Mit Beschwerdeantwort vom 15. November 2007 beantragte die Be-
schwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und
Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin.
I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zustän-
dig (Art. 31, 32 und 33 lit. d VGG). Die Beschwerden wurden in der ge-
setzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwal-
tungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensge-
setz, VwVG; SR 172.021) am 27. August 2007 eingereicht, und der
verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Beschwer-
deführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt
und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG).
Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin bedarf es in der
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Beschwerdeschrift jedenfalls im Markenrecht, welches durch die nicht
immer klare Unterscheidung von Rechts- und Tatfrage geprägt wird
(vgl. etwa EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III,
Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 98 f.), keiner formalen
Substanziierung, ob die erhobenen Rügen die Verletzung von Bundes-
recht, eine unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtser-
heblichen Sachverhalts oder die Unangemessenheit der getroffenen
Anordnung zum Gegenstand hat. Vielmehr genügt es, dass aus der
Beschwerdeschrift klar hervorgeht, inwiefern der angefochtene Akt
Recht verletzt (vgl. Art. 42 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Bun-
desgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR
173.110]) und die Beschwerdebegründung insgesamt im Bereich der
gemäss Art. 49 VwVG zulässigen Rügen verbleibt (vgl. BGE 122 IV 8
E. 1b, S. 11; Entscheid des Bundesrats vom 28. August 1991, veröf-
fentlicht in Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 57.10 E. 5c).
Dies ist vorliegend im Wesentlichen der Fall, auch wenn die Rüge, bei
der angefochtenen Marke befinde sich der Schutzvermerk nicht wie
üblich oben rechts sondern unten rechts, beim Wortelement "newcare"
(Beschwerde, S. 3), über den Gegenstand des Widerspruchsverfah-
rens hinausgreift (vgl. E. 6 hiernach). Auf die Beschwerde ist daher
grundsätzlich einzutreten.
2.
Nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz aus-
geschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche
oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Ihre Beurteilung richtet
sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letzt-
abnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss, BGE 119 II 473 E. 2d Radi-
on) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten
Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen be-
steht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind
vorliegend umso höhere Anforderungen zu stellen, da beide Marken,
was unbestritten ist, für identische Waren beansprucht werden (LUCAS
DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-
gesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3, N. 8,
BGE 117 II 321 E.4 Valser). Es müssen aber noch weitere Faktoren
hinzutreten, damit eine Verwechslungsgefahr bejaht wird. Massgeblich
ist, ob aufgrund der festgestellten Ähnlichkeiten Fehlzurechnungen zu
befürchten sind, die das besser berechtigte Zeichen in seiner Indivi-
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dualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 160 E. 2a, S. 166 Securi-
tas). Dieses geniesst keinen Schutz gegen die Verwendung von Be-
standteilen, die zum Gemeingut gehören oder die mit anderen Ele-
menten zu einem neuen Gesamteindruck kombiniert werden, der von
der Widerspruchsmarke genügend abweicht (Urteil des Bundesge-
richts Nr. 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.4-4.5 Yello/Yellow Ac-
cess, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7504/2006 vom
8. März 2007 E. 5 Chic/Lip Chic, B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 8
Karomuster, B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 14 Maxx/Max Maximum
+ value; Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic!
2005 S. 292 E. 5 Crazy Creek/Crazy Kids, sic! 2002 S. 174 E.4 La
City/City Collection). Im Einzelfall zu berücksichtigen sind der Aufmerk-
samkeitsgrad, mit dem die Abnehmer die massgeblichen Waren nach-
fragen, und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die ih-
ren Schutzumfang bestimmt (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung
des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002,
Art. 3, N. 17 ff.; BGE 122 III 382 E. 2a, S. 385 Kamillosan).
3.
Im vorliegenden Fall sind die Marken aus der Sicht der Käuferschaft
von pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen, Prä-
paraten für die Gesundheitspflege; diätetischen Erzeugnissen für me-
dizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel
und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel;
Mitteln zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungiziden und Herbizi-
den zu prüfen. Hierzu gehören einerseits human-, veterinär- und zahn-
ärztliches, diätetisches und gartenpflegerisches Fachpersonal mit sei-
ner geschulten Aufmerksamkeit, andererseits aber zu einem grossen
Teil auch das allgemeine Publikum, welches Kennzeichen von Waren
des täglichen Gebrauchs mit geringerer Aufmerksamkeit wahrzu-
nehmen und zu unterscheiden pflegt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb, S. 320
Rivella/Apiella, BGE 95 II 191 E. II.2, S. 194 Tobler Mint/Polar Menthe).
4.
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke NEXCARE der Be-
schwerdeführerin wird vor allem von ihrer ersten Silbe "Nex-" geprägt.
Mit dieser Silbe verbinden die angesprochenen Verkehrskreise nämlich
keine naheliegende Bedeutung im Zusammenhang mit den Waren,
welche die Widerspruchsmarke beansprucht. Das bekannte englische
Wort "care" ("Pflege" / "pflegen") in der zweiten Silbe gehört dagegen
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zum englischen Grundwortschatz und wird in diesem Warenzusam-
menhang ohne Weiteres verstanden. Es wirkt für beide Marken wenig
kennzeichnungskräftig (vgl. RKGE in sic! 2005, 877 E. 3 Soft Care).
Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin gilt dies auch in
Bezug auf Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, und ebenso für
Fungizide und Herbizide. Auch solche Präparate werden nämlich in
der Regel zur Pflege von Pflanzen, Möbeln, Räumen oder Aussenanla-
gen (Schwimmbecken etc.) verwendet. Eine erhöhte Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke durch eine gesteigerte Bekanntheit der
Marke behauptet die Beschwerdeführerin nicht. Auch die erste Silbe
"new-" ("neu") der angefochtenen Marke wird vom angesprochenen
Publikum im Zusammenhang mit den entsprechenden Waren sodann
ohne Weiteres verstanden (vgl. das Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-7404/2006 vom 9. Oktober 2007 E. 6 New Wave).
5.
Die Bestandteile "new-" und "-care" der angefochtenen Marke (bei der
Angabe der Markennummer mit "549'906" in den Beschwerdebegeh-
ren handelt es sich offenbar um ein Versehen) verbinden sich, wie die
Vorinstanz zurecht festgestellt hat, in der Wahrnehmung des ange-
sprochenen Publikums ohne Fantasieaufwand zum Sinngehalt "neue
Pflege". Neue Pflegemethoden finden in allen Pflegebereichen, na-
mentlich der Human-, Veterinär- und Zahnmedizin, Diätküchen, der
Gesundheits- und der Gartenpflege, grosse Aufmerksamkeit und
Nachfrage, da in allen diesen Gebieten oft unterschiedliche Bedürfnis-
se der Pflegefälle bestehen und diese somit individualisierte und häu-
fig wechselnde Kombinationen von Therapien und Präparaten benöti-
gen, gerade neue Pflegepräparate also leicht Beachtung finden. Der
Ausdruck "newcare" wirkt darum für alle Waren in Klasse 5, für die die
angefochtene Marke zu beurteilen ist, stark beschreibend. Entspre-
chend ist die Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils gering.
Eine Übereinstimmung der angefochtenen Marke mit der Wider-
spruchsmarke ergibt sich einzig aus diesem Wortbestandteil "newca-
re". Dieser weicht durch seinen eigenständigen Sinngehalt und die in
der ersten Silbe unterschiedliche Aussprache zugleich erkennbar von
der Widerspruchsmarke ab. Den Gesamteindruck der angefochtenen
Marke prägt er infolge seiner schwachen Kennzeichnungswirkung ne-
ben dem auffälligen und originellen Bildbestandteil nur untergeordnet.
Ein erweiterter Schutzumfang der Widerspruchsmarke durch eine ge-
steigerte Verkehrsbekanntheit wird nicht geltend gemacht. In Überein-
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stimmung mit den Ausführungen der Vorinstanz ist das Vorliegen einer
Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken darum trotz des
aufgrund bestehender Warengleichheit strengen Prüfungsmassstabs
zu verneinen.
6.
Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, die angefochtene Marke zei-
ge den Schutzvermerk "®" unmittelbar neben dem Wortelement "New-
care" anstatt rechts oben neben der ganzen Wort-Bildmarke. Dies las-
se die Abnehmerkreise glauben, dass ein besonderer Markenschutz
allein für den Wortbestandteil erteilt worden sei. Dieses Argument be-
einflusst die Beurteilung der Kennzeichnungskraft dieses Wortbestand-
teils allerdings nicht, sondern läuft auf eine Prüfung absoluter Aus-
schlussgründe (Art. 2 lit. c MSchG) der angefochtenen Marke oder un-
lauterer Berühmung (Art. 3 lit. c des Bundesgesetzes gegen den un-
lauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 [UWG, SR 241]) hinaus.
Beides ist nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens nach Art. 31
Abs. 1 MSchG und kann darum auch im vorliegenden Beschwerde-
verfahren nicht geprüft werden (Art. 49 VwVG).
7.
Die Beschwerde ist damit abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Ver-
fahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerle-
gen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finan-
ziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2
Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei
eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-- und
Fr. 100'000.-- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur-
binenfuss" [3D] mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im
vorliegenden Verfahren auszugehen.
8.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Be-
schwerdeverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu ent-
richten (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Ist wie im vorliegenden Fall keine Kos-
tennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für
die notwendig erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten
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fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). In
Würdigung der genannten Faktoren erscheint vorliegend eine Partei-
entschädigung von Fr. 2'500.- angemessen.
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 BGG). Es ist somit rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und der angefochtene Entscheid
bestätigt.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000 werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4000.- ver-
rechnet.
3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteient-
schädigung von Fr. 2'500.-- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (Einschreiben, mit Beilagen)
- der Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- der Vorinstanz (Ref. Widerspruchsverfahren Nr. 8613; Einschreiben,
mit Beilagen)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Versand: 18. Januar 2008
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