B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-5739/2017
Ur t e i l vom 8 . Ok to be r 2 0 1 9
Besetzung
Richter Martin Kayser (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Julian Beriger.
Parteien
LN Corporation Sagl (EX LN Real Estate Advisory Sagl),
Via Lucino 3, 6932 Breganzona,
vertreten durch Zandrini & Partners, Studio legale e notarile,
Via Vegezzi 6, casella postale 6580, 6901 Lugano,
Beschwerdeführerin,
gegen
KPT Versicherungen AG,
Wankdorfallee 3, 3014 Bern,
vertreten durch FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 15082,
CH 663'919 "AREA INTERNATIONAL" /
CH 688'955 "AREAMoney (fig.)".
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Sachverhalt:
A.
Die Eintragung der Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 688'955 "AREAMoney
(fig.)" der Beschwerdeführerin wurde am 7. April 2016 hinterlegt und am
10. Juni 2016 erstmals auf Swissreg veröffentlicht. Die Marke hat folgen-
des Aussehen
und ist für die folgenden Dienstleistungen registriert:
Klasse 35:
Pubblicità; gestione degli affari commerciali; amministrazione
commerciale; lavori di ufficio.
Klasse 36:
Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.
B.
Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin am 5. September
2016 Widerspruch an die Vorinstanz und beantragte deren vollumfängli-
chen Widerruf. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer Registrierung
Nr. 663'919 "AREA INTERNATIONAL", welche für folgende Dienstleistun-
gen eingetragen ist:
Klasse 36:
Versicherungswesen.
C.
Mit Verfügung vom 30. August 2017 hiess die Vorinstanz den Widerspruch
teilweise gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke für die
Dienstleistungen gestione degli affari commerciali; amministrazione com-
merciale der Klasse 35 sowie für assicurazioni; affari finanziari; affari mo-
netari; affari immobiliari der Klasse 36. Betreffend die in Klasse 35 bean-
spruchten Dienstleistungen pubblicità; lavori di ufficio wies sie den Wider-
spruch ab.
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Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass
die Übereinstimmung der zu vergleichenden Zeichen im Kernelement
"Area" vor dem Hintergrund der Dienstleistungsgleichartigkeit zu einer Ver-
wechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen führe. Die schwachen
graphischen Elemente in der jüngeren Marke vermöchten daran nichts zu
ändern.
D.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom
9. Oktober 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie bean-
tragt die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids in den Dispositivzif-
fern 1, 2 und 5 sowie, dass die Eintragung der Marke "AREAMoney (fig.)"
nicht widerrufen werde. Eventualiter verlangt sie die Aufhebung der vor-
instanzlichen Verfügung in den Dispositivziffern 1 (betreffend Klasse 35), 2
und 5 sowie, dass die Eintragung der jüngeren Marke betreffend die Klasse
35 nicht widerrufen werde.
Die Beschwerdeführerin bestreitet die von der Vorinstanz festgestellte
Dienstleistungsgleichartigkeit, da die beanspruchten Dienstleistungen aus
unterschiedlichen Klassen stammen und unter der jüngeren Marke ledig-
lich Finanz- und Immobilien-, nicht aber Versicherungsdienstleistungen an-
geboten würden. Auch eine Zeichenähnlichkeit sei zu verneinen, da es sich
um unterschiedliche Markentypen handle und – insbesondere durch die
graphischen Elemente – Unterschiede auf visueller Ebene bestehen wür-
den. Dem Bestandteil "Area" komme keine Kennzeichnungskraft zu, wes-
halb die beiden Zeichen nur in den Bestandteilen "international" und "Mo-
ney" zu vergleichen seien. Eine Verwechslungsgefahr liege nicht vor.
E.
Mit Schreiben vom 14. Dezember 2017 verzichtete die Vorinstanz auf eine
Vernehmlassung und beantragte, unter Hinweis auf die Begründung im an-
gefochtenen Entscheid, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.
F.
In ihrer Beschwerdeantwort vom 18. Dezember 2017 beantragte die Be-
schwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Ent-
schädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin, soweit darauf einge-
treten werde.
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Seite 4
Sie begründete ihre Anträge – in Übereinstimmung mit der Vorinstanz – im
Wesentlichen damit, dass angesichts der erstellten Dienstleistungsgleich-
artigkeit und der Übernahme des kennzeichnungskräftigen Elements
"Area" in der jüngeren Marke eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.
G.
Eine Parteiverhandlung hat nicht stattgefunden. Die Verfahrensleitung
wurde per 1. Juli 2019 einem neuen Instruktionsrichter übertragen. Auf die
weiteren Vorbringen der Parteien wird – soweit rechtserheblich – im Fol-
genden eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvor-
schuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung
ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf
die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
2.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun-
gen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt
(Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
[MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je
ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsge-
fahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen
zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Indi-
vidualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzel-
ler Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; BGE 128 III 99 E. 2c "Or-
fina"; Letzterer m.H.).
2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf-
grund der Registereinträge. Für die Annahme gleichartiger Waren und
Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein
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sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübli-
che Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abneh-
merkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom
5. Juni 2019 E. 2.2 f. "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]" m.H.;
B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]").
2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
lassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks" m.H.). Dabei kommt dem Zei-
chenanfang in der Regel eine grössere Bedeutung zu, da er besser im Ge-
dächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2a, 2b/cc "Securitas/Securicall").
Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer
aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke vorliegen.
Dabei sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu
gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden
Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und
Bildelemente diesen weniger beeinflussen (EUGEN MARBACH, in: Schwei-
zerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht,
2. Aufl. 2009, Rz. 930 f.; Urteile des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni 2019
E. 2.2 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]"; B-4159/2009 vom
25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve"; je m.H.). Für die Ähnlichkeit von
Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der
Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas/Securicall").
2.4 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang
der Widerspruchsmarke ab (Urteile des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni
2019 E. 2.3 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]", m.H. auch zum
Folgenden; B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus
[fig.]"). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei
kleiner als jener für starke Marken. Schwach sind insbesondere Marken,
deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben. Stark sind
hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung
oder langen Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamil-
lon, Kamillan" m.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7
"Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutz-
gesetz [MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 3, Rz. 78 f.).
2.5 Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen
überein, liegt keine markenrechtliche Zeichenähnlichkeit vor (Urteile des
BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2008 E. 9.3 „KaSa/Biocasa“;
B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 2.7 "Pupa/Fashionpupa"; JOLLER,
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a.a.O., Rz. 131 f. m.H.). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei
der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht einfach wegzustrei-
chen, sondern in Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder feh-
lenden Kennzeichnungskraft dennoch im Gesamteindruck der Marke zu
berücksichtigen (Urteil des BVGer B-7346/2009 vom 27. September 2010
E. 2.5 „Murino/Murolino“, m.H.).
3.
Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch
stehenden Dienstleistungen sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestim-
men. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das
Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (JOLLER, a.a.O., Rz. 51,
m.H.).
Die Dienstleistungen im Bereich Versicherungswesen der Klasse 36 rich-
ten sich nicht nur an Fachleute, sondern auch an ein breites, an Versiche-
rungs- und Finanzdienstleistungen interessiertes Publikum (Urteile des
BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 3.2 "CREDIT SUISSE/UniCre-
dit Suisse Bank [fig.]"; B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4 "Sansan/San-
tasana"; B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 3 "Total Trader"). Spricht eine
Marke, wie im vorliegenden Fall, gleichzeitig mehrere Verkehrskreise an,
so genügt es, wenn in einem dieser Verkehrskreise eine Verwechslungs-
gefahr droht (MARBACH, a.a.O., Rz. 954).
Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 werden mit erhöhter
Aufmerksamkeit nachgefragt, da sie ein Vertrauensverhältnis zwischen An-
bieter und Abnehmer voraussetzen und im Vorfeld regelmässig aufmerk-
same Abklärungen stattfinden (Urteil des BVGer B-1009/2010 E. 3.3.2
"CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]").
4.
Die Widerspruchsmarke wird für Versicherungswesen (Klasse 36), die an-
gefochtene Marke für pubblicità; gestione degli affari commerciali; ammini-
strazione commerciale; lavori di ufficio (Klasse 35), sowie assicurazioni;
affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari (Klasse 36) beansprucht.
4.1 Betreffend Versicherungswesen und assicurazioni (Klasse 36) ist klar-
erweise von Dienstleistungsidentität auszugehen. Die Dienstleistungen
Versicherungswesen sowie affari finanziari; affari monetari; affari immobili-
ari (Klasse 36) sind – in Übereinstimmung mit der Vorinstanz – nach herr-
schender Lehre und Rechtsprechung als gleichartig zu beurteilen, da es
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sich hierbei um Beratungsdienstleistungen handelt, die ähnliche Bedürf-
nisse befriedigen (JOLLER, a.a.O., Rz. 322; RKGE, sic! 2000, S. 799 E. 10
"Kiss/K.i.s.s", je m.H.; Urteil des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011
E. 4.2 "CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]"). Nach Auffassung
der Beschwerdeführerin liege deshalb keine Dienstleistungsgleichartigkeit
vor, weil sie unter ihrem Zeichen nur Finanz- und Immobilien-, nicht aber
Versicherungsdienstleistungen anbiete, ihre Marke im Rahmen der Nizza-
Klassifikation jedoch nicht anders habe registrieren können. Dieser Argu-
mentation kann vorliegend nicht gefolgt werden, denn die Gleichartigkeit
von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Registerein-
träge, und zwar sowohl bei der älteren als auch bei der jüngeren Marke.
Innerhalb der Klassengrenzen können die Dienstleistungsbezeichnungen
frei gewählt werden (vgl. Art. 2 Abs. 1 des Abkommens von Nizza über die
internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Ein-
tragung von Marken, revidiert in Genf am 13. Mai 1977 [SR 0.232.112.9];
MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar
Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Art. 3 MSchG, Rz. 125). Der
Umfang der tatsächlichen Benutzung spielt – mit Ausnahme der Fälle, in
denen der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend gemacht wurde
– keine Rolle (JOLLER, a.a.O., Rz. 267, 269; Urteile des BVGer
B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 3.1 "LOMBARD ODIER & CIE./Lombard
NETWORK [fig.]"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 3.3 "Sten-
flex/STAR FLEX [fig.]"; je m.H.).
4.2 Die in Klasse 35 von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienst-
leistungen gestione degli affari commerciali; amministrazione commerciale
sowie lavori di ufficio werden ebenfalls als gleichartig zu Versicherungswe-
sen der Klasse 36 beurteilt (RKGE, sic! 2000, S. 799 E. 10 "Kiss/K.i.s.s").
Sie dürfen daher – entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin – zur
Beurteilung der Dienstleistungsgleichartigkeit herangezogen werden, auch
wenn die ältere Marke keine Dienstleistungen in Klasse 35 beansprucht.
Bei der Gleichartigkeit werden nicht konkrete Angebote einzelner Konkur-
renten verglichen, sondern diejenigen ganzer Branchen, wobei vom grösst-
möglichen Schutzbereich des älteren Zeichens auszugehen ist (MARBACH,
a.a.O., Rz. 796). Dabei ist nicht massgebend, ob die erwähnten Dienstleis-
tungen in unterschiedlichen Klassen nach dem Nizza-Abkommen eingeteilt
sind, da der Klassifikation lediglich eine Hilfsfunktion zukommt (MARBACH,
a.a.O., Rz. 798 ff.; Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014
E. 5.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]"; je m.H.). Die Vorinstanz bejahte die
Gleichartigkeit zwischen gestione degli affari commerciali; amministrazione
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commerciale und Versicherungswesen, verneinte eine solche aber für pub-
blicità sowie lavori di ufficio der Klasse 35, was vorliegend nicht zu bean-
standen ist.
4.3 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die im Streit stehenden Zei-
chen im obgenannten Umfang gleiche bzw. gleichartige Dienstleistungen
beanspruchen.
5.
Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "AREA INTERNATIONAL"
und "AREAMoney (fig.)" gegenüber.
5.1 Bei der Widerspruchsmarke "AREA INTERNATIONAL" handelt es sich
um eine reine Wortmarke, die aus den getrennt geschriebenen Wortele-
menten "Area" und "international" besteht.
Die angefochtene Marke "AREAMoney (fig.)" stellt eine kombinierte Wort-
/Bildmarke dar. Die Bezeichnung "AreaMoney" präsentiert sich in weisser
Standardschrift auf grauem Hintergrund, wobei "Area" in Majuskeln ge-
schrieben ist und fliessend in das mit grossem Anfangsbuchstabe begin-
nende Wort "Money" übergeht. Hinter dem Wort "Area" verläuft mit dünne-
rer, ebenfalls weisser Schrift eine von links unten nach rechts oben schräg
verlaufende Ellipse. Der Ausdruck "AreaMoney" wird samt der Ellipse von
einem grauen, abgerundeten Rechteck umrahmt. Die von der Beschwer-
deführerin vorgebrachte und in der Beschwerdeschrift verwendete orange
Farbgestaltung der Etikette in der jüngeren Marke weicht von der Eintra-
gung im Markenregister ab, die ohne Farbanspruch erfolgt ist, und kann
daher – entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin – bei der Beur-
teilung der Zeichenähnlichkeit nicht berücksichtigt werden. Massgebend ist
einzig die Eintragung, wie sie dem Register entnommen werden kann (Ur-
teil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-
vista [fig.]" m.H.).
5.2 Die beiden Marken stimmen auf schriftbildlicher Ebene im Wort "Area"
überein, woraus sich bereits eine gewisse Zeichenähnlichkeit ergibt (Urteil
des BVGer B-6099/2013 E. 5.1 "CARPE DIEM/carpe noctem"). Die Zei-
chen unterscheiden sich durch die nachgestellten Bestandteile "internatio-
nal" bzw. "Money" und weisen daher eine unterschiedliche Länge auf
(17 bzw. 9 Buchstaben). Das fast nur aus Vokalen bestehende und daher
auffällige Wortelement "Area" steht in beiden Marken am Zeichenanfang,
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dem bei der Beurteilung des Gesamteindrucks besondere Bedeutung zu-
kommt (vgl. hierzu vorn E. 2.3). Der Auffassung der Beschwerdeführerin,
wonach "Area" in der Bezeichnung "AreaMoney" nicht mehr als eigenstän-
diges Wort erkennbar sei, kann nicht gefolgt werden.
5.3 Die graphischen Elemente in der jüngeren Marke in Form einer Ellipse
und der rechteckigen Etikette zählen als geometrische Grundformen zum
Gemeingut (Urteil des BVGer B-8242/2010 E. 5.1.1 "LOMBARD ODIER &
CIE./Lombard NETWORK [fig.]"; RKGE, sic! 2005, S. 197 E. 5 "Elliptische
Form" [fig.]/"Elliptische Form" [fig.]; DAVID ASCHMANN, in: Markenschutzge-
setz [MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 2, Rz. 87). Sie sind aufgrund der dünnen
Schrift der Ellipse und des in einem grauen Farbton gehaltenen rechtecki-
gen Hintergrunds wenig auffällig. Sie prägen daher – im Unterschied zum
auffälligen Wortelement "Area" – den visuellen Gesamteindruck der jünge-
ren Marke nicht entscheidend. Die Ellipse, welche in der jüngeren Marke
nur hinter dem Wortelement "Area" verläuft, hebt dessen Bedeutung eher
noch hervor.
5.4 Aus der Übereinstimmung im Bestandteil "Area" und der damit einher-
gehenden von "a" und "e" geprägten Vokalfolge im ersten Zeichenelement
("A-E-A-I-E-A-I-O-A" bzw. "A-E-A-O-E") resultieren auch auf klanglicher
Ebene Übereinstimmungen (vgl. auch BVGE 2014/34 E. 6.2 f. "LAND RO-
VER/Land Glider"). Der Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach
die jüngere Marke auf Englisch ausgesprochen werden müsse, die Ältere
angesichts des bernischen Firmensitzes der Beschwerdegegnerin hinge-
gen auf Deutsch, woraus sich phonetische Unterschiede ergeben würden,
kann nicht gefolgt werden.
5.5 Bei der Betrachtung des Sinngehalts der Widerspruchsmarke ist davon
auszugehen, dass sowohl "Area" als auch "international" zum englischen
Grundwortschatz zu zählen sind (vgl. zu diesem Urteile des BVGer
B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.2 "STINGRAY/ROAMER
STINGRAY"; B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.1 "Total Trader"), und
von den massgeblichen Verkehrskreisen verstanden werden. Beide Worte
existieren zudem auch im Deutschen. Das Wort "Area" bezeichnet als eng-
lisches Substantiv eine Region, eine Gegend, ein Gebiet, eine Fläche oder
einen Bereich (vgl. area, abgerufen im September
2019). Auf Deutsch bezeichnet "Area" nach veraltetem Sprachgebrauch
eine Fläche oder einen Kampfplatz sowie den Bereich eines Organs in der
Anatomie und eine Flächeneinheit in Kolumbien und Argentinien (vgl.
Area, abgerufen im September 2019). Diese
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Seite 10
fremdsprachlichen oder veralteten Sinngebungen sind dem Verkehr heute
kaum geläufig. Als deutsche oder fremdsprachliche Vokabel dürfte das
Wort daher nicht erkannt werden. Es stehen damit eine englische Ausspra-
che und Sinngebung im Vordergrund. Das Wort "international" bedeutet als
Adjektiv auf Englisch und auf Deutsch überstaatlich, mehrere Staaten be-
treffend (vgl. , international, abgerufen im Septem-
ber 2019). Der Widerspruchsmarke wird von den relevanten Verkehrskrei-
sen somit eine englische Herkunft und ein Sinngehalt wie "internationaler
Bereich" zugemessen.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, das zusammengeschriebene Wort
"AreaMoney" in der jüngeren Marke bilde einen eigenständigen Begriff mit
neuem Sinngehalt. Wie bereits ausgeführt (vgl. vorn E. 5.2), bleiben die
Bestandteile "Area" und "Money" im jüngeren Zeichen – trotz fehlenden
Abstands – ohne weiteres individualisierbar. "Money" gehört – genau wie
"Area" – zum englischen Grundwortschatz und wird von den massgebli-
chen Verkehrskreisen als englisches Substantiv für Geld und "Area" im
soeben aufgezeigten Sinn verstanden. Kombiniert man die beiden Begriffe
zur Bezeichnung "AreaMoney" ergibt sich kein abweichender Sinngehalt.
5.6 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die zu vergleichenden Zei-
chen Ähnlichkeiten in Schrift- und Klangbild aufweisen, welche nicht durch
einen veränderten Sinngehalt kompensiert werden können.
6.
Weiter ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Der
Schutzumfang des älteren Zeichens bestimmt sich nach dessen Kenn-
zeichnungskraft (vgl. hierzu vorn E. 2.3).
6.1 Die Widerspruchsmarke "AREA INTERNATIONAL" kann angesichts
der zahlreichen Bedeutungen des Worts "Area" (vgl. hierzu vorn E. 5.5) auf
unterschiedliche Weise verstanden werden. Der Bestandteil "international"
gilt laut Markenprüfungspraxis der Vorinstanz in Bezug auf Waren und
Dienstleistungen sämtlicher Klassen als beschreibende Angabe im Sinne
eines Hinweises auf das grenzüberschreitende Angebot (vgl. > Marken > Prüfungshilfe > international, abgerufen im September 2019).
"Area" wirkt – entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin – für
die beanspruchten Dienstleistungen Versicherungswesen der Klasse 36
nicht direkt beschreibend oder anpreisend, da er zu unbestimmt ist. Die
Widerspruchsmarke schöpft ihre Kennzeichnungskraft daher vorliegend
massgeblich aus dem Bestandteil "Area", nicht aber "international". Der
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Seite 11
Gesamtbegriff "Area International" wird als möglicher Hinweis auf den (Tä-
tigkeits-)Bereich der Markeninhaberin allusiv verstanden und weist somit
eine leicht verminderte Kennzeichnungskraft auf.
6.2 Dem Argument der Beschwerdeführerin, wonach das Element "Area"
aufgrund seiner häufigen Verwendung als Markenbezeichnung verwässert
sei, kann nicht gefolgt werden. Für eine Verwässerung müsste vielmehr
dessen Banalisierung in der Wahrnehmung des Abnehmers nachgewiesen
werden, wofür die mehrfache Registrierung eines Zeichenelements als
Marke nicht ausreicht (MARBACH, a.a.O., Rz. 982; Urteil des BVGer
B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.2 "Seven [fig.]/SEVEN FOR ALL
MANKIND"; je m.H.).
Insgesamt ist von einer leicht verminderten Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke auszugehen.
7.
Die relevanten Verkehrskreise wenden beim Erwerb der Dienstleistungen,
für welche die Marke beansprucht wird, erhöhte Aufmerksamkeit auf. Zwi-
schen den beanspruchten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und
denjenigen der angefochtenen Marke ist in Übereinstimmung mit der herr-
schenden Rechtsprechung von Gleichheit bzw. Gleichartigkeit auszuge-
hen. Die im Streit stehenden Zeichen stimmen im Kernbestandteil "Area"
überein, woraus sich eine Zeichenähnlichkeit auf schriftbildlicher und
klanglicher Ebene ergibt, welche weder durch die schwachen graphischen
Elemente noch durch den veränderten Sinngehalt des übernommenen Be-
standteils "Area" im jüngeren Zeichen kompensiert wird.
Der älteren Marke kommt eine leicht reduzierte Kennzeichnungskraft zu
(vgl. hierzu vorn E. 6). Auch die jüngere Marke "AreaMoney" verfügt ledig-
lich über reduzierte Kennzeichnungskraft. Sie enthält betreffend die bean-
spruchten Dienstleistungen aus dem Finanzbereich in den Klassen 35 und
36 einen Hinweis auf den Tätigkeitsbereich der Markeninhaberin und wirkt
daher ebenfalls allusiv. Es stehen sich somit zwei eher kennzeichnungs-
schwache Marken mit ähnlicher Zeichenstruktur gegenüber, welche im
kennzeichnungskräftigeren Kern "Area" übereinstimmen. Sowohl "interna-
tional" als auch "Money" sind klar weniger kennzeichnungskräftig als
"Area" (vgl. auch Urteil des BVGer B-502/2009 E. 6.3 "ORPHAN EUROPE
(fig.)/ORPHAN INTERNATIONAL"). Der Argumentation der Beschwerde-
führerin, wonach angesichts der verminderten Kennzeichnungskraft von
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"Area" zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr allein auf die Elemente
"international" bzw. "Money" abzustellen sei, kann nicht gefolgt werden.
Vor dem Hintergrund der festgestellten Dienstleistungsgleichartigkeit führt
die Übereinstimmung im Kernelement "Area" – trotz der leicht verminderten
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der erhöhten Aufmerk-
samkeit der Verkehrskreise beim Erwerb der in Frage stehenden Dienst-
leistungen – zu einer Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüber-
stehenden Zeichen.
8.
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist
daher abzuweisen.
9.
9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerde-
führerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Verfahrenskosten sind
nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung
und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Wi-
derspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an
der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Be-
stand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden
Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und
Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von
diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen,
da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert
der strittigen Marke sprechen. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden
Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festgesetzt und
dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe
von Fr. 4'500.– entnommen.
9.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-
schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-
wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote
oder, bei Fehlen einer solchen, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8
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i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat vorliegend keine Kos-
tennote eingereicht, in ihrer Beschwerdeantwort jedoch die Einreichung ei-
ner solchen auf Verlangen des Gerichts in Aussicht gestellt. Eine Verpflich-
tung des Gerichts, die Parteien ausdrücklich zur Einreichung einer Kosten-
note aufzufordern, besteht nicht. Dies gilt nach der Rechtsprechung selbst
dann, wenn die Rechtsvertreter die Einreichung einer Kostennote auf Auf-
forderung hin in Aussicht stellen, falls sich der notwendige Vertretungsauf-
wand – wie vorliegend – aufgrund der Aktenlage zuverlässig abschätzen
lässt (vgl. Art. 14 Abs. 2 VGKE; MICHAEL BEUSCH, in: Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2. Aufl., 2019, Rz. 17
zu Art. 64). Entsprechend wird die Parteientschädigung vorliegend auf
Grundlage der Akten bestimmt und unter Würdigung sämtlicher Umstände
auf Fr. 3'500.– festgesetzt.
9.3 Die Beschwerdeführerin hat die Kostenverteilung im vorinstanzlichen
Verfahren in Dispositivziffer 5 der vorinstanzlichen Verfügung angefochten.
Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die
Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der un-
terliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz hatte der Beschwerdegeg-
nerin als der im vorinstanzlichen Verfahren obsiegenden Partei eine Ent-
schädigung in der Höhe von Fr. 3'200.–, einschliesslich Rückzahlung der
Widerspruchsgebühr von Fr. 800.–, zulasten der Beschwerdeführerin zu-
gesprochen. Angesichts des Verfahrensausgangs ist diese Regelung zu
bestätigen.
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.
(Dispositiv nächste Seite)
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt und mit dem von ihr in derselben Höhe geleisteten Kostenvorschuss
verrechnet.
3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschä-
digung von Fr. 3'500.– zu entrichten.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 15082; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Martin Kayser Julian Beriger
Versand: 10. Oktober 2019