B-576/2009 - Abteilung II - Opposition - procédure d'opposition n° 8949 IR 627'401 (fig.) /...

Cour II
B-576/2009/scl
{T 1/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 0 9
Bernard Maitre (président du collège), David Aschmann,
Vera Marantelli, juges,
Olivier Veluz, greffier.
B-576/2009 et
B-917/2009
Mundipharma SA,
représentée par Dr. Thomas Ritscher,
recourante,
contre
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C,
représentée par Bugnion SA,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Procédure d'opposition n° 8949 IR 627'401 (fig.) /
CH 555'406 Targin (fig.), et
procédure d'opposition n° 8950 IR 627'401 (fig.) /
CH 555'407 (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-576/2009
Faits :
A.
Procédure B-576/2009 – opposition n° 8949
A.a L'enregistrement de la marque suisse n° 555'406
(ci-après : la marque attaquée 1), déposée par Mundipharma SA, a
été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 40
du 27 février 2007. Mundipharma SA revendiquait la protection de sa
marque pour les produits de la classe 5 suivants : Pharmazeutische
Erzeugnisse für den humanmedizinischen Gebrauch, nämlich
Analgetika.
Le 29 mai 2007, Sanofi Pasteur MSD S.N.C. (ci-après : Sanofi
Pasteur) a formé opposition totale contre la marque attaquée 1 auprès
de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Cette opposition
se fondait sur la marque internationale n° 627'401
(ci-après : la marque opposante) enregistrée en Suisse et en
Allemagne notamment pour les produits de la classe 5 suivants :
Produits pharmaceutiques.
Dans ses écritures du 27 juillet 2007, Mundipharma SA a conclu au
rejet de l'opposition formée par Sanofi Pasteur en contestant l'usage
de la marque opposante. Elle a en outre nié l'existence d'un risque de
confusion entre les marques opposées.
Dans sa réplique du 6 février 2008, Sanofi Pasteur a confirmé ses
conclusions et a produit des moyens de preuves tendant à démontrer
l'usage de la marque opposante.
Page 2
B-576/2009
Invitée à dupliquer, Mundipharma SA a confirmé ses conclusions dans
ses écritures du 5 juin 2008.
A.b Par décision du 12 décembre 2008, l'Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle a admis, avec suite de frais et de dépens,
l'opposition totale formée par Sanofi Pasteur contre la marque
attaquée 1.
L'Institut fédéral a d'abord considéré que les documents versés au
dossier par Sanofi Pasteur démontraient la vraisemblance de l'usage
de la marque opposante en Suisse en relation avec des vaccins.
L'IPI a relevé que les produits pour lesquels la marque attaquée 1
revendiquait la protection étaient similaires aux produits de vaccination
pour lesquels l'usage de la marque opposante avait été rendu
vraisemblable.
L'IPI a considéré que la marque opposante était constituée d'un
élément figuratif doté d'une certaine originalité dès lors qu'il n'avait
pas de sens déterminé en relation avec des vaccins et qu'il ne
s'agissait pas d'un signe simple. Il en a déduit que dite marque avait
un champ de protection normal. La marque attaquée 1 serait quant à
elle caractérisée par chacun des éléments qui la constituent, à savoir
un élément figuratif similaire à la marque opposante et l'élément verbal
"targin" dont le "a" serait stylisé. L'Institut fédéral a dès lors jugé que la
reprise, dans la marque attaquée 1, de l'élément figuratif essentiel de
la marque opposante était constitutive d'un risque de confusion direct
que l'adjonction du mot "targin" n'était pas en mesure d'écarter. Et
d'ajouter que le "consommateur potentiel", qui distinguerait les
marques opposées, pourrait facilement penser que la marque
attaquée 1 est une variante de la marque opposante et en déduire que
dites marques proviennent d'un même titulaire ou de titulaires liés.
Selon l'autorité inférieure, il existerait ainsi à tout le moins un risque de
confusion indirect.
A.c Par écritures du 27 janvier 2009, mises à la poste le même jour,
Mundipharma SA (ci-après : la recourante) recourt contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres un à trois de son
dispositif et au rejet de l'opposition n° 8949.
Page 3
B-576/2009
Pour motifs, la recourante soutient que les preuves versées au dossier
démontrent un usage de la marque opposante dans une forme
divergeant essentiellement de celle enregistrée – adjonction de
"Aventis Pasteur MSD" ou de "Sanofi Pasteur MSD" et utilisation de
couleurs. En outre, certaines preuves d'usage ne se référeraient pas à
la période à prendre en considération. La recourante prétend ainsi que
l'usage de la marque opposante n'a pas été rendu vraisemblable.
S'agissant du cercle des consommateurs, la recourante allègue que la
marque attaquée 1 est protégée pour un analgésique à base d'opium.
Il s'agirait ainsi d'un médicament délivré sur ordonnance et qui ne
serait commandé et acheté que par des spécialistes. La recourante en
déduit que le cercle des consommateurs pertinents pour l'examen du
risque de confusion entre les marques opposées est composé de
spécialistes, à savoir des médecins, des dentistes, des vétérinaires ou
des pharmaciens.
Sous l'angle du risque de confusion, la recourante soutient que la
marque opposante est faiblement distinctive en raison de la banalité
de ses lignes. Elle resterait difficilement en mémoire des
consommateurs cibles qui se souviendraient en premier lieu du nom
des médicaments. Dite marque se distinguerait ainsi de l'élément
figuratif de la marque attaquée 1. Celle-ci serait de surcroît dominée,
dans son impression d'ensemble, par l'élément verbal "targin". La
recourante en conclut que les marques opposées ne sont pas
similaires, de sorte qu'il y a lieu d'exclure l'existence d'un risque de
confusion, malgré la similarité des produits pour lesquelles elles sont
enregistrées.
B.
Procédure B-917/2009 – opposition n° 8950
B.a L'enregistrement de la marque suisse n° 555'407
(ci-après : la marque attaquée 2), déposée par la recourante, a été
publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 40 du
Page 4
B-576/2009
27 février 2007. La recourante revendiquait la protection de sa marque
pour les produits de la classe 5 suivants : Pharmazeutische
Erzeugnisse für den humanmedizinischen Gebrauch, nämlich
Analgetika.
Le 29 mai 2007, Sanofi Pasteur a formé opposition totale contre la
marque attaquée 2 auprès de l'IPI. Cette opposition se fondait sur la
marque opposante mentionnée ci-dessus au point A.a.
Dans ses écritures du 27 juillet 2007, la recourante a conclu au rejet
de l'opposition formée par Sanofi Pasteur en contestant l'usage de la
marque opposante. Elle a en outre nié l'existence d'un risque de
confusion entre les marques opposées.
Dans sa réplique du 6 février 2008, Sanofi Pasteur a confirmé ses
conclusions et a produit des moyens de preuves tendant à démontrer
l'usage de la marque opposante.
Invitée à dupliquer, la recourante a confirmé ses conclusions dans ses
écritures du 6 juin 2008.
B.b Par décision du 12 décembre 2008, l'Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle a admis, avec suite de frais et de dépens,
l'opposition totale formée par Sanofi Pasteur contre la marque
attaquée 2.
L'Institut fédéral a en substance développé, dans cette décision, les
mêmes arguments que ceux mentionnés dans la décision du
12 décembre 2008 évoquée ci-dessus au point A.b.
B.c Par écritures du 27 janvier 2009, mises à la poste le même jour,
Mundipharma SA recourt contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation des chiffres un à trois de son dispositif et au rejet de
l'opposition n° 8950.
Pour motifs, la recourante développe pour l'essentiel les mêmes
arguments que ceux évoqués dans son recours du 27 janvier 2009
mentionné ci-dessus au point A.c.
Page 5
B-576/2009
C.
Par décision incidente du 16 mars 2009, le Tribunal administratif
fédéral a joint les causes B-576/2009 (procédure d'opposition
n° 8949 ; point A) et B-917/2009 (procédure d'opposition n° 8950 ;
point B) et a invité l'autorité inférieure et Sanofi Pasteur (ci-après :
l'intimée) à répondre aux recours.
D.
Dans ses écritures du 20 avril 2009, l'Institut fédéral propose le rejet
des recours. Il renonce à présenter des remarques et observations et
renvoie aux motifs de ses décisions.
E.
Dans sa réponse du 24 avril 2009, l'intimée conclut au rejet des
recours avec suite de frais et de dépens.
Pour motifs, l'intimée soutient que c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a conclu à la commercialisation effective et sérieuse de la
marque opposante. L'adjonction à cette dernière de l'indication "Sanofi
Pasteur MSD" ou "Aventis Pasteur MSD" serait usuelle dans le secteur
pharmaceutique. Une telle indication constituerait tout au plus un
usage à titre de raison sociale ou de nom commercial. Par ailleurs,
cette adjonction n'estomperait pas l'effet distinctif de la marque
opposante. L'intimée ajoute que, en l'absence de toute revendication
de couleur, elle est en droit d'utiliser sa marque dans quelque couleur
que ce soit. Enfin, les exemplaires d'emballage devraient être mis en
relation avec les autorisations de mise sur le marché délivrées ou
renouvelées par l'Institut suisse des produits thérapeutiques
(Swissmedic) durant la période de contrôle.
S'agissant du cercle des destinataires, l'intimée relève que les
marques attaquées sont enregistrées pour des analgésiques. Or, la
famille des analgésiques comprendrait de nombreuses spécialités
disponibles en vente libre, dont les plus courantes (Aspirine et
Panadol) seraient utilisées quotidiennement par le consommateur
final. Dans ces conditions, l'intimée soutient que le cercle des
destinataires n'est pas composé uniquement de spécialistes. Les
marques opposées s'adresseraient dès lors au grand public, de sorte
qu'il conviendrait d'appliquer les critères habituels lors de l'examen du
risque de confusion.
Page 6
B-576/2009
Pour le surplus, l'intimée renvoie aux considérants des décisions
querellées.
F.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics,
il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (art. 31 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent
réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
Les actes attaqués sont des décisions au sens de l'art. 5 al. 2 PA. Ils
émanent d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des
clauses d'exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs
réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître des présents recours.
1.2 La recourante, qui a pris part aux procédures devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par les décisions attaquées et a
un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification.
La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1
PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu des mémoires de recours (art. 11, 20a al. 1
let. c, 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité
(art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées.
Page 7
B-576/2009
Les recours sont donc recevables.
2.
Par décision incidente du 16 mars 2009, les causes B-576/2009 et
B-917/2009 ont été jointes. Cette jonction se justifie, dans la mesure
où, conformément à la jurisprudence, les recours concernent les
mêmes parties, des faits de même nature et portent sur des questions
matérielles semblables (voir en ce sens : ATF 131 V 461 consid. 1.2 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1476/2006 du 26 avril 2007
consid. 1.3 ; VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich
2009, n. 10 ad art. 10 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 114 s.
n. 3.17).
3.
Une marque est un signe propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de
la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM,
RS 232.11]). Le droit à la marque prend naissance par
l'enregistrement (art. 5 LPM) et confère au titulaire le droit exclusif de
faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services
enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Sont exclus de la
protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à
des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte
un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c LPM). Le titulaire d'une
marque antérieure peut former opposition contre un nouvel
enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM).
Si l'opposition est fondée, l'enregistrement est révoqué en tout ou en
partie ; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée (art. 33 LPM).
4.
La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en
relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1
LPM). Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas
d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas
utilisé la marque en relation avec les produits ou les services
enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut
plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage
ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Pour les marques
internationales, le délai de cinq ans précité commence à courir après
Page 8
B-576/2009
l'écoulement du délai à disposition de l'Institut fédéral pour refuser la
protection en Suisse de la marque ou dès le retrait d'un refus
provisoire (ATF 130 III 371 consid. 1.1 Color Focus ; IVAN CHERPILLOD, Le
droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 194, note de bas de
page n° 633). Si le défendeur invoque le non-usage de la marque
antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse,
l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou
l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et 22
al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des
marques [OPM, RS 232.111]). La vraisemblance de l'usage doit se
rapporter à une période de cinq ans rétroactivement à compter de la
date à laquelle le défendeur a invoqué, dans sa première
détermination, le défaut d'usage de la marque opposante (sic! 2008 36
consid. 4 Kinder).
5.
En l'espèce, l'autorité inférieure a jugé que le défaut d'usage a été
invoqué à temps par la recourante dans sa première réponse à
l'opposition du 27 juillet 2007 et que la période à prendre en compte
courait du 27 juillet 2002 au 27 juillet 2007. Cette appréciation n'est
pas contestée par les parties.
L'IPI a également admis la vraisemblance de l'usage de la marque
opposante. Au terme d'une comparaison de cette dernière avec les
marques attaquées, l'autorité inférieure a considéré qu'un risque de
confusion existait entre ces marques.
La recourante prétend pour sa part en bref que l'usage de la marque
opposante n'a pas été rendu vraisemblable et que les marques
attaquées ne portent pas atteinte à la fonction distinctive de la marque
opposante.
6.
La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les
services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM) et dans une forme ne
divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée (art. 11 al. 2
LPM). L'usage doit être sérieux et doit se rapporter, en principe, au
territoire suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5342/2007 du
29 février 2008 consid. 5 Whale ; ATF 107 II 356 consid. 1c et les réf.
La San Marco ; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques,
Zurich 2005, p. 49 ss ; CHERPILLOD, op. cit., p. 191 ; PHILIPPE GILLIÉRON,
Page 9
B-576/2009
L'usage à titre de marque en droit suisse, in : sic! 2005 Sonderheft
101, p. 108 et les réf.). Un usage local de la marque suffit toutefois à
lui conférer une protection (ATF 102 II 111 consid. 3 Silva).
En vertu de l'art. 5 par. 1 de la convention du 13 avril 1892 entre la
Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des
brevets, dessins, modèles et marques (RS 0.232.149.136), les
conséquences préjudiciables qui, d'après les lois des parties
contractantes, résultent du fait qu'une invention n'a pas été mise en
oeuvre, qu'un dessin ou un modèle n'a pas été reproduit, ou qu'une
marque de fabrique ou de commerce n'a pas été employée dans un
certain délai, ne se produiront pas, si la mise en oeuvre, la
reproduction ou l'emploi ont lieu sur le territoire de l'autre partie.
L'usage en Allemagne vaut ainsi également usage en Suisse. Dite
convention s'applique, selon le Tribunal fédéral, uniquement aux
ressortissants suisses et allemands, ainsi qu'aux ressortissants
d'autres pays qui sont domiciliés ou qui ont un établissement
industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un des
deux pays (ATF 124 III 277 consid. 2c et la doctrine citée Nike) – à
noter que, sur ce point, MEIER et BUGNON sont d'avis que les
ressortissants des pays de l'Union pour la protection de la propriété
industrielle (art. 2 al. 1 de la convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967
[RS 0.232.04 ; ci-après : CUP]) et les ressortissants d'autres pays
s'ils sont domiciliés ou ont un établissement industriel ou commercial
effectif et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union (art. 3
CUP) peuvent également invoquer l'usage de la marque en
Allemagne pour éviter la nullité de la protection de l'enregistrement
d'une marque (MEIER, op. cit., p. 112 ; UTE BUGNION, Neues zum
schweizerisch-deutschen Staatsvertrag vom 13. April 1892 betreffend
den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, abgeändert
am 26. Mai 1902, in : sic! 2001 448, p. 453 s.). L'application de l'art. 5
de dite convention présuppose que la marque soit enregistrée aussi
bien en Suisse qu'en Allemagne. En outre, l'usage en Allemagne
sera retenu uniquement s'il est conforme aux exigences du droit
suisse (ATF 100 II 230 et les réf. cit. Micronor ; MEIER, op. cit., p. 112 ;
BUGNION, op. cit., p. 452).
6.1 La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des
produits ou des services pour lesquels elle est protégée (CHRISTOPH
WILLI, in : Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Page 10
B-576/2009
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und
internationalen Markenrechts, Zurich 2002, art. 11 n. marg. 14). Il n'est
par conséquent pas nécessaire qu'elle soit apposée sur le produit ou
sur son emballage (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006
du 20 août 2007 consid. 5 Exit ; voir également : MEIER, op. cit., p. 27).
La marque peut donc également exercer sa fonction distinctive si elle
figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures.
6.2 L'usage d'une marque est sérieux lorsque son titulaire a l'intention
de l'utiliser dans un but commercial réel. Il doit manifester l'intention de
satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les
attentes les plus optimistes. Le titulaire doit en outre prospecter le
marché et pouvoir démontrer une activité minimum sur ce dernier
durant une période prolongée (sic! 2006 37 consid. 6 Sycor ;
CHERPILLOD, op. cit., p. 191 ; MEIER, op. cit., p. 50 ; GILLIÉRON, op. cit.,
p. 107). Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque fabrique
de nouveaux produits. La seule activité de vente suffit (GILLIÉRON,
op. cit., p. 107) ; la vente sur le marché de l'occasion et de collection
constitue déjà un usage valable de la marque (sic! 1998 586
consid. 1.4 Bugatti).
Le degré de sériosité est relatif et dépend du type de produits ou de
services concernés. Pour déterminer objectivement le sérieux de
l'usage, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas
particulier, soit les produits ou les services concernés, le chiffre
d'affaire usuel, ainsi que l'étendue et la durée de l'usage (MEIER,
op. cit., p. 50 ss). Alors qu'un usage occasionnel suffit lorsqu'il s'agit
de produits rares et précieux, un usage régulier doit être exigé pour
les produits de consommation courante (GILLIÉRON, op. cit., p. 107 et les
réf. à sic! 2004 106 consid. 7 Seiko Rivoli et sic! 2004 38 consid. 5
Bosca).
7.
L'opposant ne doit pas démontrer l'usage de sa marque en Suisse ; il
doit le rendre vraisemblable (art. 32 LPM). Le juge doit non seulement
considérer l'usage comme possible mais également comme probable
en se basant sur une appréciation objective des preuves (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4
et les réf. Exit). Il ne doit pas être persuadé du fait que la marque est
utilisée ; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que
celle de leur inexactitude (arrêt du Tribunal administratif fédéral
Page 11
B-576/2009
B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4.2.1 Kinder ; LUCAS DAVID, in:
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-
gesetz/Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, MSchG art. 12 n.
marg. 16 ; GILLIÉRON, op. cit., p. 104).
Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage
d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives (factures,
bulletins de livraison) et des documents (exemples d'étiquette,
échantillons, emballages, catalogues, prospectus). Les témoignages
ne sont admis que lors de la procédure de recours (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4 Exit). Les
preuves d'usage doivent se rapporter à la période de contrôle qui
précède l'invocation du défaut d'usage, elles doivent par conséquent
être datées. Les preuves non-datées sont toutefois admissibles
lorsqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres preuves
datées (ibidem).
8.
L'intimée a produit, dans le cadre de la procédure devant l'autorité
inférieure, les pièces suivantes en vue de rendre vraisemblable l'usage
de la marque opposante : une attestation de son secrétaire
général (annexe 3), des factures (annexe 4), des copies d'autorisa-
tions de mise sur le marché suisse (annexe 5), des extraits du Com-
pendium Suisse des Médicaments (annexe 6), des copies
d'emballages de médicaments (annexe 7), des extraits du site Internet
"InfoVac" (annexe 8), des extraits du site Internet de la pharmacie des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) (annexe 9), un extrait du
site Internet "Publikums- und Fabrikabgabepreise der Medikamente
auf der Spezialitätenliste" (annexe 10), un extrait du site Internet "zur
Rose" (annexe 11), un extrait du site Internet de sa filiale
allemande (annexe 12), des copies d'autorisations de mise sur le
marché allemand (annexe 13), des copies d'emballages de
médicaments commercialisés en Allemagne (annexe 14).
8.1 Les annexes 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la réplique du
6 février 2008 ne contiennent aucune représentation de la marque
opposante. Ces documents ne permettent par conséquent pas de
rendre vraisemblable son usage en Suisse ou en Allemagne en
relation avec des produits pharmaceutiques (voir dans le même sens :
arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5342/2007 du 29 février 2008
consid. 7.4 Whale). En outre, les annexes 8, 10, 11 et 12 sont des
Page 12
B-576/2009
extraits de sites Internet qui ne peuvent pas être retenus comme
preuves d'un usage sérieux de la marque opposante, dès lors
qu'aucun indice ne permet de constater qu'ils ont été consultés par
des consommateurs et que des achats y ont été effectués (MEIER, op.
cit., p. 85 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1755/2007 du
14 février 2008 consid. 6.2 No Name).
8.2 Les annexes 4, 7 et 14 de la réplique du 6 février 2008, à savoir
des copies de factures, d'emballages de médicaments et d'une notice
d'emballage, contiennent l'une ou l'autre des reproductions suivantes
de la marque opposante :
Il s'agit d'examiner si ces formes d'usage ne divergent pas
essentiellement de la marque enregistrée (art. 11 al. 2 LMP).
8.2.1 Dans sa forme enregistrée, la marque opposante est une
marque figurative monochrome sans revendication de couleur. Elle est
composée de deux rubans, l'un concave et l'autre convexe, qui se
recoupent en deux points. Il s'agit ainsi d'une figure géométrique
banale faiblement distinctive.
Dans sa forme utilisée dans les annexes 4, 7 et 14, la marque
opposante est combinée d'un élément figuratif et d'un élément verbal.
L'élément figuratif consiste en la reprise de la forme géométrique
précitée constitutive de la marque inscrite au registre. Le ruban
convexe est toutefois vert turquoise alors que le ruban concave est de
couleur bleu pétrole. L'adjonction de ces couleurs permet de constater
que ces deux rubans se chevauchent alternativement. Sous cette
figure géométrique bicolore, est inscrite, en bleu pétrole, l'indication
"sanofi pasteur" ou "Aventis Pasteur" suivie, en caractères gras et
dans la même couleur, des lettres "MSD".
8.2.2 En principe, la marque doit être utilisée dans la forme inscrite au
registre (message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990
concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des
Page 13
B-576/2009
indications de provenance [FF 1991 I 1], p. 24 ; GILLIÉRON, op. cit.,
p. 109). Le caractère dynamique du marché et son évolution exigent
toutefois que le titulaire d'une marque adapte cette dernière (MEIER,
op. cit., p. 60). C'est la raison pour laquelle l'art. 11 al. 2 LMP précise
que l'usage d'une forme de la marque ne doit pas diverger
essentiellement (en allemand : wesentlich ; en italien : in maniera
essenziale) de la marque enregistrée (voir également dans le même
sens : art. 5 let. a al. 2 CUP).
Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut examiner si le caractère
distinctif de la marque est affecté dans son identité pour apprécier
l'importance des modifications apportées à la marque enregistrée. Les
divergences ne sont pas essentielles lorsque le public assimile la
marque utilisée à la marque enregistrée, bien qu'il puisse percevoir de
minimes différences (ATF 130 III 267 consid. 2.4 Tripp Trapp, ATF 99 II
104 consid. 7 Silva ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-4536/2007 du 27 novembre 2007 consid. 3.3 Salamander, arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 5
Exit ; MEIER, op. cit., p. 63 ; DAVID, op. cit., art. 11 n. marg. 14 ; MARBACH,
op. cit., p. 176 ; WILLI,op. cit., art. 11 n. marg. 51 ; GILLIÉRON, op. cit.,
p. 109). Ainsi, l'omission d'éléments secondaires ou la modernisation
de l'écriture ne sont pas assimilées à des modifications substantielles
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7439/2006 du 6 juillet 2007
consid. 4.1 Kinder ; sic! 2004 106 consid. 5 Seiko Rivoli ; DAVID, op. cit.,
art. 11 n. marg. 14).
S'agissant des marques figuratives, la forme utilisée différera souvent
de celle inscrite au registre, dès lors que de telles marques doivent
évoluer, suivre les goûts et les attentes des consommateurs afin de ne
pas perdre leur attrait (MEIR, op. cit., p. 69). Lorsqu'une marque
figurative est utilisée avec un autre signe figuratif ou une indication
verbale, l'usage ne sera retenu que si ces adjonctions n'influent pas
sur l'impression générale laissée par la marque (MEIER, op. cit., p. 70 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral B-648/2008 du 29 janvier 2009
consid. 6.2 Hirsch). Les marques inscrites avec une revendication de
couleurs doivent être utilisées avec ces couleurs, à moins que la
couleur ne joue qu'un rôle secondaire pour le caractère distinctif de la
marque (MEIER, op. cit., p. 70). S'agissant enfin des marques sans
revendication de couleur, l'utilisation de couleurs permet de maintenir
l'usage de la marque, à moins que l'impression d'ensemble produite
Page 14
B-576/2009
par la marque s'en trouve modifiée (arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6.1 et les réf. Hirsch).
8.2.3 Sous l'angle strictement figuratif d'abord, l'impression
d'ensemble de la marque opposante dans sa forme actuelle est
différente de celle suggérée par la marque inscrite au registre. Alors
que cette dernière est une forme géométrique banale constituée par la
superposition de deux rubans monochromes dénuée de perspective,
l'adjonction des couleurs vert turquoise et bleu pétrole confère une
dynamique hélicoïdale à la marque opposante, qui peut suggérer chez
certains consommateurs une section d'un brin d'ADN. Ainsi, l'usage
figuratif actuel du signe opposant est visuellement et
conceptuellement différent de la marque enregistrée.
Par ailleurs, l'adjonction de l'indication "sanofi pasteur MSD" ou
"Aventis Pasteur MSD" modifie également, dans le cas particulier,
l'impression d'ensemble de la marque opposante. Comme nous
venons de le relever, cette dernière est en effet banale dans sa forme
enregistrée, donc faible. Pour leur part, lesdits éléments verbaux sont
fortement distinctifs à défaut d'avoir un sens déterminé en relation
avec des produits pharmaceutiques. C'est dire qu'ils ont un caractère
dominant dans l'impression d'ensemble du signe opposant.
8.2.4 Il ressort de ce qui précède que les adjonctions des couleurs
bleu pétrole et vert turquoise déjà mais également de l'élément verbal
"sanofi pasteur MSD" ou "Aventis Pasteur MSD" créent un signe
visuellement et conceptuellement distinct de la marque faiblement
distinctive figurant au registre. Le signe opposant a dès lors été utilisé
dans une forme divergeant essentiellement de la marque enregistrée.
8.3 Dans la mesure où le signe opposant a été utilisé dans une forme
divergeant essentiellement de la marque enregistrée, il sied de
constater que son usage n'a pas été rendu vraisemblable. Dans ces
conditions, dite marque n'est pas protégée (a contrario : art. 11 al. 1
LMP). Partant, les recours formés par Mundipharma AG doivent déjà
être admis pour ce motif.
9.
Compte tenu du défaut d'usage de la marque opposante, les
oppositions qui se fondaient sur cette marque doivent être rejetées. En
principe, le Tribunal administratif fédéral n'est dès lors pas tenu
d'examiner s'il existe un risque de confusion entre les marques
Page 15
B-576/2009
opposées (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 8 Whale ; sic! 2004
106 consid. 10 Seiko Rivoli).
A titre superfétatoire, le Tribunal considère cependant qu'il n'existe
aucun risque de confusion entre les marques opposées. En effet, la
marque opposante telle qu'elle est inscrite au registre, qui consiste en
une forme géographique banale, est faiblement distinctive. En
revanche, la marque attaquée 1 est une marque combinée d'un
élément figuratif bicolore dynamique et d'un élément verbal "targin"
fortement distinctif dans la mesure où il n'a aucune signification
particulière en relation avec des produits pharmaceutiques. C'est dire
que les caractéristiques visuelles, phonétiques et sémantiques de
cette marque permettent clairement de la distinguer de la marque
opposante (cf. mutatis mutandis consid. 8.2.3). Quant à la marque
attaquée 2, il est vrai qu'à l'instar de la marque opposante, elle est
monochrome et composée de deux rubans entrelacés, de sorte que
ces deux marques présentent certaines similitudes. Cependant, la
marque opposante étant faiblement distinctive, des différences plus
modestes suffiront à créer une distinction suffisante (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 Sky). Or,
en l'espèce, la forme des rubans de la marque attaquée 2 est distincte
de celle des rubans qui constituent la marque opposante. De surcroît,
même en l'absence de couleurs, la présentation graphique en
perspective des rubans de la marque attaquée 2 confère un effet
dynamique à la marque attaquée 2 dont la marque opposante telle
qu'inscrite au registre est dépourvu. C'est dire que les marques
attaquées ne portent manifestement pas atteinte à la fonction
distinctive de la marque opposante.
10.
10.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF).
Page 16
B-576/2009
Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu
d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque, respecti-
vement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque attaquée.
Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de
ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par
rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première
instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse,
l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit
entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3).
Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés
à Fr. 5'000.- et mis à la charge de l'intimée qui succombe. Les avances
de frais de Fr. 5'000.- (B-576/2009) et Fr. 2'500.- (B-917/2009) sont
restituées à la recourante.
10.2 La recourante, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens
pour les frais causés par son recours (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF).
Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels
autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de
représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9
al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps
nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF).
En l'espèce, la recourante a produit deux notes d'honoraire, d'un mon-
tant de Fr. 3'520.- chacune. Les mémoires de recours du 27 janvier
2009 ont toutefois un contenu presque identique. Il se justifie dès lors
d'allouer à l'intimée une indemnité équitable de Fr. 5'000.- (TVA
comprise) à titre de dépens pour la présente procédure de recours.
Les procédures devant l'autorité inférieure ont quant à elles nécessité
un double échange d'écritures. Il ressort du dossier que la recourante
a répondu et dupliqué aux actes de l'intimée dans deux écritures
unifiées. En application de la pratique de l'IPI (cf. Directives en matière
de marques, Berne 2008, p. 186), une indemnité de Fr. 2'000.- (TVA
comprise) est ainsi allouée à la recourante à titre de dépens pour la
procédure devant l'autorité inférieure.
11.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Page 17
B-576/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis. Partant les chiffres 1 et 3 des dispositifs des
décisions de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du
12 décembre 2008 sont annulés et les oppositions n° 8949 et 8950
sont rejetées.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis à la
charge de l'intimée. Cette dernière est invitée à verser cette somme
dans les trente jours au moyen du bulletin de versement joint en
annexe. Les avances de frais de Fr. 5'000.- et Fr. 2'500.- versées par la
recourante sont restituées à cette dernière.
3.
Un montant de Fr. 7'000.- (TVA comprise), à titre de dépens pour la
présente procédure de recours et pour les procédures devant l'autorité
inférieure, est alloué à la recourante et mis à la charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de
paiement" et actes en retour)
- à l'intimée (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Procédure d'opposition n° 8949 ;
Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 30 juin 2009
Page 18