B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-5789/2016
Ur t e i l vom 1 5 . No vembe r 2 0 1 8
Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.
Parteien
Insmed Incorporated,
Building 10, 10 Finderne Avenue,
US-NJ 08807-3365 Bridgewater,
vertreten durch E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch IR Nr.1'184'673 "INSMED".
B-5789/2016
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung
Nr. 1'184'673 „INSMED“ mit einer Basiseintragung in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika. Mit Mitteilung der OMPI (Organisation Mondiale de la Pro-
priété Intellectuelle) vom 12. Dezember 2013 wurde der Schutz dieser in-
ternationalen Registrierung für die Schweiz im Rahmen des Protokolls zum
Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken für
folgende Waren beantragt:
Klasse 5: Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
des voies pulmonaires
B.
Die Vorinstanz verweigerte indes die Schutzausdehnung auf die Schweiz
und erliess am 11. Dezember 2014 eine „notification de refus provisoire
total (sur motifs absolus)“. Die Vorinstanz begründete diese Verweigerung
in der Verfügung vom 22. August 2016 damit, dass das Zeichen für sämtli-
che beanspruchten Waren irreführend bezüglich ihrer geographischen Her-
kunft sei. Das Zeichen sei gestützt auf Art. 2 Bst. c des Markenschutzge-
setzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) in der Schweiz nicht
zum Schutz berechtigt.
B.a Im Detail machte die Vorinstanz geltend, dass die Wortkombination
„INSMED“ aufgrund ihrer durch die beiden Konsonanten in der Wortmitte
bedingten Phonetik und aufgrund der Regeln der Silbentrennung automa-
tisch in INS und MED aufgeteilt würde. MED werde als Abkürzung für die
Begriffe Medizin oder Medikament verstanden, dies insbesondere da vor-
liegend die beanspruchten Waren aus diesem Bereich stammten. INS hin-
gegen sei der Name eines Ortes im Kanton Bern, dessen Einwohnerzahl
gemäss Angaben auf der Homepage der Gemeinde sich auf ca. 3'500 Per-
sonen beläuft. Die Gemeinde INS erfülle aufgrund ihrer geographischen
Lage zwischen Neuenburger-, Murten- und Bieler See zudem Zentrums-
funktion und werde durch den öffentlichen und privaten Berufs- und Frei-
zeitverkehr stark frequentiert. Entsprechend könne nicht davon ausgegan-
gen werden, dass INS als unbekannt gelte.
B.b Zwar habe INS bzw. INSMED auch noch weitere Bedeutungen wie
beispielsweise Ionenneutralisationsspektroskopische Medizin, Inositole
Medizin, Idiopathisches Nephrotisches Syndrom Medizin sowie die Bedeu-
tung als Code für das menschliche Gen, welches Insulin produziere. Es sei
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allerdings davon auszugehen, dass der Durchschnittskonsument diese Be-
deutungen nicht kenne und vielmehr annehme, dass das Zeichen INSMED
als Kombination der geographischen Herkunftsangabe INS mit der Abkür-
zung MED aus Medizin verstehe. Die Fachkreise würden die erwähnten
weiteren Bedeutungen von INS zwar kennen, zwischen diesen Bedeutun-
gen und den beanspruchten Waren allerdings keinen Zusammenhang er-
blicken. Entsprechend sei auch das Verständnis der geographischen An-
gabe aus Herkunftsangabe nicht in den Hintergrund gedrängt. Weiter führt
die Vorinstanz aus, dass keine der aus der Yukon Rechtsprechung hervor-
gegangenen Ausnahmen vorliegend greifen würden.
B.c Die Vorinstanz ist zudem der Ansicht, dass die geltend gemachte
Gleichbehandlung im Unrecht vorliegend nicht einschlägig sei. Zwar seien
verschiedene Marken, welche entweder geographische Angaben in Kom-
bination mit weiteren Elementen oder sogar die geographische Angabe
INS in Kombination mit weiteren Elementen enthielten, eingetragen wor-
den. Keiner dieser Fälle sei allerdings mit dem vorliegenden Fall vergleich-
bar, weshalb aus diesen Voreintragungen kein Recht abzuleiten sei.
C.
Mit Schriftsatz vom 21. September 2016 reichte die Inhaberin der interna-
tionalen Registrierung INSMED Beschwerde beim Bundesverwaltungsge-
richt ein und beantragte die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung so-
wie das Gewähren des Markenschutzes für INSMED auch in der Schweiz.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz.
D.
Zusammen mit der Beschwerde macht die Beschwerdeführerin darauf auf-
merksam, dass sie eine Einschränkung der beanspruchten Waren bei der
WIPO beantragt habe. Neu sei nur noch für prescription pharmaceutical
preparations for the treatment of pulmonary diseases Schutz beansprucht.
Diese Einschränkung wurde von der WIPO mit der Publikation in der Ga-
zette vom 17. November 2016 vollzogen.
D.a Die Beschwerdeführerin begründet ihre Anträge im Wesentlichen da-
mit, dass die Marke „INSMED“ von den relevanten Verkehrskreisen nicht
als Einheit wahrgenommen und gerade nicht in INS und MED aufgeteilt
würde. Auch könne keineswegs davon ausgegangen werden, dass die Ge-
meinde Ins den relevanten Verkehrskreisen bekannt sei, trotz ihrer Lage
oder dem Umstand, Heimatgemeinde des Malers Albert Ankers zu sein.
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Weiter seien in der Tat die von der Vorinstanz angeführten weiteren Bedeu-
tungen von INS vorliegend wenig einschlägig. Vielmehr würden die Ver-
kehrskreise im Zeichen INSMED den Namen der Markeninhaberin erbli-
cken. Denn durch die einheitliche Schreibweise in Grossbuchstaben und
ohne optische Hervorhebung oder Abtrennung des Markenbestandteils
INS gehe dieser im Gesamtzeichen auf und werde nicht abgetrennt vom
zweiten Markenbestandteil MED wahrgenommen. Entsprechend könne
INS nicht als geografische Angabe verstanden werden und damit auch
keine Herkunftserwartung auslösen.
D.b Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass – sollte Ins als
Herkunftsangabe aufgefasst werden – sie einen Anspruch auf Gleichbe-
handlung im Unrecht habe. Denn es gäbe etliche Eintragungen von Mar-
ken, welche aus einer Kombination mit einer geografischen Angabe und
einem zusätzlichen Element bestehen. Die Beschwerdeführerin führt hier-
für zahlreiche Beispiele an.
E.
Mit Vernehmlassung vom 14. Dezember 2016 äussert sich die Vorinstanz
zur Beschwerde. Sie beantragt deren vollständige Abweisung. Im Wesent-
lichen verweist die Vorinstanz zur Begründung auf ihre Verfügung und er-
gänzt diese um folgende Punkte: Soweit die Beschwerdeführerin geltend
mache, dass INSMED nicht als geografische Angabe, sondern als Hinweis
auf den Namen der Beschwerdeführerin aufgefasst würde, müsse eine sol-
che „secondary meaning“ von der Beschwerdeführerin durch Einreichen
entsprechender Nachweise glaubhaft gemacht werden. Die eingereichte
Trefferliste einer Suchabfrage mittels Google reiche hierfür nicht aus. Auch
könne kein Symbolgehalt im Zeichen INSMED erblickt werden, welcher ge-
mäss Yukon Rechtsprechung die Herkunftserwartung entfallen lassen
könnte. Denn ein solcher Symbolgehalt sei dann gegeben, wenn das Zei-
chen auf eine bestimmte Eigenschaft der Ware hindeute, was vorliegend
nicht der Fall sei. Weiter entgegnet die Vorinstanz ausführlich dem Argu-
ment, die Beschwerdeführerin habe einen Anspruch auf Gleichbehandlung
im Unrecht aufgrund vergleichbarer Voreintragungen.
F.
Die Beschwerdeführerin repliziert mit Schriftsatz vom 26. Januar 2017. Sie
verweist darin auf die Einschränkung der beanspruchten Waren auf rezept-
pflichtige Medikamente, welche zur Folge habe, dass die relevanten Ver-
kehrskreise nicht mehr aus den Durchschnittskonsumenten bestünden,
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sondern aus Fachkreisen, nämlich Ärzte und Apotheker. Weiter argumen-
tiert die Beschwerdeführerin, dass sie gar keine „secondary meaning“ habe
geltend machen wollen und demnach auch kein Bedeutungswandel nach-
zuweisen habe. Vielmehr sei sie der Ansicht, dass das Zeichen INSMED
von den Verkehrskreisen als Hinweis auf die Beschwerdeführerin wahrge-
nommen würde und nicht als geografische Angabe. Zudem äussert sich
die Beschwerdeführerin abermals zu bereits eingetragenen Marken, wel-
che geografische Angaben enthalten und betont, dass die Marke in ihrer
Gesamterscheinung zu betrachten sei und nicht ein einzelnes Element iso-
liert bewertet werden dürfe.
G.
Die Vorinstanz dupliziert mit Eingabe vom 3. April 2017. Sie geht darin mit
der Beschwerdeführerin einig, dass die Einschränkung der Waren auch
eine neue Beurteilung der relevanten Verkehrskreise auf Fachpersonen
zur Folge habe. Diese Änderung vermöge indes an der Beurteilung des
Zeichens als Herkunftsangabe nichts zu ändern. Denn auch in Fachkreisen
sei die Ortschaft Ins genügend bekannt, um als Herkunftsangabe im Sinne
des Markenschutzgesetzes zu gelten und daher eine Irreführungsgefahr
zu schaffen. Weiter wiederholt die Vorinstanz ihre Ansicht, dass Ins als ge-
ografische Angabe erkannt wird, genügend bekannt sei und eine andere
Bedeutung, namentlich ein Hinweis auf die Beschwerdeführerin, von eben-
dieser hätte dargelegt werden müsse, was nicht geschah.
H.
In der Folge reichte die Beschwerdeführerin in mehreren Schreiben Nach-
weise von Markeneintragungen mit geografischen Angaben ein, welche je-
weils von der Vorinstanz neu zum Markenschutz zugelassen wurden. Die
Vorinstanz legt hierzu teilweise die jeweiligen Beweggründe für die Eintra-
gung dar. Auf die einzelnen Argumente, soweit überhaupt erheblich, wird
in den Erwägungen eingegangen.
I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gegen Verfügungen in Markensachen der Vorinstanz kann Beschwerde
beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und
33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von
Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968
(VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss
rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Anmelderin der stritti-
gen Marke durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und be-
schwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe bei ihrer Zu-
rückweisung die internationale Registrierung Nr. 1'184'673 INSMED als
Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG eingestuft und daraus
eine Irreführung gemäss Art. 2 Bst. c MSchG angenommen, da die bean-
spruchten Waren nicht auf die Herkunft aus der Schweiz eingeschränkt
seien. Die Beurteilung der internationalen Registrierung Nr. 1'184'673 INS-
MED als Herkunftsangabe sei indes nicht korrekt und daher ein Verstoss
gegen Bundesrecht.
3.
3.1 Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und die Schweiz sind beide
Mitgliedsstaaten sowohl der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerb-
lichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ,
SR 0.232.04) als auch des Protokolls zum Madrider Abkommen über die
internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP,
SR 0.232.112.4). Gemäss der neuen Fassung des Protokolls vom 1. Sep-
tember 2008 gilt nur zwischen Staaten, welche sowohl das Protokoll als
auch das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von
Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3)
unterzeichnet haben, dass die Schutzverweigerung innerhalb von zwölf
Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die OMPI zu erklären ist
(vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b in Verbindung mit Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a
und b MMP). Da die USA das Madrider Abkommen nicht unterzeichnet ha-
ben, gilt vorliegend eine Frist von 18 Monaten für die Erklärung der Schutz-
verweigerung. Die am 12. Dezember 2013 beginnende Frist ist daher mit
Erklärung der Schutzverweigerung vom 11. Dezember 2014 eingehalten.
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3.2 Nach Art. 5 Abs. 1 des vorliegend anwendbaren MMP darf ein Ver-
bandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur dann ver-
weigern, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen ihre Eintra-
gung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss
Art. 6quinquies PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke gegen die guten
Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst, insbesondere wenn sie ge-
eignet ist, das Publikum zu täuschen. Dieser Ausschlussgrund ist auch im
Markenschutzgesetz vorgesehen, das in Art. 2 Bst. c MSchG irreführende
Zeichen vom Markenschutz ausschliesst (vgl. Urteile des BVGer
B-681/2011 vom 3. Dezember 2011 E. 3 „Tokyo by Kenzo [fig.]“ und
B7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2 „bticino [fig.]“, mit Verweis auf BGE
128 III 454 E. 2 „Yukon“). Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können
somit im vorliegenden Fall herangezogen werden (Urteil des BVGer
B1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 3.2 “Laura Biagiotti Aqua di Roma”).
3.3 Irreführend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie eine geogra-
fische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen
Bezeichnung besteht, und damit die Adressaten zur Annahme verleitet, die
Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist,
obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 770 E. 2.1 „Colorado“,
BGE 128 III 454 E. 2.2 „Yukon“, Urteile des BGer 4A.14/2006 vom 7. De-
zember 2006 E. 4.1 „Champ“ und 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1
„FischmanufakturDeutsche-See [fig.]“). Als derartige geografische Her-
kunftsangaben gelten unter anderem die Namen von Städten, Regionen
und Ländern (BGE 128 III 454 E. 2.1 „Yukon“).
3.4 Wird eine geografische Angabe von den massgebenden Verkehrskrei-
sen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft verstanden, so kann das
Zeichen, in dem sie enthalten ist, insofern auch keine Irreführung bewirken
(vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG; RKGE in sic! 2005 S. 890 E. 4 „La differenza si
chiama Gaggenau“). Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die geografi-
sche Angabe den massgebenden Verkehrskreisen überhaupt nicht be-
kannt ist, trotz bekanntem geografischem Gehalt als Fantasiezeichen auf-
gefasst wird, offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Han-
delsort in Frage kommt, als Typenbezeichnung erkannt wird, sich im Ver-
kehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat
oder sich zur Gattungsbezeichnung gewandelt hat (BGE 128 III 454 E. 2.2
und E. 2.1.1 - 2.1.6 „Yukon“, BGE 132 III 770 E. 2.1 „Colorado“).
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Seite 8
3.5 Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke
verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, ent-
scheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Ein-
zelfalles ab (BGE 128 III 454 E. 2.2 „Yukon“ und Urteil des BGer
4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.5 „Indian Motorcycle“, Urteil des
BVGer B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 6.4 „AJC presented by Arizona
girls [fig.]“). Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als
geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Be-
ziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die Täu-
schungsgefahr erhöhen oder beseitigen können. Entscheidend ist, ob eine
Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend
oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vor-
stellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Fällen besteht die Gefahr
der Irreführung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort
hergestellt werden (BGE 132 III 770 E. 2.1 „Colorado“, BGE 128 III 454
E. 2.2 „Yukon“, Urteile des BGer 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1
„FischmanufakturDeutsche-See [fig.]“).
3.6 Bei zusammengesetzten Marken sind vorerst die den Gesamteindruck
bildenden Einzelelemente auf einen geografischen Sinngehalt und ihre
Relevanz bezüglich einer Herkunftserwartung hin zu untersuchen. In
einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, ob der einen geografischen
Sinngehalt aufweisende Zeichenbestandteil in Bezug auf die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verständnis der
massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftsangabe darstellt. Erst wenn
letzteres bejaht wird, ist schliesslich zu prüfen, ob die angefochtene Marke
in ihrem Gesamteindruck - und nicht nur in Bezug auf einzelne
Zeichenbestandteile - eine Herkunftserwartung bezüglich der
beanspruchten Waren und Dienstleistungen hervorruft (Urteil des BVGer
B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 – AgieCharmilles).
4.
In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestim-
men. Bei den beanspruchten Waren handelt es sich, nach einer von der
Beschwerdeführerin im Verlaufe der Anmeldung vorgenommenen Ein-
schränkung, um rezeptpflichtige Medikamente gegen Lungenkrankheiten.
Sowohl die Vorinstanz als auch die Beschwerdeführerin gehen einig darin,
dass die Verkehrskreise bei rezeptpflichtigen Medikamenten in erster Linie
aus medizinisch geschulten Fachpersonen bestehen. Diese Einschätzung
deckt sich auch mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
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(Urteile des BVGer B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 4.2 „VISUDYNE/VI-
VADINE“ m.w.H. und B-3138/2013 vom 3. Oktober 2014 E. 3.2 „TRILEP-
TAL/Desileptal“).
5.
5.1 Das vorliegend zu beurteilende Zeichen „INSMED“ wird von der Vor-
instanz dahingehend verstanden, dass es im Gesamteindruck keine lexi-
kalische Bedeutung habe, es sich aber um eine Kombination aus dem Wort
Ins und der Abkürzung Med handle. Med stehe als Abkürzung für Medizin
oder Medikament und sei insbesondere sofort erkennbar, da es sich bei
den beanspruchten Waren um medizinische Produkte handle. Daher
würde ein potentieller Abnehmer die Marke in die Bestandteile Ins und Med
unterteilen. Ins seinerseits sei der Name einer Ortschaft im Berner Seeland
und damit eine geografische Angabe. Da keine gemäss Rechtsprechung
definierte Ausnahme vorliege, würde die geografische Angabe Ins vorlie-
gend eine Herkunftserwartung auslösen, wonach die beanspruchten Wa-
ren aus Ins bzw. der Schweiz kämen. Um die daraus resultierende Irrefüh-
rungsgefahr nach Art. 2 Bst. c MSchG zu bannen, müsse der Markenschutz
auf Waren mit Herkunft Schweiz beschränkt werden.
5.2 Die Beschwerdeführerin entgegnet diesen Argumenten insbesondere
damit, dass die relevanten Verkehrskreise keine Aufteilung des Zeichens
in die Bestandteile Ins und Med vornehmen würden, sondern darin viel-
mehr den Namen der Markeninhaberin sähen. Und sollte die geografische
Angabe Ins dennoch aus dem Zeichen INSMED erkannt werden, so sei die
Ortschaft Ins schlicht zu wenig bekannt, um eine Herkunftserwartung zu
erzeugen. Zudem legt die Beschwerdeführerin zahlreiche ihrer Ansicht
nach ähnlich gelagerte Fälle von eingetragenen Marken mit teilweise geo-
grafischen Angaben bei und macht diesbezüglich eine Gleichbehandlung
im Unrecht geltend.
6.
6.1 Das Zeichen „INSMED“ hat als Wortkombination in der Tat keine eigen-
ständige Bedeutung. Der Bestandteil Med wird hingegen von den vorlie-
gend relevanten Verkehrskreisen, also medizinisch geschulten Fachperso-
nen, sofort als Abkürzung für die Worte Medizin, Medikament oder medizi-
nisch erkannt und verstanden. Damit ergibt sich im Verständnis der Abneh-
mer eine Aufteilung des Zeichens in Ins und Med.
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Seite 10
6.2 Die Beschwerdeführerin macht hierzu geltend, dass „INSMED“ gerade
nicht in Ins und Med aufgeteilt würde, da das Zeichen als Bezeichnung der
Beschwerdeführerin selber verstanden würde und damit keine Herkunfts-
angabe sei. Implizit macht die Beschwerdeführerin damit geltend, ihr Zei-
chen habe sich im Verkehr als Kennzeichen für ihr Unternehmen durchge-
setzt (vgl. BGE 128 II 454 E. 2.1.5 „Yukon“ m.w.H.). Allerdings reicht die
Beschwerdeführerin keine diesbezüglich relevanten Beweise ein, weshalb
ein solcher Bedeutungswandel nicht angenommen werden kann.
6.3 Unbestrittenermassen ist Ins eine Gemeinde im Berner Seeland. Damit
ist Ins auch eine geografische Angabe. Ins hat ca. 3'500 Einwohner, verfügt
- anders als die von der Vorinstanz referenzierte Gemeinde Port aus dem
Urteil des BVGer B-1646/2013 vom 5. November 2014 E. 5.2.2.1 und
5.2.2.2 „TegoPort“ - allerdings nicht über einen Autobahnanschluss, ist
nicht Vorort einer grösseren Schweizer Stadt, hat keine nennenswerte Inf-
rastruktur für Touristen und verfügt auch nicht über ein Industrie- und Ge-
werbegebiet, welches das übliche Mass an lokalem Gewerbe einer kleine-
ren Gemeinde in der Schweiz übersteigt; und anders als im erwähnten Fall
TegoPort verfügt Ins auch nicht über bereits vorhandene Industrie mit Be-
zug zu den beanspruchten Waren, d.h. vorliegend über Pharmaindustrie
(vgl. Angaben zum Ganzen unter > Gemeinde > Portrait bzw.
Gewerbe, abgerufen am 11. Oktober 2018). Ins kann damit nicht als unbe-
kannt angesehen werden, ist aber dennoch eine relativ schwache geogra-
fische Angabe.
6.4 Die geografische Angabe ist indes nicht die einzige Bedeutung, welche
das Wort Ins haben kann. So hat bereits die Vorinstanz festgestellt, dass
INS auch für Ionenneutralisationsspektroskopie, Inositole (Medizin), Idio-
pathisches Nephrotisches Syndrom sowie für den Code des menschlichen
Gens, welches Insulin produziert, stehen könne. INS steht aber auch für
eine ganze Reihe von möglichen Abkürzungen, bspw. im Zusammenhang
mit Software ist es die Abkürzung für insert, zu Deutsch einfügen, und wird
oft so auf Computertastaturen angegeben, es ist auch die Abkürzung für
inertiales Navigationssystem (engl. Inertial Navigation System) oder des
Immigration und Naturalization Service der USA (heute Teil des U.S. De-
partment of Homeland Security).
Da vorliegend Fachpersonen mit medizinischer Ausbildung die Verkehrs-
kreise bilden, sind technisch-industrielle Bedeutungen oder die Bezeich-
nung einer ausländischen Behörde allerdings kaum als relevante Sinngeh-
alte anzusehen. Hingegen sind Sinngehalte von medizinischen Begriffen
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Seite 11
für die vorliegend relevanten Verkehrskreise durchaus beachtlich. Insbe-
sondere der Gen Code für Insulin dürfte einem sehr breiten Kreis von me-
dizinisch ausgebildeten Fachpersonen bekannt sein, da Insulin eine wich-
tige Rolle im Stoffwechsel des Menschen einnimmt. Der Stoffwechsel des
Menschen kann zweifellos als ein Grundlagengebiet der Medizin angese-
hen werden, von dem jede medizinisch ausgebildete Person mindestens
ein Grundverständnis hat; ob das für die Ionenneutralisationsspektrosko-
pie, die Inositole (Medizin) oder das Idiopathische Nephrotische Syndrom
auch zutrifft, kann offengelassen werden. Es ist daher davon auszugehen,
dass die relevanten Verkehrskreise, also medizinisch geschulte Fachper-
sonen, beim Zeichenbestandteil INS an den Gen Code für Insulin denken.
Dass die Vorinstanz kein spezifisches Insulin-Gen-Medikament bei ihrer
Internetrecherche gefunden hat, ist dabei nicht von Belang. Entscheidend
ist nicht, ob ein spezifischer Gegenstand, welcher das strittige Zeichen be-
schreibt, tatsächlich so existiert, sondern welche Bedeutung die Verkehrs-
kreise einem bestimmten Zeichen zuordnen. Und vorliegend werden me-
dizinisch geschulte Fachpersonen dem Zeichen INS die Bedeutung Gen
Code für Insulin zuordnen.
6.5 Die Vorinstanz entgegnet dieser Erkenntnis, wie ausgeführt, dass die
vorliegend beanspruchten Waren prescription pharmaceutical preparations
for the treatment of pulmonary diseases mit Insulin nichts zu tun hätten und
daher das Verständnis für INS als Gen Code für Insulin nicht relevant sei.
Diesem Argument ist Zweierlei zu entgegnen.
6.5.1 Zum einen wird die Bedeutung in erster Linie aufgrund der Wahrneh-
mung durch die Verkehrskreise und nicht durch eine rein abstrakte Be-
trachtung des Warenregisters festgelegt (vgl. Urteile des BGer
4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.5 „Indian Motorcycle“ und
4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2 „Wilson“; Urteil des BVGer
B-3926/2013 vom 3. April 2014 E 4.7 „Phoenix Miles“). Diese Verkehrs-
kreise sind vorliegend medizinisch geschulte Fachpersonen. Zwar ist nicht
auszuschliessen, dass es eine solche Person etwas irritieren mag, dass
ein Medikament für Lungenkrankheiten den Gen Code für Insulin im Na-
men trägt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass eine solche Per-
son den Zeichenbestandteil INS grundsätzlich als ebendiesen Gen Code
versteht.
6.5.2 Zum anderen beruht diese Argumentation der Vorinstanz auf einer
sehr strengen Interpretation des allgemeinen markenrechtlichen Speziali-
tätsprinzips (MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 2
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Seite 12
lit. c Rz. 15ff., m.H.). Dabei hat das Bundesgericht selbst das Spezialitäts-
prinzip bei Herkunftsangaben aufgeweicht. Dies geschah dadurch, dass es
den Erfahrungssatz formulierte, wonach eine Marke irreführend sei, wenn
sie eine geografische Angabe enthalte und damit den Abnehmer zur An-
nahme verleite, die Ware stamme aus dem angegebenen Land oder Ort,
obschon das gar nicht zutrifft (BGE 128 III 454 E. 2.2 „Yukon“ mehrfach
bestätigt, vgl. nur Urteile des BGer 4A.357/2015 vom 4. Dezember 2015
E. 4.3 „Indian Motorcycle“ und 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.2 und
E. 3.3.2 „Wilson“; ausführlich MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz
[MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. c Rz. 43ff.) und bei diesem Erfahrungssatz
die Herkunftserwartung lediglich an das Zeichen knüpfte, eine möglicher-
weise bestehende oder gerade nicht bestehende Herkunftserwartung an
die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen indes ausser Acht liess.
Waren und Dienstleistungen finden erst wieder bei den möglichen Ausnah-
men zum Erfahrungssatz Berücksichtigung (BGE 128 III 454 E. 2.1.1-6
„Yukon“). In einer jüngeren Entscheidung hat das Bundesgericht allerdings
das Spezialitätsprinzip im Rahmen der Beurteilung des Erfahrungssatzes
selber und nicht nur bei den Ausnahmen wieder verstärkt berücksichtigt
und unter der Marke „Indian Motorcycle“ Kleider, jedoch nicht Motorräder
markenrechtlich geschützt (Urteil des BGer 4A_357/2015 vom 4. Dezem-
ber 2015 E. 5.3 „Indian Motorcycle“). Dies mit der Begründung, dass das
Element Motorcycle bei Kleidern eine Assoziation mit der Welt der Motor-
räder bzw. Motorradfahrer auslöse und keinen direkten Bezug zu den be-
anspruchten Waren (i.c. Kleider) habe, was im Gesamteindruck die Her-
kunftserwartung mindern bzw. wegfallen lasse (Urteil des BGer
4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 5.3 „Indian Motorcycle“). Mit an-
deren Worten kann eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Sinngehalt ei-
nes Zeichens und den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eine
Art von kognitiver Dissonanz hervorrufen – Motorräder sind keine Kleider
–, welche sogar eher gegen eine Herkunftserwartung sprechen kann.
Eine rigorose Anwendung des Spezialitätsprinzips, wie sie die Vorinstanz
in ihrer Verfügung vertrat, ist vor diesem Hintergrund nicht angezeigt. Sinn-
vollerweise sollten zwar tatsächlich bereits bei der Anwendung des Erfah-
rungssatzes sowohl die geografische Angabe als auch die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, um den Erfahrungs-
satz nicht überschiessend zu bemühen. Dies allerdings nicht rein abstrakt,
wie das die Vorinstanz vornimmt, sondern im Zusammenspiel der spezifi-
schen geografischen Angabe mit der spezifisch geschützten Ware oder
Dienstleistung unter Berücksichtigung der angesprochenen Verkehrs-
kreise und weiterer allenfalls massgeblicher Umstände (zum Erfordernis
B-5789/2016
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der Berücksichtigung aller Umstände vgl. exemplarisch Urteile des BGer
4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.5 und E. 5.3 „Indian Motorcycle“
und 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.2 „Wilson“ m.w.H. sowie BGE 135
III 416 E. 2.6 „Calvi“ sowie Urteil des BVGer B-6850/2008 vom 2. April 2009
E. 4 „AJC presented by Arizona girls [fig.]“).
7. Im vorliegenden Fall stellt sich somit die Frage, ob das Zeichenelement
INS – in all seinen Bedeutungen – in Zusammensetzung mit dem zweiten
Zeichenelement MED für préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies des voies pulmonaires bei medizinisch geschulten Fachper-
sonen eine Herkunftserwartung auslöst.
7.1 In einer Gesamtbetrachtung kann somit folgendes festgehalten wer-
den: Das strittige Zeichen INSMED wird von den relevanten Verkehrskrei-
sen der medizinisch geschulten Fachpersonen in die Bestandteile INS und
MED aufgeteilt, da medizinisch geschulte Fachpersonen MED sofort als
Abkürzung für medizinisch oder Medizin verstehen, aber auch, weil sich
dieses Verständnis aufgrund der vorliegend beanspruchten Waren, näm-
lich Pharmazeutika, aufdrängt. INS seinerseits hat mehrere Bedeutungen.
Eine davon ist der Name einer Gemeinde im Berner Seeland. Da die Ge-
meinde relativ klein ist und, wie dargelegt, auch keine weiteren Indikatoren
für eine grössere Bekanntheit bestehen, ist davon auszugehen, dass der
Sinngehalt von Ins als geografische Angabe bei den relevanten Verkehrs-
kreisen kaum evoziert wird. Eine andere Bedeutung von INS ist die Be-
zeichnung des Gen Codes von Insulin. Insulin als wichtiges Element des
Stoffwechsels und der Stoffwechsel als Basiswissen für medizinisch ge-
schulte Fachpersonen dürfte daher nahezu allen Personen der relevanten
Verkehrskreise ein Begriff sein. Zwar sind vorliegend keine Medikamente
mit Bezug zu Insulinbehandlungen beansprucht, das vermag aber das Ver-
ständnis der relevanten Verkehrskreise von INS als Gen Code für Insulin
nicht zu verdrängen. Anders wäre das unter Umständen zu beurteilen,
wenn geltend gemacht würde, INS stehe für die in der Informatik- und Soft-
warebranche geläufige Abkürzung des englischen Worts insert. Zwischen
einer in der Softwarebranche gebräuchlichen englischen Abkürzung und
rezeptpflichtigen Medikamenten gegen Lungenkrankheiten besteht eine so
grosse Diskrepanz, dass die Verkehrskreise wohl nicht an diese Bedeutung
denken würden. Die vorliegende Unstimmigkeit, wonach Insulin bei Lun-
genkrankheiten keine Verwendung findet, irritiert hingegen nur wenig und
ist insbesondere für das Verständnis von INS als Gen Code für Insulin nicht
abträglich.
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7.2 All diese Umstände führen insgesamt dazu, dass das Zeichen von der
grossen Mehrzahl der medizinischen geschulten Fachpersonen in Verbin-
dung mit den beanspruchten Waren nicht als Hinweis auf die Herkunft der
beanspruchten Waren wahrgenommen wird. Es ist deshalb davon auszu-
gehen, dass INSMED beim überwiegenden Teil der massgeblichen Ver-
kehrskreise nicht irreführend ist.
7.3 Eine Überprüfung des Zeichens INSMED auf die Anwendung allfälliger
weiterer Ausnahmetatbestände gemäss der Yukon-Rechtsprechung sowie
eine Diskussion der Frage, ob eine Gleichbehandlung im Unrecht gewährt
werden müsste, erübrigt sich somit.
7.4 Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen und die Vorinstanz anzu-
weisen, der internationalen Registrierung Nr. 1'184'673 „INSMED“ Schutz
für préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies des voies
pulmonaires der Klasse 5 zu gewähren.
8.
8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben
(Art. 63 Abs. 2 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kos-
tenvorschuss zurückzuerstatten.
8.2 Weiter ist der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin eine ange-
messene Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt eine unterliegende
Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder au-
tonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat
(Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März
1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges
Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome An-
stalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem
Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Marken-
registers beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat
die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter
Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die
Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Das Gericht setzt die
Parteientschädigung auf Grund der Kostennote fest und berücksichtigt
hierbei den notwendigen Zeitaufwand des Vertreters (Art. 10 Abs. 1 und
Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
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SR 173.320.2]). Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote einge-
reicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest
(Art. 14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Parteientschädigung von
Fr. 5'000.– als angemessen.
8.3 Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige
Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung
gilt der Ort, an dem der Empfänger der Dienstleistung den Sitz seiner wirt-
schaftlichen Tätigkeit oder in Ermangelung eines solchen seinen Wohnsitz
hat (Art. 8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999
[MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdefüh-
rerin hat ihren Sitz in Bridgewater, USA. Eine Ausnahme im Sinne von
Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Die Beschwerdeführerin ist für die
Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb für Berechnung der
Parteientschädigung die MWST nicht berücksichtigt werden muss.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 der Verfügung des Instituts für
Geistiges Eigentum vom 22. Februar 2016 wird aufgehoben. Das Institut
wird angewiesen, der internationalen Registrierung Nr. 1'184'673 „INS-
MED“ Schutz für préparations pharmaceutiques pour le traitement de ma-
ladies des voies pulmonaires der Klasse 5 in der Schweiz Schutz zu ge-
währen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor-
schuss von Fr. 3'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der
Rechtskraft des Urteils zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschä-
digung in der Höhe von Fr. 5'000.– zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde;
Beilage: Rückerstattungsformular)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 1184673; Gerichtsurkunde)
– das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Vera Marantelli Lukas Abegg
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache
abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 28. November 2018