Cour II
B-580/2010
{T 1/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 1 0
Bernard Maitre (président du collège), Vera Marantelli,
David Aschmann, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Roger & Gallet (société par actions simplifiée),
représentée par Griffes Consulting SA,
recourante,
contre
Matthias Scheller,
représenté par Maître Jürg Simon,
intimé,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Procédures d'opposition nos 10'090 et 10'091 IR 435'798
JEAN MARIE FARINA (fig.) et IR 200'278 JEAN MARIE
FARINA ROGER & GALLET (fig.) / CH 576'065 Johann
Maria Farina zur Madonna Köln Royal Echt
Kölnischwasser (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-580/2010
Faits :
A.
L'enregistrement de la marque suisse n° 576'065
(marque attaquée), déposée par Matthias Scheller, a été publié dans
Swissreg le 2 septembre 2008. Le prénommé revendiquait la
protection de sa marque pour les produits suivants de la classe 3 :
Seifen ; Parfümeriewaren, insbesondere Kölnisch Wasser ; Mittel zur
Körper- und Schönheitspflege ; alle vorgenannte Waren deutscher
Herkunft.
Le 12 novembre 2008, Roger & Gallet (société par actions simplifiée)
(ci-après : Roger & Gallet), société de droit français, a formé
opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut fédéral
de la Propriété Intellectuelle (IPI). Cette opposition se fondait sur
l'enregistrement international n° 435'708
(marque opposante 1 ; procédure d'opposition n° 10'090), protégé en
Suisse avec revendication des couleurs rouge, grenat, or, noire, rouge
carmin, bleue et jaune pour les produits suivants de la classe 3 :
produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles
essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices ; tous
ces produits sont de provenance parisienne ; et sur l'enregistrement
international n° 200'728
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(marque opposante 2 ; procédure d'opposition n° 10'091) protégé en
Suisse avec revendication des couleurs or, rouge, bleue, jaune, noire
et blanche pour les produits suivants de la classe 3 : produits de
parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Dans sa réponse du 26 janvier 2009, Matthias Scheller a conclu au
rejet des oppositions, invoquant, notamment, le défaut d'usage des
marques opposantes.
Invitée à répliquer, Roger & Gallet a maintenu ses oppositions dans
ses écritures du 24 février 2009 et a produit des moyens de preuve
tendant à rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes.
Dans sa duplique du 11 mai 2009, Matthias Scheller a maintenu ses
conclusions.
B.
Par décision du 18 décembre 2009, l'Institut fédéral a rejeté, avec
suite de frais et de dépens, les oppositions formées par Roger &
Gallet contre l'enregistrement de la marque attaquée. Il a en bref
considéré que les pièces produites par ladite société ne permettaient
pas de rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes.
C.
Par écritures du 1er février 2010, mises à la poste le même jour, Roger
& Gallet (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral en concluant, avec suite de frais et de
dépens, à son annulation, au renvoi de la cause auprès de l'Institut
fédéral "pour qu'il se prononce au fond sur les motifs relatifs
d'opposition" et, alternativement, à l'admission des oppositions
formées contre l'enregistrement de la marque attaquée. La recourante
soutient en bref que la décision attaquée viole le droit fédéral et
repose sur une constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents. Les preuves d'usage, qu'elle complète, permettraient, selon
elle, de rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes durant
la période de référence. La recourante ajoute qu'il existe un indéniable
risque de confusion entre les marques opposées, de sorte que les
oppositions devraient être admises.
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D.
Dans ses écritures du 26 mars 2010, l'Institut fédéral propose le rejet
du recours, renonce à présenter des remarques et des observations et
renvoie aux motifs de sa décision.
E.
Dans sa réponse du 26 mars 2010, Matthias Scheller (ci-après :
l'intimé) conclut au rejet du recours sous suite de frais et de dépens.
Le prénommé soutient que les preuves d'usage ne permettent pas de
rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes en relation
avec les produits enregistrés durant la période de contrôle. De plus, la
forme utilisée divergerait fortement des marques enregistrées. L'intimé
relève par ailleurs que les marques opposantes ont été utilisées par
des tiers et soutient qu'il n'est pas vraisemblable que cet usage ait été
accompli avec le consentement de la recourante. L'intimé conteste
l'existence d'un danger de confusion entre les marques opposées et
allègue enfin que les oppositions sont constitutives d'un abus de droit
dans la mesure où la recourante aurait tacitement admis la validité
d'une marque allemande identique à celle attaquée.
F.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics,
il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la
recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont
respectées (art. 11, 22a al. 1 let. b, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
1.2 En procédure contentieuse, l'objet du litige est défini par trois
éléments : l'objet du recours, les conclusions du recours et les motifs
de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de
recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a
examinés (cf. THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG,
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Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton
Bern, Berne 1997, ad art. 65 n. 5 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998, n. 403 ss). Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre
à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours
(ATF 117 Ib 414 consid. 1d ; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., ad
art. 51 n. 2 et ad art. 72 n. 6). Il s'ensuit que l'autorité de recours ne
peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision
(arrêt du TF K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1).
En l'espèce, l'Institut fédéral a jugé que l'usage des marques
opposantes n'avait pas été rendu vraisemblable. Il a donc rejeté les
oppositions formées par la recourante contre l'enregistrement de la
marque attaquée sans examiner l'existence de motifs relatifs
d'exclusion. Il s'ensuit que l'objet de la présente procédure de recours
consiste à déterminer si c'est à tort ou à raison que l'Institut fédéral n'a
pas retenu comme vraisemblable l'usage des marques opposantes. La
conclusion alternative de la recourante portant sur le fond de l'affaire,
à savoir l'admission des oppositions en raison de l'existence de motifs
relatifs d'exclusion touchant la marque attaquée, doit en conséquence
être déclarée irrecevable.
1.3 Le recours est donc recevable dans la mesure où il a trait aux
conclusions principales de la recourante tendant à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'Institut fédéral.
2.
Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM)
et confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer
les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1
LPM). La protection est accordée pour autant que la marque soit
utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. Si, à
compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition,
de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la
marque en relation avec les produits ou les services enregistrés,
pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire
valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû
à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).
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Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu
de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse à l'opposition,
l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou
l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et 22
al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des
marques [OPM, RS 232.111]). La vraisemblance doit se rapporter à
une période de cinq ans rétroactivement à compter de la date à
laquelle le défendeur a invoqué, dans sa première détermination, le
défaut d'usage de la marque opposante (sic! 2008 36 consid. 4
Kinder).
En l'espèce, l'autorité inférieure a jugé que le défaut d'usage des
marques opposantes a été invoqué à temps par l'intimé dans sa
première réponse à l'opposition du 26 janvier 2009, que le délai de
carence prévu à l'art. 12 al. 1 LPM était alors échu pour chacune
d'elles ; la période à prendre en considération courait ainsi du
26 janvier 2004 au 26 janvier 2009. Cette appréciation n'est pas
contestée par les parties.
L'Institut fédéral a également considéré que la vraisemblance de
l'usage des marques opposantes n'avait pas été apportée par la
recourante. Dite autorité a estimé que les documents présentés par la
recourante ne permettaient pas de déterminer le caractère sérieux et
récent de l'usage en Suisse des marques opposantes et que les
signes utilisés divergeaient nettement des marques enregistrées.
La recourante, qui produit de nouvelles preuves d'usage à l'appui de
son recours, conteste cette appréciation. Elle estime que les moyens
de preuve permettent de rendre vraisemblable l'usage sérieux des
marques opposantes durant la période de référence sur le territoire
suisse et que la forme utilisée ne diverge que très légèrement des
marques telles qu'elles figurent au registre.
L'intimé soutient quant à lui que les preuves d'usage produites par la
recourante ne sont pas aptes à rendre vraisemblable l'usage des
marques opposantes durant la période de référence. La marque
utilisée divergerait de plus clairement des marques enregistrées. Il
ajoute que les marques opposantes n'ont pas été utilisées par la
recourante et qu'il n'est pas vraisemblable qu'elles aient été utilisées
par des tiers avec son consentement.
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3.
La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les
services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM) dans sa forme enregistrée ou
dans une forme qui ne diverge pas essentiellement de celle figurant au
registre (art. 11 al. 2 LPM). L'usage doit être sérieux et doit se
rapporter, en principe, au territoire suisse. Un usage local de la
marque suffit toutefois à lui conférer une protection (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 6 et les réf.
cit. Targin). A titre exceptionnel et à certaines conditions, l'usage de la
marque en Allemagne vaut usage en Suisse (art. 5 par. 1 de la
Convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant
la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques
[RS 0.232.149.136] ; cf. également sur ce point : arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 6 Targin) ; la
recourante ne se prévaut toutefois pas de cette exception.
3.1 La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des
produits ou des services pour lesquels elle est protégée (CHRISTOPH
WILLI, in : Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und
internationalen Markenrechts, Zurich 2002, art. 11 n. marg. 14). Il n'est
par conséquent pas nécessaire qu'elle soit apposée sur le produit ou
sur son emballage (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006
du 20 août 2007 consid. 5 Exit ; voir également : ERIC MEIER,
L'obligation d'usage en droit des marques, Zurich 2005, p. 27). La
marque peut donc également exercer sa fonction distinctive si elle
figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures.
3.2 L'usage d'une marque est sérieux lorsque son titulaire a l'intention
de l'utiliser dans un but commercial réel. Il doit manifester l'intention de
satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les
attentes les plus optimistes. Le titulaire doit en outre prospecter le
marché et pouvoir démontrer une activité minimale sur ce dernier
durant une période prolongée (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 5.2 et 7.11 et les réf. cit.
Whale). Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque fabrique
de nouveaux produits. La seule activité de vente suffit (PHILIPPE
GILLIÉRON, L'usage à titre de marque en droit suisse, in : sic! 2005
Sonderheft 101, p. 107). La vente sur le marché de l'occasion et de
collection constitue un usage valable de la marque (sic! 1998 586
consid. 1.4 Bugatti).
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Le degré de sériosité est relatif. Pour déterminer objectivement le
sérieux de l'usage, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances
du cas particulier, soit les produits ou les services concernés, le chiffre
d'affaire usuel, ainsi que l'étendue et la durée de l'usage (MEIER, op.
cit., p. 50 ss). Alors qu'un usage occasionnel suffit lorsqu'il s'agit de
produits rares et précieux, un usage régulier doit être exigé pour les
produits de consommation courante (GILLIÉRON, op. cit., p. 107 et les
réf. ; cf. également : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5342/2007
du 29 février 2008 consd. 7.11 Whale).
4.
L'opposant ne doit pas démontrer l'usage de sa marque, mais doit
uniquement le rendre vraisemblable (art. 32 LPM). Le juge doit non
seulement considérer l'usage comme possible, mais également
comme probable en se basant sur une appréciation objective des
preuves d'usage. Il ne doit pas être persuadé que la marque est
utilisée ; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que
leur inexactitude (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5732/2009
du 31 mars 2010 consid. 5 et les réf. cit. Longines).
Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage
d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives (factures,
bulletins de livraison) et des documents (exemples d'étiquette,
échantillons, emballages, catalogues, prospectus). Les preuves
d'usage doivent se rapporter à la période de référence et doivent, par
conséquent, être datées. Les preuves non-datées sont toutefois
admissibles lorsqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres
preuves datées (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du
20 août 2007 consid. 4 Exit).
5.
La recourante a produit dans le cadre de la procédure devant l'autorité
inférieure des documents tendant à rendre vraisemblable l'usage des
marques opposantes et a joint de nouveaux moyens de preuve à son
recours. Il sied de préciser à cet égard que l'on peut objectivement
attendre de l'opposant, compte tenu de son devoir de collaboration,
qu'il produise les documents nécessaires pour rendre vraisemblable
l'usage de sa marque dans le cadre de la procédure devant l'Institut
fédéral. Des nova peuvent toutefois être pris en considération dans la
procédure de recours dans la mesure où ils servent à éliminer des
ambiguïtés et à préciser les faits relatifs à l'usage (sic! 2005 759
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consid. 4 Proline). Il s'agit dès lors d'examiner si l'ensemble de ces
moyens de preuve illustrent une utilisation en Suisse des marques
opposantes durant la période de référence. Dans l'affirmative, il
restera à établir si cet usage est suffisamment sérieux et à déterminer
l'auteur de cet usage.
5.1
5.1.1 Dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, la
recourante a produit un extrait d'une brochure vraisemblablement de
nature publicitaire que l'autorité inférieure a retenu comme étant
"Roger & Gallet, l'art de la toilette de 1862 à nos jours". Ce document
illustre certes des produits cosmétiques "Jean Marie Farina", plus
particulièrement des flacons d'Eau de Cologne. Les dates apposées à
côté des produits illustrés sont toutefois antérieures à la période de
référence. L'extrait en lui-même ne mentionne par ailleurs aucune date
d'édition. Il n'existe de plus aucun indice quant à sa diffusion sur le
territoire suisse. Ce document n'est donc pas apte à rendre
vraisemblable l'usage en Suisse des marques opposantes (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-5342/2007 du 29 février 2008
consid. 7.2 Whale).
Des extraits de l'encyclopédie en ligne "Wikipedia" ainsi que des
factures ont également été produits devant l'autorité inférieure. Ces
documents ne contiennent aucune représentation des marques
opposantes et ne permettent, par conséquent, pas de rendre
vraisemblable leur usage sur le territoire suisse durant la période de
référence en relation avec des produits cosmétiques (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 8.1
Targin). Seules les factures pourraient cependant être aptes à
démontrer l'intensité de l'usage commercial sur le territoire suisse des
marques opposantes durant la période de référence, pour autant
qu'elles puissent être mises en relation avec d'autres preuves d'usage.
La recourante a enfin joint devant l'autorité inférieure des extraits de
sites de vente sur Internet datés du 10 novembre 2008, dont l'un
appartient à un distributeur international, notoirement connu, implanté
dans de nombreuses villes suisses (par exemple : à Zurich, Bâle,
Berne, Lausanne, Genève, Fribourg, Sion et Neuchâtel). Des produits
de parfumerie "Jean Marie Farina" y sont illustrés. On ne peut certes
pas d'emblée exclure que l'une ou l'autre marque opposante figure sur
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les produits illustrés. Cependant, les images sont trop petites pour que
le Tribunal puisse examiner si la forme utilisée correspond aux
marques enregistrées. Ces extraits permettent donc uniquement de
déterminer l'intensité de l'usage commercial des marques opposantes
durant la période de référence, pour autant qu'ils puissent être mis en
relation avec d'autres preuves d'usage où les marques opposantes
seront visibles.
5.1.2 La recourante a notamment joint à son recours de nouvelles
factures (pièce 4 jointe au recours) ainsi que des listes intitulées
"codes produits" (pièce 6 jointe au recours). Ces documents ne
contiennent aucune représentation des marques opposantes, de sorte
qu'ils ne permettent pas de rendre vraisemblable leur usage (cf. supra
consid. 6.1.1).
En annexe 8 à son recours, la recourante a joint un extrait de son site
Internet. Ce document n'est pas daté et aucun indice ne permet de
déterminer si le site était accessible durant la période de référence. Il
ne peut être retenu comme preuve d'usage. De plus, conformément à
la jurisprudence, il ne pourrait pas être retenu comme preuve de la
vraisemblance d'un usage sérieux des marques opposantes, dès lors
qu'aucun indice ne permet de constater si le site en question a été
consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été
effectués (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin
2009 consid. 8.1 et les réf. cit. Targin).
La recourante a produit une attestation datée du 28 janvier 2010
signée de l'administrateur délégué et du directeur d'YSL Beauté SA
(pièce 5 jointe au recours). Ces derniers allèguent que leur société est
le distributeur agréé en Suisse des produits de la recourante et que,
au cours des années 2004 à 2009, elle a commercialisé dans divers
magasins sis en Suisse des produits cosmétiques marqués du signe
figurant ci-dessous (cf. annexes 3 et 4 de la pièce 5 jointe au recours).
Ce signe se trouve également sur les échantillons de produits joints au
recours (pièce 7 jointes au recours) ; à noter qu'une étiquette d'une
pharmacie genevoise figure sur ces produits. On trouve enfin le signe
reproduit ci-dessous sur les produits illustrés dans le catalogue 2009
(annexe 4 de la pièce 5 jointe au recours) et dans les encarts
publicitaires publiés dans les éditions francophone et germanophone
de "Beauté Information" et dans "L'Illustré" en avril et en septembre
2008 (pièce 8 jointe au recours).
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Il appert de ces dernières preuves d'usage que les marques
opposantes n'ont pas été utilisées dans leur forme enregistrée. Il sied
dès lors d'examiner si l'utilisation du signe reproduit ci-dessus peut
être assimilée à l'usage des marques opposantes (cf. art. 11 al. 2
LPM).
5.2 Dans la décision attaquée, l'Institut fédéral a jugé que les
étiquettes figurant sur les produits présentés bénéficiaient d'une
impression d'ensemble nettement divergente, non seulement par leur
design mais également en raison d'un agencement des éléments
distinctifs manquant d'unité, faisant penser à des signes distincts.
La recourante, qui conteste cette appréciation, soutient que les
éléments distinctifs des marques opposantes sont les éléments
verbaux "Jean Marie Farina" et "Roger & Gallet" ainsi que trois
écussons. Dès lors que ces éléments caractéristiques formant le
noyau dur des marques opposantes sont systématiquement repris, la
forme utilisée ne divergerait pas essentiellement des marques
enregistrées.
L'intimé estime pour sa part que la forme utilisée diverge fortement
des marques enregistrées. La représentation graphique de l'élément
verbal "Roger & Gallet" aurait été nettement altérée et serait fortement
distinctive.
5.2.1 En principe, la marque doit être utilisée dans la forme inscrite au
registre (message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990
concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des
indications de provenance [FF 1991 I 1], p. 24 ; GILLIÉRON, op. cit.,
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p. 109). Le caractère dynamique du marché et son évolution exigent
toutefois que le titulaire d'une marque adapte cette dernière (MEIER, op.
cit., p. 60). C'est la raison pour laquelle l'art. 11 al. 2 LPM précise que
l'usage d'une forme de la marque ne doit pas diverger essentiellement
de la marque enregistrée.
Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut examiner si le caractère
distinctif de la marque est affecté dans son identité pour apprécier
l'importance des modifications apportées à la marque enregistrée. Les
divergences ne sont pas essentielles lorsque le public assimile la
marque utilisée à la marque enregistrée, bien qu'il puisse percevoir de
minimes différences (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-576/2009
du 25 juin 2009 consid. 8.2.2 et les réf. cit. Targin). Ainsi, l'omission
d'éléments secondaires ou la modernisation de l'écriture ne sont pas
assimilées à des modifications substantielles (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-7439/2007 du 6 juillet 2007 consid. 4.1 Kinder ;
sic! 2004 106 consid. 5 Seiko Rivoli ; LUCAS DAVID, in : Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und
Modellgesetz, Bâle 1999, art. 11 n. marg. 14).
S'agissant des marques figuratives et combinées, la forme utilisée
différera souvent de celle inscrite au registre. De telles marques
doivent en effet évoluer, suivre les goûts et les attentes des
consommateurs afin de ne pas perdre leur attrait. Selon la doctrine et
la jurisprudence, il convient ainsi de tolérer la suppression d'éléments
secondaires, par exemple des éléments graphiques à caractère
ornemental. Selon le Tribunal fédéral, l'emploi de l'élément verbal
d'une marque combinée ne suffit pas systématiquement à maintenir
les droits sur cette marque ; il convient d'examiner les circonstances
de chaque cas (ATF 130 III 267 consid. Tripp Trapp ; voir également :
MEIER, op. cit., p. 72 s.).
Les marques inscrites avec une revendication de couleurs doivent être
utilisées avec ces couleurs à moins que la couleur ne joue qu'un rôle
secondaire pour le caractère distinctif de la marque. S'agissant enfin
des marques sans revendication de couleur, l'utilisation de couleurs
permet de maintenir l'usage de la marque, à moins que l'impression
d'ensemble produite s'en trouve modifiée (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6.1 et les
réf. cit. Hirsch et B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 8.2.2 et 8.2.3
Targin).
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5.2.2 En l'espèce, la marque opposante 1 est, dans sa forme
enregistrée, une marque combinée composée d'éléments graphiques
et verbaux avec revendication des couleurs rouge, grenat, or, noire,
rouge carmin, bleue et jaune. L'élément graphique principal est formé
d'un carré foncé traversé par une bande plus claire dont le centre est
bombé. Au centre de cette bande plus claire est disposé l'élément
verbal "Jean Marie Farina". Au dessus de cet élément figurent trois
écussons. Les éléments verbaux "extra-vieille", "Roger & Gallet" et
"Paris" se trouvent sous l'expression centrale "Jean Marie Farina". Une
signature "Jean Marie Farina" est en outre disposée en biais entre les
éléments verbaux "Jean Marie Farina" et "extra-vieille". Les éléments
"Jean Marie Farina" et "Roger & Gallet" sont écrits en plus grands
caractères ; le "r" final de "Roger" et le "g" de "Gallet" sont enfin mis
en évidence. Il ressort de ce qui précède que la marque opposante 1
présente une unité ; dans son ensemble, elle suggère une étiquette
dont les éléments verbaux caractéristiques sont "Jean Marie Farina" et
"Roger & Gallet".
Dans sa forme enregistrée, la marque opposante 2 est une marque
combinée formée d'éléments graphiques et verbaux. Elle revendique
les couleurs or, rouge, bleue, jaune, noire et blanche. L'élément
graphique se compose d'un rectangle dont le périmètre est délimité
par des lignes parallèles formant ainsi son cadre. L'élément verbal
"Jean-Marie Farina", sous forme d'une signature très légèrement
inclinée sur la gauche, se trouve au centre du rectangle ; cet élément
s'étend sur les trois quarts environ de la largeur du rectangle. Au-
dessus de cet élément figurent trois écussons sous lesquels est écrit
"Eau de Cologne" en arc de cercle et en petits caractères. Sous "Jean-
Marie Farina" figure l'élément verbal "Roger & Gallet" en caractères
gras ; les initiales "R" et "G" sont mises en évidence. L'élément "extra-
vieille" est écrit en petit caractère à l'intérieur de l'une des boucles
terminant la signature. Enfin, l'élément verbal "Paris" se trouve à
l'angle inférieur gauche de la marque ; "France" est placé à son angle
inférieur droit. A l'instar de la marque opposante 1, l'impression
d'ensemble de la marque opposante 2 suggère une étiquette dont les
éléments verbaux caractéristiques sont "Jean Marie Farina" et "Roger
& Gallet".
Dans leur forme utilisée, les marques opposantes ne se présentent
plus sous forme d'étiquette. Un ruban bordeaux ou blanc à bord et à
motifs floraux dorés se trouve dans la partie supérieure des
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emballages et des flacons des produits présentés et reproduits. Un
imposant disque bicolore blanc et or est placé au centre de ce ruban.
L'élément verbal "Roger & Gallet" est inscrit en arc de cercle convexe
dans la partie supérieure blanche du disque ; dans sa partie inférieure
dorée figurent deux écussons ainsi que l'élément verbal "Paris". Une
pastille rouge carmin contenant les lettres "R" et "G" dorées et
entrelacées est disposée au centre du disque. Sous cet élément,
figurent trois écussons dorés et l'élément verbal "Jean Marie Farina"
sous forme d'une signature en caractères blancs ou dorés. Sur
certains flacons d'Eau de Cologne et leur emballage (voir : annexe 3
de la pièce 5 jointe au recours), l'indication "Eau de Cologne" figure
sous les trois écussons ; la signature "Jean Marie Farina" en petits
caractères légèrement inclinés sur la gauche se trouve sous cette
indication.
5.2.3 Les marques opposantes 1 et 2 ont été enregistrées
respectivement en 1978 et en 1957 pour des produits cosmétiques,
soit des produits appartenant au secteur de la mode. Ce marché étant
particulièrement dynamique et sensible à l'évolution des styles, les
titulaires de marques adaptent leurs signes distinctifs aux nouvelles
conditions du marché (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-1755/2007 du 14 février 2008 consid. 7.2 No Name). Cependant,
même en tenant compte des conditions propres du marché de la mode
et de ses conséquences sur les marques ainsi que de l'ancienneté des
marques opposantes, on doit bien constater que le signe utilisé durant
la période de référence est sensiblement distinct des marques
opposantes enregistrées. L'unité créée par le carré ou le rectangle
formant des étiquettes dans les marques enregistrées a disparu du
signe utilisé. Dans ce dernier, les éléments "Jean Marie Farina" et
"Roger & Gallet" sont en effet clairement séparés, faisant penser,
comme l'a relevé avec raison l'Institut fédéral, à deux signes distincts.
Par ailleurs, alors qu'il occupait une place centrale et dominante dans
les marques enregistrées, l'élément "Jean Marie Farina" passe pour
un élément secondaire dans le signe utilisé à la différence de "Roger
& Gallet" qui retient l'attention. Les lettres utilisées pour l'élément
"Roger & Gallet" sont plus grandes et davantage en évidence que les
caractères filiformes de "Jean Marie Farina". De surcroît, l'élément
graphique associé à "Roger & Gallet" attire manifestement l'attention
du consommateur, eu égard à sa taille et à la combinaison des
couleurs utilisées. La prééminence de "Roger & Gallet" et de son
élément graphique occulte ainsi l'élément verbal "Jean Marie Farina"
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qui ne passe plus que pour un simple signe distinctif d'une ligne de
produits "Roger & Gallet". D'ailleurs, l'élément "Jean Marie Farina" est
quasiment invisible lorsqu'il est apposé sur un flacon transparent à
contenu jaune doré comme de l'Eau de Cologne par exemple, voire
même occulté par l'indication "Eau de Cologne".
Il appert de ce qui précède que le consommateur moyen destinataire
des produits en cause ne peut assimiler le signe utilisé aux marques
opposantes figurant au registre. Le signe utilisé diverge donc
essentiellement des marques enregistrées, en ce sens que, bien que
les éléments qui le constituent sont repris dans le signe utilisé, le
coeur distinctif des marques opposantes, à savoir "Jean Marie Farina"
et "Roger & Gallet", est clairement et fortement transformé. L'utilisation
de ce signe ne peut donc être assimilée à l'usage des marques
opposantes (cf. art. 11 al. 2 LPM) (voir dans le même sens : ATF 130
III 267 consid. 2.4 Tripp Trapp). Dans ces conditions, dites marques ne
sont pas protégées (a contrario : art. 11 al. 1 LPM). Partant, le recours
formé par Roger & Gallet doit être rejeté pour ce motif déjà. En
conséquence, la question de savoir si les preuves d'usage versées par
la recourante dans le cadre de l'ensemble de la présente procédure
rendent vraisemblable un usage commercial sérieux en Suisse des
marques opposantes durant la période de référence peut rester
ouverte. Il en va de même de celle de déterminer s'il est vraisemblable
que les marques opposantes ont été utilisées par la recourante ou par
des tiers avec son consentement.
6.
6.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF).
Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu
d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque,
respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque
attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves
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concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet
dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure
de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la
valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs
empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490
consid. 3.3).
Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés
à Fr. 4'000.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ce
montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'000.- versée par
la recourante le 23 février 2010.
6.2 L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les
honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en
fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée
(art. 10 al. 1 FITAF).
En l'espèce, l'intimé n'a pas produit de note d'honoraires. Une
indemnité de Fr. 3'000.- (TVA comprise) lui est ainsi équitablement
allouée à titre de dépens et mise à la charge de la recourante (art. 14
al. 2 FITAF).
7.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 4'000.-.
3.
Un montant de Fr. 3'000.- (TVA comprise) est alloué à l'intimé à titre
de dépens et mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexe : actes en retour)
- à l'intimé (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. d'opposition nos 10'090 et 10'091 ;
Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 29 avril 2010
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