Abtei lung II
B-5876/2009
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 6 . O k t o b e r 2 0 1 0
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richter Philippe Weissenberger,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.
M._______,
vertreten durch Herr Dr. LL.M. Michael Ritscher und
Herr Dr. Peter Schramm, Rechtsanwälte,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Vorinstanz.
Internationale Registrierung Nr. 921 936 PROLED (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-5876/2009
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 21. März 2007 aufgrund
einer deutschen Basismarke eingetragenen internationalen Marke
Nr. 921 936 PROLED (fig.), welche sich wie folgt präsentiert:
Sie beanspruchen für dieses Zeichen auch Schutz in der Schweiz, und
zwar für die folgenden Waren:
Klasse 9: Câbles électriques, conduites d'électricité, blocs
d'alimentation, régulateurs et convertisseurs de tension pour appareils
d'éclairage.
Klasse 11: Lumières, lampes d'éclairage, appareils et installations
d'éclairage, contenant notamment des diodes luminescentes (DEL),
éléments composants des produits précités (compris dans cette
classe).
Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der bezeichneten
Bestimmungsländer am 31. Mai 2007 mitgeteilt.
B.
Die Vorinstanz erliess am 27. Mai 2008 gegen den Schutz dieser
Marke in der Schweiz eine provisorische Schutzverweigerung mit der
Begründung, dass das Zeichen im Sinne von „professionelle Leucht-
dioden“ verstanden werde und somit einen direkten Hinweis auf die
Natur der beanspruchten Waren darstelle.
C.
In ihrer Stellungnahme vom 19. November 2008 bestritt die Be-
schwerdeführerin die Auffassung der Vorinstanz und machte im
Wesentlichen geltend, dass es sich bei der Marke um eine Wortneu-
schöpfung handle, welcher sich kein eindeutiger und unmittelbar er -
kennbarer Sinngehalt entnehmen lasse.
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D.
Mit Schreiben vom 11. Februar 2009 hielt die Vorinstanz an ihrer
Zurückweisung fest. Zur Verdeutlichung führte sie aus, dass das
Zeichen hinsichtlich lumières, lampes d'éclairage, appareils et
installations d'éclairage, contenant notamment des diodes lumines-
centes (DEL) in Klasse 11 im Sinne von „professionelle Leuchtdioden“
als werbemässige Anpreisung verstanden werde. Bezüglich éléments
composants des produits précités (compris dans cette classe) in
Klasse 11 sowie hinsichtlich câbles électriques, conduites d'électricité,
blocs d'alimentation, régulateurs et convertisseurs de tension pour
appareils d'éclairage in Klasse 9 stehe „für Leuchtdioden“ im Vorder-
grund, weil es sich bei den Produkten um Bestandteile eines Leucht-
körpers handle.
E.
Mit Eingabe vom 5. Mai 2009 hielt die Beschwerdeführerin an ihren
Standpunkten fest und bat um Erlass einer anfechtbaren Verfügung.
F.
Mit Verfügung vom 6. August 2009 verweigerte die Vorinstanz der in-
ternationalen Registrierung für sämtliche Waren den Schutz in der
Schweiz. Zur Begründung führte sie aus, dass das Zeichen ohne Ge-
dankenaufwand in die Bestandteile „PRO“ und „LED“ aufgeteilt und im
Sinne von „professionelle Leuchtdioden“ bzw. „für Leuchtdioden“ und
somit als Hinweis auf die Qualität bzw. den Zweck der Waren ver-
standen werde. Auch gestalte der gewählte Schriftzug das Er-
scheinungsbild nicht dergestalt, dass die internationale Registrierung
klar von der schutzunfähigen Grundaussage der Wortelemente ab-
weiche. Im Übrigen liessen sich die von der Beschwerdeführerin ge-
nannten, mit dem Wortelement „PRO“ beginnenden Schweizer Marken
mit der vorliegenden internationalen Registrierung nicht vergleichen
und seien die ausländischen Eintragungen letzterer für die Prüfung auf
absolute Ausschlussgründe in der Schweiz nicht präjudizierend.
G.
Mit Eingabe vom 14. September 2009 reichte die Beschwerdeführerin
beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, die
Verfügung vom 6. August 2009 sei unter Kosten- und Entschädigungs-
folgen aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die inter-
nationale Registrierung Nr. 921 936 PROLED (fig.) in der Schweiz zum
Schutz zuzulassen. Zur Begründung machte sie geltend, dass das
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Zeichen nicht unmittelbar beschreibend sei, seien doch, um auf die
von der Vorinstanz genannten Bedeutungen „professionelle Leucht-
dioden“ und „für Leuchtdioden“ zu schliessen, mehrere erhebliche
Gedankenschritte erforderlich. Auch stelle Professionalität keine
Eigenschaft von Leuchtdioden dar. Zutreffende Attribute wären allen-
falls hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer, besondere Helligkeit,
Farbigkeit sowie qualitative Hochwertigkeit. Des Weiteren handle es
sich bei LED um ein elektronisches Halbleiter-Bauelement und nicht
um eine Bezeichnung für die daraus gefertigten Leuchtkörper selbst,
wobei die Abkürzung dem Durchschnittskonsumenten nicht geläufig
sei. Ferner würde die untypische Schriftart dem Zeichen den
Charakter eines einheitlichen Logos verleihen und der Zergliederung
in die Bestandteile „PRO“ und „LED“ zusätzlich entgegenwirken.
Ausserdem bestehe an der Wortneuschöpfung kein Freihaltebedürfnis.
Im Übrigen gelte es im Rahmen der Gleichbehandlungspflicht die
zahlreichen, den Bestandteil „PRO“ enthaltenden Schweizer Marken
sowie als starkes Indiz die ausländischen Voreintragungen zu be-
achten.
H.
Mit Vernehmlassung vom 2. November 2009 verzichtete die Vorinstanz
auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hin-
weis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung, die Be-
schwerde unter Kostenfolge abzulehnen.
I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er -
heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der
gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Ver-
waltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrens-
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gesetz, VwVG; SR 172.021) am 14. September 2009 eingereicht. Der
verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerde-
führerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und
durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Be-
schwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde ein-
zutreten.
2.
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen,
das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2
MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken
aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, drei-
dimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente unter-
einander oder mit Farben bestehen.
3.
Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008
eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
(SR 0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land
sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Mad-
rider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken re-
vidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) anzu-
wenden (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungs-
klausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.).
4.
Nach Art. 5 Abs. 2 MMP kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres
ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass
sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere. Die Noti -
fikation der internationalen Marke Nr. 921 936 PROLED (fig.) erfolgte
am 31. Mai 2007. Mit dem Versand der provisorischen Schutzver-
weigerung am 27. Mai 2008 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist ge-
wahrt.
5.
Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6 quinquies Bst. B
Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) darf
der Schutz namentlich verweigert werden, wenn die Marke jeder Un-
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terscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder An-
gaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art,
der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ur-
sprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen
können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den red-
lichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind.
Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG,
wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum
Gemeingut gehört. Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können
damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 Yukon, BGE 114 II
371 E. 1 alta tensione).
6.
Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut ge-
hören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im
Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durch-
gesetzt haben.
Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsver-
kehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die In-
dividualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers er-
forderliche Unterscheidungskraft fehlt (RKGE in sic! 2003, S. 495 E. 2
Royal Comfort; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäi-
schen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34;
EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1,
Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 243 ff.). Dazu gehören unter
anderem Sachbezeichnungen, sowie Hinweise auf Eigenschaften, wie
die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit
der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienst-
leistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde (RKGE in sic!
2003, S. 495 E. 2 Royal Comfort, mit Verweis auf das Urteil des
Bundesgerichts vom 23. März 1998 Avantgarde, in sic! 1998, S. 397;
BGE 128 III 447 E. 1.5 Première; BGE 127 III 160 E. 2b/aa Securitas).
Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in all -
gemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen er-
schöpfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007
E. 4.3 we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece I).
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Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder An-
spielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienst-
leistungen hindeuten, macht ein Zeichen aber noch nicht zum Ge-
meingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder
Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende
Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen
Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen
Aufwand an Phantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5
Première; BGE 127 III 160 E. 2b/aa Securitas; Urteile des Bundes-
gerichts vom 23. März 1998 in sic! 1998, S. 397 E. 1 Avantgarde, und
vom 10. September 1998 in sic! 1999, S. 29 E. 3 Swissline).
Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizeri -
schen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse der
angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist
dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den
Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht ver -
ständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen ver-
standen werden (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 17). Englische Begriffe
müssen mit anderen Worten berücksichtigt werden, sofern sie einem
nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung unseres Landes bekannt
sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece I; Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5 Leader, B-
7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 Engineered for men und B-
7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 3 Masterpiece II).
Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammen-
gesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu
ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamt-
eindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, un-
mittelbar verständlicher Sinn ergibt (RKGE in sic! 2003, S. 495 E. 2
Royal Comfort; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007
vom 4. Dezember 2007 E. 2 Delight Aromas [fig.] und B-5518/2007
vom 18. April 2008 E. 4.2 Peach Mallow).
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zei-
chen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Ent-
scheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2
Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 Masterpiece I).
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7.
In einem ersten Schritt sind die massgebenden Verkehrskreise zu be-
stimmen. Hinsichtlich der Frage der Unterscheidungskraft sind die
massgebenden Verkehrskreise die Abnehmer, während sich das Frei-
haltebedürfnis aus Sicht der Branche, d.h. der Konkurrenzunter-
nehmen bestimmt (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 41 und 44; EUGEN MARBACH,
Kennzeichenrecht, N. 577, in: Roland von Büren / Eugen Marbach /
Patrik Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 2008).
Die Beschwerdeführerin beansprucht für ihre Registrierung Schutz für
Beleuchtungsapparate und -anlagen, insbesondere für solche, die auf
LED-Technologie basieren, sowie für elektrische Komponenten und
weitere Bauteile solcher Produkte. Währenddem sich betriebsbereite
Beleuchtungsgeräte in einem hohen Masse an den Durchschnitts-
abnehmer richten, stehen bei den einzelnen Bestandteilen spezia-
lisierte Fachkreise im Vordergrund. Letztere Waren richten sich jedoch
auch an den Freizeithandwerker und somit zu einem nicht ver-
nachlässigbaren Teil ebenfalls an den Durchschnittsabnehmer. Daher
beschränken sich die relevanten Verkehrskreise nicht nur auf Fach-
kreise, wie dies etwa bei rezeptpflichtigen Medikamenten und Schul-
büchern der Fall wäre, die ausschliesslich von Ärzten bzw. Lehrern
ausgewählt werden (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Marken-
recht, in: sic! 2007 S. 3 - 12, S. 11). Für die Beurteilung der Unter-
scheidungskraft des Zeichens als beschreibend ist deshalb vom Ver-
ständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008
E. 3.2 Swistec).
8.
Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens
PROLED (fig.) für câbles électriques, conduites d'électricité, blocs
d'alimentation, régulateurs et convertisseurs de tension pour appareils
d'éclairage in Klasse 9 und für lumières, lampes d'éclairage, appareils
et installations d'éclairage, contenant notamment des diodes
luminescentes (DEL), éléments composants des produits précités
(compris dans cette classe) in Klasse 11 im Wesentlichen mit der Be-
gründung, dass es vom Abnehmer ohne Gedankenaufwand in die Be-
standteile „PRO“ und „LED“ aufgeteilt und im Sinne von „professionelle
Leuchtdioden“ als Qualitätshinweis bzw. im Sinne von „für Leucht-
dioden“ als Anspielung auf den Zweck der Waren verstanden werde.
Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass
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die internationale Registrierung nicht unmittelbar beschreibend sei,
seien doch mehrere erhebliche Gedankenschritte erforderlich, um auf
die von der Vorinstanz genannten Bedeutungen zu schliessen, zumal
Professionalität keine Eigenschaft von Leuchtdioden darstelle.
Zwischen den Parteien ist demnach umstritten, ob das Zeichen von
den relevanten Verkehrskreisen im Sinne von „professionelle Leucht-
dioden“ bzw. „für Leuchtdioden“ aufgefasst wird und ob ein solches
Markenverständnis für die betroffenen Waren kennzeichnungskräftig
ist.
9.
Für die Beurteilung, ob ein Zeichen Gemeingut bildet, ist nach ständi -
ger Praxis der Gesamteindruck massgebend. Dieser resultiert aus der
Kombination sämtlicher Zeichenelemente, wie beispielsweise den ver-
wendeten Wörtern, dem Schriftbild, der grafischen Darstellung sowie
den benutzten Farben (Urteil des BVGer vom 13. September 2007, B-
1643/2007 E. 6 basilea PHARMACEUTICA [fig.]).
9.1 Der Begriff PROLED ist weder Bestandteil des deutschen,
französischen, italienischen noch englischen Wortschatzes. In der
deutschen Sprache ähnelt er jedoch in akustischer Hinsicht sehr stark
dem von „Proletarier“ herrührenden Ausdruck „Prolet“, welcher für sich
für eine Person ohne Umgangsformen eingebürgert hat (Duden
Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, Mannheim 2006, S. 1324).
Da eine solch abwertende Bezeichnung als Markenname kaum in
Frage kommt, drängt sich auch für den deutschsprachigen Abnehmer
die Unterteilung des Zeichens in die Silben „pro“ und „led“ auf, zumal
es bei Marken per se nicht unüblich ist, sie gedanklich in allfällige
inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (vgl. Entscheid des
BVGer B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 6 PROJOB).
9.1.1 Der aus dem Lateinischen stammende und mit „vor, für, anstatt“
übersetzbare Begriff „pro“ hat sich auch in der deutschen,
französischen, italienischen sowie englischen Sprache etabliert. Dabei
kommt ihm im Wesentlichen die Bedeutung „befürwortend“ bzw. „Ja-
stimme“ zu. Im Deutschen wird der Ausdruck zusätzlich als Synonym
zu „je“ bzw. „per“ verwendet, während im Französischen, Italienischen
sowie Englischen darunter auch ein professioneller Sportler ver-
standen wird (Duden, a.a.O., S. 1319; Le Nouveau Petit Robert, Paris
2007, S. 2027; Zingarelli Vocabulario della Lingua Italiana, 12. Auflage,
Bologna 2005, S. 1407 f.; Langenscheidt Handwörterbuch Englisch,
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München 2005, S. 462). Auch wenn letztere Bedeutung im
germanischen Sprachraum noch nicht Eingang in die Wörterbücher
gefunden hat, ist sie auch hier weit verbreitet. Infolge Weiter-
entwicklung der Sprache gehört sie, anders als etwa noch vor zehn
Jahren, mittlerweile auch in der Deutschschweiz zum gewöhnlichen
Sprachverständnis. Dabei dürften zu diesem Anglizismus ins-
besondere die auf globaler Ebene stattfindenden Sportveranstaltungen
massgeblich beigetragen haben, werden diese doch häufig in Englisch
geleitet bzw. moderiert. Jedoch hat sich „Pro“ im deutschen Sprach-
raum nicht nur als Kürzel für Profisportler (Bsp. Golfsport) ein-
gebürgert, sondern wird, wie dies auch in der englischen,
französischen und italienischen Sprache faktisch der Fall ist, für
Professionalität im Allgemeinen verwendet, wobei es sich besonders
oft in Zusammenhang mit Hightech-Waren findet.
9.1.2 LED ist die Abkürzung des englischen Begriffs „Light Emitting
Diode“, zu deutsch Lumineszenz- bzw. Leuchtdiode. Dabei handelt es
sich um eine Halbleiterdiode mit einem in Durchlassrichtung be-
triebenen p-n-Übergang solcher Dotierung, dass in ihm bei Injektion
von Landungsträgern infolge von Rekombination von Elektronen und
Löchern Lichtstrahlung abgegeben wird (Meyers Grosses Universal
Lexikon, Mannheim 1983, Bd. 8, S. 407, 631). Hohe Energiekosten
und steigendes Umweltbewusstsein haben in den letzten Jahren zur
starken Verbreitung dieser energiesparenden, langlebigen sowie viel-
seitig anwendbaren Technologie beigetragen. So kommen Leucht-
dioden heutzutage häufig bei Energiesparlampen, Autoscheinwerfern
sowie als Hintergrundbeleuchtung von Flüssigkristallbildschirmen zur
Anwendung. Insbesondere bei den Fernsehern wird die LED-Techno-
logie oftmals als Qualitätskriterium aufgeführt, wobei zumindest im
deutschsprachigen Raum die moderner klingende englische Ab-
kürzung LED der Bezeichnung in der Landessprache vorgezogen wird.
Einem Grossteil der Durchschnittsabnehmer sollte deshalb der Begriff
LED bekannt sein. Auch wenn er über die Funktionsweise einer
Leuchtdiode mehrheitlich nicht Bescheid weiss, so dürfte er verstehen,
dass es sich dabei um einen Leuchtkörper handelt.
9.2 Aus den Bedeutungen „befürwortend“ sowie „professionell“ für
PRO und „Leuchtdiode“ für LED ergeben sich als mögliche Sinn-
gehalte „Leuchtdioden befürwortend“ und „professionelle Leucht-
dioden“. Lehre und Rechtsprechung gewähren die Eintragung von an
sich beschreibenden aber mehrdeutigen Ausdrücken, wenn im
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konkreten Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen entweder ein nicht beschreibender Sinngehalt im
Vordergrund steht und den beschreibenden Sinngehalt verdrängt oder
keine der möglichen Bedeutungen dominiert und der Aussagegehalt
des Zeichens dadurch unbestimmt wird (vgl. Entscheid des BVGer B-
7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 7 PROJOB; WILLI, a.a.O.,
Art. 2 MSchG, N. 90). Im Hinblick auf die beanspruchten Waren dürfte
das Verständnis „professionelle Leuchtdioden“ im Vordergrund stehen.
Auch wenn, wie die Beschwerdeführerin ausführte, Professionalität
keine Eigenschaft von Lumineszenzdioden darstellt, so können
letztere doch professionell hergestellt worden sein oder selbst
professionellen Anwendungen genügen. Insbesondere achtet der Er-
werber von Leuchtgeräten auf deren Energieeffizienz und Langlebig-
keit, weshalb die Qualität ein wichtiges Kaufkriterium darstellt. Der
Konsument dürfte demnach im Markenbestandteil PRO eine werbe-
mässige Anpreisung erblicken. Der Sinngehalt „Leuchtdioden be-
fürwortend“ liegt dagegen ferner, zumal die Marke nicht nur für auf
LED-Technik basierende Leuchten, sondern für Leuchtgeräte im All-
gemeinen Schutz beansprucht. Ebenfalls unwahrscheinlich ist das
Markenverständnis der Vorinstanz, wonach das Zeichen bezüglich
Bestandteile von Beleuchtungskörpern im Sinne von „für Leucht-
dioden“ verstanden werde. Auch wenn sich der lateinische Begriff „pro“
unter anderem mit „für“ übersetzen lässt (Bsp. pro juventute), so
kommt ihm sowohl in der deutschen, französischen, italienischen als
auch in der englischen Sprache im Wesentlichen die Bedeutung „be-
fürwortend“ zu. Ein vom Lateinischen herrührendes Verständnis im
Sinne von „Leuchtdioden dienend“ bedürfte zusätzlicher Gedanken-
schritte und liegt deshalb nicht auf der Hand.
9.3 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein Grossteil der
betroffenen Verkehrskreise in der Bezeichnung PROLED die Aussage
„professionelle Leuchtdiode“ bzw. – aus Sicht eines Laien –
„professioneller Leuchtkörper“ erkennt. Ein solches Markenverständnis
ist bezüglich lumières, lampes d'éclairage, appareils et installations
d'éclairage, contenant notamment des diodes luminescentes (DEL) in
Klasse 11 zweifelsfrei als werbemässige Anpreisung zu verstehen.
Aber auch hinsichtlich éléments composants des produits précités
(compris dans cette classe) in Klasse 11 sowie bezüglich câbles
électriques, conduites d'électricité, blocs d'alimentation, régulateurs et
convertisseurs de tension pour appareils d'éclairage in Klasse 9 ist
das Zeichen nicht unterscheidungskräftig, handelt es sich doch nicht
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um irgendwelche Komponenten, sondern einzig um solche für Be-
leuchtungsgeräte. Dies gilt umso mehr, als die Bezeichnung LED zwar
eine Diode und somit ein Bauteil einer Lampe darstellt, es sich dabei
aber im technischen Sinne bereits um einen kleinen Leuchtkörper
handelt, was dem Durchschnittsabnehmer, welcher Teil der betroffenen
Verkehrskreise darstellt (vgl. E. 7), eine klare Abgrenzung zwischen
den Lampen und deren Bestandteilen erschwert.
9.4 Die Beschwerdeführerin brachte weiter vor, dass die untypische
Schriftart dem Zeichen den Charakter eines einheitlichen Logos ver-
leihe und der Zergliederung in die Bestandteile „PRO“ und „LED“ zu-
sätzlich entgegenwirke. Einer im Gemeingut stehenden Bezeichnung
kann durch eine besondere grafische Gestaltung Unterscheidungskraft
verliehen werden. Dann freilich ist nicht die im Gemeingut stehende
Bezeichnung als solche geschützt, sondern nur die gewählte grafische
Ausgestaltung. Diese darf sich allerdings nicht im Naheliegenden er-
schöpfen; ungenügend war beispielsweise eine blosse Umrahmung
durch ein Band mit Schleife nebst einer besonderen Schriftart (RKGE
in sic! 2000, S. 297 Cybernet Der Business Provider mit Hinweis auf
LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel
1999, Art. 2 MSchG N 37). Im Allgemeinen gilt, je beschreibender oder
üblicher die Wortelemente sind, desto höhere Anforderungen sind an
die grafische Ausschmückung zu stellen. Bei der Wort-/Bildmarke
PROLED (fig.) wurde eine fette, schnörkellose Schriftart verwendet.
Dem Betrachter dürfte allenfalls der Anfangsbuchstabe „P“ ins Auge
stechen, welcher sich dadurch auszeichnet, dass der Stamm oben
fliessend in den Bogen übergeht, letzterer aber unten nicht mit
ersterem verbunden ist, was dem Schriftzeichen ein wenig den An-
schein eines Bischofsstabes verleiht. Bei genauer Betrachtung fällt
zudem auf, dass die Buchstaben „L“ und „E“ ebenfalls abgerundet und
auch an „R“ und „D“ Aussparungen vorgenommen worden sind. Auch
wenn die grafische Ausgestaltung die Zergliederung des Zeichens in
die Bestandteile PRO und LED nicht forciert, so wirkt sie einer solchen
genauso wenig entgegen. Insgesamt kann der futuristisch anmutenden
Schriftart eine gewisse Originalität zwar nicht abgesprochen werden,
doch verdeutlicht sie einzig eine Eigenschaft, den Zukunftscharakter
von Leuchtdioden, welche bereits mit der Bezeichnung PROLED in
Verbindung gebracht wird, weshalb sie der internationalen Registrier-
ung nicht die zur Eintragung in das schweizerische Markenregister er-
forderliche Unterscheidungskraft zu verschaffen vermag.
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9.5 Die Beschwerdeführerin machte ferner geltend, dass die
Konkurrenz nicht auf die Verwendung der Bezeichnung PROLED an-
gewiesen sei, weshalb ein Freihaltebedürfnis verneint werden müsse.
Auch wenn es sich beim Ausdruck um eine neue Wortkreation handelt,
auf welche der Wirtschaftsverkehr nicht angewiesen ist, kann das
Bundesverwaltungsgericht die Schlussfolgerungen der Beschwerde-
führerin nicht teilen. Gemäss konstanter Praxis gehören Be-
zeichnungen, welche die Natur oder die Qualität der Waren oder
Dienstleistungen, auf die sie sich beziehen, beschreiben, zum Ge-
meingut und sind nach Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz aus-
geschlossen (RKGE in sic! 2003, S. 427 MASTERPIECE). Hingegen
ist ein Freihaltebedürfnis an der Marke nicht erforderlich, verfügt der
Schutzausschlussgrund des Gemeinguts doch über eine doppelte
Funktion. Nicht eintragungsfähig sind neben Zeichen, denen wegen
ihres beschreibenden Gehalts die Unterscheidungskraft abgeht, auch
solche, die für den Wirtschaftsverkehr unentbehrlich und daher
freihaltebedürftig sind, wobei die beiden Betrachtungsweisen nicht
zwingend zu deckungsgleichen Ergebnissen führen müssen (RKGE in
sic! 2004, S. 216 GRIMSELSTROM). Im vorliegenden Falls ist die
Wort-/Bildmarke PROLED (fig.) – mangels Kennzeichnungskraft
bezüglich der in Frage stehenden Waren – zum Gemeingut gemäss
Art. 2 Bst. a MSchG zu zählen und deshalb in der Schweiz vom
Markenschutz ausgeschlossen.
10.
Die Beschwerdeführerin berief sich im Übrigen, unter Hinweis auf eine
Reihe von Schweizer Markeneintragungen, die den Bestandteil „pro“
enthalten, auf den Gleichbehandlungsgrundsatz sowie auf die
Schutzgewährung der internationalen Registrierung als Europäische
Gemeinschaftsmarke.
10.1 Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt die Gleichbehandlung
von Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht
in rechtlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden. Wegen der
Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer
Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das
anzuwendende Kriterium, wonach Sachverhalte „ohne weiteres“
vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden (RKGE in sic!
2003, S. 803 We keep our promises), zumal bereits geringfügige
Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines
Zeichens von grosser Bedeutung sein können (RKGE in sic! 1998,
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S. 303 Masterbanking). Der Blick ins Schweizer Markenregister lässt
eine uneinheitliche Praxis bezüglich der Eintragung von mit dem Be-
standteil „PRO“ beginnenden Zeichen erkennen (vgl. Entscheid des
BVGer B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 11 PROJOB). So wurden
zum Teil mit der vorliegenden internationalen Registrierung vergleich-
bare Zeichen zu Unrecht eingetragen. Das Bundesgericht anerkennt
einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht jedoch nur, wenn
eine Behörde nicht nur in einigen Fällen, sondern in ständiger Praxis
vom Gesetz abweicht, darüber hinaus zu erkennen gibt, dass sie auch
in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde, und keine
überwiegenden Interessen an einem gesetzmässigen Entscheid ent-
gegenstehen (BGE 115 Ia 83 E. 2, BGE 116 Ib 235 E. 4; PIERRE TSCHAN-
NEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005,
S. 164 f.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Ver-
waltungsrecht, 5. Aufl. Zürich 2006, Rz. 518 ff.). Dies ist vorliegend
nicht der Fall.
10.2 Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine
präjudizielle Wirkung (MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, a.a.O., N. 224). In Zweifelsfällen kann jedoch die
Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die
Eintragungsfähigkeit sein (RKGE in sic! 2003, S. 903 Proroot). Auch
wenn der Ausdruck PROLED eine neue Wortschöpfung darstellt, so
dürfte ein Grossteil des Verkehrskreises in ihm eine werbemässige
Anpreisung mit dem Sinngehalt „professionelle Leuchtdiode“ bzw.
„professioneller Leuchtkörper“ erkennen, weshalb der Gemeingut-
charakter der Marke nach schweizerischer Rechtsauffassung ausser
Zweifel steht (vgl. E. 9). Es liegt somit kein Grenzfall vor, der es nahe
legen würde, ausländische Voreintragungen als Indizien für die Ein-
tragungsfähigkeit zu berücksichtigen.
11.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen
Registrierung Nr. 921 936 PROLED (fig.) für die umstrittenen Waren in
den Klassen 9 und 11 zurecht die Eintragung in das schweizerische
Markenregister verweigert hat. Die Beschwerde ist demnach als un-
begründet abzuweisen.
12.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
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geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um
Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach
dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich
nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis
zu orientieren, wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grund-
sätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- an-
genommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom
27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist
auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine
konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der
strittigen Marke.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft mit dem geleisteten
Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
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4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 921 936 PROLED [fig.]; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der an-
gefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl.
Art. 42 BGG).
Versand: 27. Oktober 2010
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