B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-5916/2015
Ur t e i l vom 3 . Augu s t 2 0 1 7
Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.
Parteien
Angelika Lutz-Brandt,
Geschwister-Scholl-Strasse 29, DE-78333 Stockach,
vertreten durch Schaad Balass Menzl & Partner AG,
Dufourstrasse 101, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Emil Lux GmbH & Co. KG,
Emil-Lux-Strasse 1, DE-42929 Wermelskirchen,
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG,
Patent- und Markenanwälte,
Giesshübelstrasse 45, Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 24. August 2015 im Widerspruchsverfahren
Nr. 14079 – IR 1'163'422 LUX / IR 1'220'039 LUTZ (fig.).
B-5916/2015
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Sachverhalt:
A.
Die Schutzausdehnung der internationalen Registrierung IR 1‘220‘039
„LUTZ (fig.)“ auf die Schweiz wurde dem Eidgenössischen Institut für Geis-
tiges Eigentum (hiernach: Institut) am 23. Oktober 2014 notifiziert (Gazette
des marques internationales Nr. 41/2014). Die internationale Registrierung
beansprucht Markenschutz für diverse Waren der Klassen 6, 7, 9, 17, 20
sowie Dienstleistungen der Klassen 35 und 40.
B.
Beschränkt auf sämtliche in Klassen 6, 7, 17 und 20 beanspruchten Waren
sowie allen in Klasse 9 beanspruchten Waren mit Ausnahme von „circuits
intégrés“, erhob die Emil Lux GmbH & Co. KG (hiernach: Widerspre-
chende) am 30. Januar 2015 Widerspruch gegen diese Schutzausdehnung
auf die Schweiz. Sie stützt ihren Widerspruch auf ihre internationale Re-
gistrierung IR 1‘163‘422 „LUX“, welche ihrerseits Markenschutz für diverse
Waren der Klassen 1, 3, 4, 6 bis 10, 12, 16 bis 22 und 26 beansprucht. Die
Widerspruchsmarke beansprucht in den Klassen 6, 7, 9, 17 und 20 fol-
gende Waren:
Klasse 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux métalliques pour voies
ferrées; minerais; matériaux de construction métalliques; constructions métal-
liques transportables; câbles et fils métalliques non électriques; articles de ser-
rurerie, petits articles de quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques;
produits métalliques compris dans cette classe; portes de garages métal-
liques; coffres à outils en métal (vides); coffres-forts; serrures métalliques
(autres qu'électriques); cadenas; trémies (non mécaniques) métalliques;
échelles métalliques, escabeaux métalliques; chevilles métalliques; tampons
[chevilles] en métal; ferrures pour la construction; garnitures de meubles mé-
talliques; sangles de tension et d'arrimage; baguettes métalliques pour le bra-
sage et le soudage; fils à souder en métal; poteaux métalliques; filins d'acier;
équipements d'ateliers, compris dans cette classe, incluant des porte-outils
(les produits précités étant métalliques); caisses à outils vendues vides en mé-
tal; poignées métalliques pour outils et instruments de jardin; sangles de trans-
port métalliques; bidons métalliques, conteneurs à usage spécial, compris
dans cette classe (les produits précités étant métalliques); poteaux métal-
liques pour accrocher des marquages, en particulier rubans de balisage et de
signalisation; portails métalliques; blocs-serrures; chevilles métalliques; tam-
pons [chevilles] en métal; treillis et espaliers; pattes d'attache; pinces et clous
pour agrafeuses à main; roulettes métalliques pour portes de garage; roulettes
métalliques pour portes coulissantes.
Klasse 7: Machines et machines-outils, accouplements de machines et com-
posants de transmission (autres que pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines et machines-
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outils, notamment machines pour le mélange de couleurs, machines de cons-
truction, comprises dans cette classe; outils mécaniques pour la construction,
l'horticulture et l'artisanat, équipements mécaniques pour l'horticulture et l'agri-
culture; compresseurs [machines]; pistolets-pulvérisateurs à peinture, pisto-
lets à air comprimé pour l'extrusion de mastics, pistolets à colle électriques,
agrafeuses électriques; pistolets et pompes pour l'application de peintures,
mastiques et autres préparations visqueuses; fers à souder au gaz; porte-fo-
rets (parties de machines), foreuses, perceuses à main électriques, tarau-
deuses, supports pour forets pour perceuses à main électriques; machines à
raboter; rectifieuses, disques abrasifs (partie de machine), disques coupants
(parties de machines), meules (parties de machines); scies (machines), scies
à chaîne; générateurs de courant; appareils de soudage à gaz; machines élec-
triques de soudage; tondeuses à gazon (machines), scarificateurs (autres
qu'actionnés manuellement); cultivateurs (autres qu'actionnés manuellement);
aérateurs de sols (autres qu'actionnés manuellement); souffleuses à neige
(autres qu'actionnées manuellement); pelles à neige (autres qu'actionnées
manuellement); balayeuses à neige (autres qu'actionnées manuellement);
pièces de moteurs et groupes moteurs, à savoir bougies d'allumage pour mo-
teurs à combustion interne, silencieux d'échappement pour moteurs et
groupes moteurs (pots d'échappement), filtres à essence et à huile, filtres pour
le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs et groupes moteurs, pis-
tons pour moteurs et groupes moteurs, bagues de piston; entraînements élec-
triques pour stores roulants, entraînements électriques pour portes de garage;
ascenseurs, en particulier monte-charges; appareils de soudage électrique à
l'arc; tours (machines-outils); tours électriques; machines électriques pour
couper la paille, machines motorisées à couper la paille; meules à aiguiser
(parties de machines); machines pour poser les carrelages, béton cellulaire et
constructions à murs secs, ouvrages d'empierrement, pose de chape et ou-
vrages de béton, installations électriques et sanitaires, maçonnerie, pose de
parquets, sols stratifiés et moquettes, travaux de plâtrerie, peinture, tapisserie
et soudage; outils électriques pour la construction et le bricolage, y compris
leurs embouts; tournevis, scies à chaîne, meuleuses, polissoirs sans fil; mar-
teaux de forage, raboteuses électriques, machines à couper les carrelages,
petits outils électriques, agrafeuses électriques, fraiseuses électriques; instru-
ments de jardin mécaniques, y compris tondeuses à gazon et coupe-bordures;
cisailles de bordures et scies à chaîne, et accessoires pour les équipements
de jardin mécaniques, à savoir dispositifs collecteurs et couvercles d'appareils;
pièces détachées pour outils de jardin mécaniques, comprises dans cette
classe; machines d'entraînement pour outils; générateurs mobiles; machines
à souder et à braser (au gaz); outils à air comprimé; tours (actionnés par ma-
chine); tours à bois (actionnés par machine); dispositifs de pulvérisation (ac-
tionnés par machine); accouplements autres que pour véhicules terrestres;
inserts pour aiguiser, meules à aiguiser et pièces de rechange pour les articles
précités; cylindres et roues pour machines; fers de brasage électriques; appa-
reils de soudage.
Klasse 9: Instruments et appareils de signalisation, de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments de conduction, distribution, transfor-
mation, accumulation, régulation ou commande d'électricité; extincteurs
d'incendie; matériels d'installations électriques (compris dans la classe 9), à
savoir câbles électriques et fils électriques; matériel pour conduits électriques
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(fils, câbles); dominos; fiches, prises de courant et autres contacts [connexions
électriques]; cache-prise; conduits de câbles; voltmètres; appareils de sou-
dage électriques; électrodes de soudage; masques de soudeurs; systèmes
électroniques de commande pour volets, minuteries, automatiques; systèmes
de sécurité électroniques, à savoir détecteurs de mouvements, détecteurs de
gaz, fumées et monoxyde de carbone, installations électriques de prévention
des vols, sonneries (appareils avertisseurs), supports de données optiques,
cassettes vidéo; capteurs d'énergie solaire pour la production d'électricité; bat-
teries électriques, équipements de charge de batterie; thermostats; thermo-
mètres (autres qu'à usage médical); balances; vêtements de travail de protec-
tion (compris dans cette classe); casques de protection, casques de protection
pour le sport, protections pour les bras, les genoux et les poignets (sécurité au
travail); gants de protection contre les accidents; serrures électriques; gants
de protection; lunettes et masques de protection; ceintures de sécurité et cein-
tures de fixation, autres que pour les sièges de véhicules, comprises dans
cette classe; détecteurs de tension; systèmes d'intercommunication; mar-
quages, en particulier rubans de balisage et de signalisation.
Klasse 17: Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, non
métalliques; gants isolants; rubans auto-adhésifs, autres que pour la méde-
cine, la papeterie ou le ménage; pellicules en matières plastiques, à savoir
revêtements de bassins et membranes pour la construction.
Klasse 20: Chevilles non métalliques; tampons [chevilles] non métalliques;
serrures non métalliques autres qu'électriques; tables d'encollage; rayon-
nages [meubles]; supports à outils non métalliques; arrêts de portes, non mé-
talliques; équipements d'atelier, compris dans cette classe, incluant armoires
à outils, boîtes de rangement pour petites pièces, bacs de rangement, bacs
de tri, porte-outils, tables de machines, supports à outils, établis (les produits
précités étant non métalliques); équipements d'atelier (meubles), incluant ar-
moires à outils, boîtes de rangement pour petites pièces, bacs de rangement,
bacs de tri, tables de machines, supports à outils, établis (les produits précités
étant métalliques); tables à encoller, établis de serrage; boîtes et coffres à
outils (vides), non métalliques, autres qu'en cuir; poignées pour outils et ins-
truments de jardin, non métalliques; chaînes en plastique, serre-câbles et
chaînes de fixation, boulons, bouchons, écrous, rondelles, crochets, rivets (les
produits précités étant non métalliques); palettes de transport; conteneurs à
usage spécial, ni en maçonnerie, ni en métal, compris dans cette classe;
échelles en bois ou en matières plastiques, escabeaux non métalliques; patins
pour meubles en feutre et en matières plastiques; cintres pour vêtements; rou-
lettes métalliques pour lits; roulettes non métalliques pour lits.
Zur Begründung führte die Widersprechende im Wesentlichen an, es be-
stehe eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken. Da die be-
anspruchten Waren gleichartig seien, müsse die Verwechslungsgefahr
streng beurteilt werden. Aufgrund der klanglichen Ähnlichkeit zwischen Lux
und Lutz reichten die Unterschiede im Schriftbild nicht aus um eine Ver-
wechslungsgefahr zu bannen.
B-5916/2015
Seite 5
C.
C.a Das Institut erliess am 9. Februar 2015 eine provisorische teilweise
Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen gegen die internati-
onale Registrierung IR 1‘220‘039 „LUTZ (fig.)“.
C.b Innert Frist konstituierte sich der Rechtsvertreter der Inhaberin der IR
1‘220‘039 „LUTZ (fig.)“, Angelika Lutz-Brandt (hiernach: Widerspruchsgeg-
nerin), mit Eingabe vom 24. März 2015 und reichte eine Vertretungsvoll-
macht ein.
C.c In ihrer Stellungnahme vom 26. Mai 2015 ersuchte die Widerspruchs-
gegnerin um Abweisung des Widerspruchs. Eine Verwechslungsgefahr be-
stehe vorliegend nicht.
D.
Am 21. Mai 2015 wurde dem Institut die teilweise Löschung des Waren-
und Dienstleistungsverzeichnisses der angefochtenen internationalen Re-
gistrierung IR 1‘220‘039 „LUTZ (fig.)“ notifiziert. Demnach richtet sich der
Widerspruch gegen folgende Waren:
Klasse 6: Articles de quincaillerie métalliques; supports métalliques.
Klasse 7: Outils [parties de machines]; porte-outils [parties de machines]; sys-
tèmes de serrage rapide; outils portatifs, autres que ceux actionnés manuelle-
ment; machines et machines-outils, autres que pompes, pompes de procédé,
pompes pour fûts et récipients; machines pour la transformation des matières
plastiques; tours; grugeoirs [machines-outils]; parties de machines; mandrins
[parties de machines].
Klasse 9: Raccordements pour lignes électriques; accouplements électriques;
matériels pour conduites d'électricité (fils, câbles); logements en matières
plastiques pour composants électroniques; bases d'entretoises pour diodes
électroluminescentes.
Klasse 17: Matières plastiques mi-ouvrées; isolateurs pour conduites d'électri-
cité; isolants; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée.
Klasse 20: Vis non métalliques; écrous non métalliques; rondelles en matières
plastiques; entretoises en matières plastiques, gaines en matières plastiques,
pièces d'entretoises hexagonales, pièces d'entretoises filetées, pièces d'en-
tretoises avec fermetures à pression, pièces d'entretoises avec filetage in-
terne, pièces d'entretoises avec filetage externe, tous les produits précités
étant des parties de meubles; garnitures en matières plastiques pour meubles,
portes et fenêtres; pattes d'attache en matières plastiques de câbles ou de
tuyaux; chevilles non métalliques; chevilles de fixation non métalliques; rivets
non métalliques; raccords de tuyaux en matières plastiques; contenants de
conditionnement en matières plastiques; pièces d'entretoises en matières
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plastiques; bases d'entretoises en matières plastiques, les produits précités
étant des parties de meubles; jetons en matières plastiques; produits en ma-
tières plastiques, non compris dans d'autres classes.
E.
Mit Verfügung vom 24. August 2015 hiess das Eidgenössische Institut für
Geistiges Eigentum (hiernach: Vorinstanz) den Widerspruch, soweit er
nicht bereits zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben wor-
den ist, vollständig gut. Angesichts der klanglichen Ähnlichkeiten und des
Aufmerksamkeitsgrads der Verkehrskreise bejahte sie eine Verwechs-
lungsgefahr.
F.
Gegen die Verfügung der Vorinstanz reichte die Widerspruchsgegnerin
(hiernach: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 22. September 2015 Be-
schwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Die Rechtsbegehren lauten
wie folgt:
"1) Die Beschwerde sei gutzuheissen;
2) Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
vom 24. August 2015 betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 14079 sei
aufzuheben;
3) Der gegen den schweizerischen Teil der Internationalen Marke
Nr. 1‘220‘039 LUTZ (fig.) erhobene Widerspruch sei zurückzuweisen;
4) Das IGE sei anzuweisen, die Internationale Marke Nr. 1‘220‘039 LUTZ
(fig.) zum Schutz in der Schweiz für sämtliche damit beanspruchten Waren
und Dienstleistungen in den Klassen 6, 7, 9, 17, 20, 35 und 40 zuzulassen;
5) unter Partei- und Kostenentschädigungsfolge zu Lasten der Beschwer-
degegnerin, unter Einschluss der Kosten für das vorinstanzliche Verfah-
ren."
Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin aus, die Widersprechende
habe im vorinstanzlichen Verfahren anerkannt, dass sich die fraglichen
Spritzgussteile in der Art der Herstellung, sowie in den Verbraucherkanälen
und Abnehmerkreisen signifikant unterscheiden. In Bezug auf die Zeichen-
ähnlichkeit macht die Beschwerdeführerin geltend, dass keine visuelle
Ähnlichkeit der beiden Marken bestehe, insbesondere da die angefochtene
Marke von einem Rahmen umgeben sei und mit diesem zusammen rund
67% länger sei als die Widerspruchsmarke. Überdies werde der in der Wi-
derspruchsmarke enthaltene Buchstabe „X“ sehr selten in Worten verwen-
det und sei der einzige Buchstabe im lateinischen Alphabet mit kreuzenden
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Linien, wogegen der in der angefochtenen Marke enthaltene Buchstabe „Z“
37 mal häufiger zur Anwendung kommt. Zudem bestehe nur eine geringfü-
gig phonetische Ähnlichkeit, da die Endungen der Marken eine andere Be-
tonung aufweisen. Bezüglich des Sinngehalts stellt sich die Beschwerde-
führerin auf den Standpunkt, dass auch hier ein deutlicher Unterschied be-
stehe. Die Widerspruchsmarke würde bei weniger aufmerksamen Konsu-
menten eine Assoziation zum Tier „Luchs“ hervorrufen oder als Mutilation
des Begriffs „Luxus“ wahrgenommen. Dem gegenüber werde die ange-
fochtene Marke mit dem in allen schweizer Landesteilen vorkommenden
Vor- bzw. Nachnamen „Lutz“ in Verbindung gebracht, allenfalls auch mit
dem Getränk „Kafi Luz“, da dieses oft fälschlicherweise als „Kafi Lutz“ be-
zeichnet werde. Abschliessend stellt sich die Beschwerdeführerin auf den
Standpunkt, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein kennzeichen-
schwaches Zeichen handle und deshalb unter Berücksichtigung der visu-
ellen, phonetischen und sinngehaltlichen Unterschiede keine Verwechs-
lungsgefahr bestehe.
G.
Mit Eingabe vom 4. November 2015 erstattete die Widersprechende (hier-
nach: Beschwerdegegnerin) ihre Beschwerdeantwort. Darin ersucht sie um
vollständige Abweisung der Beschwerde. Sie bestreitet insbesondere, im
vorinstanzlichen Verfahren in Bezug auf eine allenfalls teilweise fehlende
Warengleichartigkeit irgendwelche Zugeständnisse gemacht zu haben. In
der Sache stellt sie sich namentlich auf den Standpunkt, dass der Be-
schwerdeführerin nicht gefolgt werden könne, soweit diese die Meinung
vertrete, dass zwischen den beiden strittigen Zeichen nur eine geringfügige
phonetische Ähnlichkeit bestehe.
H.
Innert erstreckter Frist reichte die Vorinstanz am 7. Dezember 2015 die
Vernehmlassung sowie eine Berichtigung der angefochtenen Verfügung
vom 24. August 2015 ein, mit welcher der Marke der Beschwerdeführerin
für die in der Klasse 40 beantragten Dienstleistungen in der Schweiz
Schutz gewährt wird. Die Anpassung der Verfügung erfolge, da es sich
beim Fehler in der ursprünglichen Verfügung lediglich um ein Kanzleiver-
sehen gehandelt habe.
I.
Mit Replik vom 26. Januar 2016 passte die Beschwerdeführerin unter Be-
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Seite 8
zugnahme auf die am 7. Dezember 2015 erfolgte Berichtigung der ange-
fochtenen Verfügung ihre Beschwerdeanträge an. Diese Eingabe wurde
der Beschwerdegegnerin zur freigestellten Stellungnahme zugestellt.
J.
Nachdem die Beschwerdegegnerin stillschweigend auf die Einreichung ei-
ner weiteren Stellungnahme verzichtete, wurde den Parteien mit Verfügung
vom 8. März 2016 mitgeteilt, dass kein weiterer Schriftenwechsel vorgese-
hen sei.
K.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung haben die Par-
teien stillschweigend verzichtet.
L.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Ak-
ten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen ein-
gegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvor-
schuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwer-
deführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und be-
schwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutre-
ten.
2.
2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur
Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unter-
nehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Re-
gister und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f.
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MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke
zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie bean-
sprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1
MSchG).
2.2 Gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke ge-
gen eine jüngere Markeneintragung innerhalb von drei Monaten nach der
Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).
Vorliegend erfolgte der am 30. Januar 2015 gestützt auf die ältere interna-
tionale Registrierung IR 1‘163‘422 „LUX“ erhobene Widerspruch frist- und
formgerecht (vgl. Art. 31 MSchG und Art. 20 MSchV).
3.
Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz ausge-
schlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich da-
raus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des
Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a "BOSS/BOKS", BGE 119 II 473
E. 2d "Radion/Radiomat"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 "Fructa/Fructaid", B-3578/2007
vom 31. Oktober 2007 E. 2 "Focus/Pure Focus", B-7492/2006 vom 12. Juli
2007 E. 3 "Aromata/Aromathera"; siehe auch EUGEN MARBACH, Marken-
recht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma-
terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach:
MARBACH, SIWR III/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwi-
schen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen bei-
den Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der
Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Wa-
ren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (MATTHIAS STÄDELI/
SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzge-
setz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 3 MSchG N. 154).
4.
In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im
Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Ver-
kehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangs-
punkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der
älteren Marke (vgl. GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/
Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art.
3 N. 49). Sowohl die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren
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Seite 10
als auch jene der angefochtenen Marke sind Produkte, welche am ehesten
unter den Bereich Bau- und Elektrozubehör sowie diesbezüglich einschlä-
gige Gerätschaften subsumiert werden können. Diese richten sich regel-
mässig sowohl an private Endabnehmer als auch an Personen, welche sie
aus beruflichen Gründen für sich oder Dritte erwerben (z.B. Bauunterneh-
men, Elektroinstallateure, Handwerksbetriebe und Zwischenhändler).
Diesbezüglich ist allerdings zwischen zur Weiterverarbeitung bestimmten
Zwischenprodukten und Fertigware zu unterschieden (vgl. angefochtene
Verfügung, Rz. 8). Soweit in Bezug auf Waren der Klassen 17 und 20 sei-
tens der Beschwerdeführerin unterschiedliche Vertriebskanäle behauptet
werden, ist darauf in Erwägung 5.5 hiernach näher einzugehen.
5.
Im Folgenden ist nun die Gleichartigkeit der in Frage stehenden Waren zu
prüfen.
5.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf
den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder
ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden an-
gesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und dem-
selben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des
gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt
werden (vgl. zum Ganzen Urteile des BVGer B-597/2013 vom 18. Juli 2014
E. 4.1 "EMC/EMIC" mit Hinweisen, B-2710/2012 vom 23. Mai 2012 E. 4.1
"AON/AONHewitt [fig.]", B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 3.1 "GADO-
VIST/GADOGITA", B-2261/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding
[fig.]" und B-2996/2011 vom 30. Januar 2012 E. 4.2 "SKIN-
CODE/Swisscode"). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Über-
einstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrika-
tionsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Ab-
nehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substitu-
ierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche so-
wie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer
B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit weiteren
Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht
des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren
(Urteile des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode";
RKGE in sic! 2003 S. 343 ff. "Visart/Visarte"). Gegen das Vorliegen von
Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben
Käuferschicht sowie das Verhältnis von Haupt-, Zwischen- oder Fertigware
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Seite 11
zu Hilfsware oder Rohstoff (Urteil des BVGer B-7447/2006 vom 17. April
2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]"; MARBACH, SIWR III/1, N. 831).
5.2 Entsprechend der Berichtigung der angefochtenen Verfügung pen-
dente lite durch die Vorinstanz und der damit verbundenen Anpassung der
Beschwerdeanträge erübrigt sich die Prüfung auf Warengleichheit in Bezug
auf die Waren der Klasse 40. Ausserdem ist festzustellen, dass die Eintra-
gung von „circuits intégrés“ aus der Klasse 9 der angefochtenen Marke
nicht strittig ist.
Die Vorinstanz stellte zur Gleichartigkeit der beanspruchten Waren fest,
dass Warenidentität bezüglich der Klasse 6 besteht und die Waren der
Klasse 7 der angefochtenen Marke offensichtlich gleich oder hochgradig
gleichartig zu jenen der Widerspruchsmarke sind (angefochtene Verfü-
gung, S. 7, Ziff. 4 f.). Betreffend die zu vergleichenden Waren der Klasse 9
bejahte die Vorinstanz ebenfalls eine Warengleichheit oder Warengleichar-
tigkeit (angefochtene Verfügung, S. 7 f., Ziff. 6). In der Klasse 17 attestierte
die Vorinstanz den „isolateurs pour conduites d'électricité“ der angefochte-
nen Marke eine hochgradige Gleichartigkeit in Bezug auf die von der Wi-
derspruchsmarke beanspruchten „Matières à isoler“ und eine Gleichartig-
keit bezüglich der übrigen Waren, insbesondere auch für die in der Klasse
17 aufgelisteten „rondelles en caoutchuc ou enfibre vulcanisée“ der ange-
fochtenen Marke sowie den von der Widerspruchsmarke in der Klasse 20
beanspruchten „rondelles non métalliques“ (angefochtene Verfügung, S. 8,
Ziff. 7 f.). Was die in der Klasse 20 beanspruchten Waren der Wider-
spruchsmarke betrifft, ging die Vorinstanz sodann von Warenidentität oder
zumindest hochgradiger Gleichheit zu den entsprechenden Waren der an-
gefochtenen Marke aus und bejahte somit die Gleichheit oder Gleichartig-
keit bezüglich sämtlicher angefochtenen Waren (angefochtene Verfügung,
S. 8, Ziff. 9 f.).
5.3 Die Beschwerdeführerin führt aus, die Beschwerdegegnerin habe be-
reits im vorinstanzlichen Verfahren anerkannt, dass für folgende Waren,
welche die Beschwerdeführerin unter der angefochtenen Marke schützen
möchte, keine Gleichheit in Bezug auf von der Widerspruchsmarke ge-
schützte Waren bestehe (Beschwerde, S. 12 f., Ziff. 25 f.):
Klasse 17: rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée.
Klasse 20: entretoises en matières plastiques, gaines en matières plastiques,
pièces d'entretoises hexagonales, pièces d'entretoises filetées, pièces d'en-
tretoises avec fermetures à pression, pièces d'entretoises avec filetage in-
terne, pièces d'entretoises avec filetage externe, tous les produits précités
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étant des parties de meubles; garnitures en matières plastiques pour meubles,
portes et fenêtres; pièces d'entretoises en matières plastiques; bases d'entre-
toises en matières plastiques, les produits précités étant des parties de
meubles; jetons en matières plastiques.
5.4 Die Beschwerdegegnerin bestreitet, ein solches Eingeständnis ge-
macht zu haben (Beschwerdeantwort, S. 3, Ziff. 3). Im Gegenteil habe sie
in ihrer Widerspruchschrift ausgeführt, dass in den durch die von der Be-
schwerdeführerin genannten Klassen 17 und 20 sogar zum Teil hochgra-
dige Gleichartigkeit bestehe.
5.5 Aus der Widerspruchschrift (S. 8, Ziff. 5) ergibt sich, dass sich die von
der Beschwerdeführerin vertretene Ansicht betreffend Anerkennung durch
die Gegenseite als aktenwidrig erweist. Dementsprechend stellt sich denn
auch die Vorinstanz auf den Standpunkt, dass bezüglich dieser Waren
Gleichartigkeit bestehe (angefochtene Verfügung, S. 8, Ziff. 8 f.).
Die angefochtene Marke beansprucht, wie in Erwägung 5.3 hiervor darge-
stellt, in Klasse 17 namentlich Schutz für „rondelles en cautchouc ou en
fibre vulcanisée“. Diesbezüglich bestreitet die Beschwerdeführerin die
Gleichartigkeit. Die Vorinstanz stellt dazu in der angefochtenen Verfügung
fest, dass diese „rondelles“ (Unterlagsscheiben) dazu verwendet werden,
um die Kraft eines Schraubenkopfes oder einer Mutter auf eine grössere
Fläche zu verteilen (angefochtene Verfügung, S. 8 Rz. 8). Die Wider-
spruchsmarke beansprucht in Klasse 20 „rondelles non métalliques“, wes-
halb das Institut aufgrund des verwandten Herstellungs-Know-hows und
der gleichen Zweckbestimmung abweichend von der Beurteilung der Be-
schwerdeführerin die Gleichartigkeit bejaht, was nicht zu beanstanden ist.
In Bezug auf die genannten „rondelles non métalliques“ erweisen sich aber
auch die von der angefochtenen Marke in Klasse 17 beanspruchten „ent-
retoises en matières plastiques“ (Distanzstück/Abstandhalter) wie die mit
diesen vergleichbaren Produkten jedenfalls als gleichartig, wie das Institut
zutreffend festgehalten hat (angefochtene Verfügung, S. 8 Rz. 9). Soweit
die angefochtene Marke Schutz beansprucht für „garnitures en matières
plastiques pour meubles, portes et fenêtres“, ist jedenfalls Gleichartigkeit
mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten „serrure[s] non métalli-
ques“ und „arrêts de portes non-métalliques“ festzustellen, weil die Zweck-
bestimmung sehr nahe ist. Daran vermögen allenfalls teilweise unter-
schiedliche Vertriebskanäle bzw. Abnehmerkreise, wie sie die Beschwer-
deführerin geltend macht (Beschwerde, S. 12; vgl. zu den Verkehrskreisen
auch E. 4 hiervor), nichts zu ändern.
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6.
Angesichts der bestehenden Gleichartigkeit, grossenteils sogar hohen
Gleichartigkeit oder gar Identität der Waren gilt es im Folgenden zu prüfen,
ob eine Zeichenähnlichkeit besteht.
6.1 Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der
Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrskreisen
hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Der Gesamteindruck von
Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt geprägt (BGE
127 III 160 E. 2.b/cc „Securitas“; MARBACH, SIWR III/1, N. 872 ff.). Das
Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale
prägen insbesondere den Klang, während das Schriftbild vor allem durch
die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben be-
stimmt wird (BGE 122 III 382 E. 5.a „Kammillon/Kamillosan“; Urteil des
BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 „Aromata/Aromathera“ mit Hin-
weisen). Dabei genügt es in der Regel für die Annahme der Ähnlichkeit,
wenn diese in Bezug auf den Wortklang oder das Schriftbild bejaht wird
(Urteil des BVGer B-626/2015 vom 9. Juni 2016 E. 2.4 mit Hinweisen
„KALISAN/KALISIL“). Indessen können auch markante Sinngehalte in die-
sem Zusammenhang relevant sein (BGE 121 III 377 E. 2b S. 379 „BOSS/
BOKS“). Ein klar erkennbarer, unterschiedlicher Sinngehalt im Wider-
spruch stehender Marken kann eine festgestellte visuelle oder akustische
Ähnlichkeit wettmachen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 168). Dazu reicht es aber
nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen
nicht entspricht, sondern es ist ein Sinngehalt erforderlich, der sich den
Wahrnehmenden sofort und unwillkürlich aufdrängt (Urteil des BVGer B-
7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.3 mit Hinweisen „Hofer/Höfer Fa-
mily Office [fig.]“).
6.2 Vorliegend stehen sich die Zeichen „Lutz (fig.)“ und „Lux“ gegenüber.
Während es sich bei der Widerspruchsmarke „Lux“ um eine reine Wort-
marke handelt, weist die angefochtene Marke „Lutz (fig.)“ mit einer einfa-
chen Umrandung des Wortelementes ein figuratives Element auf. Hierzu
ist festzuhalten, dass dieses Element zwar mitzuberücksichtigen ist, jedoch
aufgrund seines banalen etikettenhaften Charakters nicht ins Gewicht fällt,
insbesondere da der Gesamteindruck der angefochtenen Marke vom Wort-
element geprägt wird (vgl. Urteile des BVGer B-7367/2010 vom 9. Dezem-
ber 2011 E. 6.7 f. „Hofer/Höfer Family Office [fig.]“; sowie B-3189/2008 vom
14. Januar 2010 E. 6.1 „terroir [fig.]“).
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6.3 Sowohl die Widerspruchsmarke „LUX“ als auch die angefochtene
Marke „LUTZ“ bestehen aus einem einsilbigen Wort in Grossbuchstaben,
welches übereinstimmend mit „LU“ beginnt. Einzig die jeweiligen Endun-
gen „X“ und „TZ“ unterscheiden sich. Damit setzen sich die Zeichen aus
den nahezu identischen Buchstaben zusammen. Wohl unterscheiden sich
die Endbuchstaben schriftbildlich voneinander. Dennoch ist eine Ähnlich-
keit im Schriftbild beider Marken zu bejahen. Daran ändert entgegen dem
entsprechenden Hinweis der Beschwerdeführerin (Beschwerde, S. 14) der
Umstand, dass es sich beim Buchstaben X um einen seltenen Buchstaben
handelt, nichts.
6.4 Im Wortklang besteht der einzige Unterschied in der Aussprache der
Wortendungen. Beiden gemeinsam ist hingegen, dass es sich um einen
Zischlaut handelt. Ausgesprochen werden „X“ und „TZ“ zwar nicht iden-
tisch, aber es ist der Beschwerdegegnerin in der Klassifikation der beiden
als Zischlaute zuzustimmen (Beschwerdeantwort, S. 7, Ziff. 12). Auch ist
der Beschwerdegegnerin Recht zu geben betreffend der Aussprache des
in den beiden Wörtern enthaltenen „U“, das relativ kurz und keinesfalls ge-
dehnt ausgesprochen wird (vgl. Beschwerdeantwort, S. 7, Ziff. 11). Nicht
gefolgt werden kann demgegenüber der Argumentation der Beschwerde-
führerin, soweit diese vorbringt, „Lux“ werde besonders hart ausgespro-
chen, um den Unterschied zu „einer in der Schweiz (wieder) heimischen
Grosskatze“ („Luchs“) zu betonen (Beschwerde, S. 16). Damit ist im Er-
gebnis trotz kleiner Unterschiede eine grosse Ähnlichkeit im Wortklang
festzustellen. Da „TZ“ im Ergebnis von der Aussprache her wie ein Konso-
nant wahrgenommen wird, schmälert dies in diesem Zusammenhang auch
die Bedeutung des Umstands, dass die Widerspruchsmarke im Unter-
schied zur angefochtenen Marke nur aus drei Buchstaben besteht.
6.5 In Bezug auf die Ähnlichkeit der Sinngehalte beider Zeichen stellt sich
zunächst die Frage, ob die Widerspruchsmarke einen erkennbaren Sinn-
gehalt aufweist. Dabei scheint eine dem Begriff „Luchs“ vergleichbare As-
soziation mit dem einschlägigen Tiernamen (vgl. Beschwerde, S. 17) von
vornherein ausgeschlossen. Das Institut hat zum Sinngehalt erwogen,
dass man „LUX“ als Mutilation allenfalls mit „Luxus“ in Verbindung bringen
könnte (angefochtene Verfügung, Rz. 5). Das erscheint zwar in Alleinstel-
lung fraglich, kann aber letztlich offen bleiben. So oder anders ist der Vor-
instanz dahingehend beizupflichten, dass es sich – so denn von eine der-
artigen Mutilation auszugehen ist – jedenfalls um eine genügende und un-
terscheidungskräftige Mutilation handeln würde, womit auch insoweit je-
denfalls nicht von einem erkennbaren Sinngehalt ausgegangen werden
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kann. „Lux“ („Licht“ in lateinischer Sprache) ist – wie vom Institut zutreffend
festgehalten – ausserdem eine Masseinheit für Beleuchtungsstärke. Sie
macht eine Aussage über den in Lumen gemessenen Lichtstrom, der auf
eine bestimmte Fläche fällt (
technik/licht-lexikon/beleuchtungsstaerke, zuletzt besucht am 17. Juli
2017). Das Institut berücksichtigt aber richtigerweise den Umstand, dass
die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren zwar teilweise al-
lenfalls auch für die Montage von Beleuchtungskörpern eingesetzt werden
können, aber jedenfalls nicht so direkt mit diesen in Verbindung gebracht
werden, dass von einem erkennbaren Sinngehalt ausgegangen werden
kann (angefochtene Verfügung, S. 10 Rz. 3). Lux ist zwar auch ein Vor-
und Familienname. Dieser ist indessen auch als Familienname relativ sel-
ten, sodass er nicht sofort assoziiert wird. Damit ergibt sich unter diesem
Gesichtspunkt ein Unterschied zur angefochtenen Marke. Der vergleichs-
weise deutlich häufigere Name „Lutz“ kommt als mögliche Assoziation in
Frage, soweit der angefochtenen Marke ein erkennbarer Sinngehalt beige-
messen wird. Dadurch verliert die angefochtene Marke allerdings nicht an
Kennzeichnungskraft. Nicht zu einer relevanten Assoziation führt demge-
genüber – jedenfalls für die hier strittigen Waren – der mit Schnaps ange-
reicherte heisse Kaffee (Beschwerde, S. 18) und auch nicht eine entspre-
chende Figur im Eiskunstlauf (angefochtene Verfügung, S. 9 Rz. 6).
6.6 Es ist daher der Vorinstanz zu folgen, wenn diese aufgrund der Ähn-
lichkeiten im Schriftbild und starker Ähnlichkeit im Wortklang auf eine Zei-
chenähnlichkeit schliesst, woran auch das zusätzliche dekorative Element
der angefochtenen Marke nichts zu ändern vermag.
7.
Abschliessend bleibt zu prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr besteht.
7.1 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1
MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnun-
gen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner
Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas").
Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu verglei-
chenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise
die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftli-
che Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide
gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mit-
telbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a "Orfina/Orfina",
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BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas", Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Ok-
tober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]", in: sic! 2002 S. 99, BGE 122 III
382 ff. "Kamillosan").
7.2 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall
der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder
Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen,
da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berück-
sichtigen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 45; siehe auch CHRISTOPH WILLI, Mar-
kenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zü-
rich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähn-
lichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen da-
her schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unter-
scheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des
BVGer B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 "R Rothmans
[fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]", B-2653/2008 vom
1. Dezember 2008 E. 3.3 "monari c./ANNA MOLINARI"). Als schwach gel-
ten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an
Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32
E. 7.3 "Pernaton/Pernadol", Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli
2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind demgegenüber Marken, die
entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im
Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan", mit Hin-
weisen; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello";
MARBACH, SIWR III/1, N. 979 mit Hinweis auf Urteil des BVGer
B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 "Converse All Stars [fig.]/Army
tex [fig.]" und Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum
[RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 "Red Bull [fig.]/Red, Red Devil", in: sic!
2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht auf-
grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hinter-
grund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des BVGer
B-6046/2008 vom 3. November 2010 "R Rothmans [fig.]/ Roseman Crown
Agencies KING SIZE [fig.]").
7.3 Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombi-
nierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufge-
stellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite
die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält eine
Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, kön-
nen diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend
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kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das
Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (MAR-
BACH, SIWR III/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten
Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zei-
chenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B-7367/2010 vom
9. Dezember 2011 E. 6.1.2 mit Hinweisen „Hofer/Höfer Family Office
[fig.]“). Die angefochtene Marke LUTZ (fig.) stellt eine kombinierte Wort-
/Bildmarke dar, die Umrahmung ist allerdings als rein dekoratives Element
zu werten und daher nicht geeignet eine Verwechslungsgefahr zu vermei-
den, insbesondere aufgrund der zu erwartend geringen Aufmerksamkeit
der Abnehmer (vgl. Urteile des BVGer B-7367/2010 vom 9. Dezember
2011 E. 6.1.2 mit Hinweisen „Hofer/Höfer Family Office [fig.]“; sowie
B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 6.1 „terroir [fig.]“).
7.4 Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, ist, da es sich bei den in Frage
stehenden Waren der beiden Marken vorwiegend um Verbrauchsmaterial
resp. um Waren handelt, welche in grösseren Mengen eingekauft werden,
von keiner besonderen Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen (vgl.
angefochtene Verfügung, S. 10, Ziff. 4). Das gilt insbesondere für die End-
abnehmer. Deshalb ist von einer erhöhten Gefahr auszugehen, dass auf-
grund eines flüchtigen Blicks auf die auf den Waren abgebildete Marke eine
Verwechslung zustande kommt.
7.5 Abschliessend ist im Rahmen einer Gesamtbetrachtung, unter Berück-
sichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie des
Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der
Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, festzuhalten, dass die
in Erwägung 6.5 hiervor festgestellte Abweichung im Sinngehalt der Mar-
ken nicht derart markant ist (vgl. zur Bedeutung des Sinngehalts insb. E.
6.1 hiervor), dass sie die starke Ähnlichkeit in Bezug auf das Schriftbild und
insbesondere den Wortklang kompensieren könnte, um so eine Verwechs-
lungsgefahr zu bannen. Dies gilt erst recht angesichts der normalen Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. E. 6.5 hiervor) und der nicht
erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise (vgl. dazu E. 7.4 hiervor).
Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesagten bereits für die gleicharti-
gen Waren zu bejahen, besteht aber umso mehr in Bezug auf den grossen
Teil der von den im Widerspruch stehenden Marken beanspruchten Waren,
in Bezug auf welche die Vorinstanz zutreffenderweise erhöhte Gleichartig-
keit oder sogar Identität angenommen hat. Zusammenfassend ergibt sich
somit, dass der Widerspruchsentscheid der Vorinstanz zu stützen und die
Beschwerde abzuweisen ist.
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Seite 18
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin grund-
sätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und
Art. 64 Abs. 1 VwVG).
8.1 Die Verfahrenskosten zulasten der unterliegenden Partei umfassen
nebst der Gerichtsgebühr auch allfällige Kanzleigebühren (Art. 1 des Reg-
lements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Gerichtsge-
bühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Pro-
zessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). Im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4
VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse
der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Wider-
spruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen
ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den
geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken,
wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt wür-
den. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E.
3.3 „Turbinenfuss“ mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im
vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es
sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Der von
der Beschwerdeführerin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss ver-
bleibt damit bei der Gerichtskasse.
8.2 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die
Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der un-
terliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz hatte der Beschwerdegeg-
nerin als der im vorinstanzlichen Verfahren obsiegenden Partei eine Ent-
schädigung in Höhe von Fr. 1'800.– zulasten der Beschwerdeführerin zu-
gesprochen. Die Widerspruchgebühr in Höhe von Fr. 800.–, welche die Be-
schwerdegegnerin ausgerichtet hatte, wurde von der Vorinstanz einbehal-
ten. Mangels eines Begehrens bezüglich Anpassung dieser Kostenfolge
bleibt diese bestehen.
8.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der
Beschwerdeführerin zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Ver-
bindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Die Parteientschädigung umfasst die
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Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der
Partei (Art. 8 VGKE). Die Parteientschädigung zugunsten der Beschwer-
degegnerin ist auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen
(Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Angesichts des Aufwands
für das Beschwerdeverfahren erscheint die mittels Kostenaufstellung gel-
tend gemachte Parteientschädigung in Höhe von Fr. 1'210.– angemessen.
Daher hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine Partei-
entschädigung von insgesamt Fr. 1'210.– auszurichten.
9.
Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht gege-
ben (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Es wird festgestellt, dass die Vorinstanz die Ziff. 3 des Dispositivs ihres
Entscheids vom 24. August 2015 wie folgt berichtigt hat:
„Die internationale Registrierung Nr. 1 220 039 „LUTZ“ (fig.) wird bezüglich
folgender Waren und Dienstleistungen zum Schutz in der Schweiz zugelassen
[sog. Déclaration d’octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provi-
soire – règle 18ter.2)ii) du règlment d’exécution commun (sur motifs relatifs)]:
Klasse 9: Circuits intégrés;
Klasse 35: Alle beanspruchten Dienstleistungen („tous les services re-
vendiqués“).
Klasse 40: Alle beanspruchten Dienstleistungen („tous les services re-
vendiqués“).“
2.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die vorinstanzliche Verfügung vom
24. August 2015 in ihrer am 7. Dezember 2015 berichtigten Fassung be-
stätigt.
3.
3.1 Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4‘000.– werden der
Beschwerdeführerin auferlegt.
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3.2 Der geleistete Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 4‘000. – wird zur Be-
zahlung der Verfahrenskosten verwendet.
4.
Für das Beschwerdeverfahren wird der Beschwerdegegnerin zulasten der
Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'210.– zugespro-
chen.
5.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beschwerde-
beilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen
zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. W14079; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Sabine Büttler
Versand: 8. August 2017