Abtei lung II
B-600/2007
{ T 0 / 2 }
Urteil vom 21. Juli 2007
Mitwirkung: Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli,
Richter Francesco Brentani;
Gerichtsschreiber Thomas Reidy.
X._______,
vertreten durch Herr Rechtsanwalt Dr. Robert Flury, Hottingerstrasse 14,
Postfach, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65,
3003 Bern,
Vorinstanz
betreffend
Schweizer Markeneintragungsgesuch Nr. 57108/2005 VOLUME UP.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Mit Gesuch vom 1. September 2005 ersuchte die Beschwerdeführerin
beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) um
Markenschutz für das Zeichen Nr. 57108 "VOLUME UP" für folgende Wa-
ren und Dienstleistungen:
3 Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspfle-
ge, Haarwässer, Zahnputzmittel, Mittel zur Reinigung, Pflege, Behandlung und
Verschönerung der Haut, Kopfhaut und Haare, Haarformungsprodukte, Haartö-
nungs-, -bleich, -färbungs- und -aufhellungsmittel.
B. Die Vorinstanz beanstandete die Anmeldung mit Schreiben vom
15. März 2006 wegen absoluter Ausschlussgründe. Der Ausdruck "VOLU-
ME UP" beschreibe direkt und unmittelbar die Qualität und den Zweck ei-
nes Teils der beanspruchten Waren.
C. Mit Eingabe vom 27. April 2006 begründete die Beschwerdeführerin ihren
abweichenden Rechtsstandpunkt. Das Zeichen sei sprachregelwidrig zu-
sammengesetzt und ergebe keinen eindeutigen, bestimmten Wortsinn. Da
es sich beim Zeichen zudem um einen Grenzfall handle, sei dieses einzu-
tragen.
D. Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 3. August 2006 an ihrer Einschät-
zung der Rechtslage fest.
E. Die Beschwerdeführerin liess sich mit Schreiben vom 13. September 2006
noch einmal vernehmen.
F. Mit Verfügung vom 13. Dezember 2006 wies die Vorinstanz das Marken-
eintragungsgesuch Nr. 57108/2005 "VOLUME UP" für folgende Waren der
Klasse 3 zurück: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Mittel zur Reini-
gung, Pflege, Behandlung und Verschönerung der Haare, Haarformungs-
produkte. Hingegen wurde das Zeichen für folgende Waren der Klasse 3
zum Markenschutz zugelassen: Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle,
Haarwässer, Zahnputzmittel, Mittel zur Reinigung, Pflege, Behandlung und
Verschönerung der Haut und der Kopfhaut, Haartönungs-, -bleich-, -fär-
bungs- und aufhellungsmittel.
G. Hiegegen erhebt die Beschwerdeführerin am 23. Januar 2007 Beschwerde
an das Bundesverwaltungsgericht und stellt folgende Anträge:
1) Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
vom 13. Dezember 2006 aufzuheben, insofern die Eintragung der Markenan-
meldung 57108/2005 VOLUME UP für folgende Waren zurückgewiesen wur-
de: Klasse 3 : Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Mittel zur Reinigung,
3Pflege, Behandlung und Verschönerung der Haare, Haarformungsprodukte.
2) Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Mar-
kenanmeldung 57108/2005 VOLUME UP für alle beanspruchten Waren als
Marke einzutragen;
3) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz.
H. Mit Vernehmlassung vom 14. März 2007 beantragt die Vorinstanz, die Be-
schwerde vollumfänglich abzuweisen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Der Entscheid der Vorinstanz stellt eine Verfügung nach Art. 5 Abs. 1 Bst. c
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfah-
ren dar (VwVG, SR 172.021).
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31 des Verwaltungsge-
richtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als Beschwerdeinstanz
Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG beurteilt, ist nach Art.
33 VGG für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal
keine Ausnahme nach Art. 32 VGG greift.
1.2 Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen
und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zu-
dem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung
oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs.
1 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff.
VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2. Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Marken-
schutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für be-
stimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben.
2.1 Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten einerseits Zeichen, die
für den Wirtschaftsverkehr unentbehrlich und deshalb freizuhalten sind,
und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware
oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Zu den nicht
unterscheidungskräftigen Zeichen gehören unter anderem Hinweise auf Ei-
genschaften, die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die Zweckbestim-
4mung oder die Wirkung der Ware oder Dienstleistung, welche die Marke
kennzeichnet. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspie-
lungen enthält, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeu-
ten, reicht nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe werden zu lassen. Der
gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss viel-
mehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne be-
sonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 127 III 160 E. 2b aa
mit Hinweisen).
Dabei genügt es, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft.
Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst
ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zei-
chen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von
den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimm-
te Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienst-
leistung aufgefasst wird (Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom
4. April 2007 E. 5.1 EUROJOBS mit Hinweisen).
2.2 Ob ein Zeichen markenrechtlichen Schutz beanspruchen kann oder aber
als beschreibende Angabe zurückgewiesen werden muss, bestimmt sich
immer anhand der konkreten Ware oder Dienstleistung (EUGEN MARBACH, in:
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, [Marken-
recht, hiernach Kommentar MARBACH], Basel 1996, S. 29). Dabei ist bei der
Frage, ob das Zeichen VOLUME UP in Bezug auf die beanspruchten und
im Streit liegenden "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Mittel zur
Reinigung, Pflege, Behandlung und Verschönerung der Haare, Haarfor-
mungsprodukte" (Klasse 3) eine beschreibende Angabe im Sinne von Art.
2 Bst. a MSchG darstellt, die Zeichenkombination VOLUME UP als Gan-
zes zu betrachten. Ausgehend vom Sinngehalt der einzelnen Bestandteile
ist zu prüfen, ob das Zeichen in seinem Gesamteindruck, d.h. die Verbin-
dung dieser Bedeutungen, einen logischen Sinn ergibt, der von den ange-
sprochenen Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder besonderen
Fantasieaufwand als beschreibende Angabe aufgefasst wird.
2.3 Die Vorinstanz übersetzt das vorliegend zu beurteilende Zeichen "VOLU-
ME UP" mit "Volumen auf" oder "Umfang auf".
2.3.1 Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber in ihrer Beschwerde gel-
tend, "VOLUME UP" enthalte für die beanspruchten Kosmetika und Haar-
pflegemittel höchstens dahingehend einen Hinweis, dass etwas grösser
werde. Für Kosmetika sei dieser Sinngehalt nicht relevant und in den
meisten Fällen sogar unerwünscht.
Das zu beurteilende Zeichen setzt sich aus den zwei Wörtern des
englischen Grundwortschatzes "VOLUME" und "UP" zusammen. Dabei
lässt sich "VOLUME" auf Deutsch mit "Volumen", "Umfang" oder "Grösse"
5und "UP" mit "auf", "herauf", "hoch" oder "oben" übersetzen (vgl.
).
Es kann der Vorinstanz beigepflichtet werden, wenn sie das Zeichen "volu-
me up" primär mit "Volumen auf" oder "Umfang auf" übersetzt und davon
ausgeht dass der Schweizer Durchschnittskonsument das Zeichen eben-
falls in diesem Sinne versteht.
2.3.2 Die Vorinstanz hat im Wesentlichen erwogen, der Schweizer Durch-
schnittskonsument wie auch das Fachpersonal im massgebenden Dienst-
leistungssegment erkenne im Ausdruck "VOLUME UP" in Zusammenhang
mit Haarpflegeprodukten ohne jeglichen Gedankenaufwand die Zweckbe-
stimmung, nämlich das Haarvolumen aufgehen zu lassen. Dabei spiele es
keine Rolle, ob es sich beim Zeichen um eine Wortneuschöpfung handle
oder ob es grammatikalisch korrekt gebildet worden sei oder nicht.
Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, das Zeichen be-
schreibe die Zweckbestimmung nicht. Es seien insgesamt vier Gedanken-
schritte notwendig, um vom Zeichen auf dessen Wirkung schliessen zu
können. Entsprechend sei dieses derart unbestimmt, dass es eingetragen
werden könne.
2.3.3 Die Beschwerdeführerin spricht dem Zeichen den beschreibenden Charak-
ter ab, weil dieser für das Zielpublikum nicht ohne besondere Denkarbeit
und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sei. Diese Betrachtungs-
weise übersieht, dass die zu bezeichnende Ware oder Dienstleistung das
Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ab-
gibt (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 FIRE-
MASTER E. 3.3 mit Hinweisen auf CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N 21
und MARBACH, a.a.O., S. 29). So kann an die Stelle einer bei abstrakter
Betrachtung noch möglichen Mehrdeutigkeit eines Zeichens, die bei Wort-
verbindungen Markenfähigkeit indiziert, ein eindeutiger Sinn mit beschrei-
bendem Charakter treten, sobald das Zeichen mit einer bestimmten Ware
oder Dienstleistung in Beziehung gebracht wird.
Zurecht weist die Vorinstanz darauf hin, dass der beschreibende Sinnge-
halt von VOLUME UP in Bezug auf die beanspruchten Waren "Haarfor-
mungsprodukte" unmittelbar auf der Hand liegt. Es kann nicht ernsthaft be-
stritten werden, dass die Möglichkeit von mehr Volumen in diesem Zusam-
menhang ein wesentliches Kaufkriterium ist. Es handelt sich geradezu um
die Kerneigenschaft des Produktes. Entsprechend lässt sich der beschrei-
bende Charakter des Zeichens in Bezug auf die Haarformungsprodukte
ohne Fantasieaufwand und ohne Mehrdeutigkeit erkennen.
6Gleiches lässt sich auch hinsichtlich der "Mittel zur Reinigung, Pflege, Be-
handlung und Verschönerung der Haare" sagen. Wie eine einfache Inter-
netrecherche ergab, werden fast ausnahmslos alle Haarpflegeprodukte
(Shampoos, Spülungen, Haarlotionen, Haaröl, Haarbalsam, Conditioner,
Haarfestiger, Colorationen und Haarpackungen etc.) unter anderem mit ei-
nem "mehr an Volumen" oder "grösserer Haarfülle" beworben. In diesem
Sinne dürften die angesprochenen Markenadressaten im Kennzeichen VO-
LUME UP einen Hinweis auf wesentliche Eigenschaften der damit gekenn-
zeichneten Waren erkennen.
Hinzu kommt, dass im Bereich der beanspruchten Haarpflegeprodukte das
Zeichen VOLUME UP einen qualitätsanpreisenden Charakter für die damit
gekennzeichneten Waren hat. Die Werbebotschaft wird den Markenadres-
saten einen engen Zusammenhang suggerieren zwischen dem Gebrauch
dieser Waren und der Möglichkeit, dadurch mehr Haarvolumen bzw. fülli-
geres Haar zu erhalten.
2.3.4 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, das Argument, wonach VO-
LUME UP auch für Kosmetika und Haarpflegemittel beschreibend sei ent-
falle, da die Haarformungsprodukte separat aufgelistet würden.
Mit Hinweis auf zwei Entscheide der ehemaligen Rekurskommission für
Geistiges Eigentum (publiziert in: sic! 1998, S. 479 Sourcesafe und sic!
2004, S. 220 smartCore/smartModule) und auf Christoph Willi (a.a.O., Art.
2 N 13) bringt die Vorinstanz vor, ein Zeichen sei für den gesamten Ober-
begriff zurückzuweisen, sofern es für eine unter einen Oberbegriff fallende
Ware oder Dienstleitung im Gemeingut stehe. Entsprechend sei VOLUME
UP neben den Haarformungsprodukten auch für Mittel zur Körper- und
Schönheitspflege zurückzuweisen.
Ob diese Regel in der von der Vorinstanz aufgezeigten Weise verallgemei-
nerungsfähig ist, bleibt fraglich und wird von Christoph Willi bestritten. So
sei beispielsweise eine für Spielwaren beanspruchte Marke "Plüschli" nicht
ohne weiteres für den gesamten Oberbegriff Spielwaren unzulässig. In
einem solchen Fall sei der Ausschluss der Marke für die Gattung
Plüschtiere angemessen (Willi, a.a.O., Art. 2 N 13).
Wie es sich diesbezüglich verhält, kann im vorliegenden Fall aber offen ge-
lassen werden, da das Bundesverwaltungsgericht zur Auffassung gelangt,
das Zeichen VOLUME UP sei auch für Mittel zur Körper- und Schönheits-
pflege beschreibend. Die Beschwerdeführerin macht zwar geltend, für Kos-
metika sei der Sinngehalt von VOLUME UP nicht relevant oder sogar uner-
wünscht, da die Nutzer meist zarter und feingliedriger und nicht aufgebläh-
ter erscheinen möchten.
7Dem ist entgegenzuhalten, dass im Zusammenhang mit der Wimpern-
(Mascara) und Lippenpflege (Lippenstift) vielfach mit der Aussicht auf ein
grösseres Volumen Werbung betrieben wird. Selbst in der Hautpflege wird
mit grösserem Volumen geworben, beispielsweise indem angepriesen
wird, dass Linien verschwinden, Falten geglättet oder Konturen verstärkt
werden.
Diese Ausführungen unterstreichen den Charakter von VOLUME UP als
Zeichen des Gemeingutes, weshalb hier auch kein eintragungsfähiger
Grenzfall anzunehmen ist (vgl. BGE 129 III 225 E. 5.3 MASTERPIECE,
veröffentlicht in Die Praxis des Bundesgerichts [Pra] 2003 Nr. 139, S. 752).
2.4 Die Wortfolge "VOLUME UP" ist zudem freihaltebedürftig. Im Interesse ei-
nes funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz
ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder
gar unentbehrlich sind. Ein einzelner Gewerbetreibender soll nicht ein Zei-
chen monopolisieren dürfen, das aufgrund seines Sinngehalts für andere
Gewerbetreibende von Bedeutung ist oder in Zukunft noch werden könnte
(WILLI, a.a.O., Art. 2 N 42; MARBACH, a.a.O., S. 35). Dies gilt insbesondere
für Ausdrücke des allgemeinen Sprachgebrauchs, allgemeine Quali-
tätshinweise sowie reklamehafte Anpreisungen. Das Zeichen "VOLUME
UP" wird insbesondere im Zusammenhang mit Haarpflegeprodukten als
beschreibende Angabe verwendet. Es besteht ein überwiegendes Inter-
esse der übrigen aktuellen und potenziellen Konkurrenten, diese
Kennzeichnung für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten. Eine Ausnahme
käme nur in Betracht, wenn das Zeichen sich für die beanspruchten Waren
bereits als Marke durchgesetzt hätte. Dafür bestehen jedoch weder An-
haltspunkte, noch macht die Beschwerdeführerin einen solchen Anspruch
geltend.
2.5 Unbegründet ist schliesslich auch die von der Beschwerdeführerin verlangte
Gleichbehandlung mit den Eintragungen der Marken COLOR IN und CURL
AROUND. Die Vorinstanz verweist in ihrer Vernehmlassung vom 14. März
2007 zu Recht darauf hin, dass das Zeichen VOLUME UP eine direkt be-
schreibende Aussage darstelle, was auf die Marken COLOR IN und CURL
AROUND nicht zutreffe, weshalb diese hätten eingetragen werden können.
2.6 Die Beschwerdeführerin beruft sich im Weiteren auf den Umstand, dass
das in Frage stehende Zeichen vom Harmonisierungsamt für den Binnen-
markt (HABM) eingetragen worden sei. Dabei sei zu berücksichtigen, dass
dieser Binnenmarkt mindestens zwei Länder umfasse, in denen Englisch
die Standardsprache darstelle.
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommen ausländischen
Entscheidungen bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters
grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zu. Obwohl sich Richter und
Verwaltungsbehörden unter Umständen an der ausländischen Praxis ori-
8entieren können, kann dies in casu unterbleiben, da es sich im vorliegen-
den Fall nicht um einen Grenzfall handelt (vgl. BGE 129 III 225 E. 5.5
Masterpiece, 114 II 171 E. 2c, Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom
18. Juli 2007 E. 6.4 we make ideas work).
3. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der hin-
terlegten Marke VOLUME UP für die beanspruchten Waren der Klasse 3
("Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Mittel zur Reinigung, Pflege, Be-
handlung und Verschönerung der Haare, Haarformungsprodukte") zu
Recht zurückgewiesen hat. Die Beschwerde ist daher als unbegründet ab-
zuweisen.
4. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleis-
teten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr)
ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung
und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR
173.320.2]).
5. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht
zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 3 VGKE).
9Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestä-
tigt.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.-- werden
der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvor-
schuss von Fr. 3'000.-- verrechnet. Der Beschwerdeführerin wird der Diffe-
renzbetrag von Fr. 500.-- nach Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 54669/2005; mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsur-
kunde
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Thomas Reidy
Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundes-
gericht in Lausanne angefochten werden.
Versand am: 13. August 2007