Abtei lung II
B-6046/2008
{T 0/2}
U r t e i l v o m 3 . N o v e m b e r 2 0 1 0
Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.
X._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Hitz,
Troller Hitz Troller & Partner, Schweizerhofquai 2,
Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Y.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Treis,
Baker & McKenzie, Zollikerstrasse 225, Postfach,
8034 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Widerspruchsverfahren Nr. 9087; CH-Marke Nr. 540 935
R Rothmans (fig.) c. CH-Marke Nr. 557 739 Roseman
Crown Agencies KING SIZE (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-6046/2008
Sachverhalt:
A.
Am 9. Mai 2007 wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB)
Nr. 89 die CH-Marke 557 739 "Roseman Crown Agencies KING SIZE"
(fig.) publiziert. Sie sieht wie folgt aus:
und ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 34
Zigaretten, Tabak, Produkte aus Tabak, Raucherartikel, Feuerzeuge für
Raucher, Streichhölzer.
B.
Am 9. August 2007 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Eintra-
gung dieser Marke Widerspruch bei der Vorinstanz und beantragte den
vollständigen Widerspruch in Bezug auf die Waren, für die die ange-
fochtene Marke eingetragen wurde. Sie stützte sich dabei auf die eige-
ne CH-Marke 540 935 „R Rothmans“ (fig.), welche im SHAB Nr. 253
vom 29. Dezember 2005 publiziert wurde und folgendermassen
aussieht:
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und für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 34
Zigaretten, Tabak, Produkte aus Tabak; Raucherartikel; Feuerzeuge,
Streichhölzer.
Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdegegnerin im
Wesentlichen aus, die von der angefochtenen Marke beanspruchten
Waren seien mit denjenigen der Widerspruchsmarke identisch. Weiter
bestehe Zeichenähnlichkeit in visueller und phonetischer Hinsicht so-
wie mit Bezug auf den Sinngehalt. Der Gesamteindruck der angefoch-
tenen Marke werde vom englischen Familiennamen "Roseman" ge-
prägt, nicht zuletzt weil der Verkehr dazu neige, längere Kennzeichen
in seiner Erinnerung und im Sprachgebrauch auf den wesentlichen Be-
standteil zu verkürzen. Die Wortelemente "Crown Agencies" könnten
angesichts der kleinen Schrift, in der sie geschrieben seien, den
Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht wesentlich beein-
flussen. Ebenso wenig könnten die Wortelemente "King Size" in der
angefochtenen Marke den Gesamteindruck prägen, da sie beschrei -
bend und freihaltebedürftig seien. Die Wortelemente "King Size" be-
schrieben die Grösse der beanspruchten Waren. Indessen werde der
Gesamteindruck der Widerspruchsmarke vom Wortelement
"Rothmans" geprägt. Ihre graphische Gestaltung trete gegenüber dem
Wortelement deutlich in den Hintergrund, zumal sich das schweizeri -
sche Publikum an die Wortelemente einer Marke besser erinnern kön-
ne als an deren Bildelemente. Die Zeichenähnlichkeit zwischen den
beiden Zeichen sei demnach nur gestützt auf einen Vergleich zwi-
schen "Roseman" und "Rothmans" zu beurteilen.
Unter dem visuellen Aspekt sei eine Zeichenähnlichkeit insofern zu be-
jahen, als die fraglichen Zeichen fast gleich lang seien, den gleichen
Wortanfang "Ro" aufwiesen und hinsichtlich ihrer zweiten Silbe prak-
tisch übereinstimmten. Unterschiede gebe es zwar nur beim dritten
und vierten Buchstaben, diese könnten die überwiegenden klaren vi-
suellen Ähnlichkeiten jedoch nicht aufwiegen.
In klanglicher Hinsicht sei eine Zeichenähnlichkeit ebenfalls zu be-
jahen. Denn die beiden Wortbestandteile würden vom Verkehr englisch
ausgesprochen. Zudem führe die nahezu übereinstimmende Silben-
zahl und -länge bei der Aussprache zu einem übereinstimmenden
Sprachrhythmus und einer identischen Sprachkadenz, während die
Betonung der beiden Wortelemente jeweils auf der ersten Silbe liege.
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Die unterschiedlichen Buchstaben in der Mitte "se" bzw. "th" würden in
der Schweiz ähnlich ausgesprochen. Der Buchstabe "s" am Wortende
des Wortbestandteils "Rothmans" werde im Alltag nicht aus-
gesprochen. Da die von der angefochtenen und der Widerspruchs-
marke beanspruchten Tabakwaren oft auch in einem geräuschvollen
Umfeld vertrieben würden (z. B. Kiosk am Strassenrand, Bahnhof,
Bars, Restaurants), seien akustische Verwechslungen bei den Be-
standteilen "Roseman" und "Rothmans" fast schon vorprogrammiert.
Bezüglich des Sinngehalts wiesen die beiden Wortbestandteile
"Roseman" und "Rothmans" eine gewisse Ähnlichkeit auf, indem sie
vom Publikum jeweils als englische Familiennamen erkannt würden.
Angesichts der visuellen, akustischen und sinnbildlichen Ähnlichkeiten
vergrössere sich die Gefahr, dass die beiden Marken in der Erinnerung
des Publikums verwechselt oder zumindest miteinander in Verbindung
gebracht würden.
C.
Mit Stellungnahme vom 8. Februar 2008 beantragte die Beschwerde-
führerin die kostenfällige Abweisung des Widerspruchs.
Zur Begründung wies sie darauf hin, im Widerspruchsverfahren werde
die Zeichenähnlichkeit und die Warengleichartigkeit alleine nach der
Eintragung im Register beurteilt. Bereits daraus ergebe sich, dass es
entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin nicht zulässig sei, die
angefochtene Marke auf den Bestandteil "Roseman" zu reduzieren.
Die Prüfung der Zeichenähnlichkeit habe richtigerweise aufgrund eines
Vergleichs zwischen der Marke "Roseman Crown Agencies King Size"
und der Marke "Rothmans" zu erfolgen. Dass auch die jeweilige
graphische Gestaltung der Zeichen komplett unterschiedlich sei, dürfte
nicht unerwähnt gelassen werden. Auf der Ebene des Schriftbildes sei
das Wortelement der angefochtenen Marke fast viermal so lang wie
dasjenige der Widerspruchsmarke. Klanglich unterscheide sich eine
aus 5 Worten bestehende Marke offensichtlich von einer 1-Wort-
Marke. Selbst bei einer isolierten Betrachtung der sich gegenüber-
stehenden Marken bestünden klangliche Unterschiede sowohl am
Wortanfang als auch am Wortende. Im Englischen werde "Rose" im
Vergleich zu "Roth" deutlich weniger und runder ausgesprochen. Nach
Meinung der Beschwerdeführerin bildet der komplett unterschiedlich
ausgesprochene Vokal "o" ebenfalls einen markanten Unterschied.
Ferner sprächen Schweizer Konsumenten das "th" bei "Roth" als
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scharfes „s“ aus, was zu einem weiteren akustischen Unterschied
führe. Der Endbuchstabe "s" bei "Rothmans" werde entgegen der
Meinung der Beschwerdegegnerin genauso wenig unterdrückt wie
beim Namen des bekannten Kaufhauses "Harrods" oder der be-
kannten Bank "Barclays". Die Wortelemente "Roseman" und
"Rothmans" unterschieden sich in einem klangstarken Vokal am
Wortanfang und in klangstarken Konsonanten in der Zeichenmitte
sowie am Zeichenende. Die Wortelemente der gegenständlichen
Marken unterschieden sich auch auf der Ebene des Sinngehalts, da
sie vom Publikum als zwei verschiedene englische Familiennamen
erkannt würden. Demnach könne keine (unmittelbare / mittelbare)
Verwechslungsgefahr bestehen.
D.
Mit Entscheid vom 20. August 2008 hiess die Vorinstanz den Wider-
spruch gut und widerrief die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 557
739 vollumfänglich (Dispositiv Ziffer 1 und 2). Weiter verpflichtete sie
die Widerspruchsgegnerin (hier Beschwerdeführerin), der Widerspre-
chenden (hier Beschwerdegegnerin) eine Parteientschädigung zu be-
zahlen (Dispositiv Ziffer 4).
Hinsichtlich der von beiden Zeichen beanspruchten Waren ist die Vor-
instanz von Warenidentität ausgegangen. Sie ging vom Grundsatz aus,
wonach für die Beurteilung von kombinierten Wort- und Bildmarken
der Gesamteindruck und die Kennzeichnungskraft der einzelnen
Elemente ausschlaggebend seien. Gestützt darauf stellte sie sich auf
den Standpunkt, die Prüfung der Zeichenähnlichkeit habe vorliegend
anhand der Gegenüberstellung der Begriffe "Rothmans" und
"Roseman" zu erfolgen. Sie begründete die Abstellung auf die
Markenbestandteile "Rothmans" und "Roseman" damit, die in der an-
gefochtenen Marke ausgewiesenen graphischen Elemente (viereckige,
in dunklem Grundton gehaltene Etikette, auf deren oberen Hälfte mit
weissen Buchstaben das Wort "Roseman" stehe) seien als schwach
zu bezeichnen. Zudem könne die Angabe "Crown Agencies" aufgrund
der geringen Grösse leicht übersehen werden und das aufgrund der
Grösse und Dicke der Buchstaben dominante visuelle Element
"Roseman" werde sich dem Abnehmer als eigentlicher Blickfang der
angefochtenen Marke primär einprägen. Beim Zusatz "King Size"
handle es sich indes um eine beschreibende Angabe bezüglich der
Grösse der beanspruchten Waren in Klasse 34. Solche be-
schreibenden Hinweise seien in der Regel nicht geeignet, den
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Gesamteindruck einer Marke zu prägen. Der Verkehr neige dazu,
Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kenn-
zeichnenden Elemente zu verkürzen.
Auf der Ebene des Schriftbildes hat die Vorinstanz eine durchschnittli -
che Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen be-
jaht. Beide Marken seien nahezu gleich lang (8 Buchstaben bei
"Rothmans", 7 Buchstaben bei "Roseman") und wiesen identische An-
fangsbuchstaben (Ro) sowie identische Schlusselemente (man) auf.
Diese Ähnlichkeiten überwögen die Unterschiede in der Mitte der Zei-
chen ("th" gegen "se") sowie den am Schluss der Widerspruchsmarke
angefügten Genitiv "s".
In Bezug auf den klanglichen Vergleich seien sich die prägenden
Elemente beider Marken sehr ähnlich. In korrektem Englisch werde
"Rothmans" \rothmans\, "Roseman" \r zman\ ausgesprochen. Dabeiō
sei anzumerken, dass nicht mit Sicherheit festgestellt werden könne,
wie ein Abnehmer ein Wort ausspreche, das nicht seiner Mutter-
sprache angehöre. Trotz der bestehenden Unterschiede bei einer
englischen Aussprache der zwei Marken bedürfe es einer sehr klaren
Aussprache und eines aufmerksamen Zuhörers, um die klanglichen
Differenzen herauszuhören. Bei einer französischen Aussprache der
prägenden Elemente beider Marken bildeten beide je zwei Silben,
wobei das "th" der Widerspruchsmarke schwach bis gar nicht betont
werde. Damit würden die phonetischen Unterschiede zwischen diesen
Zeichenbestandteilen umso mehr verwischt.
Auf der Ebene des Sinngehalts würden "Rothmans" und "Roseman"
als englische Familiennamen wahrgenommen und wiesen demnach
keinen konkreten Sinngehalt auf. Auch werde der Verkehr kaum die
beiden prägenden Elemente in einzelne Teile zerlegen (Roth-man bzw.
Rose-man) und mit einem "roten Mann" bzw. einem "Rosenmann"
assoziieren. Eine solche Zerlegung würde nur im relevanten Produkte-
bereich Sinn machen ("Roseman" für Blumen). Vorliegend komme kei-
nem der beiden Markenbestandteile eine Bedeutung im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren zu.
Aus diesen Gründen sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
E.
Am 22. September 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Ver-
fügung der Vorinstanz vom 20. August 2008 Beschwerde beim Bun-
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desverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der Dis-
positiv-Ziffern 1, 2 und 4 der angefochtenen Verfügung und die Ab-
weisung des Widerspruchs Nr. 9087, unter Kosten- und Ent-
schädigungsfolgen auch im erstinstanzlichen Verfahren zu Lasten der
Beschwerdegegnerin.
Im Wesentlichen bestreitet die Beschwerdeführerin die Ausführungen
der Vorinstanz zur Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr. Sie
erachte das Vorgehen der Vorinstanz aus sachverhaltlicher und rechtli -
cher Sicht als falsch, wenn sie aufgrund einer isoliert betrachteten, an-
geblichen Zeichenähnlichkeit der Wortelemente (bzw. Familiennamen)
"Rothmans" und "Roseman" auf eine direkte Verwechselbarkeit der
zwei Wort-/Bildmarken schliesse, obwohl sich diese gemäss
Registereintrag in Bezug auf verschiedene Elemente klar voneinander
unterschieden. Dadurch führe die Vorinstanz den Grundsatz, dass die
Marken als Ganzes zu würdigen seien, ad absurdum. Die Be-
schwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, es sei nicht zulässig,
das aus fünf Worten bestehende Wortelement der angefochtenen
Marke auf ein Wort zu reduzieren und eine inkorrekte oder undeutliche
Aussprache von "Rothmans" und "Roseman" als Prüfungsprämisse zu
unterstellen. Es sei auch nicht nachvollziehbar, dass die Vorinstanz
dem Kriterium des Sinngehalts vorliegend keine Bedeutung zumesse,
obwohl sie davon ausgehe, dass die Wortelemente "Rothmans" und
"Roseman Crown Agencies King Size" verstanden und gedeutet
würden.
Die Prüfung der Zeichenähnlichkeit sei demnach anhand eines Ver-
gleichs der angefochten Marke "Roseman Crown Agencies King Size"
in ihrer Gesamtheit mit der Widerspruchsmarke "R Rothmans" vorzu-
nehmen. Auf dieser Vergleichsebene seien die gegenständlichen
Zeichen auf der Ebene des Schriftbildes, Wortklangs und Sinngehalts
komplett verschieden. Es bestehe weder eine mittelbare noch eine
unmittelbare Verwechslungsgefahr, selbst wenn die von den sich
gegenüberstehenden Zeichen dieselben Waren beanspruchten.
Die Beschwerdeführerin verweist im Übrigen auf die Begründung ge-
mäss ihrer Stellungnahme zum Widerspruch.
F.
Mit Schreiben vom 25. November 2008 verzichtet die Vorinstanz auf
die Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf
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die Begründung der angefochtenen Verfügung, die kostenfällige Ab-
weisung der Beschwerde.
G.
Mit Beschwerdeantwort vom 26. März 2009 beantragt die Beschwerde-
gegnerin innert mit Verfügung vom 26. November 2008 bzw. 29. Januar
2008 erstreckter Frist die Abweisung der Beschwerde, unter Kosten-
und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Zur Be-
gründung führt sie im Wesentlichen an, die Prüfung der Verwechs-
lungsgefahr sei anhand der dominierenden Elemente der sich gegen-
überstehenden Zeichen vorzunehmen, d. h. "Rothmans" für die Wider-
spruchsmarke und "Roseman" für die angefochtene Marke. Ein Ver-
gleich zwischen den beiden zentralen Markenelementen zeige, dass
diese in phonetischer, schriftbildlicher und sinnbildlicher Hinsicht eine
grosse Zeichenähnlichkeit aufwiesen. Im Weiteren sei an die Unter-
scheidbarkeit der beiden sich gegenüberstehenden Marken ein beson-
ders hoher Massstab anzulegen, handle es sich bei den beanspruch-
ten Waren um solche des täglichen Gebrauchs, die häufig schnell und
nur mit geringer Aufmerksamkeit erworben würden. Die grosse visuelle
und phonetische Ähnlichkeit der prägenden Markenbestandteile erge-
be somit eine Verwechslungsgefahr.
H.
Mangels entsprechendem Antrag wurde keine Parteiverhandlung
durchgeführt.
Auf die erwähnten und weiteren Vorbringen und Unterlagen wird, so-
weit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 31 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes über das Bundesver-
waltungsgericht vom 17. Juni 2005, VGG; SR 173.32).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfü-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an
ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).
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Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 3
VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor
(Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzge-
setzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein
Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1
Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können
Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen,
dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente unter-
einander oder mit Farben bestehen.
2.2 Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und
steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG).
Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur
Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie bean-
sprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1
MSchG).
2.3 Bei den Bestandteilen "Roseman" in der angefochtenen und
"Rothmans" in der Widerspruchsmarke handelt es sich, darüber sind
sich Parteien und Vorinstanz einig, um englische Familiennamen.
Gemäss Rechtsprechung und Doktrin sind Personennamen grundsätz-
lich eintragungsfähig, sie können monopolisiert werden und geniessen
entsprechenden Schutz. Das geltende Recht sieht für Marken, die aus
Personennamen bestehen, keinen unterschiedlichen Schutz vor,
weshalb auch für die Eintragung von Vor- und Familiennamen ins
Markenregister dieselben absoluten Kriterien für die Eintragung der
übrigen Markenkategorien massgeblich sind (vgl. Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 1. Dezember 2008 B-2635/2008 E. 2.3 mit
zahlreichen Hinweisen auf Lehre und Praxis sowie vom 7. November
2007 B-7433/2006 E. 3). Analog verhält es sich mit dem Widerspruchs-
verfahren. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken,
die aus Personennamen bestehen, kommen grundsätzlich dieselben
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Kriterien wie für die übrigen Markenkategorien zur Anwendung (vgl.
nachfolgend E. 4 ff.).
3.
3.1 Der Inhaber der älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1
MSchG Widerspruch gegen entsprechende Markeneintragungen erhe-
ben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die Eintragung der angefochtenen Marke
wurde am 9. Mai 2007 veröffentlicht, womit der am 9. August 2007 er-
hobene Widerspruch rechtzeitig erfolgte (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG).
Erweist sich ein Widerspruch als begründet, so wird die Eintragung
ganz oder teilweise widerrufen, andernfalls wird der Widerspruch ab-
gewiesen (Art. 33 MSchG).
3.2 Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz
aus, wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass sich
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Gefahr der Verwechslung
bedeutet, dass ein Kennzeichen in seinem Schutzbereich durch glei -
che oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung
bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können
schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnun-
gen derart verursachen, dass die Adressaten die gekennzeichneten
Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen
individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr). Ferner
können die schlechter berechtigten Zeichen eine mittelbare Verwechs-
lungsgefahr schaffen, indem die Adressaten die Zeichen zwar ausein-
ander zu halten vermögen, aber auf Grund der Ähnlichkeit falsche Zu-
sammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die
verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von
mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kenn-
zeichnen (BGE 128 III 146 E. 2a, VW, BGE 128 III 441 E. 3.1 – Appen-
zeller, BGE 127 III 160 E. 2a – Securitas).
Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Ge-
genteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten
Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten
Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit
anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs
ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann,
und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die
sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1
– Kamillosan).
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3.3 Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kenn-
zeichnungskraft. Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlich-
keitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen da-
her schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unter-
scheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des
allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber
Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen
oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a
– Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil vom Bundesgericht 4C.258/2004
vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 – Yello).
4.
Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es sowohl auf die
Zeichenähnlichkeit (vlg. nachfolgend E. 6) als auch auf die Wa-
rengleichartigkeit (vgl. nachfolgend E. 5) an, wobei zwischen den bei -
den Elementen eine Wechselwirkung besteht (LUCAS DAVID, Kommentar
zum Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N 8 ad Art. 3
MSchG).
5.
Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die
Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechs-
lungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren
abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein strenger Mass-
stab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Wa-
ren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 126 III 315 E. 6b/bb –
apiella, BGE 122 III 382 E. 3a – Kamillosan). Im Weiteren ist von Be -
deutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter
welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenarti-
keln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit
einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterschei-
dungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialproduk-
ten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen
Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb –
apiella, BGE 122 III 382 E. 3a – Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 – Yello).
Aus den entsprechenden Einträgen im Markenregister geht hervor,
dass sowohl die angefochtene Marke als auch die Widerspruchsmarke
den Markenschutz für verschiedene, grösstenteils identische Waren
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der Klasse 34 beanspruchen: Zigaretten, Tabak, Produkte aus Tabak;
Raucherartikel; Feuerzeuge (für Raucher), Streichhölzer. Bei den
Produkten, für welche die sich gegenüberstehenden Marken geschützt
sind, gehen Lehre und Rechtsprechung davon aus, dass sich diese an
bestehende, aber auch an potentielle Raucherinnen und Raucher
richten; für diese Waren komme das gesamte breite Publikum als
Endabnehmer in Frage (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 15. April 2009 B-7515/2008 E. 4.2 i. f.; auch in jenem Fall be-
anspruchten die Vergleichszeichen Waren der Klasse 34; vgl. auch
ALEXANDER PFISTER, Die Absatzmittler als relevanter Verkehrskreis im
Markeneintragungsverfahren, in: sic! 2009 S. 683 ff., insbesondere
S. 687). Unter diesen Umständen ist nicht zu beanstanden, dass die
Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung auf Warenidentität ge-
schlossen hat. Dies umso mehr, als ihre Würdigung von den Parteien
auch nicht in Abrede gestellt wird.
6.
6.1 Die Ähnlichkeit von zwei Zeichen beurteilt sich nach dem Ge-
samteindruck, den diese in der Erinnerung der angesprochenen Ver-
kehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a – Boss; EUGEN
MARBACH, Markenrecht, 2., vollständig überarbeitete Auflage, in: Roland
von Büren/Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht, Dritter Band: Kennzeichenrecht, Erster Halbband SIWR
III/1, 2009, Basel, Rz. 864 ff.).
Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das
Schriftbild und, gegebenenfalls, den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III
160 E. 2b/cc – Securitas, BGE 122 III 382 E. 5a – Kamillosan). Dabei
genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf
nur eines dieser Kriterien bejaht wird (MARBACH, a. a. O., Rz. 875). Der
Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprache-
kadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild
durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE
119 II 473 E. 2c – Radion).
6.2 Bei den sich vorliegend gegenüberstehenden Zeichen handelt es
sich um zwei Wort-/Bildmarken. Bei der Prüfung der Zeichenähnlich-
keit hat die Vorinstanz den Vergleich der Marken zunächst aufgrund
der Gegenüberstellung der Wortelemente "Rothmans" der Wider-
spruchsmarke und "Roseman" der angefochtenen Marke angestellt.
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Dies seien die prägenden Bestandteile, welche den Gesamteindruck
bestimmten (vgl. hierzu noch E. 6.3.1-6.3.3).
6.2.1 Auf der Ebene des Schriftbildes ist festzuhalten, dass das
prägende Element der angefochtenen Marke ("Roseman") aus sieben
bzw. dasjenige der Widerspruchsmarke ("Rothmans") aus acht
Buchstaben besteht. Neben der beinahe identischen Wortlänge weisen
beide Zeichen die identischen Anfangsbuchstaben "Ro" auf, während
am Wortende drei Buchstaben ("man") identisch sind. Neben diesen
stark in den Vordergrund tretenden gemeinsamen Punkten
unterscheiden sich beide Marken im zweiten Teil der ersten Silbe ("th"
bei der Widerspruchsmarke, "se" bei der angefochtenen Marke). Im
Gegensatz zur angefochtenen Marke endet die Widerspruchsmarke
mit dem angehängten Genitiv-s. Grundsätzlich kann festgehalten
werden, dass hinsichtlich des Schriftbildes die Gemeinsamkeiten die
Unterschiede überwiegen. Da dem Aspekt des Schriftbilds
praxisgemäss aber eine eher geringe Bedeutung zugeschrieben wird
(MschG-WILLI, N 78 ad Art. 3 MSchG; MARBACH in: SIWR III/1, a. a. O.,
Rz. 885), sind nachfolgend die Aspekte des Wortklangs und
Sinngehalts zu untersuchen.
6.2.2 Mit Bezug auf die prägenden Elemente beider Marken hat die
Vorinstanz eine Ähnlichkeit im Wortklang bejaht.
Die Vergleichsmarken stimmen in der Anzahl Silben (2), im Wortan-
fang (jeweils "Ro") sowie im Wortende (jeweils "man") überein. Des
Weiteren weisen sie eine ähnliche Vokalfolge auf. Ein Unterschied
lässt sich bloss im zweiten Teil der ersten Silbe feststellen ("ro th" bei
der Widerspruchs- bzw. "rose" bei der angefochtenen Marke) und im
Schlussbuchstaben der Widerspruchsmarke (Genitiv-s).
Bei der Prüfung des Klangbilds ist die Aussprache in allen Landestei-
len zu berücksichtigen. Ausgangspunkt ist grundsätzlich die korrekte
Aussprache. Bei diesem Kriterium wird auf die allgemeinen Regeln der
Aussprache abgestellt. Bei fremdsprachigen Marken ist die Berück-
sichtigung einer fremdsprachigen Aussprache gerechtfertigt, wenn es
sich erkennbar um eine fremdsprachige Marke handelt und die Abneh-
mer einer entsprechenden Fremdsprache mächtig sind oder das die
Marke prägende Fremdwort allgemein geläufig ist, wie das namentlich
bei englischsprachigen Marken der Fall sein kann (vgl. zum Thema der
Aussprache: MSchG-WILLI N 71 f. ad Art. 3 MSchG; vgl. auch LUCAS
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DAVID, a. a. O., N 19 ad Art. 3 MSchG; MARBACH in SIWR III/1, a. a. O.,
Rz. 876).
In korrektem Englisch wird "Rothmans" \rothmans\, "Roseman"
\r zman\ ausgesprochen. Die Endung "s" der Widerō spruchsmarke
vermag den Gesamteindruck der Marke weniger zu prägen als der
Wortanfang und die Buchstabengruppe "ro" und "man". Dies umso
mehr, als das angehängte Genitiv-s selbst bei einer korrekten Aus-
sprache weniger stark betont wird. Bei der Prüfung des Klangbilds auf -
grund des Markenvergleichs wird ersichtlich, dass die Buchstaben "th"
bei der Widerspruchsmarke und "se" bei der angefochtenen Marke in
Englisch zwar nicht gleich ausgesprochen werden. Dennoch, selbst
bei einer korrekten englischen Aussprache sind die Buchstabenpaare
"th" und "se" im Vergleich zu den restlichen Markenelementen weniger
stark akzentuiert und infolgedessen leicht zu überhören. Mit Bezug auf
die Buchstabengruppe "Ro" am Anfang der jeweiligen Zeichen bringt
die Beschwerdeführerin in der Stellungnahme vom 8. Februar 2008
vor, der Vokal "o" werde bei der angefochtenen Marke aufgrund der
unterschiedlich nachfolgenden Buchstaben nicht gleich wie bei der
Widerspruchsmarke, sondern runder und klangvoller ausgesprochen.
Ein allfälliger Unterschied in der Aussprache des gemeinsamen Wort -
anfangs "ro" aufgrund der nachfolgenden Buchstaben dürfte für die
Mehrheit der angesprochenen Konsumenten aber schwer erkennbar
sein und kann daher bloss marginale Bedeutung haben. Es ist unter
diesen Aspekten nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz festhält,
dass es trotz der bestehenden Unterschiede in der Aussprache schon
einer sehr klaren Aussprache und eines aufmerksamen Zuhörers be-
dürfe, um die klanglichen Unterschiede herauszuhören.
Wie bereits angeführt, wird bei der Prüfung des Klangbilds grundsätz-
lich von der korrekten Aussprache ausgegangen. Der Vollständigkeit
halber, wenn auch für sich allein nicht unbedingt ausschlaggebend, ist
dennoch anzumerken, dass der englische "th"-Laut in keiner der
schweizerischen Nationalsprachen vorkommt, weshalb dieser – auch
von Schweizerinnen und Schweizern, die die englische Sprache be-
herrschen – oft fehlerhaft ausgesprochen wird. Nicht nur bei
Französisch- sondern auch bei Deutsch- und allenfalls bei Ita-
lienischsprachigen wird das Buchstabenpaar "th" oft als "s", "d" oder
"z" gesprochen. Mit Bezug auf den vorliegenden Fall ist somit zu er-
warten, dass Schweizer Abnehmer, die nicht über Englischkenntnisse
verfügen oder trotz vorhandener Sprachkenntnisse Mühe mit der Aus-
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sprache haben, dazu neigen, den "th"-Laut der Widerspruchsmarke so
ähnlich wie die Buchstaben "se" der angefochtenen Marke zu betonen,
was unvermeidlich zu einer klanglichen Ähnlichkeit der prägenden
Markenbestandteile führt. Gemäss Rechtsprechung wird dem Wortan-
fang und der Endung in der Regel grössere Beachtung als die dazwi -
schen liegenden Silben geschenkt (vgl. BGE 122 III 390 Kamillosan /
Kamillan und Kamillon). Wie bereits angeführt, weisen die zu beurtei-
lenden Marken einen identischen Wortanfang (ro) und eine beinahe
identische Endung (man) auf. Im dominanten Bestandteil stimmen die
beiden Zeichen in fünf von acht Buchstaben (Widerspruchsmarke)
bzw. von sieben Buchstaben (angefochtene Marke) überein. Das "th"
in der Widerspruchs- bzw. das "se" in der angefochtenen Marke sind
als phonetisch schwach zu bezeichnen, da sie – unabhängig davon,
ob sie korrekt ausgesprochen werden – leicht zu überhören bzw. zu
übersehen sind. Die unterschiedlichen Buchstabenpaare am Ende der
ersten Silbe vermögen weder die überwiegenden Ähnlichkeiten im
Klangbild aufzuheben noch den Gesamteindruck zu beeinflussen, den
die Marken beim Publikum hinterlassen.
Nach den vorstehenden Ausführungen ist festzuhalten, dass die hier
zu beurteilenden Marken auch im Wortklang ähnlich sind.
6.2.3 Auf der Ebene des Sinngehalts sind sich die Parteien und die
Vorinstanz darüber einig, dass beide Konfliktzeichen vom Publikum als
allgemeine englische Familiennamen wahrgenommen werden. Eher
weit hergeholt und gekünstelt erscheint indessen das Argument der
Beschwerdeführerin, wonach die gegenständlichen englischen
Familiennamen beim Betrachter auch unterschiedliche Sinnassoziatio-
nen wecken, nämlich zu einem "Rosenmann" einerseits und einem
"Rotmann" oder "roten Mann" bzw. einer Farbe andererseits (vgl. auch
MARBACH in: SIWR III/1, a. a. O., N. 866 ad Art. 3 MSchG). Mit Bezug
auf die semantische Bedeutung ist zusammenfassend anzumerken,
dass in den Vergleichszeichen kein konkreter Sinngehalt zu erkennen
ist.
6.3 Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass die Vorinstanz bei der
Prüfung der Zeichenähnlichkeit die sich gegenüberstehenden Marken
einzig anhand der Wortelemente und Familiennamen "Rothmans" und
"Roseman" verglichen habe, obwohl sich die Zeichen gemäss
Registereintrag bezüglich verschiedener Elemente klar voneinander
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unterschieden. Es sei nicht zulässig, das aus fünf Worten bestehende
Wortelement der angefochtenen Marke auf ein Wort zu reduzieren.
6.3.1 Wie bereits ausgeführt, beurteilt sich die Zeichenähnlichkeit
zweier Marken aufgrund des Gesamteindrucks, den sie bei den mass-
geblichen Vekehrskreisen hinterlassen (vgl. MSchG-WILLI N 63 ad Art.
3 MSchG; MARBACH in: SIWR III/1, a. a. O., Rz. 864 ff.; BGE 128 III 441
E. 3.1 Appenzeller; 121 III 377 E. 2 Boss/Boks; 119 II 473 E. 2c
Radion/Radiomat). Ausgangspunkt für die Beurteilung der Marken-
ähnlichkeit sind grundsätzlich die Eintragungen im Register (BGE 119
II 475 E. 2b Radion; MschG-Willi), worauf die Beschwerdeführerin im
Übrigen zutreffend hinweist. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen,
dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel
nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild ab-
zustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren
(vgl. MSchG-WILLI, N 67 f. ad Art. 3 MSchG; MARBACH in: SIWR III/1 a. a.
O., Rz. 867 f.; Entscheid der RKGE vom 27. April 2005 E. 6 O (fig.)/O
(fig.), veröffentlicht in sic! 2006 S. 673). Diesem Erinnerungsbild haftet
zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH in: SIWR
III, a. a. O., Rz. 867 f.), wobei es wesentlich durch das Erscheinungs-
bild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE
122 III 386 E. 2a Kamillosan).
6.3.2 Die angefochtene Marke ist als kombinierte Wort-/Bildmarke im
Register eingetragen. Bei den graphischen Elementen handelt es sich
um eine rechteckige Etikette. Auf ihrem – gemäss Registereintrag –
dunklen Hintergrund erscheint in der oberen Hälfte das Wort
"Roseman" in relativ grossen weissen Buchstaben. Unterhalb dieses
Wortes ist in deutlich kleinerer Schrift das Wortelement "Crown
Agencies" angebracht. Unmittelbar unter "Crown Agencies" wird in
etwas grösserer Schrift das in Grossbuchstaben gehaltene Wort-
element "KING SIZE" sichtbar.
Gemäss konstanter Rechtsprechung sind bei kombinierten Wort-/Bild-
marken die prägenden Wort- oder Bildelemente für den Gesamtein-
druck entscheidend, während unterscheidungsschwache Wort- oder
Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine
Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so kön-
nen diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 9. Februar 2009 [B-3508/2008] E. 6 i.
S. KaSa K97 [fig.] / biocasa [fig.] und vom 19. Dezember 2007 [B-
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7500/2006] E. 6.4 – Diva Cravatte). Anders gesagt, bei kombinierten
Wort-/Bildmarken kann der Gesamteindruck praxisgemäss oft von den
Wortelementen geprägt sein, zumindest wenn die graphischen
Elemente nicht wegen besonderer Originalität auffallen und nicht ohne
weiteres in der Erinnerung der Abnehmer haften bleiben (vgl. Urteil
BVGer B-8011/2007 vom 24. Oktober 2008 Emotion/e motion (fig.),
E. 6.3; Urteil BVGer B-1171/2007 vom 3. Juni 2008 Orthofix
(fig.)/Orthofit (fig.) E. 8.2.1).
Im Sinne der geschilderten Praxis ist nachfolgend zu prüfen, ob die
Vorinstanz die Prüfung der Zeichenähnlichkeit der fraglichen Marken
zu Recht schwergewichtig anhand der Bestandteile "Roseman" und
"Rothmans" vornahm. Mit Bezug auf die angefochtene Marke stellt
sich die Frage, ob die Vorinstanz auch die Bild- (Etikette) und Wort-
Elemente ("Crown Agencies" und "King Size") hätte mitberücksichtigen
sollen.
6.3.3 Vorliegend zeichnet sich die in schwarzweiss gehaltene vier-
eckige Etikette nicht durch besondere Originalität aus. Ebenso wenig
sind die verschiedenen Schreibweisen, mit welchen die drei Wort-
elemente gestaltet sind, besonders auffallend oder aussergewöhnlich.
Diese weichen auch nicht speziell von den Standardschriften ab, die
üblicherweise auf Zigarettenpackungen gedruckt sind. Auf der
visuellen Ebene ist anzumerken, dass sich die in einer grösseren
Schrift bzw. in Grossbuchstaben dargestellten Wortelemente grund-
sätzlich deutlicher als solche erkennen lassen, die in einer kleineren
Schrift in Erscheinung treten. Unter diesen Umständen ist nach-
vollziehbar, dass die Angabe "Crown Agencies" auf Grund der
kleineren Schriftgrösse leicht übersehen werden kann. Indessen ist
der Wortbestandteil "Roseman" auf Grund seiner grösseren und
dickeren Buchstaben ohne weiteres geeignet, für die Wahrnehmung
einen Blickfang darzustellen und das Erinnerungsbild der Abnehmer
entscheidend zu prägen.
Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz
nicht nur beim bildlichen Vergleich sondern auch bei der Beurteilung
des Sinngehalts als Teilaspekt der Zeichenähnlichkeit die angefochte-
ne Marke unter Berücksichtigung aller Wortbestandteile geprüft. Ins
Deutsche übersetzt heisst das Element "Crown Agencies" wörtlich
"Krone Agenturen", im übertragenen Sinn "Agenturen der (englischen)
Krone". Gestützt auf diese Übersetzung dürften die Konsumenten den
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Zusatz "Crown Agencies" als Hinweis auf ein Königshaus bzw. eine
Adelsfamilie interpretieren. Mit ähnlichen Ausdrücken, die Luxus, Ele-
ganz, Prestige und Genuss symbolisieren, werden Zigaretten und
Rauchwaren, wie sie von der angefochtenen Marke im Übrigen bean-
sprucht werden, auch typischerweise beworben (vgl. z. B. Dunhill,
Benson & Hedges, Philip Morris). Im Segment der Raucherartikel
kommt es zudem häufig vor, dass Hoheitszeichen in Form von Wappen
zur bildlichen Darstellung von Marken verwendet werden (vgl. Ziga-
rettenschachteln der Marken "Marlboro", "Benson & Hedges", "Philip
Morris", "Dunhill", "Pall Mall"). Aus diesen Ausführungen folgt, dass der
Wortbestandteil "Crown Agencies" weder unter dem visuellen noch un-
ter dem Aspekt des Sinngehalts das Erinnerungsvermögen der Abneh-
mer wesentlich zu beeinflussen vermag und daher für den Gesamtein-
druck der angefochtenen Marke nicht entscheidend sein dürfte.
Die englische Bezeichnung "King Size" heisst ins Deutsche übersetzt
"extragross" (Online-Duden-Oxford Englisch-Deutsch). Mit Bezug auf
die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 34
– namentlich Zigaretten – stellt sie einen beschreibenden Hinweis auf
das (Zigaretten)format dar. Es darf daher angenommen werden, dass
ein solcher beschreibender Zusatz nicht geeignet ist, den Gesamtein-
druck der angefochtenen Marke entscheidend zu beeinflussen.
Nach dem Gesagten ergibt sich, dass den Markenbestandteilen
"Crown Agencies" und "King Size" schon für sich allein betrachtet
keine signifikante Bedeutung zukommen kann. Aber auch in Verbin-
dung mit dem Markenbestandteil "Roseman" vermögen beide kenn-
zeichnungsschwachen Wortelemente der Marke als Ganzes nicht zu
einem höheren Individualisierungsgrad zu verhelfen. Denn gesamthaft
betrachtet kann "Roseman Crown Agencies King Size" beim Publikum
wohl kaum den Eindruck erwecken, dass sich hinter der angefochte-
nen Marke eine bestimmte reelle oder fiktive Persönlichkeit verbirgt,
zumal die Zusätze "Crown Agencies" bzw. "King Size" wohl kaum als
Personennamen interpretiert werden können (vgl. in Bezug auf Mar-
ken, die aus einem Vor- und Familiennamen zusammengesetzt sind
Urteil BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 monari /Anna
Molinari E. 6.3). Es darf deshalb zu Recht angenommen werden, dass
sich die Abnehmer im vorliegenden Fall aufgrund der schwachen Wort-
komponenten "Crown Agencies" bzw. "King Size" vorab am Familien-
namen "Roseman" orientieren und diesem grösseres Gewicht zu-
messen. Die Fokussierung auf den Familiennamen "Roseman" lässt
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sich im Übrigen auch sonst auf dem Zigarettenmarkt beobachten, wo
zahlreiche Marken oft nur aus einem einzigen Familien- bzw.
Phantasienamen bestehen (vgl. z. B. Davidoff, Barclay, Dunhill,
Winston, Chesterfield, Vogue, Kent, usw.).
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Auffassung der Vorinstanz,
wonach die Abnehmer im Fall der angefochtenen Marke nicht vom Ge-
samtnamen ausgehen, sondern auf den wesentlichen kennzeichnen-
den Bestandteil "Roseman" abstellen würden, nicht zu beanstanden
ist.
7.
Schliesslich ist in einer wertenden Gesamtbetrachtung darüber zu be-
finden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c
MSchG). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken,
die aus Personennamen (Vor- und / oder Familiennamen) gebildet
sind, gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie für die übrigen Mar -
kenkategorien (vgl. RKGE in: sic! 2006 S. 859, E. 8 Pfleger/CP Caren
Pfleger; BGE 116 II 614).
7.1 Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Vergleichszeichen für
praktisch identische Waren beansprucht werden, weshalb ein strenger
Massstab anzulegen ist. Als Genussmittel stellen Zigaretten, Tabak-
und Rauchwaren, wie sie von den sich gegenüberstehenden Marken
beansprucht werden, sogenannte Produkte des täglichen Gebrauchs
dar. Diese richten sich an ein breites Publikum, von dem bei der Prü-
fung hinsichtlich Markenunterschiede keine besondere Aufmerksam-
keit erwartet werden darf (vgl. auch vorne E. 5 mit Hinweisen).
7.2 Der Widerspruchsmarke "Rothmans" kann in Verbindung mit den
massgeblichen Waren kein beschreibender Sinngehalt zugeordnet
werden, weshalb ihr – entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin
– ein normaler Schutzumfang zukommt (vgl. vorne E. 3.3).
Zwar sehen die graphischen Ausgestaltungen beider Marken auf den
ersten Blick unterschiedlich aus, aber näher betrachtet stimmen sie in
einem entscheidenden Punkt überein. Bei beiden Zeichen erscheint
die weisse Invers-Schrift auf schwarzem Hintergrund.
Die dominanten Wortbestandteile beider Marken stimmen in den An-
fangs- (Ro) und Endsilben (man) überein. Die gemeinsamen Buchsta-
ben stehen im Verhältnis fünf zu acht bei der Widerspruchsmarke bzw.
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im Verhältnis fünf zu sieben bei der angefochtenen Marke. Aufgrund
der Überschneidung im Wortanfang und in drei von vier Schlussbuch-
staben bzw. aufgrund der untergeordneten Bedeutung der weiteren
Markenkomponenten in der angefochtenen Marke ist eine Zeichenähn-
lichkeit auf der Ebene des Schriftbildes und des Wortklangs zu beja-
hen. Bezüglich des Sinngehalts ist festzuhalten, dass die Konsumen-
ten in den Vergleichszeichen je einen Familiennamen erblicken kön-
nen. Aufgrund der schwachen Kennzeichnungskraft der zwei
Markenelmente "Crown Agencies" und "King Size" der angefochtenen
Marke ist davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise
diesen Beifügungen keine grosse Bedeutung beimessen und ihre Auf-
merksamkeit auf den Familiennamen "Roseman" lenken. Da weder für
die Widerspruchsmarke noch für die angefochtene Marke ein konkreter
Sinngehalt erkennbar ist bzw. da unter dem Aspekt des Sinngehalts
die Vergleichszeichen nicht einer bestimmten Person zugeordnet
werden können, werden die Gemeinsamkeiten auf der Ebene des
Schriftbildes und des Wortklangs nicht kompensiert.
7.3 Aufgrund der vorstehenden Erwägungen und unter Berücksichti-
gung, dass die von den Vergleichszeichen beanspruchten Waren na-
hezu identisch sind, sich beide Marken in visueller und klanglicher Hin-
sicht ähneln und beim Publikum unter dem Aspekt des Sinngehalts
keine besonderen Gedankenassoziationen zu bestimmten Personen
vermitteln, ist zu folgern, dass eine Gefahr von Fehlzurechnungen be-
steht. Es liegt somit eine Verwechslungsgefahr vor.
8.
Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet, womit sie
abzuweisen und die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen ist. Bei
diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten-
pflichtig und es steht der Beschwerdegegnerin einen Anspruch auf
Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
9.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzu-
legen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom
21.Februar 2008, VGKE, SR 173.320.2). Im Beschwerdeverfahren vor
dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert
Seite 20
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vor allem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenver-
letzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen
und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstin-
stanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall
stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer
streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach
Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.– und
Fr. 100'000.– festzulegen (J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgü-
ter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. MEYER, Der Streitwert
in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff.,
L. DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im
Immaterialgüterrecht, Basel 1998, 29 f.). Vorliegend rechtfertigt es
sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festzulegen. Diese werden
mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in
gleicher Höhe verrechnet.
10.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Be-
schwerdeverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu ent-
richten (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung ist nach
Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzu-
setzten. Der Aufwand des Rechtsvertreters der Beschwerdegegnerin
beschränkt sich auf die Einreichung einer Beschwerdeantwort kleine-
ren bis mittleren Umfangs (5 Seiten). Trotz der eingereichten Kosten-
note in der Höhe von Fr. 3'766.– erscheint vorliegend eine Parteient-
schädigung von Fr. 2'500.– angemessen (Art. 14 Abs. 2 in Verbindung
mit Art. 7 Abs. 1 VGKE).
11.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,
BGG, SR 173.110). Es ist deshalb endgültig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin
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auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher
Höhe verrechnet.
3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Be-
schwerdeverfahren mit Fr. 2'500.– (inkl. MWSt) zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Akten zurück);
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben);
- die Vorinstanz (Widerspruchsverfahren Nr. 9087; Einschreiben;
Vorakten zurück).
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Versand: 10. November 2010
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