B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-6068/2014
Ur t e i l vom 1 . F eb r u a r 2 0 1 6
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.
Parteien
Haribo GmbH & Co. KG,
Hans-Riegel-Strasse 1, DE-53129 Bonn,
vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Beatrice Klingler,
E. Blum & Co. AG, Patent- und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Schweizer Markeneintragungsgesuch
IR Nr. 823 911 Goldbären.
B-6068/2014
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung
Nr. 823'911 GOLDBÄREN mit Ursprungsland Deutschland, die von der Or-
ganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) am 2. Februar
2004 im internationalen Markenregister eingetragen wurde und gemäss ur-
sprünglichem Warenverzeichnis Schutz für folgende Waren beanspruchte:
30 Confiserie.
Die Eintragung wurde der Vorinstanz am 4. August 2011 mitgeteilt.
B.
Am 3. Juli 2012 erliess die Vorinstanz eine provisorische Schutzverweige-
rung mit der Begründung, das Zeichen verweise auf Eigenschaften, na-
mentlich Qualität, Farbe, Form und Natur der beanspruchten Waren, indem
es im Sinne goldfarbener Produkte in Bärenform verstanden werde. Folg-
lich gehöre es zum Gemeingut.
C.
Mit Schreiben vom 4. Februar 2013 wies die Beschwerdeführerin darauf
hin, das Warenverzeichnis werde wie folgt eingeschränkt:
30 Confiserie, à savoir bonbons gélifiés.
Sie bestritt den beschreibenden Charakter des Zeichens GOLDBÄREN, da
Gold weder die Farbe noch einen Inhaltsstoff von Gummibonbons bilde. Im
Gegensatz zu Schokoladeprodukten würden Gummibonbons auch nicht in
Goldfolie verpackt. Mit Verweis auf diverse Voreintragungen von Marken
mit dem Bestandteil "Gold" für Waren der Klasse 30 machte sie einen An-
spruch auf Gleichbehandlung geltend.
D.
Die Vorinstanz hielt in ihrem Schreiben vom 2. Mai 2013 an der provisori-
schen Schutzverweigerung fest. Das Zeichen GOLDBÄREN werde im
Sinne von "goldfarbene (Fruchtgummis in Form von) Bären" und folglich
als Hinweis auf Ausstattungselemente der beanspruchten Waren verstan-
den, weshalb es keine Unterscheidungskraft habe. Ein Anspruch auf
Gleichbehandlung sei nicht gegeben, da die zitierten Marken mit dem strit-
tigen Zeichen nicht vergleichbar und teilweise vor über acht Jahren einge-
tragen worden seien.
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Seite 3
E.
Mit Schreiben vom 3. September 2013 hielt die Beschwerdeführerin an ih-
ren Ausführungen fest. Ergänzend führte sie aus, das Zeichen GOLDBÄ-
REN sei nicht nur kennzeichnungskräftig, sondern habe sich beim Publi-
kum längst als bekannte Marke etabliert und durchgesetzt. Die Vorinstanz
bat die Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme vom 25. November
2013, zu präzisieren und gegebenenfalls zu belegen, ob sie eine Verkehrs-
durchsetzung des Zeichens geltend mache, da dies nicht klar aus ihren
Ausführungen hervorgehe. Die Beschwerdeführerin teilte am 27. Mai 2014
mit, es werde keine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht, sondern
Schutzgewährung aufgrund originärer Kennzeichnungskraft beantragt. Zu-
dem führte sie weitere Voreintragungen an, die mit dem Zeichen GOLD-
BÄREN vergleichbar seien und einen Anspruch auf Gleichbehandlung be-
gründeten.
F.
Mit Verfügung vom 18. September 2014 verweigerte die Vorinstanz der in-
ternationalen Registrierung GOLDBÄREN im angekündigten Sinne die
Eintragung im schweizerischen Markenregister für Confiseriewaren der
Klasse 30 gemäss ursprünglichem Warenverzeichnis. Zur Begründung
führte sie aus, das Zeichen werde ohne besondere Denkarbeit als be-
schreibender Hinweis auf Form und Farbe der beanspruchten Waren ver-
standen, da goldfarbene Confiseriewaren in Bärenform – unter Berücksich-
tigung der grossen Form- und Farbenvielfalt im betreffenden Warensektor
– durchaus möglich und jedenfalls nicht unerwartet seien. Dem Zeichen
fehle es folglich an Unterscheidungskraft, weshalb es zum Gemeingut
zähle. Die von der Beschwerdeführerin zitierten Voreintragungen begrün-
deten mangels Vergleichbarkeit und infolge grossen zeitlichen Abstands
keinen Anspruch auf Gleichbehandlung. Eine allfällige Verkehrsdurchset-
zung sei nicht geltend gemacht worden.
G.
Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin am 20. Oktober 2014 Be-
schwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Begehren, die Vorinstanz
sei unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung anzuweisen, die inter-
nationale Registrierung GOLDBÄREN zum Markenschutz zuzulassen,
eventualiter als durchgesetzte Marke einzutragen; unter Kosten- und Ent-
schädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz. Die Prüfung der Schutzfähig-
keit habe in Bezug auf das eingeschränkte Warenverzeichnis – "confiserie,
à savoir bonbons gélifiés" in Klasse 30 – zu erfolgen. Es treffe nicht zu,
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dass das Zeichen GOLDBÄREN üblicherweise zur Beschreibung der be-
anspruchten Waren verwendet werde. Gold sei weder ein Bestandteil noch
eine übliche Farbbezeichnung von Fruchtgummiprodukten. Die bean-
spruchten Waren würden aufgrund ihrer Grösse auch nicht einzeln in gold-
farbener Verpackung angeboten. Damit sei das Zeichen GOLDBÄREN
kein beschreibender Hinweis auf die Ausstattung der Waren und zähle
nicht zum Gemeingut. Angesichts zahlreicher vergleichbarer Voreintragun-
gen von Marken in der Klasse 30 mit dem Bestandteil "Gold" oder einer
anderen Farbe kombiniert mit einer Sach- oder Tierbezeichnung, darunter
auch eigene Marken, sei das Zeichen gestützt auf den Gleichbehandlungs-
grundsatz und Vertrauensschutz als Marke einzutragen. Im Übrigen habe
sich das Zeichen längst im Verkehr durchgesetzt und sei den Abnehmern
in der Schweiz aufgrund langjähriger und intensiver Bewerbung bestens
bekannt, weshalb es eventualiter als durchgesetzte Marke einzutragen sei.
H.
Mit Eingabe vom 11. November 2014 reichte die Beschwerdeführerin eine
Bestätigung der OMPI vom 3. November 2014 ein, wonach das Warenver-
zeichnis der internationalen Registrierung GOLDBÄREN mit Wirkung für
die Schweiz am 27. Oktober 2014 auf "confiserie, à savoir bonbons géli-
fiés" in Klasse 30 eingeschränkt wurde.
I.
Am 6. Januar 2015 reichte die Beschwerdeführerin einen Auszug aus dem
schweizerischen Markenregister betreffend die Wortmarke GREEN FLA-
MINGO ein, die am 30. Dezember 2014 unter anderem für Waren der
Klasse 30 eingetragen worden war. Sie machte geltend, die Eintragung sei
ein Beispiel für die konstante Praxis der Vorinstanz, Kombinationen von
Farb- und Tierbezeichnungen für Süsswaren der Klasse 30 zum Marken-
schutz zuzulassen, und bilde ein weiteres Indiz für die Schutzfähigkeit des
Zeichens GOLDBÄREN.
J.
Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 8. Januar 2015 die
Abweisung der Beschwerde. Einleitend bestätigte sie, dass der Marken-
schutz für das Zeichen GOLDBÄREN in der Schweiz für das zwischenzeit-
lich auf "confiserie, à savoir bonbons gélifiés" eingeschränkte Warenver-
zeichnis beansprucht werde und die Erwägungen in der angefochtenen
Verfügung zum Oberbegriff "confiserie" auch für diese Geltung hätten. Sie
hielt an ihrer Ansicht fest, wonach das Zeichen GOLDBÄREN als Kombi-
nation von Farb- und Sachbezeichnung einen beschreibenden Hinweis auf
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Ausstattungsmerkmale bilde. Sowohl die Farbe Gold als auch die Bären-
form seien für Gummibonbons üblich und jedenfalls nicht unerwartet. Ein
Anspruch auf Eintragung des Zeichens lasse sich weder durch Berufung
auf Gleichbehandlung noch auf Grundlage des Vertrauensschutzes be-
gründen, da die entsprechenden Voraussetzungen nicht erfüllt seien. Auf
den Eventualantrag, die internationale Registrierung als durchgesetzte
Marke einzutragen, sei nicht einzutreten, da die Verkehrsdurchsetzung im
erstinstanzlichen Verfahren trotz entsprechendem Hinweis nicht geltend
gemacht worden sei und deshalb nicht Streitgegenstand des Beschwerde-
verfahrens bilde.
K.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
L.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den nach-
folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Die definitive Schutzverweigerung ist eine Verfü-
gung nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Die Beschwerdeführerin ist
als deren Adressatin beschwert und hat an ihrer Aufhebung oder Änderung
ein schutzwürdiges Interesse. Sie ist daher zur Beschwerde legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt
(Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen
vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher im Hauptbegehren
einzutreten.
1.2 Eventualiter beantragt die Beschwerdeführerin, die internationale Re-
gistrierung GOLDBÄREN als durchgesetzte Marke im schweizerischen
Markenregister einzutragen. Wie die Vorinstanz vorbringt, bildete die Frage
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einer Verkehrsdurchsetzung jedoch nicht Gengenstand der angefochtenen
Verfügung; vielmehr beantragte die Beschwerdeführerin im Markenprü-
fungsverfahren ausdrücklich, das angemeldete Zeichen sei lediglich in Be-
zug auf die originäre Unterscheidungskraft zu prüfen.
Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist das
Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet,
soweit es im Streit liegt. Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens kann
nur sein, was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder nach
richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen. Gegenstände, über welche
die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat, darf die
zweite Instanz nicht beurteilen, andernfalls sie in die funktionelle Zustän-
digkeit der ersten Instanz eingreifen würde (Urteile des BVGer
A-1487/2006 vom 20. November 2007 E. 1.5.2 ff. m.w.H.; A-2876/2010
vom 20. Juni 2013 E. 2.1; B-619/2011 vom 19. Dezember 2011 E. 1.3 f.
"Doppelhelix (fig.)"). Auf das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin ist
folglich nicht einzutreten, es ist jedoch bei allfälliger Abweisung des Haupt-
begehrens zur Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
2.
2.1 Nach Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz
ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für
die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben. Zum Gemein-
gut zählen einerseits Zeichen, welchen die für die Individualisierung der
Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt und an-
dererseits solche, die mit Blick auf einen funktionierenden Wirtschaftsver-
kehr freihaltebedürftig sind (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BGE 120 II 150 E.
3b/bb "Yeni Raki"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar
zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäi-
schen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 2 N. 34). Die Unter-
scheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabneh-
mern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteile
des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect";
4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Die Freihaltebedürftigkeit
beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des
Markenanmelders, die mindestens ebenfalls ein virtuelles Interesse haben,
das Zeichen für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwen-
den (Urteile des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace
[fig.]"; B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"; EUGEN
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MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 [nachfolgend:
sic! 2007], S. 11; DERS., Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, [nachfolgend: SIWR
III/1] N. 258; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 44).
2.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, die beschreibend sind. Be-
schreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum
gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen
Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über be-
stimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistun-
gen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich Wörter, die geeignet
sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quanti-
tät, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert oder Ursprungsort der Ware oder
Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 116 II 609 E. 2b "Fioretto"; Urteil
des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 2 "Pirates of the Carib-
bean"; WILLI, a.a.O., Art. 2 N 45, 83; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz,
Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1998, Art. 2 N 16). Schutzunfähig sind
auch Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung, wenn sie für die
beanspruchten Waren allgemein üblich sind oder damit auf verwendungs-
gemässe Vorteile hingewiesen wird (BGE 116 II 609 E. 2b "Fioretto"; Urteil
des BVGer B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.5 "Black Label"). Damit
ist nicht jedes Zeichen vom Markenschutz auszunehmen, das auf eine be-
stimmte oder mögliche Form, Verpackung oder Ausstattung Bezug nimmt.
Die ausschliesslich beschreibende, sachliche Beziehung zwischen Marke
und Ware oder Dienstleistung muss vielmehr für einen erheblichen Teil der
massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder Aufwand
an Fantasie zu erkennen sein (BGE 103 Ib 275 E. 3b "Red & White"; 106
II 245 E. 2.a "Rotring"; Urteil des BVGer B-5996/2013 vom 9. Juni 2015
E. 3.3 "Froschkönig").
2.3 Farbangaben sind schutzfähig, büssen den Schutz jedoch ein, wenn
sie mit einem beschreibenden Sinngehalt versehen werden, für die bean-
spruchten Waren ein übliches Ausstattungsmerkmal bilden oder anprei-
send wirken (BGE 106 II 245 E. 2.d "Rotring"; Urteil des BGer 4C.258/2004
vom 6. Oktober 2004 E. 3.4 "Yello/Yellow Access AG"; Urteil des BVGer
B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.5 "Black Label"; Entscheide der Eid-
genössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom
15. Juli 1997 E. 2, in: sic! 1997 S. 477 "Liquid Gold/Swiss Gold" und vom
28. März 1996 E. 5, in: SMI 1996 S. 342 "Gold/Goldsound").
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2.4 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Da-
bei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist ein Zeichen aus
Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur bei Berücksichtigung ei-
ner Landessprache schutzunfähig, ist die Markeneintragung zu verweigern
(BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Urteil
des BVGer B-484/2013 vom 15. August 2014 E. 2.3 "Couronné"; WILLI,
a.a.O., Art. 2 Nr. 15).
3.
Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.
Abnehmer von Gummibonbons sind einerseits Durchschnittskonsumen-
ten, andererseits Fachleute aus dem Verkaufs- und Gastronomiebereich.
Süssigkeiten wie Gummibonbons werden sowohl von Kindern und Jugend-
lichen als auch von Erwachsenen konsumiert (vgl. Urteile des BVGer
B-5995/2013 vom 9. Juni 2015 E. 4 "Froschkönig"; B-336/2012 vom 4. April
2013 E. 4 "Ce'real"; B-2054/2011 vom 28. November 2011 E. 3.2 "Milch-
bärchen").
4.
4.1 Einleitend ist festzuhalten, dass das strittige Zeichen nach übereinstim-
mender Ansicht der Parteien gemäss dem seit Erlass der angefochtenen
Verfügung eingeschränkten Warenverzeichnis Markenschutz für die Waren
"confiserie, à savoir bonbons gélifiés" in Klasse 30 beansprucht.
4.2 Die Vorinstanz verweigert der internationalen Registrierung GOLDBÄ-
REN die Eintragung im Markenregister, da dieser die erforderliche Unter-
scheidungskraft fehle und sie folglich zum Gemeingut zähle. Das Zeichen
bilde als Kombination von Farb- und Sachbezeichnung einen beschreiben-
den Hinweis auf Ausstattungsmerkmale, die für die beanspruchten Waren
üblich und jedenfalls nicht unerwartet seien. Gold sei eine übliche Farban-
gabe für Gummibonbons. Die Beurteilung des beschreibenden Charakters
des Zeichens erfolge abstrakt, weshalb die Farbgebung der konkret durch
die Beschwerdeführerin vertriebenen Produkte irrelevant sei. Ob diese in
goldfarbener Verpackung angeboten werden können, sei unerheblich, da
das Zeichen auf die Farbe der Waren selbst hinweise. Mit Gold werde nicht
nur ein metallisch glänzender Farbton, sondern auch ein sattes, dunkles
oder leuchtendes Gelb bezeichnet, das mit der Farbe des Edelmetalls ver-
gleichbar sei. Zudem stehe die Farbe bei Lebensmitteln im Zusammen-
hang mit dem Geschmack, sei also funktional; so seien Gummibonbons
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mit Honig- oder Zitrusfruchtgeschmack typischerweise gelb bzw. goldfar-
ben. Der Bestandteil BÄREN werde ohne besondere Denkarbeit und Fan-
tasieaufwand als Hinweis auf die Form der Waren verstanden. Für Gum-
mibonbons sei die Bärenform nicht nur möglich, sondern tatsächlich üblich
und verbreitet. Der Begriff GOLDBÄREN erschöpfe sich somit in einem di-
rekten Hinweis auf Form und Farbe der beanspruchten Waren.
Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, der Zeichenbestandteil GOLD
weise weder auf die Ausstattung noch den Inhalt der beanspruchten Waren
hin, da Gummibonbons kein Gold enthielten und üblicherweise nicht gold-
farben seien. Die von der Beschwerdeführerin angebotenen Gummibon-
bons würden in vielen verschiedenen Farben hergestellt, goldfarbene
seien jedoch nicht darunter. Im Gegensatz zu Schokoladeprodukten wür-
den Gummibonbons auch nicht einzeln in Goldfolie eingewickelt, sondern
als Mengenware in Tüten verpackt zum Verkauf angeboten. Eine Internet-
recherche habe aufgezeigt, dass keine Drittverwendung des Zeichens
GOLDBÄREN vorliege; sämtliche Treffer seien im Zusammenhang mit der
Beschwerdeführerin erzielt worden. Die Recherche belege die Unterschei-
dungs- und Kennzeichnungskraft des Zeichens; ein Freihaltebedürfnis be-
stehe nicht. Folglich gehöre das Zeichen nicht zum Gemeingut.
5.
5.1 Das Zeichen GOLDBÄREN wird gedanklich ohne weiteres in die Ele-
mente "Gold" und "Bären" aufgeteilt.
5.2 Gold bezeichnet ein Edelmetall, ist gleichzeitig ein chemisches Ele-
ment und bildet die Grundlage vieler Währungen. Ursprünglich bedeutet
Gold "das Gelbliche" oder "das Glänzende". Das Edelmetall ist also nach
seiner Farbe oder seinem Glanz benannt, wobei Gold als Inbegriff von
Reichtum und Machtfülle schon bei den Germanen eine bedeutende Rolle
spielte (Duden, Herkunftsbuch, Etymologie der deutschen Sprache, 4. Auf-
lage 2006). Auch heute wird "Gold" sinnbildlich für die Bezeichnung von
Kostbarem und von Reichtum, Fülle, Glanz und Gediegenheit verwendet.
Daneben bezeichnet "Gold" auch eine gelbliche Farbe (Wahrig Deutsches
Wörterbuch, 9. Aufl. 2011).
5.3 Die von der Vorinstanz aufgeworfene Frage, ob der Zeichenbestandteil
GOLD auf einen Inhaltsstoff oder eine Farbe von Gummibonbons hinweist,
tritt gedanklich in den Hintergrund und kann darum offengelassen werden,
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da der Begriff, auch in Verbindung mit einem Zusatz, vorrangig als be-
schreibender Hinweis auf die Qualität der beanspruchten Waren verstan-
den wird (Entscheide der RKGE vom 28. März 1996 E. 5, in: SMI 1996/2
S. 338 "Gold/Goldsound" und vom 15. Juli 1997 E. 2 in: sic! 1997 S. 477
"Liquid Gold/Swiss Gold"; WILLI, a.a.O., Art. 2 N 81). Im vorliegenden Fall
wirkt der Bestandteil GOLD auch in Verbindung mit dem Bestandteil BÄ-
REN insofern anpreisend, als er aussagt, es handle sich um bärenförmige
Produkte von herausragender Qualität. Als reklamhafte Anpreisung fehlt es
dem Bestandteil an Unterscheidungskraft, weshalb er dem Gemeingut zu-
zurechnen ist.
5.4 Der Bestandteil BÄREN weist, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt,
auf die Form der beanspruchten Waren hin. Die Formvielfalt ist bei Gum-
mibonbons zwar gross, da sich diese Waren einfach in Form giessen las-
sen. Doch ist die Bärenform für Gummibonbons allgemein üblich und ver-
breitet, wie der notorische Begriff "Gummibärchen" beweist. Die Beschwer-
deführerin hat nichts Gegenteiliges vorgebracht. Damit wird der Bestandteil
BÄREN unmittelbar und ohne Gedankenaufwand als Hinweis auf die Form
der beanspruchten Waren verstanden. Als Hinweis auf die Ausstattung der
beanspruchten Waren kommt ihm keine Unterscheidungskraft zu und ist er
dem Gemeingut zuzurechnen (vgl. Urteil des BVGer B-2054/2011 vom
28. November 2011 E. 4.3, 5.3 "Milchbärchen").
5.5 Zusammenfassend setzt sich das Zeichen GOLDBÄREN aus der an-
preisenden Farbangabe GOLD sowie dem Hinweis auf eine übliche Form
der beanspruchten Waren, BÄREN, zusammen. Die Kombination beider
beschreibender Begriffe verleiht dem Zeichen keine Unterscheidungskraft,
sondern wird von den Abnehmern ohne Gedankenaufwand als beschrei-
bender Hinweis auf Gummibonbons in Bärenform von herausragender
Qualität verstanden. Demzufolge fehlt es dem Zeichen GOLDBÄREN für
die beanspruchten Waren der Klasse 30 an Unterscheidungskraft, weshalb
es dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zuzurechnen ist.
5.6 Ob auch ein Freihaltebedürfnis am Zeichen in Bezug auf die bean-
spruchten Waren besteht, kann in casu offen gelassen werden, da es der
Marke bereits an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des
BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.6 "Couronné").
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Seite 11
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin macht mit Verweis auf die bisherige Praxis der
Vorinstanz einen Anspruch auf Eintragung des Zeichens gestützt auf den
Gleichbehandlungsgrundsatz geltend. Eine lange Liste vergleichbarer Vor-
eintragungen verdeutliche, dass eine Kombination des Begriffs GOLD oder
einer weiteren Farbe mit einer Tier- oder Sachbezeichnung für gleichartige
Waren der Klasse 30 üblich und verbreitet sei. So sei nicht einzusehen,
weshalb etwa die Zeichen GOLDHASE oder GOLDRENTIER für Schoko-
ladeprodukte – welche durchaus in den entsprechenden Tierformen herge-
stellt und in goldene Folie verpackt werden könnten – schutzfähig seien,
das Zeichen GOLDBÄREN für Produkte, die sich nicht in Goldfolie einwi-
ckeln liessen, hingegen nicht. Angesichts der ins Jahr 1978 zurückreichen-
den, bis in die heutige Zeit andauernden Eintragungen sei von einer stän-
digen Praxis der Vorinstanz über einen längeren Zeitraum auszugehen.
Dass gewisse Voreintragungen längere Zeit zurücklägen, schade nicht, da
es sich nicht um isolierte Einzelfälle handle. Zudem bildeten die Registrie-
rungen L'OURS D'OR, GOLD-TEDDY und BÄRLI der Beschwerdeführerin
für Waren der Klasse 30 Grundlage für den Schutz des berechtigten Ver-
trauens, auch das Zeichen GOLDBÄREN werde zum Markenschutz zuge-
lassen.
Die Vorinstanz verneint einen Anspruch auf Gleichbehandlung, da die zi-
tierten Eintragungen nicht vergleichbar seien. Die Vergleichsmarken bean-
spruchten andere Waren. Die Frage des beschreibenden Charakters des
Bestandteils GOLD beurteile sich für Gummibonbons unterschiedlich als
beispielsweise für Schokolade. Insbesondere sei die Farbe der Ware nicht
mit der Farbe ihrer Verpackung gleichzusetzen. Zudem habe das Institut
seine Praxis hinsichtlich Hinweisen auf eine mögliche Warenform in Wa-
rensektoren mit grosser Formenvielfalt per 1. Juli 2014 präzisiert. Gemäss
aktualisierter Praxis werde die Qualifikation als beschreibende Angabe
nicht mehr davon abhängig gemacht, ob die beschriebene Form typisch
sei, sondern ob die Form – wenn auch nicht üblich – so doch zumindest
möglich und jedenfalls nicht unerwartet sei. Mit Blick auf den Zeichenbe-
standteil BÄREN sei keine der von der Beschwerdeführerin angeführten
Voreintragungen eine taugliche Grundlage für den Anspruch auf Gleichbe-
handlung, da diese vor der Praxisänderung eingetragen und nicht als Hin-
weis auf eine im betreffenden Warensektor typische Form bewertet worden
seien. Auch aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes könne die Be-
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schwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten, da keine konkrete Zu-
sicherung des Instituts vorliege und der Vertrauensschutz gegen Praxisän-
derungen nicht greife.
6.2 Das Gleichbehandlungsgebot fliesst aus Art. 8 Abs. 1 BV und besagt,
dass juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu be-
handeln sind. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei
rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich
ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch
sind; es genügt, dass relevante Tatsachen im Hinblick auf die anzuwen-
denden Normen gleich sind (BGE 112 Ia 193 E. 2b). Demgegenüber be-
steht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, ins-
besondere dann, wenn nur in vereinzelten Fällen vom Gesetz abgewichen
wurde. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richt-
schnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (BGE 139 II 49 E. 7.1; 122 II
446 E. 4a; Urteil des BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 "Doppelhe-
lix [fig.]"; Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 5.1
"Couronné"; BVGE 2010/47 E. 10.1 "Madonna"). Der Anspruch auf Gleich-
behandlung im Unrecht wird ausnahmsweise anerkannt, wenn eine stän-
dige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und
die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser
Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des BGer 4A_250/2009 vom 10. Sep-
tember 2009 E. 4 "UNOX [fig.]"; Urteile des BVGer B-1165/2012 vom
5. Februar 2014 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]", B-7427/2006 vom 9. Januar
2008 E. 9.1 "Chocolat Pavot [fig.]"). Im Markenrecht wird das Gleichbe-
handlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungs-
praxis naturgemäss kasuistisch ist. So müssen die Marken hinsichtlich Zei-
chenbildung und beanspruchter Waren vergleichbar sein, wobei bereits ge-
ringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (MARBACH, SIWR III/1,
N 232 f.; Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 "Fire-
master"; 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 "V"; Urteil des BVGer
B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.4 "we make ideas work"). Werden
die Voraussetzungen der Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise
bejaht, ist zu prüfen, ob deren Anwendung nicht vorrangige öffentliche oder
private Interessen entgegenstehen (PHILIPP DANNACHER, Der allgemeine
Gleichheitssatz im Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken
der EU sowie im deutschen und im schweizerischen Markenprüfungsver-
fahren, Diss. Basel 2012, S. 39; BGE 139 II 49 E. 7.1; 126 V 390 E. 6a;
123 II 248 E. 3c). Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen im
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Rechtsmittelverfahren ausdrücklich gerügt werden, was auch die Oblie-
genheit einschliesst, entsprechende Vergleichsfälle anzugeben (Urteil des
BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 8.1 "Schweizer Fernsehen").
6.3 Die Beschwerdeführerin zitiert eine Vielzahl für Waren der Klasse 30
registrierter Marken, die aus der Kombination einer Farbbezeichnung – vor-
wiegend "Gold" – mit einer Tier- oder Sachbezeichnung bestehen. Die
Wortmarken CH 2P-293'952 MOULIN D'OR, CH 2P-308'817 GOLDEN
TREE, CH 567'066 "Goldkeimlinge", CH P-363'531 FEUILLE D'OR, CH
P-386159 LION D'OR, CH 404'196 CLEF D'OR, CH 574'585 GOLD SPOT,
IR 882'409 GOLDFINGER, CH 589'297 LA SIRENE D'OR und IR 881'694
"Golden Double" bestehen zwar, wie das Zeichen GOLDBÄREN, aus dem
Bestandteil "Gold" bzw. "Or" und einer Sach- oder Tierbezeichnung; sie
verweisen jedoch nicht auf eine für die beanspruchten Süsswaren übliche
Form und sind schon aus diesem Grund nicht mit dem strittigen Zeichen
vergleichbar. Die Marken CH 667'921 GREEN FLAMINGO, CH 639'571
"gelbe biene", CH 615'297 "Little Bee", CH 543'453 MOTLEY BIRD,
CH 628'291 "Green Cup", CH 620'767 "Black Pearl", CH 575'063 WHITE
BEAR, CH 632'581 RED MUG sowie CH 608'106 "Loup Chocolat" verfü-
gen wegen der fehlenden anpreisenden Farbangabe "Gold" über einen un-
terschiedlichen Sinngehalt und verweisen überdies nicht auf eine für die
beanspruchten Waren der Klasse 30 übliche Form, sodass auch hier keine
Vergleichbarkeit mit dem Zeichen GOLDBÄREN vorliegt. Die Marke CH
P-412'332 LIQUID GOLD beansprucht alkoholische sowie nichtalkoholi-
sche Getränke in den Klassen 32 und 33 und somit andersartige Waren,
weshalb es auch hier an einer Vergleichbarkeit fehlt. Die aus bloss einem
Bestandteil bestehenden Marken CH P-443'534 GOLD und CH 655'827
PEBBLES sind ebenfalls nicht mit dem strittigen Zeichen vergleichbar.
6.4 Mit dem Zeichen GOLDBÄREN vergleichbar sind jedoch die von der
Beschwerdeführerin zitierten Marken CH 2P-307'281 GOLDFISCHLI und
CH 2P-313'735 GOLDFISH für "Backwaren und Konfiserie" in Klasse 30,
CH 2P-319'288 GOLD STAR für "Nahrungsmittel" der Klassen 29-31,
IR 667'908 GOLD HERZ'L u.a. für "pâtisserie, confiserie, articles au
chocolat, sucreries" in Klasse 30, CH P-468'985 GOLDHASE u.a. für
"Schokolade, Zuckerwaren, Back- und Konditoreiwaren" in Klasse 30, CH
P-475'871 LAPIN OR und CH P-479'334 GOLD BUNNY u.a. für "Schoko-
lade" in Klasse 30, CH 522'972 "Gold Reindeer", CH 522'971 "Renne Or"
und CH 522'973 "Gold Rentier" u.a. für "Schokolade, Schokoladewaren" in
Klasse 30, IR 826'029 GOLDECK u.a. für "chocolate, confectionery, past-
ries" in Klasse 30, IR 828'240 GOLD FRUCHT für u.a. "confectionery" in
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Klasse 30, CH 538'705 GOLD BELL u.a. für "Schokolade, Schokoladen-
konfekt, Bonbons, feine Back- und Konditorwaren" in Klasse 30, CH
539'100 "Gold Glocke" u.a. für "Schokolade, Bonbons, feine Back- und
Konditorwaren" in Klasse 30, IR 888'754 GOLD CAKE für "Cakes" in
Klasse 30, IR 983'506 GOLDSPITZ für u.a. "confectionery, candies" in
Klasse 30, CH 571'752 CONIGLIETTO D'ORO u.a. für "Schokolade und
Schokoladewaren" in Klasse 30, CH 636'620 "Golden Swiss Hearts" u.a.
für "Schokoladentafeln, Schokoladenriegel " in Klasse 30 sowie CH
627'558 CORNET D'OR u.a. für "Schokoladewaren, Schokolade, Back-
und Konditoreiwaren, Kekse, Biskuits, Zuckerwaren, Bonbons" in Klasse
30.
Zunächst sind sämtliche Marken aufgrund des gleichen Konzepts gebildet,
indem sie aus der anpreisenden Farbangabe "Gold" oder "Or" kombiniert
mit einer Sach- oder Tierbezeichnung bestehen. Bei allen Marken – mit
Ausnahme derjenigen, die in französischer und italienischer Sprache ge-
bildet wurden – steht der Bestandteil "Gold" am Zeichenanfang. Sodann
beanspruchen sämtliche Marken Süsswaren der Klasse 30, die mit den
von dem strittigen Zeichen beanspruchten Waren vergleichbar sind. Dass
die Waren identisch sein müssen, ist zur Bejahung eines vergleichbaren
Sachverhalts nicht notwendig. Hingegen müssen die Waren gleichartig
sein (vgl. Entscheide der der RKGE vom 10. Dezember 2003 E. 8, in: sic!
2004 S. 575 "Swiss Business Hub" und vom 30. März 2004 E. 10, in: sic!
2004 S. 776 "Ready2Snack"; Urteile des BVGer B-1710/2008 vom 6. No-
vember 2008 E. 4.1 "Swistec"; B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 7
"Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)"; B-4848/2009 vom 14. April 2010 E. 6
"Trendline"). Dies trifft zwischen den vom strittigen Zeichen beanspruchten
Waren - "confiserie, à savoir bonbons gélifiés" - und den von den obge-
nannten Marken beanspruchten Back- und Konditoreiwaren, Schokolade-
produkten, Bonbons, Keksen, Biskuits, Zuckerwaren sowie dem Oberbe-
griff Nahrungsmittel ohne Weiteres zu. Es handelt sich um herkömmliche
Lebensmittel des täglichen Bedarfs, die demselben Verwendungszweck
dienen, über dieselben Vertriebswege und Verkaufsstellen verkauft werden
und sich an dieselben Abnehmerkreise richten (Urteil des BVGer vom
6. Juli 2007 E. 5 "Kinder/Kinder Party"; Entscheid der RKGE vom 27. März
2001, in: sic! 2001 S. 322 E. 4 "Elsie/Elsa"). Schliesslich verweisen sämtli-
che Sach- oder Tierbezeichnungen auf eine im beanspruchten Warenbe-
reich übliche Form. Fische, Sterne, Herzen, Hasen, Osterhasen, Rentiere,
Ecken, Spitzen, Früchte, Glocken, Cakes und Tüten sind für die jeweiligen
Süsswaren ebenso üblich wie die Bärenform für Gummibonbons. Was den
Markenbestandteil "Gold" betrifft, werden Schokoladefiguren insbesondere
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zu Festtagen oftmals in Goldfolie verpackt; bei Gummibonbons ist dies auf-
grund deren Grösse und Produkteigenschaften hingegen nicht möglich.
Für diejenigen Voreintragungen, welche Schokoladewaren beanspruchen,
ist der Markenbestandteil "Gold" somit nicht nur anpreisend, sondern auch
hinsichtlich der Ausstattung direkt beschreibend. Somit ist nicht einzuse-
hen, weshalb etwa die Marken GOLDHASE oder GOLDRENTIER für tat-
sächlich in Goldfolie verpackbare Waren dem Markenschutz zugänglich
sein sollen, das Zeichen GOLDBÄREN für Gummibonbons ohne entspre-
chende Möglichkeit der Umhüllung hingegen nicht. Der Einwand der Vor-
instanz, wonach die Voreintragungen mit dem strittigen Zeichen nicht ver-
gleichbar seien, da die Farbe der Ware selbst nicht mit der Farbe ihrer Ver-
packung gleichzusetzen sei, steht im Widerspruch zu ihren Richtlinien in
Markensachen (Ziffer 4.4.2.2.2) und verfängt nicht, da Hinweise auf eine
Ausstattung von Waren definitionsgemäss nicht nur die Gestaltung von
Produkten, sondern auch derer Verpackung umfassen (MARBACH, SIWR
III/1, N. 314). Im Ergebnis erweisen sich sämtliche oben aufgeführten Vor-
eintragungen mit dem Zeichen GOLDBÄREN vergleichbar.
6.5 Die Vorinstanz macht eine Praxisänderung per 1. Juli 2014 geltend.
Indessen hat das Institut seine Richtlinien in Markensachen betreffend Hin-
weise auf Ausstattungsmerkmale bei Wortmarken in der Vergangenheit
mehrmals angepasst (abrufbar unter
fos/rechtsgebiete/marken/richtlinien-im-markenbereich.html, zuletzt be-
sucht am 18. Januar 2016). So sahen die Richtlinien von 2002 unter Ziff.
4.3.5.4. vor (Hervorhebungen durch das Gericht): "Blosse Wortzeichen, die
Form, Ausstattung oder Verpackung einer Ware charakterisieren, können
dann nicht als Marke eingetragen werden, wenn sie für die betreffenden
Erzeugnisse typisch sind, deren Qualität direkt beschreiben oder wenn sie
auf praktische Vorteile hinweisen (…)". Die Richtlinien vom 1. Juli 2005,
1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Juli 2008, 1. Januar 2010, 1. Januar
2011 und 1. Juli 2012 sahen unter Ziff. 4.4.2.2.2 übereinstimmend vor: "Zei-
chen, welche die Ausstattung der Ware beschreiben, werden als Marken
zurückgewiesen, wenn sie Elemente betreffen, die bei diesen Waren allge-
mein üblich sind oder die auf verwendungsmässige Vorteile hinweisen (…).
Hingegen werden Zeichen zum Markenschutz zugelassen, die eine uner-
wartete und unübliche Ausstattung der Ware oder ihrer Verpackung be-
schreiben." Per 1. Juli 2014 wurde Ziff. 4.4.2.2.2 der Richtlinien wie folgt
angepasst: "Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung stehen ins-
besondere dann im Gemeingut, wenn sie Elemente beschreiben, die bei
den betroffenen Waren allgemein üblich sind, oder wenn damit auf verwen-
dungsmässige Vorteile hingewiesen wird (…)". Geht es um einen Hinweis
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Seite 16
auf die Form der Waren, kommt es nicht allein auf die vorgenannten Krite-
rien sondern auch darauf an, ob die fragliche Form für die betroffenen Wa-
ren unerwartet ist. Diese Frage ist auf der Grundlage der Formenvielfalt im
betroffenen Warenbereich zu beantworten. Als nicht unerwartet gelten
nicht nur Formen, die häufig vorkommen, sondern – insbesondere bei gros-
ser Formenvielfalt – auch solche, die blosse Spielarten innerhalb des ba-
nalen Formenschatzes darstellen."
Die Änderung der Richtlinien, wonach eine Zurückweisung bei Hinweisen
nicht bloss auf typische, sondern bereits auf übliche oder nicht unerwartete
Warenformen erfolgen soll, fand offensichtlich nicht erst per 1. Juli 2014,
sondern bereits per 1. Juli 2005 statt. Die Neuerung der Richtlinien vom
1. Juli 2014 betrifft lediglich die Präzisierung, was unter nicht unerwarteten
Formen zu verstehen sei. Die Bärenform bei Gummibonbons ist indessen,
wie die Vorinstanz ausführt, nicht bloss nicht unerwartet, sondern üblich;
das Gegenteil wird von der Beschwerdeführerin auch gar nicht behauptet.
Da sich vorliegend die Frage gar nicht stellt, ob die Bärenform bei Gummi-
bonbons unerwartet ist, kann sich die Vorinstanz auch nicht auf eine Prä-
zisierung der Richtlinien betreffend den Begriff unerwarteter Warenformen
berufen, um eine Ausnahme vom Grundsatz der Gleichbehandlung zu
rechtfertigen. Was die Praxisänderung per 1. Juli 2005 betrifft, sind viele
der von der Beschwerdeführerin zitierten Marken auch nach diesem Datum
eingetragen worden. Sie belegen eine konstante, seit den Achtzigerjahren
bestehende und trotz angepasster Richtlinien weitergeführte Praxis der Vor-
instanz, Wortkombinationen der Elemente GOLD mit einer auf eine übliche
Form der beanspruchten Waren hinweisenden Tier- oder Sachbezeich-
nung als Marke für Süsswaren der Klasse 30 einzutragen. Dass – trotz
Anpassung der Richtlinien im Jahr 2005 – tatsächlich eine Praxisänderung
erfolgt wäre, wird durch die zitierten Voreintragungen entkräftet, während
die neuste Anpassung der Richtlinien per 2014 nicht einschlägig ist.
6.6 Die Vorinstanz bemängelt die angeführten Voreintragungen schliess-
lich auch unter dem Gesichtspunkt des Zeitablaufs. Praxisgemäss sei eine
zeitliche Grenze von acht Jahren zu beachten. Die Beschwerdeführerin
hält dem entgegen, sie berufe sich nicht auf einige wenige Einzelfälle, die
vor längerer Zeit eingetragen worden seien, sondern auf eine lange Liste
zeitlich weit zurückreichender und bis heute andauernder Eintragungen.
Der Rechtsprechung lasse sich überdies keine fixe Zeitgrenze von acht
Jahren entnehmen.
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Es trifft zu, dass ein Teil der vergleichbaren Marken zum Zeitpunkt der an-
gefochtenen Verfügung (18. September 2014) vor über acht Jahren einge-
tragen worden waren, so CH 2P-307'281 GOLDFISCHLI und CH
2P-313'735 GOLDFISH (1980 und 1982), CH 2P-319'288 GOLD STAR
(1982), IR 667'908 GOLD HERZ'L (1997), CH P-468'985 GOLDHASE
(2000), CH P-475'871 LAPIN OR und CH P-479'334 GOLD BUNNY
(2000), CH 522'972 "Gold Reindeer", CH 522'971 "Renne Or" und CH
522'973 "Gold Rentier" (2004), IR 826'029 GOLDECK (2004), IR 828'240
GOLD FRUCHT (2005), CH 538'705 GOLD BELL (2005), CH 539'100
"Gold Glocke" (2005) sowie IR 888'754 GOLD CAKE (2006). Die Marken
IR 983'506 GOLDSPITZ (2008), CH 571'752 CONIGLIETTO D'ORO
(2008), CH 636'620 "Golden Swiss Hearts" (2012) sowie CH 627'558 COR-
NET D'OR (2012) – und damit eine repräsentative Anzahl im Vergleich zur
Einheitlichkeit ihrer Bildungsweise – wurden jedoch vor weniger als acht
Jahren eingetragen. Die Beschwerdeführerin stützt sich somit nicht auf iso-
lierte Einzelfälle, die einen längeren Zeitraum zurückliegen und deshalb
unbeachtlich bleiben müssen, wie dies beim Referenzentscheid der RKGE
vom 10. Dezember 2003 E. 8 "Swiss Business Hub" (in: sic! 2004, S. 573
ff.) sowie dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6959/2009 vom
21. Juni 2010 E. 5 "Capri" der Fall war. Vielmehr hat die Beschwerdefüh-
rerin eine konstante, bis ins Jahr 1980 zurückreichende und bis zum heu-
tigen Zeitpunkt andauernde Praxis der Vorinstanz dargelegt. Entsprechend
kann ihr das Alter einiger Voreintragungen nicht zum Nachteil gereichen.
6.7 Dem Interesse der Beschwerdeführerin an der Gleichbehandlung ihres
Zeichens GOLDBÄREN mit den vergleichbaren Voreintragungen stehen
keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegen. Auf-
grund der grossen Farben- und Formenvielfalt für Gummibonbons, die sich
einfach in Form giessen lassen, sind die Begriffe "Gold" und "Bären" für
Mitbewerber nicht unentbehrlich. Da es sich beim strittigen Zeichen um
eine Wortmarke handelt, werden die Mitbewerber ausserdem nicht an der
Verwendung der Bärenform gehindert (vgl. BGE 116 II 609 E. 2d "FIO-
RETTO"). Zudem ist der Schutzumfang der Marke GOLDBÄREN derart
begrenzt, dass ihre Inhaberin gestützt darauf die beschreibenden und an-
preisenden Bestandteile "Gold" und "Bären" nicht zu monopolisieren ver-
mag. Im Ergebnis sind sämtliche Voraussetzungen der Bejahung eines An-
spruchs auf Gleichbehandlung erfüllt und ist das Zeichen GOLDBÄREN
zum Markenschutz zuzulassen.
6.8 Bei Bejahung eines Anspruchs auf Gleichbehandlung brauchen die
Ausführungen der Beschwerdeführerin zu dem in Art. 9 BV verankerten
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Grundsatz von Treu und Glauben, auf welchen sie sich mit Verweis auf drei
eigene Marken beruft, nicht näher geprüft zu werden. Der Vollständigkeit
halber sei zu erwähnen, dass die Marken IR 318'785 "Bärli" und CH
P-378'787 L'OURS D'OR 1966 bzw. 1989 eingetragen wurden und infolge
grossen zeitlichen Abstands zur vorliegenden Anmeldung keinen Schutz
des Vertrauens in das behördliche Handeln im Markeneintragungsverfah-
ren zu begründen vermögen (vgl. Entscheid der RKGE vom 5. April 2005,
in: sic! 2005 S. 588 E. 5 "Chevrolet-Emblem"). Alleinig gestützt auf die im
Jahr 2012 eingetragene internationale Registrierung IR 108'870 "Gold-
Teddy" wurde ebenfalls kein berechtigtes Vertrauen geschaffen (Urteil des
BVGer B-992/2009 vom 27. August 2009 E. 8.2 "Biomed Accelerator").
6.9 Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen, Ziffer 1 der angefochte-
nen Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die internatio-
nale Registrierung IR 823'911 GOLDBÄREN für die Waren "confiserie, à
savoir bonbons gélifiés" in Klasse 30 zum Markenschutz zuzulassen.
7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63
Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss
von Fr. 2'500.– zurückzuerstatten.
Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzu-
sprechen (Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR
173.320.2]). Das Gericht setzt die Parteientschädigung auf Grund der Kos-
tennote oder wenn, wie vorliegend, keine Kostennote eingereicht wurde,
auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). In Würdigung des
aktenkundigen Aufwands bei einfachem Schriftenwechsel erscheint eine
Parteientschädigung von Fr. 4'500.– für das Beschwerdeverfahren ange-
messen (ohne Mehrwertsteuer, welche vorliegend nicht geschuldet ist, vgl.
Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR
641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE). Die Parteientschädigung ist der
Vorinstanz aufzuerlegen (Art. 64 Abs. 2 VwVG).
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Seite 19
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz
vom 18. September 2014 wird aufgehoben und diese angewiesen, die in-
ternationale Registrierung Nr. 823'911 GOLDBÄREN für confiserie, à sa-
voir bonbons gélifiés in Klasse 30 zum Markenschutz zuzulassen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor-
schuss von Fr. 2'500.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der
Rechtskraft zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschä-
digung von Fr. 4'500.– zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde;
Beilage: Rückerstattungsformular)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 823 911; Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Agnieszka Taberska
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Seite 20
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Be-
schwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 4. Februar 2016