B-6097/2010 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Verfügung vom 5. August 2010 betreffend die Schutz...

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Abteilung II
B-6097/2010

U r t e i l v o m 1 6 . M ä r z 2 0 11
Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld




Parteien

mibe GmbH Arzneimittel, Münchner Strasse 15,
9999 DE-06796 Brehna,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marco Bundi,
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdeführerin,



gegen


Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz,

Gegenstand

Verfügung vom 5. August 2010 betreffend die
Schutzverweigerung gegenüber der Marke IR 974'593
BELLADERM.


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Sachverhalt:
A.
Gestützt auf eine Basiseintragung mit Priorität in Deutschland vom
15. Februar 2008 wurde die Wortmarke IR 974'593 BELLADERM am
18. Juli 2008 unter anderem mit Schutzanspruch für die Schweiz im
internationalen Register eingetragen und am 18. September 2008 von der
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle dem Eidgenössischen
Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) mitgeteilt.
Der Schutz für die Schweiz wurde ursprünglich für folgende Waren der
Klasse 5 gemäss dem Abkommen von Nizza vom 14. Juli 1967 über die
internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die
Eintragung von Marken (SR 0.232.112.8 Nizza-Klassifikation) beantragt:
Klasse 5: Produits pharmaceutiques, médicaments.
B.
Am 8. Oktober 2009 wurde das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
wie folgt eingeschränkt:
Klasse 5: Produits pharmaceutiques, médicaments, à savoir contraceptifs.
C.
Mit Notifikation vom 4. September 2008 eröffnete die Vorinstanz der mibe
GmbH Arzneimittel einen refus provisoire total (sur motifs absolus) mit der
Begründung, dass das Zeichen aus einer Kombination zweier, die Cha-
rakteristika der beanspruchten Waren beschreibenden Angabe bestehe
und auch aufgrund der Freihaltebedürftigkeit der Bestandteile dem
Gemeingut zuzurechnen sei. Eine Schutzausdehnung auf die Schweiz sei
daher abzulehnen.
D.
Mit Schreiben vom 15. Oktober 2009 wies die Antragstellerin darauf hin,
dass sie das Warenverzeichnis auf Kontrazeptiva eingeschränkt habe
und daher nicht länger von einem beschreibenden Charakter in Bezug
auf die beanspruchten Waren ausgegangen werden könne.
E.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 26. Februar 2010 an der voll-
ständigen Zurückweisung des Zeichens 974'593 BELLADERM fest. Sie
stützte sich darauf, dass der durchschnittliche Konsument, bzw. die
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Durchschnittskonsumenten dem Zeichen ohne weiteres den Sinngehalt
"schöne bzw. gut aussehende Haut" entnehme, auch wenn es sich um
eine Neuschöpfung handle und die Silben teilweise mutiliert seien. Da
sich viele Frauen erhofften, die Kontrazeptiva mögen ihnen zusätzlich zu
schönerer Haut verhelfen, werde das Zeichen BELLADERM als Hinweis
auf diesen erwünschten Nebeneffekt verstanden. Pharmaunternehmen
versuchten zudem Kontrazeptiva zu entwickeln, die neben der Verhütung
auch die Bekämpfung von Akne bewirkten. Wegen des beschreibenden
Charakters ging die Vorinstanz von fehlender Unterscheidungskraft und
sowie einem an der Bezeichnung bestehenden Freihaltebedürfnis aus,
weswegen der Markenschutz zu versagen sei.
F.
Mit Schreiben vom 6. Mai 2010 wandte die Beschwerdeführerin ein, dass
ein beschreibender Charakter ohne besondere Denkarbeit oder besonde-
ren Aufwand an Phantasie zu erkennen sein müsse, weshalb blosse
Gedankenassoziationen oder Anspielungen, welche nur entfernt auf die
Ware hindeuteten, ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut machten. Das
Zeichen sei für Kontrazeptiva eingetragen und nicht für medizinische
Hautcremes. Der mögliche Nebeneffekt könne den beschreibenden
Charakter nicht begründen. Ausserdem berief sie sich darauf, dass die
Vorinstanz gemäss Art. 6quinquies Abschnitt B der Pariser Übereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums auch zur Berücksichtigung des
Bestehens ausländischer erfolgter Schutzgewährungen derselben Marke
verpflichte, insbesondere im Rahmen von Grenzfällen.
G.
Die Vorinstanz verweigerte dem Zeichen der Antragstellerin BELLADERM
für alle beanspruchten Waren der Klasse 5 mit Verfügung vom 5. August
2010 endgültig den Schutz für die Schweiz. In ihrer Begründung blieb sie
bei ihrer zuvor geäusserten Auffassung, es handle sich bei der Bezeich-
nung um eine beschreibende Angabe eines vom Verkehrskreis unmittel-
bar erwarteten Nebeneffekts, nämlich ihnen zu schöner Haut zu verhel-
fen. Als beschreibende Angabe, aber auch wegen des Freihaltebedürf-
nisses könne kein Markenschutz gewährt werden. Ausländische Präjudi-
zien seien nicht bindend. Mangels eines Grenzfalles käme auch keine
Indizwirkung ausländischer Voreintragungen in Betracht.
H.
Gegen die Schutzverweigerung wendet sich die mibe GmbH Arzneimittel
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mit ihrer Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht vom 26. August
2010. Sie beantragt:
"1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
(IGE) vom 5. August 2010 im Verfahren betreffend die Internationale Marke
Nr. 974593 BELLADERM sei aufzuheben, und das IGE anzuweisen, die vor-
liegende Marke zum Schutz in der Schweiz zuzulassen.
2. Alles unter Kosten und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerde-
gegnerin."
In der Beschwerdebegründung weist die Beschwerdeführerin darauf hin,
dass die Vorinstanz noch im Jahre 2006 die Marke DERMASAN für Kos-
metika (Klasse 3) und pharmazeutische Erzeugnisse und Präparate der
Gesundheitspflege (Klasse 5) eingetragen habe. Im Übrigen stützt sie
sich darauf, dass das Bundesverwaltungsgericht die Marke DERMASAN
in einem Widerspruchsverfahren zwar als kennzeichnungsschwach, nicht
aber als beschreibend eingestuft habe. Neu geht die Beschwerdeführerin
von Ärzten und Apothekern als relevantem Verkehrskreis aus, auf deren
Verständnis abzustellen sei. Diese würden ohne weiteres in der Bezeich-
nung einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Mit Hinweis auf die
bestehenden Ausweichmöglichkeiten für neu in den Markt eintretende
Unternehmen weist sie ein Freihaltebedürfnis zurück. Schliesslich bean-
sprucht sie eine rechtsgleiche Behandlung im Vergleich zu Zeichen, die
ebenfalls den Bestandteil DERM sowie einen weiteren wenig unterschei-
dungskräftigen Bestandteil enthalten, Waren der Klasse 3 bzw. 5 kenn-
zeichnen und von der Vorinstanz ohne Beanstandung eingetragen
worden sind.
I.
Die Vorinstanz liess sich mit Eingabe vom 28. Oktober 2010 vernehmen.
Sie beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Trotz Zweisprachigkeit und
Mutilation komme dem Zeichen BELLADERM keine Unterscheidungskraft
zu, da der Sinngehalt eindeutig sei. Sie geht bei dem rezeptpflichtigen
Mittel von einem in erster Linie aus Ärzten und Apothekern bestehenden
Verkehrskreis aus. Für diese liege der Sinn der Bezeichnung auf der
Hand. Der Entscheid im Widerspruchsverfahren B-2235/2008 DERMO-
XANE/DERMASAN stütze ihre Auffassung, da darin (E. 5.1) der Zeichen-
bestandteil DERM- des Widerspruchszeichens DERMOXANE als Hinweis
auf die Haut verstanden werde. Die im Rahmen des Gleichbehandlungs-
anspruches erwähnten Marken seien mit der streitgegenständlichen
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Marke nicht vergleichbar, da sie anders als BELLADERM keinen anprei-
senden Bestandteil wie BELLA enthielten.
J.
Mit Replik vom 2. Dezember 2010 macht die Beschwerdeführerin geltend,
aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2235/2008 vom 2. März
2009 könne nicht entnommen werden, dass der Bestandteil DERM offen-
sichtlich beschreibend sei. Sie verweist im Übrigen darauf, dass DERMA-
SAN, bestehend aus zwei schwachen Bestandteilen, für Kosmetika in
Klasse 3 eingetragen werden konnte, was sodann für BELLADERM bei
einer Beanspruchung für Kontrazeptiva erst recht gelten müsse.
Ausserdem macht sie auf weitere ähnliche jüngste Eintragungen
aufmerksam wie etwa die ebenfalls für Waren der Klasse 3 eingetragene
Marke SOFTDERM.
K.
In der Duplik vom 28. Januar 2011 wendet sich die Vorinstanz dagegen,
dass Feststellungen aus Entscheiden im Widerspruchsverfahren präjudi-
zielle Wirkung für das Eintragungsverfahren haben könnten. In Bezug auf
eine rechtsgleiche Behandlung vertritt sie die Auffassung, dass keine der
von der Beschwerdeführerin herangezogenen Eintragungen einen anprei-
senden Bestandteil wie BELLA mit der Silbe DERM enthalte. Die Über-
einstimmung in nur einem Teil führe noch nicht zur Vergleichbarkeit.
Zudem könne aus den einzelnen Voreintragungen – in casu höchstens
drei Zeichen pro Kalenderjahr – noch keine ständige und zukünftige
rechtswidrige Praxis des Instituts abgeleitet werden.
L.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen
der Erwägungen einzugehen sein.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR
173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50
Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968
(VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss
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rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die Beschwerdeführerin
zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher
einzutreten.
2.
2.1. Deutschland und die Schweiz sind beide Mitglieder sowohl der Pari-
ser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in
Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) als auch des Madrider
Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in
Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) sowie des Protokolls
vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Regi-
strierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss der neuen
Fassung des Protokolls vom 1. September 2008 gilt nach wie vor, dass
zwischen Staaten, welche sowohl das Abkommen als auch das Protokoll
unterzeichnet haben, die Schutzverweigerung innerhalb von zwölf Mona-
ten nachdem Datum der Notifikation durch die Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 lit. a und b in
Verbindung mit Art. 9sexies Abs. 1 lit. a und b MMP). Die am 18. September
2008 beginnende Frist ist mit der Schutzverweigerung vom 4. September
2009 eingehalten.
2.2. Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die
Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus
Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des
Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung
dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den red-
lichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich"
seien (Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies lit. b Ziff. 2 PVÜ).
Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Marken-
schutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und
Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteil des
Bundesgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 Gipfeltreffen;
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-1228/2010 vom 15. No-
vember 2010 E. 2.2 ONTARGET).
3.
Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Marken-
schutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die
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Waren und Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht
werden.
3.1. Der Begriff Zeichen des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für
beschreibende Angaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der
Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der feh-
lenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Urteile des BVGer
B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.1 Diamonds of the Tsars,
B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 4 Leader; Entscheid der Eidgenössi-
schen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Feb-
ruar 2003 in sic! 6/2003 495 E. 2 Royal Comfort; EUGEN MARBACH, in:
Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247
ff). Als Gemeingut sind die in Art. 6quinquies B Ziff. 2 PVÜ erwähnten
Zeichen anzusehen, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit,
Menge, Bestimmung etc.) der entsprechenden Produkte bezeichnen und
daher nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen dienen
können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte
Betriebsherkunft verstanden werden (LUCAS DAVID, Kommentar zum
Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David
[Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-
gesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 N. 5).
Beschreibende Angaben können sich auch auf den Verwendungszweck
der zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen beziehen (DAVID
ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/ Florent Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a MSchG N. 167).
Dabei ist davon auszugehen, dass die Charakterisierung des Hauptver-
wendungszwecks bzw. der Kerneigenschaft im Zweifel ohne Fantasieauf-
wand erkannt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. No-
vember 2004 in sic! 4/2005 278 E. 3.3 Firemaster für flammenhemmende
chemische Erzeugnisse; Urteile des BVGer B-1364/2008 vom 26. August
2009 E. 3.1 On the Beach für Kosmetika), wogegen die Verbindung mit
einem auch möglichen, aber aus Sicht des Konsumenten fernliegenden
Verwendungszweck der Eintragung eher nicht entgegensteht (RKGE vom
11. April 2000 in sic! 6/2000 506 E. 4 Testa (ital. Kopf) für Fleisch und
Haarpflegemittel, aber unzulässig für Kopfbedeckungen).
3.2. Massgeblich für die naheliegende Erkennbarkeit des beschreibenden
Charakters sind die im Registereintrag erwähnten Waren und Dienst-
leistungen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 21; MARBACH, a.a.O., N. 209 ff.). An die
Stelle einer bei abstrakter Betrachtung noch möglichen Mehrdeutigkeit
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eines Zeichens kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter
treten, sobald das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleis-
tung in Beziehung gebracht wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004
vom 25. November 2004 E. 3.3 Firemaster; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 90; Ur-
teil des BVGer B-1364/2008 vom 26. August 2009 E. 3.3 On the Beach).
4.
4.1. Die Frage, ob eine Marke eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist
aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise für die Waren zu beur-
teilen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première, BGE 116 II 611 f. E. 2c Fioretto),
wobei es ausreicht, dass der beschreibende Charakter vom Publikum
ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar er-
kennbar ist (Urteil des BGer 4A_330/2009 vom 3. September 2009
E. 2.3.2 Magnum). Auch das Verständnis betroffener Sprach- und Fach-
kreise ist zu berücksichtigen (BGE 120 II 150 E. 3 b bb Yeni Raki; Urteil
des BVGer B-6070/2007 vom 24. April 2008 E. 3.1 Trabecular Metal,
B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 4.2 f. After Hours; LUCAS DAVID, in:
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/
Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2 N. 18). Bei der Be-
urteilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens bestehen die mass-
geblichen Verkehrskreise dagegen aus den Mitgliedern der betreffenden
Branche, allen voran aus den Konkurrenten des Hinterlegers (EUGEN
MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, [hiernach:
Marbach, Verkehrskreise], S. 1, 11).
4.2. Die Marke der Beschwerdeführerin wird für contraceptifs mithin für
empfängnisverhütende Mittel (vgl. PONS Grosswörterbuch Französisch-
Deutsch, Stuttgart et. al. 1999, S. 161, im Folgenden: Kontrazeptiva)
beansprucht. Die Beschwerdeführerin macht in der Beschwerde erstmals
geltend, die Verschreibungspflichtigkeit für Kontrazeptiva gemäss dem
Heilmittelgesetz führe dazu, dass ausschliesslich Ärzte und Apotheker als
relevanter Verkehrskreis anzusehen seien, welche das Zeichen unmittel-
bar als betrieblichen Herkunftshinweis erkennen würden.
Die Vorinstanz nahm in ihrer Verfügung an, dass Kontrazeptiva als Ware
an die schweizerischen Durchschnittskonsumenten wie auch an Fach-
kreise der Medizin gerichtet sind (Ziff. B. 5). In der Beschwerdeantwort
geht sie davon aus, dass der Verkehrskreis der rezeptpflichtigen Medika-
mente in erster Linie aus Ärzten bestehe. Anders als die Beschwerde-
führerin schliesst sie aus dieser Zusammensetzung des Verkehrskreises,
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dass für Ärzte die Auswirkung des Präparats auf die Haut als Sinngehalt
des Zeichens auf der Hand liege und deswegen von einer besonderen
Denkarbeit wie sie bei unterscheidungskräftigen Zeichen nicht die Rede
sein könne.
4.3. In der Tat ist das Bundesgericht früher davon ausgegangen, dass
soweit der Kaufentscheid nicht beim eigentlichen Konsumenten liegt,
sondern von Dritten gefällt wird, auf das Verständnis der entsprechenden
Fachkreise, im Falle der verschreibungspflichtigen Medikamente damit
auf das Verständnis der Ärzte und Apotheker abzustellen ist (BGE 84 II
441 Xylocain; vgl. MARBACH, Verkehrskreise, S. 11). In jüngerer Zeit geht
die Rechtsprechung indessen im Rahmen der Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr in Widerspruchsverfahren davon aus, dass unabhängig von
der Rezeptpflicht auch die Sichtweise des Endverbrauchers zu beachten
ist (in Anlehnung an LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999,
MSchG Art. 3 N. 14, Entscheide der RKGE vom 26. Juli 2000 in sic! 2000,
608/609, E. 3 Tasmar/Tasocar, vom 4. April 2003 in sic! 2003, 500, 501
E. 5 Rivotril/Rimostil und vom 5. August 2003 in sic! 2003, 973, 974, E. 4
Seropram/Citopram; allgemeiner GALLUS JOLLER, in: MSchG-Kommentar,
Art. 3 N. 55 neuerdings ebenso, MARBACH, Markenrecht, N. 996). Das
Bundesverwaltungsgericht hat diese Rechtsprechung nur übernommen,
sofern ein Zeichen allgemein für pharmazeutische Präparate registriert ist
(Urteile des BVGer B-1700/2009 vom 11. November 2009 E. 4.2 Oscillo-
coccinum/Anticoccinum, B-6770/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.2 Naso-
cort/Vasacor, B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 5.2 Levane/Levact). Bei
schweren Schmerzmitteln hielt es indessen weiterhin die Wahrnehmung
der entsprechenden Fachkreise für massgeblich (B-4070/2007 vom
8. April 2008 E. 8 Levane/Levact; ähnlich Urteil des Handelsgerichts Bern
vom in sic! 2/2007 109 ff. E. 4 Zyloric/Uloric).
4.4. Vorliegend ist zunächst festzuhalten, dass sich die dargestellte im
Bereich der Verwechslungsgefahr herausgebildete Rechtsprechung inso-
weit auf das Eintragungsverfahren übertragen lässt als zu bestimmen ist,
ob ein einzutragendes Zeichen beschreibend ist.
Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin die zu kennzeichnenden
Waren mit Eingabe vom 8. Oktober 2009 auf Kontrazeptiva beschränkt.
Bei diesen handelt es sich unstreitig um ein verschreibungspflichtiges
Medikament. Beide Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass
der relevante Verkehrskreis in erster Linie aus Ärzten besteht. Welche
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Rolle der Arzt bzw. die Patientin bei der Auswahl eines Kontrazeptivum
spielen, kann vorliegend indessen offenbleiben. Wie zuvor festgestellt
(vgl. E. 4.1 hiervor), kann eine Marke schon dann nicht eingetragen wer-
den, wenn mit Blick auf einen massgeblichen Teil der Verkehrskreise die
Marke als beschreibend zu beurteilen ist. Wie im Folgenden zu zeigen
sein wird, kommt es demnach auf die Wahrnehmung Patientinnen und
Patienten nicht an.
5.
Im vorliegenden Fall ist zu prüfen, ob das im Streit stehende Zeichen von
den Ärzten und Apothekern – wie die Vorinstanz vorbringt – als be-
schreibend aufgefasst wird.
5.1. Die Internationale Registrierung der Marke der Beschwerdeführerin
setzt sich aus den Bestandteilen BELLA und DERM zusammen. Die Vor-
instanz hat in ihrer Verfügung vom 5. August 2008 festgehalten, dass die
relevanten Verkehrskreise die Silben BELLA und DERM ohne weiteres
verstünden. Dem ist beizupflichten. BELLA, das italienische Wort für
schön in der weiblichen Form, bzw. die Schöne (Langenscheidt's e-Hand-
wörterbuch Italienisch-Deutsch 4.0) ist ohne Zweifel bekannt. Das
Bundesverwaltungsgericht hat, wie von der Vorinstanz zu Recht hervor-
gehoben, in einem anderen Verfahren festgestellt, dass die Silbe DERM
bzw. DERMO als Hinweis auf die Haut verstanden werde (vgl. Urteil des
BVGer B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 5.1 Dermoxane/Dermasan mit
Hinweisen). Für die als Verkehrskreis im Vordergrund stehenden Ärzte
dürfte dies erst recht zutreffen. Eben diese Personen setzen trotz Zwei-
sprachigkeit und Mutilation die Silben zu dem Sinngehalt "schöne Haut"
zusammen, ohne dass darin ein Gedankenaufwand zu sehen wäre, wie
er für die Bejahung der Unterscheidungskraft erforderlich ist.
5.2. Entscheidend ist indessen, wie der relevante Verkehrskreis das
Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren, die Kontrazeptiva, ver-
steht. Während die Parteien übereinstimmend von einem sich wegen der
Verschreibungspflichtigkeit des Präparats vornehmlich aus Ärzten zusam-
mensetzenden Verkehrskreis ausgehen, gehen sie nicht einig darin, wie
diese das Zeichen deuten. Aus Sicht der Vorinstanz verstehen sie das
Zeichen erst recht als Beschreibung des Nebeneffektes, welchen das
Präparat auf die Haut hat und sehen es daher als beschreibend an. Die
Beschwerdeführerin geht dagegen davon aus, dass Ärzte im Bewusstsein
der Primärfunktion des Präparats nicht von einem beschreibenden Hin-
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weis auf Nebenwirkungen, sondern von einem betrieblichen Herkunfts-
hinweis ausgehen.
Das Zeichen könnte allenfalls als unterscheidungskräftiges, auf die be-
triebliche Herkunft verweisendes Zeichen angesehen werden, wenn ent-
weder anzunehmen wäre, dass der Sinngehalt, bzw. der angesprochene
Nebeneffekt in einer Weise produktfern wäre, dass ein zur Unterschei-
dungskraft führender Gedankenaufwand erforderlich wäre, um den
Zusammenhang zu erkennen oder Ärzte "aufgrund ihrer erhöhten Kennt-
nisse" in der Bezeichnung einen betrieblichen Hinweis (Beschwerde,
Ziff. 3.3.6) erblicken.
5.3. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich mehrfach dahingehend ge-
äussert, dass die Charakterisierung des Hauptverwendungszwecks bzw.
der Kerneigenschaft im Zweifel ohne Fantasieaufwand erkannt wird
(Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 in sic!
4/2005 278 E. 3.3 Firemaster für flammenhemmende chemische Erzeug-
nisse; Urteile des BVGer B-1364/2008 vom 26. August 2009 E. 3.1 On
the Beach für Kosmetika). Dieselbe Überlegung spielt auch in Wider-
spruchsfällen im Rahmen der Prüfung der Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke eine Rolle (B-5440/2008 vom 24. Juli 2004 E. 6.2
jump [fig.]/JUMPMAN für Schuhe). Die Verbindung mit einem auch mög-
lichen, aber aus Sicht des Konsumenten fernliegenden Verwen-
dungszweck der Eintragung eher nicht entgegensteht (RKGE vom
11. April 2000 in sic! 6/2000 506 E. 4 Testa [ital. Kopf] für Fleisch und
Haarpflegemittel, aber unzulässig für Kopfbedeckungen).
Vorliegend hat die Vorinstanz ausführlich dargelegt, dass die bei Frauen
die Behandlung von Hautkrankheiten, insbesondere Akne, ein gezielt ver-
folgter Nebeneffekt ist. So wird unter anderem in Beilage 11 zur Be-
schwerdeantwort sowie Beilagen 1 und 2 zur Verfügung, aber auch in
gynäkologischen Standardwerken und Veröffentlichungen (vgl. insbeson-
dere MARC A. FRITZ/LEON SPEROFF, Clinical Gynecologic Endocrinology
and Infertility, 8. Aufl., Philadelphia 2011, S. 949 ff., 1022, ULRICH KARCK,
Störungen des Androgenhaushaltes, in: Klinische Endokrinologie für
Frauenärzte, Freimut Leidenberger/Thomas Strowitzki/Olaf Ortmann
[Hrsg.], 3. Aufl., Heidelberg 2005, S. 360 ff., 373, sowie MARTINA KER-
SCHER, Hormonelle Kontrazeption – Möglichkeiten und Grenzen bei der-
matokosmetischen Indikationen, Gynäkologische Endokrinologie, Bd. 7,
2009, S. 17 ff.) daraufhin gewiesen, dass in bestimmten Fällen von Akne
die Verabreichung von ganz bestimmten Kontrazeptiva mit entsprechen-
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Seite 12
den Wirkstoffen (z.B. Chlormadinonacetat und Cyproteronacetat) indiziert
sei. Da der genannte positive Nebeneffekt wie soeben nachgewiesen
zumindest der Ärzteschaft bekannt ist, handelt es sich um eine sehr
naheliegende Nebenwirkung und zum Teil sogar um die vom behan-
delnden Arzt hauptsächlich verfolgte Wirkung. Bei dieser Ausgangslage
muss das Zeichen BELLADERM als im Hinblick auf die Wirkung der
Kontrazeptiva beschreibend angesehen und der Schutz für die Schweiz
verweigert werden. Anders wäre allenfalls zu urteilen, wenn sich der Ein-
trag im Warenverzeichnis auf Kontrazeptiva beschränken würde, welche
aufgrund ihrer Wirkstoffkombination nicht für die Behandlung von Akne
bzw. anderen Hauterkrankungen geeignet sind. Ob diesfalls nicht mit
einer Beanstandung wegen sachlicher Irreführung zu rechnen wäre, ist
hier nicht weiter zu erörtern.
An diesem Ergebnis ändert nichts, dass das ärztliche Fachpersonal dem
Namen eines Medikaments weniger Bedeutung beimisst als der Durch-
schnittskonsument und sich auf die Wirkstoffe konzentriert, worauf die
Beschwerdeführerin hinweist. Der Aufbau von entsprechenden Bezeich-
nungen folgt keinen klaren Regeln, weswegen der massgebende Ver-
kehrskreis auf der Suche nach einem Sinngehalt unter Berücksichtigung
seiner erhöhten Kenntnisse in der Bezeichnung BELLADERM ohne
Weiteres die Beschreibung des wohlbekannten Nebeneffektes und
gerade nicht einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft erblicken wird.
5.4. Als beschreibendes und damit dem Gemeingut zugehöriges Zeichen
ist der Internationalen Registrierung BELLADERM vorbehaltlich eines
Gleichbehandlungsanspruches der Schutz für die Schweiz zu versagen.
6.
Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, mit der Zurück-
weisung der beantragten Schutzausdehnung auf die Schweiz sei der
Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt worden.
6.1. Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte
nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Die gleiche Be-
hörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachver-
halte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sach-
verhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (WILLI, a.a.O.,
Art. 2 N. 28). Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehand-
lung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden
haben sollte. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als
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Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (Urteil des Bundes-
gerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Firemaster; Entscheid
des BVGer B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 6 Masterpiece; Entscheid
der RKGE vom 19. Oktober 1999 in sic! 6/1999 645 E. 5 Uncle Sam;
WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 31). Nach der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahms-
weise anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer
rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt,
dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt
(BGE 122 II 451 f. E. 4a mit Hinweisen; BGE 127 I 2 f. E. 3a; Urteil des
BGer 4A.261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 V [fig.]; Urteil des BVGer
B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 8 terroir [fig.]).
6.2. Die Beschwerdeführerin stützt sich auf zahlreiche eingetragene
Zeichen, die jeweils den Bestandteil DERM in Kombination mit einem
anderen Element enthalten und für Waren der Klassen 3 oder 5 oder
beide, namentlich für Kosmetika, Hautpflegeprodukte oder pharmazeu-
tische Produkte registriert sind.
6.2.1. Bei einem ersten Teil der Marken (2P-294'263 CLINIDERM, P-
329'037 HERBADERM, P-327'973 VENODERM) geht die Vorinstanz zu
Recht davon aus, dass deren Eintragung (ca. 30 bzw. 25 Jahre) zu lange
zurückliegt, um für die Vorinstanz bindend zu sein (vgl. dazu auch Urteil
des BVGer B-2052/2008 vom 6. November 2009 E. 4.2 Kugeldreieck 3D).
Auch wenn es angesichts der Unberechenbarkeiten im Hinblick auf die
Entwicklung von Sprache nicht sachgerecht erschiene, eine starre Frist
hinsichtlich der Beachtlichkeit von inländischen Voreintragungen fest-
zulegen, so spricht doch der Umstand, dass insbesondere medizinische
Fremdwörter in neuerer Zeit weitere Verbreitung finden (vgl. NINA JANICH,
Werbung als Medium der Popularisierung von Fachsprachen, in: Jürg
Niederhauser/Kirsten Adamzik, (Hrsg.), Wissenschaftssprache und Um-
gangssprache im Kontakt, Frankfurt a.M. 1999, S. 139-151) und daher
besser verstanden werden dafür, dass aus der Eintragung von
CLINIDERM, HERBADERM und VENODERM vor mehr als einem
Vierteljahrhundert kein Gleichbehandlungsanspruch abgeleitet werden
kann.
6.2.2. Bei einem zweiten Teil der angeführten Zeichen (IR 101'4117 I-
DERM, IR 935'487 LA-DERM, Nr. 601'864 ACTIDERMA, Nr. 584'771 AC-
CELADERM, Nr. 571'859 BELLE-VUE-DERME und Nr. 498'975 RESTO-
RADERM fehlt es an der Vergleichbarkeit, da der weitere Bestandteil
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neben DERM oder DERMA oder die jeweilige Kombination im Gegensatz
zum vorliegend hinterlegten Zeichen mehrdeutig ist. Entgegen der Auf-
fassung der Beschwerdeführerin reicht es für die Vergleichbarkeit der
Zeichen nicht aus, dass die Vergleichszeichen einen gemeinsamen Be-
standteil enthalten, um von einer Vergleichbarkeit auszugehen, wie sie für
den Gleichbehandlungsanspruch erforderlich wäre (Urteil des BVGer B-
649/2009 vom 12. November 2009 E. 4.3 i-Option).
Das "I" in I-DERM (IR 101'4117) kann – wie die Beschwerdeführerin
selbst ausführt – gemäss dem Entscheid zur Bezeichnung IPHONE meh-
rere Bedeutungen haben (Urteil des BVGer B-6430/2008 vom 24. No-
vember 2009 E. 3.3.3), nämlich auf das englische Personalpronomen in
der ersten Person Singular, Nominativ, oder als Abkürzung für "informa-
tion" stehen und gibt in Verbindung mit Haut keinen offensichtlichen Sinn.
Gleiches gilt für die IR-Marke 935'487 LA-DERM, von der die Beschwer-
deführerin selbst sagt, es könne sich etwa um einen Hinweis auf die US-
amerikanische Stadt Los Angeles oder auf den französischen weiblichen
Artikel beziehen (vgl. Beschwerde, S. 8). Aufgrund dieser Mehrdeutigkeit
unterscheidet sich die Marke von der vorliegend hinterlegten. Für die
Marke ACTIDERMA (Nr. 601'864) liegt der beschreibende Sinn nicht auf
der Hand wie die Beschwerdeführerin behauptet. ACTI kann nicht nur an
"aktiv" erinnern, sondern auch an "action"/"Aktion", "activate"/ "aktivieren"
oder an den "Active", den aktiven Sportler. Ebenso ist auch bei dem
Zeichen Nr. 584'771 ACCELADERM nicht auf Anhieb verständlich, was
beschleunigt werden soll. Nicht vergleichbar ist auch das Zeichen
Nr. 498'975 RESTORADERM, da bei diesem Zeichen der Hinterleger ein
polysemantisches, in Bezug auf Haut nicht üblicherweise verwendetes
englisches Wort (to restore) mit DERM kombiniert und es aufgrund des
unklaren Sinngehalts der Wortkombination (Haut heilen, Haut ersetzen,
Haut wiederherstellen, Haut zurückgeben etc.) nicht von vergleichbaren
Zeichen auszugehen ist.
6.2.3. Bei einem dritten Teil der Marken (Nr. 572'213 DERMAPRO,
Nr. 572'214 DERMAPLUS und Nr. 514'516 DERMAFIT sowie Nr. 500360
DERMAPLAST, Nr. 522'476 DERMANATURALIS und Nr. 571'859
BELLE-VUE-DERME stimmt schon die Bauweise nicht überein (vgl. dazu
MARBACH, Markenrecht, N. 232), was gegen eine Vergleichbarkeit mit
BELLADERM spricht (vgl. dazu RKGE vom 19. Februar 1998 sic! 3/1998
302 E. 5 Masterbanking). Die Bestandteile sind bei diesem Markentyp
nicht beliebig austauschbar. So folgt BELLADERM dem grammatikalisch
korrekten Sprachfluss ("schöne Haut"), während die bei den Vergleichs-
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marken vorgenommene Inversion "Haut für" statt "für die Haut" oder
"Haut mehr" statt "mehr Haut" wenigstens insoweit eine geringe Originali-
tät aufweisen. Gleiches gilt für die ebenfalls klar anders strukturierten
Zeichen IR Nr. 902'585 DERM TOUCH, Nr. 535'836 CLINIQUE DERMA
WHITE, Nr. 482'200 CAUSA DERMIS und Nr. 508'209 PHYSIODERMIE.
Auch das Zeichen Nr. 571'859 BELLE-VUE-DERME, übersetzt "schöne
Sicht Haut", erhält seinen besonderen Charakter durch die Sprachregel-
widrigkeit der fehlenden Präposition "auf" und des fehlenden Artikels.
Damit kommt es nicht darauf an, dass das französische Wort "Derme"
anders als DERM oder DERMA nicht einfach nur "Haut" bzw. "peau"
bedeutet, sondern in erster Linie im medizinischen Fachvokabular die
"Dermis" (Langenscheidt, Handwörterbuch Französisch-Deutsch, Berlin
et al. 2006, S. 215), eine besondere Lederhaut genannte Hautschicht
zwischen Epidermis (Aussenhaut) und Unterhautgewebe bezeichnet
(PSYCHREMBEL, Klinisches Wörterbuch, 261. Aufl., Berlin, New York 2007,
S. 413).
6.2.4. Ähnlich wie die hinterlegte Marke strukturiert ist schliesslich eine
vierte Gruppe von Marken (Nr. 481'302 VITADERM, Nr. 528'256 HAPPY-
DERM, Nr. 532'502 NEODERM, Nr. 536'541 ALLDERM und Nr. 604'600
SOFTDERM). Die Argumentation der Vorinstanz, die jeweiligen weiteren
Zeichenelemente führten zu entscheidrelevanten Unterschieden im Sinn-
gehalt ist als in der Begründung zu pauschal, aber teilweise zutreffend zu
bezeichnen. Richtig ist, dass die Bedeutung des lateinischen VITA deut-
lich vielfältiger ist als diejenige der vorliegenden Marke. ALLDERM
schliesslich nimmt nicht Bezug auf die Wirkung, sondern entweder auf die
Eignung der Produkte für alle Hauttypen oder auf die Vollständigkeit eines
Sortiments ("alles für die Haut"), was dem Sinngehalt jeweils eine andere
Richtung gibt.
6.2.5. Die Marken Nr. 528'256 HAPPYDERM, Nr. 532'502 NEODERM
und Nr. 604'600 SOFTDERM sind jedoch als mit BELLADERM vergleich-
bar anzusehen, wenn auch die Anfangsbestandteile zum Teil unterschied-
lichen Sprachen entnommen sind. Alle drei sind für die Haut beein-
flussende Präparate, wenn auch zum Teil unterschiedlicher Klassen ein-
getragen und beschreiben in anpreisender Weise einen Zustand der Haut
und damit den Zweck der beanspruchten Waren. Dies deutet darauf hin,
dass die Vorinstanz Einwortmarken, die aus der Schlusssilbe "-derm" und
einem zweiten anpreisenden Wort bestehen, uneinheitlich behandelte
und gelegentlich einträgt. Eine einheitlichere, nach genaueren Kriterien
geordnete Praxis wäre erforderlich (vgl. in diesem Zusammenhang Urteil
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des BVGer B-7395/2007 vom 16. Juli 2007 E. 11 f. Projob). Drei Fehlein-
tragungen begründen indessen noch keine ständige und zukünftige
Praxis (vgl. oben E. 6.1). Zweifelhaft ist, ob sich – wie die Vorinstanz an-
nimmt – auch aus "nur" drei fehlerhaften Eintragungen pro Kalenderjahr
noch keine Praxis ableiten liesse. Selbst wenn man indessen in den drei
Eintragungen eine beginnende Praxis erkennen wollte, so ergibt sich für
den vorliegenden Fall bereits aus dem Widerspruchsverfahren
B-2235/2008 (Urteil des BVGer vom 2. März 2010 E. F. Dermoxane/
Dermasan), in welchem die Vorinstanz ausdrücklich einen beschreiben-
den Charakter der angefochtenen Marke DERMASAN (gesunde Haut)
annahm, dass die drei Eintragungen Nr. 528'256 HAPPYDERM, Nr.
532'502 NEODERM und Nr. 604'600 SOFTDERM nicht Ausdruck einer
Rechtsüberzeugung sind.
6.3. Dem Zeichen BELLADERM kann mangels Vergleichbarkeit mit den
von der Beschwerdeführerin angeführten Marken bzw. mangels ent-
sprechender Eintragungspraxis auch nicht aufgrund des Anspruches auf
rechtsgleiche Behandlung Schutz in der Schweiz gewährt werden. Die
Beschwerde ist daher kostenpflichtig abzuweisen.
7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Ver-
fahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr
(Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember
2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE], SR 173.320.2). Bei Markeneintragungsverfahren geht es
um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach
dem Streitwert (Art. 4 VGKE). In Markeneintragungsverfahren ist das
Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen
Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall
der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen.
Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streit-
sache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.-- bis Fr. 100'000.--
festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen Turbinenfuss). Von
diesem Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.
Demnach ist der Beschwerdeführerin eine Spruchgebühr von Fr. 2'500.--
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 S. 1 VwVG, Art. 4 VGKE), welche mittels des
geleisteten Kostenvorschusses zu decken ist. Ein Anspruch auf Parteient-
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schädigung fällt ausser Betracht (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von 2'500.-- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss nach Eintritt der
Rechtskraft verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. Internationale Reg. Nr. 974593 – BELLA-
DERM; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner Miriam Sahlfeld
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der
Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 22. März 2011