Abtei lung II
B-613/2008
{T 0/2}
U r t e i l v o m 6 . N o v e m b e r 2 0 0 8
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.
A._______,
vertreten durch Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30,
Postfach 1077, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Schutz der internationalen Registrierung Nr. 875 477
NANOBONE.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-613/2008
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 15. Juli 2005 internatio-
nal registrierten Wortmarke Nr. 875 477 NANOBONE mit Ursprungs-
land Deutschland. Der Schutz aus der internationalen Registrierung
wurde für die Schweiz für folgende Waren der Klassen 1, 5 und 10 be-
gehrt:
"1: Produits chimiques à usage industriel et scientifique, notamment
produits chimiques à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium,
notamment sous forme de granulés, vitrocéramiques et articles
moulés; implants enduits par procédés de projection au plasma ou
toute autre méthode d'enduction (compris dans cette classe);
préparations à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium (comprises
dans cette classe);
5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notamment matériaux
inorganiques de substituts osseux pour le comblement en cas
d'imperfection ou malformation osseuse, pour le remodelage
osseux, pour la recalcification, y compris pour la redensification des
os ostéoporotiques; produits pour le traitement de problèmes
parodontaux; matériaux de substituts osseux notamment sous
forme de granulés, vitrocéramiques et articles moulés, y compris
les matériaux de substituts osseux à base d'hydroxyapatite/dioxyde
de silicium (hormis les articles de la classe 10);
10: Implants constitués de matériaux artificiels à usage médical,
vétérinaire et dentaire; implants enduits à base de matériaux
artificiels; y compris les implants enduits de substances chimiques
à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium, notamment implants
orthopédiques, traumatologiques et dentaires."
B.
Am 15. Februar 2007 erliess die Vorinstanz einen "refus provisoire"
für sämtliche beanspruchten Waren aufgrund absoluter Ausschluss-
gründe. Zur Begründung führte sie aus, das Zeichen sei beschreibend
bezüglich Art, Zweckbestimmung, Eigenschaft und Zusammensetzung
der beanspruchten Waren. "Bone" sei das englische Wort für Knochen.
Bei "nano" handle es sich um ein Wortelement, das die Einheit, der es
vorangestellt sei, um 109 teile, wie auch die übliche Abkürzung von Na-
notechnologie. Die Adressaten würden das Zeichen so verstehen,
dass es sich um Produkte handle, welche für die Nanotechnologie be-
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züglich Knochen bestimmt seien, oder als künstliche durch Nanotech-
nologie geschaffene Produkte (künstliche Knochen). Es sei für die be-
anspruchten Waren beschreibend und nicht unterscheidungsfähig.
C.
Mit Schreiben vom 13. April 2007 machte die Beschwerdeführerin gel-
tend, NANOBONE sei eine Wortneuschöpfung ohne klar erkennbaren
Sinngehalt. Knochen im Nanometerbereich würden nicht existieren.
Auch als "Kleinstknochen" verstanden, ergebe das Zeichen keinen
vernünftigen Wortsinn. Im Weiteren verwies sie darauf, dass das Zei-
chen z.B. in Deutschland, den USA, Kanada und Australien eingetra-
gen worden sei.
D.
Am 16. Juli 2007 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, sie
halte an der Schutzverweigerung für sämtliche beanspruchten Waren
fest.
E.
Mit Stellungnahme vom 12. September 2007 hielt die Beschwerdefüh-
rerin daran fest, die Marke sei unterscheidungskräftig. Sie bemängelte,
die Vorinstanz stelle nur auf den Begriff "Nanotechnologie" anstatt
"nano" ab. Die Interpretation des Zeichens aufgrund des Begriffs Na-
notechnologie sei keineswegs eindeutig. Unklar sei auch, wie das Zei-
chen für chemische Substanzen oder pharmazeutische Produkte, wie
sie in Klasse 1 eingetragen seien, beschreibend sein solle.
F.
Mit Verfügung vom 14. Dezember 2007 verweigerte die Vorinstanz der
Marke definitiv den Schutz für die folgenden Waren:
"1: Implants enduits par procédés de projection au plasma ou toute
autre méthode d'enduction (compris dans cette classe);
5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notamment matériaux
inorganiques de substituts osseux pour le comblement en cas
d'imperfection ou malformation osseuse, pour le remodelage os-
seux, pour la recalcification, y compris pour la redensification des
os ostéoporotiques; produits pour le traitement de problèmes paro-
dontaux; matériaux de substituts osseux notamment sous forme de
granulés, vitrocéramiques et articles moulés, y compris les matéri-
aux de substituts osseux à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silici-
um (hormis les articles de la classe 10);
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10: Implants constitués de matériaux artificiels à usage médical, vé-
térinaire et dentaire; implants enduits à base de matériaux artifi-
ciels; y compris les implants enduits de substances chimiques à
base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium, notamment implants or-
thopédiques, traumatologiques et dentaires."
Gleichzeitig liess sie die internationale Registrierung Nr. 875 477
NANOBONE für die folgenden Waren in der Schweiz zu:
"1: Produits chimiques à usage industriel et scientifique, notamment
produits chimiques à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium, no-
tamment sous forme de granulés, vitrocéramiques et articles mou-
lés, préparations à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium (com-
prises dans cette classe). "
Sie begründete ihren Entscheid damit, es handle sich um wissen-
schaftliche, medizinische und medizinaltechnische Waren, welche sich
in erster Linie an Fachpersonen richteten. Die massgebenden Ver-
kehrskreise setzten sich aus Spezialisten aus dem Gebiet Wissen-
schaft, Technik, Medizin zusammen. Es könne vorausgesetzt werden,
dass ihnen die Begriffe "nano" und "bone" bekannt seien. "Nano" sei
ein Wortbildungselement mit der Bedeutung "sehr klein", "winzig",
"10-9" (z.B. in Nanometer) und werde in der Umgangssprache im Sinne
von Nanotechnologie verwendet. "Bone" werde mit Knochen übersetzt.
Die Kombination beider Begriffe werde von den Abnehmerkreisen
ohne Gedankenaufwand im Sinne von "nanotechnologischer
Knochen", "nanotechnologisch behandelte, hergestellte Knochen" oder
"Waren für nanotechnologische Knochen" verstanden. Bei den bean-
spruchten Waren der Klasse 1 handle es sich zwar um Produkte, bei
denen nanotechnologisches Material eingesetzt werden könne. Nur
bei den Implantaten könne es sich aber um Knochen handeln. Bei die-
sen und den Produkten der anderen Klassen habe das Zeichen einen
ausschliesslich beschreibenden Sinngehalt und es sei dem Abnehmer
nicht möglich, darin einen Herkunftsnachweis zu sehen. Es fehle dem
Zeichen somit die konkrete Unterscheidungskraft. Aufgrund des be-
schreibenden Charakters des Zeichens sei dieses auch freihaltebe-
dürftig. Als zum Gemeingut gehörend und freihaltebedürftig müsse
dem Zeichen der Markenschutz in der Schweiz – für die genannten
Waren – verweigert werden. Der Umstand, dass das Zeichen im Aus-
land eingetragen sei, führe zu keinem anderen Schluss.
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G.
Mit Beschwerde vom 30. Januar 2008 beantragt die Beschwerdeführe-
rin, der internationalen Marke Nr. 875 477 NANOBONE sei in der
Schweiz vollumfänglicher Schutz zu gewähren. Sie macht geltend, das
Zeichen sei nicht beschreibend. "Nano" heisse nicht "Nanotechnolo-
gie". Selbst wenn man es aber als "nanotechnologischen Knochen"
oder "nanotechnolgisch behandelte oder hergestellte Knochen" verste-
hen würde, dränge sich die Frage auf, was darunter zu verstehen sei.
Eine solche Interpretation brauche zudem zusätzliche Gedankenarbeit.
Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren habe das Zeichen
keinen eindeutigen Sinngehalt und der Konsument werde darin keine
direkte Beschreibung der beanspruchten Waren sehen. Im Weiteren
sei die Schlussfolgerung, bei den in der 1. Klasse beanspruchten Wa-
ren könne es sich um Knochen handeln, falsch. Diese Klasse enthalte
gemäss den Erläuterungen der Nizzaklassifikation keine chemischen
Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Knochenimplantate dienten
aber medizinischen Zwecken. Die Beschwerdeführerin verweist ferner
auf den Eintrag des Zeichens Mikrolink und erwähnt die Eintragungen
im Ausland.
H.
In ihrer Vernehmlassung vom 27. März 2008 nimmt die Vorinstanz
Stellung zu der Beschwerde und beantragt deren vollumfängliche Ab-
weisung.
I.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien und die ein-
gereichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den
Erwägungen eingegangen.
J.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung hat die Be-
schwerdeführerin stillschweigend verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zustän-
dig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005
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über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG,
SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfü-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an
ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabe-
frist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der
Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der
Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und
die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008
eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR
0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind da-
durch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Madrider
Abkommens über die internationale Registrierung von Marken revidiert
in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) anzuwenden
(JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel"
und weitere Änderungen, in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informa-
tions- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2008, S. 571 ff.). Diese Änderung des
Staatsvertrages wurde bisher allerdings nicht in der Amtlichen Samm-
lung der Bundesgesetze (AS) publiziert. Verpflichtungen aus völker-
rechtlichen Verträgen entstehen gemäss Art. 8 Abs. 2 des Bundesge-
setzes über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt
vom 18. Juni 2004 (Publikationsgesetz, PublG; SR 170.512) erst am
Tag nach ihrer Veröffentlichung in der AS, sofern der Erlass dort nicht
bereits vor dem Datum seines Inkrafttretens veröffentlicht worden ist.
Da bis zum Urteilszeitpunkt keine solche Publikation, namentlich nicht
des revidierten Art. 9sexies MMP, in der AS erfolgt ist, ist der vorliegende
Fall noch nach den Regeln des MMA zu entscheiden.
Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab
Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie
dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (vgl. den Ent-
scheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7397/2006 vom 4. Juni 2007
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E. 2 Gitarrenkopf). Die Notifikation der IR-Marke Nr. 875 477 erfolgte
am 2. März 2006. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverwei-
gerung am 15. Februar 2007 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist ge-
wahrt.
Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. B
Ziff. 2 PVÜ darf der Schutz namentlich verweigert werden, wenn die
Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus
Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung,
des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Er-
zeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch
oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der
Schweiz üblich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht
Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den
Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz,
MSchG, SR 232.11), wonach die Eintragung dann zu verweigern ist,
wenn die Marke zum Gemeingut gehört. Lehre und Praxis zu dieser
Bestimmung können damit herangezogen werden (BGE 128 III 457 E.
2 Yukon, BGE 114 II 373 E. 1 Alta tensione).
2.2 Zum Gemeingut gehören nach der Rechtsprechung namentlich
Zeichen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der gekenn-
zeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu
deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterschei-
dungskraft nicht aufweisen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Zei-
chen die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, den
Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder die Herstellungszeit der
Waren angeben, auf die sie sich beziehen. Der beschreibende Charak-
ter solcher Hinweise muss von den angesprochenen Abnehmerkreisen
dieser Waren und Dienstleistungen ohne besondere Denkarbeit und
ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkannt werden können (Urteil des
Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 Eurojobs mit
Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 Felsenkeller und BGE 128 III 447 E.
1.5 Premiere).
Konkret unterscheidungskräftige, jedoch für den Geschäftsverkehr un-
entbehrliche (d.h. absolut freihaltebedürftige) Zeichen sind ebenfalls
nicht schutzfähig und zudem keiner Verkehrsdurchsetzung zugänglich
(vgl. BGE 120 II 144 E. 3.b.bb Yeni Raki, BGE 118 II 181 E. 3c Duo,
BGE 117 II 321 E. 3 Valser). Die fehlende Unterscheidungskraft wie
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auch ein absolutes Freihaltebedürfnis können auch beim selben Zei-
chen gleichzeitig vorliegen (vgl. JÜRG MÜLLER, Unterscheidungskraft,
Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchsetzung, in: INGRES (Hrsg.), Marke
und Marketing, Bern 1990, S. 207; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Ba-
sel 1996, Markenrecht, S. 34).
Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist,
schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist,
ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der
Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als
Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekenn-
zeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des Bun-
desgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 Eurojobs mit Ver-
weis auf BGE 108 II 487 E. 3 Vantage, BGE 104 Ib 65 E. 2 Oister
Foam, BGE 103 II 339 E. 4c More, Urteil des Bundesgerichts
4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 Discovery Travel & Adven-
ture Channel, publ. in sic! 2004 400).
2.3 Marken sind im Gesamteindruck aus der Sicht der Abnehmerkreise
zu beurteilen, an die das Angebot der Waren oder Dienstleistungen ge-
richtet ist (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG
Art. 2 N. 8 f.). Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschrei-
benden Charakters bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen. An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhan-
denen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann nämlich ein eindeutiger Sinn
mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung
zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird (Urteil des
Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 Firemaster,
publ. in sic! 2005 278). Im Falle mehrdeutiger Zeichen ist entsprechend
zu prüfen, welche Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen dominiert und deshalb für die markenrechtli-
che Beurteilung ausschlaggebend ist (Entscheid der Rekurskommission
für geistiges Eigentum [RKGE] vom 27. Januar 2004 E. 7 Europac, in sic!
2004 671).
2.4 Wie bereits die Vorinstanz feststellte, sind die beanspruchten Wa-
ren solche aus dem Bereich der Wissenschaft, Human- und Veterinär-
medizin sowie der Medizinaltechnik. Es sind Produkte, die sich an
Fachleute richten. Bei den massgebenden Verkehrskreisen handelt es
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sich demzufolge in erster Linie um Spezialisten aus den Gebieten Wis-
senschaft, Technik und Medizin. In der Beschwerde wird dies nicht be-
stritten oder in Frage gestellt. Soweit daher die konkrete Unterschei-
dungskraft des Zeichens NANOBONE geprüft wird, ist bei der Beurtei-
lung der Schutzfähigkeit des Zeichens auf die Sichtweise der erwähn-
ten Fachkreise abzustellen.
Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demge-
genüber die Sichtweise der Konkurrenten der Hinterlegerin einer Marke
massgebend (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 2
N. 44). Im vorliegenden Fall handelt es sich dabei um Unternehmen,
welche gleiche oder ähnliche Produkte herstellen und anbieten.
3.
NANOBONE ist nicht ein bestehendes Wort, sondern eine neue Wort-
schöpfung. Das Zeichen setzt sich aus den Bestandteilen "nano" und
"bone" zusammen.
3.1
3.1.1 "Bone" ist das englische Wort für Knochen (Langenscheidt
Handwörterbuch Englisch, Teil I Englisch-Deutsch, Berlin, München,
Wien, Zürich, New York 2005).
3.1.2 "Nano" kommt aus dem griechischen und bedeutet ein Milliards-
tel einer Einheit (Duden, Die deutsche Rechtschreibung, Mannheim,
Leipzig, Wien, Zürich, 24. Aufl., 2006, S. 718). So wird es z.B. in den
Wörtern Nanosekunde oder Nanometer benutzt.
Die Vorsilbe "Nano-" ist vor allem durch die Entwicklung der Nanotech-
nologie bekannt geworden. Die Nanotechnologie gilt heute als eine der
wichtigsten Zukunftstechnologien. Unter Nanotechnologie wird ge-
meinhin eine Vielzahl von (möglichen) Technologien und (möglichen)
Produkten verstanden, deren gemeinsames Charakteristikum in der
ausserordentlichen Kleinheit der massgeblichen Grössenverhältnisse
besteht. Nanotechnologie betrifft die aktuelle Forschung in Quanten-
physik, Materialwissenschaften, Elektronik, Informatik, Chemie, Mikro-
biologie, Molekularbiologie, Zellbiologie und Medizin. In der Medizin
wird Nanotechnologie eine grosse Zukunft vorausgesagt (WALTER
BAUMGARTNER / BARBARA JÄCKLI / BERHARD SCHMITHÜSEN / FELIX WEBER, Nano-
technologie in der Medizin,, November 2003, S. Ziff.1.1 und Informati-
onsbroschüre Nano! Nanu?, publicfocus "Nanotechnologien und ihre
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Bedeutung für Gesundheit und Umwelt" 2006, beide TA-SWISS, Zent-
rum für Technologiefolgen-Abschätzung, Bern, auch unter www.ta-
, NZZ "Nano" – das Rezept für eine bessere Medizin?, publ.
im Zusammenhang mit dem ersten europäischen Kongress für klini-
sche Nanomedizin in Basel, NZZ Online, 21. Mai 2008).
Mit der zunehmenden Bedeutung der Nanotechnologie sind zahlreiche
neue Begriffe entstanden, bei denen die Vorsilbe "Nano-" auf einen
Zusammenhang mit Nanotechnologie hinweist. So gibt es die Nano-
wissenschaften, Nanoprodukte, Nanomaterialien, Nanofood, Nanome-
dikamente, Nanoelektronik, Nanolacke, Nanoroboter und vieles ande-
res (vgl. Nano! Nanu?, a.a.O.).
Der Begriff "nano" wird in der Umgangssprache auch im Sinne von
"klein" verwendet. Beispiele sind der iPod Nano, der kleine iPod von
Apple (), oder Tata Nano, ein kleines Auto der indi-
schen Tata Group ( und > our companies
> Tata Motors). Nano wird bereits als Modewort bezeichnet (vgl. die
oben zitierte Informationsbroschüre Nano! Nanu? S.1,
> suche > Nanotechnologie, besucht am 3. No-
vember 2008). Sie wird auch mit dem "mikro" der 70er und 80er Jahr
und dem "e-" der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts verglichen (Wi-
kipedia, a.a.O.).
3.2 Wie oben dargelegt, handelt es sich bei den Adressaten der bean-
spruchten Waren um Fachleute aus den Gebieten der Wissenschaft,
Human- und Veterinärmedizin sowie der Medizinaltechnik. Es kann da-
von ausgegangen werden, dass diesen das englische Wort "bone" ver-
ständlich ist. Da es sich um Personen mit einer naturwissenschaftli-
chen Ausbildung handelt, kann auch vorausgesetzt werden, dass sie
den Begriff "nano" kennen und sie von der Nanotechnologie und deren
Anwendung in der Medizin wissen.
3.3 Im Zeichen NANOBONE wird "nano" dem Wort "bone", d.h.
Knochen vorangestellt.
3.3.1 Den zur Diskussion stehenden Waren ist gemeinsam, dass sie
alle einen sehr engen Bezug zu Knochen haben bzw. haben können:
3.3.1.1 In Klasse 1 umstritten ist die Eintragung des Zeichens für "im-
plants enduits par procédés de projection au plasma ou toute autre
méthode d'enduction (compris dans cette classe)", d.h. für Implantate
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die beschichtet sind mittels Plasmaspray oder anderen Verfahren.
Implantate sind dem Körper eingepflanzte Gewebestücke oder Ähnli-
ches (Duden, a.a.O., S. 525); darunter fallen auch Knochenimplantate
(vgl. dazu auch die in Klasse 10 eingetragenen Waren).
Die Beschwerdeführerin macht geltend, Klasse 1 der Nizza-Klassifika-
tion enthalte keine chemischen Erzeugnisse für medizinische Zwecke,
denn solche gehörten in Klasse 5. Es handle sich in dieser Klasse um
chemische Substanzen, welche in der wissenschaftlichen Forschung
eingesetzt würden. Da Knochenimplantate rein medizinischen Zwe-
cken dienten, könne es sich hier nicht um solche handeln.
Bei der Nizza-Klassifikation handelt es sich um ein blosses Ordnungs-
instrument (WILLI, a.a.O., Vor 1, Ziff. 101). Wie die Vorinstanz in ihrer
Vernehmlassung vom 27. März 2008 feststellt, muss vom konkreten
Begriff bzw. der konkret beanspruchten Ware ausgegangen werden,
zumal bei internationalen Registrierungen keine Korrektur der Waren-
liste vorgenommen werden kann.
Aus den von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen geht
hervor, dass die Basismarke in Deutschland eingetragen ist für "durch
Plasmaspraybeschichtung oder andere Beschichtungsverfahren auf
Implantate aufgebrachte Schichten (soweit in Klasse 01 enthalten)".
Damit stellt – anders als bei der internationalen Registrierung – die
Beschichtung und nicht das Implantat die Ware dar. Dies könnte die
Eintragung in der Klasse 1 erklären. Die anderslautende Bezeichnung
der Ware bei der Basismarke ist jedoch nicht massgebend für das vor-
liegende Beschwerdeverfahren. Anfechtungs- und Streitgegenstand
dieses Verfahrens ist einzig die Schutzverweigerung nach Art. 5 Abs. 1
MMA gegenüber der internationalen Registrierung, Demzufolge ist hier
auf die Eintragung der Marke, wie sie international registriert ist, abzu-
stellen, d.h. auf die Beschreibung der Ware als Implantat.
3.3.1.2 In Klasse 5 wird der Markenschutz beansprucht für "pharma-
zeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, insbesondere anor-
ganische Knochenersatzmaterialien zur Auffüllung von Knochendefek-
ten, zum Knochen-Remodeling, zum Knochenaufbau, einschließlich
dem Aufbau osteoporotischer Knochen; Präparate zur Heilung von Pa-
rodontaldefekten; Knochenersatzmaterialien, insbesondere in Form
von Granulaten, Glaskeramiken und Formkörpern, einschließlich sol-
Seite 11
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cher Kochenersatzmaterialien auf Hydroxylapatit/Siliziumdioxid-Basis
(ausgenommen Waren der Klasse 10)". Bei diesen Waren handelt es
sich um Knochenersatzmaterialen und -präparate.
3.3.1.3 In Klasse 10 aufgeführt sind "Implantate aus künstlichem Ma-
terial für den Einsatz in der Human-, Zahn- und Veterinärmedizin; be-
schichtete Implantate aus künstlichem Material, einschließlich solcher
Implantate, die mit einem chemischen Erzeugnis auf Hydroxylapatit/Si-
liziumdioxid-Basis beschichtet sind, insbesondere orthopädische, trau-
matologische und dentale Implantate". Es sind dies künstliche Implan-
tate. Darunter fallen auch, wie im Übrigen aus der Liste teilweise klar
hervorgeht, Knochenimplantate.
3.3.2 Beansprucht wird der Markenschutz somit für Waren, die künstli-
che Knochen oder Teile davon bzw. Knochenersatz darstellen oder
darstellen können. Der Wortteil "bone", Knochen, des Zeichens NANO-
BONE beschreibt demzufolge die Art und Zweckbestimmung der bean-
spruchten Waren.
3.4 "Nano" im Sinne von einem Milliardstel einer Einheit macht im Zu-
sammenhang mit dem Wort Knochen keinen Sinn, da ein Knochen kei-
ne Masseinheit ist.
Es ist möglich, dass das dem Wort Knochen vorangesetzte "nano" im
Sinne von "klein" bzw. "sehr klein" aufgefasst wird. In diesem Fall wäre
das Zeichen beschreibend im Sinne eines kleinen Knochens. Die Fra-
ge, ob das Zeichen, wenn es so verstanden würde, beschreibend wäre
für die beanspruchten Waren, kann offen bleiben.
Wenn "nano" mit dem Begriff Knochen kombiniert wird, kann dies
nämlich auch darauf hinweisen, dass es sich um einen Knochen han-
delt, der durch Nanotechnologie geschaffen oder verändert wurde bzw.
Nanoteile enthält.
Wie oben dargelegt wurde, findet Nanotechnologie in der Medizin eine
sehr bedeutende Anwendung. Der mögliche Hinweis auf nanotechno-
logische Methoden oder Bestandteile ist deshalb bei medizinischen
Produkten von besonderem Interesse. Dies trifft umso mehr zu, als die
hier beanspruchten Waren Fachleute ansprechen, für die eine beson-
dere Beschaffenheit (Art, Qualität, usw.) der Produkte für den Kaufent-
scheid von Bedeutung ist. Deshalb kann davon ausgegangen werden,
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dass dieser Sinngehalt des Zeichens, nämlich "Knochen" in Zusam-
menhang mit nanotechnologischen Verfahren oder Bestandteilen, d.h.
durch Nanotechnologie geschaffene oder veränderte Knochen bzw.
Knochenmaterial, dominierend ist.
Das Zeichen NANOBONE beschreibt also einerseits den Einsatz- oder
Verwendungszweck – Knochen bzw. Teile davon oder Knochenersatz
– anderseits die Art wie diese hergestellt oder beschaffen – mittels
Nanotechnologie bzw. mit Nanobestandteilen – sind. Daraus folgt,
dass sich die angemeldete Marke NANOBONE im Zusammenhang mit
den hier zur Diskussion stehenden Waren ausschliesslich als Beschaf-
fenheitsangabe erweist, die geeignet ist im Verkehr ohne Fantasieauf-
wand die Art und Zusammensetzung der Ware, auf die sie sich be-
zieht, anzugeben. Er beschreibt eine wichtige Eigenschaft der Waren,
nicht aber deren betriebliche Herkunft.
Nicht von Bedeutung ist die Frage, ob das Zeichen allenfalls auch für
andere Waren, die nicht mit Knochen oder Nanotechnologie in Verbin-
dung stehen, verwendet wird bzw. werden könnte. Ist ein Zeichen näm-
lich für ein Erzeugnis unmittelbar beschreibend, lässt es sich auch für
den Oberbegriff dieses Erzeugnisses selbst dann nicht als Marke
schützen, wenn es für andere unter den selben Oberbegriff fallende
Erzeugnisse nicht beschreibend ist (RKGE vom 29. Juli 2003 in sic!
2004 220 E. 12 smartModule/smartCore).
3.5 Die Beschwerdeführerin verweist auf den Schutz des Zeichens Mi-
kroLink in der Schweiz sowie auf Eintragungen des Zeichens NANO-
BONE im Ausland.
3.5.1 Der Eintrag des Zeichens MikroLink lässt sich nicht mit dem vor-
liegenden Fall vergleichen, da MikroLink für Waren eingetragen wurde,
in deren Zusammenhang es keinen vernünftigen Sinngehalt ergab
(RKGE vom 15. Oktober 1998 in sic! 1999 34 E. 4 MikroLink).
3.5.2 Die Tatsache, dass ein Zeichen in andern Ländern eingetragen ist,
ist für die Schweiz nicht ausschlaggebend, kann aber in Grenzfällen als
Indiz für dessen Schutzfähigkeit berücksichtigt werden (BGE 129 III 225
E. 5.5 Masterpiece, RKGE vom 4. Juli 2005 E. 9 in sic! 2005 875 Stars for
free). Im vorliegenden Fall handelt es sich, wie aus den obigen Ausfüh-
rung hervorgeht, nicht um einen Grenzfall. Ausländische Entscheide lies-
sen im Übrigen auch keinen klaren Schluss zu: Die Beschwerdeführerin
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erwähnt in ihrer Beschwerde vom 30. Januar 2008 die Eintragungen in
Deutschland, den USA, Kanada und Australien. Zu beachten wäre aber
auch die in der Zwischenzeit ergangene Decision of the First Board of
Appeal vom 27. Februar 2008 des Office for Harmonization in the Internal
Markt (Trade Marks and Designs) (R 1977/2007 – 1), in der das Zeichen
NANOBONE als beschreibend – und zwar auch für die in der Schweiz
eingetragenen Waren der Klasse 1 – beurteilt und die Nichtregistrierung
als europäische Marke bestätigt wurden.
4.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen NANOBONE
für die zur Diskussion stehenden Waren beschreibend, d.h. nicht un-
terscheidungskräftig ist. Dass sich das Zeichen im Geschäftsverkehr
durchgesetzt hätte, wird von der Beschwerdeführerin nicht behauptet
und ist auch aus den Akten nicht ersichtlich. Es ist ist folglich dem Ge-
meingut zuzurechnen.
Ob am Zeichen NANOBONE ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht,
kann unter diesen Umständen offen bleiben.
5.
Die Vorinstanz hat somit die zur Anmeldung gebrachte Marke Nr. 875
477 für Waren der Klassen 1 (implants enduits par procédés de projec-
tion au plasma ou toute autre méthode d'enduction [compris dans cet-
te classe]) 5 (produits pharmaceutiques et vétérinaires, notamment
matériaux inorganiques de substituts osseux pour le comblement en
cas d'imperfection ou malformation osseuse, pour le remodelage os-
seux, pour la recalcification, y compris pour la redensification des os
ostéoporotiques; produits pour le traitement de problèmes parodon-
taux; matériaux de substituts osseux notamment sous forme de granu-
lés, vitrocéramiques et articles moulés, y compris les matériaux de
substituts osseux à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium [hormis
les articles de la classe 10]) und 10 (implants constitués de matériaux
artificiels à usage médical, vétérinaire et dentaire; implants enduits à
base de matériaux artificiels; y compris les implants enduits de subs-
tances chimiques à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium, notam-
ment implants orthopédiques, traumatologiques et dentaires) im Er-
gebnis zu Recht zurückgewiesen.
Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen.
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6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die
Gerichtsgebühr zu tragen (Art. 63 Abs. 1VwVG). Die Spruchgebühr
des Beschwerdeverfahrens ist nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008, VGKE,
SR 173.320.2). Bei Markeneintragungsgesuchen geht es um Vermö-
gensinteressen. Die Gerichtsgebühr richtet sich demnach nach dem
Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich an
den Erfahrungswerten zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden
Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und
Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts
4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.- wer-
den der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kosten-
vorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 500.- wird
der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zu-
rückerstattet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstat-
tungsformular)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-
de)
Für die Rechtmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Hans Urech Beatrice Brügger
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17.
Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der
Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 7. November 2008
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