B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-6201/2017
Ur t e i l vom 1 6 . No vembe r 2 0 1 8
Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann;
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.
Parteien
EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. de C.V.,
Pereferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala,
MX-45601 Tlaquepaque, Jalisco,
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG,
Patent- und Markenanwälte,
Giesshübelstrasse 45, Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch
Nr. 62500/2015 "1800 Cristalino (fig.)".
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Sachverhalt:
A.
A.a Mit Eingabe vom 10. Februar 2016 änderte die EX HACIENDA LOS
CAMICHINES S.A. de C.V. (nachfolgend: Hinterlegerin) ihr am 12. Oktober
2015 mit der Nummer 62500/2015 als Formmarke zur Eintragung ins
Schweizerische Markenregister angemeldete Zeichen und beanspruchte
nunmehr Schutz für die nachfolgend dargestellte Bildmarke "1800 Crista-
lino (fig.)":
Das Warenverzeichnis des neuen Zeichens lautet:
Klasse 32: Alkoholfreie Cocktails.
Klasse 33: Alkoholische Getränke, nämlich Agavenspirituose mit der kon-
trollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) "Tequila" (Mexico);
alkoholische Cocktail-Mischungen welche Agavenspirituose mit der kon-
trollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) "Tequila" (Mexico)
enthalten.
A.b Nach einer ersten Prüfung beanstandete das Eidgenössische Institut
für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut) das Markeneintragungs-
gesuch mit Schreiben vom 13. Juni 2016 vollständig und machte geltend,
die Marke verstosse gegen Art. 2 Bst. a MSchG. Die abgebildete Flasche
weiche in ihrer Gestaltung zu wenig vom Gewohnten ab und die aufge-
führten Wortelemente "1800 Cristalino" seien aufgrund ihrer kleinen
Grösse nicht geeignet, dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen.
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A.c In ihrer Stellungnahme vom 12. August 2016 bestritt die Hinterlegerin
den Gemeingutcharakter ihres Markeneintragungsgesuches. Nebst der
aussergewöhnlichen Form der Flasche würden insbesondere die Schrift-
elemente "1800" und "CRISTALINO" dem Zeichen die nötige Unterschei-
dungskraft verleihen.
A.d Die Vorinstanz hielt in ihrem Schreiben vom 5. Dezember 2016 an ihrer
Argumentation fest.
A.e In ihrer letzten Stellungnahme vom 29. März 2017 bekräftigte die Hin-
terlegerin die Eintragungsfähigkeit ihrer Warenbildmarke.
B.
Mit Verfügung vom 29. September 2017 wies das Institut das Markenein-
tragungsgesuch Nr. 62500/2015 "1800 Cristalino (fig.)" für alle be-
anspruchten Waren zurück. Das Institut kam zum Schluss, das Zeichen sei
dem Gemeingut zuzurechnen und das Gesuch gemäss Art. 2 Bst. a
MSchG zurückzuweisen. Die Bildmarke stelle die naturgetreue Abbildung
einer Flasche dar. Deren Gestaltung und Form würden nicht in hinreichen-
den Masse von den üblichen Flaschenformen des Warensegments abwei-
chen. Weiter seien die zweidimensionalen Elemente banal und kaum les-
bar, weshalb sie für sich alleine nicht geeignet seien, dem Zeichen die nö-
tige Unterscheidungskraft zu verleihen.
C.
Gegen diese Verfügung erhob die Hinterlegerin (nachfolgend:
Beschwerdeführerin) am 2. November 2017 Beschwerde vor dem Bundes-
verwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:
" 1. Es sei die Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 29. September 2017
aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, das Zeichen als zwei-
dimensionale Marke für die im Rahmen des Eintragungsgesuches
Nr. 62500/2015 in Klasse 32 und 33 beanspruchten Waren ins Markenre-
gister einzutragen.
2. Es seien keine Verfahrenskosten aufzuerlegen und es sei die Vorinstanz
zu verpflichten, der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung zu be-
zahlen."
Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin vor, das von ihr hinterlegte
Zeichen sei in einer Gesamtbetrachtung unterscheidungskräftig. Das Zei-
chen enthalte zweidimensionale Elemente, welche im Zusammenhang mit
den beanspruchten Waren weder beschreibend noch banal seien. Weiter
B-6201/2017
Seite 4
seien diese Elemente an der Form prominent angebracht, so dass dem
hinterlegten Zeichen bereits daraus Unterscheidungskraft zukomme.
Schliesslich hebe sich die hinterlegte Form und Gestaltung der Flasche
deutlich von üblichen, im beanspruchten Warensegment auffindbaren
Flaschen. Schliesslich führt die Beschwerdeführerin diverse Vorein-
tragungen an, welche ihrer Ansicht nach einen Anspruch auf Gleich-
behandlung begründen. Ihrer Beschwerde legt sie zudem eine Kostenauf-
stellung bei.
D.
Unter Einreichung sämtlicher Vorakten hielt die Vorinstanz in ihrer Ver-
nehmlassung vom 31. Januar 2018 innert erstreckter Frist an ihrer bisheri-
gen Argumentation fest und ergänzte diese dahingehend, dass die enge
Formulierung der Warenliste in Klasse 33 auf Tequila enthaltende Mischun-
gen nichts an der Formenvielfalt ändere. Die im Zeichen enthaltenen zwei-
dimensionalen Elemente seien zu klein und zu wenig lesbar, sodass diese
nicht geeignet seien, dem Zeichen im Gesamteindruck die nötige Unter-
scheidungskraft zu verleihen. Ausserdem werde die Zahl 1800 einzig als
Angabe zum Gründungsjahr der Herstellerin und damit als Hinweis auf
deren langes Bestehen verstanden, was wiederum als qualitativ anprei-
sende Angabe aufgenommen werde. Entsprechend fehle es dem strittigen
Zeichen an einem unterscheidungskräftigen Element.
E.
Die Beschwerdeführerin replizierte mit Eingabe vom 16. Februar 2018 zur
Thematik, ob eine Jahreszahl im beanspruchten Warensegment üblich und
beschreibend sei, und hielt ihre Rechtsbegehren aufrecht.
F.
Mit Schreiben vom 13. März 2018 verzichtete die Vorinstanz auf die Ein-
reichung einer Duplik.
G.
Mit Verfügung vom 14. März 2018 wurde den Verfahrensbeteiligten mit-
geteilt, dass kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei.
H.
Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin
und der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilserwägungen einge-
gangen.
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Seite 5
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der an-
gefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert
und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung.
Damit ist sie zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundes-
gesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG,
SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52
Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde
fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und der Rechtsvertreter hat sich
rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde
ist somit einzutreten.
2.
2.1 Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen,
sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie bean-
sprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des Marken-
schutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Zum Gemein-
gut zählen Zeichen, die vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte
Betriebsherkunft verstanden werden und damit nicht hinreichend unter-
scheidungskräftig sind, sowie Zeichen, die aus anderen Gründen für den
Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (vgl. BGE 131 III 126 f. E. 4.1 "Smar-
ties [3D] / M&M's [3D]"; DAVID ASCHMANN/MICHAEL NOTH, in: Markenschutz-
gesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a Rz. 1ff.; EUGEN MARBACH, in:
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-
kenrecht, 2. Aufl. 2009, [zit. Marbach, SIWR III/1], Rz. 247). Bei einer aus
gemeinfreien Elementen zusammengesetzte Marke muss die Originalität
zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen – und zwar
indem diese in überraschender Weise kombiniert werden (Urteil des BVGer
B-2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 3.2 m.w.H. "[bouton] [fig.]"). Die Un-
terscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endab-
nehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen
(Urteile des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect",
4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Die Freihaltebedürftigkeit
beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des
Markenanmelders, die mindestens ebenfalls ein virtuelles Interesse haben,
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das Zeichen für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwen-
den (Urteile des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace
[fig.]", B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"; EUGEN
MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgü-
ter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007, [zit. Marbach, Ver-
kehrskreise], S. 11; DERS., SIWR III/1, Rz. 258).
2.2 Erschöpft sich ein Zeichen in der Abbildung der gekennzeichneten
Ware oder deren Verpackung bzw. in einer Ware, die die Erbringung der
gekennzeichneten Dienstleistung unmittelbar verkörpert, ohne dass eine
ungewöhnliche Bildperspektive, stilisierte Darstellung oder andere beson-
dere Wiedergabe es unterscheidungskräftig individualisiert, unterliegt es
denselben Voraussetzungen wie jene dreidimensionalen Marken, die in der
Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst bestehen (sog.
"Formmarken"; vgl. Urteile des BVGer B-1722/2016 vom 28. März 2018
E. 3.2 "[fig.] emballage", B-5120/2014 vom 20. Dezember 2016 E. 3.2
"[élément de prothèse] [fig.]", B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 3.2
"Nilpferd [fig.]", B-6203/2008 vom 27. August 2009 E. 3.2 "Chocolat Pavot
II"; B-3273/2007 vom 11. März 2008 E. 3.2 "Knetfamilie"). Warenbilder
fallen zwar nicht mit der Ware zusammen. Ihre Unterscheidungskraft aber
geht, vorbehältlich der vorgenannten Ausnahmen, nicht weiter als jene.
Zudem ist die Sperrwirkung der Warenbildmarke gegen Konkurrenz-
produkte mit jener von Formmarken vergleichbar. Dem Einwand, die Ware
könnte anders gestaltet sein als die Marke, ist darum in solchen Fällen
nicht zu folgen (Urteile des BVGer B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 3.2
"[fig.] emballage", B-5120/2014 vom 20. Dezember 2016 E. 3.2 "[élément
de prothèse] [fig.]", B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 3.2 "Nilpferd
[fig.]", B-6203/2008 vom 27. August 2009 E. 3.2 "Chocolat Pavot II";
B-3273/2007 vom 11. März 2008 E. 3.2 "Knetfamilie"). Stattdessen ist zu
berücksichtigen, dass Abnehmerkreise in der Waren- oder Verpackungs-
form grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber
sehen (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 "Wellen-
flasche" mit Hinweis auf BGE 130 III 334 E. 3.5 "Swatch"). Die Warenbild-
marke hat dem Warengebrauch, den ihre bildliche Wiedergabe nahelegt
und den sie Dritten durch ihre Rechtswirkung verbietet, darum rechts-
genüglich auch selber zu entsprechen.
2.3 Ein betrieblicher Herkunftshinweis wird in der Warenbildmarke erst er-
kannt, wenn er über funktionale oder ästhetische Aspekte der gezeigten
Warenform hinausgeht. Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion
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oder ästhetischen Attraktivität des Produkts erwartet, erreichen die erfor-
derliche Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b "The
Original"; Urteil des BVGer B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 3.3 mit Hin-
weisen "[fig.] emballage"). Als Gemeingut gelten vor allem einfache geo-
metrische Grundelemente und Formen, die weder in ihren Einzelheiten
noch in Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und
daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften
bleiben (BGE 133 III 345 E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter" mit
Hinweis u.a. auf BGE 129 III 524 f. E. 4.1 "Lego"). Es genügt daher nicht,
dass die zur Frage stehende Form lediglich Merkmale aufweist, anhand
welcher sie sich von anderen Produkten unterscheidet (MICHAEL NOTH, in:
Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz,
2009, Art. 2 Bst. b N. 72, mit weiteren Hinweisen). Doch sind dabei die
Merkmale nicht einzeln, sondern im Gesamteindruck der Marke zu gewich-
ten (BGE 120 II 310 E. 3.b "The Original"; Urteil des BVGer B-2828/2010
vom 2. April 2011 E. 4.2 "Roter Koffer [3D]"). Daraus folgt, dass ein Zeichen
nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen
gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die
Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien
Elementen geprägt wird (BGE 120 II 310 "The Original [3D]"). Dies gilt so-
wohl für dreidimensionale Marken an und für sich, als auch für Kombi-
nationen solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen (BVGE
2007/35 E. 2 „Goldrentier [3D]“; Urteile des BVGer B-1061/2017 vom
7. August 2018 E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]", B-570/2008 vom
15. Mai 2009 E. 2.2.3 "Zigarettenschachtel [3D]").
2.4 Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die
Abnehmer dadurch in die Lage versetzen, ein einmal geschätztes Produkt
in der Menge des Angebots wiederzufinden. Für die Beurteilung der Unter-
scheidungskraft kommt es auf die Auffassung der Abnehmer an (BGE 134
III 551 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D] II" mit weiteren Hinweisen;
MARBACH, SIWR III/1, Rz. 212).
3.
Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen
(MARBACH, Verkehrskreise, S. 3). Vorliegend ist die Marke für "alkoholfreie
Cocktails" (Klasse 32) sowie "alkoholische Getränke, nämlich Agaven-
spirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC)
'Tequila' (Mexico); alkoholische Cocktail-Mischungen welche Agaven-
spirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC)
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Seite 8
'Tequila' (Mexico) enthalten" (Klasse 33) hinterlegt. Während die alkohol-
freien Cocktails ohne Altersbegrenzung in den Verkauf gelangen, enthalten
die in Klasse 33 beanspruchten alkoholischen Cocktail-Mischungen eine
Spirituose und richten sich daher einzig an volljährige Endabnehmer (vgl.
Art. 41 Abs. 1 Bst. i des Alkoholgesetzes vom 21. Juni 1932 [AlkG,
SR 680]) sowie an Personen, welche sie für Dritte aus beruflichen Gründen
erwerben (namentlich Zwischenhändler und Fachpersonen des Spirituo-
sen- und Getränkehandels bzw. der Gastronomie) (Urteile des BVGer
B-362/2016 vom 13. September 2017 E. 4 mit Hinweisen "Doña Espe-
ranza/Alejandro Fernandez, Esperanza", B-5004/2014 vom 8. Juni 2017
E. 4.2 "CLOS D'AMBONNAY", B-159/2014 vom 7. Oktober 2016 E. 4.2.2
"Belvedere/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]", B-5653/2015 vom
14. September 2016 E. 4.1 mit Hinweisen "Havana Club [fig.]/Cana Club
[fig.]").
4.
Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marke verstehen
und welchen Sinn sie ihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwen-
dungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf
die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche es beansprucht
wird (BGE 133 III 345 f. E. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]";
MARBACH, SIWR III/1, Rz. 209). Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist
nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310
E. 3a "The Original [3D]", Entscheid der Rekurskommission für Geistiges
Eigentum [RKGE], in: sic! 2006 264 E. 5 "Tetrapack [3D]"). Nachfolgend ist
daher zu untersuchen, ob der abgebildeten Form und deren Gestaltung
(vgl. E. 2.2 f. hiervor) aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die
beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt
(Urteil des BVGer B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 3.2 "emballage").
4.1 Die hinterlegte Bildmarke besteht aus der fotografischen Abbildung
einer Getränkeflasche mit einem flachen, runden Deckel. Der Flaschen-
bauch ist rechteckig konisch, der Flaschenhals gerade und im Umfang
deutlich schmaler als der Flaschenbauch. Der Flaschendeckel wiederum
ist nahezu so breit wie der Flaschenbauch. Die Flaschenoberfläche ist,
ähnlich einem Kristallglas, rautenförmig geschliffen. Diese Oberflächen-
struktur umfasst den gesamten Flaschenbauch. Schliesslich sind sowohl
am Flaschenhals als auch am -bauch zwei beschriftete Etiketten ange-
bracht. Die Warenbildmarke kombiniert somit Form- und Schriftelemente.
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Seite 9
4.2 Die Vorinstanz begründet den Gemeingutcharakter des Zeichens
damit, dass im Bereich der beanspruchten Spirituosen und alkoholfreien
Cocktails eine grosse Formenvielfalt bezüglich deren Verpackung vorliegt.
Demnach würden eine Vielzahl von Flaschenformen und Formelementen
als banal gelten (angefochtene Verfügung, Ziff. 8, 11). Die hinterlegte, ab-
gebildete Flaschenform stelle eine übliche Flaschenform für Spirituosen
dar, so dass bereits die strittige Form dem Gemeingut zuzurechnen sei
(angefochtene Verfügung, Ziff. 11). Weiter würden auch den angebrachten
Etiketten mitsamt den Wortelementen "1800 Cristalino" die nötige Unter-
scheidungskraft fehlen (angefochtene Verfügung, Ziff. 8 f., 12), da die Zif-
fern das Gründungsjahr der Herstellerin und das Wort "cristalino" die Farbe
des beanspruchten Getränks beschreiben (angefochtene Verfügung,
Ziff. 12). Insgesamt setze sich die Warenbildmarke aus Elementen des Ge-
meinguts zusammen, welche im Gesamteindruck kein unterscheidungs-
kräftiges sondern ein beschreibendes Zeichen darstellten (angefochtene
Verfügung, Ziff. 14). Bezugnehmend auf die vorgebrachten Voreintragun-
gen hält die Vorinstanz fest, dass diese – auch jene Markeneintragungen
der Beschwerdeführerin – nicht mit dem strittigen Zeichen vergleichbar
seien (angefochtene Verfügung, Ziff. 13). Mit dem Hinweis, die Beschwer-
deführerin könne so oder so nicht auf Gleichbehandlung im Unrecht mit
sich selber bestehen, verweist sie darauf, dass in den eingetragenen Wa-
renbildmarken der Beschwerdeführerin die Zahl 1800 prominenter aufge-
zeichnet und sie ausserdem in allen Fällen Farben beansprucht habe (an-
gefochtene Verfügung, Ziff. 13).
4.3 Dem hält die Beschwerdeführerin entgegen, dass selbst wenn eine
grosse Formenvielfalt im betroffenen Warensegment anzutreffen sei, dies
nicht automatisch dazu führe, dass alle Verpackungsformen als banal und
nicht unterscheidungskräftig zu gelten hätten. Die dargestellte Flasche un-
terscheide sich aufgrund ihrer Oberfläche, der leicht konischen Form sowie
dem Deckel deutlich vom üblichen Formenschatz. Weiter habe die Vor-
instanz die weiteren Markenelemente wie die Ziffer "1800" sowie das Wort-
element "CRISTALINO" zu Unrecht dem Gemeingut zugerechnet. Gerade
in der Kombination der Form- und Schriftelementen liege ein unterschei-
dungskräftiges Zeichen vor.
4.4 Das Zeichen beansprucht Schutz im Zusammenhang mit alkoholischen
und alkoholfreien Getränken, nämlich alkoholfreie Cocktails (Klasse 32)
und Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbe-
zeichnung (AOC) "Tequila" (Mexico) sowie diese Agavenspirituose enthal-
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Seite 10
tende alkoholische Cocktail-Mischungen (Klasse 33). Unbestrittenermas-
sen liegt im Getränkesortiment eine grosse Formen- und Gestaltungsviel-
falt vor (Beilagen 1-5 der angefochtenen Verfügung; angefochtene Verfü-
gung, Ziff. 8 und 11; Beschwerde, Rz. 12). Auffallend ist allerdings, dass
die Vielfalt sich in erster Linie auf die Form der Flasche (z.B. von Standard-
über Länder- zu Schädelform) sowie die Etiketten- und Deckelgestaltung
bezieht (Beilagen 1-5 der angefochtenen Verfügung). Die Flaschenober-
fläche ist hingegen mehrheitlich glatt. Entsprechend sticht der vorliegend
beanspruchte Schliff der Flaschenoberfläche durchaus aus der Masse der
Getränkeflaschen heraus. Anders als von der Vorinstanz beurteilt, gleicht
die hinterlegte Flasche aufgrund des Schliffes und des breiten Deckels
eher einem kristallenen Dekanter für Spirituosen als einer banalen
Getränkeflasche (vgl. Bilder von diversen Dekanter unter
/karaffen-und-dekanter/~kristall/,
kanter-bu0937180001900,
schen-Gefaesse/Karaffen-Dekanter.htm?SessionId=&a=catalog&p=149
[zuletzt am 28. August 2018 abgerufen]). Die hinterlegte Flaschenform
bzw. deren Oberflächengestaltung kann damit im Vergleich zu Getränke-
flaschen nicht als gänzlich banal beurteilt werden. Dennoch handelt es sich
um eine im Zusammenhang mit Spirituosen nicht ungewöhnliche Form, da
Dekanter bzw. Karaffen in der Form, wie soeben gezeigt, durchaus üblich
sind. Die Tatsache, dass diese nicht gefüllt sondern leer vertrieben werden,
ändert an der Üblichkeit der Form im Zusammenhang mit Spirituosen der
Klasse 33 nichts. Schliesslich ist auch im Zusammenhang mit alkoholfreien
Cocktails (Klasse 32) von einer nicht gänzlich unüblichen Form auszu-
gehen, denn mehrheitlich ähneln non-alkoholischen Cocktails sich in der
Gestaltung der Flaschen ihrer alkoholischen Pendants an. Entsprechend
erscheint es nicht überraschend im Zusammenhang mit non-alkoholischen
Cocktails eine auf den alkoholischen Cocktail bezugnehmende Flasche
vorzufinden.
4.5
4.5.1 Während sich also die Formelemente der strittigen Marke im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Waren zu wenig vom üblichen Formen-
schatz abheben, gilt es die zusätzlichen Zeichenelemente zu prüfen. Bei
banalen oder wenig unterscheidungskräftigen Waren- oder Verpackungs-
formen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen
kombiniert sind, entfällt der Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn die
zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck we-
sentlich beeinflussen (Urteile des BVGer B-1061/2017 vom 7. August 2018
B-6201/2017
Seite 11
E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]", B-570/2008 vom 15. Mai 2009
E. 2.2.3 "Zigarettenschachtel [3D]"). Entscheidend ist, ob mit dem zusätz-
lichen Element ein Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen
wird und die Form deshalb unterscheidungskräftig wirkt (BVGE 2007/35
E. 5 "Goldrentier [3D]"; Urteile des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007
E. 4.4 "Leimtube [3D]", B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 "Behälter
mit Körperpflegemittel [3D]"). Ein solcher Bezug kann insbesondere durch
gut erkennbare und unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente
geschaffen werden, bspw. durch einen Firmenschriftzug, sofern dieser
nicht nur auf einer Seite derselben Form angebracht wird (BVGE 2007/35
E. 6 "Goldrentier [3D]") bzw. soweit dieser im Vergleich zu der Form nicht
zu klein ist (Urteile des BVGer B-5341/2015 vom 29. September 2017
E. 10.2.3.2 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]",
B-2676/2088 vom 23. Januar 2009 E. 7.1 "Flasche [3D]").
4.5.2 Vorliegend ist sowohl am Flaschenhals als auch in der unteren
Flaschenhälfte je eine Etikette angebracht. Während im Band am
Flaschenhals die Aufschrift "1800 CRISTALINO 100% Agave" enthalten ist,
steht in der unteren Etikette "100% DE AGAVE / TEQUILA RESERVA / 1800
CRISTALINO / AÑEJO". Ausserdem ist zwischen "Tequila" und "Reserva"
ein kleines Siegel angebracht, wobei dessen Inhalt auf der Registerab-
bildung kaum entzifferbar ist. Beide Etiketten haben als Hintergrund ein
Flechtmuster. Auf der unteren Etikette ist zudem auf der rechten Seite – in
der Art eines Stempelaufdrucks – das bereits erwähnte Siegel ein weiteres
Mal dargestellt. Die Ziffern "1800" sind in gotischer Schrift geschrieben und
überragen sämtliche weiteren Schriftelemente um ein Mehrfaches. Auch
der Begriff "CRISTALINO" ist deutlich grösser als die Angaben "100% DE
AGAVE", "TEQUILA RESERVA" und "AÑEJO" geschrieben. Entsprechend sticht
dem Abnehmer von den Schriftelementen als erstes die Zahl "1800" und
als zweites der Begriff "CRISTALINO" ins Auge. Angesichts dessen, dass
die Angaben "100% AGAVE", "TEQUILA RESERVA" und "AÑEJO" gemäss
den zutreffenden Feststellungen der Vorinstanz bereits aufgrund ihrer
Grösse bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der strittigen Marke
kaum ins Gewicht fallen, kann offen gelassen werden, inwiefern die mass-
gebenden Verkehrskreise die Bedeutung der in Frage stehenden Zeichen-
elemente, nämlich, dass es sich beim beanspruchten Tequila um einen ge-
alterten (añejo), in einer bestimmten Art und Dauer gereiften (reserva) und
aus 100% Agave hergestellten Tequila handelt (vgl. Eintrag zu "añejo", in:
Pons Online-Wörterbuch Spanisch-Deutsch, abrufbar unter
Einträge zu "reserva", in:
B-6201/2017
Seite 12
/reserva und
serva/), ohne Gedankenaufwand erkennen oder nicht. Immerhin hält die
Beschwerdeführerin im Rahmen der Beschreibung eines anderen
Zeichens fest, dass sich dieses in Bezug auf die Wortelemente, unter an-
derem auf die Begriffe Agave, „reserva“ und „tequilo“ bzw. Tequila, in rein
beschreibenden bzw. anpreisenden Angaben erschöpft (Beschwerde,
S. 16).
4.5.3 Der Begriff "cristalino" ist zwar in Spanisch geschrieben, unter-
scheidet sich aber kaum von seinem italienischen Pendant "cristallino", so
dass in der Schweiz zumindest die italienischsprachigen Abnehmer den
Begriff ohne weiteres verstehen. Im Zusammenhang mit Flüssigkeiten be-
zeichnen sowohl "cristalino" als auch "cristallino" deren Farbe, nämlich
"kristallklar, glasklar" (vgl. Eintrag zu "cristalino", in: PONS Online-Wörter-
buch Spanisch-Deutsch sowie Eintrag zu "cristallino", in: PONS Online-
Wörterbuch Italienisch-Deutsch, beide abrufbar unter ).
Wohl hat der Begriff als Substantiv auch die Bedeutung "Augenlinse" (vgl.
Eintrag zu "cristalino" und "cristallino", in: PONS Online-Wörterbuch
Spanisch-Deutsch bzw. Italienisch-Deutsch, a.a.O.), doch angesichts
dessen, dass vorliegend Markenschutz im Zusammenhang mit Getränken
beantragt wird, steht der sich auf Flüssigkeiten beziehende Sinngehalt
"kristallklar" bzw. "glasklar" im Vordergrund. Damit wird dieses Element
ohne Gedankenaufwand als die Beschreibung der Farbe des beanspruch-
ten Getränks, nämlich dass die in der Flasche enthaltene Flüssigkeit
kristallklar ist, verstanden. Folglich ist der im Zusammenhang mit den be-
anspruchten Waren direkt beschreibende Begriff "cristalino" für sich alleine
nicht unterscheidungskräftig.
4.5.4 Bleibt damit zu prüfen, ob das Element "1800" dem Zeichen im
Gesamteindruck die nötige Unterscheidungskraft verleihen kann. Weder
die Vorinstanz noch die Beschwerdeführerin machen geltend, diese Zahl
bzw. diese Ziffern hätten im Zusammenhang mit Spirituosen und Cocktails
eine spezifischere Bedeutung als Tausendachthundert oder Achtzehn-
hundert (Beschwerde, Rz. 14 f.; angefochtene Verfügung, Ziff. 12; Ver-
nehmlassung, Ziff. 5). Allerdings ist die Vorinstanz – anders als bei der Be-
urteilung der Wortmarke "1800" der Beschwerdeführerin Nr. 459643 sowie
der Wort-/Bildmarken Nr. 598822 und Nr. 551216, in denen die Zahl 1800
etikettenhaft umrandet ist – der Ansicht, es handle sich hierbei um das
Gründungsjahr der Spirituosenproduzentin, was – so die Vorinstanz –
wiederum auf eine über 200jährige Tradition hindeute und folglich von den
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Abnehmern einzig als Qualitäts- und nicht als betrieblicher Herkunftshin-
weis verstanden werde (angefochtene Verfügung, Ziff. 12; Vernehmlas-
sung, Ziff. 5). Dieses Verständnis werde dadurch gestärkt, dass die Ab-
nehmer es gewohnt seien solche Jahreszahlen sowohl im betroffenen
Warensegment als auch allgemein im Lebensmittelbereich zu lesen (ange-
fochtene Verfügung, Ziff. 12; Vernehmlassung, Ziff. 5 f.). Die Beschwerde-
führerin ihrerseits bestreitet denn auch, dass es sich beim Element "1800"
um das Gründungsjahr bzw. überhaupt um solch einen Hinweis handelt
(Beschwerde, Rz. 14). Auch könne nicht die Rede davon sein, dass es im
betroffenen Warensegment üblich sei, Jahreszahlen als Gestaltungs-
elemente zu verwenden (Beschwerde, Rz. 14, S. 9). Die Beschwerde-
führerin führt weiter aus, dass selbst wenn man annehmen würde, es
handle sich beim Element "1800" um eine Jahreszahl, dies die Unterschei-
dungskraft des Elementes in keiner Weise mindern würde (Beschwerde,
Rz. 15). Dem ist zuzustimmen. Wohl sind Angaben wie "seit 1800" oder "im
Jahr 1800 gegründet" im Lebensmittelbereich – wie auch sonst im Ge-
schäftsleben – üblich. In ihrer Beurteilung lässt die Vorinstanz allerdings
ausser Acht, dass die Zahl "1800" prominent und vor allem isoliert und
ohne weitere Erklärung (wie zum Beispiel "seit") geschrieben steht. Will ein
Unternehmen – wie von der Vorinstanz behauptet – auf seine lange
Tradition hinweisen, erfolgt dies in erster Linie nicht mit einer blanken Zahl-
angabe sondern mit einem entsprechenden Hinweis in Kombination mit der
Ziffer. Solch ein Hinweis fehlt vorliegend, so dass die Zahl sowohl als "Acht-
zehnhundert" wie auch als "Tausendachthundert" gelesen und verstanden
werden kann. Ein solcher Sinngehalt hat im betreffenden Warensegment
keine besondere bzw. beschreibende Bedeutung. Auch kann nicht die
Rede davon sein, die blanke Zahl an sich sei ein Synonym für "alt, be-
währt", sodass selbst wenn in dieser Jahreszahl ein Hinweis auf das an-
gebliche Gründungsjahr der Beschwerdeführerin verstanden würde, es
mehrerer Gedankenschritte bedarf um darin sogleich eine Qualitätsangabe
zu erkennen. Ebenso ist aufgrund der Gestaltung der Ziffer, welche mittig
und alleinstehend sowie wesentlich grösser als sämtliche Wortelemente
auf der Etikette geschrieben ist, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abnehmer
dies beispielsweise als einen Hinweis auf die Füllmenge der Flasche oder
das Produktionsjahr des Getränks versteht, reduziert.
4.5.5 Die Vorinstanz ist der Ansicht, die vorliegende Etikette und deren Be-
schriftung seien gemäss Rechtsprechung zu klein. Gestützt auf das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-2676/2088 kommt die Vorinstanz zum
Schluss, die Ziffer bzw. die Etikette sei im Verhältnis zur gesamten Grösse
der Flasche zu klein um dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft zu
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verleihen (Vernehmlassung, Ziff. 6). Dieser Einschätzung kann nicht ge-
folgt werden. Zum einen heben sich vorliegend sowohl die dunkle Etikette
als auch der Schriftzug optisch deutlich von der gläsernen und durchsich-
tigen Flaschenwand ab (Urteil des BVGer B-3812/2012 vom 25. November
2014 E. 6.2.3.3 "[fig.], Winston Blue [fig.]/FX BLUE STYLE EFFECTS
[fig.]"). Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass die Etikette am
Flaschenbauch nicht mittig, sondern auf der rechten Flaschenseite ange-
bracht ist. Weiter ist – anders als im Urteil B-2676/2088 vom 23. Januar
2009 E. 7.1 "Flasche [3D]" – der vorliegend strittige Schriftzug klar und sehr
deutlich zu lesen. Insbesondere am Flaschenbauch ist die Zahl 1800 gross
und klar geschrieben, womit sich der vorliegende Fall auch vom Sachver-
halt im Urteil B-5341/2015, bei dem die Schrift sehr klein war (Urteil des
BVGer B-5341/2015 vom 29. September 2017 E. 10.2.3.2 "[instrument
d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]"), unterscheidet. Ferner
sind die Ziffern als einzige in gotischer Schrift gehalten. Es kann also nicht
die Rede davon sein, dieses Zeichenelement sei im Gesamteindruck un-
tergeordnet oder gar unleserlich. Weiter wird die Ziffer 1800 am Flaschen-
hals wiederholt und ist auch da – wenn auch weniger deutlich – leserlich.
In Anbetracht dessen, dass die Ziffer aufgrund ihrer Gestaltung und
Platzierung und in Kombination mit dem Begriff "CRISTALINO" (vgl.
E. 4.5.4 hiervor) im Gesamteindruck prägend ist, enthält die strittige
Warenbildmarke mit diesen Schriftelementen und deren Gestaltung
Zeichenelemente, welche dem Zeichen anders als in den Urteilen
B-2676/2088 und B-5341/2015 des Bundesverwaltungsgerichts Unter-
scheidungskraft verleihen. Folglich handelt es sich beim strittigen Zeichen
um eine im Gesamteindruck unterscheidungskräftige Warenbildmarke.
5.
Im Übrigen verweist die Beschwerdeführerin auf diverse, auch zeitnah zum
vorliegend strittigen Gesuch, in der Schweiz zum Markenschutz zugelas-
senen Voreintragungen (u.a. Nr. 611779, Nr. 668993, Nr. 689188,
Nr. 689189 und Nr. 689190) und macht gestützt darauf einen Anspruch auf
Gleichbehandlung geltend. Angesichts der soeben festgestellten Unter-
scheidungskraft des strittigen Zeichens erübrigt es sich indessen auf das
diesbezügliche Vorbringen der Beschwerdeführerin einzugehen.
6.
Im Ergebnis dringt die Beschwerdeführerin mit ihrem Rechtsbegehren voll-
ständig durch. Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und das Markenein-
tragungsgesuch Nr. 62500/2015 "1800 CRISTALINO (fig.)" für die in den
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Klassen 32 und 33 beanspruchten Getränkewaren ins schweizerische
Markenregister einzutragen.
7.
7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben
(Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kosten-
vorschuss zurückzuerstatten.
7.2 Überdies ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzuspre-
chen. Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, ist die Partei-
entschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerle-
gen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG).
Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenös-
sischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt
die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie
ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes,
namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1
Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene
Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen
Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerde-
führerin aufzuerlegen. Die Partei, welche Anspruch auf eine Parteientschä-
digung erhebt, hat dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kosten-
note einzureichen (Art. 14 Abs. 1 VGKE). An den Detaillierungsgrad sind
zwecks Überprüfbarkeit der Notwendigkeit gewisse Anforderungen zu
stellen. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, welche
Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz
aufgewendet hat, sondern auch wie sich der geltend gemachte Aufwand
auf die einzelnen Arbeiten verteilt (ANDRE MOSER ET AL., Prozessieren vor
Bundesverwaltungsgericht, Basel 2013, 2. Aufl., S. 271, Rz. 4.85). Vor-
liegend hat die obsiegende Beschwerdeführerin ihrer Beschwerde eine
Kostenaufstellung vom 2. November 2017 beigelegt, worin sie pauschal
eine Entschädigung von Fr. 2'000.– (ohne MWST) geltend macht (vgl.
Beschwerdebeilage 4). Aus der Aufstellung geht einzig hervor, dass der
Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin den genannten Betrag für die
Beratung seiner Mandantin sowie die Vorbereitung und Einreichung der
Beschwerde geltend macht. Weder führt er einen Stundenansatz auf, noch
belegt er einen Aufwand. Einen solchen pauschalen Antrag auf Parteient-
schädigung entspricht nicht den Anforderungen an eine detaillierte Kosten-
note gemäss Art. 14 Abs. 1 VGKE (Urteile des BVGer B-3824/2015 vom
17. Mai 2017 E. 14.2.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]", B-6099/2013 vom
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28. Mai 2015 E. 8.3 "CARPE DIEM/carpe noctem"). Damit liegt keine Kos-
tennote vor, weshalb das Gericht die Parteientschädigung auf Grund der
Akten festzulegen hat (Art. 14 Abs. 2 zweiter Satz VGKE). Vorliegend
wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt, sodass für das Be-
schwerdeverfahren unter Anwendung des im Markenrechtsverfahren
üblichen Stundenansatzes von Fr. 300.– eine Parteientschädigung in der
Höhe von Fr. 4'000.– als angemessen erscheint (ohne Mehrwertsteuer,
welche vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1
Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1
Bst. c VGKE).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidgenössischen
Instituts für Geistiges Eigentum vom 29. September 2017 wird aufgehoben
und das Institut wird angewiesen, das Markeneintragungsgesuch
Nr. 62500/2015 "1800 Cristalino (fig.)" für die in Klasse 32 und 33 bean-
spruchten Waren zur Eintragung ins schweizerische Markenregister zuzu-
lassen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kosten-
vorschuss von Fr. 3'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der
Rechtskraft des Urteils zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Partei-
entschädigung in der Höhe von Fr. 4'000.– ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde;
Beilage: Rückerstattungsformular)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 62500/2015; Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Sabine Büttler
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache
abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 21. November 2018