Abtei lung II
B-6222/2009
{T 1/2}
U r t e i l v o m 3 0 . N o v e m b e r 2 0 1 0
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Bernard Maitre, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.
Peek & Cloppenburg AG,
Kalandastrasse 4, 8045 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Robert G. Briner,
CMS von Erlach Henrici AG, Dreikönigstrasse 7,
8002 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Verfügung vom 1. September 2009 betreffend
Markeneintragungsgesuch 62524/2007 LOUIS BOSTON.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-6222/2009
Sachverhalt:
A.
Am 8. November 2007 hinterlegte die Beschwerdeführerin bei der Vor-
instanz die Wortmarke LOUIS BOSTON. Die Marke wird für folgende
Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 18, 25 und 35 bean-
sprucht:
Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier, Fettentfernungs- und Schleif -
mittel; Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schön-
heitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.
Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in die-
ser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regen-
schirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und
Sattlerwaren.
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbei-
ten; Detailhandel.
B.
Die Vorinstanz beanstandete das Eintragungsgesuch mit Schreiben
vom 6. Mai 2008, weil der Wortbestandteil BOSTON für die gleichna-
mige Hauptstadt von Massachusetts in den Vereinigten Staaten von
Amerika stehe und somit auf die geographische Herkunft der bean-
spruchten Waren hinweise. Die Marke könne die Käuferschaft über die
Herkunft der in den Klassen 3, 18 und 25 beanspruchten Waren irre-
führen, falls das Verzeichnis der beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen nicht durch eine entsprechende Präzisierung auf Waren US-
amerikanischer Herkunft eingeschränkt werde.
C.
Mit Schreiben vom 10. November 2008 bestritt die Beschwerdeführerin
die Beanstandungsgründe. Sie führte aus, dass BOSTON nicht isoliert
betrachtet werden dürfe. Zusammen mit dem Element LOUIS, welches
klar als Vorname erkannt werde, werde der Bestandteil BOSTON als
Nachname wahrgenommen. Dies werde noch durch die Tatsache ver-
stärkt, dass LOUIS ein französischer Name sei, und es daher keinerlei
Verbindung zur US-amerikanischen Stadt Boston gäbe. Des Weiteren
sei die Stadt Boston für die beanspruchten Waren nicht bekannt, so
dass damit keinerlei Vorstellungen verbunden würden. Zudem wies sie
auf die Registrierung der Marke in den USA und die Eintragung als
EU-Gemeinschaftsmarke hin.
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D.
In ihrer Stellungnahme vom 23. Dezember 2008 hielt die Vorinstanz an
ihrer Auffassung fest. Sie machte geltend, der Durchschnittsabnehmer
bringe BOSTON als erstes mit der US-amerikanischen Stadt Boston in
Verbindung, zumal der Nachname Boston den schweizerischen Durch-
schnittsabnehmern nicht bekannt sei. Daran vermöge auch die Aufzäh-
lung einiger, nach Auffassung der Vorinstanz wenig bekannter Persön-
lichkeiten mit dem gleichlautenden Familiennamen nichts zu ändern.
Im Übrigen sei es irrelevant, ob die Stadt Boston einen besonderen
Ruf für die beanspruchten Waren geniesse, es reiche vielmehr aus,
dass Boston respektive die USA als Produktionsort in Frage kämen,
damit die massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftserwartung für
die mit der Marke gekennzeichneten Waren hegten. Schliesslich könne
der Verweis auf ausländische Eintragungen keinen Anspruch auf eine
Markeneintragung begründen.
E.
Mit einer Eingabe vom 24. Juni 2009 hielt die Beschwerdeführerin an
ihren Ausführungen im Schreiben vom 10. November 2008 fest. Ergän-
zend wies sie auf eine Reihe von Voreintragungen hin, die aus einer
Kombination des Elements LOUIS mit einer geographischen Bezeich-
nung als Zweitelement bestehen. Zur Relevanz der Voreintragungen
einer Marke im Ausland für das Hinterlegungsverfahren in der Schweiz
verwies die Beschwerdeführerin auf die Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts. Nach dieser Praxis müsse ihre Marke in der
Schweiz ebenfalls eingetragen werden.
F.
Am 1. September 2009 erliess die Vorinstanz eine Verfügung, in der
sie das Schweizerische Markeneintragungsgesuch Nr. 62524/2007
LOUIS BOSTON für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen
zurückwies.
G.
Am 30. September 2009 erhob die Beschwerdeführerin gegen diese
Verfügung Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit folgenden
Anträgen:
"Es sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und das Zeichen "LOUIS
BOSTON" für folgende Waren (ohne Einschränkung auf "Waren amerikani -
scher Herkunft") und Dienstleistungen wie folgt ins Schweizer Markenregister
einzutragen:
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Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und
Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;
Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in die-
ser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regen-
schirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und
Sattlerwaren;
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;
Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbei-
ten; Detailhandel;
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin."
Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin an, dass die Vorins-
tanz den Grundsatz verletzt habe, wonach Marken im Gesamteindruck
zu beurteilen seien, und stattdessen ihrer Beurteilung der Eintra-
gungsfähigkeit der Marke das Wortelement BOSTON in Alleinstellung
zugrunde gelegt habe. Des Weiteren sei die Marke der Beschwerde-
führerin in den USA mehrfach registriert und existiere auch eine identi -
sche EU-Gemeinschaftsmarke. Es könne nicht Sache der schweizeri-
schen Behörden sein, eine Marke zurückzuweisen, welche in ihrem Ur-
sprungsstaat ohne Probleme eingetragen worden sei. Zudem sei die
Marke offensichtlich eine Kombination von Vor- und Nachnamen.
"Louis" sei ein bekannter Vorname, so dass das Publikum Boston klar
als Nachname auffasse, der zwar in der Schweiz nicht sehr verbreitet
sei, aber dennoch vorkomme. Diese Vorbringen unterstrich sie mit ei -
ner Auflistung von Persönlichkeiten, die den Nachnamen BOSTON tra-
gen.
H.
Mit Vernehmlassung vom 14. Dezember 2009 beantragte die Vorins-
tanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerde-
führerin vollumfänglich abzuweisen. Sie verwies auf ihre Ausführungen
in der angefochtenen Verfügung. Ergänzend brachte sie vor, dass die
Marke im Gesamteindruck beurteilt worden sei und nicht lediglich an-
hand ihres Elements BOSTON. Das Element LOUIS vermöge an der
Gefahr der Irreführung, die vom Element BOSTON ausgehe, nichts zu
ändern, da letzteres in der Schweiz als Familienname nicht gebräuch-
lich sei, so dass die massgeblichen Verkehrskreise trotz der Kombina-
tion mit dem geläufigen Vornamen "Louis" auf die amerikanische Stadt
Boston schliessen würden.
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I.
Mit Replik vom 11. März 2010 wies die Beschwerdeführerin darauf hin,
Schweizer Behörden hätten ein Freihaltebedürfnis zugunsten ausländi-
scher Unternehmen nicht zu berücksichtigen, wenn dies nicht einmal
der Ursprungsstaat tue. Dieses Argument sei von der Vorinstanz nicht
beachtet worden. Zudem sei es unzutreffend, dass die massgeblichen
Verkehrskreise der Marke LOUIS BOSTON einzig einen Hinweis auf
die US-amerikanische Stadt Boston entnähmen. Vielmehr bestehe un-
weigerlich eine Assoziation zu entsprechenden Vor- und Nachnamen.
Sie führte weitere Beispiele von eingetragenen Marken auf, die eben-
falls aus einer geografischen Bezeichnung und einem zweiten Element
zusammengesetzt seien. Abschliessend wies die Beschwerdeführerin
erneut darauf hin, dass die Vorinstanz nicht von ihrer langjährigen Ein-
tragungspraxis abweichen dürfe.
J.
Mit Duplik vom 30. April 2010 hielt die Vorinstanz an ihrem bisherigen
Standpunkt fest. Sie ergänzte, dass sie zum oben Gesagten bereits in
ihrer Verfügung vom 1. September 2009 und in ihrer Vernehmlassung
vom 14. Dezember 2009 Stellung genommen habe. Ein Freihaltebe-
dürfnis an der Marke habe sie gar nie vertreten. Die von der Be-
schwerdeführerin angeführten weiteren Marken enthielten entweder in
der Schweiz bekannte und geläufige Vor- oder Nachnamen, hätten ei-
nen symbolischen Sinngehalt oder nennten unbekannte "Provinzstädt-
chen".
K.
In einer Stellungnahme vom 6. Juli 2010 zur Duplik vom 30. April 2010
hielt die Beschwerdeführerin an ihren bisherigen Ausführungen fest.
L.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er -
heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) ist zur Beurteilung von Be-
schwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz im Marken-
sachen zuständig (Art. 31 und 33 des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Es liegt kein Ausnahmefall nach
Art. 32 VGG vor. Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist
von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfah-
ren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG;
SR 172.021) eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde
rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochte-
ne Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf
die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Nach Art 2 Bst. c und Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Bundesgesetzes vom
28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) sind irreführende Zeichen
vom Markenschutz und vom Eintrag in das Markenregister ausge-
schlossen.
2.1 Ein Zeichen ist im Sinne dieser Bestimmungen irreführend, wenn
es geeignet ist, falsche Erwartungen bei den angesprochenen Abneh-
merinnen und Abnehmern zu wecken (BGE 125 III 204 E. 1e
Budweiser, BGE 93 I 675 E. 2 Diamalt; JÜRG MÜLLER, Zum Begriff der
täuschenden Marke, Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, S. 8; IVAN CHERPILLOD, Le droit
suisse des marques, Lausanne 2007, S. 94). Von Registerzeichen ge-
weckte Erwartungen sind nicht erst falsch, wenn das gekennzeichnete
Angebot gänzlich von ihnen abweicht. Es genügt, dass die Waren und
Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen ist, in einem für
den Kaufentscheid wesentlichen Punkt hinter den geweckten Erwar-
tungen zurückbleiben, also nur eine Irreführungsgefahr oder Verwir-
rung und weder eine manifeste Täuschung noch einen Vermögens-
schaden bewirken (MÜLLER, a.a.O., S. 9; LUCAS DAVID, in: Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/ Muster- und
Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2, N 51; CHRISTOPH WILLI, in:
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Marken-
rechts, Zürich 2002, Art. 2, N 216, 218; MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/
Thouvenin, Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz (MSchG),
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Bern 2009, Art. 2 Bst. c, N 28ff.). Im ehemaligen Markenschutzgesetz
vom 26. September 1890 (aMSchG) war das Verbot irreführender Zei-
chen im Schutzausschluss sittenwidriger Zeichen enthalten (Art. 3
Abs. 4 aMSchG; vgl. ERWIN MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz be-
treffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbe-
zeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich
1939, S. 80 ff.). Auch im heutigen Gesetz bezweckt es, angesprochene
Abnehmerkreise im Interesse eines sittlichen und anständigen Ge-
schäftsgebahrens vor Täuschung zu bewahren oder einer solchen
Täuschung zumindest nicht Vorschub zu leisten.
2.2 Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische An-
gabe enthält und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware
stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geografische Anga-
be hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 112 II 265
E. 2b Alpina, BGE 135 III 418 E. 2.1 Calvi mit weiteren Hinweisen;
NOTH, Art. 2 Bst. c, N 41). Während Art. 14 Ziff. 4 aMSchG darüber hin-
aus auch Marken mit ersonnenen geografischen Bezeichnungen vom
Schutz ausgeschlossen hatte (vgl. BGE 98 Ib 191 E. 3 Sheila diffusion,
BGer in PMMBl 18/ 1979 I 78 René d'Aristide), sind im geltenden
Recht unrichtige geografische Angaben, zum Beispiel erkennbare Fan-
tasiezeichen in Marken zulässig, falls sie das Publikum nicht irreführen
(BGE 98 Ib 10 E. 3 Santi deutsches Erzeugnis). Es gilt darum als Er-
fahrungssatz, kann aber im Einzelfall widerlegt werden, dass die
massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer
Marke, falls sie ihn kennen, als Angabe für die Herkunft der damit be-
zeichneten Waren auffassen (BGE 135 III 419 E. 2.2 Calvi, BGE 97 I
80 E. 1 Cusco, BGE 93 I 571 E. 3 Trafalgar, BGer, 4A_508/2008 vom
10. März 2009 E. 4.2 Afri-Cola). Auch nach Art. 22 Ziff. 3 des Abkom-
mens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigen-
tum (Anhang 1C des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorga-
nisation vom 15. April 1994/TRIPS; SR 0.632.20) haben die Mitglied-
staaten die Eintragung einer Marke, die eine geografische Angabe ent-
hält oder aus ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht in dem
angegebenen Gebiet haben, abzulehnen oder sie für ungültig zu erklä-
ren, wenn die Verwendung der Angabe in der Marke für solche Waren
im betreffenden Mitgliedstaat geeignet ist, die Öffentlichkeit hinsicht-
lich des wahren Ursprungsorts irrezuführen. Allerdings erfasst dieser
Begriff der geografischen Angabe nach TRIPS nur Angaben, die eine
Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder aus einer
Region oder aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend kenn-
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zeichnen, sofern darüber hinaus eine bestimmte Qualität, ein bestimm-
ter Ruf oder ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im wesentli-
chen seinem geografischen Ursprung zuzuschreiben ist (Art. 22
Ziff. 1 TRIPS, vgl. auch Art. 18 Abs. 1 aMSchG). Ein solcher Ruf wird
von Art. 2 Bst. c MSchG für das Vorliegen einer irreführenden Marke
nicht vorausgesetzt (BGE 132 III 774 E. 3.1 Colorado; NOTH, Art. 2
Bst. c, N 41).
2.3 Keine Herkunftserwartung ist anzunehmen, wenn die Marke von
den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine be-
stimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird,
namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon definierten
Fallgruppen zählt. Nach diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung zu
verneinen, wenn (1) der Ort, auf den das Zeichen hinweist, den hiesi -
gen Abnehmerkreisen unbekannt ist, (2) das Zeichen wegen seines
Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (3) der bezeichne-
te Ort sich nicht als Produktions-, Farbrikations- oder Handelsort eig-
net oder (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung dar-stellt, (5) sich für
ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder (6) zu einer Gat-
tungsbezeichnung geworden ist (vgl. auch BGE 135 III 421 E. 2.6 Cal-
vi; NOTH, Art. 2 Bst. c, N 41ff.).
2.4 Die vorgenannte Gruppe (2) von Fantasiezeichen, die trotz eines
geografischen Elements keine Herkunftserwartung auslösen, betrifft
Marken mit Symbolgehalt (E. 2.3). Hierzu zählen in der Regel auch
Marken, die erkennbar einen Personennamen verwenden oder ganz
aus einem solchen bestehen, wobei ein Teil dieses Namens mehrdeu-
tig ist, nämlich gleichzeitig in anderem Zusammenhang oder isoliert
betrachtet einen geografischen Sinn hat. Etliche Familiennamen sind
etymologisch aus geografischen Begriffen hervorgegangen. Die Be-
zeichnung der geografischen Herkunft ist eine häufige Erklärung für ih -
re Bildungsweise – offenbar deshalb, weil die Entstehung der Familien-
namen einst zeitgleich mit der Entfaltung der Städte erfolgt ist (Duden,
Lexikon der Familiennamen, a.a.O., S. 25). Diese Entstehungszeit liegt
allerdings so weit zurück, dass heute regelmässig keine Herkunftser-
wartung mehr mit den Namen verbunden, bei den Namen "Matter"
oder "Rom" zum Beispiel keine Herkunft aus dem Glarnerland oder
Italien mehr erwartet wird. Die Rechtsprechung hat bei mehrdeutigen
Marken wie "Burberry Brit" (Brit = weiblicher Vorname und Kurzform
von "britisch") oder "Victoria" (weiblicher Vorname und Hauptstadt von
British Columbia [CA]) aus diesen Gründen einen Vorrang der Na-
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menswirkung vor der geografischen Nebenbedeutung konstatiert und
das Bestehen einer Irreführungsgefahr verneint (Entscheid der RKGE,
sic! 2006, 682 E. 4 Burberry Brit; Urteil des BVGer, B-6562/ 2008 vom
16. März 2009 E. 6.3 Victoria). Wird ein derart mehrdeutiger Name als
Personenname erkannt, wofür zuerst im Einzelfall seine Bildungswei-
se, sein Zeichenzusammenhang und Kontext zu berücksichtigen und
abzuwägen sind, überwindet das Namensverständnis in der Regel als
Symbolgehalt die geografische Bedeutung des einzelnen Wortes. An-
deres gilt bei Namen, die im umgekehrten Sinn gerade für ihren geo-
grafischen Symbolgehalt bekannt sind (z.B. "Uncle Sam", vgl. Ent-
scheid der RKGE, sic! 1999, 644 f. E. 3 Uncle Sam) sowie gegebenen-
falls für Namen, deren äusserliche Bauweise und Verwendungszusam-
menhang derart spezifisch auf eine geografische Herkunft hinweisen,
dass sie – etwa "Abdul-Wahhab" für Wasserpfeifen – ausnahmsweise
trotzdem eine solche erwarten lassen (vgl. Urteil des BVGer B-30/
2009 vom 8. April 2010 E. 5.2 Alvaro Navarro).
3.
Die Marke ist aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu beur-
teilen, dies aber nicht im Sinne einer vorausgesetzten Selbstverant-
wortung der Marktbeteiligten, sondern durch eine angemessene Ab-
wägung zur Verhinderung jeder nennenswerten Irreführungsgefahr im
Einzelfall (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic!
2007, S. 9). Die Beurteilung der Marke ist darum eher nach der Wahr-
nehmung der schwächsten und irreführungsanfälligsten repräsentati-
ven Gruppe von Verkehrsteilnehmern zu richten, die besser geschul-
ten Kreise sind dabei aber nicht aus den Augen zu ver lieren (restrikti-
ver: ALEXANDER PFISTER, Die Absatzmittler als relevanter Verkehrskreis
im Markeneintragungsverfahren, sic! 2009, S. 687). Die Beschwerde-
führerin beansprucht für ihre Registrierung Schutz für eine Reihe von
Waren der Klassen 3, 18 und 25 sowie von Dienstleistungen der Klas-
se 35. Die alltäglichen Waren richten sich nicht nur an Fachpersonen,
wie Detailhändler, Drogisten, Kosmetiker und Kürschner, sondern im
hohen Masse auch an die Endabnehmer und somit an den Durch-
schnittskonsumenten. Demgegenüber richten sich die Dienstleistungen
in erster Linie an Sachverständige. Insgesamt beschränken sich die
relevanten Verkehrskreise jedoch nicht nur auf Fachkreise, wie dies et-
wa bei rezeptpflichtigen Medikamenten und Schulbüchern der Fall wä-
re, die ausschliesslich von Ärzten bzw. Lehrern ausgewählt werden
(EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007,
S. 11). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens als
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beschreibend ist deshalb vom Verständnis des Durchschnittskonsu-
menten auszugehen (vgl. Urteil des BVGer B-1710/2008 vom 6. No-
vember 2008 E. 3.2 Swistec). Nach konstanter Rechtsprechung muss
die geografische Angabe in ihrem Gesamteindruck geeignet sein, von
einem "nicht unerheblichen Teil des Verkehrs" als Hinweis auf die geo-
grafische Herkunft aufgefasst zu werden (RKGE in sic! 2006, S. 769
Off Broadway Shoe Warehouse [fig.], RKGE in sic! 2006, S. 587 Fedex
Europe First, RKGE in sic! 2006, S. 275 Die fünf Tibeter, RKGE in sic!
2006, S. 40 Würthphoenix [fig.], alle mit Verweis auf WILLI, a.a.O.,
Art. 2 N. 226).
4.
4.1 Beim angemeldeten Zeichen handelt es sich um eine Wortmarke,
die aus den Wörtern LOUIS und BOSTON zusammengesetzt ist. Louis
ist ein französischer männlicher Vorname (Meyers grosses Universal
Lexikon, Mannheim 1983, Band 8, S. 601). Wie viele Vornamen wird er
daneben auch als Familienname verwendet (Duden Lexikon der Fami-
liennamen, Mannheim 2008, S. 396). Im Schweizer Telefonbuch sind
rund 140 Personen mit diesem Nachnamen verzeichnet (Recherche in
, besucht am 16. November 2010). BOSTON kommen
verschiedene Bedeutungen zu. Einerseits handelt es sich um die Na-
men der Hauptstadt des amerikanischen Bundesstaates Massachu-
setts, eines ostenglischen, in der Grafschaft Lincoln gelegenen Hafen-
städtchens, eines amerikanischen, langsamen Walzers und eines Kar-
tenspiels (Meyers grosses Universal Lexikon, a.a.O., Band 2, S. 577;
Duden Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache, 2. Auflage,
Mannheim 1993, Band 2, S. 575). Andererseits ist BOSTON ein männ-
licher Vorname sowie ein Familienname. Einzelpersonen dieses Fami-
liennamens sind im Schweizer Telefonbuch allerdings nur zwei ver-
zeichnet. Von diesen unterschiedlichen Bedeutungen geniesst die mit
Abstand grösste Bekanntheit in der Schweiz die 1630 von englischen
Puritanern in der Massachusetts Bay an der Ostküste der USA (Neu-
england) gegründete Stadt Boston, Sitz der bekannten Harvard Uni-
versität und Hauptstadt von Massachusetts, die am 16. Dezem-
ber 1773 mit der Boston Tea Party Ausgangspunkt der amerikanischen
Freiheitsbewegung war (National Geographic Deutschland, Boston und
Umgebung, 4. Aufl. Hamburg 2010, S. 22; Dumont Reise-Taschenbuch,
Boston & Neuengland, Ostfildern 2009, S. 44 ff.).
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4.2 Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens im
Wesentlichen mit der Begründung, der Durchschnittsabnehmer bringe
den Begriff BOSTON in erster Linie mit der amerikanischen Stadt in
Verbindung, weshalb die Marke eine Herkunftserwartung auslöse und
eine Irreführungsgefahr berge. Der Familienname Boston sei ihm hin-
gegen nicht bekannt.
Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass die Hauptstadt von Mas-
sachusetts in der Schweiz bekannt sei und dass das Wortelement
BOSTON in Alleinstellung als Herkunftshinweis betrachtet werden kön-
ne. Es gelte jedoch die Markenanmeldung in ihrer Gesamtheit zu be-
urteilen. Das Zeichen werde vom Verkehr klar als Kombination von Vor-
und Nachnamen erkannt und somit nicht als Herkunftsangabe angese-
hen.
4.3 Das BVGer kann sich der Auffassung der Beschwerdeführerin in-
soweit anschliessen. Bei LOUIS handelt es sich um einen insbesonde-
re von den französischen Königen her bekannten und weit verbreiteten
Vornamen, der heute in zahlreichen Varianten, auch als Ludwig, Lewis,
Luigi usw. gebräuchlich ist. Dieser Begriff wird in allen Schweizer
Sprachregionen sofort und in erster Linie als Vorname erkannt. Auf-
grund seiner Platzierung am Zeichenanfang kommt ihm eine besonde-
re Aufmerksamkeit zu. Als Vorname bewirkt er beim Publikum zudem
eine Erwartungshaltung mit Bezug auf den nachfolgenden Bestandteil.
Die Verkehrsteilnehmenden erahnen oder erwarten, dass dem Vorna-
men ein Nachname oder ein anderer, eine Person präzisierender Zu-
satz folgen dürfte, was dazu führt, dass der Zeichenbestandteil BOS-
TON, wenn er auch in der Schweiz als Familienname kaum bekannt
ist, doch als ein solcher aufgefasst wird oder werden kann.
Allerdings tritt dieses Verständnis, dem Wort "Boston" in der Nachfolge
des Vornamens "Louis" eine Nachnamensfunktion zuzuteilen, die sei-
nen geografischen Nebensinn verdeckt, in Konkurrenz zur ebenfalls
möglichen Interpretation der Marke als Name mit nachfolgender Her-
kunftsbezeichnung. Zum Beispiel würde eine Marke "Huber Boston",
also ein typischer Nachname an erster Stelle, naheliegenderweise als
Herkunftsangabe verstanden, obwohl eine in dieser Form nachgestell-
te Ortsbezeichnung häufiger mit einem Komma abgetrennt wird, so
dass das Zeichen korrekterweise "Huber, Boston" lauten müsste. Auch
die hier zu prüfende Marke kann in diesem Sinne, wie "Louis, Boston",
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als Hinweis auf eine Person mit Vor- bzw. Nachnamen "Louis" und Sitz
in Boston MA verstanden werden.
4.4 Welches der beiden möglichen Verständnisse vorgeht, ist nicht
schematisch zu entscheiden, sondern nach den Umständen des Ein-
zelfalls zu prüfen (BGE 128 III 460 E. 2.2 Yukon, BGE 135 III 419 f.
E. 2.3 Calvi). Im vorliegenden Zusammenhang ist dabei Folgendes zu
berücksichtigen: Der französische Ursprung und der sprachlich wie ge-
schichtlich französische Hintergrund des Vornamens "Louis" ist dem
Publikum bekannt (vgl. E. 4.3). Dieses Wort ist zudem als Vorname
deutlich bekannter denn als Nachname. Auch wenn dieser Name auch
in anderen Ländern auftritt, lässt er darum einen gewissen Bezug zu
Frankreich erwarten. Ein solcher Bezug – falls er für das Verständnis
als Personenname überhaupt von Bedeutung sein kann – fehlt der
Stadt Boston und dem Bundesstaat Massachusetts gänzlich; z.B. im
Unterschied zum im Süden der USA gelegenen Bundesstaat
Louisiana, der von 1699-1762 eine französische Kolonie war und
seinen Namen zu Ehren des französischen Königs Louis XIV erhalten
hat (vgl. , Stichwort Louisiana, besucht am 9.
November 2010). In der Nähe der Stadt Boston, Neuengland, be-
stehen keine Anhaltspunkte für einen solchen französischen Bezug,
namentlich auch keiner zum weit entfernten Louisiana. Als Herd der
amerikanischen Freiheitskriege eignet sich Boston für einen solchen
Bezug sogar besonders wenig (E. 4.1). Die Wörter "Louis" und
"Boston" liefern auf der anderen Seite keine formalen Anhaltspunkte
für eine spezifische geografische Zuordnung (E. 2.4). Sie kommen
ebenso als europäische wie als amerikanische Ausdrücke infrage. Bei
"Louis" handelt es sich mithin um keinen typischen Bostoner Namen,
und dem Publikum fehlt jeder zusätzliche Anhaltspunkt, um einen Be-
zug zwischen einer Person namens "Louis" und der amerikanischen
Stadt Boston herzustellen.
Die Marke LOUIS BOSTON wird im Wesentlichen für Modeartikel,
nämlich Kosmetika, Lederwaren einschliesslich Handgepäck und Ac-
cessoires, Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen so-
wie für verantwortungsvolle Geschäftsbesorgungs-Dienstleistungen,
nämlich Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büro-
arbeiten und Detailhandel, beansprucht. In der Modebranche ist es
sehr üblich und darum naheliegend, eine natürliche Person mit vollem
Namen als Kreateurfigur in den Vordergrund des Warenauftritts zu
stellen. Ganze Modelinien werden mit dem Vor- und Nachnamen einer
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Person gekennzeichnet ("Helena Rubinstein", "Hugo Boss", "Giorgio
Armani", "Donna Karan" usw.). Bei Dienstleistungen zur verantwor-
tungsvollen Besorgung fremder Geschäfte kommt es in besonderem
Masse auf die Person des Dienstleistungserbringers und das in sie ge-
setzte Vertrauen an, weshalb es nach der Art dieser Dienstleis tungen
ebenfalls naheliegt, sie mit einem Personennamen zu kennzeichnen.
Wie die Beschwerdeführerin zu Recht festhält, besteht für entspre-
chende Waren aus Boston kein besonderer Ruf. Aus diesen Gründen
überwiegt aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts das Verständnis
der Marke als Personenname gegenüber jenem einer möglichen, geo-
grafischen Interpretation.
4.5 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Zeichen LOUIS
BOSTON nicht irreführend ist für Waren und Dienstleistungen, die kei -
nen Bezug zu den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Die Be-
schwerde ist daher gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzu-
heben und die Vorinstanz anzuweisen das Zeichen für sämtliche an-
gemeldeten Waren und Dienstleistungen einzutragen, ohne dass auf
die von der Beschwerdeführerin ergänzend geltend gemachten und
angeblich mit der zu prüfenden Marke vergleichbaren Eintragungen im
Markenregister näher eingegangen werden muss.
5.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben
(Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleiste-
te Kostenvorschuss zurück zu erstatten.
6.
Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für
ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Be-
schwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Be-
schwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Entschädi-
gung von Amtes wegen festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m.
Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21.Februar 2008 [VGKE,
SR 173.320.2]). Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Par-
teientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt auf-
zuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2
VwVG). Nach Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995
über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges
Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome
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B-6222/2009
Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit
dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des
Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt
darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und
kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr.
Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu ver-
pflichten.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung vom 1. September
2009 wird aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen, die Marke im
schweizerischen Markenregister einzutragen.
2.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– wird der Beschwerde-
führerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts
für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (inkl.
MWST) zugesprochen.
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4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstat-
tungsformular)
- die Vorinstanz (Markeneintragungsgesuch Nr. 62524/2007; Ge-
richtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Marc Hunziker
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-
tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-
führende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 30. November 2010
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