Abtei lung II
B-6257/2008
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 3 . D e z e m b e r 2 0 0 9
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli,
Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.
E._______,
vertreten durch Staiger, Schwald & Partner AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.
teilweise Schutzverweigerung IR 901 069 Deozinc.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-6257/2008
Sachverhalt:
A.
Die E._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der
am 6. Juli 2006 aufgrund einer als Basismarke dienenden
europäischen Gemeinschaftsmarke eingetragenen internationalen
Marke Nr. 901 069 Deozinc. Die Beschwerdeführerin beansprucht für
dieses Zeichen auch Schutz in der Schweiz, und zwar für folgende
Waren:
Klasse 3: Produits pour l'hygiène intime et produits cosmétiques de soin de
beauté; crèmes non médicamenteuses, préparations liquides,
poudres et pulvérisateurs pour les soins des pieds, produits vi-
sant à réduire et éliminer la transpiration des pieds.
Klasse 5: Produits pharmaceutiques.
Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der bezeichneten
Bestimmungsländer am 16. November 2006 mitgeteilt.
B.
Gestützt auf Art. 6quinquies der Pariser Übereinkunft zum Schutz des ge-
werblichen Eigentums sowie Art. 2 Bst. a und Art. 30 Abs. 2 Bst. c des
Markenschutzgesetzes erliess das Eidgenössische Institut für Geisti-
ges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz, IGE) gegen die internationale
Registrierung am 7. November 2007 eine vollständige provisorische
Schutzverweigerung. Zur Begründung führte sie aus, dass das Zei-
chen im Sinne von „déodorant zinc“ verstanden werde und somit einen
Hinweis auf die Beschaffenheit der beanspruchten Produkte darstelle.
C.
Mit Stellungnahme vom 12. Februar 2008 bestritt die Beschwerdefüh-
rerin den Gemeingutcharakter des Zeichens Deozinc. Es handle sich
um eine sprachliche Neuschöpfung, die sich aus „deo“, der Dativ- und
Ablativform des lateinischen Wortes „deus“ sowie dem französischen
Begriff „zinc“ zusammensetze. Die Wortverbindung sei für die bean-
spruchten Waren unbestimmt und unklar, weshalb keine direkte Be-
schreibung der Produktbeschaffenheit vorliege. Im Übrigen stelle das
Zeichen mindestens einen Grenzfall dar, welcher nach allgemeiner
Rechtsauffassung einzutragen sei.
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D.
Mit Schreiben vom 21. April 2008 hielt die Vorinstanz an der Zurück-
weisung des Zeichens fest. Angesichts der beanspruchten Waren der
Klasse 3 und 5 würden zumindest die französischsprachigen Abneh-
merkreise den Begriff „Deo“ als Kurzform für déodorant und das Wort
„zinc“ als chemisches Element Zink auffassen. Deo stelle somit eine
Sachbezeichnung für sämtliche bezeichneten Waren dar und zinc liefe-
re einen Hinweis auf einen Inhaltsstoff. Für ein solches Verständnis be-
dürfe es auf Seiten der Abnehmer weder der Gedankenarbeit noch sei
dafür Phantasie erforderlich. Da alle aufgeführten Produkte Deodo-
rants seien oder eine desodorierende Funktion haben könnten, seien
die übrigen Bedeutungen von Deo und zinc nicht naheliegend. Auch
wenn es sich um eine Wortneuschöpfung handle, komme dem Zeichen
keine Unterscheidungskraft zu, sei doch sein Sinngehalt ohne weiteres
verständlich und werde von den relevanten Verkehrskreisen als unmit-
telbar beschreibende Aussage über die relevanten Waren aufgefasst.
Darüber hinaus sei das Zeichen auch freihaltebedürftig und somit vom
Markenschutz ausgeschlossen. Im Übrigen könnten ausländische Ein-
tragungen unberücksichtigt bleiben, handle es sich doch um einen
nach schweizerischer Rechtsauffassung klaren Fall.
E.
Mit Schreiben vom 16. Juni 2008 hielt die Beschwerdeführerin an ihrer
Stellungnahme vom 12. Februar 2008 fest und ersuchte die Vorinstanz
um den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.
F.
Mit Verfügung vom 12. September 2008 gewährte die Vorinstanz der
internationalen Registrierung für die beanspruchten Waren der Klas-
se 5 die Eintragung. Dagegen verweigerte sie dem Zeichen unter Hin-
weis auf ihre Begründung vom 21. April 2008 für die beanspruchten
Waren der Klasse 3 die Eintragung.
G.
Mit Eingabe vom 30. September 2008 reichte die Beschwerdeführerin
beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, die
definitive teilweise Schutzverweigerung zurückzunehmen und die Mar-
ke unter Kosten- und Entschädigungsfolgen für sämtliche beanspruch-
ten Waren einzutragen. Unter Hinweis auf mehrere in der Schweiz re-
gistrierte zweigliedrige Marken machte sie geltend, dass der sprachli-
chen Neuschöpfung kein offensichtlicher Sinngehalt zukomme. Auch
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könne die Wortkombination für den Wirtschaftsverkehr nicht als
unentbehrlich gelten. Es liege folglich kein Gemeingut vor. Im Übrigen
geniesse die Marke in der europäischen Union, den Vereinigten
Staaten von Amerika sowie Norwegen Schutz und gelte es in
Grenzfällen die ausländischen Präjudizien zu berücksichtigen.
H.
In ihrer Vernehmlassung vom 10. Dezember 2008 verzichtete die Vor-
instanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter
Hinweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung, die Be-
schwerde unter Kostenfolge abzuweisen.
I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er-
heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 12. September 2008 stellt eine Ver-
fügung gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 20. De-
zember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021).
Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der
Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht ange-
fochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsge-
richtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
2.
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfü-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an
ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt
(Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde frist-
gerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteils-
voraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
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3.
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen,
das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1
Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können
Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen,
dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente unter-
einander oder mit Farben bestehen.
4.
Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008
eine neue Fassung von Art. 9sexies des Protokolls vom 27. Juni 1989
zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von
Marken (MMP, SR 0.232.112.4) in Kraft getreten. Diese Änderung wur-
de in AS 2009, 287 publiziert. Gegenüber Deutschland sind damit neu
die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Madrider Abkommens
über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stock-
holm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), anzuwenden (JULIE
POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und
weitere Änderungen, in sic! 2008, 571 ff.).
5.
Nach Art. 5 Abs. 2 MMP kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres
ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass
sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere. Die Notifikati-
on der internationalen Marke Nr. 901 069 Deozinc erfolgte am 16. No-
vember 2006. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverweige-
rung am 7. November 2007 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist ge-
wahrt.
6.
Gemäss Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2
der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, re-
vidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04), darf einer
Marke der Schutz namentlich verweigert werden, wenn sie jeder Un-
terscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus beschreibenden
Angaben besteht. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht
Art. 2 Bst. a MSchG, wonach eine Marke vom Schutz ausgeschlossen
ist, wenn sie zum Gemeingut gehört. Lehre und Praxis zu diesen Be-
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stimmungen können damit vorliegend herangezogen werden (BGE 128
III 457 E. 2 Yukon, BGE 114 II 373 E. 1 Alta tensione).
7.
Zum Gemeingut gehören nach der Rechtsprechung namentlich Zei-
chen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichne-
ten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren
Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft
nicht aufweisen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Zeichen die Art,
Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, den Gebrauchs-
zweck, Wert, Ursprungsort oder die Herstellungszeit der Waren ange-
ben, auf die sie sich beziehen. Der beschreibende Charakter solcher
Hinweise muss von den angesprochenen Abnehmerkreisen dieser Wa-
ren und Dienstleistungen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fanta-
sieaufwand unmittelbar erkannt werden können (Urteil des Bundesge-
richts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 Eurojobs mit Verweis auf
BGE 131 III 495 E. 5 Felsenkeller und BGE 128 III 447 E. 1.5 Premie-
re). Es reicht deshalb nicht aus, dass die Marke Gedankenassoziatio-
nen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Ware
oder Dienstleistung hindeuten, um sie zur Beschaffenheitsangabe wer-
den zu lassen.
Konkret unterscheidungskräftige, jedoch für den Geschäftsverkehr un-
entbehrliche (d.h. absolut freihaltebedürftige) Zeichen sind ebenfalls
nicht schutzfähig und zudem keiner Verkehrsdurchsetzung zugänglich
(vgl. BGE 120 II 144 E. 3.b.bb Yeni Raki, BGE 118 II 181 E. 3c Duo,
BGE 117 II 321 E. 3 Valser). Die fehlende Unterscheidungskraft wie
auch ein absolutes Freihaltebedürfnis können auch beim selben Zei-
chen gleichzeitig vorliegen (vgl. JÜRG MÜLLER, Unterscheidungskraft,
Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchsetzung, in: INGRES [Hrsg.], Marke
und Marketing, Bern 1990, S. 207; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichnungsrecht,
2. Auflage, Basel 2009, Markenrecht, N. 246 ff.).
Der Umstand, dass ein Zeichen neuartig, ungewohnt, fremdsprachig
oder sprachregelwidrig ist, schliesst seinen beschreibenden Charakter
nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachge-
brauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Ver-
kehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale
oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung
aufgefasst wird (Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April
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2007 E. 5.1 Eurojobs mit Verweis auf BGE 108 II 487 E. 3 Vantage,
BGE 104 Ib 65 E. 2 Oister Foam, BGE 103 II 339 E. 4c More, Urteil
des Bundesgerichts 4A.5/2003 E. 3.1 Discovery Travel & Adventure
Channel, publ. in sic! 2004, 400).
8.
Marken sind im Gesamteindruck aus der Sicht der Abnehmerkreise zu
beurteilen, an die das Angebot der Waren oder Dienstleistungen gerichtet
ist (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken-
schutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2
N. 8 f.). Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden
Charakters bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren oder Dienstleis-
tungen. An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhandenen
Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann nämlich ein eindeutiger Sinn mit be-
schreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu ei-
ner bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird (Urteil des Bun-
desgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 Firemaster, publ.
in sic! 2005, 278). Im Falle mehrdeutiger Zeichen ist entsprechend zu
prüfen, welche Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen dominiert und deshalb für die markenrechtli-
che Beurteilung ausschlaggebend ist (Entscheid der Rekurskommission
für geistiges Eigentum [RKGE] vom 27. Januar 2004 E. 7 Europac, in sic!
2004, 671).
9.
Im vorliegenden Fall ist die Kennzeichnungskraft der Marke bezüglich
der beanspruchten Waren der Klasse 3 umstritten. Dabei handelt es
sich um Hygienewaren, Körperpflege- und Schönheitspflegeprodukte.
Es sind Waren, die sich in erster Linie an den Konsumenten bzw. End-
abnehmer und zu einem geringeren Teil auch an Fachleute richten. Bei
den massgebenden Verkehrskreisen handelt es sich somit primär nicht
um Spezialisten. Soweit daher die konkrete Unterscheidungskraft des
Zeichens Deozinc geprüft wird, ist bei der Beurteilung der Schutzfähig-
keit des Zeichens auf die Sichtweise dieser Verkehrskreise abzu-
stellen.
Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demge-
genüber die Sichtweise der Konkurrenten der Hinterlegerin einer Marke
massgebend (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 2
N. 44). Im vorliegenden Fall sind dies Unternehmen, welche gleiche
oder ähnliche Produkte herstellen bzw. anbieten und somit die auf dem
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schweizerischen Kosmetik- und Pharmamarkt tätigen Konkurrenzbetrie-
be.
10.
Bei Deozinc handelt es sich um eine Wortneuschöpfung, die sich aus
den beiden Bestandteilen „Deo“ und „zinc“ zusammensetzt. Die Vor-
instanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens für produits
pour l'hygiène intime et produits cosmétiques de soin de beauté;
crèmes non médicamenteuses, préparations liquides, poudres et
pulvérisateurs pour les soins des pieds, produits visant à réduire et
éliminer la transpiration des pieds in Klasse 3 im Wesentlichen mit der
Begründung, dass die Wortkombination im Sinne von „déodorant zinc“
verstanden werde und in Zusammenhang mit den betroffenen Waren
somit direkt beschreibend sei. Demgegenüber vertritt die Beschwerde-
führerin die Auffassung, dass der Wortverbindung kein offensichtlicher
Sinngehalt zukomme. Das Zeichen sei mehrdeutig sowie sprachregel-
widrig gebildet und daher nicht beschreibend.
Zwischen den Parteien ist demnach umstritten, ob das Zeichen von
den relevanten Verkehrskreisen im Sinne von „déodorant zinc“ bzw.
„Zinkdeodorant“ aufgefasst wird und ob ein solches Markenverständnis
für die betroffenen Waren kennzeichnungskräftig ist.
11.
Zu prüfen ist zuerst, ob der Schweizer Durchschnittskonsument dem
Ausdruck „Deozinc“ die Bedeutung „Zinkdeodorant“ beimisst, und falls
ja, ob er dies auch mit der umstrittenen Marke tut.
11.1 Die Beschwerdeführerin führte aus, dass „Deo“ neben der
Abkürzung für „Deodorant“ die Dativ- und Ablativform des lateinischen
Begriffs „deus“ (Gott) darstelle und „zinc“ sich mit „Zink“, „Theke“,
„Schranktisch“, „Flugzeug“, und – als Bezeichnung für ein Flugzeug –
mit „Kiste“ übersetzen lasse.
Beim Begriff „Deo“ bzw. „déo“ handelt es sich in der deutschen und
französichen Sprache um die gebräuchliche Abkürzung für Deodorant
bzw. déodorant. Diese fand bereits auch Aufnahme in die Wörter-
bücher (Duden, 6. Auflage, Mannheim 2007, S. 389; Le Nouveau Petit
Robert, Paris 2007, S. 679). Ebenfalls im Englischen ist die Ver-
wendung der Kurzform „deo“ für „deodorant“ umgangssprachlich weit
verbreitet. Seltener wird die Abkürzung dagegen im Italienischen für
„deodorante“ verwendet, dürfte aber auch in diesem Sprachraum
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grösstenteils verstanden werden. Im Lateinischen stellt das Wort
„deo“, wie die Beschwerdeführerin richtigerweise festgestellt hat, die
Dativ- und Ablativform von „deus“ dar. Beim Markenbestandteil „zinc“
handelt es sich um das französische und englische Wort für das Metall
Zink. Der Begriff wird aufgrund des bläulich-weissen Metallglanzes in
der französischen Umgangssprache auch für Bartheken bzw. Bistrots
und alte Flugzeuge verwendet (Le Nouveau Petit Robert, a.a.O.,
S. 2761). Im deutschen und italienischen Sprachraum dürfte unter
„zinc“ das Metall verstanden werden, verfügen die Übersetzungen
doch über denselben Wortstamm („Zink“ bzw. „zinco“). Auch wenn ein
nicht unbeachtlicher Teil der schweizerischen Marktteilnehmer den
lateinischen Begriff „deo“ von Kirchenlieder und Predigten her kennt,
so dürften in Verbindung mit „zinc“ nur die wenigsten an einen
religiösen Sinngehalt denken. In Kombination mit Deodorant er-
scheinen die umgangssprachlichen Bedeutungen Bartheke, Bistrot
bzw. altes Flugzeug verfehlt, weshalb auch der französischsprachige
Verkehrsteilnehmer unter dem Zeichenbestandteil „zinc“ das Metall
versteht. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass der
Schweizer Durchschnittskonsument die Wortkombination „Deozinc“ am
ehesten im Sinne von „Zinkdeodorant“ auffasst.
11.2 Die zur Diskussion stehenden Waren dienen der persönlichen
Körper- und Schönheitspflege. Darunter fallen insbesondere auch
Produkte zur Geruchsbeseitigung, weshalb der Bezug des Marken-
bestandteils „Deo“ auf Deodorant für sämtliche Pflegeprodukte offen-
sichtlich ist. Dies liegt umso näher, als auch gewöhnliche Cremes und
Waschlotionen geruchlich optimiert bzw. darauf ausgerichtet sein
können, missfallende Geruchspartikel zu eliminieren. Bei Zink handelt
es sich um ein bläulich-weiss glänzendes Metall, das als Werk- und
Baustoff Verwendung findet. In der Pharmazie bedient man sich der
desinfiszierenden und astringierenden Wirkung seines Oxidats
(Meyers Grosses Universallexikon, Mannheim 1986, Bd. 15, S. 590 ff.;
Grand Larousse Universel, Paris 1991, Bd. 15, S. 11018 f.). Wie die
Vorinstanz zurecht darauf hingewiesen hat, findet Zinkoxid in
Deodorants Anwendung. Dies war bereits Ende des 19. Jahrhunderts
der Fall und trifft zum Teil auch noch auf die heutigen Deodorants zu,
wie die zahlreichen Ergebnisse bei einer Internetsuche mit den Be-
griffen „zinc“ und „deodorant“ aufzeigen, wobei die Suchresultate nur
teilweise von den Produkten der Beschwerdeführerin stammen. Zink-
oxid ist ein möglicher Inhaltsstoff von Körper- und Schönheitspflege-
produkten und stellt somit für die in Frage stehenden Waren eine Be-
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schaffenheitsangabe dar. Auch wenn von den Verkehrsteilnehmern
einzig die Fachleute um die genaue Wirkungsweise des Zinkoxids
wissen dürften, so liegt auch für den wissenschaftlich weniger ver-
sierten Konsumenten auf der Hand, dass es sich bei Zink um einen
Inhaltsstoff der damit bezeichneten Produkte handeln muss. Dem
Schweizer Durchschnittskonsumenten drängt sich beim umstrittenen
Zeichen Deozinc in Verbindung mit den Waren der Klasse 3 der Sinn-
gehalt „Zinkdeodorant“ geradezu auf. Andere Bedeutungsmöglich-
keiten scheinen dagegen abwegig.
11.3 Bezüglich der geltend gemachten sprachlichen Verfremdung des
Zeichens lässt sich anfügen, dass das blosse Aneinanderschreiben
der beiden Wörter nicht geeignet ist, den Sinngehalt zu kaschieren,
zumal dies akustisch gar nicht wahrnehmbar ist. So verleiht der
Zusammenzug von Wortelementen einem an sich gemeinfreien
Zeichen keinen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck (RKGE in
sic! 2004, 222 smartModule und smartCore). Wie bereits erwähnt
können auch Wortneuschöpfungen Gemeingut sein, wenn ihr Sinn für
die Kreise, an die sie sich richten, auf der Hand liegt (RKGE in sic!
2004, 775 Ready2Snack).
11.4 Es lässt sich daher festhalten, dass der internationalen
Registrierung Deozinc bezüglich sämtlicher in Frage stehender Waren
die Kennzeichnungskraft fehlt. Der schweizerische Durchschnitts-
konsument erkennt in ihr ohne Fantasieaufwand einen Hinweis auf die
desodorierenden Eigenschaften der Körper- und Schönheitspflege-
produkte sowie den Inhaltsstoff Zink. Es handelt sich folglich um eine
zum Gemeingut zu zählende Beschaffenheitsangabe. Ebenso besteht
an nicht kennzeichnungskräftigen Zeichen – auch ohne, dass sie für
den Wirtschaftsverkehr unentbehrlich wären – ein Freihaltebedürfnis
(vgl. Teil 4 Ziffer 4.4.2 der Richtlinien in Markensachen, Bern 2008).
12.
Die Beschwerdeführerin berief sich ferner unter Hinweis auf die in der
Schweiz als kennzeichnungskräftig befundenen zweigliedrigen Marken
DUROGRIP, SURESTORE, WARRANT PHONE, MicroLink, STARLI-
NE, Spacestar, Advance Bank, MINIBON sowie PROTEOMASTER im-
plizit auf das Gleichbehandlungsgebot. Ausserdem gelte es, da es sich
beim umstrittenen Zeichen zumindest um ein Grenzfall handle, dessen
Eintragung in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Norwegen so-
wie als europäische Gemeinschaftsmarke zu berücksichtigen.
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Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt die Gleichbehandlung von
Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in
rechtlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden. Wegen der Problematik
einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die
seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das anzuwenden-
de Kriterium, wonach Sachverhalte „ohne weiteres“ vergleichbar sein
müssen, restriktiv angewendet werden (RKGE in sic! 2003, 803 We
keep our promises), zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hin-
blick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von
grosser Bedeutung sein können (RKGE in sic! 1998, 303 Master-
banking). Das Bundesverwaltungsgericht kennt die näheren Umstände
der Eintragung der von der Beschwerdeführerin aufgeführten, im
schweizerischen Markenregister eingetragenen Zeichen nicht. Fest-
halten lässt sich jedoch, dass gemäss bundesgerichtlicher Recht-
sprechung nur ausnahmsweise ein Anspruch auf Gleichbehandlung im
Unrecht besteht, nämlich dann, wenn eine ständige gesetzwidrige
Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu
erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzu-
weichen gedenkt (BGE 127 I 1 E. 3a). Dies ist vorliegend offensichtlich
nicht der Fall. Im Übrigen haben nach ständiger Praxis ausländische
Eintragungsentscheide keine präjudizielle Wirkung (EUGEN MARBACH,
a.a.O., N. 224). Auch handelt es sich vorliegend nicht um einen
Grenzfall, der es nahe legen würde, die ausländischen Entscheidun-
gen als Indizien zu berücksichtigen (vgl. BGer in sic! 2005, 280 Fire-
master und RKGE in sic! 2003, 903 Proroot).
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen
Registrierung Nr. 901 069 Deozinc für die umstrittenen Waren der
Klasse 3 zurecht die Eintragung in das schweizerische Markenregister
verweigert hat. Die Beschwerde ist demnach als unbegründet abzu-
weisen.
13.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsge-
richt [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Ver-
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mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem
Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach
Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu ori-
entieren, wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich
ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen
werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni
2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im
vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten An-
haltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen
Marke.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- ver-
rechnet. Der Beschwerdeführerin werden demnach Fr. 500.- nach Ein-
tritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstat-
tet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
Seite 12
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4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstat-
tungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 901 069 Deozinc; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-
tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-
führende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 23. Dezember 2009
Seite 13