Abtei lung II
B-6291/2007
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 8 . M a i 2 0 0 8
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richterin Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.
L._______,
vertreten durch Schmauder & Partner AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.
teilweise Schutzverweigerung IR 853 249 CORPOSANA.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-6291/2007
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 30. März 2005 aufgrund
einer als Basismarke dienenden europäischen Gemeinschaftsmarke
eingetragenen internationalen Marke Nr. 853 249. Sie beansprucht für
dieses Zeichen auch Schutz in der Schweiz, und zwar für die folgen-
den Waren:
Klasse 3: Lingettes imprégnées et sèches pour les
soins de la peau; coton hydrophile, boules
ouatées, bâtonnets ouatés, boules de coton
et disques de coton hydrophile à usage
cosmétique.
Klasse 5: Articles d'hygiène en papier et cellulose
pour femmes, notamment bandes pério-
diques, protège-slips, tampons hygié-
niques, culottes hygiéniques et couches
pour bébés; couches pour personnes in-
continentes; protège-couches pour person-
nes incontinentes; coton hydrophile, boules
ouatées, bâtonnets ouatés, boules de coton
et tampons de coton hydrophile à usage
médical.
Klasse 16: Produits en papier et cellulose, à savoir
mouchoirs de poche, serviettes de table,
serviettes de toilette, papier hygiénique,
mouchoirs en papier, serviettes pour la cui-
sine, couches pour bébés, nappes,
torchons de cuisine et rouleaux essuie-tout.
Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der bezeichneten
Bestimmungsländer am 4. August 2005 mitgeteilt.
B.
Die Vorinstanz erliess am 26. Juli 2006 gegen den Schutz dieser Mar-
ke in der Schweiz eine partielle provisorische Schutzverweigerung mit
der Begründung, dass das Zeichen abgesehen von produits en papier
et cellulose, à savoir serviettes de table, serviettes pour la cuisine,
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nappes, torchons de cuisine et rouleaux essuie-tout in Klasse 16
bezüglich der vorgesehenen Ware beschreibend und daher nicht
unterscheidungskräftig sei und an ihm ein Freihaltebedürfnis bestehe.
C.
Mit Stellungnahme vom 20. Dezember 2006 bestritt die Beschwerde-
führerin den Gemeingutcharakter des Zeichens CORPOSANA. Einer-
seits könne die Wortkombination nicht nur im Sinne von „gesunder
Körper“ verstanden werden und sei grammatikalisch inkorrekt. Ande-
rerseits würden Körperpflege- und Kosmetikprodukte den Körper pfle-
gen und verschönern, jedoch nicht heilen oder gesund machen. Im
Übrigen sei die Marke in diversen Ländern eingetragen worden.
D.
Mit Schreiben vom 26. März 2007 hielt die Vorinstanz an der teilweisen
Zurückweisung des Zeichens fest. In Zusammenhang mit diesen Wa-
ren dominiere für CORPOSANA klar die Bedeutung „gesunder
Körper“. Reinigungstücher bzw. Reinigungswatte dienten dazu, die
Haut von Verunreinigungen, welche zu Entzündungen führen könnten,
zu befreien. Auch hätten Binden und Windeln neben der Trockenhal-
tung dass Ziel, die Haut vor Wundliegen zu schützen. Die Waren wür-
den somit direkt zur Gesundheit des Körpers beitragen. Ferner sei zu
bezweifeln, dass der Deutsch oder Französisch sprechende Durch-
schnittskonsument den Grammatikfehler der Wortkombination COR-
POSANA auf Anhieb erkenne. Im Übrigen seien, da es sich vorliegend
um einen klaren Fall handle, die ausländischen Eintragungen nicht zu
berücksichtigen.
E.
Mit Schreiben vom 29. Mai 2007 hielt die Beschwerdeführerin an ihrer
Auffassung, wonach die Markenendung „SANA“ anstelle der grammati-
kalisch korrekten maskulinen Form „SANO“ dem Zeichen Kennzeich-
nungskraft verschaffe und die betroffenen Waren nicht direkt zur Ge-
sundheit des Körpers beitrügen, fest.
F.
Mit Verfügung vom 21. August 2007 gewährte die Vorinstanz der inter-
nationalen Registrierung für produits en papier et cellulose, à savoir
serviettes de table, serviettes pour la cuisine, nappes, torchons de cui-
sine et rouleaux essuie-tout in Klasse 16 die Eintragung. Dagegen ver-
weigerte sie dem Zeichen für die weiteren in Frage stehenden Waren
mangels Kennzeichnungskraft den Schutz in der Schweiz.
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G.
Mit Eingabe vom 19. September 2007 reichte die Beschwerdeführerin
beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte die
definitive teilweise Schutzverweigerung zurückzunehmen und die Mar-
ke unter Kosten- und Entschädigungsfolgen für sämtliche beanspruch-
ten Waren einzutragen. Zur Begründung führte sie aus, dass das Zei-
chen CORPOSANA die notwendige konkrete Unterscheidungskraft
aufweise, da die Bedeutung der Marke nicht klar und eindeutig sei und
auch keinesfalls direkt die beanspruchten Waren beschreibe und an-
preise. So könne die Wortneuschöpfung verschiedene Übersetzungen
beinhalten und sei aufgrund der grammatikalischen Unkorrektheit un-
gewöhnlich, was für den schweizerischen Durchschnittsabnehmer
ohne weiteres sogleich erkennbar sei. Selbst wenn die Marke im Sinne
von „gesunder Körper“ verstanden würde, wäre sie nicht direkt be-
schreibend, sondern würde einen weiteren Gedankenschritt erfordern,
handle es sich doch bei den relevanten Waren um solche der Kosmetik
und der Körperpflege. Diese pflegten und reinigten einen Körper ledig-
lich, dienten jedoch höchstens indirekt der Gesundheit. Dem Zeichen
könne somit zumindest eine minimale Kennzeichnungskraft nicht ab-
gesprochen werden, weshalb die Grenzfallregelung zum Tragen kom-
me. Im Übrigen seien die diversen Auslandseintragungen als Indizien
zu berücksichtigen.
H.
Mit Vernehmlassung vom 20. November 2007 verzichtete die Vorin-
stanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter
Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Be-
schwerde unter Kostenfolge abzulehnen.
I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er-
heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 21. August 2007 stellt eine Verfü-
gung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
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Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c).
Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der
Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht ange-
fochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsge-
richtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
2.
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfü-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an
ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt
(Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde frist-
gerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteils-
voraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
3.
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen,
das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1
Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können
Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen,
dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente unter-
einander oder mit Farben bestehen.
4.
Die europäische Gemeinschaft und die Schweiz sind als Vertragspar-
teien des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale
Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (Protokoll,
SR 0.232.112.4; Art. 1) Mitglieder des Madrider Verbandes. Gemäss
Art. 5 Abs. 1 des Protokolls in Verbindung mit Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 2
der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, re-
vidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) darf die
Schutzausdehnung internationaler Markenregistrierungen insbesonde-
re dann verweigert werden, wenn die Marke jeder Unterscheidungs-
kraft entbehrt oder ausschliesslich aus beschreibenden Angaben be-
steht. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a
MSchG, wonach eine Eintragung im Markenregister dann zu verwei-
gern ist, wenn die Marke Gemeingut ist, und sich für die beanspruch-
ten Waren oder Dienstleistungen nicht durchgesetzt hat (BGE 128 III
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454 E. 2 Yukon). Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit
herangezogen werden.
5.
Als Gemeingut gelten nach ständiger Usanz Hinweise auf Eigenschaf-
ten, die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die Zweckbestimmung
oder die Wirkung der Ware oder Dienstleistung, welche die Marke
kennzeichnet. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder An-
spielungen enthält, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung
hindeuten, reicht freilich nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe wer-
den zu lassen. Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder
Dienstleistung muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende
Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erken-
nen ist. Dabei genügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachge-
biet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 127 III 160
E. 2b aa Securitas/Securicall).
6.
Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens COR-
POSANA für lingettes imprégnées et sèches pour les soins de la
peau; coton hydrophile, boules ouatées, bâtonnets ouatés, boules de
coton et disques de coton hydrophile à usage cosmétique in Klasse 3,
articles d'hygiène en papier et cellulose pour femmes, notamment
bandes périodiques, protège-slips, tampons hygiéniques, culottes hy-
giéniques et couches pour bébés; couches pour personnes inconti-
nentes; protège-couches pour personnes incontinentes; coton hydro-
phile, boules ouatées, bâtonnets ouatés, boules de coton et tampons
de coton hydrophile à usage médical in Klasse 5 und produits en pa-
pier et cellulose, à savoir mouchoirs de poche, serviettes de toilette,
papier hygiénique, mouchoirs en papier, couches pour bébés in Klas-
se 16 im Wesentlichen mit der Begründung, dass die Wortkombination
im Sinne von „gesunder Körper“ verstanden werde und somit in Zu-
sammenhang mit den betroffenen Waren direkt beschreibend sei.
Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass
verschiedene Übersetzungen der Wortverbindung denkbar seien, von
denen keine dominiere. Auch verschaffe die grammatikalische Abwei-
chung in der Markenendung dem Zeichen Unterscheidungskraft. Im
Übrigen würden die Erzeugnisse zwar der Pflege und Reinigung des
Körpers, aber höchstens indirekt dessen Gesundheit dienen.
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Zwischen den Parteien ist demnach umstritten, ob das Zeichen von
den relevanten Verkehrskreisen im Sinne von „gesunder Körper“ auf-
gefasst wird und ob ein solches Markenverständnis für die betroffenen
Waren kennzeichnungskräftig ist.
7.
Zu prüfen ist zuerst, ob der Schweizer Durchschnittskonsument den
italienischen Ausdruck „corpo sano“ mit „gesunder Körper“ übersetzt,
und falls ja, ob er dies auch mit der umstrittenen Marke tut. Die Be-
schwerdeführerin macht geltend, dass „corpo“ „Korpus“, „Korps“, „Kör-
perschaft“, „Profil“, „Körper“ oder „Leib“ bedeuten und „sano“ mit „ge-
sund“ oder „heil“ übersetzt werden könne. Auch wenn unter dem italie-
nischen Wort „corpo“ nicht nur organische Körper, sondern auch Kör-
perschaften verstanden werden, so scheint eine solche Übersetzung in
Verbindung mit dem Adjektiv „sano“ eher unwahrscheinlich. Zudem
dürfte diese zusätzliche Wortbedeutung den meisten nicht italienisch-
sprachigen Verkehrsteilnehmern unbekannt sein. Dagegen sollte ein
Grossteil dieser Konsumenten in „corpo sano“ den Sinn „gesunder
Körper“ erkennen, geniesst doch die lateinische Redewendung „mens
sana in corpore sano“ („ein gesunder Geist in einem gesunden Kör-
per“) grosse Bekanntheit. Beim Adjektiv „sana“ handelt es sich um die
weibliche Form von „sano“. Dieses ist somit falsch dekliniert, ist doch
das Substantiv „corpo“ männlicher Natur. Die Beschwerdeführerin ver-
tritt die Meinung, dass die grammatikalische Unstimmigkeit für den
schweizerischen Durchschnittsabnehmer sogleich erkennbar sei. Das
Bundesverwaltungsgericht kann diese Auffassung nicht teilen. Einer-
seits liegen die Vokale „a“ und „o“ sowohl optisch als auch akustisch
nahe beieinander und können daher leicht übersehen bzw. überhört
werden, andererseits existieren in der italienischen Sprache, wie die
Vorinstanz zurecht festhielt, auch weibliche Substantive, die mit dem
Buchstaben „o“ enden, weshalb die Wortkombination Fremdsprachigen
nicht unbedingt ungewöhnlich zu erscheinen hat. Ebensowenig ist das
blosse Aneinanderschreiben der beiden Wörter geeignet, den Sinnge-
halt des Zeichens zu kaschieren, zumal dies akustisch gar nicht wahr-
nehmbar ist. So verleiht der Zusammenzug von Wortelementen einem
an sich gemeinfreien Zeichen keinen unterscheidungskräftigen Ge-
samteindruck (RKGE in sic! 2004, 222 smartModule und smartCore).
Im Übrigen können auch Wortneuschöpfungen Gemeingut sein, wenn
ihr Sinn für die Kreise, an die sie sich richten, auf der Hand liegt
(RKGE in sic! 2004, 775 Ready2Snack).
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Es muss demnach davon ausgegangen werden, dass ein Grossteil der
Schweizer Verkehrsteilnehmer im Zeichen CORPOSANA die Bedeu-
tung „gesunder Körper“ erkennt.
8.
Es gilt weiter zu prüfen, ob die einzig aus dem wahrnehmbaren Aussa-
gegehalt „gesunder Körper“ bestehende Marke für die strittigen Waren
unterscheidungskräftig ist. Die Beschwerdeführerin bejaht dies in der
Meinung, dass es sich um Erzeugnisse der Kosmetik und der Körper-
pflege handle, welche den Körper lediglich pflegten und reinigten, aber
höchstens indirekt der Gesundheit dienten. Demgegenüber vertritt die
Vorinstanz die Auffassung, dass es vorliegend nicht um Körperpflege-
und Kosmetikprodukte im Sinne von Hautcremes und Schminkutensili-
en, sondern einerseits um Reinigungstücher bzw. Reinigungswatte und
andererseits um Binden resp. Windeln gehe. Das Reinigen helfe, die
Haut von Verunreinigungen zu befreien, die zu Entzündungen bis hin
zur Akne führen könnten. Binden und Windeln hingegen hätten neben
der Flüssigkeitsabsorption und der Trockenhaltung auch das Ziel, die
Haut vor Wundliegen zu schützen. Das Bundesverwaltungsgericht ist
ebenfalls der Ansicht, dass die betroffenen Waren zur Gesundheit bei-
tragen, ein Umstand, der, wie die Vorinstanz zurecht ausgeführt hat, in
der Werbung oft hervorgehoben wird. Ob es sich dabei um eine direkte
oder bloss um eine mittelbare Wirkung handelt, kann dahingestellt
bleiben. Entscheidend ist, dass die umstrittenen Güter – anders als
etwa Papierservietten oder Haushaltspapier – neben der Hygiene auch
den Schutz der Gesundheit bezwecken, weshalb für sie der alleinige
Aussagegehalt „gesunder Körper“ nicht unterscheidungskräftig ist.
Es lässt sich daher festhalten, dass dem Zeichen CORPOSANA be-
züglich der in Frage stehenden Waren die Kennzeichnungskraft fehlt.
9.
Die Beschwerdeführerin vertritt im Übrigen den Standpunkt, dass ihr
Zeichen über eine zumindest minimale Kennzeichnungskraft verfüge.
Es handle sich folglich um einen Grenzfall, der gemäss bundesgericht-
licher Praxis einzutragen sei. Ausserdem komme auch den ausländi-
schen Voreintragungen Indizwirkung zu. Das Bundesgericht trägt im
Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe gemäss Art. 2
Bst. a MSchG Zweifelsfälle ein, zumal im Streitfall die Überprüfung
eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt
(BGE 103 Ib 268 E. 3b RED & WHITE). Ausländische Entscheide ha-
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ben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung (E. MARBACH,
SIWR III, Basel 1996, 30). In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung
in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungs-
fähigkeit sein (RKGE in sic! 2003, 903 Proroot). Obwohl es sich um
eine Wortneuschöpfung handelt, lässt sich dem Zeichen CORPOSA-
NA eindeutig der Sinngehalt „gesunder Körper“ entnehmen (vgl. E. 7).
Auch steht bezüglich der in Frage stehenden Waren der Gemeingut-
charakter der Marke nach schweizerischer Rechtsauffassung ausser
Zweifel (vgl. E. 8). Es liegt somit kein Grenzfall vor, der nach bundes-
gerichtlicher Praxis einzutragen wäre bzw. der es nahe legen würde,
die ausländischen Voreintragungen als Indizien für die Eintragungsfä-
higkeit zu berücksichtigen.
10.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen
Registrierung Nr. 853 249 CORPOSANA den Schutz in der Schweiz
für die beanspruchten Waren lingettes imprégnées et sèches pour les
soins de la peau; coton hydrophile, boules ouatées, bâtonnets ouatés,
boules de coton et disques de coton hydrophile à usage cosmétique in
Klasse 3, articles d'hygiène en papier et cellulose pour femmes, no-
tamment bandes périodiques, protège-slips, tampons hygiéniques, cu-
lottes hygiéniques et couches pour bébés; couches pour personnes in-
continentes; protège-couches pour personnes incontinentes; coton hy-
drophile, boules ouatées, bâtonnets ouatés, boules de coton et tam-
pons de coton hydrophile à usage médical in Klasse 5 und produits en
papier et cellulose, à savoir mouchoirs de poche, serviettes de toilette,
papier hygiénique, mouchoirs en papier, couches pour bébés in Klas-
se 16 zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde ist daher als unbe-
gründet abzuweisen.
11.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsge-
richt [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Ver-
mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem
Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach
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Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu ori-
entieren, wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich
ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen
werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni
2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im
vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten An-
haltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen
Marke.
12.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- ver-
rechnet. Der Beschwerdeführerin werden demnach Fr. 500.- nach Ein-
tritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstat-
tet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
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4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref. IR-Nr. 853 249; Gerichtsurkunde)
- dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-
tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-
führende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 4. Juni 2008
Seite 11