Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-6372/2010
Urteil vom 31. Januar 2011
Besetzung Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
Parteien X._______, ,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Reto Arpagaus,
Bratschi Wiederkehr & Buob, Bahnhofstrasse 106,
8001 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Markeneintragungsgesuch Nr. 54786/2009 (SWISS
MILITARY BY BTS).
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Sachverhalt:
A.
Am 1. Mai 2009 ersuchte die Beschwerdeführerin das Eidgenössische
Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) um Eintragung der Wortmarke
"SWISS MILITARY BY BTS" (Gesuch Nr. 54786/2009), welche für
verschiedene Waren der Klassen 6, 16, 18, 21, 25 und 34 beansprucht
wurde.
Mit Schreiben vom 1. Oktober 2009 beanstandete die Vorinstanz das
angemeldete Zeichen mit der Begründung, das Zeichen verstosse gegen
das Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer
öffentlicher Zeichen (WSchG) und somit gegen geltendes Recht. Denn
das angemeldete Zeichen enthalte den englischen Begriff "SWISS
MILITARY", zu Deutsch "Schweizer Militär". Das planende, führende und
verwaltende Rückgrat der Schweizer Armee sei das Eidgenössische
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).
Werde der Begriff "SWISS MILITARY" sowohl in Alleinstellung als auch in
Kombination mit anderen Worten (in casu "BY BTS") zur Kennzeichnung
der beanspruchten Waren verwendet, so sei nicht auszuschliessen, dass
der Abnehmer eine amtliche Beziehung zwischen dem Hinterleger und
der Eidgenossenschaft vermute. Die im vorliegenden Zeichen enthaltene
Bezeichnung "SWISS MILITARY" sei somit zur Täuschung über amtliche
Beziehungen der Eidgenossenschaft zum Hinterleger geeignet.
Die Beschwerdeführerin beantragte mit Eingabe vom 6. April 2010, das
Markeneintragungsgesuch Nr. 54786/2009 sei zu bewilligen und das
Zeichen "SWISS MILITARY BY BTS" sei ins schweizerische
Markenregister einzutragen. Eventualiter sei über das Schicksal des
Markeneintragungsgesuchs Nr. 54786/2009 eine anfechtbare Verfügung
zu erlassen. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, Art. 6
WSchG schütze eine abschliessende Liste von Worten; weder "SWISS",
"MILITARY" noch eine Kombination dieser beiden Zeichen, insbesondere
"SWISS MILITARY", figurierten darunter. Die Zeichenfolge "SWISS
MILITARY" sei auch nicht verwechselbar mit den in Art. 6 WSchG
genannten Worten. Da die Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 6
WSchG nicht gegeben seien, sei insbesondere ohne Belang, ob jemand
allenfalls zum Schluss käme, es bestehe eine amtliche Beziehung
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem
angemeldeten Zeichen bzw. ihrem Inhaber. Desgleichen sei unerheblich,
ob jemand meine oder meinen könnte, Produkte, die das Zeichen
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"SWISS MILITARY BY BTS" trügen, hätten einen amtlichen Bezug zur
Schweizerischen Eidgenossenschaft. Selbst wenn das WSchG die
Verwendung des Zeichens "SWISS MILITARY" tatsächlich erfassen
würde, was nicht der Fall sei, läge zufolge fehlender Täuschung oder
Täuschungsgefahr kein Verstoss gegen das Wappenschutzgesetz vor.
Schliesslich erklärte die Beschwerdeführerin, die dekorative Verwendung
des Schweizerkreuzes sei zulässig; auch sie beabsichtige, das
einzutragende Zeichen lediglich auf T-Shirts, Tassen oder anderen
Souvenirgegenständen zu verwenden.
Mit Verfügung vom 6. Juli 2010 entschied die Vorinstanz, das Zeichen
"SWISS MILITARY BY BTS" werde gemäss Art. 6 und 8 WSchG i.V.m.
Art. 2 Bst. d MSchG für die beanspruchten Waren in der Schweiz nicht
zum Markenschutz zugelassen. Zur Begründung erklärte sie, werde der
Begriff "SWISS MILITARY", sowohl in Alleinstellung als auch in
Kombination mit anderen Worten (in casu "BY BTS"), zur Kennzeichnung
der beanspruchten Waren verwendet, so sei nicht auszuschliessen, dass
der Abnehmer eine amtliche Beziehung zwischen dem Hinterleger und
der Eidgenossenschaft vermute. Die Bezeichnung "SWISS MILITARY"
sei, analog zur Bezeichnung "SWISS ARMY", zur Täuschung über
amtliche Beziehungen der Eidgenossenschaft zum Hinterleger geeignet.
Das strittige Zeichen "SWISS MILITARY BY BTS" verletze somit das
Wappenschutzgesetz und verstosse gegen geltendes Recht, weshalb es
gestützt auf Art. 2 Bst. d MSchG für die beanspruchten Waren
zurückgewiesen werden müsse. Die von der Beschwerdeführerin
beabsichtigte Art und Weise der zukünftigen (dekorativen) Benutzung,
d.h. die Frage, ob und wie die Marke später tatsächlich gebraucht werden
solle, sei für die Markenprüfung nicht massgebend.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 7. September
2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die
angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen,
die Marke "SWISS MILITARY BY BTS" als Marke der
Beschwerdeführerin für sämtlich beanspruchten Waren in das
schweizerische Markenregister einzutragen. Sie argumentiert im
Wesentlichen, die Auffassung der Vorinstanz, wonach die Begriffe
"SWISS" und "MILITARY" Ausdrücke seien, die entweder für sich allein
oder aber in ihrer Kombination mit den in Art. 6 WSchG genannten
Worten verwechselbar seien, gehe ganz offensichtlich am Wortlaut von
Art. 6 WSchG vorbei und führe zu einer Verletzung von Art. 2 Bst. d
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MSchG sowie einer gesetzlich nicht gerechtfertigten Beeinträchtigung der
Eigentumsgarantie. Für eine Verwechslungsgefahr sei eine mindestens
im Kern angelegte Zeichenähnlichkeit erforderlich. Weder "SWISS" noch
"MILITARY" seien Begriffe, die mit einem der in Art. 6 WSchG genannten
Begriffe gleich, teilweise identisch oder ähnlich seien. Vor diesem
Hintergrund scheide eine Verwechslungsgefahr aus. Daher sei
insbesondere ohne Belang, ob jemand (allenfalls) zum Schluss komme,
es bestehe eine amtliche Beziehung zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und dem Zeichen "SWISS MILITARY BY BTS" bzw.
ihrem Inhaber. Desgleichen sei unerheblich, ob jemand meine oder
meinen könnte, Produkte, die das Zeichen "SWISS MILITARY BY BTS"
trügen, hätten einen amtlichen Bezug zur Schweizerischen
Eidgenossenschaft. Dass eine Täuschung oder auch nur eine Möglichkeit
der Täuschung bestehe, werde überdies bestritten. Denn die
Bezeichnung "Militär" sei eine Funktionsbezeichnung und allgemeiner als
die Organisationsbezeichnung "Armee" und stelle somit keinen Bezug her
zur schweizerischen Armee. Entsprechend sei es auch nicht
überraschend, dass auch die Eidgenossenschaft zwar Marken mit dem
Begriffselement "Armee" oder "Army" eingetragen habe, nicht aber
Zeichen mit dem Begriff "Militär". Andererseits befänden sich im
Schweizerischen Markenregister zahlreiche Registrierungen mit dem
Bestandteil "Military". Im Weiteren enthalte das zur Eintragung hinterlegte
Zeichen "SWISS MILITARY BY BTS" selbst klarstellende Zusätze ("BY
BTS"), die jegliche Täuschungsgefahr ausschlössen.
C.
Mit Eingabe vom 27. Oktober 2010 beantragt die Vorinstanz, die
Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie
auf ihre in der angefochtenen Verfügung gemachten Ausführungen.
Ergänzend hält sie fest, sie sei weiterhin der Auffassung, dass die
Begriffe "Armee" und "Militär" synonyme Bedeutungsinhalte aufwiesen.
Die Aufzählung der amtlichen Bezeichnungen in Art. 6 WSchG sei nicht
abschliessend, sondern bezwecke, die Benützung jeglicher Formulierung,
welche geeignet sei, fälschlicherweise an eine Beziehung eines
Unternehmens zur Eidgenossenschaft, einem Kanton oder einer
Gemeinde denken zu lassen, zu verhindern. Diese Voraussetzung sei
vorliegendenfalls erfüllt. Der Zeichenbestandteil "SWISS MILITARY" sei
zur Täuschung über eine amtliche Beziehung der Eidgenossenschaft zur
Beschwerdeführerin geeignet; daran könne auch der weitere
Markenbestandteil "BY BTS" nichts ändern. Es bestehe die Gefahr, dass
die Abnehmer auf Grund dieses Zeichenbestandteils davon ausgingen,
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dass die Beschwerdeführerin im Auftrag der Eidgenossenschaft Waren
für die schweizerische Armee herstelle.
D.
Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer
öffentlichen Verhandlung verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung
durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer
Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968
über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -
form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der
Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und
die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2.
Die Vorinstanz hat das Eintragungsgesuch der Beschwerdeführerin
gestützt auf Art. 2 Bst. d des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über
den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz,
MSchG, SR 232.11) in Verbindung mit Art. 6 und 8 des Bundesgesetzes
vom 5. Juni 1931 zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer
öffentlicher Zeichen (Wappenschutzgesetz, WSchG, SR 232.21)
zurückgewiesen.
2.1. Nach Art. 2 Bst. d MSchG sind Zeichen, die gegen die öffentliche
Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom
Markenschutz ausgeschlossen. Als rechtswidrige Zeichen – und damit
vom Markenschutz ausgenommen – gelten solche, die gegen
Staatsvertrags- oder Bundesrecht verstossen, sei es gegen ein dort
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vorgesehenes Registrierungs- oder Benutzungsverbot oder gegen dort
geregelte Benutzungsbedingungen (MICHAEL NOTH, in: Michael Noth /
Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern
2009, Art. 2 lit. d, N. 28).
2.2. Auf der Ebene des Staatsvertragsrechts verpflichtet Art. 6ter der
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums,
revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) die
Mitgliedstaaten, Wappen, Flaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen
der Verbandsländer als Fabrik- oder Handelsmarken zurückzuweisen,
ebenso wie Marken, welche solche Zeichen im heraldischen Sinne
nachahmen oder mit anderen Elementen kombinieren (vgl. EUGEN
MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd.
III/1, Basel 2009, N. 629).
2.3. Auf nationaler Ebene findet sich das Verbot von Art. 6ter PVÜ durch
das Wappenschutzgesetz konkretisiert und erweitert (MARBACH, SIWR
III/1, N. 630). Unter den Wappen und anderen Zeichen des Inlandes
(Erster Abschnitt des WSchG) dürfen Wappen und andere Zeichen der
Eidgenossenschaft, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden nicht
als Fabrik- oder Handelsmarken oder als Bestandteile solcher
eingetragen werden (vgl. Art. 1 Abs. 1 Ziff. 1 – 4 WSchG).
Sodann dürfen Bild- und Wortzeichen nicht als Fabrik- oder
Handelsmarken oder als Bestandteile solcher eingetragen werden, soweit
ihre Benutzung gemäss den Artikeln 6 und 7 WSchG unzulässig ist (Art. 8
WSchG). Nach Art. 6 WSchG dürfen die Worte "Eidgenossenschaft",
"Bund", "eidgenössisch", "Kanton", "kantonal", "Gemeinde", "kommunal"
oder Ausdrücke, die mit diesen Worten verwechselt werden können,
weder für sich allein noch in Verbindung mit andern Worten benutzt
werden, sofern diese Benutzung geeignet ist zur Täuschung über
amtliche Beziehungen der Eidgenossenschaft, eines Kantons oder einer
Gemeinde zum Benutzer oder zur Herstellung oder zum Vertrieb von
Erzeugnissen. Das gleiche gilt, wenn die Benutzung eine Missachtung
der Eidgenossenschaft, der Kantone oder Gemeinden darstellt.
3.
Die Vorinstanz erklärte in der angefochtenen Verfügung, das
angemeldete Zeichen enthalte den englischen Begriff "SWISS
MILITARY". Diese – zum englischen Grundwortschatz zu zählenden –
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Wörter würden ohne Weiteres mit "Schweizer Militär" übersetzt und
verstanden. Militär bezeichne dabei, identisch zur Definition des Begriffes
"Armee", die Gesamtheit der (bewaffneten) Streitkräfte eines Staates. Die
Schweizer Armee werde von der Schweizerischen Eidgenossenschaft
betrieben und vom Eidgenössischen Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) verwaltet. Die Zuordnung der
bekannten Wortkombination "Schweizer Armee" zur Eidgenossenschaft
entstehe sodann bereits auf Grund des allgemeinen Publikumswissens
über die öffentlichen Aufgaben der Armee. Der Begriff "swiss army" (recte
wohl: "SWISS MILITARY") verweise direkt auf die Schweizerische
Eidgenossenschaft und sei somit zur Täuschung über eine amtliche
Beziehung der Eidgenossenschaft zum Hinterleger der Marke geeignet.
Eine andere Zuordnung des Begriffs als zur Eidgenossenschaft sei
ausgeschlossen, da auch in Zukunft die Bildung weiterer (privater)
Schweizer Armeen unwahrscheinlich erscheine.
Die Beschwerdeführerin hält dagegen, weder "SWISS" noch "MILITARY"
seien Begriffe, die mit einem der in Art. 6 WSchG genannten Begriffe
gleich, teilweise identisch oder ähnlich seien. Vor diesem Hintergrund
scheide eine Verwechslungsgefahr aus. Daher sei insbesondere ohne
Belang, ob jemand (allenfalls) zum Schluss komme, es bestehe eine
amtliche Beziehung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und dem Zeichen "SWISS MILITARY BY BTS" bzw. ihrem Inhaber.
Desgleichen sei unerheblich, ob jemand meine oder meinen könnte,
Produkte, die das Zeichen "SWISS MILITARY BY BTS" trügen, hätten
einen amtlichen Bezug zur Schweizerischen Eidgenossenschaft.
3.1. Im Folgenden ist daher zunächst zu prüfen, ob ein Bestandteil des
angemeldeten Zeichens mit einem in Art. 6 WSchG genannten Wort
verwechselt werden kann.
Art. 6 WSchG untersagt unter bestimmten Voraussetzungen die
Benutzung der Worte "Eidgenossenschaft", "Bund", "eidgenössisch",
"Kanton", "kantonal", "Gemeinde", "kommunal" und von Ausdrücken, die
mit diesen Worten verwechselt werden können (vgl. auch Botschaft des
Bundesrates vom 16. Dezember 1929 über den Entwurf eines
Bundesgesetzes zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer
öffentlicher Zeichen [nachstehend: Botschaft WSchG], BBl 1929 III 602 S.
612). Besagter Artikel enthält keine erschöpfende Liste von
Bezeichnungen, welche nicht benutzt werden dürfen; indem "oder
Ausdrücke, die mit diesen Worten verwechselt werden können"
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hinzugefügt wird, verbietet er jegliche Formulierung mit einem
kommerziellen Zweck, welche so beschaffen ist, dass sie
fälschlicherweise an das Bestehen einer Verbindung zwischen einem
Unternehmen und der Eidgenossenschaft, einem Kanton oder einer
Gemeinde glauben lässt (BGE 116 IV 254 E. 1b). Entsprechend hielt das
Bundesgericht etwa folgende Ausdrücke als nicht mit Art. 6 WSchG
vereinbar: "communication officielle" in Verbindung mit der typographisch
hervorgehobenen Kantons- respektive Ortsbezeichnung "Neuchâtel"
(BGE 116 IV 254 E. 1c) sowie die von einem Privaten registrierte
Internetadresse (Urteil des Bundesgerichts [BGer]
6S.127/2002 vom 2. September 2003 E. 4.3, teilweise publiziert in sic!
2004 S. 109).
Weder aus dem Gesetz noch aus der Rechtsprechung (insbesondere
BGE 116 IV 254 E. 1c – communication officielle) ergibt sich, dass die
Verwechselbarkeit gemäss Art. 6 WSchG eine im Kern angelegte
Zeichenähnlichkeit bedingt, wie die Beschwerdeführerin geltend macht
und worunter sie wohl eine Ähnlichkeit im Schriftbild oder im Wortklang
meint.
3.2. In den vorgenannten Entscheiden zu Art. 6 WSchG erklärte das
Bundesgericht nicht explizit, mit welchen in Art. 6 WSchG aufgelisteten
Wörtern die beanstandeten Formulierungen respektive Bestandteile
davon verwechselt werden können, sondern schritt sogleich zur Prüfung
über, ob diese Formulierungen zu Täuschungen im Sinne von Art. 6
WSchG Anlass geben. Die Vorinstanz ging ebenso vor, was im Lichte der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu beanstanden ist. Freilich
hätte der vorinstanzliche Entscheid an Klarheit gewonnen, wenn er sich
zunächst zur Verwechselbarkeit mit einem in Art. 6 WSchG genannten
Wörtern und erst danach zur Täuschungsgefahr geäussert hätte.
Die Kritik der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe die vom Wortlaut
geforderte Zweistufigkeit der Prüfung ausser Acht gelassen, ist somit
teilweise berechtigt.
3.3. Der von der Vorinstanz beanstandete Zeichenbestandteil "SWISS
MILITARY" setzt sich aus den Wörtern "Swiss" und "Military" zusammen.
Mit der Beschwerdeführerin ist dafür zu halten, dass der Begriff "Military"
respektive die deutsche Übersetzung "Militär" (vgl. LANGENSCHEIDT e-
Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) nach dem geltenden Recht nicht
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zu den Bezeichnungen gehört, welche mit den in Art. 6 WSchG
aufgelisteten Begriffen verwechselt werden können (vgl. aber Art. 6 Bst. g
des Entwurfs des neuen Wappenschutzgesetzes, BBl 2009 8693;
Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des
Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des
Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen [nachstehend:
Botschaft "Swissness"-Vorlage], BBl 2009 8533 S. 8626).
"Swiss" zählt in der Schweiz zum englischen Grundwortschatz, wird von
den massgeblichen Abnehmerkreisen verstanden und mit "Schweizer(in)"
(als Adjektiv oder Substantiv) oder "schweizerisch" übersetzt
(LANGENSCHEIDT e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Auch eine
Übersetzung mit "Eidgenoss(in)" oder "eidgenössisch" ist möglich (vgl.
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-3553/2007 vom 26.
August 2008 E. 7.1 – Swiss Army), wenn auch der entsprechende
englische Begriff korrekt "federal" lautet (vgl. LANGENSCHEIDT e-
Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) und so auch von den
schweizerischen Behörden gebraucht wird (vgl. etwa die
englischsprachigen Versionen der Internetseiten des Eidgenössischen
Departementes für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport [VBS]:
"Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport" und des
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes: "Federal Department
of Justice and Police"). Auch die schweizerischen Behörden bedienen
sich indessen bisweilen den Adjektiven "swiss", "suisse" oder
"schweizerisch" zur Bezeichnung von Ämtern oder Fachstellen. Zu
verweisen ist in diesem Zusammenhang etwa auf das zum VBS
gehörende Bundesamt für Landestopografie, welches sich "swisstopo"
nennt (), das "Schweizerische Nationalgestüt"
(/haras) und die "armasuisse"
(). Im Weiteren tritt die Schweizerische
Eidgenossenschaft Staatsverträgen sowohl unter dem Namen
"Schweizerische Eidgenossenschaft", als auch unter der Kurzform
"Schweiz" bei (vgl. /eda/de/home/topics/
intla/intrea/dbstv.html [Datenbank Staatsverträge]). Der Ausdruck
"Schweiz" wird somit auch offiziell für die Schweizerische
Eidgenossenschaft verwendet. Auf Grund dieser Umstände kann "swiss"
zu den Ausdrücken gehören, welche mit dem in Art. 6 WSchG genannten
Adjektiv "eidgenössisch" verwechselt werden können.
Indessen ist zu bedenken, dass mit den Bezeichnungen "Schweiz",
"Schweizer" und "schweizerisch" die verschiedensten Beziehungen zu
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Gebiet, Volk oder Staatswesen ausgedrückt werden können; sie weisen
nicht zwingend auf einen amtlichen Charakter oder eine Beziehung zu
den Behörden hin. So hat die Bezeichnung "schweizerisch" für sich allein
nicht zwingend die Bedeutung von "behördlich", "amtlich" oder
"behördennah". Sie wird nicht nur mit dem Staat und seinen Organen in
Verbindung gebracht, sondern kann beispielsweise darauf hinweisen,
dass eine private Institution gesamtschweizerisch tätig ist (Botschaft
"Swissness"-Vorlage, a.a.O., S. 8626). Mit anderen Worten kann
"schweizerisch" nicht nur staats- sondern auch gebietsbezogen
verstanden werden (vgl. auch Expertenentscheid des WIPO Arbitration
and Mediation Center vom 24. Mai 2006 [DCH2006-0003] Ziff. 6a –
).
Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die Bezeichnung "Schweiz"
als Herkunftsbezeichnung zum Gemeingut gehört. Daher darf sie nicht
einziger Bestandteil der Marke sein, sondern muss mit mindestens einem
anderen Element kombiniert werden, so dass die Marke als Ganzes
Schutzfähigkeit erlangt (vgl. [Häufige Fragen – Swissness,
Ziff. B.9]). In diesem Sinne ist wohl die Stellungnahme des
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes vom 25. November
1980 zum Gebrauch des Schweizer Wappens und des Schweizerkreuzes
auf Produkten schweizerischer Herkunft zu verstehen. In deren Ziffer 6
wurde festgehalten, dass die Möglichkeit bestehe, Einzel- oder
Kollektivmarken zu schaffen, in denen beispielsweise der Name
"Schweiz" mit anderen, stark kennzeichnungskräftigen Elementen
kombiniert werde. Mittels einer geschickt aufgezogenen, intensiven
Werbekampagne könnten sich solche Marken innerhalb kurzer Zeit im
Bewusstsein der Käufer einprägen und so einen nicht zu
unterschätzenden Faktor bei der Förderung des Absatzes
schweizerischer Erzeugnissen bilden (vgl. Schweizerisches Patent-,
Muster- und Markenblatt [PMMBl] 1981 S. 15 f.).
Da "schweizerisch" respektive das englische "swiss" wie erwähnt sowohl
gebiets- als auch staatsbezogen verwendet werden kann, gehört "swiss"
nur dann zu den verwechselbaren Begriffen im Sinne von Art. 6 WSchG,
wenn sie in einem staatsbezogenen, d.h. amtlichen respektive amtlich
wirkenden Bezug verwendet wird.
3.4. Im vorliegenden Fall ist das Wort "swiss" in die Formulierung "SWISS
MILITARY BY BTS" eingebettet.
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Der Ausdruck "SWISS MILITARY" wird mit "Schweizer Militär" übersetzt
und ist auch für die der englischen Sprache nicht kundigen Kreise leicht
zu verstehen (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für
geistiges Eigentum [RKGE] vom 23. Juni 1999 E. 3 – hw Swiss Military /
Swiss Military by Chrono, publiziert in: Zeitschrift für Immaterialgüter-,
Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1999, S. 643).
Der letzte Markenbestandteil "BY BTS" weist auf die Urheberschaft der
"SWISS MILITARY"-Produkte hin, heisst doch das zum englischen
Grundwortschatz gehörende "by" unter anderem "von, durch" (vgl.
LANGENSCHEIDT e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0), während
"BTS" ein Akronym mit zahlreichen möglichen Bedeutungen ist (vgl.
[BTS]), aber naheliegenderweise auf ein
Unternehmen hindeutet, welches mit "SWISS MILITARY"-Produkten
handelt oder solche produziert.
3.4.1. Nach der Auffassung der Beschwerdeführerin stellt das Wort
"Military" bzw. "Militär" im Gegensatz zu "Army" respektive "Armee"
keinen Bezug zur schweizerischen Armee her. Der Begriff "Militär" stelle
eine Funktions- oder Aufgabenbezeichnung dar, wohingegen die
Bezeichnung "Armee" die Organisationseinheit bezeichne, die in der
Schweiz für die Aufgaben der Verteidigung, Friedenssicherung und
weiterer Einsätze verantwortlich sei. Man spreche vom "Angehörigen der
Armee" und nicht vom "Angehörigen des Militärs", um zum Ausdruck zu
bringen, dass eine Person im Sonderstatusverhältnis zur
Organisationseinheit stehe, die den Auftrag gemäss Art. 1 des
Militärgesetzes erfülle. Demgegenüber spreche man von
"Militärdienstpflicht", um die besondere Leistung des Schweizers im
Rahmen der Armee zu beschreiben, und verwende auch sonst den
Begriff "militärisch" oder "Militär-", um einen besonderen
Verwendungszweck, einen besonderen Fokus oder dergleichen zu
beschreiben. Auch die "Militärverwaltung" sei jener Verwaltungszweig,
der – ohne selbst einen Namen zu tragen – Verwaltungsarbeiten in
Bezug auf das Militärwesen ausübe, d.h. eine bestimmte Funktion
ausübe, ohne selber Teil der Armee zu sein. Die Unterscheidung
zwischen "Armee" (Organisationsbezeichnung) und "Militär"
(Funktionsbezeichnung) finde sich auch in der Ämter- und
Gesetzessprache wieder. Da mit dem Begriff "Militär" kein Bezug zur
Organisationseinheit (Armee) hergestellt werde, sei es auch nicht
überraschend, dass auch die Eidgenossenschaft zwar Marken mit dem
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Begriffselement "Armee" oder "Army" eingetragen habe, nicht aber
Zeichen mit dem Begriff "Militär".
Die Vorinstanz hält dagegen, die Begriffe "Armee" und "Militär" wiesen
synonyme Bedeutungsinhalte auf: "Militär" bezeichne wie der Begriff
"Armee" die Gesamtheit der (bewaffneten) Streitkräfte eines Landes. Eine
Internet-Recherche habe des Weiteren ergeben, dass das "Schweizer
Militär" zumindest umgangssprachlich mit der "Schweizer Armee"
gleichgesetzt wird. Der Begriff "Militär" werde somit nicht nur – wie von
der Beschwerdeführerin ausgeführt – mit einer Funktions- oder
Aufgabenbezeichnung assoziiert, sondern üblicherweise auch mit der
entsprechenden Organisationseinheit.
Die von der Beschwerdeführerin vorgenommene Unterscheidung
zwischen den Begriffen "Militär" und "Armee" überzeugt nicht, zumal nicht
nur das Duden-Synonymwörterbuch (vgl. DUDEN, Das
Synonymwörterbuch, Mannheim 2007, S. 613), sondern auch die
Umgangssprache diese Begriffe gleichsetzen. So wird beispielsweise
erklärt, morgen müsse xy "zum Militär" respektive "zur Armee", wenn vom
Einrücken die Rede ist (vgl. DUDEN, Das Universalwörterbuch, Mannheim
2007, S. 467 [einrücken]). Auch die Eidgenössische Rekurskommission
für geistiges Eigentum hat den Begriff "Militär" mit dem Begriff "Armee"
implizit gleichgesetzt, indem sie im Zusammenhang mit dem Ausdruck
"Swiss Military" einerseits von "Ausrüstung der schweizerischen Armee",
andererseits aber auch von "Militärausrüstung" gesprochen hat (vgl.
RKGE in sic! 1999, S. 643 E. 3 – hw Swiss Military / Swiss Military by
Chrono). Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin verweist somit
nicht nur der Begriff "Armee", sondern auch der Begriff "Militär" zur
Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Die Schweizer Armee respektive das Schweizer Militär wird von der
Schweizerischen Eidgenossenschaft betrieben und vom VBS verwaltet.
Aus Gründen der Sicherheit und Effizienz ist die Bildung von weiteren
Schweizer Armeen auch in Zukunft nicht zu erwarten (Urteil des BVGer
B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 7.2 – SWISS ARMY). So wie es
irreführend und unangebracht wäre, andere bewaffnete Korps wie die
Schweizergarde im Vatikan, besondere Sicherheitsstellen des Bundes
oder der Kantone oder eine private Sicherheitsfirma im In- oder Ausland
als "Schweizer Armee" oder "SWISS ARMY" zu bezeichnen, gilt dies
auch für den Begriff "Schweizer Militär" und dessen englische
Übersetzung "SWISS MILITARY". Mit anderen Worten weist der Begriff
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"SWISS MILITARY" auf das Schweizer Militär respektive auf die
Schweizerische Eidgenossenschaft – kurz: den Bund – hin. Insofern wird
das Adjektiv "swiss" in einer amtlich wirkenden Bezeichnung verwendet,
weshalb "swiss" im Zusammenhang mit "military" als Ausdruck zu
bezeichnen ist, welches mit einem in Art. 6 WSchG genannten Wörtern,
namentlich "Bund" oder "eidgenössisch", verwechselt werden kann.
3.4.2. Die Benutzung des Ausdruckes "SWISS MILITARY BY BTS" muss
zudem zur Täuschung über amtliche Beziehungen der
Eidgenossenschaft zum Benutzer oder zur Herstellung oder zum Vertrieb
von Erzeugnissen geeignet sein.
Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, die Täuschungswirkung
sei wegen des Zusatzes "BY BTS" ausgeschlossen. Dem ist entgegen zu
halten, dass der Zusatz "BY BTS" naheliegenderweise auf ein Handels-
oder Produktionsunternehmen hinweist, welches "SWISS MILITARY"-
Waren vertreibt oder herstellt, wie bereits ausgeführt wurde. Somit kann
dieser Zusatz die Konsumenten glauben lassen, die mit der hinterlegten
Marke gekennzeichneten Produkte seien Regieware respektive
entstammten einer staatlich konzessionierten Unternehmung (vgl.
Botschaft WSchG, a.a.O., S. 612).
3.4.3. Die Vorinstanz hat hinsichtlich aller beanspruchten Waren pauschal
angenommen, das angemeldete Zeichen sei täuschend im Sinne von Art.
6 WSchG und somit rechtswidrig gemäss Art. 2 Bst. d MSchG. Insofern
hat sie das Spezialitätsprinzip, wonach die Beurteilung einer Marke im
Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgt
(NOTH, Markenschutzgesetz, a.a.O., Art. 2 lit. d, N. 13), nicht
angewendet. Fraglich ist, ob diese Vorgehensweise im vorliegenden Fall
korrekt ist.
Zwar erklärte das Bundesgericht sowohl hinsichtlich des Bundesgesetzes
vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Namen und Zeichen der
Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher
Organisationen (NZSchG; SR 232.23) als auch im Zusammenhang mit
dem Bundesgesetz vom 25. März 1954 betreffend den Schutz des
Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, RKG;
SR 232.22), die Natur der Waren und Dienstleistungen, für die das
Zeichen beansprucht werde, spiele keine Rolle (BGE 135 III 648 E. 2.6 –
Unox; BGE 134 III 406 E. 5.2 – Verband Schweizerischer
Aufzugsunternehmen). Dies ist indessen darauf zurückzuführen, dass
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diese beiden Gesetze nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein
absolutes Benutzungsverbot statuieren und demzufolge das Vorliegen
einer Verwechslungsgefahr nicht geprüft werden muss (BGE 135 III 648
E. 2.6 – Unox; BGE 134 III 406 E. 5.2 – Verband Schweizerischer
Aufzugsunternehmen; kritisch: MARK SCHWEIZER, UNOX [fig.]: Absoluter
Schutz für Kennzeichen zwischenstaatlicher Organisationen?, in Jusletter
vom 8. Februar 2010, Rz. 24 ff.).
Das Wappenschutzgesetz sieht in Art. 6 für die darin genannten Begriffe
indessen lediglich ein Täuschungsverbot, nicht jedoch einen absoluten
Schutz vor, dürfen diese Begriffe doch nur dann nicht benutzt werden,
"sofern diese Benutzung geeignet ist zur Täuschung über amtliche
Beziehungen der Eidgenossenschaft, eines Kantons oder einer
Gemeinde zum Benutzer oder zur Herstellung oder zum Vertrieb von
Erzeugnissen". Es kommt somit mit anderen Worten auf die Umstände
des Falles an, ob ein in Art. 6 genanntes oder damit verwechselbares
Wort nicht benutzt werden darf. Wird das Spezialitätsprinzip im
vorliegenden Fall berücksichtigt, kann eine Täuschungswirkung gemäss
Art. 6 WSchG entfallen, wenn die Waren, für welche das angemeldete
Zeichen beansprucht wird, für die angesprochenen Verkehrskreise auf
Grund ihres Zweckes, ihrer Funktion oder ihrer Eigenschaften keinen
möglichen Bezug zum Schweizer Militär haben respektive nicht als
Militärausstattung in Frage kommen. So kommen beispielsweise Uhren
aus der Perspektive der angesprochenen Uhrenkäufer (ausländische
Touristen und schweizerisches Publikum) als Ausrüstungsgegenstand
gewisser Armeeangehöriger in Frage (vgl. RKGE in sic! 1999 S. 643 E. 3
– hw Swiss Military / Swiss Military by Chrono).
Auf Grund des Gesagten sind nach Meinung des
Bundesverwaltungsgerichts auch die für das angemeldete Zeichen
beanspruchten Waren in die Prüfung miteinzubeziehen. Wie es sich mit
den Waren verhält, welche von der Marke "SWISS MILITARY BY BTS"
konkret beansprucht werden, und welches die angesprochenen
Verkehrskreise sind, hat die Vorinstanz nicht untersucht. Da die
Vorinstanz diese Umstände nicht berücksichtigt hat, ist die angefochtene
Verfügung sachlich unhaltbar und aufzuheben.
4.
Nach Art. 61 Abs. 1 VwVG entscheidet die Beschwerdeinstanz in der
Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen
Weisungen an die Vorinstanz zurück.
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4.1. Ein Rückweisungsentscheid rechtfertigt sich vor allem, wenn weitere
Tatsachen festgestellt werden müssen und ein umfassendes
Beweisverfahren durchzuführen ist. Zu einer Rückweisung kommt es
zudem immer dann, wenn die Vorinstanz einen Nichteintretensentscheid
gefällt und folglich keine materielle Prüfung vorgenommen hat (Urteil des
BVGer B-7420/2006 E. 4.1 – Workplace, mit Verweisen).
Grundsätzlich hat das Bundesverwaltungsgericht – soweit dies möglich
und geboten erscheint – die Entscheidungsreife selber herbeizuführen,
zumal das Verfahrensrecht nicht Selbstzweck ist, sondern einzig der
Verwirklichung des materiellen Rechts dient (vgl. HANSJÖRG SEILER,
Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs,
Schweizerische Juristenzeitung [SJZ] 100 [2004], S. 381). Daher lässt die
Rechtsprechung im Kontext von Art. 61 Abs. 1 VwVG die Rückweisung
nicht voraussetzungslos zu.
Gemäss Bundesgericht steht im Verhältnis zwischen Gerichten und
Verwaltung dem rückweisenden Gericht bei der Beantwortung der Frage,
ob es selber die nötigen Instruktionen vornehmen oder die Akten zur
weiteren Abklärung an die Verwaltung zurückweisen will, ein weiter
Ermessensspielraum zu (BGE 131 V 407 E. 2.1.1). Indes darf eine
Rückweisung an die Verwaltung nicht einer Verweigerung des
gerichtlichen Rechtsschutzes gleichkommen, was etwa dann der Fall ist,
wenn wegen besonderer Gegebenheiten nur ein Gerichtsgutachten oder
andere gerichtliche Beweismassnahmen geeignet sind, zur Abklärung
des Sachverhalts beizutragen. Unzulässig ist die Rückweisung auch,
wenn sie nach den Umständen als unverhältnismässig erscheint. Liegen
jedoch sachliche Gründe vor, ist eine Rückweisung mit dem
Untersuchungsgrundsatz vereinbar (vgl. BGE 131 V 407 E. 2.1.1).
4.2. Im vorliegenden Fall hat sich das Bundesverwaltungsgericht einer
funktionell gebotenen Zurückhaltung zu befleissigen, da die Vorinstanz
unter Missachtung des Spezialitätsprinzips die Rechtswidrigkeit des
Zeichens "SWISS MILITARY BY BTS" in pauschaler Weise für alle
beanspruchten Waren bejaht und zudem darauf verzichtet hat, den
jeweils massgeblichen Verkehrskreis und dessen Verständnis in Bezug
auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen zu analysieren (vgl.
E. 3.4.3).
In solchen Fällen ist vom Bundesverwaltungsgericht kein reformatorischer
Entscheid zu erwarten. Vielmehr liegen sachliche Gründe für eine
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Rückweisung vor, welche die prozessökonomischen Gesichtspunkte in
den Hintergrund drängen. Insbesondere erweist sich die hier
auszusprechende Rückweisung als verhältnismässig, weil sie erforderlich
und geeignet ist, der Vorinstanz eine sachgerechte Beurteilung der
Streitsache nahezulegen (vgl. Urteil des BVGer B-7420/2006 E. 4.2 –
Workplace).
5.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Sache an die Vorinstanz
zurückzuweisen zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen.
Die Vorinstanz wird im Lichte der dargelegten Kriterien die
Rechtswidrigkeit von "SWISS MILITARY BY BTS" in Bezug auf die
einzelnen beanspruchten Waren beurteilen. Den von der Vorinstanz neu
zu formulierenden Verfügungsentwurf wird sie zur Wahrung des
rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin zur Stellungnahme zu
unterbreiten haben (Art. 29 f. VwVG).
6.
Angesichts der besonderen Umstände der Streitsache sind bei diesem Verfahrensausgang weder der
hauptsächlich obsiegenden Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art.
63 Abs. 2 VwVG i.V.m. Art. 6 Bst. b des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Der Kostenvorschuss in der
Höhe von Fr. 2'500.- ist der Beschwerdeführerin nach Rechtskraft dieses Urteils zurückzuerstatten.
Überdies ist ihr zu Lasten der Vorinstanz eine angemessene
Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1
VGKE). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist
die Parteientschädigung auf Grund der Akten zu bestimmen und auf Fr.
1'500.- festzusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, die angefochtene Verfügung aufgehoben und die Streitsache
im Sinne der Erwägungen zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückgewiesen.
Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben, weshalb der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft
dieses Urteils der erhobene Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- aus der Gerichtskasse zurückerstattet wird.
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3.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.-
zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage:
Rückerstattungsformular)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. MA-Prüf1 enf/54786/2009; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Kathrin Bigler
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 8. Februar 2011