B-6373/2009 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - internationale Registrierung Nr. 928 025 TAURUS

Abtei lung II
B-6373/2009
{T 1/2}
U r t e i l v o m 2 4 . S e p t e m b e r 2 0 1 0
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Claude Morvant,
Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.
Red Bull GmbH, Am Brunnen 1,
AT-5330 Fuschl am See,
vertreten durch Renata Kündig, Hallenstrasse 15,
8008 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Internationale Registrierung Nr. 928 025 TAURUS.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-6373/2009
Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt,
dass die Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI)
dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz,
Institut) am 26. Juli 2007 die Eintragung der Wortmarke Nr. 928'025
TAURUS mit österreichischer Basisregistrierung auf den Namen der
Beschwerdeführerin im Internationalen Markenregister für folgende
Getränke in Klasse 32: "boissons sans alcool, y compris boissons
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de petit lait,
boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (destinées à être
utilisées par des sportifs et/ou adaptées à leurs besoins); bières,
bières de malt, bières de froment, bières dénommées porter, ale, stout
et lager; boissons sans alcool à base de malt; eaux minérales et
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour la confection de boissons, ainsi que poudres
et comprimés effervescents (sorbets) pour la confection de boissons
et cocktails sans alcool" sowie diverse Dienstleistungen der Klasse 41
notifizierte,
dass das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE,
Vorinstanz) mit Schreiben vom 24. Juni 2008 der Marke vor läufig den
Schutz für die Schweiz in Bezug auf sämtliche beanspruchten Waren-
und Dienstleistungsklassen verweigerte,
dass im Refus provisoire von den fünf Alternativen des Formulars
allein die Zurückweisung wegen Zugehörigkeit zum Gemeingut ange-
kreuzt (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz
des gewerblichen Eigentums [PVÜ, SR 0.232.04] und Art. 2 Bst. a,
sowie Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 [MSchG, SR 232.11]) wurde,
dass die Red Bull GmbH in ihrer Stellungnahme vom 31. Oktober 2008
auf den Schutz für "eaux minérales et gazeuses" in Klasse 32 verzich-
tete,
dass die Vorinstanz mit Verfügung vom 8. September 2009 nach
Gewährung des rechtlichen Gehörs der internationalen Registrierung
der Marke in Bezug auf alle weiterhin beanspruchten Waren und
Dienstleistungen den Schutz für die Schweiz gestützt auf eine Irre-
führungsgefahr durch eine indirekte Herkunftsangabe im Sinne von
Art. 2 Bst. c Markenschutzgesetz definitiv verweigerte,
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dass die Red Bull GmbH diese Verfügung mit Beschwerde vom
7. Oktober 2009 beim Bundesverwaltungsgericht angefochten hat,
dass die Beschwerdeführerin in ihrer Replik vom 10. Februar 2010
rügte, die Beschwerde sei aus formellen Gründen gutzuheissen, da
sich die Vorinstanz im Refus provisoire allein auf die Zugehörigkeit
zum Gemeingut gestützt habe, es ihr aber gemäss Art. 5 Abs. 2 des
Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
(MMA, SR 0.232.112.3) in Verbindung mit Regel 17 Abs. 2 iv der
Gemeinsamen Ausführungsordnung zum MMA und zum Protokoll zu
diesem Abkommen (GAFO, SR 0.232.112.21) verwehrt sei, im
Rahmen der definitiven Schutzverweigerung andere, als die im Refus
provisoire genannten Gründe für die definitive Schutzverweigerung
anzuführen,
dass die Vorinstanz mit Verfügung vom 15. März 2010 aus den in der
Replik aufgeworfenen formellen Gründen auf ihren Entscheid vom
8. September 2009 zurückgekommen ist und neu verfügt hat, dass das
Zeichen TAURUS für "Boissons sans alcool, à l'exception d'eaux
minérales et gazeuses, y compris boissons rafraîchissantes, boissons
énergétiques, boissons à base de petit lait, boissons isotoniques,
hypertoniques et hypotoniques (destinées à être utilisées par des
sportifs et/ou adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières
de froment, bières dénommées porter, ale, stout et lager; boissons
sans alcool à base de malt; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops,
essences et autres préparations pour la confection de boissons, ainsi
que poudres et comprimés effervescents (sorbets) pour la confection
de boissons et cocktails sans alcool" (Klasse 32) sowie
"Education; formation; divertissement, notamment représentations
musicales ainsi que programmes radiophoniques et télévisés; activités
sportives et culturelles, notamment organisation de compétitions
sportives; cérémonies de remise de prix; organisation de salons et
d'expositions à des fins culturelles, sportives et éducatives; location de
cassettes et de bandes vidéo, production de films vidéo; gestion,
organisation et production d'événements et de programmes de diver-
tissement; émissions-débats; organisation de concours de cascades et
de cérémonies de remise des prix récompensant les meilleurs
cascadeurs" (Klasse 41) einzutragen sei,
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dass die Vorinstanz mit Eingabe ebenfalls vom 15. März 2010 vor dem
Hintergrund der Wiedererwägung beantragt hat, das Beschwerdever-
fahren als gegenstandslos abzuschreiben,
dass die Beschwerdeführerin mit Stellungnahme vom 22. März 2010
ebenfalls die Abschreibung in Bezug auf die Dienstleistungen der
Klasse 41 beantragt hat,
dass sie indessen bezüglich der Waren in Klasse 32 beantragt, dem
Zeichen den Schutz für die Waren der Klasse 32 ohne den neu
eingefügten Zusatz "à l'exception d'eaux minérales et gazeuses" nach
"boissons sans alcool" zu gewähren,
dass sie in diesem Zusammenhang geltend macht, es bedürfe der
vorgenommenen Einschränkung nicht, da "boissons sans alcool" und
"eaux minérales et gazeuses" als Oberbegriffe der Klasse 32 auf
gleicher Stufe stünden,
dass sie ausserdem rügt, es sei unklar, ob sich der Zusatz "à
l'exception d'eaux minérales et gazeuses" auch auf die Waren nach "y
compris...." erstreckten,
dass die zur Stellungnahme aufgerufene Vorinstanz mit Eingabe vom
15. April 2010 sowohl die Gleichstufigkeit der Warenkategorien
"boissons sans alcool" und "eaux minérales et gazeuses" als auch
eine Erstreckung der Ausnahme "à l'exception d'eaux minérales et
gazeuses" auf andere Kategorien als "boissons sans alcool" und
"boissons rafraîchissantes" bestreitet (Ziff. 2 der Eingabe),
dass die Erstreckung der Ausnahme "à l'exception d'eaux minérales et
gazeuses" auch auf "boissons rafraîchissante" allerdings im Wider-
spruch zur Fassung des Warenverzeichnisses in der Wiedererwägung
steht,
dass die Vorinstanz in Anwendung von Art. 58 des Bundesgesetzes
vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021) ihren ursprünglichen Entscheid in Wiedererwägung ziehen
kann,
dass die Vorinstanz in ihrer Eingabe vom 15. April 2010 (Ziff. 12)
vorbringt, dass jedenfalls alle Waren nach dem ersten Strichpunkt
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eindeutig nicht mehr von der eingefügten Phrase "à l'exception d'eaux
minérales et gazeuses" betroffen sind,
dass auch der Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 22. März
2010 nicht zu entnehmen ist, dass sich die von der Vorinstanz
eingefügte Phrase "à l'exception d'eaux minérales et gazeuses" ihrer
Ansicht auch auf die nach dem ersten Strichpunkt aufgelisteten Waren
der Klasse 32, namentlich Biere und Sirup erstrecke,
dass das Beschwerdeverfahren daher einzelrichterlich mit Teilab-
schreibungsentscheid vom 31. Mai 2010 als durch Wiedererwägung
gegenstandslos geworden abgeschrieben werden konnte (Art. 23
Abs. 1 Bst. a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
(VGG, SR 173.32), soweit die Dienstleistungen der Klasse 41 und die
folgenden Waren der Klasse 32, bières, bières de malt, bières de
froment, bières dénommées porter, ale, stout et lager; boissons sans
alcool à base de malt; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops,
essences et autres préparations pour la confection de boissons, ainsi
que poudres et comprimés effervescents (sorbets) pour la confection
de boissons et cocktails sans alcool betroffen waren,
dass das Bundesverwaltungsgericht über die in der neuen Verfügung
der Vorinstanz materiell ungelöst gebliebenen Streitfragen nach wie
vor zu befinden hat, ohne dass die beschwerdeführende Partei die
zweite Verfügung anzufechten bräuchte (Art. 58 Abs. 3 VwVG; vgl.
auch BGE 126 III 88 E. 3, 113 V 238 E. 1a),
dass dies sinngemäss für Streitfragen zu gelten hat, die mit der neuen
Verfügung entstanden sind,
dass damit allein streitig bleibt, ob und wie im Waren- und Dienst leis-
tungsverzeichnis deutlich gemacht werden soll, dass "eaux minérales
et gazeuses" nicht Bestandteil des Warenverzeichnisses sind,
dass gemäss Art. 11 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember
1992 (MSchV, SR 232.111) die Waren und Dienstleistungen, für
welche die Marke beansprucht wird, präzise zu bezeichnen sind,
dass seitens der Beschwerdeführerin in der Hauptsache mit Eingabe
vom 21. Mai 2010 beantragt wird, auf den Zusatz "à l'exception d'eaux
minérales et gazeuses" sei gänzlich zu verzichten,
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dass sie eventualiter beantragt, den Zusatz "à l'exception d'eaux
minérales et gazeuses" allenfalls folgendermassen hinten anzustellen:
"boissons sans alcool, y compris boissons rafraîchissantes, boissons
énergétiques, boissons à base de petit lait, boissons isotoniques,
hypertoniques et hypotoniques (destinées à être utilisées par des
sportifs et/ou adaptées à leurs besoins), à l'exception d'eaux miné-
rales et gazeuses", weil ansonsten ein Ausschluss aller nach dem "y
compris" folgenden in Betracht gezogen werden könne,
dass die Vorinstanz mit Stellungnahme vom 30. Juni 2010 geltend
macht, es ändere nichts am Schutzobjekt der internationalen Regis-
trierung, wo die Einschränkung eingefügt werde, weswegen es dem
Eventualantrag der Beschwerdeführerin am notwendigen Rechts-
schutzinteresse fehle,
dass die Vorinstanz in dieser Eingabe weiter darauf hinweist, dass die
von der Beschwerdeführerin geltend gemachte angebliche Gefahr von
Missverständnissen durch die Platzierung der Einschränkung am Ende
der Warenliste nicht beeinflusst werde,
dass entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht auf die
Einschränkung "à l'exception d'eaux minérales et gazeuses" verzichtet
werden kann, da nach der Begriffshierarchie der Klasse 32 die von der
Beschwerdeführerin beanspruchte Position "boissons sans alcool"
gemäss den Erläuternden Anmerkungen zu Klasse 32 (Internationale
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von
Marken, Teil I - Klassifikation von Nizza Liste von Waren und Dienst-
leistungen in alphabetischer Reihenfolge, 9. Ausgabe, gültig ab 1. Ja-
nuar 2007) als Oberbegriff für Mineralwässer, kohlensäurehaltige
Wässer und andere alkoholfreie Getränke fungiert und deren blosses
Weglassen von "eaux minérales et gazeuses" daher nicht ohne
Weiteres als deren Ausschluss gedeutet werden kann,
dass vielmehr die Position "eaux minérales et gazeuses" als selbstver-
ständlicher Unterbegriff zu den "boissons sans alcool" wieder einge-
führt würde,
dass die Vorinstanz in ihrer Eingabe vom 30. Juni 2010 einräumt, das
Schutzobjekt der internationalen Registrierung bleibe – unabhängig
von der Positionierung der Einschränkung innerhalb der Aufzählung –
jedenfalls gleich,
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dass indessen nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts die Einfü-
gung der Einschränkung "à l'exception d'eaux minérales gazeuses"
nach "boissons sans alcool", wie in der Wiedererwägungsverfügung
geschehen, das Risiko birgt, dass die Formulierung so verstanden
wird, als erstrecke sich die Einschränkung auch auf die nachstehen-
den Positionen, namentlich "y compris boissons rafraîchissantes, bois-
sons énergétiques, boissons à base de petit lait, boissons isotoniques,
hypertoniques et hypotoniques (destinées à être utilisées par des
sportifs et/ou adaptées à leurs besoins)",
dass ein vergleichbares Risiko bei einer Hintenanstellung, wie im
Eventualantrag der Beschwerdeführerin vorgeschlagen, nicht auszu-
machen ist, zumal klar liegt, dass "eaux minérales gazeuses" kein
Unterbegriff zu den in der Aufzählung zuletzt genannten "boissons
isotoniques" sein kann,
dass daher ein Rechtsschutzbedürfnis der Beschwerdeführerin hin-
sichtlich des Wie der Positionierung der Einschränkung im Registerein-
trag zu bejahen und die Beschwerde bezüglich der noch im Streit
befangenen Positionen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis im
Sinne des Eventualantrages gutzuheissen ist,
dass vorliegend auch die Kosten des Abschreibungsentscheides vom
31. Mai 2010 zu verlegen sind,
dass die Verfahrenskosten gemäss Art. 5 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) der Vorinstanz als
der die Gegenstandslosigkeit des Verfahrens verursachenden Partei
aufzuerlegen sind,
dass der ursprüngliche Streitgegenstand vor teilweiser Erledigung
durch die Wiedererwägung der Vorinstanz ins Verhältnis zu setzen ist
zum abgewiesenen, allein auf die Fassung des Warenverzeichnisses
bezogenen Hauptantrag,
dass aufgrund dessen die Beschwerdeführerin wegen Abweisung des
Hauptantrages als zu einem Fünftel unterliegend anzusehen ist und
auf den von ihr geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'500.–
den Betrag von Fr. 2'000.– zurückerstattet erhält,
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dass die Vorinstanz angesichts des Verfahrensausgangs gemäss
Art. 7 ff. VKGE der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung aus-
zurichten hat, welche mangels eingereichter Kostennote nach Art. 14
Abs. 2 Satz 2 VKGE nach zweitem Schriftenwechsel der Vorinstanz im
Umfang von Fr. 3'200.– (inkl. MWST) aufzuerlegen ist.
Demnach verfügt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird im Eventualantrag gutgeheissen. Im Übrigen ist
sie abzuweisen. Die Vorinstanz wird angewiesen, der internationalen
Registrierung Nr. 928 025 TAURUS in der Schweiz Schutz mit folgen-
dem Warenverzeichnis zu gewähren: "boissons sans alcool, y compris
boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de
petit lait, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (dest-
inées à être utilisées par des sportifs et/ou adaptées à leurs besoins),
à l'exception d'eaux minérales et gazeuses".
2.
Die reduzierten Verfahrenskosten von Fr. 500.– werden der Beschwer-
deführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss
von Fr. 2'500.– verrechnet. Der Betrag von Fr. 2'000.– wird der
Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils
zurückerstattet.
3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine reduzierte Partei-
entschädigung in Höhe von Fr. 3'200.– (inkl. MWST) auszurichten.
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4.
Dieser Entscheid geht an:
- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreterin; Gerichtsurkunde;
Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref.-Nr. IR 928 025; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Miriam Sahlfeld
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 27. September 2010
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