B-6375/2011 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Verfügung vom 20. Oktober 2011 betreffend Widerspr...

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Abteilung II
B-6375/2011


U r t e i l v o m 1 2 . A u g u s t 2 0 1 3
Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.



Parteien

Leo Pharma A/S, 55, Industriparken, DK-2750 Ballerup,
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. Felix Locher und
Simon Affentranger, E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11,
8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,



gegen


Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 7, DE-82031 Grünwald,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marco Bundi, Meisser &
Partners, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 20. Oktober 2011 im Widerspruchsverfahren
Nr. 11231 – CH-Nr. 336'113 "FUCIDIN"/ IR 1'032'064
"Fusiderm".

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Sachverhalt:
A.
Die internationale Registrierung Nr. 1'032'064 "Fusiderm" der Der-
mapharm AG wurde am 1. April 2010 in der Gazette OMPI des marques
internationales Nr. 10/2010 veröffentlicht. Hinterlegt ist sie für die folgen-
den Waren:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, médicaments, à l'exception de
ceux pour le traitement du psoriasis, de neurodermatites, de la polyar-
thrite psoriasique et de la maladie de Crohn.
B.
Gegen deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz erhob die Leo
Pharma A/S am 29. Juli 2010 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges
Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) vollumfänglich Widerspruch. Sie
stützte sich dabei auf ihre schweizerische Marke CH-Nr. 336'113 "FUCI-
DIN", welche am 23. Februar 1985 erstmals im SHAB-Nr. 45 veröffentlicht
wurde. Sie ist für die nachfolgenden Waren hinterlegt:
Klasse 5: Pharmazeutische Produkte.
Zur Begründung des Widerspruchs führte die Widersprechende im We-
sentlichen aus, beide Marken seien aufgrund ihrer praktisch identischen
Wortanfänge sowie derselben Anzahl Vokale visuell und phonetisch sehr
ähnlich. Weiter würden sich die Zeichen nicht durch einen klar abwei-
chenden Sinngehalt unterscheiden. Zudem handle es sich bei der En-
dung "Derm" der angefochtenen Marke um einen Begriff des Gemeinguts,
so dass diesem Element praktisch keine Bedeutung zukomme. Da die
beanspruchten Waren beider Marken identisch bzw. gleichartig seien,
müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Angesichts des-
sen sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, da die Abnehmer aufgrund
ihrer Gemeinsamkeiten fälschlicherweise eine wirtschaftliche Verbindung
vermuten würden.
C.
Am 9. August 2010 erliess das Institut für Geistiges Eigentum in der Folge
gegen die angefochtene internationale Registrierung einen Refus provi-
soire total und setzte deren Inhaberin aufgrund ihres ausländischen Sit-
zes, unter Androhung des Ausschlusses vom Widerspruchsverfahren, ei-
ne dreimonatige Frist um in der Schweiz einen Rechtsvertreter zu bestel-
len.
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Seite 3
D.
Innert Frist konstituierte sich die Widerspruchsgegnerin mit Eingabe vom
8. November 2010 als Partei und reichte eine Vertretungsvollmacht ein,
so dass der Schriftenwechsel in der Folge eröffnet werden konnte.
E.
Mit Schreiben vom 2. Dezember 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin
ihre Widerspruchsantwort ein. Darin machte sie den Nichtgebrauch der
Widerspruchsmarke geltend und wies zudem darauf hin, dass das Zei-
chen kennzeichnungsschwach sei, da es den Wirkstoff Fusidinsäure
praktisch unverändert übernehme.
F.
In der Folge forderte die Vorinstanz die Widersprechende mit Verfügung
vom 6. Dezember 2010 dazu auf, den Gebrauch der Widerspruchsmarke
für den Zeitraum zwischen dem 2. Dezember 2005 und dem 2. Dezember
2010 zu belegen oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch geltend zu
machen sowie eine Replik einzureichen.
G.
Mit Replik vom 22. Februar 2011 reichte die Widersprechende innert er-
streckter Frist diverse Gebrauchsbelege ein und legte ausserdem dar,
dass die beiden Marken aufgrund der Warenidentität und ihrer Ähnlichkeit
von den Abnehmern verwechselt würden. Dies sei vorliegend auch des-
halb der Fall, weil es in der Pharmabranche üblich sei, für Präparate mit
denselben Wirkstoffen, jedoch nur wenig abweichenden Verwendungs-
zwecken, Serienmarken zu entwickeln. Das breite Publikum sei daher an
solche Serienmarken bereits gewöhnt, so dass es nahe liege, dass die
Abnehmer in der angefochtenen Marke eine Marke der Widersprechen-
den vermuten würden.
H.
In ihrer Duplik vom 18. April 2011 hielt die Widerspruchsgegnerin ihre Ein-
rede des Nichtgebrauchs aufrecht, da die von der Widersprechenden
vorgebrachten Belege keinen markenmässigen Gebrauch und insbeson-
dere keinen Gebrauch in der Schweiz belegen würden.
I.
Mit Verfügung vom 20. April 2011 schloss die Vorinstanz den Schriften-
wechsel im Widerspruchsverfahren.
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J.
Trotz geschlossenem Schriftenwechsel reichte die Widersprechende mit
Eingabe vom 1. Juli 2011 weitere Gebrauchsbelege ein.
K.
Mit Verweis auf den geschlossenen Schriftenwechsel verlangte die Wi-
derspruchsgegnerin in ihrem Schreiben vom 11. Juli 2011, dass die ver-
spätet eingereichten Belege unberücksichtigt bleiben.
L.
Am 20. Oktober 2011 verfügte die Vorinstanz die vollständige Abweisung
des Widerspruchs. Zur Begründung führte sie zuerst aus, dass die Wi-
dersprechende den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke "Fucidin" in
der Schweiz einzig im Zusammenhang mit den Waren "Cremes, Salben,
Tabletten und Gaze für Hautinfektionen und Verbrennungen" der Klasse 5
glaubhaft machen konnte, so dass das Vorliegen einer Verwechslungsge-
fahr einzig im Zusammenhang mit diesen Waren zu prüfen war. Die Vor-
instanz bejahte in der Folge eine Zeichenähnlichkeit aufgrund der Ähn-
lichkeiten in den jeweiligen Wortanfänge "FUCI" und "FUSI", verneinte
aber eine Verwechslungsgefahr, da die Widerspruchsmarke aufgrund ih-
rer Anlehnung an den beschreibenden Inhaltsstoff "Fusidinsäure" einen
schwachen Schutzumfang habe und sich die angefochtene Marke somit
mit "Derm" genügend von der Widerspruchsmarke abhebe.
M.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 23. November
2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, der
Widerspruch sei unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie
unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin gutzuheissen.
Zur Begründung ihres Rechtsmittels führte die Beschwerdeführerin im
Wesentlichen aus, die Vorinstanz habe in ihrem Entscheid dem Umstand
keine Rechnung getragen, dass sie durch den Nachweis des rechtserhal-
tenden Gebrauchs für die Waren "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze
für Hautinfektionen und Verbrennungen" in der Klasse 5 auch einen
Gebrauch für den Oberbegriff "pharmazeutische Produkte" der Klasse 5
glaubhaft gemacht habe. Eine Teilbenutzung sei dem gesamten Oberbeg-
riff zuzurechnen, wenn der Verkehr davon ausgehe, dass ein branchenty-
pischer Anbieter des entsprechenden Produkts üblicherweise Produkte
des gesamten Oberbegriffs anbiete. Dies treffe im vorliegenden Fall zu,
weshalb die von der Vorinstanz anerkannte Teilbenutzung dem Oberbeg-
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riff ebenfalls zuzurechnen sei. Weiter sei eine mittelbare Verwechslungs-
gefahr vorliegend zu bejahen. Angesichts der insbesondere hinsichtlich
des Schriftbildes und der klanglichen Ebene bestehenden Ähnlichkeit der
beiden in Frage stehenden Marken sowie mit Blick auf den Umstand,
dass die gleichen Abnehmerkreise angesprochen seien, begründe das
jüngere Zeichen eine Verwechslungsgefahr.
N.
Mit Beschwerdeantwort vom 16. Januar 2012 beantragte die Beschwer-
degegnerin, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zu Lasten der Be-
schwerdeführerin abzuweisen. Im Wesentlichen bemängelte sie die ein-
gereichten Gebrauchsbelege der Beschwerdeführerin und bestritt die
Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Wider-
spruchsmarke – insbesondere für den gesamten Oberbegriff. So sei auf
den Belegen kein Gebrauch durch die Beschwerdeführerin erkennbar,
sondern durch einen Dritten. Schliesslich verneinte sie sowohl eine Mar-
kenähnlichkeit als auch eine Verwechslungsgefahr bei den sich gegenü-
berstehenden Zeichen.
O.
Unter Einreichung aller Vorakten reichte die Vorinstanz am 19. März 2012
innert erstreckter Frist ihre Vernehmlassung ein. Darin verwies sie auf ih-
re bisherige Praxis, wonach ein rechtserhaltender Markengebrauch einzig
für jene Waren oder Dienstleistungen zu bejahen ist, für welche der
Gebrauch auch tatsächlich glaubhaft gemacht wurde. Sie warnte insbe-
sondere davor, bei einem Teilgebrauch den rechtserhaltenden Gebrauch
auch für den gesamten Oberbegriff anzunehmen, denn dies würde ihrer
Meinung nach zu einer unzulässigen Schutzerweiterung der Wider-
spruchsmarke führen.
P.
Mit innert erstreckter Frist eingereichter Replik vom 11. Mai 2012 hielt die
Beschwerdeführerin ihre Rechtsbegehren aufrecht und reichte einen
Auszug des zürcherischen Handelsregister ein, aus welchem ersichtlich
ist, dass die auf den Lieferungsquittungen angegebene Vertriebsfirma je-
ne GmbH ist, mit welcher sie eine Vertriebsvereinbarung abgeschlossen
hat.
Q.
Auch die Beschwerdegegnerin hielt in ihrer Duplik vom 30. Mai 2012 ihr
Rechtsbegehren aufrecht und bestritt den rechtserhaltenden Marken-
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gebrauch weiterhin. Aus der von der Beschwerdeführerin nur auszugs-
weise eingereichten Vertriebsvereinbarung sei gar nichts erkennbar, weil
ein tatsächlicher Vereinbarungstext nicht eingereicht wurde.
R.
Mit Verfügung vom 31. Mai 2012 schloss das Bundesverwaltungsgericht
den Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren.
S.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentli-
chen Parteiverhandlung verzichtet.
T.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten
Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen
eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte
Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Be-
schwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt
und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach
einzutreten.
2.
Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Mar-
kenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die
Eintragung einer jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer
Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG).
2.1 Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt voraus,
dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Nicht-
gebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistun-
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gen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11
Abs. 1 und 12 Abs. 1 MSchG). Eine Ausnahme besteht, wenn für den
Nichtgebrauch wichtige Gründe vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Be-
hauptet der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme an die
Vorinstanz den Nichtgebrauch der älteren Marke, hat der Widersprechen-
de anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Wider-
spruchsmarke oder wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch glaubhaft
zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverord-
nung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Gebrauchsfrist
ist dabei vom Zeitpunkt der Geltendmachung des Nichtgebrauchs der
Marke durch den Widerspruchsgegner an rückwärts zu bestimmen (Urtei-
le des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012
E. 3.1 LIFE/mylife [fig.], mylife [fig.], B-2227/2011 vom 3. Januar 2012
E. 4.2 ebm [fig.]/EBM Ecotec, B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1
HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland). Die Nichtgebrauchseinrede
muss mit der ersten Stellungnahme erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der
Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR
232.111]).
2.2 Wird der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke behauptet, ist von ih-
rem tatsächlichen Gebrauch auszugehen, wie er vom Widersprechenden
glaubhaft gemacht ist oder vom Widerspruchsgegner von der Bestreitung
ausgenommen wurde (Art. 32 MSchG; Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 2.3 CAMILLE BLOCH MON
CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss [fig.], B-8242/2010 vom
22. Mai 2012 E. 3.1 Lombard Odier & Cie./Lombard Network [fig.]; CHRIS-
TOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter
Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts,
Zürich 2002, Art. 3 N. 37). Dieser bisherige Gebrauch ist für die Bestim-
mung des Schutzumfangs auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleis-
tungen zu verallgemeinern, deren künftigen Gebrauch er aus Sicht der
massgeblichen Verkehrskreise nahelegt und erwarten lässt (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 2.3
CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss
[fig.], B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 Gadovist/Gadogita). Für Wa-
ren oder Dienstleistungen, die nicht zumindest unter einen Oberbegriff
des eingetragenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses fallen, wird
ein tatsächlicher Gebrauch allerdings nicht berücksichtigt. Insofern bleibt
der rechtserhaltende Markengebrauch vom Registereintrag der Marke
begrenzt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7505/2006 vom 2. Juli
2007 E. 5 Maxx (fig.)/max Maximum + value [fig.]; LUCAS DAVID in: Kom-
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mentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster-
und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 11 Rz. 7).
2.3 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht wor-
den sein (vgl. EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizeri-
sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht,
2. Aufl., Basel 2009, [hernach: MARBACH, SIWR III/1], N. 1303). Ein sol-
cher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel
zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises
auf deren betriebliche Herkunft erkannt wird (MARKUS WANG, in:
Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern
2009, Art. 11 N. 7 f.). Ein funktionsgerechter, markenmässiger Gebrauch
ist dabei vom unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um
Letzteren handelt es sich, wenn die Konsumenten das Zeichen zwar als
Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, das Ausgangsort einer be-
trieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den beanspruchten Waren
sowie Dienstleistungen und diesem Unternehmen aber keinen funktions-
gerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft herstellen (vgl. Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012
E. 3.3 LIFE/mylife [fig.], mylife [fig.]; MARBACH, SIWR II/1, N. 1316 f.).
2.4 Der markenmässige Gebrauch muss nicht zwingend durch den Mar-
keninhaber selber erfolgen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung
des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (vgl. Art. 11 Abs.3
MSchG; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 99 f.). Dabei stellt das Gesetz an die
Form der Zustimmung keine besonderen Anforderungen (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-763/2007 E. 5 K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]), al-
lerdings genügt ein blosses Dulden durch den Markeninhaber nicht
(WANG, a.a.O., Art. 11 N. 104). Die Zustimmung kann auch stillschwei-
gend, etwa im Rahmen eines Konzernverhältnisses, oder vertraglich, z.B.
auf der Grundlage eines Lizenzvertrags oder eines Distributionsabkom-
mens, erteilt werden (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 104). Auch der Gebrauch
durch einen Unterlizenznehmer kann rechtserhaltend wirken, wenn die
Vergabe der Unterlizenz durch den Lizenznehmer nicht im Widerspruch
mit den Bestimmungen des Lizenzvertrages steht (WANG a.a.O., Art. 11
N. 104 mit Verweis auf MARBACH, SIWR III/1, Rz. 1401). Beim stellvertre-
tenden Gebrauch ist jedoch von massgebender Bedeutung, dass der
Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit ei-
nem Fremdbenutzungswillen tätig wird (vgl. WANG, a.a.O., Art. 11 N. 107;
WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 60). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch fin-
det etwa bei Markengebrauch durch Tochter-, Konzern- und mit dem Mar-
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keninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften
oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer und Wiederverkäufer statt
(vgl. DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 22). Im Rahmen solcher gesellschaftsrecht-
licher oder vertraglicher Verhältnisse kommt es häufig vor, dass Marken-
inhaber die Marke nicht selbst anbringen, sondern damit ihre Tochterge-
sellschaften, Lizenznehmer, Importeure usw. betrauen (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-763/2007 E. 5 K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]).
2.5 Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke im relevan-
ten Zeitraum nicht beweisen aber glaubhaft machen (Art. 32 MSchG).
Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Richter aufgrund objek-
tiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsa-
chen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393
E. 4c, 88 I 11 E. 5a, 30 III 321 E. 3.3). Es braucht keine volle Überzeu-
gung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die be-
haupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Ur-
teile des Bundesverwaltungsgerichts B-4540/2007 vom 15. September
2008 E. 4 Streifenmarken, B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 EXIT
[fig.]/EXIT ONE; Entscheid der RKGE vom 17. September 2003, veröf-
fentlicht in sic! 2004 S. 106 E. 3 Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.], Entscheid der
RKGE vom 26. Oktober 2001, veröffentlicht in sic! 2002 S. 53 E. 4 Ex-
press/Express clothing, mit Verweis auf BGE 88 I 14 E. 5a; DAVID, a.a.O.,
Art. 12 N. 16). Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch
dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte
(Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Zur Glaubhaftma-
chung des Gebrauchs ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der
Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (Entscheid der RKGE vom
28. Juni 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 754 E. 5 Gabel/Kabel 1). Die
Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise
auch aufgrund von Prospekten, Preislisten oder Rechnungen möglich
sein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3686/2010 vom
10. Februar 2011 E. 4.3 HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland).
3.
Die Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV.
Demnach endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl
trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das Fristende wird mit
dem Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, vorliegend der Wi-
derspruchsantwort der Beschwerdegegnerin vom 2. Dezember 2010, fi-
xiert. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet
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Seite 10
(siehe E. 2.1). Die Vorinstanz hat die massgebliche Gebrauchsfrist mithin
korrekt vom 2. Dezember 2005 bis zum 2. Dezember 2010 festgesetzt.
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerde geltend, sie habe
die Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im Widerspruchsverfahren
durch die Vorlage von Rechnungen, Werbungen und einer Vertriebsver-
einbarung ausreichend belegt. Sie rügt weiter, die Vorinstanz habe zu Un-
recht angenommen, die Widerspruchsmarke sei nur mit rechtserhaltender
Wirkung für "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze für Hautinfektionen
und Verbrennungen" in Klasse 5 gebraucht worden. Einer Marke sei der
im Zusammenhang mit einer einzelnen Ware erfolgte Gebrauch als
Gebrauch des im Register eingetragenen Oberbegriffs anzurechnen,
wenn der Verkehr bei einem branchentypischen Hersteller ein Angebot im
Umfang des Oberbegriffs erwarte. Für sie als eines in der Schweiz be-
kanntes Pharmaunternehmen habe der Gebrauch der Widerspruchsmar-
ke im Zusammenhang mit den ausgewiesenen Waren deshalb als
Gebrauch für den gesamten Oberbegriff "Pharmazeutische Erzeugnisse"
zu gelten. Die Beschwerdegegnerin bestreitet den Gebrauch der Wider-
spruchsmarke weiterhin und befürchtet zusammen mit der Vorinstanz,
dass die Bejahung dieser Rechtsauffassung den Schutzumfang der Mar-
ke ungerechtfertigt ausdehnen würde.
4.2 Die von der Beschwerdeführerin angebotenen Gebrauchsbelege wur-
den mit Ausnahme des Belegs 19 von ihr bereits im vorinstanzlichen Ver-
fahren vorgelegt. Es sind dies [Nummerierung durch das Bundesverwal-
tungsgericht]:
– Beleg 1: Tabelle Umsatzzahlen Schweiz von Fucidin, 2002-2010
– Beleg 2: Lieferschein an die Klinik Marienfried in Niederuzwil SG vom
28.06.2005
– Beleg 3: Lieferschein an Unione Farmaceutica in Barbengo TI vom
06.04.2006
– Beleg 4: Lieferschein an die Galexis AG in Ecublens VD vom 29.03.2007
– Beleg 5: Lieferschein an die Apotheke Zur Rose AG in Frauenfeld TG
vom 11.01.2008
– Beleg 6: Lieferschein an die Galexis AG in Niederbipp BE vom
29.07.2009
– Beleg 7: Lieferschein an die Amedis-UE SA in Puidoux VD vom
24.11.2010
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Seite 11
– Beleg 8: Kopie einer Verpackung eines unverkäuflichen Ärztemusters der
Fucidin Salbe
– Beleg 9: Kopie aus DERMATOLOGIE PRAXIS 2010/6, S. 4
– Beleg 10: Werbeinserat vom 04.05.2010
– Beleg 11: Werbeinserat vom 11.05.2010
– Beleg 12: Prospekt "Fucidin Wohlfühlen" aus dem Jahr 2004
– Beleg 13: Auszug Domain-Namen-Register Whois bezüglich
>
– Beleg 14: Ausdruck der Website der Widersprechenden bezüglich ihrer
weltweiten Standorte, letztmals besucht am 10.02.2011
– Beleg 15: Ausdruck der Website der Widersprechenden, List of LEO Phar-
ma Products, letztmals besucht am 10.02.2011
– Beleg 16: Jahresberichte der Jahren 2005-2010 der LEO PHARMA A/S, 55
INDUST-RIPARKEN, DK-2570 BALLERUP
– Beleg 17: Auszug aus einem „Distribution Agreement“ zwischen LEO
Pharmaceutical Products Sarath Ltd. und P.P. Pharma Logistik
GmbH vom 23. September 2002
– Beleg 18: Auszug aus dem Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
bezüglich der Namensänderung der P.P. Pharma Logistik GmbH
zur NextPharma Logistics GmbH vom 10. März 2004
– Beleg 19: Auszug aus dem Handelsregister des Kantons Zürichs vom 2.
Mai 2012 bezüglich der Zweigniederlassung in Turbenthal ZH
der NextPharma Logistics GmbH
4.3 Nicht zu berücksichtigen sind die Belege 2, 8 sowie 12 bis 14, weil sie
entweder nicht in den relevanten Zeitraum fallen, undatiert sind oder kei-
nen Markengebrauch belegen. So fallen die Warenlieferung vom 28. Juni
2005 an die Klinik Marienfried (Beleg 2) sowie den Prospekt "Fucidin
Wohlfühlen" aus dem Jahre 2004 (Beleg 12) sowie den Ausdruck der
Website der Beschwerdeführerin aus dem Jahre 2011 (Beleg 15) nicht in
den relevanten Zeitraum. Die Verpackung des unverkäuflichen Ärztemus-
ters (Beleg 8) führt zwar die hinterlegte Marke auf, kann aber mangels
eindeutiger Datierung nicht berücksichtigt werden. Schliesslich enthalten
die Belege 13 und 14 lediglich Hinweise auf die Firma der Beschwerde-
führerin, nicht aber auf die Widerspruchsmarke. Als Gebrauchsbelege
kommen diese Unterlagen daher nicht in Frage.
4.4 In den relevanten Zeitraum fallen und ausserdem den Verkauf von
mit "FUCIDIN" gekennzeichneten Waren der Klasse 5 belegen die Liefer-
scheine an die Unione Farmaceutica (Beleg 3), die Galexis AG (Belege 4
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Seite 12
und 6), die Apotheke zur Rose AG (Beleg 5) und die Amedis-UE SA (Be-
leg 7). Gemäss diesen Belegen vertrieb die NextPharma Logistics GmbH
das pharmazeutische Produkt "FUCIDIN" in Form von Cremes, Salben,
Gaze und Tabletten in alle Landesteile der Schweiz an Apotheken und
pharmazeutische Vollgrossisten. Die Beschwerdeführerin belegt, dass
über einen Zeitraum von viereinhalb Jahren rund 10'000 Produkte vertrie-
ben wurden, was – wie die Vorinstanz zu Recht feststellt – auf einen
ernsthaften und funktionsgerechten Gebrauch der Marke "FUCIDIN" im
Zusammenhang mit diesen Waren "Cremes, Salben, Gaze und Tabletten"
hinweist.
4.5 In diesem Zusammenhang bestreitet die Beschwerdegegnerin, dass
die Verkäufe der mit FUCIDIN gekennzeichneten Präparate der Be-
schwerdeführerin zuzurechnen seien, da die Lieferscheine (Belege 3 bis
7) als Vertreiberin die NextPharma Logistics GmbH aus Turbenthal aus-
weisen würden. Hierzu reichte die Beschwerdeführerin den Auszug eines
Distribution Agreements vom 23. September 2002 zwischen ihr und der
P.P. Pharma Logistik GmbH (Beleg 17). Im Auszug vom 10. März 2004
aus dem Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld ist ersichtlich,
dass sich die P.P. Pharma Logistik GmbH zur NextPharma Logistics
GmbH umbenannte (Beleg 18). Desweiteren belegt die Beschwerdefüh-
rerin, dass die schweizerische Zweigniederlassung der NextPharma Lo-
gistics GmbH sich in Turbenthal befindet (vgl. Beleg 19). Bezüglich der
eingereichten Vertriebsvereinbarung ist der Beschwerdegegnerin dahin-
gehend zuzustimmen, dass der eingereichte Auszug spärlich ist, weil kein
Vereinbarungstext vorgelegt wurde. Einzig das Deckblatt, die Unterschrif-
ten der Parteien sowie ein Annex A, in welchem das Produkt FUCIDIN
aufgeführt ist, wurden dem Gericht vorgelegt. Wäre dieser Auszug das
einzige von der Beschwerdeführerin eingereichte Dokument, so müsste
der Beschwerdegegnerin gefolgt werden und Beleg 17 wäre nicht zu be-
rücksichtigen, denn ohne anderslautende Indizien kann nicht überprüft
werden, ob Annex A gerade jene Produkte aufführt, welche nicht in der
Schweiz zu vertreiben sind. Im vorliegenden Fall liegen aber anderslau-
tende Indizien und Belege vor: So reichte die Beschwerdeführerin tat-
sächliche Lieferungsquittungen ein, welche belegen, dass die Vertriebs-
partnerin NextPharma Logistics GmbH in der Schweiz das pharmazeuti-
sche Produkt FUCIDIN vertreibt. Zusammen mit diesen Belegen und der
Aussage der Beschwerdeführerin kann daher glaubhaft geschlossen
werden, dass die Vertriebsvereinbarung u.a. tatsächlich den Vertrieb von
FUCIDIN zum Inhalt hat und dies für das gesamte Gebiet der Schweiz.
Weiter ist der Vorinstanz zu folgen, wenn diese schliesst, dass die Ver-
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Seite 13
einbarung zwar vor dem relevanten Zeitraum unterzeichnet wurde (näm-
lich im Jahr 2002), doch aufgrund der eingereichten Lieferungsquittungen
anzunehmen ist, dass die Vertriebsvereinbarung weiterhin anhält. Der
Vertrieb des Präparates "FUCIDIN" in der Schweiz durch die NextPharma
Logistics GmbH erfolgt mit Zustimmung der Beschwerdeführerin und
kann ihr zugerechnet werden (vgl. E. 2.4 hiervor).
4.6 In einem Zwischenschritt kann daher festgehalten werden, dass der
Gebrauch der Widerspruchsmarke "FUCIDIN" im Zusammenhang mit
(antibiotische) "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze zur Behandlung von
Hautinfektionen und Verbrennungen" rechtsgenüglich glaubhaft gemacht
wurde. Ob damit auch – wie von der Beschwerdeführerin gerügt – ein
rechtserhaltender Gebrauch für den von ihr beanspruchten Oberbegriff
"Pharmazeutische Produkte" glaubhaft gemacht wurde, ist nachfolgend
zu überprüfen.
4.7 Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren sind vorfrageweise
die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (MARBACH, SIWR II/1,
N. 180; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic!
2007, S. 7). Die Widerspruchsmarke ist für pharmazeutische Produkte
hinterlegt und der Gebrauch ist zumindest für "Cremes, Salben, Tabletten
und Gaze zur Behandlung von Hautinfektionen und Verbrennungen"
glaubhaft gemacht. Gemäss den eingereichten Belegen sind jene Derma-
tika antibiotisch und rezeptpflichtig (vgl. Belege 9 bis 11). Antibiotika wer-
den von ärztlichen Fachpersonen erworben und dem Durchschnittskon-
sumenten erst auf Anraten der Fachpersonen abgegeben. Es ist daher
zur Hauptsache von medizinisch fachkundigen Abnehmern auszugehen,
worunter insbesondere Dermatologen zu zählen sind.
4.8 Vorliegend ist insbesondere strittig, ob der von der Beschwerdeführe-
rin glaubhaft gemachte Gebrauch für "Cremes, Salben, Tabletten und
Gaze für Hautinfektionen und Verbrennungen" auch dem von ihr bean-
spruchten Oberbegriff "Pharmazeutische Produkte" zugerechnet werden
kann. Dieser Oberbegriff ist verhältnismässig breit und beinhaltet ver-
schiedenste Unterbegriffe (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.5 Gadovist/Gadogita). Aus den zu be-
rücksichtigenden Belegen ist ersichtlich, dass die mit "FUCIDIN" gekenn-
zeichneten Waren Antibiotika zur Behandlung von bakteriellen Hautinfek-
tionen sind (vgl. Belege 9 bis 11). Es sind demnach Dermatika, d.h. Medi-
kamente zur Behandlung der Haut (vgl. Eintrag zu Dermatikum in: DUDEN
WÖRTERBUCH MEDIZINISCHER FACHBEGRIFFE, 8. Aufl., Mann-
B-6375/2011
Seite 14
heim/Leipzig/Wien/Zürich). Innerhalb dieser Arzneimittelgruppe sind sie
jedoch nur für verschreibungspflichte Hautmittel typisch, und vermögen
daher keinen zukünftigen Gebrauch der Marke für alle Arten von Dermati-
ka oder gar weitere pharmazeutische Produkte nahezulegen. Die mass-
geblichen Verkehrskreise (vgl. E. 4.7 hiervor) werden aufgrund dessen
nicht erwarten, dass die Widerspruchsmarke in Zukunft für mehr als nur
verschreibungspflichtige Dermatika gebraucht wird. Damit kann die Be-
schwerdeführerin eine rechtserhaltende Wirkung immerhin für den Unter-
begriff "verschreibungspflichtige Dermatika" – und damit mehr als die Vor-
instanz ihr zuerkannt hat – geltend machen, nicht aber für den gesamten
Oberbegriff "pharmazeutische Produkte" (vgl. E. 2.2 hiervor, sowie Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.5
Gadovist/Gadogita).
5.
5.1 Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz
ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche
oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erin-
nerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a BOSS/BOKS,
BGE 119 II 473 E. 2d Radion/Radiomat; Urteile des Bundesverwaltungs-
gerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 Fructa/Fructaid, B-
3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 Focus/Pure Focus, B-7492/2006
vom 12. Juli 2007 E. 3 Aromata/Aromathera; siehe auch MARBACH, SIWR
III/1, N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den ge-
schützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elemen-
ten besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen
sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren
und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (DAVID, a.a.O., Art. 3
N. 8).
5.2 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1
MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurech-
nungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in
seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a Se-
curitas). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu
vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Ver-
wechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrs-
kreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirt-
schaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass
B-6375/2011
Seite 15
beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stam-
men ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a Orfi-
na/Orfina, BGE 127 III 166 E. 2a Securitas, Urteil des Bundesgerichts
4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b Stoxx/StockX [fig.], in: sic! 2002
S. 99, BGE 122 III 382 ff. Kamillosan).
5.3 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall
der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder
Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zei-
chen, da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu
berücksichtigen (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Büh-
ler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009,
Art. 3 N. 45; siehe auch WILLI, Art. 3 N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist
der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen
Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine
hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a Ka-
millosan; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom
3. November 2010 E. 3.3 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies
KING SIZE [fig.], B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 monari
c./ANNA MOLINARI). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren
wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen
Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 Pernaton/Pernadol,
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5390/2009 vom 17. August 2010
E. 5.6 ORPHAN EUROPE [fig.] / ORPHAN INTERNATIONAL). Stark sind
demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Ge-
halts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III
382 E. 2a Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello; MARBACH, SIWR III/1,
N. 979 mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 Converse All Stars [fig.]/Army
tex [fig.] und Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2006 E. 7 Red Bull
[fig.]/Red, Red Devil, in: sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier
Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs,
sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November
2010 R Rothmans [fig] / Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]).
6.
In einem weiteren Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der
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Seite 16
in E. 4.7 hiervor definierten Verkehrskreise identisch oder zumindest
gleichartig sind.
6.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise
auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer
oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen wür-
den angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein
und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der
Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unter-
nehmen hergestellt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-
2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 [fig.]/BoneWelding [fig.], B-6665/2010
vom 21. Juli 2011 E. 5.1 HOME BOX OFFICE/Box Office, B-4159/2009
vom 25. November 2009 E. 3.1 EFE [fig.] / EVE, mit Verweis u.a. auf DA-
VID, a.a.O., Art. 3 N. 35). Für die Warengleichartigkeit sprechen unter an-
derem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches
Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das
Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 [fig.]/
BoneWelding [fig.] mit weiteren Hinweisen).
6.2 Beide Widerspruchsmarken sind in Klasse 5 grundsätzlich für die Wa-
ren "Pharmazeutische Produkte" hinterlegt, wobei die Beschwerdeführe-
rin den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke einzig für "verschrei-
bungspflichtige Dermatika" glaubhaft machen konnte und die Beschwer-
degegnerin Produkte zur Behandlung von Psoriasis, Neurodermitis und
Morbus Crohn vom Schutz ausschliesst. Insofern beansprucht die Be-
schwerdegegnerin jene Dermatika, welche bei der Behandlung von Pso-
riasis, Neurodermitis und Morbus Crohn eingesetzt werden können, nicht.
Dennoch schliesst die von der Beschwerdegegnerin gewählte Formulie-
rung ihres Warenverzeichnisses nicht aus, dass sie ihre Marke für andere
verschreibungspflichtige Dermatika generell hinterlegt hat. Es ist daher
wenn nicht von Identität, so doch von hochgradiger Gleichartigkeit auszu-
gehen.
7.
Angesichts der Gleichartigkeit zwischen den in Klasse 5 beanspruchten
Waren gilt es nun zu prüfen, ob vorliegend eine Zeichenähnlichkeit be-
steht. Wird eine solche bejaht, so ist zu klären, welche Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke zukommt und damit, wie ähnlich die Marken
sein dürfen, die jene neben sich zu dulden hat.
B-6375/2011
Seite 17
7.1 Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist
der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrs-
kreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenver-
gleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Ad-
wista/ad-vista mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705),
doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die
beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf
das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den einge-
tragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6
O [fig.], in: sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläu-
fig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.),
weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungs-
kräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a Kamillo-
san). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei
der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden
(MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b Ka-
millosan; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu ent-
scheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer
Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865
mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008
vom 13. November 2008 Red Bull/Stierbräu). Eine Differenzierung und
damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (MARBACH,
SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 Eden Club).
7.2 Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild
und Sinngehalt geprägt (MARBACH, SIWR II/1, N. 872 ff.). Den Wortklang
prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und das
Aufeinanderfolgen der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch
die Wortlänge und durch die Eigenheiten der Buchstaben gekennzeichnet
ist (BGE 122 III 382 S. 388 E. 5a Kamillosan; BGE 121 III 377 S. 379
E. 2b Boss/Boks; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7442/2006
vom 18. Mai 2007 E. 4.2 Feel'n learn/See'n learn).
7.3 Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "FUCIDIN" und "FUSI-
DERM" gegenüber. Beide Zeichen sind dreisilbig. Die Vokalfolge der Wi-
derspruchsmarke lautet "U-I-I", jene der angefochtenen Marke "U-I-E".
Dagegen stehen sich bei der Konsonantenfolge "F-C-D-N" und "F-S-D-R-
M" gegenüber. Eine Übereinstimmung besteht daher in den jeweiligen
Wortanfängen, nämlich bezüglich den Buchstaben "FU-ID". Klanglich äh-
B-6375/2011
Seite 18
neln sich die Zeichen bezüglich den ersten beiden Silben "FU-CI" und
"FU-SI".
7.4
7.4.1 Der in der Widerspruchsmarke enthaltene Begriff "FUCIDIN" ist –
wie von der Vorinstanz festgestellt – als solcher lexikografisch nicht
nachweisbar. Dennoch werden die hier als Verkehrskreis im Vordergrund
stehenden Ärzte (vgl. E. 4.7 hiervor) in diesem Begriff ohne nennenswer-
ten Gedankenaufwand einen Sinngehalt erkennen, da sich das Zeichen
stark an den medizinischen Begriff "Fusidinsäure" anlehnt (Eintrag zu Fu-
sidinsäure, in: PSCHYREMBEL Klinisches Wörterbuch 2013, 264. überar-
beitete Auflage, Berlin, S. 717). Auf Französisch spricht man von "acide
fusidique" (DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDICINE, online
abrufbar unter: , zuletzt be-
sucht am 10.06.2013). Der Begriff "Fusidinsäure" bzw. "acide fusidique"
stellt einen International Nonproprietary Name dar (vgl. PSCHYREMBEL,
a.a.O.), welcher als solcher grundsätzlich zum markenrechtlichen Ge-
meingut zu zählen ist. Fusidinsäure ist eine tetracyclische Triterpensäure
aus dem Pilz "Fusidium coccineum" (PSCHYREMBEL, a.a.O.). Die Säure ist
sowohl ein bakteriostatisches als auch ein bakterizides Antibiotikum, wel-
ches in erster Linie bei Haut- und Augeninfektionen angewendet wird
(PSCHYREMBEL, a.a.O.; Eintrag zu Fusidinsäure in: ROCHE LEXIKON MEDI-
ZIN, 5. Auflage, abrufbar unter: , besucht
am 10.04.2013). So hemmt Fusidinsäure insbesondere Staphylokok-
keninfektionen, den Erreger von Diphterie (Corynebacterium diphteriae)
sowie verschiedene Clostridien- und Neisseria-Stämme (PSCHYREMBEL,
a.a.O.). Fusidinsäure wird u.a. oral oder als Creme bzw. Salbe angewen-
det (vgl. DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDICINE, a.a.O.). Es
ist daher im Einklang mit der Vorinstanz darauf zu schliessen, dass die
Anlehnung an den Namen eines möglichen Inhaltsstoffs im Zusammen-
hang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Antibiotika zu
einer sinngehaltlichen Assoziation führt. Da die Widerspruchsmarke den
Bestandteil "Fusidin" nur leicht modifiziert übernimmt, steht bei ihr der
Sinngehalt "Fusidinsäure" daher im Vordergrund.
7.4.2 Auch die angefochtene Marke "FUSIDERM" hat mit dem Zeichen-
element "Fusid" eine Übereinstimmung mit den Anfangsbuchstaben des
International Nonproprietary Names (INN) "Fusidinsäure". Da aber die
Leseweise "Fusid - Erm" keinen Sinn ergibt, und der Abnehmer in einem
Zeichen stets einen ihm bekannten Bedeutungsgehalt sucht (Urteil des
Bundesverwaltungsgericht B-4854/2010 vom 29. November 2010 E. 5.2
B-6375/2011
Seite 19
Silacryl), wird die angefochtene Marke vom massgebenden Abnehmer
(vgl. E. 4.7 hiervor) klar als "Fusi-Derm" gelesen. Zwar ist auch das Ele-
ment "Fusi" im Begriff "Fusidinsäure" enthalten, doch fehlt das eindeutig
zuordnende Element "din" um sofort und ohne Gedankenaufwand auf
"Fusidin" zu schliessen. Grundsätzlich ist dieses Zeichenelement daher
ohne sofort erkennbaren Sinngehalt und bleibt unbestimmt. Das zweite
Zeichenbestandteil "DERM" wird hingegen selbst vom Durchschnittskon-
sumenten ohne Gedankenaufwand im Sinne von "Haut" verstanden (Ur-
teile des Bundesverwaltungsgerichts B-6097/2011 vom 16. März 2011
E. 5.1 Belladerm, B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 5.1 DERMO-
XAN/DERMASAN). Zusammen mit dem grundsätzlich unbestimmten Zei-
chenelement "Fusi", ist der Sinngehalt der angefochtenen Marke gesamt-
haft nicht klar bestimmbar.
7.4.3 Aus dem Gesagten kann geschlossen werden, dass eine tatsächli-
che Übereinstimmung im Sinngehalt der Marken nicht vorliegt. Während
die Widerspruchsmarke einen klaren Hinweis auf "Fusidinsäure" enthält,
ist der Sinngehalt der angefochtenen Marke einzig bezüglich des Ele-
ments "Derm" klar bestimmbar.
7.5 Damit ist eine Zeichenähnlichkeit, welche durch die klangliche und
schriftbildliche Ähnlichkeit im jeweiligen Zeichenanfang begründet wird,
zu bejahen. Zwar besteht keine sinngehaltliche Übereinstimmung, doch
genügt bei reinen Wortmarken grundsätzlich schon eine Übereinstim-
mung unter einem der drei Gesichtspunkte Klang, Schriftbild und Sinnge-
halt um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen (vgl. Urteil des Bundesverwal-
tungsgericht B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 8.1.3 SEVEN
[fig.]/ROOM SEVEN). Damit hat die Vorinstanz eine Zeichenähnlichkeit
zu Recht bejaht.
8.
Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichti-
gung der Kennzeichnungskraft beider Marken sowie des Aufmerksam-
keitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage
der beanspruchten Waren und Dienstleistungen walten lassen, über die
Verwechslungsgefahr zu urteilen.
8.1 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin schliessen eine Ver-
wechslungsgefahr aus, da die Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Nähe
zur INN "Fusidinsäure" nur über einen schwachen Schutzumfang verfüge,
B-6375/2011
Seite 20
sodass bereits kleine Unterschiede zwischen den zwei Marken ausrei-
chen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.
8.2 Die Beschwerdeführerin ihrerseits verneint eine Nähe zur INN und er-
achtet ihre Marke als stark da sie ja eintragungsfähig war. Ausserdem
verweist sie auf die erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke sowie
auf die Tatsache, dass das Zeichenelement "Fuci" als Serienelement be-
nutzt werde, was die Gefahr von Verwechslungen erhöhe.
8.2.1 Hierzu ist bereits zu diesem Zeitpunkt festzuhalten, dass die Be-
schwerdeführerin weder belegt, dass ihre Marke über eine erhöhte Be-
kanntheit verfügt, noch, dass die weiteren Marken der Beschwerdeführe-
rin in der Schweiz gebraucht und das Element "Fuci" vom schweizeri-
schen Abnehmer als einen Hinweis auf die Beschwerdeführerin verstan-
den wird.
8.3 Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmar-
ken, die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung
schon wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr
wurde gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer
End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterschieden (BGE 78 II
379 ff. Alucol/Aludrox, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011
vom 4. März 2013 E. 6 Gadovist/Gadogita mit Hinweis auf die zahlreiche
Rechtsprechung). Zählen die zu vergleichenden Marken unterschiedlich
viele Silben oder hat ein Wortbestandteil einen im Gemeingut stehenden
und darum nur schwach kennzeichnungskräftigen Sinngehalt, hängt die
Beurteilung vor allem davon ab, ob auch die prägenden, kennzeich-
nungsstarken Silben von der angegriffenen Marke übernommen wurden
(BGer in SMI 1985, 46 ff. Jade/Naiade, BVGE 2010/37 E. 7.4 Perna-
tod/Pernadol 400, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011
vom 4. März 2013 E. 6 Gadovist/Gadogita mit Hinweis auf die Rechtspre-
chung).
8.4 Die vorliegend je dreisilbigen Marken stimmen klanglich und schrift-
bildlich bezüglich der ersten zwei Silben überein. Insofern unterscheiden
sie sich lediglich in der Endsilbe voneinander, was gemäss dem vorher
gesagten für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr ausreichen könn-
te. Ausserdem legt die Bejahung der Warengleichartigkeit (vgl. E. 6.2
hiervor) einen strengen Beurteilungsmassstab nahe. Allerdings ist im Ein-
klang mit der Vorinstanz festzustellen, dass die Widerspruchsmarke eine
grosse Nähe zur im Gemeingut stehenden INN "Fusidinsäure" aufweist
B-6375/2011
Seite 21
(vgl. E. 7.4.1 hiervor). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
liegt dieser Sinngehalt auf der Hand und ist ausserdem – unabhängig von
seiner Qualität als INN – beschreibend, weil damit ein möglicher Inhalts-
stoff der gebrauchten Waren bezeichnet wird. Dies schwächt den Schutz-
umfang der Widerspruchsmarke. Wohl ist auch das Zeichenelement
"Derm" der angefochtenen Marke im Zusammenhang mit pharmazeuti-
schen Produkten kennzeichnungsschwach (vgl. Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 6.2 DERMO-
XAN/DERMASAN). Doch angesichts der Tatsache, dass die Abnehmer
die beanspruchten Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit kaufen (vgl. Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4.2
Zurcal/Zorcala), genügen bereits kleinere Unterschiede um eine Ver-
wechslungsgefahr zu verneinen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 5.6 ORPHAN EUROPE [fig.]/
ORPHAN INTERNATIONAL). Vor diesem Hintergrund vermag die En-
dung "DERM" der angefochtenen Marke, welche in der Widerspruchs-
marke nicht enthalten ist, eine Verwechslungsgefahr zu bannen, auch
wenn sie selber nicht über eine starke Kennzeichnungskraft verfügt (vgl.
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5390/2009 vom 17. August 2010
E. 6.3 ORPHAN EUROPE [fig.]/ORPHAN INTERNATIONAL). Dies trifft
im Übrigen selbst dann zu, wenn die massgebenden Verkehrskreise
(vgl. E. 4.7 hiervor) auch die Silbe "Fusi" allein entgegen der vorgenom-
men Beurteilung (vgl. E. 7.4.2 hiervor) als einen Hinweis auf "Fusidinsäu-
re" verstehen, und damit beide Zeichenelemente der angefochtenen Mar-
ke schwach sind.
8.5 Aus den oben dargelegten Gründen ist die Beschwerde abzuweisen
und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.
9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin grund-
sätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und
Art. 64 Abs. 1 VwVG).
9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren
B-6375/2011
Seite 22
das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise
der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu ver-
anschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhält-
nis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschre-
ckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachwei-
se verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem
Streitwert zwischen Fr. 50'000. – und Fr. 100'000. – ausgegangen werden
(BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesem Erfah-
rungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem
Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf
Fr. 4'000. – festzulegen. Dieser Betrag ist mit dem in selber Höhe von der
Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.
9.2 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen.
Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie
auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als unterliegend zu gelten
und die Ziffer 4 des angefochtenen Entscheids ist zu bestätigen.
9.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des
Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Ver-
bindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Vorliegend verlangt die Beschwerde-
gegnerin eine Parteientschädigung, reicht aber keine Kostennote ein. Sie
bittet einzig um Berücksichtigung des umfangreichen Schriftenwechsels
in beiden Verfahren. Mangels Kostennote ist die Parteientschädigung zu-
gunsten der Beschwerdegegnerin auf Grund der Akten festzusetzen
(Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Beschwerdeverfah-
ren wurde zwar über zwei Schriftenwechsel geführt, doch beschränkte
sich die Tätigkeit der Beschwerdegegnerin im Wesentlichen auf die Re-
daktion zweier kurzen Eingaben von insgesamt 13 Seiten. Der Schriften-
wechsel im vorliegenden Verfahren ging daher nicht über den vorinstanz-
lichen Aufwand hinaus, weshalb die Beschwerdeführerin der Beschwer-
degegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (exkl. MWST) aus-
zurichten hat. Eine Mehrwertsteuer ist vorliegend nicht geschuldet, weil
die Dienstleistungen des Rechtsvertreters der Beschwerdegegnerin nicht
im Inland erbracht wurden, da Letztere ihren Sitz im Ausland hat (Art. 8
Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009
[Mehrwertsteuergesetz; MWSTG, SR 641.20] in Verbindung mit Art. 18
Abs. 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).
B-6375/2011
Seite 23
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die vorinstanzliche Verfügung vom
20. Oktober 2011 bestätigt.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Für das Beschwerdeverfahren wird der Beschwerdegegnerin eine Partei-
entschädigung von Fr. 3'000.– (exkl. MWST) zu Lasten der Beschwerde-
führerin zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beschwerde-
beilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen
zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. W11231; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner Sabine Büttler

Versand: 14. August 2013