B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-6378/2011
U r t e i l v o m 1 5 . A u g u s t 2 0 1 3
Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.
Parteien
Leo Pharma BV, Hoge Moston 16-20, NL-4822 Breda,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Felix Locher und Simon
Affentranger, LL.M., E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11,
8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 7, DE-82031 Grünwald,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marco Bundi, Meisser &
Partners, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 20. Oktober 2011 im Widerspruchsverfahren
Nr. 11230 – IR 648'460 "FUCIDERM" / IR 1'032'064
"FUSIDERM".
B-6378/2011
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Die internationale Registrierung Nr. 1'032'064 "Fusiderm" der Der-
mapharm AG wurde am 1. April 2010 in der Gazette OMPI des marques
internationales Nr. 10/2010 veröffentlicht. Hinterlegt ist sie für die folgen-
den Waren:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, médicaments, à l'exception de
ceux pour le traitement du psoriasis, de neurodermatites, de la polyarthri-
te psoriasique et de la maladie de Crohn.
B.
Gegen deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz erhob die Leo
Pharma BV am 29. Juli 2010 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges
Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) vollumfänglich Widerspruch. Sie
stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 648'460 "FU-
CIDERM", welche am 30. November 1995 in das internationale Register
mit Schutzausdehnung auf die Schweiz eingetragen wurde (Les Mar-
ques internationales LMi vom 19. März 1996, 1996/1). Sie ist für die nach-
folgenden Waren hinterlegt:
Classe 5: Produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires.
Zur Begründung des Widerspruchs führte die Widersprechende im We-
sentlichen aus, beide Marken seien praktisch identisch, denn sie würden
sich einzig im dritten Buchstaben unterscheiden. Dieser Unterschied sei
aber sowohl phonetisch als auch schriftbildlich minim. Weiter liege zwi-
schen den Zeichen kein klar abweichender Sinngehalt vor. Da die bean-
spruchten Waren beider Marken identisch bzw. gleichartig seien, müsse
die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Angesichts dessen sei
eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
C.
Am 9. August 2010 erliess die Vorinstanz in der Folge gegen die ange-
fochtene internationale Registrierung einen Refus provisoire total und
setzte deren Inhaberin aufgrund ihres ausländischen Sitzes, unter Andro-
hung des Ausschlusses vom Widerspruchsverfahren, eine dreimonatige
Frist um in der Schweiz einen Rechtsvertreter zu bestellen.
B-6378/2011
Seite 3
D.
Innert Frist konstituierte sich die Widerspruchsgegnerin mit Eingabe vom
8. November 2010 als Partei und reichte eine Vertretungsvollmacht ein,
so dass der Schriftenwechsel in der Folge eröffnet werden konnte.
E.
Mit Schreiben vom 2. Dezember 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin
ihre Widerspruchsantwort ein. Darin machte sie den Nichtgebrauch der
Widerspruchsmarke geltend.
F.
In der Folge forderte die Vorinstanz die Widersprechende mit Verfügung
vom 6. Dezember 2010 dazu auf, den Gebrauch der Widerspruchsmarke
für den Zeitraum zwischen dem 2. Dezember 2005 und dem 2. Dezember
2010 zu belegen oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch geltend zu
machen sowie eine Replik einzureichen.
G.
Mit Replik vom 22. Februar 2011 reichte die Widersprechende innert er-
streckter Frist diverse Gebrauchsbelege ein und legte ausserdem dar,
dass die beiden Marken aufgrund der Warenidentität bzw. -gleichartigkeit
und ihrer Ähnlichkeit von den Abnehmern verwechselt würden.
H.
In ihrer Duplik vom 20. April 2011 hielt die Widerspruchsgegnerin ihre Ein-
rede des Nichtgebrauchs aufrecht, da die von der Widersprechenden
vorgebrachten Belege keinen markenmässigen Gebrauch und insbeson-
dere keinen Gebrauch in der Schweiz belegen würden.
I.
Mit Verfügung vom 20. April 2011 schloss die Vorinstanz den Schriften-
wechsel im Widerspruchsverfahren.
J.
Trotz geschlossenem Schriftenwechsel reichte die Widersprechende mit
Eingabe vom 1. Juli 2011 weitere Gebrauchsbelege ein.
K.
Mit Verweis auf den geschlossenen Schriftenwechsel verlangte die Wi-
derspruchsgegnerin in ihrem Schreiben vom 11. Juli 2011, dass die ver-
spätet eingereichten Belege unberücksichtigt bleiben.
B-6378/2011
Seite 4
L.
Am 20. Oktober 2011 verfügte die Vorinstanz die vollständige Abweisung
des Widerspruchs mangels durchsetzbaren Markenrechts und ohne Be-
urteilung der relativen Ausschlussgründe. Nach Prüfung der Gebrauchs-
belege kam die Vorinstanz zum Schluss, dass diese keinen markenmäs-
sigen Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz glaubhaft bele-
gen konnten.
M.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 23. November
2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, der
Widerspruch sei unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie
unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin gutzuheissen.
Zur Begründung ihres Rechtsmittels reichte die Beschwerdeführerin wei-
tere Gebrauchsbelege ein, welche den rechtserhaltenden Gebrauch in
der Schweiz belegen. Weiter führte sie aus, der rechtserhaltende
Gebrauch sei damit für den gesamten Oberbegriff "Produits et préparati-
ons pharmaceutiques et vétérinaires" der Klasse 5 glaubhaft gemacht.
Selbst eine Teilbenutzung sei dem gesamten Oberbegriff zuzurechnen,
wenn der Verkehr davon ausgehe, dass ein branchentypischer Anbieter
des entsprechenden Produkts üblicherweise Produkte des gesamten
Oberbegriffs anbiete. Weiter sei eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor-
liegend zu bejahen, da beide Marken praktisch identisch seien. Die klang-
lichen und schriftbildlichen Ähnlichkeiten seien derart gross, dass das
jüngere Zeichen eine Verwechslungsgefahr begründe.
N.
Im Anschluss daran reichte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom
7. Dezember 2011 ergänzende Belege zum Gebrauch der Marke "Fuci-
derm" nach, nämlich diverse Kopien von Verpackungen des Präparates
"Fuciderm". Weiter verwies sie auf den Entscheid der Vorinstanz vom
10. Oktober 2011 im Widerspruchsverfahren Nr. 11658 EQUISTRO/
Equistar.
O.
Mit Beschwerdeantwort vom 16. Januar 2012 beantragte die Beschwer-
degegnerin, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zu Lasten der Be-
schwerdeführerin abzuweisen. Im Wesentlichen bemängelte sie die ein-
gereichten Gebrauchsbelege der Beschwerdeführerin, und bestritt die
Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Wider-
B-6378/2011
Seite 5
spruchsmarke weiterhin. Dabei verwies sie insbesondere auf die Tatsa-
che, dass die einzigen Verkaufsbelege von einem Dritten, dessen Ver-
hältnis zur Beschwerdeführerin nicht geklärt sei, stammen würden. Doch
selbst wenn diese Verkäufe der Beschwerdeführerin zugerechnet werden
könnten, seien die Verkaufszahlen derart niedrig, dass angesichts der
Tatsache, dass es in der Schweiz rund eine halbe Million Hunde gebe,
damit kein ernsthafter Gebrauch belegt würde. Schliesslich verneinte sie
sowohl eine Gleichartigkeit zwischen pharmazeutischen und veterinär-
medizinischen Erzeugnissen als auch eine Verwechslungsgefahr bei den
sich gegenüberstehenden Zeichen.
P.
Unter Einreichung aller Vorakten reichte die Vorinstanz am 19. März 2012
innert erstreckter Frist ihre Vernehmlassung ein. Darin verwies sie auf ih-
re bisherige Praxis, wonach ein rechtserhaltender Markengebrauch einzig
für jene Waren oder Dienstleistungen zu bejahen ist, für welche der
Gebrauch auch tatsächlich glaubhaft gemacht wurde. Sie warnte insbe-
sondere davor, bei einem Teilgebrauch den rechtserhaltenden Gebrauch
auch für den gesamten Oberbegriff anzunehmen, denn dies würde ihrer
Meinung nach zu einer unzulässigen Schutzerweiterung der Wider-
spruchsmarke führen. Schliesslich wies die Vorinstanz darauf hin, dass
entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin die Waren "produits et
préparations vétérinaires" gemäss ständiger Rechtsprechung nicht einmal
als gleichartig zu den "produits pharmaceutiques" erachtet werden. Die
veterinärmedizinischen Produkte fallen somit nicht unter den Oberbegriff
"pharmazeutische Produkte", weshalb auch ein gegebenenfalls glaubhaft
gemachter Gebrauch für ein veterinärmedizinisches Produkt nicht diesem
Oberbegriff zugerechnet werden können.
Q.
Mit innert erstreckter Frist eingereichter Replik vom 11. Mai 2012 hielt die
Beschwerdeführerin ihre Rechtsbegehren aufrecht und reichte weitere
Belege ein, welche insbesondere die Verbindung zwischen der schweize-
rischen Vertreiberin des Präparates und der Beschwerdeführerin erklären
sollten. Weiter hielt sie fest, dass das gebrauchte Präparat nicht einem
Massenprodukt entspreche, weshalb auch eine längere, wenn auch klei-
nere Marktbearbeitung ausreiche. Schliesslich führte sie aus, dass auch
veterinärmedizinische Produkte in Apotheken erhältlich seien. Dies und
die Tatsache, dass human- und tiermedizinische Produkte oft von densel-
ben Unternehmen hergestellt und zudem dasselbe oder ein ähnliches
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Seite 6
Know-how erfordern würden, deute ihrer Meinung nach auf eine Waren-
gleichartigkeit.
R.
Auch die Beschwerdegegnerin hielt in ihrer Duplik vom 30. Mai 2012 ihr
Rechtsbegehren aufrecht und bestritt den rechtserhaltenden Marken-
gebrauch weiterhin. Die Beschwerdeführerin habe es unterlassen, die
Verhältnisse im vorliegenden klar darzulegen. So sei u.a. weiterhin nicht
nachvollziehbar, inwiefern der Vertrieb des Präparates "Fuciderm" in der
Schweiz überhaupt der Beschwerdeführerin zuzurechnen sei. Schliess-
lich verneinte sie eine Gleichartigkeit. Die Beschwerdegegnerin hielt dazu
insbesondere fest, dass sie am 10. März 2011 eine Schutzeinschränkung
im Warenverzeichnis vorgenommen habe. Diese sei der Vorinstanz mit
Publikation vom 10. November 2011 in der Gazette 2011/42 gemeldet
worden. Die angefochtene internationale Registrierung IR 1'032'064 FU-
SIDERM ist nunmehr für folgende Waren der Klasse 5 hinterlegt:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, médicaments, à l'exception de
ceux pour le traitement du psoriasis, de neurodermatites, de la polyarthri-
te psoriasique et de la maladie de Crohn; tous les produits précités étant
exclusivement à usage humain.
S.
Mit Verfügung vom 31. Mai 2012 schloss das Bundesverwaltungsgericht
den Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren.
T.
Mit Eingabe vom 3. Dezember 2012 reichte die Beschwerdeführerin den
Entscheid des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) in ei-
nem Widerspruchsverfahren betreffend denselben Marken wie im vorlie-
genden Verfahren ein. Darin wurde der von der Beschwerdeführerin ge-
gen die Beschwerdegegnerin eingereichte Widerspruch gutgeheissen.
U.
Hierzu nahm die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 14. Dezember
2013 Stellung. Sie verwies auf die Tatsache, dass wohl die gleichen Par-
teien involviert waren, nicht aber dieselben Marken. Ausserdem habe ein
womöglich rechtserhaltender Gebrauch in der EU keine präjudizierende
Wirkung auf den schweizerischen Sachverhalt.
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Seite 7
V.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentli-
chen Parteiverhandlung verzichtet.
W.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten
Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen
eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte
Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Be-
schwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt
und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach
einzutreten.
2.
Die Vorinstanz hat den Widerspruch einzig mit der Begründung abgewie-
sen, dass die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend gebraucht wor-
den sei. Solange die Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den
beiden Marken in der angefochtenen Verfügung nicht geprüft worden ist,
pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls es in Gutheissung der Be-
schwerde den rechtserhaltenden Gebrauch bejaht, die Sache zur weite-
ren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Urteile des Bundes-
verwaltungsgerichts B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 6 CAMILLE
BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss [fig.],
B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2 LIFE/mylife [fig.], mylife [fig.],
B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 2 ebm/EBM Ecotec, B-3686/2010
vom 10. Februar 2011 E. 1.2 HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland,
B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 1.2 Hirsch [fig.]/Hirsch [fig],
B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 1 Red Bull/Dancing Bull,
B-7429/2006 vom 20. März 2008 E. 4 Diacor/Diastor). Demnach ist im
Folgenden nur auf die Rügen betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch
einzugehen.
B-6378/2011
Seite 8
3.
Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Mar-
kenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die
Eintragung einer jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer
Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG).
3.1 Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt voraus,
dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Nicht-
gebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistun-
gen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11
Abs. 1 und 12 Abs. 1 MSchG). Eine Ausnahme besteht, wenn für den
Nichtgebrauch wichtige Gründe vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Be-
hauptet der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme an die
Vorinstanz den Nichtgebrauch der älteren Marke, hat der Widersprechen-
de anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Wider-
spruchsmarke oder wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch glaubhaft
zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverord-
nung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Gebrauchsfrist
ist dabei vom Zeitpunkt der Geltendmachung des Nichtgebrauchs der
Marke durch den Widerspruchsgegner an rückwärts zu bestimmen (Urtei-
le des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012
E. 3.1 LIFE/mylife [fig.], mylife [fig.], B-2227/2011 vom 3. Januar 2012
E. 4.2 ebm [fig.]/EBM Ecotec, B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1
HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland). Die Nichtgebrauchseinrede
muss mit der ersten Stellungnahme erhoben werden (Art. 22 Abs. 3
MSchV).
3.2 Wird der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke behauptet, ist von ih-
rem tatsächlichen Gebrauch auszugehen, wie er vom Widersprechenden
glaubhaft gemacht ist oder vom Widerspruchsgegner von der Bestreitung
ausgenommen wurde (Art. 32 MSchG; Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 2.3 CAMILLE BLOCH MON
CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss [fig.], B-8242/2010 vom
22. Mai 2012 E. 3.1 Lombard Odier & Cie./Lombard Network [fig.]; CHRIS-
TOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter
Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts,
Zürich 2002, Art. 3 N. 37). Dieser bisherige Gebrauch ist für die Bestim-
mung des Schutzumfangs auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleis-
tungen zu verallgemeinern, deren künftigen Gebrauch er aus Sicht der
massgeblichen Verkehrskreise nahelegt und erwarten lässt (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 2.3
B-6378/2011
Seite 9
CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss
[fig.], B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 Gadovist/Gadogita). Für Wa-
ren oder Dienstleistungen, die nicht zumindest unter einen Oberbegriff
des eingetragenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses fallen, wird
ein tatsächlicher Gebrauch allerdings nicht berücksichtigt. Insofern bleibt
der rechtserhaltende Markengebrauch vom Registereintrag der Marke
begrenzt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7505/2006 vom 2. Juli
2007 E. 5 Maxx (fig.)/max Maximum + value [fig.]; LUCAS DAVID in: Kom-
mentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster-
und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 11 Rz. 7).
3.3 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht wor-
den sein (vgl. EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizeri-
sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht,
2. Aufl., Basel 2009, N. 1303). Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die
Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener
Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft er-
kannt wird (MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Marken-
schutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 11 N. 7 f.). Ein funktionsgerechter,
markenmässiger Gebrauch ist dabei vom unternehmensbezogenen
Gebrauch zu unterscheiden. Um Letzteren handelt es sich, wenn die
Konsumenten das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahr-
nehmen, das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwi-
schen den beanspruchten Waren sowie Dienstleistungen und diesem Un-
ternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieb-
lichen Herkunft herstellen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.3 LIFE/mylife [fig.], mylife [fig.];
MARBACH, a.a.O., N. 1316 f.).
3.4 Massstab für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind
die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen
Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Ge-
brauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls, wie beispiels-
weise Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1
fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]). Kein ernsthafter Markengebrauch ist
die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markenbenutzung für Produk-
te des Massenkonsums (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.9 Heidiland/Heidi-Alpen; B-1755/2007
vom 14. Februar 2008 E. 6.4.2 No Name [fig.]/ No Name [fig.]; WANG,
a.a.O., Art. 11 Rz. 66, 72).
B-6378/2011
Seite 10
3.5 Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke im relevan-
ten Zeitraum nicht beweisen aber glaubhaft machen (Art. 32 MSchG).
Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Richter aufgrund objek-
tiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsa-
chen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393
E. 4c, 88 I 11 E. 5a, 30 III 321 E. 3.3). Es braucht keine volle Überzeu-
gung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die be-
haupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Ur-
teile des Bundesverwaltungsgerichts B-4540/2007 vom 15. September
2008 E. 4 Streifenmarken, B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 EXIT
[fig.]/EXIT ONE; Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum
[RKGE] vom 17. September 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 106 E. 3
Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.], Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2001,
veröffentlicht in sic! 2002 S. 53 E. 4 Express/Express clothing, mit Ver-
weis auf BGE 88 I 14 E. 5a; DAVID, a.a.O., Art. 12 N. 16). Zur Glaubhaft-
machung des Gebrauchs ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der
Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (Entscheid der RKGE vom
28. Juni 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 754 E. 5 Gabel/Kabel 1). Die
Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise
auch aufgrund von Prospekten, Preislisten oder Rechnungen möglich
sein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3686/2010 vom
10. Februar 2011 E. 4.3 HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland).
3.6 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Ur-
kunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etiket-
tenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Im Widerspruchsverfah-
ren vor der Vorinstanz können keine Zeugen einvernommen werden. Im
Beschwerdeverfahren ist dies hingegen möglich (Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.1 Life/mylife
(fig.) und mylife (fig.); Art. 14 Abs. 1 Bst. c VwVG; WILLI, a.a.O., Art. 32
Rz. 7). Alle Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der
Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datier-
barkeit voraussetzt. Undatierte Belege können aber unter Umständen in
Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt
werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom
17. Februar 2012 E. 4.2 Life/mylife (fig.) und mylife (fig.); B 4540/2007
vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken , B-7449/2006 vom 20. Au-
gust 2007 E. 4 Exit/Exit One, mit Hinweis auf RKGE vom 28. Juni 2005 in
sic! 2005 S. 754 E. 4 Gabel/Kabel 1; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der recht-
serhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 192).
B-6378/2011
Seite 11
3.7 Für den rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich, dass die
Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint. Entschei-
dend ist, dass das Zeichen als Mittel zur Kennzeichnung der eigentlichen
Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Die Zuordnung des
Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise auch aufgrund
von Prospekten, Preislisten oder Rechnungen möglich sein (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.10 "Life"
und "Lifetec"/"Life Technologies" und "Life Technologies", Life/My Life,
Life/Platinum Life; RKGE vom 28. Juni 2005 in sic! 2005 S. 754 E. 5 Ga-
bel/Kabel 1).
3.8 Der markenmässige Gebrauch muss nicht zwingend durch den Mar-
keninhaber selber erfolgen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung
des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (vgl. Art. 11 Abs.3
MSchG; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 99 f.). Dabei stellt das Gesetz an die
Form der Zustimmung keine besonderen Anforderungen (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-763/2007 E. 5 K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]), al-
lerdings genügt ein blosses Dulden durch den Markeninhaber nicht
(WANG, a.a.O., Art. 11 N. 104). Die Zustimmung kann auch stillschwei-
gend, etwa im Rahmen eines Konzernverhältnisses, oder vertraglich, z.B.
auf der Grundlage eines Lizenzvertrags oder eines Distributionsabkom-
mens, erteilt werden (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 104). Auch der Gebrauch
durch einen Unterlizenznehmer kann rechtserhaltend wirken, wenn die
Vergabe der Unterlizenz durch den Lizenznehmer nicht im Widerspruch
mit den Bestimmungen des Lizenzvertrages steht (WANG a.a.O., Art. 11
N. 104 mit Verweis auf MARBACH, a.a.O., Rz. 1401). Beim stellvertreten-
den Gebrauch ist jedoch von massgebender Bedeutung, dass der Mar-
kenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem
Fremdbenutzungswillen tätig wird (vgl. WANG, a.a.O., Art. 11 N. 107;
WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 60). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch fin-
det etwa bei Markengebrauch durch Tochter-, Konzern- und mit dem Mar-
keninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften
oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer und Wiederverkäufer statt
(vgl. DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 22). Im Rahmen solcher gesellschaftsrecht-
licher oder vertraglicher Verhältnisse kommt es häufig vor, dass Marken-
inhaber die Marke nicht selbst anbringen, sondern damit ihre Tochterge-
sellschaften, Lizenznehmer, Importeure usw. betrauen (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-763/2007 E. 5 K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]).
4.
Die Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV.
B-6378/2011
Seite 12
Demnach endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl
trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das Fristende wird mit
dem Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, vorliegend der Wi-
derspruchsantwort der Beschwerdegegnerin vom 2. Dezember 2010, fi-
xiert. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet
(siehe E. 3.1). Die Vorinstanz hat die massgebliche Gebrauchsfrist mithin
korrekt vom 2. Dezember 2005 bis zum 2. Dezember 2010 festgesetzt.
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerde geltend, sie habe
die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im vor-
instanzlichen Verfahren glaubhaft gemacht. Die Benutzung der Wider-
spruchsmarke sei nunmehr durch die Vorlage weiterer Gebrauchsbelege
bekräftigt. Sie rügt weiter, die Widerspruchsmarke sei mit rechtserhalten-
der Wirkung nicht nur für "kortikosteroidhaltiges Antibiotikum-Hautgel für
Hunde" in Klasse 5 gebraucht worden. Einer Marke sei der im Zusam-
menhang mit einer einzelnen Ware erfolgte Gebrauch als Gebrauch des
im Register eingetragenen Oberbegriffs anzurechnen, wenn der Verkehr
bei einem branchentypischen Hersteller ein Angebot im Umfang des
Oberbegriffs erwarte. Entsprechend habe der Gebrauch der Wider-
spruchsmarke im Zusammenhang mit der Ware "kortikosteroidhaltiges
Antibiotikum-Hautgel für Hunde" deshalb als Gebrauch für den gesamten
Oberbegriff "produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires" zu
gelten. Die Beschwerdegegnerin bestreitet den Gebrauch der Wider-
spruchsmarke weiterhin und befürchtet zusammen mit der Vorinstanz,
dass die allfällige Bejahung eines rechtserhaltenden Markengebrauchs
für mehr als nur "kortikosteroidhaltiges Antibiotikum-Hautgel für Hunde"
den Schutzumfang der Marke ungerechtfertigt ausdehnen würde.
5.2 Die von der Beschwerdeführerin angebotenen Gebrauchsbelege wur-
den mit Ausnahme der Belege 30 bis 50 von ihr bereits im vorinstanzli-
chen Verfahren vorgelegt. Die Einreichung neuer Gebrauchsbelege im
Beschwerdeverfahren ist zulässig. Die Beschwerdeführerin legt gesamt-
haft folgende Belege ins Recht [Nummerierung durch das Bundesverwal-
tungsgericht]:
– Beleg 1: Zulassungsbescheinigung für „Fuciderm ad ., Gel“, 01. Juli
1998.
– Beleg 2: Zulassungsbescheinigung für „Fuciderm ad ., Gel“, 23. Ok-
tober 2008.
– Beleg 3: Verpackungsdruck „Fuciderm ad .“, Stempel 29. Mai 2009.
B-6378/2011
Seite 13
– Beleg 4: Verpackungsdruck „Fuciderm ad .“, 2005.
– Beleg 5: Verpackungsdruck „Fuciderm ad .“, 2008.
– Beleg 6: Verpackungsdruck „Fuciderm ad .“, 2009.
– Beleg 7: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 1. Februar
2005.
– Beleg 8: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 17. Dezem-
ber 2007.
– Beleg 9: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 6. Juni 2008.
– Beleg 10: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 7. Juli 2008.
– Beleg 11: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 31. Juli
2008.
– Beleg 12: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 23. Oktober
2008.
– Beleg 13: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 17. April
2009.
– Beleg 14: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 28. Mai
2009.
– Beleg 15: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 29. Juli
2009.
– Beleg 16: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 25. März
2010.
– Beleg 17: Tabelle der Dr. E. Gräub AG bezüglich Verkaufszahlen von „Fu-
ciderm“ in den Jahren 2008 bis 2010.
– Beleg 18: Rechnung der Dechra Veterinary Products A/S an Dr. E Gräub
AG vom 11. Februar 2008 für „Fuciderm“.
– Beleg 19: Rechnung der Dechra Veterinary Products A/S an Dr. E Gräub
AG vom 17. Dezember 2008 für „Fuciderm“.
– Beleg 20: undatiertes Werbeinserat betreffend „Fuciderm: gezielte Thera-
pie der infizierten Hautstelle“, lanciert durch die BERNA Veteri-
närprodukte und VetXX.
– Beleg 21: undatiertes Werbeinserat der Dr. E Gräub AG für „Fucidin comp.
ad. .“, „Fucithalmic“ und „Fuciderm“ (abgebildete Verpa-
ckung entspricht Beleg 4).
– Beleg 22: Werbeinserat „weniger Stirnrunzeln für alle“ der Dr. E. Graeub
AG (graeub veterinary products) für „Fuciderm“, Aktion gültig bis
28. Februar 2011.
– Beleg 23: Ausdruck der Website der Widersprechenden, List of LEO Phar-
ma Products.
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Seite 14
– Beleg 24 Produkte Schweiz (Pharma und Non-Pharma) der Widerspre-
chenden.
– Beleg 25: Jahresberichte der Jahren 2005-2010 der LEO PHARMA A/S, 55
Industriparken, DK-2570 Ballerup.
– Beleg 26: Auszug aus einem „Distribution Agreement“ zwischen LEO
Pharmaceutical Products Sarath Ltd. und P.P. Pharma Logistik
GmbH vom 23. September 2002.
– Beleg 27: Auszug aus dem Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
bezüglich der Namensänderung der P.P. Pharma Logistik GmbH
zur NextPharma Logistics GmbH vom 10. März 2004.
– Beleg 28: Auszug des Lizenzvertrages ("Supply Agreement") zwischen der
LEO Pharma A/S, Dänemark sowie der LEO Laboratories Ltd.,
Irland und der LEO Animal Health A/S (Tochterunternehmen der
VetXX Holding A/S), Dänemark vom 16. März 2005 bzw. 4. April
2005.
– Beleg 29: Sammelbeilage bestehend aus Internetauszügen zur Übernahme
der VetXX Holding A/S durch Dechra Pharmaceuticals PLC.
– Beleg 30: Verpackungsdruck vom 3. April 2009 mit neuem Design, geneh-
migt durch Swissmedic am 29. Juli 2009.
– Beleg 31: Verfügung der Swissmedic vom 29. Juli 2009 an die Dr. E. Gräub
AG betreffend Gesuch um Änderung des Verpackungsdesigns.
– Beleg 32: Interne Mitteilung der Dechra Pharmaceuticals PLC vom
2. September 2009 bezüglich der Designänderung der Verpa-
ckung des Präparats "Fuciderm" vom 29. Juli 2009 in der
Schweiz.
– Beleg 33: Kopie der Verpackung einer "Fuciderm"-Salbe vom 7. Mai 2009
– Beleg 34: Auszug aus dem Jahresbericht der Dechra Pharmaceuticals PLC
vom 30. Juni 2008
– Beleg 35: Preislisten der Gräub Veterinary Products 2005-2011.
– Beleg 36: Rechnungen der Dr. E. Gräub AG mit zensierten Namen und
Strassenangaben und teils unzensierten Berufsangaben der
Empfänger u.a. für das Präparat "Fuciderm" für die Periode
12.01.2005 - 17.05.2011.
– Beleg 37: Rechnungen der Dr. E. Gräub AG mit unzensierten Postleitzah-
len und teilweise unzensierten Berufsangaben, u.a. für das Prä-
parat "Fuciderm" für die Periode 3.2.2005 - 4.11.2011.
– Beleg 38: Kopien Werbeflyer für "Fuciderm", "Fucidin" und "Fucithalmic"
der Jahre 2007-2009.
– Beleg 39: Ausdruck zu "Fusidinsäure" aus vom
27. Oktober 2011 worin "Fusiderm" als Präparat erwähnt wird
(Zulassungsinhaber Dr. E. Gräub AG).
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Seite 15
– Beleg 40: Pressemitteilung der WEKO betreffend Untersuchung über Tier-
arzneimittel vom Oktober 2004.
– Beleg 41: Artikel zu "Für tierische Leiden in die Apotheke" von Hannes
Britschgi, Saldo 18/2004.
– Beleg 42: Auszug aus betreffend Vertriebspartner in
der Schweiz Dr. E. Gräub AG.
– Beleg 43: Kopien der Verpackungen des Präparates "Fuciderm" der Jahre
2004-2006.
– Beleg 44: Auszug der Website vom 27. Oktober 2008 via
, zuletzt besucht am 20. April 2012.
– Beleg 45: Auszug Geschäftsbericht 2011 der Novartis Gruppe.
– Beleg 46: Auszug Jahresbericht 2010 der Bayer Group.
– Beleg 47: Auszug Jahresbericht 2010 der Pfizer Group.
– Beleg 48: Pressemitteilung vom 27. Juli 2010 von Merk/sanofi aventis
betreffend Ernennung von Herrn Raul Kohan zum CEO von Ani-
mal Health Joint Venture.
– Beleg 49: Kaufquittung und Verpackung des Präparates "Fuciderm" vom
4. Januar 2012, Apotheke Kirche Fluntern in Zürich.
– Beleg 50: Exemplar eines Präparates "Fuciderm".
5.3
5.3.1 Nicht zu berücksichtigen sind die Belege 1, 20-21, 22-24, 26-27,
sowie 49 und 50, weil sie entweder nicht in den relevanten Zeitraum fal-
len, undatiert sind oder keinen Markengebrauch belegen. Nicht in den re-
levanten Zeitraum und damit ausser Betracht fallen die Zulassungsbe-
scheinigung aus dem Jahr 1998 (Beleg 1), das Werbeinserat "weniger
Stirnrunzeln für alle" mit einem Aktionsdatum vom 28. Februar 2011 (Be-
leg 22) sowie die Rechnungen Nr. 6216075, 6324016, 6326263,
6361289, 6046641, 6371081 und 6327571 (Lieferungen nach dem 2. De-
zember 2010, Teile der Belege 36 und 37). Die Werbeinserate, welche als
Beleg 20 und 21 eingereicht wurden, sind undatiert und können dem re-
levanten Zeitraum nicht zugeordnet werden. Das am 4. Januar 2012 ge-
kaufte Präparat "Fusiderm" und seine Verpackung (Belege 49 und 50)
führen zwar die hinterlegte Marke auf, wurden aber nicht im relevanten
Zeitraum eingekauft. Schliesslich enthalten die Belege 23, 24, 26 und 27
lediglich Hinweise auf die Firma der Beschwerdeführerin und andere
Marken, nicht aber auf die Widerspruchsmarke. Als Gebrauchsbelege
kommen diese Unterlagen daher nicht in Frage.
B-6378/2011
Seite 16
5.3.2 Ebenfalls unberücksichtigt bleiben muss der von der Beschwerde-
führerin ins Recht gelegte Entscheid des HABM in einem Widerspruchs-
verfahren betreffend den europäischen Teilen der vorliegend streitenden
internationalen Registrierungen. Im Einklang mit der Beschwerdegegnerin
muss festgehalten werden, dass der womöglich rechtserhaltende
Markengebrauch der Widerspruchsmarke ausserhalb der Schweiz nicht
ohne Weiteres als Gebrauch in der Schweiz angerechnet werden kann.
Grundsätzlich muss der Markengebrauch nämlich in der Schweiz erfolgt
sein. Vom Territorialitätsprinzip sind einzig zwei Ausnahmen zulässig: zum
einen der Gebrauch für den Export und zum anderen Art. 5 des Überein-
kommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland
betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz
(SR 0.232.149.136), der den Markengebrauch in Deutschland dem
Gebrauch in der Schweiz gleichstellt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.7 "Life" und "Lifetec"/"Life
Technologies" und "Life Technologies", Life/My Life, Life/Platinum Life mit
Hinweisen). Die Rechte aus diesem Staatsvertrag können zum Vornher-
ein nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige
dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in einer der beiden Ver-
tragsstaaten beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt,
wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerb-
liche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben
(BGE 124 III 283 mit weiteren Hinweisen). Vorliegend liegen dem Gericht
keine Angaben vor, dass eine dieser Voraussetzungen erfüllt ist, weshalb
der Entscheid des HABM, selbst bei einer Bejahung des rechtserhalten-
den Gebrauchs in Deutschland durch das HABM, auf den vorliegenden
Fall keine Präjudizwirkung hat.
5.4 In den relevanten Zeitraum fallen und ausserdem den Verkauf von mit
"Fuciderm" gekennzeichneten Waren der Klasse 5 belegen die Rechnun-
gen an diverse Tierärzte in der Deutschschweiz und Romandie, welche
die Beschwerdeführerin erst dem Bundesverwaltungsgericht vorgelegt
hat (vgl. Belege 36 und 37). Wie die Beschwerdegegnerin bemängelt,
sind in sämtlichen Rechnungen alle Namen der Empfänger sowie teils
auch deren Postleitzahl und Ortsangaben geschwärzt. Bei diversen
Rechnungen sind gar die gesamten Empfängerdaten geschwärzt. Es wä-
re der Beschwerdeführerin tatsächlich zuzumuten gewesen, diese zumin-
dest dem Gericht gegenüber offen zu legen, was die Beurteilung dieser
Belege vereinfacht hätte. Entgegen der Meinung der Beschwerdegegne-
rin kann aber vorliegend aufgrund einiger Indizien trotzdem glaubhaft ge-
schlossen werden, dass die mit "Fuciderm" gekennzeichneten Präparate
B-6378/2011
Seite 17
an verschiedene Kunden in der Schweiz vertrieben wurden. So sind die
Kundennummern, die Totalpreise sowie – wo vorhanden – die Berufsbe-
zeichnungen nirgends geschwärzt worden. Gemäss diesen Kundennum-
mern wurden die Präparate an 31 verschiedene Kunden verkauft, wobei
fünf davon wiederkehrende Kunden sind. Weiter sind die Totalpreise in
Schweizer Franken ausgewiesen, was glaubhaft auf einen Inlandvertrieb
schliessen lässt. Schliesslich wurde das Präparat an Dritte, mehrheitlich
Tierärzte, in der Deutsch- und Westschweiz geliefert.
5.5 Die Beschwerdeführerin belegt mit diesen Rechnungen weiter, dass
im relevanten Zeitraum insgesamt 224 Präparate vertrieben wurden. Dies
ist – wie die Beschwerdegegnerin zu Recht feststellt – angesichts der
Tatsache, dass in der Schweiz mindestens eine halbe Million Hunde
gehalten werden (vgl. Broschüre Hunde, Bundesamt für Veterinärwesen,
Auflage 2013, S. 3, abrufbar unter: > Themen >
Hunde), sehr gering. Mit Verweis auf die Rechtsprechung wendet die Be-
schwerdeführerin in diesem Zusammenhang ein, dass quantitativ eine
minimale Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem Umfang genü-
ge, soweit darin ein dauerhaftes und kein bloss vorübergehendes Ange-
bot erkannt werde (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008
vom 26. September 2008 E. 2 Red Bull/Dancing Bull; WANG, a.a.O.,
Art. 11 N. 66 mit weiteren Hinweisen). Dazu ist im Sinne der Beschwerde-
führerin festzustellen, dass die belegten Verkäufe regelmässig und dau-
erhaft sind. Auch ist ein gewisses Verkaufsmuster ersichtlich: So belegt
die Beschwerdeführerin jährlich rund 45 Verkäufe, vornehmlich an Tier-
ärzte. Insofern stehen die in Beleg 17 mit durchschnittlich 20'000 ange-
gebenen Verkäufe pro Jahr für die Jahre 2008 bis 2010 in einem deutli-
chen Gegensatz zu den effektiv belegten Verkaufszahlen. Dieser Beleg
über die Verkaufszahlen diverser von der E. Gräub AG vertriebenen Pro-
dukte (u.a. Fuciderm) ist allerdings – wie von der Vorinstanz zu Recht
festgestellt – als reines firmeninternes Dokument zu qualifizieren und
taugt nicht zum Gebrauchsbeleg, weshalb er trotz irritierender Abwei-
chung bei der Beurteilung des ernsthaften Gebrauchs nicht zu berück-
sichtigen ist. Es ist daher einzig von den belegten, tiefen Verkaufszahlen
auszugehen. Eines bestimmten Mindestumsatzes bedarf es zwar nicht
(BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 39 mit weiteren Hinweisen), doch um bei ei-
ner minimen Marktaktivität einen ernsthaften Gebrauch zu bejahen, muss
diese regelmässig und über einen längeren Zeitraum erfolgen (WANG,
a.a.O., Art. 11 N. 69). Weiter muss diese Marktaktivität grundsätzlich die
Absicht erkennen lassen, jede mit diesem Angebot ausgelöste Nachfrage
entsprechen zu können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
B-6378/2011
Seite 18
246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 Red Bull/Dancing Bull). Vorlie-
gend belegt die Beschwerdeführerin über den gesamten relevanten Zeit-
raum einen regelmässigen, zahlenmässig kaum schwankenden Verkauf
ihrer Präparate in der Schweiz (vgl. Belege 36 und 37). Weiter erscheint
ihre Bereitschaft, einer allfällig grösseren Nachfrage zu entsprechen auf-
grund der vorgelegten Lieferungsscheine (vgl. Belege 18 und 19) über
insgesamt 4'200 Einheiten durch die Dechra Veterinary Products A/S an
die E. Gräub AG als glaubhaft. Die schweizerische Vertreiberin verfügt
demnach über einen grösseren Bestand als die effektiven Verkäufe es
vermuten lassen. Weiter belegt die Beschwerdeführerin glaubhaft, dass
ihre schweizerische Vertriebspartnerin jährlich Werbeaktionen durchführt
(vgl. Beleg 38), so dass kein passives Warten auf Zufallsbestellungen zu
erkennen ist. Weiter handelt es sich beim unter der Widerspruchsmarke
angebotenen Antibiotikum-Hautgel für Hunde um ein Präparat, welches
nicht zur täglichen Pflege eines Hundes gehört. Auch wenn in der
Schweiz zahlenmässig eine hohe Anzahl Hunde gehalten werden, ist
vernünftigerweise nicht zu erwarten, dass eine Mehrheit regelmässig sol-
che Hautinfektionen hat, weshalb ein gelegentlicher Gebrauch genügt
(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5342/2007 vom 29. Februar
2008 E. 5.2 Whale/Wally, B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 6.4.2 No
Name [fig.]/No Name [fig.]). Gesamthaft kann demnach festgestellt wer-
den, dass die Beschwerdeführerin im relevanten Zeitraum einen minimen
aber regelmässigen, der Nachfrage entsprechenden und damit ernsthaf-
ten Gebrauch der Marke "Fuciderm" in der Schweiz glaubhaft gemacht
hat.
5.6 Problematisch und bereits im vorinstanzlichen Verfahren streitig ist
die Zuordnung des Markengebrauchs in der Schweiz zur Widersprechen-
den bzw. Beschwerdeführerin. Keiner der eingereichten Belege zeigt
nämlich einen Markengebrauch durch die Beschwerdeführerin selber auf.
Hierzu legt die Beschwerdeführerin diverse Belege vor, welche darlegen
sollen, dass die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Präparate
in der Schweiz durch die Zulassungsinhaberin Dr. E. Gräub AG vertrieben
werden, welche ihrerseits die Präparate von der VetXX Holding A/S bzw.
der Dechra Pharmaceuticals PLC bezieht, die wiederum mit dem Mutter-
konzern der Beschwerdeführerin eine Vertriebsvereinbarung bezüglich
Fuciderm abgeschlossen haben. Die schweizerische Zulassungsinhabe-
rin gebrauche daher die Widerspruchsmarke als Unterlizenznehmerin im
Einverständnis und indirekt im Auftrag der Beschwerdeführerin. Die Be-
schwerdegegnerin bestreitet vorliegend die Glaubhaftmachung eines
Markengebrauchs mit Zustimmung der Beschwerdeführerin. Aufgrund der
B-6378/2011
Seite 19
damals eingereichten Belege kam auch die Vorinstanz im Widerspruchs-
verfahren zum Schluss, dass die Zustimmung zum Markengebrauch
durch die Vertriebsfirmen nicht rechtsgenüglich glaubhaft gemacht wurde.
5.6.1 Aus den im Beschwerdeverfahren eingereichten Rechnungen (Be-
lege 36 und 37) und der massgebenden Zulassungsbescheinigung (Be-
leg 2) geht hervor, dass das Präparat "Fuciderm" in der Schweiz durch
die E. Gräub AG vertrieben wird. Auf den älteren Verpackungen sind so-
wohl die Zulassungsinhaberin als auch die Herstellerin LEO Laboratories
Ltd. in Irland aufgeführt (Belege 4 und 5). Diese Verpackungskopien sind
zwar interne Dokumente, da Artwork (vgl. angefochtene Verfügung, Titel
II, Ziff. 11, S. 7), und taugen als solche nicht zum Gebrauchsbeleg, aber
als Indiz für die Geschäfts- und Vertriebsstruktur der Beschwerdeführerin
können sie herangezogen werden. Gemäss den Jahresberichten der Jah-
re 2005 bis 2010 (Beleg 25) ist die Herstellerin zu 100% ein Tochterunter-
nehmen der LEO Pharma A/S in Ballerup (Dänemark). Auch die Marken-
inhaberin und Beschwerdeführerin Leo Pharma BV ist zu 100% ein Toch-
terunternehmen der LEO Pharma A/S (Beleg 25). Alleine aus der Tatsa-
che, dass die Zulassungsinhaberin und ein Schwesterunternehmen der
Beschwerdeführerin gemeinsam auf der Verpackung des mit der Wider-
spruchsmarke gekennzeichneten Präparates aufgeführt werden, kann
glaubhaft geschlossen werden, dass die Zulassungsinhaberin die Wider-
spruchsmarke in der Schweiz zumindest bis zum Abschluss der nachfol-
gend zu überprüfenden Vertriebsvereinbarung im Einverständnis mit der
Beschwerdeführerin gebraucht hat.
5.6.2 Wie die Beschwerdeführerin angibt, schlossen der Mutterkonzern
der Beschwerdeführerin und die Herstellerin des Präparates mit der Ver-
triebsfirma LEO Animal Health A/S am 16. März bzw. 4. April 2005 eine
Vertriebsvereinbarung ab (Beleg 28). Mangels eingereichtem Vereinba-
rungstext kann ohne weitere Indizien aus diesem Dokument lediglich ge-
schlossen werden, dass die Widerspruchsmarke irgendwie betroffen (vgl.
S. 4 der Vertriebsvereinbarung [Beleg 28]) und die Vereinbarung auf die
VetXX Holding A/S übergegangen ist (vgl. Deckblatt der Vertriebsverein-
barung [Beleg 28]). Da diese Firma aber fortan auf der schweizerischen
Verpackung neben der Zulassungsinhaberin erschien (Belege 3 und 33),
ist glaubhaft anzunehmen, dass zwischen der VetXX Holding A/S und der
schweizerischen Zulassungsinhaberin eine Unterlizenz zum Vertrieb in
der Schweiz existiert und diese der Vertriebsvereinbarung zwischen dem
Mutterkonzern der Beschwerdeführerin und der VetXX Holding A/S nicht
widerspricht. Damit kann glaubhaft geschlossen werden, dass die Wider-
B-6378/2011
Seite 20
spruchsmarke mit Zustimmung der Beschwerdeführerin in der Schweiz
auch nach Abschluss der Vertriebsvereinbarung durch die Zulassungsin-
haberin gebraucht wurde, auch wenn dem Gericht kein Beleg vorliegt, der
diese Verbindung direkt belegen würde. Diese Zustimmung ist zumindest
bis zur nachstehend zu überprüfenden Übernahme der VetXX Holding
A/S durch die Dechra Pharmaceuticals PLC im Jahr 2008 als glaubhaft
zu erachten.
5.6.3
5.6.3.1 Gemäss den Angaben der Beschwerdeführerin (Beschwerde,
Ziff. 16), der Homepage der VetXX Holding A/S (Beleg 29) sowie dem
Jahresbericht der Dechra Pharmaceuticals PLC (Beleg 34) wurde die
Vertriebspartnerin VetXX Holding A/S am 16. Januar 2008 zu 100% von
der Dechra Pharmaceuticals PLC übernommen. Die Beschwerdeführerin
gibt in diesem Zusammenhang an, dass sämtliche Aktiven und Passiven
der VetXX Holding A/S – und damit auch die Vertriebsvereinbarung zwi-
schen ihr und der Vertriebsfirma VetXX Holding A/S – auf das überneh-
mende Unternehmen Dechra Pharmaceuticals PLC übergegangen sind.
Während die Beschwerdegegnerin dies bestreitet, kam die Vorinstanz im
Widerspruchsverfahren zum Schluss, dass dies aufgrund der ihr damals
vorliegenden Unterlagen nicht zweifelsfrei angenommen werden konnte.
5.6.3.2 In Folge der Übernahme wurde das Verpackungsdesign der Fuci-
derm-Präparate in der Schweiz Ende Juli 2009 geändert: Fortan erscheint
die Dechra Pharmaceuticals PLC neben der Zulassungsinhaberin (Beleg
30). Diese Verpackungsänderung wurde von der Swissmedic bewilligt
(Belege 30 und 31) und firmenintern durch den Mutterkonzern mitgeteilt
(Beleg 32, Mitteilung des Mutterkonzerns an das Tochterunternehmen).
Aus der Tatsache, dass die bisherige Zulassungsinhaberin weiterhin als
solche aufgeführt wird, ist zu schliessen, dass zwischen der Dechra
Pharmaceuticals PLC und der E. Gräub AG ebenfalls eine Geschäftsver-
bindung besteht. Dies bestätigt auch der Hinweis auf der Homepage der
Dechra Pharmaceuticals PLC, wonach die Zulassungsinhaberin ihre ein-
zige Vertriebspartnerin in der Schweiz ist (Beleg 42). Dass effektive Ge-
schäftsverbindungen bestehen, ergibt sich auch aus den belegten Liefe-
rungen der Dechra Veterinary Products A/S an die Zulassungsinhaberin
(Belege 18 und 19). Im Zusammenhang mit diesen Lieferungen bestreitet
die Beschwerdegegnerin zwar, dass diese der Dechra Pharmaceuticals
PLC zugerechnet werden können. Dem ist im Einklang mit der Be-
schwerdeführerin aber zu widersprechen: Die Dechra Pharmaceuticals
PLC ist der Mutterkonzern verschiedener Tochterunternehmen, wozu
B-6378/2011
Seite 21
auch die Dechra Veterinary Products A/S gehört (vgl. Aufstellung der Hol-
dingstruktur in: Jahresbericht Dechra Pharmaceuticals PLC für das Jahr
2008 [Beleg 34]). Dieses Tochterunternehmen ist eine reine Vertriebsfir-
ma (vgl. Beschrieb der Dechra Veterinary Products A/S im Jahresbericht
2008 der Dechra Pharmaceuticals PLC [Beleg 34], S. 99), weshalb es
nicht erstaunt, dass der Vertrieb der Präparate über dieses Unternehmen
abgewickelt wird. Damit belegt die Beschwerdeführerin glaubhaft, dass
zwischen der E. Gräub AG und der Dechra Pharmaceuticals PLC eine
Vertriebsvereinbarung bestehen muss.
5.6.3.3 Allerdings liegen dem Gericht keine Belege vor, welche eine direk-
te vertragliche Verbindung zwischen der Beschwerdeführerin bzw. ihrem
Mutterkonzern und der Dechra Pharmaceuticals PLC belegen würden. Es
bleibt demnach abzuklären, ob die Vertriebsvereinbarung glaubhaft auf
die übernehmende Gesellschaft übergangen ist und damit das Unterli-
zenzverhältnis zwischen den beiden Vertriebsfirmen (vgl. E. 5.6.3.2 hier-
vor) der ursprünglichen Vertriebsvereinbarung (Beleg 28) nicht entgegen-
steht.
Gemäss dem Jahresbericht 2008 der Dechra Pharmaceuticals PLC ge-
hört ihr die VetXX Holding A/S zu 100% (Beleg 34, S. 99). Weiter wird in
diesem Jahresbericht darauf hingewiesen, dass das Präparat "Fuciderm"
ein lizenziertes ist und der Dechra Pharmaceuticals PLC die Markenrech-
te demnach nicht gehören (Beleg 34, S. 13). Auch unterscheidet die
Dechra Pharmaceuticals PLC zwischen ihrem "own branded veterinary
pharmaceutical portfolio", also dem Portfolio ihrer Eigenmarken, und je-
nem den sie von der VetXX Holding A/S übernommen hat (Beleg 34,
S. 8). Dass Letztere in Bezug auf "Fuciderm" eine lizenzierte Marke ver-
trieb, geht aus der eingereichten Vertriebsvereinbarung (Beleg 28) sowie
den Verpackungen (Belege 3 und 33) hervor. Es ist daher anzunehmen,
dass mit der Totalübernahme auch die Vertriebsvereinbarung auf das
übernehmende Unternehmen übergegangen ist.
Gesamthaft erscheint es dem Gericht somit als glaubhaft erwiesen, dass
die Vertriebsstruktur des Präparates "Fuciderm" sich auch nach der
Übernahme durch die Dechra Pharmaceuticals PLC nicht verändert hat:
Die Beschwerdeführerin liess ihre mit der Widerspruchsmarke gekenn-
zeichneten Präparate seit Anbeginn der Zulassung in der Schweiz durch
die E. Gräub AG vertreiben (vgl. Belege 1 und 2). Im Jahre 2005 lagerte
sie den Vertrieb insofern aus, als dass eine weitere Vertriebsfirma zwi-
schen ihr und der schweizerischen Vertreiberin geschaltet wurde (vgl. Be-
B-6378/2011
Seite 22
leg 28). Die Einwilligung ihrer Konzernmutter, die Marke "Fuciderm" zu li-
zenzieren, ist der Beschwerdeführerin anzurechnen (vgl. E. 3.8 hiervor).
An dieser Vertriebsstruktur hat sich seither nichts geändert: Einzig die
Besitzverhältnisse des "europäischen" Vertriebsunternehmen wechselten
zweimal die Hand (von LEO Animal Health A/S zu VetXX Holding A/S zu
Dechra Pharmaceuticals PLC), ohne dass die Beschwerdeführerin oder
deren Konzernmutter sich gegen den Vertrieb durch das übernehmende
Unternehmen wehrte. Es ist daher glaubhaft anzunehmen, dass sowohl
die Dechra Pharmaceuticals PLC und ihre Tochterunternehmen, als auch
die schweizerische Zulassungsinhaberin, die E. Gräub AG, die Wider-
spruchsmarke in der Schweiz mit Zustimmung der Beschwerdeführerin
gebrauchen.
5.7 Der Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die E. Gräub AG und
die Dechra Pharmaceuticals PLC bzw. der VetXX Holding A/S ist der Be-
schwerdeführerin demzufolge zuzurechnen.
6.
Zusammenfassend ergibt sich, dass es der Beschwerdeführerin entgegen
der Auffassung der Vorinstanz gelungen ist, den rechtserhaltenden
Gebrauch der Widerspruchsmarke für "kortikosteroidhaltiges Antibioti-
kum-Hautgel für Hunde" in Klasse 5 glaubhaft zu machen. Ob damit auch
– wie von der Beschwerdeführerin behauptet – ein rechtserhaltender
Gebrauch für die von ihr beanspruchten Oberbegriffe "Produits et prépa-
rations pharmaceutiques et vétérinaires" anzunehmen ist, hat die Vorin-
stanz aufgrund der Verneinung jeder Glaubhaftmachung rechtserhalten-
den Gebrauchs ebenso wie die Frage nach dem Vorliegen relativer Aus-
schlussgründe bisher nicht geprüft. Demnach ist die Angelegenheit zur
Erstprüfung an sie zurückzuweisen. Den Parteien würde eine Rechtsmit-
telinstanz genommen, wenn das Bundesverwaltungsgericht hierüber so-
wie über die Gleichartigkeit und die Verwechslungsgefahr direkt entschei-
den würde. Aus diesen Gründen ist die Beschwerde gutzuheissen, die
angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache zur weiteren Beurtei-
lung des Widerspruchs an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Vorinstanz
wird dabei insbesondere zu prüfen haben, welche Bedeutung dem Um-
stand zukommt, dass die Beschwerdegegnerin das Warenverzeichnis ih-
rer internationalen Registrierung eingeschränkt hat (vgl. Sachverhalt
Bst. R hiervor).
B-6378/2011
Seite 23
7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens würde die Beschwerdegegnerin
grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG
und Art. 64 Abs. 1 VwVG), doch da die Beschwerdeführerin die entschei-
denden Gebrauchsbelege erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht hat,
konnte die Vorinstanz diese gar nicht von sich aus prüfen und allenfalls
im selben Sinne entscheiden (vgl. dazu mutatis mutandis das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 13 ASV).
Indessen ist zulasten der Beschwerdegegnerin zu berücksichtigen, dass
diese auch nach Vorlage der Belege durch die Gegenseite an ihren Be-
gehren festgehalten hat (vgl. dazu mutatis mutandis das Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 4 mit
Hinweisen Red Bull/Dancing Bull). Die Kosten des Beschwerdeverfah-
rens von Fr. 4'000.– sind darum beiden Parteien je zur Hälfte aufzuerle-
gen, und von der Zusprechung einer Parteientschädigung ist abzusehen
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. Septem-
ber 2008 E. 4 mit Hinweisen Red Bull/Dancing Bull). Damit ist der Be-
schwerdeführerin der von ihr geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.–
in der Höhe von Fr. 2'000.– zurückzuerstatten. Über die vorinstanzlichen
Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Partei-
entschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entspre-
chend dem Ausgang neu zu befinden.
8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es erwächst bei Zustellung in Rechtskraft.
B-6378/2011
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die angefochtene Verfügung des
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. Oktober 2011
(Widerspruchsverfahren Nr. 11230) aufgehoben und die Sache im Sinne
der Erwägungen zur Beurteilung der relativen Ausschlussgründe an die
Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden hälftig der Beschwerdefüh-
rerin und der Beschwerdegegnerin auferlegt. Der Anteil der Beschwerde-
führerin von Fr. 2'000.– wird mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss
von Fr. 4'000.– verrechnet und der Restbetrag von Fr. 2'000.– wird ihr zu-
rückerstattet. Die Beschwerdegegnerin hat ihren Anteil von Fr. 2'000.– in-
nert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Ge-
richtskasse zu überweisen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und
die auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren
hat die Vorinstanz entsprechend dem Verfahrensausgang neu zu befin-
den.
5.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen:
Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen: Ein-
zahlungsschein, Beilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. W11230; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Sabine Büttler
Versand: 21. August 2013