B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Entscheid bestätigt durch BGer mit
Urteil vom 06.01.2020 (4A_483/2019)
Abteilung II
B-6389/2018
Ur t e i l vom 2 7 . Augu s t 2 0 1 9
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.
Parteien
Outfit7 Limited,
1st Floor Sackville House, 143-149 Fenchurch Street,
GB-EC3M 6BN London,
vertreten durch Dr. iur. Marco Bundi, Rechtsanwalt,
Meisser & Partners AG,
Schulstrasse 1, 7302 Landquart,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Internationale Registrierungen
Nr. 1'111'354 [beige-brauner Hund (fig.)],
Nr. 1'111'357 [Pelzfigur (fig.)],
Nr. 1'111'359 [Elfe (fig.)].
B-6389/2018
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Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierungen
Nr. 1'111'354 [beige-brauner Hund], 1'111'357 [Pelzfigur] und 1'111'359
[Elfe], die auf EU-Gemeinschaftsmarken basieren.
IR 1'111'354 mit Farbanspruch "beige, marron, noir" sieht wie folgt aus:
IR 1'111'357 mit Farbanspruch "marron" hat folgendes Aussehen:
IR 1'111'359 mit Farbanspruch "marron, orange, violet, gris, vert" sieht wie
folgt aus:
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Seite 3
Die drei Bildmarken werden, soweit vorliegend interessierend, für folgende
Waren in Klasse 28 beansprucht:
28: Figurines d'action; jeux pour salles de jeux électroniques; jeux vidéo
électroniques de type pour salles de jeux électroniques; articles vesti-
mentaires pour jouets; ballons de jeu; balles de jeu; jouets pour la bai-
gnade; jouets d'action à piles; jeux de table; bobsleighs; nécessaires
pour faire des bulles de savon; cartes à jouer; décorations et ornements
pour arbres de Noël; poupées conçues pour ressembler à des person-
nages de jeux informatiques; jouets fantaisie électroniques, à savoir
jouets qui enregistrent, reproduisent, déforment ou manipulent électroni-
quement les voix et sons; commandes pour jeux informatiques; patins à
glace; jouets pour bébés; jouets gonflables; patins à roulettes en ligne;
jeux audiovisuels interactifs de poche avec écrans d'affichage à cristaux
liquides autres que pour une utilisation avec des récepteurs de télévi-
sion; tournettes pour cerfs-volants; cerfs-volants; jouets mécaniques;
jouets musicaux; jeux de société; articles pour fêtes sous forme de petits
jouets; jeux pour fêtes; jeux de flipper; personnages de jeu en plastique;
peluches; rembourrages de protection pour le sport; marionnettes; patins
à roulettes; personnages de jeu en caoutchouc; planches à voile; jouets
pour bacs à sable; planches à roulettes; bottines-patins; jeux d'adresse;
skis; planches de snowboard; jouets à presser; machines de jeu auto-
nomes avec sortie vidéo; planches pour le surf; balançoires; jeux de
table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; masques de
carnaval; boules à neige [jouets]; véhicules [jouets]; casques et casques
d'écoute de réalité virtuelle à utiliser pour jouer à des jeux vidéo; jouets
mécaniques; machines pour jeux d'argent.
IR 1'111'354 [Hund] und IR 1'111'357 [Pelzfigur] werden darüber hinaus für
folgende Waren in derselben Klasse beansprucht:
jouets pour l'eau; machines de jeux vidéo pour particuliers à utiliser avec
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.
Am 12. April 2012 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) der Vorinstanz die beantragte Schutzausdehnung auf
die Schweiz. Die Vorinstanz erliess am 28. März 2013 mit Bezug auf alle
drei Registrierungen eine vorläufige Schutzverweigerung im Zusammen-
hang mit einem Teil der in Klasse 28 angemeldeten Waren. Sie beanstan-
dete, die Zeichen erschöpften sich in der Darstellung der Form der strittigen
Waren, würden nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden und ge-
hörten zum Gemeingut.
B-6389/2018
Seite 4
B.
Die Beschwerdeführerin bestritt mit Stellungnahmen vom 28. August 2013
die vorgebrachten Schutzverweigerungsgründe und beantragte, die Re-
gistrierungen vollumfänglich zum Markenschutz zuzulassen. Aufgrund ih-
rer Gestaltungselemente wichen diese deutlich vom Gewohnten und Er-
warteten ab und verfügten über Unterscheidungskraft. Mit Verweis auf an-
dere, für Spielzeug in Klasse 28 eingetragene Bildmarken berief sie sich
sodann auf den Grundsatz der Gleichbehandlung.
C.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 26. November 2013 und 30. August
2016 – nach einer vorübergehenden Sistierung des Verfahrens auf Antrag
der Beschwerdeführerin – an der teilweisen Schutzverweigerung fest. Bei
den Bildmarken handle es sich um naheliegende Wiedergaben der stritti-
gen Waren. Die Warenformen wichen nicht genug vom üblichen Formen-
schatz im betroffenen Warensegment ab, um als Herkunftshinweis verstan-
den zu werden. Einen Anspruch auf Gleichbehandlung verneinte sie.
D.
Mit Schreiben vom 27. Oktober 2016 und 4. August 2017 ersuchte die Be-
schwerdeführerin um Erlass anfechtbarer Verfügungen.
E.
Mit Verfügungen vom 18. Oktober 2018 gewährte die Vorinstanz den inter-
nationalen Registrierungen den Schutz für die Mehrheit der beanspruchten
Waren und Dienstleistungen, verweigerte den IR 1'111'354 [Hund] und
1'111'357 [Pelzfigur] jedoch den Schutz für folgende Waren in Klasse 28:
28: Figurines d'action; jouets pour la baignade; jouets d'action à piles; pou-
pées conçues pour ressembler à des personnages de jeux informa-
tiques; jouets fantaisie électroniques, à savoir jouets qui enregistrent, re-
produisent, déforment ou manipulent électroniquement les voix et sons;
jouets pour bébés; jouets gonflables; jouets mécaniques; jouets musi-
caux; articles pour fêtes sous forme de petits jouets; personnages de jeu
en plastique; peluches; marionnettes; personnages de jeu en caout-
chouc; jouets à presser; poupées parlantes; jouets parlants; jouets pour
l'eau; jouets mécaniques.
Der IR 1'111'359 [Elfe] verweigerte sie den Schutz für nahezu identische
Waren in Klasse 28:
28: Figurines d'action; jouets pour la baignade; jouets d'action à piles; pou-
pées conçues pour ressembler à des personnages de jeux informa-
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tiques; jouets fantaisie électroniques, à savoir jouets qui enregistrent, re-
produisent, déforment ou manipulent électroniquement les voix et sons;
jouets pour bébés; jouets gonflables; jouets mécaniques; jouets musi-
caux; articles pour fêtes sous forme de petits jouets; personnages de jeu
en plastique; peluches; marionnettes; personnages de jeu en caout-
chouc; jouets à presser; poupées parlantes; jouets parlants; jouets mé-
caniques.
Die Vorinstanz sprach den drei Zeichen die konkrete Unterscheidungskraft
mit der Begründung ab, sie erschöpften sich in einer grafisch üblichen und
banalen Darstellung von Warenformen, die angesichts des grossen For-
menschatzes im betroffenen Warenbereich weder unerwartet noch überra-
schend oder originell seien. Sowohl die gewählten Motive einer verfremde-
ten Tierfigur bzw. Elfe als auch die gewählten Gestaltungsmittel in der Art
einer computergenerierten Grafik seien banal. Folglich würden die Zeichen
nicht als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt. Aus den zitierten Vorein-
tragungen lasse sich mangels Aktualität und Vergleichbarkeit kein An-
spruch auf Eintragung gestützt auf die Gleichbehandlungspflicht ableiten.
F.
Mit Beschwerden vom 9. November 2018 gelangte die Beschwerdeführerin
an das Bundesverwaltungsgericht (Verfahren B-6391/2018, B-6389/2018
und B-6393/2018). Sie beantragte, Ziffern 1 der Verfügungen der Vor-
instanz vom 18. Oktober 2018 betreffend die teilweise Schutzverweigerung
der drei internationalen Registrierungen aufzuheben und die Marken voll-
umfänglich zum Schutz in der Schweiz zuzulassen, unter Kosten- und Ent-
schädigungsfolgen.
Zur Begründung führte sie aus, die Zeichen verfügten aufgrund ihrer ge-
stalterischen Merkmale und charakteristischen Einzelheiten, selbst unter
Berücksichtigung der grossen Formenvielfalt auf dem Spielzeugmarkt,
über Unterscheidungskraft. Sie bemängelte die von der Vorinstanz durch-
geführte Recherche des Formenschatzes als wenig aussagekräftig, nicht
mit den hinterlegten Zeichen vergleichbar und zudem nicht auf den Schwei-
zer Markt bezogen. Sodann berief sie sich unter Verweis auf eigene und
dritte Markeneintragungen auf den Grundsatz der Gleichbehandlung.
G.
Die drei Beschwerdeverfahren wurden mit Verfügung vom 13. November
2018 unter der Geschäftsnummer B-6389/2018 vereinigt.
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Seite 6
H.
Mit Vernehmlassung vom 4. Februar 2019 beantragt die Vorinstanz die
kostenfällige Abweisung der Beschwerden, wobei sie auf die Begründung
in der angefochtenen Verfügung verwies und ihre Argumente bekräftigte.
I.
Eine mündliche Verhandlung wurde nicht durchgeführt.
J.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwä-
gungen einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32
und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG,
SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der angefochtenen
Verfügungen ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein
schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist da-
her zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes
vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG,
SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52
Abs. 1 VwVG), die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor
(Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerden ist einzutreten.
2.
2.1 Zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich gelten das Pro-
tokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale
Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) sowie die Pariser Ver-
bandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ,
SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung).
2.2 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies lit. b Ziff. 2 PVÜ darf einer
internationalen Registrierung der Schutz verweigert werden, wenn ihr jeg-
liche Unterscheidungskraft fehlt oder sie "ausschliesslich aus Zeichen oder
Angaben zusammengesetzt [ist], die im Verkehr zur Bezeichnung der Art,
der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des
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Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen kön-
nen, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und
ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz bean-
sprucht wird, üblich sind." Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht
Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG,
SR 232.11), wonach Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz aus-
geschlossen sind, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Lehre und
Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteile des
BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen"; 4A_330/
2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.1 "Magnum").
3.
3.1 Zum Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG zählen Zeichen, welchen die
zur Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unter-
scheidungskraft fehlt, und solche, die mit Blick auf einen funktionierenden
Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; EUGEN
MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Im-
materialgüter- und Wettbewerbsrecht Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 247). Die
Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich nach dem Bedürfnis der Konkurrenten
an der Verwendung des Zeichens für entsprechende Waren oder Dienst-
leistungen, während bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf das
Verständnis der Abnehmer abzustellen ist (BGE 139 III 176 E. 2 "You";
Urteil des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.]";
MARBACH, a.a.O., N. 181).
3.2 Erschöpft sich ein Zeichen in der Abbildung der gekennzeichneten
Ware oder deren Verpackung, ohne dass eine ungewöhnliche Bildperspek-
tive, stilisierte Darstellung oder andere besondere Wiedergabe es unter-
scheidungskräftig individualisiert, unterliegt es denselben Voraussetzun-
gen wie jene dreidimensionalen Marken, die in der Form der angebotenen
Ware oder Verpackung selbst bestehen (sog. "Formmarken"; vgl. Urteile
des BVGer B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 2.2 "1800 Cristallino
[fig.]"; B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 3.2 "emballage [fig.]" m.w.H.).
Ein betrieblicher Herkunftshinweis wird in der Warenbildmarke erst er-
kannt, wenn diese über funktionale oder ästhetische Aspekte der gezeigten
Warenform hinausgeht. Als Gemeingut gelten vor allem einfache geomet-
rische Grundelemente und Formen, die weder in ihren Einzelheiten noch
in Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher
mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben
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Seite 8
(BGE 133 III 345 E. 3.1 "Verpackungsbehälter"; Urteil des BVGer
B-227/2018 vom 8. Mai 2019 E. 2.1 "Ovale Dose [3D]"). Damit die Form
der Ware oder Verpackung für sich als Herkunftshinweis verstanden wer-
den kann, muss sie sich von sämtlichen im beanspruchten Segment im
Zeitpunkt des Entscheids über die Eintragung im Markenregister üblichen
Formen auffällig unterscheiden, was bei einer grossen Formenvielfalt
schwieriger zu erreichen ist (vgl. BGE 137 III 403 E. 3.3.5 "Wellenverpa-
ckung"; Urteile des BVGer B-227/2018 E. 2.3 "Ovale Dose [3D]";
B-1722/2016 E. 5.2 "emballage [fig.]").
3.3 Im Bereich des Gemeinguts sind Grenzfälle einzutragen und ist die
endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (Urteil des BVGer
B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 4.2 "Mobility"; BGE 129 III 225
E. 5.3 "Masterpiece").
4.
Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Kinderspiel-
zeug, Puppen und Spielfiguren, auch mechanischer, elektronischer bzw.
virtueller Art, richten sich an Kinder und Erwachsene, die für diese sorgen.
Sie werden genau betrachtet. Demgegenüber ist bei Partyartikeln und
Badespielen, die neben Kindern auch von Erwachsenen verwendet wer-
den, von einem breiten Adressatenkreis mit geringer Aufmerksamkeit aus-
zugehen (vgl. Urteil des BVGer B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 4
"Nilpferd [fig.]").
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die von der Vorinstanz durchgeführte Ab-
klärung des Formenschatzes beziehe sich nicht auf die Schweiz und zeige
Waren und Tierfiguren, die nicht mit den strittigen Zeichen zusammenhin-
gen. Die Belege seien deshalb nicht zu berücksichtigen. Die Vorinstanz
bringt demgegenüber vor, zur Beurteilung der Formvielfalt auf dem schwei-
zerischen Markt liessen sich auch ausländische Webseiten heranziehen,
da Schweizer Konsumenten bei ausländischen Online-Shops bestellten.
5.2 Soweit sich die Vorinstanz auf datierte Google-Recherchen und
Screenshots aus dem Angebot von Spielzeuganbietern stützt, die auch den
Schweizer Markt beliefern, sind ihre Belege nicht zu beanstanden. Dane-
ben finden sich aber auch undatierte Zusammenstellungen von Abbildun-
gen unbekannten Ursprungs in den Akten, die von Vorinstanz mit Obertiteln
"Material", "Farbe", "Ausdruck" u.ä. versehen wurden. Mit Bezug auf die
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Seite 9
Formen- und Gestaltungsvielfalt von Waren auf dem Schweizer Markt ha-
ben letztere keine Beweiskraft. Im Übrigen kann auf die ständige Praxis
des Bundesverwaltungsgerichts zu Internetrecherchen verwiesen und da-
ran erinnert werden, dass der Nachweis der Kenntnisnahme durch das
Schweizer Publikum der Vorinstanz obliegt (Urteile des BVGer B-181/2007
vom 21. Juni 2007 E. 4.4 "Vuvuzela"; B-5484/2013 vom 22. Juli 2014 E. 4
"Companion"; B-6219/2013 vom 27. April 2016 E. 5.2.3 "Rote Damen-
schuhsohle"; B-227/2018 E. 5.3.1 "Ovale Dose [3D]"; B-1920/2014 vom
1. September 2015 E. 5.3 "Nilpferd [fig.]"; B-6304/2016 vom 24. Juli 2018
E. 5.3.3 "Apple").
6.
6.1 Die Vorinstanz spricht den drei Registrierungen die Unterscheidungs-
kraft mit der Begründung ab, sie erschöpften sich in einer grafisch üblichen
und banalen Darstellung von Warenformen, die angesichts der grossen
Formenvielfalt im Bereich der Spielzeugfiguren und Puppen in Klasse 28
weder unerwartet noch überraschend oder originell seien. Daran ändere
nichts, dass sich die abgebildeten Figuren von realen Lebewesen unter-
schieden bzw. in verfremdeter Weise dargestellt seien, da im Spielzeugbe-
reich nicht nur naturalistisch gehaltene Lebewesen und Personen, sondern
auch Fabelwesen, Märchenfiguren und fantasievolle Nachbildungen wirk-
licher Tiere üblich seien. Die gewählten Motive seien daher banal. Auch die
gewählten Gestaltungsmittel – unrealistische Proportionen, am Kindchen-
schema orientierte, übergrosse Köpfe und Augen, aufrechte Körperhaltung
– verliehen den Zeichen keine Unterscheidungskraft, sondern seien gän-
gige Attribute von Spielzeugfiguren. Auch die grafische Ausgestaltung in
der Art eines computergenerierten Bildes hebe sich nicht genügend von
banalen bildlichen Darstellungen mit dreidimensionaler Wirkung ab.
Der Beschwerdeführerin zufolge verfügen die streitgegenständlichen Re-
gistrierungen über Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Waren. Sie bestreitet nicht, dass auf dem Spielzeugfigurenmarkt
eine grosse Formenvielfalt herrscht, doch ist sie der Ansicht, die drei hin-
terlegten Zeichen verfügten aufgrund ihrer gestalterischer Einzelheiten und
der Verbindung von Material, Farbe, Ausdruck und Körpersprache über
eine ungewohnte und unerwartete Form gegenüber den Vergleichsbeispie-
len, die von der Vorinstanz zusammengetragen worden seien. Ein Freihal-
tebedürfnis bestehe mit Bezug auf keine der drei Marken, da die Konkur-
renz nicht darauf angewiesen sei, die gleichen Gestaltungsmerkmale zu
verwenden.
B-6389/2018
Seite 10
6.2 IR 1'111'354 zeigt eine Figur in Form eines Hundes in aufrechter Hal-
tung mit einem rundlichen Körper, seitlich ausgestreckten Armen, Hänge-
ohren und beige-braunem Fell. Der Blick der Figur ist direkt auf den Be-
trachter gerichtet, der Gesichtsausdruck neutral. Der Kopf erscheint im Ver-
hältnis zum Körper überproportional, was teilweise auf die gewählte Per-
spektive zurückzuführen ist.
Die Belege der Vorinstanz zeigen, dass das Hundemotiv im Spielzeugbe-
reich weit verbreitet ist. Ist das Motiv an sich banal, könnte das Zeichen
einzig aus seinen Gestaltungsmerkmalen Unterscheidungskraft ziehen. In-
dessen ist die Form- und Gestaltungsvielfalt im Spielzeugbereich sehr
gross und eine Gestaltung, die sich hinreichend vom Gewohnten abhebt,
entsprechend schwierig zu erreichen. Naturgetreue, fantasievoll abgewan-
delte und vermenschlichte Darstellungen von Hunden sind gleichermassen
verbreitet. Neben Hunden in liegender und sitzender Haltung werden auch
Hundefiguren in aufrechter Haltung angeboten, sodass weder die Körper-
haltung noch der – im Übrigen neutrale – Gesichtsausdruck der Figur Ori-
ginalität verleiht. Üblich sind auch das flauschige, an einen Teddybär erin-
nernde Fell in beige-brauner Farbe sowie Hängeohren, rundliche Körper-
formen und unrealistische Proportionen unter Betonung von Kopf und Kör-
permitte. Es handelt sich um gängige Attribute von Spielzeugfiguren, denn
sie verleihen Niedlichkeit und wirken einladend. Was den Schattenwurf un-
ter dem Kopf angeht, so ist er auf die gewählte dreidimensionale Darstel-
lung zurückzuführen, fügt dem Zeichen aber kein unterscheidungskräftiges
Merkmal hinzu. Insgesamt hebt sich die streitgegenständliche Figur nicht
hinreichend vom Gewohnten und Erwarteten ab, um als betrieblicher Her-
kunftshinweis erkannt zu werden. Vielmehr werden die Verkehrskreise in
ihr eine Verkörperung der Ware selbst sehen.
Einzig mit Bezug auf die Waren jouets pour la baignade, jouets pour l'eau,
jouets gonflables, personnages de jeu en plastique, personnages de jeu
en caoutchouc hebt sich die hinterlegte Figur durch ihre gestalterischen
Details vom Üblichen ab. Die von der Vorinstanz zusammengetragenen
Beispiele für Badespielzeug zeigen vorwiegend Wassertiere mit glatten
Oberflächen ohne (dreidimensionale oder zweidimensional angebrachte)
Felltextur, stark reduzierte, abgerundete Körperformen, die sich gut zum
Festhalten eignen, und grob gezeichnete Gesichter. Für Spielzeug aus
Plastik und Gummi fehlen Belege, doch liegt es auf der Hand, dass die
Nachbildung von Fell aus diesen Materialien nicht möglich ist. Mit Bezug
auf diese Waren verfügt das Zeichen über Unterscheidungskraft. Indessen
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Seite 11
ist das Motiv eines Hundes als beliebtes Haustier im gesamten Spielzeug-
bereich derart üblich und verbreitet, dass dem Zeichen die Eintragung mit
Bezug auf jene Waren wegen Freihaltebedürfnisses zu verweigern ist.
Zurecht hat die Vorinstanz somit der IR 1'111'354 den Markenschutz in der
Schweiz für die strittigen Waren in Klasse 28 verweigert.
6.3 IR 1'111'359 bildet eine geflügelte Frauenfigur ab, die mit ihren trans-
parenten, insektenartigen Flügeln unschwer als Elfe zu erkennen ist. Die
Figur mit orangerotem Haar, grünen Augen und einem lila eingefärbten,
blattförmigen Kleid steht aufrecht mit seitlich wie zum Flug ausgestreckten
Armen und direktem Blick auf den Betrachter. Die Vorinstanz hält hierzu
fest, die Märchenfigur einer Elfe bzw. Fee sei besonders bei kleinen Mäd-
chen beliebt. Es handle sich um ein im Spielzeugbereich verbreitetes und
folglich banales Motiv. Die von ihr angeführten Belege stützen diese Auf-
fassung. Weibliche Fantasiewesen und Spielfiguren werden durchgehend
mit ähnlichen Attributen dargestellt, nämlich einem klischierten Frauenkör-
per mit übertrieben schmalen Taillen, langen Beinen und winzigen Füss-
chen. Grüne Augen, rötliches Haar, durchscheinende Flügel und blätterar-
tige Gewänder entsprechen traditionellen Elfendarstellungen. Damit hebt
sich das streitgegenständliche Zeichen weder durch sein Motiv noch die
gewählten Gestaltungsmerkmale von den üblichen Formen und Gestaltun-
gen der betroffenen Waren in Klasse 28 ab. Daran ändert auch die auf-
rechte Körperhaltung mit den zum Flug ausgestreckten Armen nichts, han-
delt es sich doch um ein geflügeltes Fantasiewesen. Der Beschwerdefüh-
rerin kann auch nicht gefolgt werden, wenn sie auf die Einmaligkeit der
unsymmetrischen Gesichtshälften der abgebildeten Figur verweist. Viel-
mehr entspricht das Gesicht mit der hohen Stirn, dem Stupsnäschen und
den übergrossen Augen dem Kindchenschema, das Niedlichkeit vermittelt
und im Spielzeugbereich ständig aufgegriffen wird.
Im Ergebnis wird das Zeichen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis er-
kannt und ist von der Vorinstanz für die strittigen Waren in Klasse 28 zu-
recht vom Markenschutz ausgenommen worden.
6.4 Die mit "Pelzfigur" rubrizierte IR 1'111'357 zeigt eine tierähnliche, auf-
recht stehende Fantasiefigur, deren Rücken mit einem zerzausten Pelz be-
deckt ist. Im Verhältnis zum Körper mit dem rundlichen Bäuchlein sind Kopf
und Augen überproportional gross, die Beine und Arme mit den kleinen
Händchen hingegen sehr kurz. Der seitwärts gewandte Blick aus traurigen
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Augen erweckt in Kombination mit den herabhängenden Mundwinkeln
einen betrübten, hilflosen Eindruck.
Die Vorinstanz hält hierzu fest, die Figur unterscheide sich zwar von einem
wirklichen Igel, habe aber grosse Ähnlichkeit zu Spielzeug in Igelform. Ent-
sprechend hat sie die fehlende Unterscheidungskraft des streitgegen-
ständlichen Zeichens mit Abbildungen von Spielzeug-Igeln begründet, die
ihrer Meinung nach vergleichbar sind. Diese zeigen indessen, wie die Be-
schwerdeführerin zurecht moniert, zusammengerollte oder liegende Tierfi-
guren mit einem graubraun melierten, an Stacheln erinnernden Fell, die im
Gegensatz zu der hinterlegten Figur auf den ersten Blick als Igel erkennbar
sind. Die Tiere unterscheiden sich durch ihren fröhlichen, gutmütigen oder
zumindest neutralen Gesichtsausdruck zudem deutlich von dem bemitlei-
denswerten Ausdruck der hinterlegten Figur, der durch das schwer herab-
hängende Fell, das nackte Bäuchlein, die resignierte Körperhaltung und
die dunklen, gedeckten Farben noch verstärkt wird. Die gewählten Gestal-
tungsmerkmale sind für Kinderspielzeug unerwartet düster und verleihen
dem Zeichen, selbst unter Berücksichtigung der grossen Form- und Ge-
staltungsvielfalt auf dem Spielzeugmarkt, Originalität. Es verfügt daher
über Unterscheidungskraft.
Mit Bezug auf IR 1'111'357 ist die Beschwerde somit hinsichtlich sämtlicher
strittiger Waren in Klasse 28 gutzuheissen und das Zeichen zum Marken-
schutz zuzulassen.
7.
7.1 Die Beschwerdeführerin macht mit Verweis auf ältere Markeneintra-
gungen in Klasse 28 einen Anspruch auf Zulassung ihrer Zeichen zum Mar-
kenschutz gestützt auf den Gleichbehandlungsgrundsatz geltend. Ein An-
spruch auf Gleichbehandlung im Unrecht (Art. 8 BV) wird nur ausnahms-
weise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsan-
wendenden Behörde vorliegt und diese zu erkennen gibt, dass sie auch in
Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des BGer
4A_250/2009 vom 10.September 2009 E. 4 "Unox [fig.]"; Urteile des BVGer
B-2894/2014 vom 13. Mai 2016 E. 6.1 "Taschenlampe"; B-227/2018 E. 6.1
"Ovale Dose [3D]").
7.2 Die mit Bezug auf IR 1'111'359 [Elfe] von der Beschwerdeführerin
zitierten Marken P-451'461 (1997), P-538'979 (2003), P-538'970 und wei-
tere (2003), IR 1'033'709 (2011) und CH 597'526 (2010) wurden vor über
B-6389/2018
Seite 13
8 Jahren eingetragen und spiegeln nicht die aktuelle Eintragungspraxis der
Vorinstanz. CH 544'867 (2013) zeigt eine Elfe, die aufgrund ihrer zweidi-
mensionalen Ausgestaltung nicht mit dem streitgegenständlichen, dreidi-
mensional dargestellten Zeichen vergleichbar ist. Zudem vermag eine ein-
zelne Voreintragung keinen Anspruch auf Gleichbehandlung zu begrün-
den.
Hinsichtlich IR 1'111'354 [Hund] verweist die Beschwerdeführerin auf die
Bildmarken P-468'473 (2000), P-468'474 (2000), CH 565'992 (2008),
CH 602'845 (2010), IR 497'365 (1986), IR 532'940 (1989), IR 862'961
(2005), CH 545'209 (2005), IR 958'028 (2006) und CH 553'554 (2007), die
jedoch mangels Aktualität nicht als Vergleichsbasis dienen können.
Die Bildmarke CH 638'166 aus dem Jahr 2012 zeigt ein Gürteltier im Fuss-
balltrikot. CH 694'168, im Jahr 2016 zugelassen, einen Wolf, ebenfalls in
Fussballkleidung. Beide Motive sind eher ungewöhnlich und nicht mit dem
strittigen Zeichen vergleichbar. Die Bildmarke CH 650'161 aus dem Jahr
2013 zeigt zwar einen aufrecht stehenden Hund, doch weicht dieser durch
seine zweidimensionale Ausgestaltung vom strittigen Zeichen ab.
Damit kann die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf Gleichbehand-
lung geltend machen.
8.
Die Beschwerdeführerin verweist schliesslich auf die Eintragung ihrer Re-
gistrierungen als EU-Gemeinschaftsmarken (Nr. 010227486, 010227403).
Massgeblich für die absoluten Ausschlussgründe sind jedoch einzig die
Verhältnisse in der Schweiz. Ausländischen Eintragungsentscheiden
kommt grundsätzlich keine Präjudizwirkung zu (BGE 129 III 225 E. 5.5
"Masterpiece"; Urteil des BVGer B-2418/2014 vom 17. Februar 2016
E. 5.5.2 "bouton [fig.]"). In Grenzfällen sind sie unter Umständen als Indiz
für die Eintragungsfähigkeit zu werten (Urteil des BGer 4A_261/2010 vom
5. Oktober 2010 E. 4.1 "V" [fig.]). Vorliegend ist die Rechtslage aber ein-
deutig und liegt kein Grenzfall vor. Daran ändert, entgegen Ansicht der
Beschwerdeführerin, auch die Länge des 2013 begonnenen und zwischen-
zeitlich sistierten Verfahrens nichts, zumal sie selbst bei der Vorinstanz um
Sistierung des Verfahrens mit Blick auf das inzwischen abgeschlossene
Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht, B-1920/2014 "Nil-
pferd (fig.)", ersucht hat.
B-6389/2018
Seite 14
9.
Zusammenfassend ist die Beschwerde der Beschwerdeführerin betreffend
IR 1'111'357 [Pelzfigur] gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die
Registrierung für sämtliche Waren in Klasse 28 zum Markenschutz in der
Schweiz zuzulassen. Mit Bezug auf IR 1'111'359 [Elfe] und IR 1'111'354
[Hund] sind die Beschwerden abzuweisen.
10.
10.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin
zu einem Drittel. Die Verfahrenskosten sind ihr im entsprechenden Umfang
zu ermässigen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang
und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller
Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Streitigkei-
ten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen.
Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert
(Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und
Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei
bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3
"Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorlie-
gende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vereinigten Beschwerdever-
fahrens sind mit Fr. 4'000.− zu beziffern. Der auf die Beschwerdeführerin
entfallende Anteil von Fr. 2'667.– wird dem von ihr geleisteten Kostenvor-
schuss von Fr. 4'000.– entnommen. Der Restbetrag von Fr. 1'333.– ist ihr
nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu erstatten.
10.2 Der im Verfahren B-6391/2018 obsiegenden Beschwerdeführerin ist
eine Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu
Lasten der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7
Abs. 2 VKGE). Mangels Kostennote ist die Entschädigung anhand der Ak-
ten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Angesichts des Aufwands bei
einfachem Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung von
Fr. 3'000.– (exkl. MWSt.) angemessen. Der Vorinstanz ist als Bundesbe-
hörde keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
B-6389/2018
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde im Verfahren B-6391/2018 wird gutgeheissen. Ziffer 1 der
Verfügung der Vorinstanz vom 18. Oktober 2018 betreffend die internatio-
nale Registrierung Nr. 1'111'357 wird aufgehoben und die Vorinstanz ange-
wiesen, dieser in der Schweiz auch Schutz für folgende Waren zu gewäh-
ren:
28: Figurines d'action; jouets pour la baignade; jouets d'action à piles; pou-
pées conçues pour ressembler à des personnages de jeux informa-
tiques; jouets fantaisie électroniques, à savoir jouets qui enregistrent, re-
produisent, déforment ou manipulent électroniquement les voix et sons;
jouets pour bébés; jouets gonflables; jouets mécaniques; jouets musi-
caux; articles pour fêtes sous forme de petits jouets; personnages de jeu
en plastique; peluches; marionnettes; personnages de jeu en caout-
chouc; jouets à presser; poupées parlantes; jouets parlants; jouets pour
l'eau; jouets mécaniques.
2.
Die Beschwerden in den Verfahren B-6389/2018 und B-6393/2018 werden
abgewiesen.
3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden im Umfang von Fr. 2'667.–
der Beschwerdeführerin auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss
von Fr. 4'000.– entnommen. Der Überschuss von Fr. 1'333.– wird der Be-
schwerdeführerin aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
4.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine reduzierte Par-
teientschädigung von Fr. 3'000.– zugesprochen.
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5.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage:
Rückerstattungsformular)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 1'111'354, 1'111'357, 1'111'359;
Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
(Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Agnieszka Taberska
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde
spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder
zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen
diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist
(Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache
abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 28. August 2019