B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-6390/2015
Ur t e i l vom 1 8 . J u l i 2 0 1 6
Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Beatrice Badilatti.
Parteien
X._______ S.A.S.,
vertreten durch Troesch Scheidegger Werner AG,
Patent- und Markenanwälte,
Schwäntenmos 14, 8126 Zumikon,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Europäisches Patent Nr. ______ –
Wiedereinsetzung in den früheren Stand.
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Sachverhalt:
A.
Die X.____ S.A.S. (nachfolgend: Beschwerdeführerin), Frankreich, ist In-
haberin des europäischen Patentes Nr. EP _____, das […] 2003 erteilt
wurde. Sie wird in der Schweiz seit dem 17. Oktober 2003 durch die Tro-
esch Scheidegger Werner AG (nachfolgend: Vertreterin) vertreten.
B.
Am 31. Januar 2014 lief die Frist für die Bezahlung der 18. Jahresgebühr
samt Zuschlag für das europäische Patent Nr. EP _____ unbenutzt ab.
C.
Mit Schreiben vom 28. Februar 2014 teilte das Eidgenössische Institut für
Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) der Beschwerdeführerin mit,
für das Patent Nr. EP _____ sei die 18. Jahresgebühr nicht innerhalb der
gesetzlichen Frist bezahlt worden. Das Patent sei deshalb erloschen. Zu-
gleich wies die Vorinstanz die Beschwerdeführerin auf die Möglichkeit hin,
innerhalb von zwei Monaten, nachdem sie vom Versäumen der Frist erfah-
ren habe, eine Weiterbehandlung zu beantragen, womit die Löschung rück-
gängig gemacht werden könne.
D.
Mit Eingabe vom 26. November 2014 stellte die Beschwerdeführerin bei
der Vorinstanz ein Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand mit
Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein. Zudem beantragte sie, ihrem
Kontokorrent seien die 18. Jahresgebühr mit Zuschlag, die mit dem Wie-
dereinsetzungsgesuch verbundenen Gebühren sowie, für den Fall der Gut-
heissung des Gesuchs, die 19. Jahresgebühr mit Zuschlag zu belasten.
Zur Begründung führte sie aus, sie sei ohne ihr Verschulden an der Einhal-
tung der Frist zur Entrichtung der 18. Jahresgebühr für den Schweizer Teil
des Patentes EP _____ gehindert worden. Sie habe für die Verwaltung
ihres internationalen Patentportfolios ein über viele Jahre bewährtes Sys-
tem aufgebaut, bei welchem die Aufrechterhaltungsgebühren für die
Schutzrechte über ein automatisches Zahlungssystem eines Serviceprovi-
ders entrichtet werden. Bei der Datenmutation zur Umsetzung eines inter-
nen Beschlusses darüber, einige Schutzrechte durch Nichtbezahlung der
Jahresgebühren fallen zu lassen, sei der zuständigen Sachbearbeiterin ein
Fehler unterlaufen. Diese habe zwar für das Basispatent EP _____ korrek-
terweise und in Übereinstimmung mit den Entscheidungen der Beschwer-
deführerin den Statuscode „Live“ beibehalten, jedoch die nationalen Pa-
tente der Familie EP _____ irrtümlicherweise auf den Status „Abandoned“
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gesetzt. Durch die automatisierte Kommunikation zum Zahlungsservice sei
die Entrichtung der Jahresgebühren für die nationalen Patente eingestellt
worden. Die Frist sei mithin aufgrund eines individuellen, einmaligen Ver-
sehens ausnahmsweise verpasst worden. Die daraufhin zwischen August
2013 und Februar 2014 der Beschwerdeführerin zugegangenen Verfalls-
anzeigen verschiedener nationaler Ämter – darunter auch die Löschungs-
anzeige der Vorinstanz vom 28. Februar 2014 – seien mit den Informatio-
nen in der Verwaltungssoftware verglichen und wegen der dort vermerkten
Angaben als korrekt befunden worden. Dabei sei die Diskrepanz der un-
terschiedlichen Stati zwischen dem Basispatent und seinen nationalen Pa-
tenten nicht erkannt worden. Am 28. September 2014 sei die Beschwerde-
führerin durch die Lizenznehmerin darauf aufmerksam gemacht worden,
dass die nationalen Patente des EP _____, einschliesslich des Schweizer
Teils, offensichtlich fallengelassen worden waren. Erst durch die Überprü-
fung dieser Meldung sei der Fehler erkannt worden. Das Hindernis, auf-
grund dessen die Beschwerdeführerin die 18. Jahresgebühr nicht termin-
gerecht bezahlt habe, sei daher erst mit der Kenntnisnahme der Meldung
der Lizenznehmerin am 28. September 2014 weggefallen. Denn erst durch
diese sei die Beschwerdeführerin veranlasst gewesen, die Sache näher zu
untersuchen.
E.
Die Vorinstanz trat mit Verfügung vom 7. September 2015 auf das Gesuch
um Wiedereinsetzung in den früheren Stand vom 26. November 2014 be-
treffend das europäische Patent Nr. _____ nicht ein. Zur Begründung
führte sie aus, die zweimonatige Frist seit Wegfall des Hindernisses zur
Stellung eines Wiedereinsetzungsgesuchs sei bereits abgelaufen. Die Be-
schwerdeführerin habe darzutun, dass das Hindernis mindestens zwei Mo-
nate vor Einreichung des Wiedereinsetzungsgesuchs noch unverschuldet
fortbestand. Von der Kenntnis des Versäumnisses sei in aller Regel spä-
testens mit Erhalt der Löschungsanzeige auszugehen. Es sei unstrittig,
dass die Vertreterin der Beschwerdeführerin die Löschungsanzeige vom
28. Februar 2014 erhalten habe. Die Zustellung an die Vertreterin komme
derjenigen an die Beschwerdeführerin gleich. Mit Erhalt der Löschungsan-
zeige habe kein Hindernis mehr bestanden, welches die Kenntnisnahme
verhindert hätte. Aufgrund dessen sei von einer Kenntnis des Versäumnis-
ses spätestens ab Anfang März 2014 auszugehen. Selbst wenn die Kennt-
nisnahme des Versäumnisses nicht an den Erhalt der Löschungsanzeige
geknüpft würde, sei ein entschuldbarer Fehler nicht glaubhaft gemacht.
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Seite 4
F.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 8. Oktober 2015
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt Folgendes:
"1. Es sei die Verfügung des IGE vom 7. September 2015 im Verfahren
WE 1370 aufzuheben;
2. Es sei auf das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand vom
26. November 2014 einzutreten und das Patent EP _____ mit Wirkung für die
Schweiz und Liechtenstein in den früheren Stand zu setzen;
3. Es sei im Falle der Gutheissung des Gesuchs um Wiedereinsetzung in den
früheren Stand das IGE anzuweisen, die 18. Jahresgebühr mit Zuschlag sowie
die 19. und 20. Jahresgebühr dem Kontokorrent der Troesch Scheidegger
Werner AG zu belasten;
4. Eventualliter sei die Verfügung des IGE vom 7. September 2015 im Verfah-
ren WE 1370 aufzuheben und die Sache zur materiellen Beurteilung an die
Vorinstanz zurückzuweisen.
5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz."
Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen an, es sei
weder die absolute noch die relative Frist für die Wiedereinsetzung in den
früheren Stand verstrichen. Es liege ein entschuldbarer Fehler einer ihrer
Mitarbeiterinnen vor. Das Hindernis, welches sie von der fristgerechten
Zahlung der 18. Jahresgebühr abgehalten habe, habe auch nach der Zu-
stellung der Löschungsanzeige durch die Vorinstanz unverschuldet fortbe-
standen. Vielmehr sei dieses erst durch die Prüfung der Sachlage seitens
der Beschwerdeführerin infolge des Hinweises der Lizenznehmerin am
28. September 2014 weggefallen.
G.
Mit Vernehmlassung vom 11. Dezember 2015 beantragt die Vorinstanz die
kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Ihrer Auffassung nach sei eine
Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 18. Jahresgebühr zurückzu-
weisen. Sie hält mit Verweis auf die bundesgerichtliche Praxis an der Be-
gründung gemäss ihrer Verfügung vom 7. September 2015 fest.
H.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind,
in den folgenden Erwägungen eingegangen.
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Seite 5
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bun-
desverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) be-
urteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen
nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Ver-
waltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021),
sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Die Beschwerde ist un-
ter anderem nach Art. 33 Bst. e VGG zulässig gegen Verfügungen der An-
stalten und Betriebe des Bundes.
1.2 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung im
Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c VwVG. Das Eidgenössische Institut für Geis-
tiges Eigentum ist eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts gemäss
Art. 33 Bst. e VGG, weshalb das Bundesverwaltungsgericht zur Behand-
lung der Beschwerde zuständig ist (Urteil des BVGer B-730/2011 vom
6. Juni 2012 E. 1).
1.3 Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilge-
nommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie
hat zudem ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Ände-
rung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG).
1.4 Der Streitgegenstand in einem Beschwerdeverfahren umfasst das
durch die Verfügung geregelte Rechtsverhältnis, soweit dieses angefoch-
ten wird. Er wird durch zwei Elemente bestimmt: Erstens durch den Ge-
genstand der angefochtenen Verfügung (Anfechtungsgegenstand) und
zweitens durch die Beschwerdebegehren (Urteil des BVGer B-3311/2012
vom 13. Dezember 2012 E. 1.3; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechts-
pflege, 2. Aufl., 1983, S. 42 ff.). Mit einer Beschwerde gegen einen Nicht-
eintretensentscheid kann daher im Prinzip nur das Nichteintreten bean-
standet und nicht eine materielle Beurteilung verlangt werden (Urteil des
BGer 2C_762/2010 vom 2. Februar 2011 E. 2).
1.5 Die Beschwerdeführerin stellt den Eventualantrag die Verfügung vom
7. September 2015 sei abzuweisen und zur materiellen Beurteilung an die
Vorinstanz zurückzuweisen.
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Seite 6
1.6 Gemäss Dispositiv der Verfügung vom 7. September 2015 ist die Vor-
instanz auf das Begehren der Beschwerdeführerin nicht eingetreten. Indes-
sen ist die Verfügung nicht streng nach ihrem Wortlaut, sondern nach ihrem
wirklichen Gehalt zu verstehen (Urteil 2C_762/2010 E. 2).
1.7 Da das Bundesverwaltungsgericht als nicht letztinstanzlich entschei-
dende Instanz bei einem vorinstanzlichem Nichteintretensentscheid im
Sinne der Prozessökonomie die Sache im Eventualstandpunkt materiell
prüfen kann (RHINOW/KOLLER/KISS/ THURNHERR/BRÜHL-MOSER, Öffentli-
ches Prozessrecht, Grundlagen der Bundesrechtspflege, 3. Aufl., 2014,
S. 279), kann es für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens offen blei-
ben, ob die streitgegenständliche Verfügung nur einen Nichteintretensent-
scheid oder nicht zumindest teilweise einen materiellen Entscheid beinhal-
tet. Jedenfalls hat die Vorinstanz kein Vorbringen, dessen Erörterung für
den Ausgang des Verfahrens relevant ist, mit der Begründung abgelehnt,
sie trete auf das Gesuch um Wiedereinsetzung nicht ein. Damit ist das vor-
instanzliche Vorgehen unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs je-
denfalls nicht zu beanstanden. Demnach erweist sich jedenfalls der Even-
tualantrag der Beschwerdeführerin auf Rückweisung zur materiellen Beur-
teilung als unbehelflich.
1.8 Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die
Vertreterin hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kos-
tenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die
übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 46 ff. VwVG).
1.9 Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 In formeller Hinsicht bringt die Beschwerdeführerin vor, die angefoch-
tene Verfügung sei auch deshalb als materieller Entscheid zu betrachten
(vgl. dazu E. 1.7 hiervor), weil die Gesuchsgebühr betreffend die Wieder-
einsetzung trotz Nichteintretens nicht von der Vorinstanz zurückerstattet
wurde.
2.2 Die Vorinstanz hält dem entgegen, aus dem Dispositiv der Verfügung
gehe klar hervor, dass sie auf das Gesuch um Wiedereinsetzung nicht ein-
getreten sei. Mithin handle es sich um einen formellen Entscheid. Infolge
des Nichteintretens sei die Wiedereinsetzungsgebühr nicht zurückerstattet
und damit der Beschwerdeführerin belastet worden.
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Seite 7
2.3 In Bezug auf das Gesuch um Wiedereinsetzung sieht Art. 15 Abs. 2 der
Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (Patentver-
ordnung, PatV, SR 232.141) ausdrücklich eine Gebühr vor, welche die Be-
schwerdeführerin an die Vorinstanz entrichtet hat. Der Charakter der streit-
gegenständlichen Verfügung ändert sich durch die Nichtrückerstattung der
Gebühr für das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand nicht.
Im Übrigen stellt die Beschwerdeführerin diesbezüglich keine Anträge, ins-
besondere macht sie die Rückerstattung der von ihr entrichteten Gebühr
nicht zum Gegenstand eines Begehrens.
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin führt zur Begründung ihres Gesuchs um Wie-
dereinsetzung an, es liege ein entschuldbarer Fehler einer ihrer Mitarbei-
terinnen vor. Diese habe einen Entscheid der Beschwerdeführerin vom
12. Dezember 2012, mehrere Schutzrechte der Patentfamilie 038 durch
Nichtbezahlung der Jahresgebühren fallen zu lassen, das Schutzrecht
EP _____mit seinen noch aktiven nationalen Schutzrechten jedoch auf-
rechtzuerhalten und die für diese anfallenden Jahresgebühren weiterhin zu
entrichten, unkorrekt in die Verwaltungssoftware eingefügt. Sie habe die
zum Patent EP _____ gehörenden nationalen Patente versehentlich auf
„Abandoned“ gesetzt. Durch die automatisierte Kommunikation zum Zah-
lungsservice sei die Entrichtung der Jahresgebühren für die nationalen Pa-
tente dementsprechend eingestellt worden. Die Vertreterin habe sie die Lö-
schungsanzeige der Vorinstanz vom 28. Februar 2014 zwar erhalten, da
diese im Einklang mit dem damaligen Stand der Daten in der Verwaltungs-
software gestanden habe, sei der Irrtum jedoch nicht erkannt worden. Die
Vertreterin habe nicht über die erforderlichen Angaben verfügt, um den Irr-
tum aufzudecken, und die Beschwerdeführerin habe aufgrund der Anga-
ben in ihrem Datenverwaltungsprogramm von der Richtigkeit der Nichtbe-
zahlung der 18. Jahresgebühr ausgehen dürfen. Die Unkenntnis über die
versäumte Frist sei deshalb entschuldbar und das Hindernis nicht durch
den Erhalt der Löschungsanzeige vom 28. Februar 2014 weggefallen. Viel-
mehr habe dieses unverschuldet fortbestanden, bis es durch den Hinweis
der Lizenznehmerin am 28. September 2014, der die fehlerhafte Datenmu-
tation ans Licht brachte, tatsächlich ausgeräumt wurde. Entsprechend sei
das Wiedereinsetzungsgesuch vom 26. November 2014 fristgerecht ein-
gereicht worden.
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Seite 8
3.2 Nach Ansicht der Vorinstanz habe die Beschwerdeführerin nicht glaub-
haft gemacht, dass mindestens zwei Monate vor Einreichung des Wieder-
einsetzungsgesuchs ein unverschuldetes Hindernis bestand. Die Be-
schwerdeführerin sei mit Löschungsanzeige vom 28. Februar 2014 auf ihr
Versäumnis (Nichtbezahlung der 18. Jahresgebühr) hingewiesen, über die
Löschung informiert sowie auf die Möglichkeit hingewiesen worden, ein
Weiterbehandlungsgesuch gemäss Art. 46a PatG zu stellen. Es sei unstrit-
tig, dass die Vertreterin die Löschungsanzeige vom 28. Februar 2014 er-
halten habe. Nach konstanter Praxis des Bundesgerichts komme die Zu-
stellung an die Vertreterin derjenigen an die Beschwerdeführerin gleich.
Gerade weil es notorisch zu falschen Eingaben in Computerdatenbanken
kommt, hätte sich die Beschwerdeführerin nicht damit begnügen dürfen,
die Löschungsanzeige gegen den Datenbankbestand abzugleichen. Der
Erhalt der Löschungsanzeige sei folglich als Zeitpunkt des Wegfalls des
Hindernisses massgeblich. Daher sei die relative Frist von zwei Monaten
zur Einreichung eines Wiedereinsetzungsgesuchs seit Wegfall des Hinder-
nisses nicht eingehalten. Selbst wenn auf das Gesuch eingetreten würde,
wäre das Gesuch abzuweisen, da die Beschwerdeführerin nicht dargelegt
habe, dass das Hindernis durch hinzugetretene äussere Umstände ver-
schuldet sei.
3.3 Das Erlangen und Aufrechterhalten eines Patents sowie das Behan-
deln von besonderen Anträgen setzen nach Art. 41 des Bundesgesetzes
vom 25. Juni 1954 über die Erfinderpatente (Patentgesetz, PatG,
SR 232.14) die Bezahlung der in der Patentverordnung vorgesehenen Ge-
bühren voraus (Art. 118a PatV). Das Patent erlischt, wenn eine fällig ge-
wordene Jahresgebühr nicht rechtzeitig bezahlt wird (Art. 15 Abs. 1 Bst. b
PatG). Die Jahresgebühren sind für jede Anmeldung und jedes Patent ab
Beginn des fünften Jahres nach der Anmeldung alljährlich im Voraus zu
bezahlen (Art. 18 Abs. 1 PatV). Sie werden jedes Jahr am letzten Tag des
Monats fällig, in dem das der Anmeldung zuerkannte Anmeldedatum liegt
(Art. 18 Abs. 2 PatV). Sie sind spätestens am letzten Tag des sechsten Mo-
nats ab der Fälligkeit zu zahlen. Erfolgt die Zahlung nach dem letzten Tag
des dritten Monats ab der Fälligkeit, so ist ein Zuschlag zu entrichten
(Art. 18 Abs. 3 PatV). Ein Patent, für das eine fällige Jahresgebühr nicht
rechtzeitig bezahlt worden ist, wird im Register gelöscht (Art. 18b Abs. 1
PatV). Das Institut löscht das Patent mit Wirkung vom Datum der Fälligkeit
der nicht gezahlten Jahresgebühr. Die Löschung wird dem Patentinhaber
angezeigt (Art. 18b Abs. 2 PatV). Das Institut macht den Anmelder oder
Patentinhaber auf die Fälligkeit einer Jahresgebühr aufmerksam und weist
ihn auf das Ende der Zahlungsfrist und die Folgen der nicht rechtzeitigen
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Seite 9
Zahlung der Gebühr hin. Es kann auf Verlangen des Anmelders oder Pa-
tentinhabers Anzeigen auch an Dritte versenden, die für ihn regelmässig
Zahlungen leisten. Ins Ausland werden keine Anzeigen versandt (Art. 18d
PatV).
3.4 Vermag der Patentinhaber glaubhaft zu machen, dass er ohne sein
Verschulden an der Einhaltung einer durch das Gesetz oder die Vollzie-
hungsverordnung vorgeschriebenen oder vom Institut angesetzten Frist
verhindert wurde, so ist ihm auf sein Gesuch hin die Wiedereinsetzung in
den früheren Stand zu gewähren (Art. 47 Abs. 1 PatG). Das Gesuch ist
innert zwei Monaten seit dem Wegfall des Hindernisses, spätestens aber
innert eines Jahres seit dem Ablauf der versäumten Frist bei der Behörde
einzureichen, bei welcher die versäumte Handlung vorzunehmen war.
Gleichzeitig ist die versäumte Handlung nachzuholen (Art. 47 Abs. 2
PatG). Wird dem Gesuch entsprochen, so wird dadurch der Zustand her-
gestellt, welcher bei rechtzeitiger Handlung eingetreten wäre; vorbehalten
bleibt Art. 48 PatG (Art. 47 Abs. 4 PatG).
3.5 Nach Art. 47 Abs. 2 PatG ist das Gesuch um Wiedereinsetzung inner-
halb von zwei Monaten seit Wegfall des Hindernisses einzureichen. Dies-
bezüglich muss der Hinderungsgrund, aufgrund dessen die Wiedereinset-
zung für die versäumte Handlung verlangt wird, mit dem Versäumnis in
kausaler Beziehung stehen (BGE 99 Ib 122 E. 2c; BÜHLER/BLIND BURI, Ent-
stehung des Patents, in: von Büren/Davis [Hrsg.], Schweizerisches Imma-
terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. IV, Patentrecht und Know-how, un-
ter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, 2006, S. 230).
Mit anderen Worten stellt nicht jede Ursache, welche in irgendeiner Form
zur Nichtbezahlung der Jahresgebühr beigetragen hat, ein Hindernis im
Sinne von Art. 47 Abs. 2 PatG dar. Vielmehr ist auf jenes Hindernis abzu-
stellen, welches den Patentrechtsinhaber oder dessen Vertreter letztlich
von der Kenntnisnahme des Versäumnisses trotz pflichtgemässem Verhal-
ten abgehalten hat. Gemäss der konstanten Praxis des Bundesgerichts zu
Art. 47 Abs. 2 PatG entfällt das Hindernis mit der Kenntnisnahme des Ver-
säumnisses durch den Patentinhaber oder seinen Vertreter, wobei von der
Kenntnis des Versäumnisses in aller Regel spätestens mit Erhalt der Lö-
schungsanzeige der Vorinstanz auszugehen ist (Urteile des BGer
4A.158/2007 vom 5. Juli 2007 E. 4, in: sic! 2007, S. 919; 4A.10/2006 vom
13. Juni 2006 E. 2, in: sic! 2006, S. 868, 4A.5/2002 vom 22. Januar 2003
E. 3.1, in: sic! 2003, S. 448; vgl. auch Urteil des BGer 4A.11/1995 vom
16. April 1996, zusammengefasst in: AJP 9/96, S. 1166; BÜHLER/BLIND
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Seite 10
BURI, a.a.O, S. 234). Die Zustellung einer Löschungsanzeige an den zu-
ständigen Vertreter kommt dabei der Zustellung an den Patentinhaber
selbst gleich (Urteile 4A.158/2007 E. 4, a.a.O.; 4A.5/2002 E. 3.1, a.a.O.,
mit Hinweisen; Urteil des BGer A.501/1983 vom 21. März 1983 E. 2a, in
PMMBl 1983 I 43; BÜHLER/BLIND BURI, a.a.O., S. 234 f). Das Verschulden
bemisst sich nach der Sorgfalt, die bei gleicher Sachlage von einem acht-
samen Geschäftsmann angewendet worden wäre (BGE 108 II 156 E. 1a).
Ein allfälliges Verschulden einer Hilfsperson, namentlich eines bevollmäch-
tigten Stellvertreters und der von diesem beigezogenen Hilfsperson, hat
sich der Patentinhaber im Sinne von Art. 101 OR anrechnen zu lassen, wo-
bei stets zu prüfen ist, ob dem Geschäftsherrn eine Verletzung seiner
Pflichten vorgeworfen werden könnte, wenn er sich selbst so verhalten
hätte wie die Hilfsperson (BGE 108 II 156 E. 1a sowie BGE 111 II 504 E. 3,
in: JdT 1986 I, S. 323; BGE 94 I 249 E. 2a, 2b; ). Das Bundesgericht hat –
bewusst entgegen anderen Ansichten im Ausland – wiederholt entschie-
den, dass auch ein einmaliges Verschulden einer sonst zuverlässigen Hilfs-
person dem Patentbewerber zuzurechnen sei und die Wiedereinsetzung
ausschliesse. Der Patentinhaber oder sein Vertreter müsse die erforderli-
chen Vorkehren treffen, damit auch einer sonst zuverlässigen Hilfsperson
kein Versehen unterlaufe (BGE 108 II 156 E. 1a, BGE 94 I 248 E. 2, bestä-
tigt in Urteilen 4A.10/2006 E. 2.3 a.a.O.; 4A.158/2007 E. 4, 5.2, a.a.O.; vgl.
zum Ganzen PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, Kommentar zum schweizeri-
schen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des europä-
ischen Patentübereinkommens, , 2. Aufl., 2010, Art. 47 PatG, Rz. 14). Nur
in Ausnahmefällen – wie bei einer entschuldbaren Fehlleistung des Vertre-
ters – wird dem Vertretenen das Wissen seines Vertreters nicht angerech-
net (Urteile 4A.158/2007 E. 4, a.a.O.; 4A.5/2002 E. 3.1, a.a.O.). Nicht als
entschuldbar wurde namentlich die falsche Eingabe in eine Verwaltungs-
software erachtet, welche den Vertreter daran hinderte, den Irrtum zu er-
kennen, den er aufgrund der amtlichen Löschungsanzeige hätte entdecken
können (Urteil 4A.10/2006 E. 2.3, a.a.O.). Des Weiteren wurde die unter-
lassene Weiterleitung einer Löschungsanzeige als schuldhafte Fehlleis-
tung des Vertreters betrachtet (Urteil 4A.5/2002 E. 3.4, a.a.O.).
3.6 Das Patent EP _____ wurde infolge Nichtbezahlung der 18. Jahresge-
bühr innerhalb der gesetzlichen Frist mit Datum vom 31. Juli 2013 gelöscht.
Die Löschung wurde am 19. Februar 2014 im Swissreg veröffentlicht (vgl.
Beschwerdebeilage Nr. 2; Beilage Nr. 2 der Vorinstanz, S. 2). Die Be-
schwerdeführerin stellt die Nichtbezahlung der 18. Jahresgebühr nicht in
Abrede. Die Löschung des schweizerischen Teils des Patents wurde der
Vertreterin von der Vorinstanz mit Löschungsanzeige vom 28. Februar
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2014 angezeigt (Art. 18b Abs. 2 PatV), welche der Vertreterin unbestritten
Anfang März 2014 zuging (vgl. Beschwerdeschrift vom 8. Oktober 2015,
Rz. 10). Die Anzeige enthielt den Hinweis, dass die Löschung rückgängig
gemacht werden könne, wenn innert zwei Monaten seit Kenntnis über das
Versäumen der Frist ein schriftlicher Weiterbehandlungsantrag gestellt so-
wie die versäumte Zahlung der letzten Jahresgebühr und des Zuschlags
nachgeholt und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet werde (vgl. Bei-
lage Nr. 1 der Vorinstanz). Ferner ist unbestritten, dass bis zum Ablauf die-
ser Frist kein Weiterbehandlungsgesuch im Sinne von Art. 46a PatG ge-
stellt wurde. Die Beschwerdeführerin hat indes gestützt auf Art. 47 PatG
die Wiedereinsetzung in den früheren Stand verlangt, weil sie die Frist zur
Bezahlung der 18. Jahresgebühr verpasst habe in der irrigen Annahme,
dass die in der Verwaltungssoftware eingetragenen Angaben korrekt seien
(vgl. Beschwerdebeilage Nr. 5).
3.7 Das Hindernis im Sinne von Art. 47 Abs. 2 PatG stellt die falsche Da-
tenmutation in der Verwaltungssoftware dar, wie die Beschwerdeführerin
selbst vorbringt (Beschwerde vom 8. Oktober 2015, Rz. 14). Nach der Dar-
stellung der Beschwerdeführerin ist einer ihrer Mitarbeiterinnen ein einma-
liger Fehler unterlaufen. Diesen hat sie sich anrechnen zu lassen. Die Tat-
sache, dass sich individuelle Fehler überall dort, wo Menschen arbeiten,
nie ganz vermeiden lassen, vermag sie nicht zu exkulpieren. Dass die der
Beschwerdeführerin unterlaufene Fehlleistung auch in gut organisierten
Sachbearbeiterteams mit gut ausgebildeten und sorgfältig arbeitenden An-
gestellten ganz ausnahmsweise vorkommen kann, ist nicht in Abrede zu
stellen. Indessen sind im Lichte der strengen bundesgerichtlichen Recht-
sprechung solche Fehlleistungen auch dann nicht entschuldbar, wenn sie
einmalig sind (vgl. Urteil 4A.7/2006 E. 2.4, a.a.O.). Nach der angeführten
Rechtsprechung ist es unerheblich, ob es sich dabei um eine zuverlässige
Hilfskraft handelte und wie diese instruiert und überwacht wurde. Entschei-
dend ist, dass das Verhalten dieser Hilfskraft der Beschwerdeführerin zum
Verschulden gereichen würde, wenn sie selbst die fragliche Handlung be-
gangen hätte. Das aber ist vorliegend ohne jeden Zweifel zu bejahen. Die
Beschwerdeführerin hat sich daher den Fehler ihrer Mitarbeiterin anrech-
nen zu lassen.
3.8 Darüber hinaus hätte der Beschwerdeführerin spätestens mit Erhalt der
Löschungsanzeige bewusst werden müssen, dass die Jahresgebühr nicht
bezahlt war. Wie sie selbst anerkennt, erhielt ihre Vertreterin die Lö-
schungsanzeige der Vorinstanz, mit der sie auf die fehlende Bezahlung der
18. Jahresgebühr hingewiesen wurde. Die Vorinstanz ging zu Recht davon
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Seite 12
aus, dass die Zustellung an die Vertreterin derjenigen an die Beschwerde-
führerin gleichzusetzen ist (vgl. E. 3.5 hiervor). Entscheidend ist, dass der
Beschwerdeführerin mit der Löschungsanzeige alle Angaben vermittelt
wurden, die es ihr erlaubten zu erkennen, dass die Gebühr noch nicht be-
zahlt war und eine allfällige gegenteilige Annahme möglicherweise auf ei-
nem Irrtum beruhte (vgl. E. 3.5 hiervor). Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts obliegt es dem Patentinhaber bzw. dessen Vertreter, die
Bezahlung der Jahresgebühren so zu organisieren, dass allfällige Manipu-
lations- oder Computereingabe-Fehler, welche nicht grundsätzlich ausge-
schlossen werden können, spätestens mit der Mitteilung der Löschungs-
anzeige entdeckt werden (vgl. E. 3.5 hiervor). Dass ihre Mitarbeiterin eine
falsche Eingabe in ihre Verwaltungssoftware gemacht hatte, welche sie da-
ran hinderte, den Irrtum zu erkennen, den sie aufgrund der Mitteilungen
hätte entdecken können, kann angesichts der dargelegten Rechtspre-
chung des Bundesgerichts, wonach dem Verschulden der Beschwerdefüh-
rerin namentlich ein solches ihrer Hilfspersonen oder einer von ihr bevoll-
mächtigten Vertreterin gleichzusetzen ist (vgl. E. 3.5 hiervor), nicht als ent-
schuldbar anerkannt werden. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass die
zweimonatige Antragsfrist nicht erst dann zu laufen beginnt, wenn der Irr-
tum tatsächlich ausgeräumt wurde, sondern im Zeitpunkt, in dem sie oder
ihre Vertreterin diesen bei der nach den Umständen gebotenen Aufmerk-
samkeit hätte erkennen können. Nach Erhalt der Löschungsanzeige hätte
sich ihr bzw. ihrer Vertreterin eine Überprüfung der in der Verwaltungssoft-
ware eingetragenen Angaben aufdrängen müssen. Weshalb sie sich erst
infolge der Meldung der Löschung durch die Lizenznehmerin veranlasst
sah, die Angaben in ihrer Verwaltungssoftware in Frage zu stellen, nicht
aber aufgrund der Löschungsanzeige durch die Vorinstanz, wird von der
Beschwerdeführerin nicht in hinreichender Weise begründet. Die Lö-
schungsanzeige enthielt die notwendigen Angaben, um den Irrtum erken-
nen zu können. Aus den Beilagen ergibt sich nicht, inwiefern der Informa-
tionsgehalt aus der E-Mail der Lizenznehmerin diesbezüglich über denje-
nigen der Löschungsanzeige hinausgeht. Die Vorbringen der Beschwerde-
führerin, die Vertreterin habe auch nach Erhalt der Löschungsanzeige nicht
über die notwendigen Informationen verfügt, um den Fehler in der Verwal-
tungssoftware zu erkennen und sie selbst habe auf die Angaben in der Ver-
waltungssoftware vertrauen dürfen, vermögen daher nicht zu überzeugen.
Weitere Gründe, welche eine entschuldbare Ausnahmesituation nahe le-
gen würden, bringt die Beschwerdeführerin nicht vor. Sie hat folglich nicht
glaubhaft gemacht, dass sie auch nach Zustellung der Löschungsanzeige
trotz aller gebotenen und pflichtgemässen Vorsicht an der Einhaltung der
Frist durch ganz besondere Umstände verhindert worden ist. Insofern ist
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der Vorinstanz zuzustimmen, dass im vorliegenden Fall die zweimonatige
Antragsfrist gemäss Art. 47 Abs. 2 PatG bereits im Zeitpunkt zu laufen be-
gann, als die Beschwerdeführerin bei der nach den Umständen gebotenen
Aufmerksamkeit die irrtümliche Nichtbezahlung der 18. Jahresgebühr hät-
ten erkennen können, das heisst als ihre Vertreterin die entsprechende Lö-
schungsanzeige vom 28. Februar 2014 erhielt. Somit wurde das Gesuch
um Wiedereinsetzung in den früheren Stand nicht fristgerecht eingereicht.
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin rügt des Weiteren, die Vorinstanz wende ihre
Praxis, die Zustellung einer Löschungsanzeige dem Wegfall des unver-
schuldeten Hindernisses gleichzustellen, pauschal an. Dies führe zu einem
zweckwidrigen und vom Gesetzgeber ungewollten, faktischen Ausschluss
des Rechtsbehelfs der Wiedereinsetzung im Falle einer Verhinderung der
Zahlung einer Jahresgebühr.
4.2 Die Vorinstanz setzt dem entgegen, dass die Wiedereinsetzung nicht
voraussetzungslos parallel neben der Weiterbehandlung besteht, sondern
fehlendes Verschulden voraussetzt.
4.3 Zu beurteilen ist die streitgegenständliche Verfügung im Einzelfall. Wie
die Vorinstanz zu Recht erkennt, werden von der Rechtsprechung an die
Schuldlosigkeit bei beantragter Wiedereinsetzung hohe Anforderungen ge-
stellt (Urteil des BVGer B-730/2011 vom 6. Juni 2012 E. 4.6.2, Urteil des
BGer 4A.7/2006 vom 12. April 2006 E. 2.4; HEINRICH, a.a.O., Art. 47 PatG
N. 11).
4.4 Anzumerken ist, dass der Gesetzgeber durch die Gesetzesnovelle vom
3. Februar 1995 als weiteren Rechtsbehelf die Weiterbehandlung (Art. 46a
PatG) eingeführt hat um unbillige Härten bei Fristversäumnissen zu ver-
meiden (Urteil 4A.5/2002 E. 3.1, a.a.O.). Diese ermöglicht es, binnen eines
bestimmten Zeitraums und ohne Erfordernis fehlenden Verschuldens die
Folgen eines Fristversäumnisses rückgängig zu machen. Hat der Patent-
bewerber oder der Patentinhaber eine gesetzliche oder vom Institut ange-
setzte Frist versäumt, so kann er beim Institut die Weiterbehandlung bean-
tragen (Art. 46a Abs. 1 PatG). Er muss den Antrag innerhalb von zwei Mo-
naten seit dem Zugang der Benachrichtigung des Instituts über das Frist-
versäumnis einreichen, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten
nach Ablauf der versäumten Frist. Innerhalb dieser Fristen muss er zudem
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die unterbliebene Handlung vollständig nachholen, gegebenenfalls das Pa-
tentgesuch vervollständigen und die Weiterbehandlungsgebühr bezahlen
(Art. 46a Abs. 2 PatG). Durch die Gutheissung des Weiterbehandlungsan-
trags wird der Zustand hergestellt, der bei rechtzeitiger Handlung eingetre-
ten wäre. Vorbehalten bleibt Art. 48 PatG (Art. 46a Abs. 3 PatG). Nach
Art. 46a Abs. 4 PatG ist die Weiterbehandlung unter anderem ausge-
schlossen beim Versäumnis der Fristen für die Einreichung des Weiterbe-
handlungsantrags (Bst. b), der Fristen für die Einreichung des Wiederein-
setzungsgesuchs (Bst. c) oder der Beanspruchung des Prioritätenrechts.
Zwar ging der Gesetzgeber bei der Einführung des Rechtsbehelfs nach
Art. 46a PatG davon aus, dass dieser das Begehren um Wiedereinsetzung
in vielen Fällen überflüssig machen werde, aufgrund der Verschiedenhei-
ten bezüglich dem Beginn und der Dauer der für diese beiden Rechtsbe-
helfe vorgesehenen Fristen verzichtete er jedoch nicht auf das Institut der
Wiedereinsetzung. Vielmehr hielt er an dessen strengen Anforderungen
fest, gerade wegen der Einführung des weiteren Rechtsbehelfes bei Frist-
versäumnis (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 18. August 1993 zu einer
Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente sowie zu
einem Bundesbeschluss über eine Änderung des Übereinkommens über
die Erteilung europäischer Patente, BBl 1993 III 719, Ziff. 133.4).
4.5 Nach den oben genannten Ausführungen in den Gesetzesmaterialien
und entsprechend seinem Wortlaut knüpft Art. 47 PatG im Gegensatz zu
Art. 46a PatG nicht an den Erhalt der Löschungsanzeige an. Die Be-
schwerdeführerin weist daher zu Recht darauf hin, dass die Glaubhaftma-
chung der entschuldbaren Verhinderung nicht durch die Zustellung der Lö-
schungsanzeige als formale Verwaltungshandlung ohne gebührende Be-
rücksichtigung der konkreten Umstände von vornherein verunmöglicht
werden dürfe. Sie verkennt jedoch, dass die von der Vorinstanz im vorlie-
genden Verfahren ins Feld geführte bundesgerichtliche Praxis keinesfalls
den Erhalt der Löschungsanzeige pauschal mit dem Wegfall des Hinder-
nisses gleichsetzt. Vielmehr wendet sie die konstante Praxis, wonach das
Hindernis i.S.v. Art. 47 Abs. 2 PatG mit der Kenntnisnahme des Versäum-
nisses durch den Patentinhaber oder seinen Vertreter entfällt, unter Be-
rücksichtigung der Umstände des vorliegenden Einzelfalls an. Nach dieser
Praxis kann regelmässig von der Kenntnisnahme des Versäumnisses
durch den Erhalt der Löschungsanzeige ausgegangen werden, da diese
alle Angaben vermittelt, die es erlaubten zu erkennen, dass die Gebühr
nicht bezahlt ist und dass die Nichtzahlung möglicherweise auf einem Irr-
tum beruht (vgl. E. 3.5, 3.8 hiervor). Vermag der Patentinhaber aber trotz
Zustellung der Löschungsanzeige eine unverschuldete Hinderung an der
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Kenntnisnahme glaubhaft zu machen, beginnt der Fristenlauf nach Art. 47
PatG im Gegensatz zu demjenigen nach Art. 46a PatG nicht mit deren Zu-
stellung zu laufen. Folglich ist die Anwendung von Art. 47 PatG insbeson-
dere für Fälle relevant, in denen Weiterbehandlung gesetzlich ausge-
schlossen ist (Art. 46a Abs. 4 PatG), oder ein Verschulden fehlt, beispiels-
weise im Fall der Hinderung durch höhere Gewalt (vgl. PEDRAZZINI/HILTI,
Europäisches und schweizerisches Patent- und Patenprozessrecht, 2008,
S. 226). Die Kritik der Beschwerdeführerin, die von der Vorinstanz ange-
wendete Praxis führe zu einem vom Gesetzgeber ungewollten faktischen
Ausschluss des Rechtsbehelfs der Wiedereinsetzung, vermag daher nicht
zu überzeugen.
4.6 Auch die schweren Konsequenzen bei Nichteinhaltung der vorgesehen
zweimonatigen Frist seit Wegfall des Hindernisses vermögen das Ver-
schulden der Beschwerdeführerin nicht zu beseitigen. Der Gesetzgeber ist
sehr grosszügig, indem er dem Patentinhaber sechs Monate Zeit lässt, um
die Patentgebühr zu zahlen (Art. 18 Abs. 3 PatV), ihm ferner die Möglich-
keit einräumt, das erloschene Patent wiederherstellen zu lassen (Art. 46a
Abs. 2 PatG) und schliesslich die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in
den früheren Stand vorsieht (Art. 47 PatG), wobei er sich mit der blossen
Glaubhaftmachung des unverschuldeten Wiedereinsetzungsgrundes be-
gnügt (vgl. BGE 94 I 248 E. 3). Dabei sieht das Patentrecht sowohl nach
Art. 46a PatG als auch nach Art. 47 PatG innerhalb der Rechtsordnung
vergleichsweise lange Wiederherstellungsfristen vor, namentlich in Rela-
tion zur Wiederherstellungsfrist von dreissig Tagen bei unverschuldeter
Säumnis nach Art. 24 VwVG (vgl. dazu etwa das Urteil des BVGer
B-65/2012 vom 11. April 2012 E. 2) und zehn Tagen nach Art. 148 ZPO, bei
fehlendem oder bloss leichtem Verschulden. Dieses grosse Entgegenkom-
men ist kein Grund, auch noch bei der Würdigung, ob die Säumnis ver-
schuldet sei, Nachsicht zu üben. Gerade in Fällen, in denen hohe Interes-
sen auf dem Spiele stehen, haben der Patentinhaber, seine Hilfspersonen
und sein Vertreter Grund, besonders sorgfältig zu sein. Zudem darf nicht
einseitig auf die Interessen des Patentinhabers Rücksicht genommen wer-
den. Auch Dritte sind daran interessiert, dass ein erloschenes Patent nicht
leichthin nachträglich wiederhergestellt werde (vgl. BGE 94 I 248 E. 3). Ein
Abweichen von der bisherigen Praxis drängt sich daher nicht auf.
4.7 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerde als unbe-
gründet abzuweisen ist.
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5.
5.1 Bei diesem Verfahrensausgang sind der Beschwerdeführerin als unter-
liegender Partei die Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).
Insofern wird der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss
in der Höhe von Fr. 3‘000.- zur Bezahlung der auf Fr. 3‘000.- festzusetzen-
den Gerichtsgebühr verwendet.
5.2 Es wird weder der Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz eine Par-
teientschädigung ausgerichtet (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 3 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3‘000.- werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von
Fr. 3‘000.- wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. EP _____; Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Beatrice Badilatti
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache
abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 20. Juli 2016