B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6402/2011
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Bernard Maitre (président du collège),
David Aschmann, Claude Morvant, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
Parties
Austin Powder Company,
représentée par Bovard SA,
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet partiel de la demande d'enregistrement de la marque
suisse n° 62051/2010 "AUSTIN USED IN 1833 & EVER
SINCE" (fig.).
B-6402/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 5 novembre 2010, Austin Powder Company a requis l'enregistrement
du signe combiné "AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE" (marque
figurative) en tant que marque suisse pour les produits et services
suivants :
13 Produits d'explosifs, à savoir, explosifs emballés et en vrac, détonateurs
pour explosifs, cordes de détonateurs, blocs de raccordement de
détonateurs, poudre de mine, poudre comprimée, dynamite, explosifs
agréés, amorces, exploseurs.
42 Conception et évaluation de site, services d'évaluation et de gestion de
travail à l'explosif pour des sites d'abattage à l'explosif.
La marque dont l'enregistrement est demandé se présente de la manière
suivante :
B.
Par décision du 25 octobre 2011, l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (ci-après : l'IPI ou l'autorité inférieure) a admis cette
demande pour tous les services désignés en classe 42 et l'a rejetée pour
tous les produits désignés en classe 13. Il a considéré que la marque
proposée était de nature à induire en erreur au motif qu'Austin est une
ville connue du public suisse et que les produits revendiqués de la
classe 13 ne proviennent pas des Etats-Unis. Selon l'IPI, la seconde
signification du terme "Austin" – à savoir un nom, voire un prénom – ne
ressort pas clairement et manifestement de l'impression générale du
signe, car ni la phrase "used in 1833 & ever since" ni la représentation
graphique du signe ne permettent d'influencer de manière significative la
compréhension du terme en cause dans le sens d'un patronyme. En
outre, la signification que donne la déposante du signe, à savoir "Austin
B-6402/2011
Page 3
products used in 1833 & ever since", n'apparaîtrait pas à la lecture du
signe tel qu'il a été déposé.
En ce qui concerne le cercle des destinataires des produits revendiqués,
l'IPI considère que la compréhension du signe ne sera, dans le cas
d'espèce, pas différente qu'il s'agisse de destinataires spécialisés ou de
consommateurs moyens, car le signe en cause ne comporte aucun terme
technique, ni aucun élément qui ne serait compréhensible que des
spécialistes.
Enfin, il souligne qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des enregistrements
effectués à l'étranger lorsqu'il y a notamment risque de tromperie.
C.
Par écritures du 24 novembre 2011, mises à la poste le même jour, Austin
Powder Company (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais
et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'enregistrement de
la marque suisse "AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE" pour tous les
produits et services revendiqués. La recourante estime que la proximité
du terme "Austin" de l'expression "used in 1833 & ever since" incitera le
public concerné à comprendre la marque comme étant "Austin (products)
used in 1833 & ever since", le terme "products" étant sous-entendu, de
sorte que, dans l'esprit des milieux concernés, on pensera à des produits
d'un fabricant portant le nom de famille Austin et commercialisés pour la
première fois en 1833. Le graphisme ancien de la marque pour illustrer le
nom "Austin" conduirait par ailleurs le public à percevoir dans ce terme un
patronyme qui reflète chez son auteur la volonté de mettre en valeur la
pérennité de l'entreprise. Comme le patronyme fait également partie
intégrante de la raison sociale – Austin Powder Company, société fondée
en 1833 par les frères Austin –, le public sera enclin à percevoir le terme
"Austin" comme le nom de famille qui a fondé l'entreprise.
S'agissant de l'impression générale du signe, la recourante allègue que
ce n'est pas parce que le terme "Austin" est situé au milieu du signe et
qu'il se trouve encadré par les termes "used in 1833 & ever since" que les
consommateurs n'associeront pas "Austin" à un nom de famille ; car
ceux-ci relieront, contrairement à ce que prétend l'IPI, les éléments
verbaux et la date, de sorte à lire "AUSTIN USED IN 1833 & EVER
SINCE" et à percevoir "Austin" comme un patronyme. Dans ce contexte,
la recourante produit à l'appui de son allégation une déclaration du
22 novembre 2011 de M. Claude Modoux, président de la Safex-
B-6402/2011
Page 4
International, association qui représente les intérêts des entreprises qui
fabriquent des produits d'explosifs. Aux dires du prénommé, les milieux
intéressés positionnent naturellement les éléments verbaux précités et la
date, le terme "products" étant sous-entendu, de sorte qu'ils percevront le
terme "Austin" comme le patronyme du fondateur de l'entreprise.
En ce qui concerne le public cible, la recourante prétend que l'IPI ne s'est
pas penché de manière approfondie sur cette question, mais qu'il s'est
limité à des considérations générales qui ne convainquent pas. Selon
elle, les produits d'explosifs ne sont pas des articles de consommation de
masse, mais sont destinés à un cercle très restreint d'utilisateurs – soit
essentiellement des entreprises actives dans le secteur minier, de
l'extraction de matériaux de construction, ainsi que la fabrication
d'ouvrages civils – qui connaissent généralement les quelques
entreprises du secteur des explosifs. Aussi, peut-on admettre que les
utilisateurs de ces produits connaissent Austin Powder Company, de
sorte qu'ils associeront le terme "Austin" au patronyme fondateur de cette
entreprise.
La recourante estime que la position de l'IPI consistant à ignorer les
enregistrements étrangers lorsque la question de la tromperie se pose
n'est pas défendable si le signe en cause constitue à la fois un nom
géographique et un patronyme.
La recourante relève enfin qu'au regard de l'applicabilité, la limitation de
provenance exigée par l'IPI crée une incertitude juridique dans la mesure
où il ne précise pas à quelles conditions on admettra qu'un produit
d'explosif provient des Etats-Unis, ni selon quel droit il convient de définir
la notion d'origine des Etats-Unis pour ces produits. Cette limitation n'est
pas non plus défendable sous l'angle économique en ce sens que les
coûts de transport des produits en question depuis les Etats-Unis seraient
si élevés que leur commercialisation ne serait économiquement pas
justifiée.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme
de sa réponse du 20 février 2012 en renvoyant à l'exposé des faits et aux
motifs développés au cours de la procédure.
B-6402/2011
Page 5
A propos de l'examen du signe litigieux, l'IPI relève que l'indication
"Austin" prédomine en comparaison avec les deux autres éléments
verbaux de par la taille et la représentation en négatif (blanc sur noir).
Lorsqu'un signe géographique possède une autre signification, il peut
être, selon l'IPI, inscrit comme marque si cette autre signification est
manifestement propre à exclure la compréhension du nom géographique
comme indication de provenance. En l'espèce, le syntagme "used in 1833
& ever since", qui suit l'indication géographique, ne peut pas, aux dires de
l'IPI, être considéré comme un élément susceptible de conférer au signe
une autre signification qui exclurait manifestement la compréhension du
nom géographique comme une indication de provenance. Selon l'IPI, le
signe "AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE", qui n'est accompagné
d'aucun prénom ni d'aucune préposition devant l'indication géographique
et dont la construction n'est pas susceptible d'amener à penser
automatiquement à un patronyme, peut tout aussi bien constituer un
renvoi à la capitale de l'Etat du Texas.
Selon l'IPI, il n'est pas invraisemblable que les milieux intéressés pensent
que les produits revendiqués de la classe 13 proviennent de la ville
d'Austin, car celle-ci dispose d'un important secteur industriel et est
également connue comme un centre majeur des hautes technologies aux
Etats-Unis.
En ce qui concerne le coût et le danger que représente le transport des
produits concernés, l'IPI relève que les importations en provenance des
Etats-Unis ont bondi de 65% entre 1990 et 2010. Selon lui, une telle
augmentation montre que les coûts liés au transport sont
économiquement viables. Les produits de la classe 13 sont fabriqués en
Autriche et en République tchèque ; dès lors, si leur transport vers la
Suisse est possible, il l'est également en provenance des Etats-Unis.
L'IPI relève enfin que la perte du caractère trompeur en raison d'une
deuxième signification présuppose en substance que celle-ci est à ce
point dominante pour les milieux concernés qu'un risque de tromperie
peut pratiquement être exclu. Or, selon lui, la déclaration de M. Claude
Modoux ne permet pas d'arriver à une telle conclusion.
E.
Dans sa réplique du 23 avril 2012, la recourante reprend dans une large
mesure les arguments développés dans son recours. S'agissant
précisément de la question de la signification des éléments constitutifs
d'une marque et de la perception que s'en fait le public lorsqu'il considère
B-6402/2011
Page 6
cette dernière de manière globale, elle se réfère à l'arrêt du Tribunal de
commerce de Berne du 14 janvier 2011 dans l'affaire Omega/Mega
(sic! 2012 p. 25 ss). Selon elle, les considérants de ce jugement devraient
dissiper le doute sur le fait que les éléments verbaux de la marque
litigieuse sont perçus comme une unité dans l'esprit du public. La
recourante relève pour le reste que la signification patronymique d'un
nom géographique peut apparaître comme évidente dans l'esprit du
public, sans que ce nom doive nécessairement être accompagné d'un
prénom. Elle ajoute que d'autres éléments de la marque, lorsqu'ils sont
associés au nom en cause, peuvent inciter le consommateur à exclure
que ce dernier ait un sens géographique, comme c'est le cas en l'espèce.
La recourante invoque en outre implicitement une inégalité de traitement
par rapport à l'enregistrement de marques, telles que "LINCOLN",
"KELLOGG'S EXTRA VITAL" et "HOLLAND & HOLLAND". Elle souligne
que "Lincoln", "Kellogg" et "Holland" sont, tout comme "Austin", à la fois
les noms des fondateurs des entreprises titulaires des marques précitées
et des noms géographiques.
S'agissant de l'impossibilité matérielle, la recourante ne prétend pas qu'il
est impossible d'importer des explosifs des Etats-Unis en Suisse, mais
elle affirme en revanche que les coûts de transport de tels produits
auraient pour effet que leur commercialisation en Suisse ne serait pas
économiquement rentable. Elle apporte des informations
complémentaires sur le transport et la commercialisation d'explosifs et
sollicite l'audition de deux témoins, dont les connaissances et les
compétences dans le secteur des explosifs font autorité. Par ailleurs, la
recourante souligne que la fabrication d'explosifs nécessite que
l'entreprise productrice dispose de ressources minières importantes et
précise que cette caractéristique géologique fait défaut à la ville d'Austin
et à sa région, raison pour laquelle les frères Austin ont choisi de s'établir
dans l'Etat de l'Ohio. Elle soutient ainsi que, dans l'hypothèse contestée
où le terme "Austin" pourrait être perçu par le public visé comme un nom
géographique, il ne saurait être qualifié d'indication de provenance,
puisqu'il n'est manifestement pas envisageable que cette ville, voire sa
région, puisse abriter des entreprises produisant des explosifs.
Enfin, la recourante précise qu'elle n'a jamais soutenu que le terme
"Austin" aurait perdu son caractère géographique suite à un long usage,
comme cela ressort de la réponse de l'IPI.
B-6402/2011
Page 7
F.
Invité à dupliquer, l'IPI a répondu en date du 18 mai 2012. Il soutient que
l'on ne se trouve pas in casu dans une situation d'impossibilité matérielle.
Selon lui, le simple fait que la provenance donnée apparaisse comme
improbable aux yeux de la recourante tout comme le fait que l'importation
de produits d'explosifs des Etats-Unis vers la Suisse ne soit pas rentable
en raison des coûts de transport et des obstacles techniques relevés par
la recourante ne sont pas à même d'admettre une impossibilité matérielle.
L'IPI relève en outre que la recourante n'a pas démontré qu'Austin
n'entrait manifestement pas ligne de compte comme lieu de production,
de fabrication et de commerce pour les destinataires concernés. Il
souligne enfin que, en admettant que les milieux concernés connaissent
la recourante comme une société située à Cleveland dans l'Ohio,
l'indication "Austin" est d'autant plus susceptible d'être perçue par lesdits
milieux comme une indication géographique, puisque c'est le nom d'une
ville importante des Etats-Unis. Le destinataire des produits de la
recourante s'attendrait donc a fortiori à ce que les produits proviennent de
ce pays.
S'agissant du grief relatif à l'égalité de traitement, l'IPI explique que la
marque "LINCOLN" a été enregistrée il y a 35 ans (le 31 mars 1977) et
que cet enregistrement ancien ne reflète pas la pratique actuelle de l'IPI,
de sorte qu'il ne justifie pas un droit à l'égalité de traitement. Concernant
la marque "HOLLAND & HOLLAND", il souligne d'une part que sa
structure n'est pas comparable à la marque litigieuse et d'autre part qu'il
s'agit également d'une marque très ancienne enregistrée il y a 22 ans, de
sorte qu'elle ne saurait elle non plus refléter la pratique actuelle de l'IPI et
ne justifie pas un droit à l'égalité de traitement. Enfin, quant à la marque
"KELLOGG'S EXTRA VITAL", l'IPI note qu'elle n'est pas non plus
comparable au signe contesté in casu. Il expose que le pronom anglais
« 's » à la fin du mot "Kellogg" est une forme possessive qui implique en
l'espèce que le terme qui précède est un patronyme ; que ledit pronom
exclut donc que le terme "Kellogg" soit considéré comme une indication
géographique ; et que, s'il s'agissait d'une indication géographique, la
forme correcte serait "from Kellogg" ou "of Kellogg". Il ajoute encore que
la ville de Kellogg dans l'Idaho ne compte qu'un peu plus de
2'000 habitants, celle située dans l'Iowa environ 600 habitants et celle du
Minnesota environ 450 habitants. Selon l'IPI, ces lieux de taille modeste
doivent être considérés comme inconnus en Suisse et ne sauraient donc
être comparés à Austin qui est la capitale de l'un des Etats les plus
importants des Etats-Unis et qui compte environ 790'000, respectivement
1'700'000 habitants pour l'agglomération.
B-6402/2011
Page 8
G.
Dans ses observations du 4 juin 2012, la recourante reprend pour
l'essentiel les arguments développés dans ses précédentes écritures.
H.
La recourante n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics,
il est admis qu'elle y a renoncé tacitement.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante
(art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont
respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est donc
recevable.
2.
En l'espèce, l'autorité inférieure a admis la requête d'enregistrement pour
tous les services désignés en classe 42 et l'a rejetée pour tous les
produits revendiqués de la classe 13. Dans son recours, Austin Powder
Company conclut à l'annulation de cette décision et à l'enregistrement de
sa marque "AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE" pour tous les
produits et services revendiqués. Le refus d'enregistrement de la marque
précitée en relation avec les produits revendiqués de la classe 13
découle du caractère trompeur de celle-là en vertu de l'art. 2 let. c de la
loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11).
3.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services
d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les lettres, les
chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions,
seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier
constituer des marques (art. 1 LPM). L'art. 2 LPM énumère les motifs
B-6402/2011
Page 9
absolus d'exclusion. Sont notamment exclus de la protection accordée
aux marques les signes propres à induire en erreur (art. 2 let. c LPM).
3.1. Une marque induit en erreur entre autres lorsqu'elle contient une
indication géographique ou consiste exclusivement en une telle indication
et qu'elle amène les intéressés à croire que la marchandise
commercialisée sous cette marque provient du pays ou du lieu en cause,
alors que ce n'est pas le cas en réalité (arrêt du Tribunal fédéral
4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 4.1 Champ ; voir également
ATF 135 III 416 consid. 2.2 Calvi, ATF 132 III 770 consid. 2.1 Colorado,
ATF 128 III 454 consid. 2.2 Yukon).
Lorsqu'une marque contient un nom géographique ou se compose
exclusivement d'un nom géographique, elle incite normalement le lecteur
à penser que le produit vient du lieu indiqué. C'est un fait d'expérience
que la désignation géographique éveille chez le consommateur l'idée que
le produit qu'elle couvre provient du pays désigné. La mention d'un nom
géographique est donc habituellement comprise comme une indication de
provenance. L'art. 47 al. 1 LPM définit de manière large la notion
d'indication de provenance, ce qui signifie que la mention d'un nom
géographique suffit en principe (ATF 135 III 416 consid. 2.2 Calvi et les
réf. cit.). Les indications de provenance ne lient pas un signe à une
entreprise, mais à un pays, une région ou une localité ; il convient donc
de protéger les indications de provenance contre les signes qui sont
propres à évoquer des représentations inexactes à propos de l'origine
des marchandises (arrêt du Tribunal fédéral 4A.14/2006 du 7 décembre
2006 consid. 3.3.1 Champ). La marque trompeuse est prohibée dès qu'il
existe un risque de confusion pour les clients potentiels (ATF 132 III 770
consid. 2.1 Colorado, ATF 128 III 454 consid. 2.2 Yukon), de sorte qu'il
n'est pas nécessaire d'établir que des consommateurs se sont
effectivement trompés.
3.2. Selon l'art. 47 al. 2 LPM, ne sont pas des indications de provenance
les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les
milieux intéressés, soit les clients potentiels, comme une référence à la
provenance des produits ou des services. Il n'y a pas indication de
provenance lorsque l'utilisation d'un nom géographique tombe dans l'une
des six catégories suivantes identifiées par la jurisprudence (ATF 128 III
454 consid. 2.1 à 2.1.6 Yukon et les réf. cit.) :
B-6402/2011
Page 10
– lorsque les clients potentiels ignorent qu'il s'agit d'un nom
géographique et ne peuvent donc faire aucun lien avec l'endroit
désigné ;
– lorsque les clients potentiels ne peuvent pas imaginer que le produit
provienne de ce lieu, parce que celui-ci revêt un pur caractère
symbolique ;
– lorsque le nom géographique utilisé sert à distinguer les modèles
d'une même marque ;
– lorsque le nom géographique s'est imposé dans l'esprit du public
comme le nom d'une entreprise déterminée ;
– lorsqu'un nom géographique est entré dans le langage courant pour
désigner une chose de genre sans que l'on ne songe plus à une
indication de provenance (p. ex. eau de Cologne) ;
– enfin, lorsque le nom géographique désigne un lieu inhabité ou en
tout cas impropre à la production en cause, de sorte que personne ne
pourrait concevoir qu'il s'agisse du lieu de provenance.
3.3. Il n'existe pas de danger d'induire le public en erreur lorsque la
dénomination géographique possède manifestement un caractère de
fantaisie ou lorsque, pour d'autres motifs, elle tombe sous l'une des
catégories énumérées ci-dessus (cf. consid. 3.2), de sorte qu'elle ne peut
pas être assimilée à une indication de provenance (ATF 128 III 454
consid. 2.2 Yukon).
Le caractère trompeur d'une dénomination géographique ne doit pas être
examiné de manière abstraite, mais doit être apprécié de cas en cas et
donc à l'aune de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce.
Dans ce contexte, il convient de prendre en compte la notoriété du mot
en tant que référence géographique et marque ; il faut également prendre
en considération les rapports effectifs et étroits entre cette référence et le
secteur des produits revendiqués et entre la forme de la marque et les
indications additionnelles qui peuvent accroître ou éliminer les dangers
de confusion (ATF 132 III 770 consid. 2.1 Colorado, ATF 128 III 454
consid. 2.2 Yukon ; arrêt du Tribunal fédéral 4A.14/2006 du 7 décembre
2006 consid. 4.1 Champ).
B-6402/2011
Page 11
Lorsqu'un mot comporte plusieurs significations, il faut chercher celle qui
s'impose le plus naturellement à l'esprit en tenant compte de la nature du
produit en cause. N'est pas considéré comme une indication de
provenance le signe dont le contenu géographique n'est pas
reconnaissable parce qu'une autre signification s'y rattache de manière
plus étroite et, partant, modifie l'impression d'ensemble d'une manière
telle que l'indication de provenance s'efface devant l'autre signification
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5779/2007 du 3 novembre 2008
Lancaster consid. 6 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
4A_508/2008 du 10 mars 2009 Afri-Cola consid. 4.2).
4.
En l'espèce, la recourante admet que le terme "Austin" désigne une ville
des Etats-Unis, soit la capitale de l’Etat du Texas, connue du public
suisse. Elle reconnaît également que les produits désignés de la
classe 13, qu'elle se propose de commercialiser en Suisse sous la
marque litigieuse, ne proviennent ni d'Austin ni même des Etats-Unis. Elle
soutient en revanche que le public sera plutôt enclin à voir dans le mot
"Austin" le nom de la famille qui a fondé l'entreprise en 1833, inscrite
sous la raison sociale "Austin Powder Company". A l'appui de son
allégué, elle fait valoir que tant l'impression générale du signe et de son
graphisme que la proximité du terme "Austin" de l'expression "used in
1833 & ever since" inciteront le public concerné à comprendre le terme
"Austin" non pas comme un lieu géographique, mais comme un nom de
famille. Le fait que le patronyme en question fait également partie de la
raison sociale de l'entreprise qui commercialise les produits désignés par
la marque litigieuse et que les milieux intéressés, soit un cercle très
restreint d'utilisateurs, connaissent généralement les quelques
entreprises du secteur des explosifs amènent à la même perception du
signe litigieux. Ces milieux seraient par ailleurs peu enclins à y voir une
indication de provenance vu la spécificité des produits concernés et les
frais de transport élevés qu'impliquerait leur commercialisation depuis les
Etats-Unis.
Pour sa part, l'IPI soutient que le terme "Austin" prédomine en
comparaison avec les autres éléments verbaux de par la taille et la
représentation en négatif, de sorte que le public concerné y verra plutôt
un nom géographique qu'un nom de famille. De plus, du moment que la
ville d'Austin dispose d'un secteur industriel important, on ne peut pas
exclure que même les milieux intéressés pensent que les produits
revendiqués de la classe 13 proviennent des Etats-Unis. Enfin, l'autorité
inférieure relève que l'augmentation des importations en provenance des
B-6402/2011
Page 12
Etats-Unis, qui ont bondi de 65% entre 1990 et 2010, montre que les
coûts liés au transport sont économiquement viables.
4.1. Il est admis et non contesté que le terme "Austin" désigne une ville
des Etats-Unis, plus précisément la capitale du Texas, connue du public
suisse. Située sur la rivière Colorado, elle abrite depuis de nombreuses
années des industries classiques (métallurgie, alimentation, industrie du
bois) et est devenue au fil du temps un centre important des hautes
technologies aux Etats-Unis, surnommé Silicon Hills (voir notamment le
site Internet (Texas)). Ainsi donc, force
est d'admettre qu'il ne s'agit pas d'un lieu inconnu, de sorte que les
clients potentiels ne pourront pas ignorer que le signe litigieux fait
référence à un nom géographique. Partant, il ne peut être assimilé à un
nom de fantaisie.
4.2. La recourante admet également que les produits revendiqués de la
classe 13 qu'elle se propose de commercialiser en Suisse sous la
marque litigieuse ne proviennent ni d'Austin ni même des Etats-Unis.
4.3. Il est également admis que le terme "Austin" comporte plusieurs
significations. En sus de son contenu géographique, il désigne en effet un
nom de famille, célèbre notamment aux Etats-Unis, voire un prénom.
Dans ce contexte, la recourante soutient toutefois que l'impression
générale du signe (marque combinée) et les circonstances particulières
du cas d'espèce amèneront les clients potentiels à percevoir dans le
terme "Austin" le nom de la famille qui a fondé l'entreprise qui fabrique
des produits d'explosifs.
4.3.1. Le signe en cause réunit des éléments graphiques et verbaux.
L'élément graphique est un petit losange de teinte foncée contenu dans
un deuxième losange de teinte claire. Au centre du premier losange
apparaît sur fond de teinte foncée le nom "Austin" en clair et en
majuscules ; inscrits dans une police conventionnelle, les caractères
occupent tout l'espace en épousant la forme de la figure géométrique.
Sur le pourtour du losange intérieur figure en petites majuscules
l'expression "used in 1833 & ever since". Pris à la lettre, le syntagme
signifie "utilisé en 1833 et toujours depuis".
4.3.1.1 La recourante soutient que, vu la proximité du terme "Austin" du
syntagme et de sa teneur, le public concerné lira la marque litigieuse
comme suit : "Austin (products) used in 1833 & ever since". Elle ajoute
que le terme "products" est sous-entendu et que le mot "Austin" se
B-6402/2011
Page 13
rapportera ainsi dans l'esprit des clients potentiels à des "produits d'un
fabricant portant le nom de la famille Austin, qui ont été vendus pour la
première fois en 1833 et qui sont toujours commercialisés".
Pour l'IPI, l'indication "Austin" prédomine de par sa taille et sa
représentation en négatif en comparaison des autres éléments verbaux,
de sorte qu'elle sera perçue séparément des autres éléments verbaux. Le
signe "AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE" n'étant accompagné
d'aucun prénom ni d'aucune préposition, sa construction n'est pas
susceptible, aux dires de l'IPI, d'amener à penser "automatiquement que
ce terme sera compris uniquement comme un renvoi à une personne ou
à un patronyme".
4.3.1.2 Avec la recourante, on doit bien admettre que, quand bien même
le terme "Austin" prédomine, il n'en demeure pas moins qu'il ne se lit pas
de manière isolée, mais en lien avec les éléments verbaux figurant sur le
pourtour du losange dans lequel il est inscrit. En effet, comme dans l'arrêt
Omega/Mega invoqué par la recourante (sic! 2012 p. 25 ss), on doit
constater que, in casu, les consommateurs concernés seront également
frappés par deux contrastes au sein de l'ensemble. D'une part, le terme
"Austin" est écrit en lettres de couleur blanche dans un petit losange
teinté de couleur noire, alors que le syntagme "used in 1833 & ever
since" l'est en couleur noire dans un grand losange teinté de couleur
blanche englobant le petit losange. D'autre part, ces termes présentent
un graphisme différent puisque le premier est écrit en lettres majuscules
de tailles différentes, tandis que le second l'est en petites majuscules. La
différence de couleurs et de caractères ainsi que la position isolée du
terme "Austin" au centre du signe amèneront les clients potentiels à en
déduire que ce dernier fait partie d'un ensemble, à savoir "AUSTIN USED
IN 1833 & EVER SINCE".
En revanche, on ne peut pas déduire du signe litigieux une signification
univoque. En effet, s'il est vrai qu'en sous-entendant le mot "products", on
peut inférer qu'il s'agit d'un produit fabriqué pour la première fois en 1883
et toujours commercialisé depuis cette date, aucun autre élément comme
par exemple un prénom ne permet de lever l'ambiguïté du terme "Austin"
qui peut signifier dans ce contexte aussi bien le nom de famille de celui
qui produit les biens en question que le lieu où ils sont fabriqués. In casu,
les indications additionnelles restent neutres et donc ne modifient pas
l'impression générale d'une manière telle que l'indication géographique
s'efface devant l'autre signification. Le doute subsiste, de sorte que le
signe litigieux comporte un risque de tromperie ce qui, selon la
B-6402/2011
Page 14
jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3), suffit pour le considérer
comme ayant un caractère trompeur.
4.3.2. La recourante allègue que le public visé constitue un cercle très
restreint d'utilisateurs qui connaissent les quelques entreprises actives
dans le secteur des explosifs. A son avis, les clients potentiels
connaissent l'entreprise Austin Powder Company, de sorte qu'ils
associeront automatiquement le terme "Austin" au patronyme fondateur
de cette entreprise, comme l'admet Claude Modoux dans sa déclaration
du 22 novembre 2011. Selon ce dernier, Austin Powder Company, sise à
Cleveland dans l'Etat de l'Ohio aux Etats-Unis, fait partie d'un groupe
industriel mondialement connu qui occupe le deuxième ou le troisième
rang mondial dans l'industrie des explosifs. Le nombre restreint
d'utilisateurs d'explosifs connaîtraient très bien les fabricants de ce
secteur et, en particulier, Austin Powder Company.
La question de savoir si un signe s'est imposé dans le commerce en
rapport avec les produits et les services revendiqués est examinée
uniquement si le déposant a requis de l'IPI l'enregistrement de sa marque
avec la mention "marque imposée". Lorsqu'une telle requête fait défaut –
comme c'est le cas en l'espèce – seule doit être examinée la force
distinctive initiale de la marque (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7426/2006 du 30 septembre 2008 consid. 2.1 The Royal Bank of
Scotland et la réf. cit.). In casu, la recourante soutient que le sens
patronymique s'est imposé dans l'esprit du public cible comme le nom
d'une entreprise déterminée, de sorte que l'indication de provenance
s'efface devant l'autre signification. Sur ce point, la recourante méconnaît
le fait que la notion de force distinctive initiale se distingue de celle de
force distinctive dérivée, en cela que la première se mesure avant le
début de l'usage de la marque (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-1759/2007 du 26 février 2008 consid. 8 Pirates of the Caribbean et les
réf. cit.). Comme la recourante a renoncé à l'inscription de sa marque
comme "marque imposée", la notoriété de son signe n'a en conséquence
pas à être examinée dans la présente procédure.
Au demeurant, même employé dans le cadre de la raison sociale, le
terme "Austin" peut tout aussi bien renvoyer au lieu de production, soit
une société sise aux Etats-Unis, qu'à un nom de famille, ce d'autant qu'il
n'est pas précédé d'un prénom. Ainsi donc, on ne peut pas exclure que,
dans les milieux concernés également, le terme "Austin" comporte un
risque de tromperie car, même si ces derniers ont connaissance du
groupe industriel en cause, il est hautement probable qu'ils auront à
B-6402/2011
Page 15
l'esprit une entreprise fondée et sise aux Etats-Unis. A cela s'ajoute que
la pratique ne tient pas compte de la compréhension présumée des
milieux intéressés suisses, ni des connaissances des destinataires
spécialisés portant sur le marché des produits en question ou sur les
entreprises actives dans ce secteur (ATF 135 III 416 consid. 2.6.6 Calvi).
4.3.3. Il ressort de ce qui précède que le terme "Austin" ne constitue pas
un lieu inconnu et qu'il ne s'est pas imposé dans l'esprit du public comme
le nom d'une entreprise déterminée. Il en va de même des quatre autres
catégories identifiées dans l'ATF 128 III 454 (cf. ci-dessus consid. 3.2).
En effet, le mot "Austin" n'a pas une valeur de symbole ni un caractère de
fantaisie ; il ne sert pas non plus à distinguer les modèles produits par
une même entreprise ; et il n'est pas entré dans le langage courant pour
désigner une chose de genre.
La recourante soutient qu'il va de soi que les produits d'explosifs seront
obligatoirement d'origine européenne en raison des coûts élevés de
transport de ces marchandises depuis les Etats-Unis jusqu'en Suisse.
Elle ajoute que la fabrication d'explosifs nécessite que l'entreprise
productrice dispose de ressources minières importantes. Or, selon la
recourante, cette caractéristique géologique n'est présente ni à Austin, ni
dans sa région. La recourante se place ainsi sur le terrain de la dernière
catégorie qui retient le défaut d'indication de provenance lorsque le nom
géographique désigne un lieu ou une région qui ne constituent
manifestement pas un lieu de production, de fabrication ou de
commercialisation des produits revendiqués (ATF 128 III 454
consid. 2.1.3 Yukon).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral n’a pas reconnu le nom Yukon en
tant que dénomination géographique car, outre le fait que ce terme est
peu connu du public suisse, les conditions climatiques, le faible taux de
population et la faible viabilité du territoire de Yukon rendent le
développement d'une production industrielle improbable.
In casu, ces conditions ne sont pas remplies. Il est en effet admis que le
terme "Austin" désigne en particulier la capitale du Texas, ville des Etats-
Unis connue du public suisse et qui est devenue au fil du temps un centre
important des hautes technologies abritant notamment des industries
classiques (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Dans sa réponse du 20 février
2012, l'IPI relève que, nonobstant les coûts liés au transport, les
importations de produits américains en Suisse ont bondi de 65% entre
1990 et 2010. Il résulte ainsi de ce qui précède que, d'une part, la ville
B-6402/2011
Page 16
d'Austin est connue du public suisse et, d'autre part, que les Etats-Unis
sont un importateur important de la Suisse (voir le site Internet
, rubriques "06-Industrie,
services", "Commerce extérieur", "Données détaillées", "Importations par
zone économique et par pays d'origine"). Dans ces conditions, on ne peut
pas exclure qu'une partie des consommateurs penseront que les produits
couverts par la marque sont fabriqués à Austin ou aux Etats-Unis
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7413/2006 du 15 octobre
2008 consid. 7.4 et 9 Madison). Il n'est en effet pas invraisemblable de
penser que des produits d'explosifs puissent provenir du Texas. Dès lors
qu'un lien de provenance est plausible, il n'est pas indispensable qu'il y
ait effectivement une production concurrente au lieu indiqué (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-915/2009 du 26 novembre 2009
consid. 2.6 Virginia slims no. 602 et la réf. cit.). L'association d'idées
provoquée par la marque et le risque potentiel de tromperie, à savoir le
fait que les objets revendiqués sont ou pourraient être produits
effectivement à Austin ou aux Etats-Unis sont seuls déterminants.
Autrement dit, le fait que, pour certains spécialistes de la branche, il est
peu probable que les produits revendiqués soient fabriqués à Austin n'est
pas, en soi, pertinent (ATF 135 III 416 consid. 2.6.6 Calvi). En effet, il
suffit, pour que la marque soit trompeuse, que des clients puissent
raisonnablement se figurer, en lisant le mot "Austin", que les produits
d'explosifs proviennent d'une entreprise américaine (cf. ATF 135 III 416
consid. 2.6.6 Calvi). Ainsi, la marque proposée est de nature à induire en
erreur les clients potentiels sur la provenance des produits, puisque ceux-
ci ne proviennent ni d'Austin ni même du reste des Etats-Unis. Il en
résulte que l'enregistrement de la marque doit être refusé (art. 2 let. c
LPM).
5.
La recourante estime que la position de l'IPI consistant à ignorer les
enregistrements étrangers lorsque la question de la tromperie se pose
n'est pas défendable si le signe en cause constitue à la fois un nom
géographique et un patronyme. Elle souligne par ailleurs que le signe
combiné "AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE" a été enregistré pour
des produits d'explosifs tant dans l'Union européenne qu'aux Etats-Unis.
Même si ceci tend à démontrer que le terme litigieux a été considéré
différemment dans d'autres pays, cette pratique ne lie pas les autorités
suisses conformément à une jurisprudence constante (cf. ATF 135 III 416
consid. 2.1 Calvi et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7413/2006 du 15 octobre 2008 consid. 10 Madison).
B-6402/2011
Page 17
6.
La recourante invoque en outre implicitement une inégalité de traitement
par rapport à l'enregistrement de marques, telles que "LINCOLN",
"KELLOGG'S EXTRA VITAL" et "HOLLAND & HOLLAND". Elle souligne
que "Lincoln", "Kellogg" et "Holland" sont, tout comme "Austin", à la fois
les noms des fondateurs des entreprises titulaires des marques précitées
et des noms géographiques.
6.1. L'IPI explique que la marque suisse n° 2P-286970 "LINCOLN" a été
enregistrée le 31 mars 1977, soit il y a 35 ans, et que cet enregistrement
ancien ne reflète pas la pratique actuelle de l'IPI, de sorte qu'il ne justifie
pas un droit à l'égalité de traitement. Concernant la marque suisse
n° P-378668 "HOLLAND & HOLLAND", il souligne d'une part que sa
structure n'est pas comparable à la marque litigieuse et d'autre part qu'il
s'agit également d'une marque très ancienne enregistrée il y a 22 ans, de
sorte qu'elle ne saurait elle non plus refléter la pratique actuelle de l'IPI et
ne justifie pas un droit à l'égalité de traitement. Enfin, quant à la marque
suisse n° 576904 "KELLOGG'S EXTRA VITAL", l'IPI note qu'elle n'est pas
non plus comparable au signe contesté in casu. Il expose que le pronom
anglais « 's » à la fin du mot "Kellogg" est une forme possessive qui
implique en l'espèce que le terme qui précède est un patronyme ; que
ledit pronom exclut donc que le terme "Kellogg" soit considéré comme
une indication géographique ; et que, s'il s'agissait d'une indication
géographique, la forme correcte serait "from Kellogg" ou "of Kellogg". Il
ajoute encore que la ville de Kellogg dans l'Idaho ne compte qu'un peu de
plus de 2'000 habitants, celle située dans l'Iowa environ 600 habitants et
celle du Minnesota environ 450 habitants. Selon l'IPI, ces lieux de taille
modeste doivent être considérés comme inconnus en Suisse et ne
sauraient donc être comparés à Austin qui est la capitale de l'un des Etats
les plus importants des Etats-Unis et qui compte environ 790'000,
respectivement 1'700'000 habitants pour l'agglomération.
Pour sa part, la recourante critique l'argument de l'IPI selon lequel il s'agit
d'enregistrements anciens. Selon elle, une telle approche crée une
insécurité juridique pour les titulaires et porte une atteinte certaine à leurs
droits. Elle estime qu'il n'existe aucun indice permettant de penser qu'un
consommateur moyen perçoit aujourd'hui les marques précitées d'une
manière différente de celle qui prévalait au moment de leurs
enregistrements. S'agissant de la marque "HOLLAND & HOLLAND", la
recourante relève que, de par son argumentation, l'IPI admet qu'un nom
ayant à la fois une signification géographique et patronymique et qui est
combiné avec d'autres éléments verbaux peut être perçu comme un nom
B-6402/2011
Page 18
de famille, même s'il n'est pas nécessairement accompagné d'un prénom.
Enfin, la recourante souligne que les remarques de l'IPI relatives à la
marque "KELLOGG'S EXTRA VITAL" révèlent une méconnaissance des
règles de la langue anglaise, dès lors que le pronom anglais « 's » peut
suivre un nom géographique, contrairement à ce qu'affirme l'IPI.
6.2. Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire
des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce
qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 131 I 1 consid. 4.2, ATF 129 I 346 consid. 6, ATF 129
I 113 consid. 5.1).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'enregistrement d'un signe
pour lequel il existe un motif absolu d'exclusion ne peut être admis sur la
base de l'égalité de traitement que si les conditions de l'égalité dans
l'illégalité sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A.5/2004 du
25 novembre 2004 consid. 4.3 Firemaster). Le droit à l'égalité dans
l'illégalité n'est reconnu que si l'on est en présence d'une pratique
constante, contraire à la loi, qui se rapporte à des signes et produits
comparables, et dont l'autorité d'application n'envisage pas de s'écarter
même à l'avenir (arrêt du Tribunal fédéral 4A.5/2004 du 25 novembre
2004 consid. 4.3 Firemaster ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
B-1561/2011 du 28 mars 2012 consid. 9.1 Together we'll go far et les réf.
cit. et B-2054/2011 du 28 novembre 2011 consid. 6.1 Milchbärchen et les
réf. cit.). En outre, des marques anciennes ("Marken älteren Datums")
peuvent ne pas être prises en considération sous l'angle de l'égalité de
traitement, motif pris qu'elles ne reflètent plus la pratique actuelle en
matière d'enregistrement (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-2054/2011 du 28 novembre 2011 consid. 6.1 Milchbärchen et les réf.
cit.).
6.3. Les marques suisses n° 2P-286970 "LINCOLN" et n° P-378668
"HOLLAND & HOLLAND" (fig.) ont été enregistrées en 1977 et,
respectivement, en 1990. Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 6.2) et
comme l'a à juste titre relevé l'IPI, ces marques, déjà très anciennes, ne
reflètent plus la pratique actuelle en matière d'enregistrement et ne sont
donc pas susceptibles de justifier un droit à l'égalité de traitement.
B-6402/2011
Page 19
Concernant la marque suisse n° 576904 "KELLOGG'S EXTRA VITAL", il
sied d'emblée de constater qu'elle est enregistrée pour des produits et
services des classes 30 et 35, alors que la marque litigieuse en l'espèce
revendique en particulier la protection pour des produits de la classe 13.
A cela s'ajoute que les marques en question ne sont clairement pas
comparables. Leur unique point commun est de contenir un terme qui
possèdent plusieurs significations, à savoir un nom géographique et un
patronyme. Or, en tant que nom géographique, "Kellogg" peut désigner :
une ville d'un peu plus de 2'000 habitants située dans l'Etat de l'Idaho aux
Etats-Unis (voir notamment les sites internet
;
idaho.html) ; une ville d'environ 600 habitants située dans l'Etat de l'Iowa
aux Etats-Unis (voir notamment le site internet
wiki/Kellogg,_Iowa) ; et une ville d'environ 450 habitants sise dans l'Etat
du Minnesota aux Etats-Unis (voir notamment le site internet
Kellogg,_Minnesota). Comme l'a à juste titre
relevé l'IPI, il s'agit de villes de taille très modeste qui doivent être
considérées comme inconnues en Suisse. Dans ces conditions, elles ne
peuvent en aucun cas être comparées à Austin, qui compte environ
1'700'00 habitants en prenant en considération son agglomération et qui
est la capitale de l'Etat du Texas, deuxième Etat le plus peuplé et le plus
grand des Etats-Unis. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. Compte
tenu de ce qui précède, un droit à l'égalité de traitement ne se justifie pas
non plus avec la marque "KELLOGG'S EXTRA VITAL".
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de reconnaître que la
recourante ne peut faire valoir un droit à l'égalité de traitement. Il en
résulte que le grief de la recourante tombe à faux.
7.
La recourante relève enfin qu'au regard de l'applicabilité, la limitation de
provenance exigée par l'IPI crée une incertitude juridique et n'est pas non
plus défendable sous l'angle économique.
Contrairement à ce que prétend la recourante, on ne voit pas en quoi la
restriction apportée à la liste des produits constitue une insécurité
juridique. En effet, selon la jurisprudence, la restriction apportée à la liste
des produits ne tolérant que ceux qui sont fabriqués dans le lieu indiqué
dans la marque constitue un moyen proportionné au but recherché qui
est d'éviter que le public soit induit en erreur parce qu'il lie une certaine
marque à une certaine provenance alors que les produits couverts par le
B-6402/2011
Page 20
terme géographique en cause proviennent d'ailleurs (ATF 132 III 770
consid. 3.2 Colorado).
8.
La recourante requiert, à titre de moyen de preuve, l'audition en qualité
de témoin de MM. Claude Modoux et Hans Meyer. Selon elle, les
prénommés, dont les connaissances et les compétences dans le secteur
des explosifs font autorité, sont les mieux à même d'informer le Tribunal
sur les spécificités du transport d'explosifs.
Comme relevé ci-dessus, il n'est pas invraisemblable de penser que des
produits d'explosifs puissent provenir des Etats-Unis, et plus précisément
d'Austin. Peu importe, comme on l'a vu, que les fins spécialistes du
secteur des explosifs sachent qu'il est peu probable que de tels produits
soient fabriqués à Austin. Il suffit, pour que la marque soit trompeuse, que
des clients puissent raisonnablement penser, en lisant le mot "Austin",
que ces produits d'explosifs proviennent d'une entreprise américaine.
Dans ces circonstances, point n'est besoin de procéder aux auditions
requises par la recourante.
9.
Il appert de ce qui précède que, mal fondé, le recours interjeté par Austin
Powder Company doit être rejeté.
10.
10.1. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF). La valeur litigieuse en matière de propriété intellectuelle est
difficile à estimer. Selon la doctrine et la jurisprudence, elle s'élève
généralement entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490
consid. 3.3).
Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à
Fr. 2'500.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils seront
compensés, dès l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais
de Fr. 2'500.- déjà versée.
B-6402/2011
Page 21
10.2. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit
à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'500.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 2'500.-, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. MA-Prüf1 gni/62051/2010 ; Acte
judiciaire)
– au Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
B-6402/2011
Page 22
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 7 août 2012