B-6442/2007 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Markeneintragungsgesuch Nr. 57135/2006 - BRORA

Abtei lung II
B-6442/2007
{T 0/2}
U r t e i l v o m 3 0 . M a i 2 0 0 8
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
X._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thierry Calame und
Rechtsanwalt Dr. Florent Thouvenin,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern
Vorinstanz.
Markeneintragungsgesuch Nr. 57135/2006 - BRORA.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-6442/2007
Sachverhalt:
A.
Am 11. August 2006 hinterlegte die Beschwerdeführerin das Zeichen
BRORA als Wortmarke für folgende Waren:
Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Whisky und auf
Whisky basierende Getränke.
Mit Schreiben vom 11. Oktober 2006 beanstandete die Vorinstanz das
Gesuch mit der Begründung, BRORA sei ein irreführendes Zeichen,
da „Brora“ der Name einer Ortschaft in Schottland in der Grafschaft
Sutherland sei und das hinterlegte Zeichen daher eine geografische
Bezeichnung wiedergebe, welche bei den Abnehmern der Waren eine
geografische Herkunftserwartung provoziere. Somit müsse dem
hinterlegten Zeichen mit dem vorliegenden Warenverzeichnis der
Markenschutz verweigert werden.
In ihrer Stellungnahme vom 18. Oktober 2006 bestritt die
Beschwerdeführerin die Auffassung der Vorinstanz und machte
geltend, BRORA werde vom schweizerischen Publikum nicht als
geografische Herkunftsangabe aufgefasst und sei somit nicht ein
Hinweis auf den geografischen Ursprung der Waren. Sie beantragte
indessen, die Warenliste auf „Alkoholische Getränke (ausgenommen
Biere); Whisky und auf Whisky basierende Getränke schottischer
Herkunft“ einzuschränken.
Mit Schreiben vom 23. Oktober 2006 präzisierte die Vorinstanz, das
Gesuch müsse nicht nur zurückgewiesen werden, weil das hinterlegte
Zeichen irreführend sei, sondern auch, weil es gegen das TRIPS-
Abkommen und insofern gegen geltendes Recht verstosse. Gestützt
auf das TRIPS-Abkommen würden geografische Angaben im
Zusammenhang mit Weinen oder Spirituosen, unabhängig vom
Vorliegen einer Irreführungsgefahr, geschützt. Es sei somit irrelevant,
ob die betreffende geografische Angabe den schweizerischen
Durchschnittsabnehmern bekannt sei. Zudem sei die Einschränkung
des Warenverzeichnisses nicht ausreichend, um das Zeichen zum
Markenschutz zuzulassen.
Am 21. November 2006 ersuchte die Beschwerdeführerin die
Vorinstanz, die angemeldete Marke ohne Einschränkungen in den
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beanspruchten Klassen zu registrieren. Sie erklärte, das angemeldete
Zeichen werde von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als
Herkunftsangabe im Sinne des Gesetzes verstanden. Da zudem keine
tatsächlichen oder nahe liegenden Beziehungen zwischen den
angemeldeten Warenklassen und dem Begriff BRORA ersichtlich
seien, könne das Publikum auch nicht über die Herkunft der mit dem
angemeldeten Zeichen gekennzeichneten Produkte in die Irre geführt
werden. Im Weiteren sei das angemeldete Zeichen keine geografische
Herkunftsangabe im Sinne des TRIPS-Abkommens. Schliesslich sei
darauf hinzuweisen, dass die Marke BRORA in der EU, und damit
auch in Grossbritannien, in den Klassen 33 und 42 registriert sei, und
zwar ohne jede Einschränkung auf ein bestimmtes Herkunftsgebiet
oder einen Herkunftsort.
Mit Schreiben vom 21. Februar 2007 hielt die Vorinstanz für sämtliche
in Klasse 33 beanspruchten Waren an ihrer Zurückweisung fest.
Ergänzend begründete die Vorinstanz ihre Beanstandung damit, das
hinterlegte Zeichen gehöre zum Gemeingut.
In ihrer Stellungnahme vom 22. Mai 2007 teilte die
Beschwerdeführerin der Vorinstanz mit einlässlicher Begründung mit,
sie halte an ihrer Auffassung fest, dass einer Eintragung der Marke
BRORA ohne Einschränkungen nichts im Wege stehe.
Am 5. Juni 2007 liess die Beschwerdeführerin der Vorinstanz das
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. Mai 2007 betreffend
Schutzverweigerung gegenüber der internationalen Registrierung IR
819'223 – BELLAGIO zukommen. Sie hielt im Wesentlichen fest, die
Argumente des Bundesverwaltungsgerichts seien auch für BRORA
zutreffend.
Mit Verfügung vom 22. August 2007 wies die Vorinstanz das
Markeneintragungsgesuch BRORA für sämtliche beanspruchten
Waren der Klassen 33 zurück. Zur Begründung führte sie aus, das
hinterlegte Zeichen verstosse einerseits gegen das TRIPS-Abkommen
und somit gegen geltendes Recht. Würden – wie im vorliegenden Fall
– geografische Angaben im Zusammenhang mit Weinen oder
Spirituosen verwendet, greife insofern ein weiterer Schutz, als
geografische Angaben im Sinne des TRIPS-Abkommens unabhängig
vom Vorliegen einer Irreführungsgefahr geschützt würden, wenn die
damit gekennzeichneten Weine und Spirituosen nicht aus dem Gebiet
des Ursprungsortes stammten. Es sei somit irrelevant, ob die
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betreffende geografische Angabe den schweizerischen
Durchschnittsabnehmern bekannt sei. BRORA sei der Name einer
kleinen Ortschaft in der Grafschaft Sutherland im Norden Schottlands,
in der gemäss Internetrecherchen Whisky und andere alkoholische
Getränke produziert würden. Die geografische Herkunft habe bei
Weinen und Spirituosen offensichtlich einen Einfluss auf die Qualität
der Waren. Für die Produktion von Whisky sei insbesondere die
Qualität des Wassers oder das Know-How eines bestimmten Ortes
ausschlaggebend, um Waren dieser Herkunft von Waren aus anderen
Regionen zu unterscheiden. Hinzu komme, dass die Ortschaft BRORA
nachweislich einen besonderen Ruf für die beanspruchten Waren
habe. Das vorliegende Zeichen enthalte somit eine geografische
Angabe im Sinne des TRIPS-Abkommens. Derartige Zeichen dürften
indessen nur zum Markenschutz zugelassen werden, wenn die durch
die Marke gekennzeichneten Weine und Spirituosen auch den
entsprechenden Ursprung hätten. Weiter werde das Zeichen als
irreführend für die beanspruchten Waren der Klasse 33
zurückgewiesen. Zusätzlich müsse das Zeichen auch als zum
Gemeingut gehörend und freihaltebedürftig zurückgewiesen werden.
Abschliessend führte die Vorinstanz aus, der von der
Beschwerdeführerin zitierte Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts
BELLAGIO führe zu keiner anderen Beurteilung der
Eintragungsfähigkeit des vorliegendenfalls strittigen Zeichens, und
ausländische Entscheide hätten gemäss ständiger Rechtsprechung
keine präjudizielle Wirkung.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am
24. September 2007 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht.
Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die
Marke Nr. 57135/2006 – BRORA sei in allen beanspruchten Waren-
und Dienstleistungsklassen zur Eintragung zuzulassen. Zur
Begründung machte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend,
alle drei Argumentationslinien der Vorinstanz basierten auf der
Prämisse, BRORA sei eine Herkunftsangabe im Sinne des Gesetzes.
Ob ein Zeichen als Herkunftsangabe zu qualifizieren sei, bestimme
sich aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise. Massgebende
Verkehrskreise seien die durchschnittlichen Abnehmer der fraglichen
Waren oder Dienstleistungen. Da die schottische Ortschaft Brora nicht
nur abgelegen, sondern auch unbekannt und zudem ohne jeden
besonderen Ruf sei, sei die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische
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Gehalt des Zeichens BRORA von den massgebenden
Durchschnittskonsumenten erkannt werde, äusserst gering. Dass
diese Konsumenten das Zeichen BRORA darüber hinaus gar als
Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren verstünden, könne
ausgeschlossen werden. Werde BRORA aber von den massgebenden
Verkehrskreisen nicht als Herkunftsangabe aufgefasst, sei es weder
beschreibend noch freihaltebedürftig und stelle somit nicht Gemeingut
dar. Aus diesem Grund sei auch eine Irreführungs- oder
Täuschungsgefahr ausgeschlossen. Da die Definition des Begriffs der
Herkunftsangabe im TRIPS inhaltlich mit derjenigen im MschG
übereinstimme, sei BRORA auch keine Herkunftsangabe im Sinne des
TRIPS, weshalb der angebliche Verstoss gegen geltendes Recht
entfalle. Schliesslich sei BRORA als EU-Gemeinschaftsmarke
eingetragen worden und geniesse damit auch in Schottland
Markenschutz. Habe das Ursprungsland dem Zeichen BRORA damit
keinen Schutz als Herkunftsangabe gewährt, so könne die Schweizer
Markenanmeldung auch nicht wegen Verstosses gegen die auf dem
Ursprungslandprinzip beruhende massgebende Bestimmung des
TRIPS-Abkommens zurückgewiesen werden.
C.
Mit Vernehmlassung vom 21. Januar 2008 beantragt die Vorinstanz,
die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung bringt
sie im Wesentlichen vor, die geografische Herkunft habe bei Weinen
und Spirituosen offensichtlich einen Einfluss auf die Qualität der
Waren. Sie gehe deshalb davon aus, dass für Weine und Spirituosen
immer dann eine geografische Angabe im Sinne des TRIPS-
Abkommens gegeben sei, wenn der Nachweis erbracht werden könne,
dass am entsprechenden Ort Weine oder Spirituosen hergestellt
würden. Die Beschwerdeführerin produziere in BRORA Whisky, und
bis Beginn der 80er Jahre sei von Dritten ebenfalls Whisky hergestellt
worden. Hinzu komme, dass ihre Abklärungen ergeben hätten, dass
die Ortschaft Brora nachweislich einen besonderen Ruf für die
beanspruchten Waren habe. Entgegen der Auffassung der
Beschwerdeführerin habe eine Eintragung im Ursprungsland keinen
Einfluss darauf, ob eine geografische Angabe im Sinne des TRIPS-
Abkommens vorliege oder nicht. Da das strittige Zeichen nicht den
Namen der Beschwerdeführerin oder ihres Rechtsvorgängers
darstelle, greife die entsprechende Ausnahmebestimmung des TRIPS
nicht. Ohne Einschränkung der beanspruchten Waren der Klasse 33
auf Waren, welche aus BRORA stammten, könne das strittige Zeichen
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somit wegen Verstosses gegen geltendes Recht nicht zum
Markenschutz zugelassen werden. Hinsichtlich der Täuschungsgefahr
und in Bezug auf den beschreibenden Charakter des Zeichens sei auf
die diesbezüglichen Ausführungen in der angefochtenen Verfügung zu
verweisen. Was die Beurteilung eines Freihaltebedürfnisses betreffe,
sei festzuhalten, dass zumindest die zukünftige Verwendung der
Bezeichnung Brora als geografische Angabe durch Konkurrenten
ernsthaft in Betracht falle. Schliesslich könne der von der
Beschwerdeführerin zitierte Entscheid Bellagio nicht zum Vergleich
herangezogen werden, da unterschiedliche Sachverhalte vorlägen.
Denn im vorliegenden Fall müsse gerade nicht beurteilt werden, ob
eine Herkunftsangabe im Sinne des Gesetzes vorliege oder nicht. Zu
beurteilen sei, ob eine geografische Angabe im Sinne des TRIPS-
Abkommens vorliege, und dies sei zu bejahen.
D.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung hat die
Beschwerdeführerin stillschweigend verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni
2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz,
VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen
Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges
Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur
Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes
vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR
172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52
Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt
(Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich
ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
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2.
Nach Art. 2 Bst. d des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den
Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz,
MschG, SR 232.11) sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung,
die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom Markenschutz
ausgeschlossen. Als rechtswidrige Zeichen - und damit vom
Markenschutz ausgenommen - sind Zeichen, die gegen Bundesrecht
und Staatsvertragsrecht verstossen. Nach Art. 23 Ziff. 2 des
Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem
Eigentum (TRIPS), welches Bestandteil des Abkommens vom 15. April
1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation ist (WTO-
Abkommen, SR 0.632.20, Anhang 1C, für die Schweiz seit 1. Juli 1995
in Kraft), wird die Eintragung einer Marke für Weine, die eine
geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, durch die Weine
gekennzeichnet werden, oder einer Marke für Spirituosen, die eine
geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, durch die
Spirituosen gekennzeichnet werden, in Bezug auf Weine oder
Spirituosen, die diesen Ursprung nicht haben, von Amtes wegen,
sofern die Rechtsvorschriften des Mitglieds dies zulassen, oder auf
Antrag einer beteiligten Partei abgelehnt oder für ungültig erklärt.
3.
Unbestrittenermassen ist das angemeldete Zeichen BRORA zugleich
der Name einer Ortschaft in der Grafschaft Sutherland im Norden
Schottlands mit zirka 1'100 Einwohnern, in welcher bis zu Beginn der
80er Jahre von Dritten und heute noch von der Beschwerdeführerin
Whisky produziert wird.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, Brora sei nicht nur abgelegen,
sondern auch unbekannt und zudem ohne jeden besonderen Ruf. Die
Wahrscheinlichkeit, dass der geografische Gehalt des Zeichens
BRORA von den massgebenden Durchschnittskonsumenten erkannt
werde, sei damit äusserst gering. Dass diese Konsumenten das
Zeichen BRORA darüber hinaus gar als Hinweis auf die Herkunft der
beanspruchten Waren verstünden, könne ausgeschlossen werden.
Eine Herkunftsangabe im Sinne des MSchG und TRIPS liege jedoch
immer nur dann vor, wenn das Zeichen von den massgebenden
Verkehrskreisen als derartiger Hinweis verstanden werde. Einen
solchen Herkunftshinweis könne aber nur erkennen, wer die
geografische Angabe als solche kenne. Setze damit auch die
Anwendung von Art. 23 Ziff. 2 TRIPS voraus, dass die schweizerischen
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Durchschnittskonsumenten die Ortschaft Brora kennten und fehle es
gerade an einer solchen Kenntnis, so könne dem Zeichen BRORA der
Schutz als Marke nicht gestützt auf Art. 2 Bst. d MschG i.V.m. Art. 23
Ziff. 2 TRIPS verwehrt werden.
Die Vorinstanz hielt dagegen fest, bei der Anwendung des TRIPS-
Abkommens spiele es keine Rolle, ob die im Zeichen enthaltene
geografische Angabe dem schweizerischen Durchschnittsabnehmer
bekannt sei.
3.1 Geografische Angaben im Sinne des TRIPS-Abkommens sind
Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitglieds
oder aus einer Region oder aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet
stammend kennzeichnen, wenn eine bestimmte Qualität, ein
bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im
wesentlichen seinem geografischen Ursprung zuzuschreiben ist
(Art. 22 Ziff. 1 TRIPS).
Art. 23 TRIPS betrifft nur diese in Art. 22 TRIPS definierte Art
geografischer Bezeichnungen respektive Produkte mit besonderem
Ruf oder durch die Herkunft geprägten Eigenschaften (J. DAVID
MEISSER / DAVID ASCHMANN, Herkunftsangaben und andere geographische
Bezeichnungen, in: ROLAND VON BÜREN / LUCAS DAVID, Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Bd./2. Teilbd., Basel 2005
[nachfolgend: SIWR III/2], S. 244; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Das
schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Vor Art. 47 N. 52).
Inhaltlich stimmt die Definition von Art. 22 Ziff. 1 TRIPS weitgehend mit
derjenigen von Art. 47 Abs. 1 MschG überein (ALESCH STAEHELIN, Das
TRIPs-Abkommen, Bern 1999, S. 110; vgl. auch KAMEN TROLLER, Manuel
du droit suisse des biens immatériels, Basel und Frankfurt a.M. 1996,
S. 1226). Nach Art. 47 Abs. 1 MschG sind Herkunftsangaben direkte
oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren und
Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit
oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen.
Art. 47 Abs. 2 MschG schränkt indessen ein, dass geografische
Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen
nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder
Dienstleistungen verstanden werden, nicht als Herkunftsangabe im
Sinne von Absatz 1 gelten.
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Art. 23 TRIPS kennt im Gegensatz zu Art. 47 MschG keine derartige
Einschränkung (MEISSER / ASCHMANN, SIWR III/2, S. 245 f.). Bei der
Frage, ob eine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Ziff. 1 TRIPS
vorliegt oder nicht, spielt daher die Sicht der massgebenden
Verkehrskreise keine Rolle; lediglich im hier nicht relevanten Art. 22
Ziff. 3 TRIPS wird auf die Öffentlichkeit und insofern auf die
massgebenden Verkehrskreise Bezug genommen (vgl. MEISSER /
ASCHMANN, SIWR III/2, S. 245; SEVERIN STRAUCH, Geographische
Angaben, in: JAN BUSCHE / PETER-TOBIAS STOLL [Hrsg.], TRIPs,
Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums,
Köln / Berlin / München 2007, N. 38 zu Art. 22). Eine entscheidende
Rolle bei der Beantwortung der Frage, ob eine geografische Angabe
im Sinne des TRIPS-Abkommens vorliegt, spielt vielmehr der
Zusammenhang zwischen Ware und geografischer Herkunft (STAEHELIN,
a.a.O., S. 111; SEVERIN STRAUCH, a.a.O., N. 8 zu Art. 22; ROLAND KNAAK,
The Protection of Geographical Indications According to the TRIPs
Agreement, in: FRIEDRICH-KARL BEIER / GERHARD SCHRICKER [Hrsg.], From
GATT to TRIPs, Weinheim 1996, S. 117 ff., S. 128). Der
Zusammenhang zwischen Ware und geografischer Herkunftsangabe
verlangt, dass eine bestimmte Qualität, der Ruf oder eine sonstige
Eigenschaft der Ware im Wesentlichen auf ihrer geografischen
Herkunft beruht (SEVERIN STRAUCH, a.a.O., N. 8 zu Art. 22).
Da viele Spirituosen nach international bekannten
Herstellungsmethoden aus Rohstoffen verschiedenster Herkunft
gebrannt werden können, ohne dass sich Qualität oder andere
Eigenschaften ändern, beschränkt sich hinsichtlich Spirituosen der
Schutz des TRIPS-Abkommens auf jene geografischen
Bezeichnungen, die einen bestimmten Ruf besitzen, und jene
Produkte, die durch lokale Verhältnisse geprägt sind (MEISSER /
ASCHMANN, SIWR III/2, S. 244). Dies ist im Folgenden zu prüfen.
3.1.1 Zunächst hat das Klima einer Region beim Brennen und Reifen,
aber auch bei der Wahl des verwendeten Getreides einen Einfluss auf
den dort produzierten Whisky. Im Weiteren beeinflussen die
geologischen Verhältnisse vor Ort das zur Destillation verwendete
Wasser. Denn je weicher das Gestein ist, desto mehr Mineralien löst
das hindurchfliessende Wasser aus ihm heraus. Weil jede Gesteinsart
andere Mineralien enthält, schmeckt das Wasser zudem jeweils
anders. Im hier interessierenden Sutherland herrscht Sandstein vor,
welcher viel Mineralien an das Wasser abgibt und dieses
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entsprechend hart macht. Für den Geschmack des Wassers ist auch
entscheidend, ob dieses auf seinem Weg zur Brennerei über
Heidemoore oder torfhaltige Böden geflossen ist. Insofern prägt
Wasser, das bei der Whiskyherstellung in grossen Mengen verwendet
wird und dementsprechend vor Ort ständig verfügbar sein muss,
abhängig von seiner Herkunft den Geschmack des Whiskys. Eine
Rolle spielt im Weiteren, ob die Brennereien und Lagerhäuser am
Meer liegen, wie das bei der im vorliegenden Fall interessierenden
Ortschaft Brora der Fall ist (vgl. MICHAEL JACKSON, Whisky, London 2005,
S. 24 ff.).
3.1.2 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Whisky zu den
Spirituosen gehört, die durch lokale Verhältnisse geprägt sind. Brora
ist denn auch bekannt für seinen Whisky (MICHAEL JACKSON, a.a.O.,
S. 135), welcher die Aromen der nahen Nordsee zeigt (The Whisky
Times, Das Whisky-Journal, März 2004, S. 4). Die Auffassung der
Beschwerdeführerin, die schottische Ortschaft Brora sei ohne jeden
besonderen Ruf, trifft somit nicht zu. Da es sich bei Brora zudem um
eine Ortschaft im Vereinigten Königreich, ein Mitgliedstaat des WTO-
Abkommens, handelt, enthält das angemeldete Zeichen BRORA eine
geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Ziff. 1 TRIPS.
3.2 Ein Zeichen, welches eine geografische Angabe im Sinne von
Art. 22 Ziff. 1 TRIPS enthält und für Weine oder Spirituosen
beansprucht wird, ist gemäss Art. 23 Ziff. 2 TRIPS in Bezug auf Weine
oder Spirituosen, die diesen Ursprung nicht haben, abzulehnen.
Das angemeldete Zeichen BRORA wird für alkoholische Getränke
(ausgenommen Biere), Whisky und auf Whisky basierende Getränke
(Klasse 33) beansprucht, ohne jegliche Einschränkung hinsichtlich der
geografischen Herkunft, namentlich nicht auf Brora. Es darf daher
gestützt auf Art. 2 Bst. d MschG i.V.m. Art. 23 Ziff. 2 TRIPS nicht zum
Markenschutz zugelassen werden.
3.3 Es bleibt zu prüfen, ob allenfalls eine der Ausnahmebestimmungen
von Art. 24 TRIPS greift. Nach dem hier in Frage kommenden Art. 24
Ziff. 9 TRIPS besteht keine Verpflichtung, geografische Angaben zu
schützen, die in ihrem Ursprungsland nicht oder nicht mehr geschützt
sind oder in diesem Land ungebräuchlich geworden sind.
Wie in E. 3.1.2 erwähnt wurde, ist die Ortschaft Brora bekannt für ihren
Whisky. Zwar wird unter dieser Bezeichnung seit 1983 kein Whisky
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mehr produziert (vgl. JACKSON, a.a.O., S. 135; The Whisky Times, Das
Whisky-Journal, März 2004, S. 4); insofern ist „Brora“ als
Herkunftsangabe aufgegeben worden. Doch es wird nach wie vor
Whisky unter dieser Bezeichnung verkauft. Es handelt sich um die
letzten Lagerbestände, die als Spezialabfüllungen auf den Markt
kommen und einen besonders guten Ruf geniessen (vgl. JACKSON,
a.a.O., S. 135; ). Unter
Whisky-Liebhabern insbesondere im Vereinigten Königreich dürfte
„Brora“ als Bezeichnung für Whisky mit einem bestimmten Ursprung
daher zumindest heute noch bekannt sein. Es kann somit nicht der
Schluss gezogen werden, bei „Brora“ handle es sich um eine im
Vereinigten Königreich ungebräuchliche geografische Angabe, welche
gestützt auf Art. 24 Ziff. 9 TRIPS wieder als Marke beansprucht
werden darf. Die Beschwerdeführerin hat sich denn auch nicht auf
diese Ausnahmebestimmung berufen.
3.4 Bei diesem Resultat erübrigt sich die Prüfung, ob die Vorinstanz
das hinterlegte Zeichen BRORA zu Recht auch gestützt auf Art. 2
Bst. a und c MschG zurückgewiesen hat.
4.
Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf den Umstand, dass
BRORA als EU-Gemeinschaftsmarke eingetragen worden sei und
damit auch in Schottland Markenschutz geniesse. Habe das
Ursprungsland dem Zeichen BRORA damit keinen Schutz als
Herkunftsangabe gewährt, so könne die Schweizer Markenanmeldung
auch nicht wegen Verstosses gegen die auf dem Ursprungslandprinzip
beruhende massgebende Bestimmung des TRIPS-Abkommens
zurückgewiesen werden.
Diesbezüglich ist festzuhalten, dass gemäss ständiger
Rechtsprechung ausländischen Entscheiden grundsätzlich keine
präjudizierende Wirkung zukommt (Urteil des Bundesgerichts
4A.5/2004 E. 4.3 - FIREMASTER; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 –
Chocolat Pavot [fig.], Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.7.3 – VUVUZELA, je mit Verweis
auf: WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 9). Von diesem Grundsatz ausgenommen
sind Entscheidungen betreffend ausländische Herkunftsangaben,
soweit es um die Frage geht, ob ein geografischer Name
freihaltebedürftig ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
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B-7411/2006 vom 22. Mai 2007 – BELLAGIO, mit Verweis u.a. auf BGE
117 II 327 E. 2b - Montparnasse). Der Umstand, dass eine
Bezeichnung im Ausland als Marke registriert wurde, ist folglich nur ein
Kriterium unter mehreren, die zu berücksichtigen sind (BGE 129 III
225 E. 5.5 – Masterpiece; Urteil des Bundesgerichts 4A.6/2003 vom
14. Januar 2004 E. 3 - BahnCard).
Wie festgestellt wurde, handelt es sich beim Zeichen BRORA im
Zusammenhang mit Whisky um eine geografische Angabe im Sinne
von Art. 22 Ziff. 1 des TRIPS-Abkommens. Angesichts des klaren
Verstosses gegen Art. 23 Ziff. 2 des TRIPS-Abkommens - und somit
gegen geltendes Recht - liegt kein Grenzfall vor, bei dem eine
ausländische Eintragung als Indiz für die Schutzfähigkeit
berücksichtigt werden kann (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 – Chocolat Pavot [fig.], Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-7407/2006 vom 18. September
2007 E. 8 – TOSCANELLA; Entscheid der Rekurskommission für
geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-,
Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2005 S. 875 E. 9 – Stars for
free; RKGE 2004 S. 668 E. 8 - PrimePower).
5.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Marke Nr. 57135/2006 -
BRORA nach Art. 2 Bst. d MschG gegen geltendes Recht verstösst.
Die Vorinstanz hat ihr daher zu Recht den Schutz in der Schweiz
verweigert. Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet
und ist abzuweisen.
6.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember
2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei
Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die
Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert
(Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre
und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu
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orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein
Streitwert zwischen Fr. 50'000.-- und Fr. 100'000.-- angenommen
werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem
Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es
sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 3'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin werden daher Fr. 500.-
nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse
zurückerstattet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. WI 57135/2006 BRORA; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Kathrin Bigler
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17.
Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der
Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 5. Juni 2008
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