B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-6505/2017
Ur t e i l vom 2 1 . Ok to be r 2 0 1 9
Besetzung
Richter Martin Kayser (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Julian Beriger.
Parteien
PUMA SE,
Puma Way 1, DE-91074 Herzogenaurach,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Patent- und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Refuel AG,
c/o Buffalo Energy Drinks GmbH,
Riedstrasse 1, 6330 Cham,
vertreten durch Riederer Hasler & Partner Patentanwälte AG,
Elestastrasse 8, Postfach, 7310 Bad Ragaz,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 14641,
IR 582'886 Puma (fig.) / CH 678'335 MG PUMA.
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Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 678'335
"MG Puma", deren Eintragung am 24. September 2015 in Swissreg veröf-
fentlicht wurde. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und an-
dere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte;
Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Geträn-
ken; Sportgetränke; Gesundheitsgetränke (nicht für den medi-
zinischen Gebrauch); Energiegetränke;
Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).
B.
Am 24. Dezember 2015 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Eintra-
gung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Wi-
derruf. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung
Nr. 582'886 "Puma (fig.)", die folgendes Aussehen hat:
und in der Schweiz unter anderem für folgende hier interessierende Waren
eingetragen ist:
Klasse 32: Bières, y compris les bières non alcooliques, également ale et
porter; eaux naturelles minérales, eaux vives ou de source,
eaux de table et autres boissons non alcooliques; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons; boissons isotoniques non alcooliques; poudres
pour boissons et comprimés servant à la préparation de bois-
sons gazéifiées;
Klasse 33: Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y compris les
boissons lactées et légèrement alcooliques.
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C.
Die Beschwerdegegnerin erhob in ihrer ersten Stellungnahme vom 4. Juli
2016 vor der Vorinstanz die Einrede des Nichtgebrauchs der Wider-
spruchsmarke. Die Beschwerdeführerin beschränkte die Glaubhaftma-
chung des Markengebrauchs in ihrer Replik vom 9. Januar 2017 auf die
Waren eaux naturelles minérales, autres boissons non alcooliques; bois-
sons de fruits der Klasse 32. Sie reichte Belege zur Glaubhaftmachung
eines stellvertretenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke durch die
"Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH" (im Folgenden: "Rhön-Sprudel
GmbH") ein. Diese würde die Waren an die "BIG Betriebsverpflegung für
Industrie und Gewerbe oHG" (im Folgenden: "BIG oHG"), sowie die mit ihr
verbundene "BIG Eventcatering GmbH & Co. KG" (im Folgenden: "BIG
Eventcatering") verkaufen. In ihrer Duplik vom 17. Juli 2017 machte die
Beschwerdegegnerin im Kern geltend, die eingereichten Belege seien
nicht geeignet, einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke
glaubhaft zu machen.
D.
Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Verfügung vom 17. Oktober 2017
ab. Sie begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass anhand
der eingereichten Belege nicht auf einen rechtserhaltenden Gebrauch der
Widerspruchsmarke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abwei-
chenden Form geschlossen werden könne. Weiter erscheine nicht glaub-
haft, dass die Marke mit Zustimmung der Markeninhaberin in stellvertre-
tender Weise gebraucht worden sei; ebenso wenig, dass es sich um einen
Gebrauch im Wirtschaftsverkehr handle.
E.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom
17. November 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie be-
antragt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Gutheissung
des Widerspruchs Nr. 14641. Weiter sei die Vorinstanz anzuweisen, die
Eintragung der angefochtenen Marke Nr. 678'335 "MG Puma" zu löschen.
Eventualiter sei die vorinstanzliche Verfügung aufzuheben und die Sache
zur Prüfung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, der rechtserhaltende Ge-
brauch der Widerspruchsmarke sei vorliegend für den relevanten Zeitraum
anhand der eingereichten Belege glaubhaft gemacht worden. Die "BIG
oHG" sowie die "BIG Eventcatering" seien unabhängige Dienstleisterinnen,
welche die in Frage stehenden Waren in der Betriebsgastronomie an den
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Standorten der Beschwerdeführerin und an Konferenzen verkaufen wür-
den. Weiter sei anhand der eingereichten Belege erkennbar, dass die Wi-
derspruchsmarke durch die "Rhön-Sprudel GmbH" stellvertretend benutzt
worden sei. Die Vorinstanz habe zu hohe Anforderungen an das Beweis-
mass der Glaubhaftmachung gestellt. Die Widerspruchsmarke sei zudem
in einer nicht wesentlich von der Eintragung abweichenden Form benutzt
worden, da der kennzeichnungskräftige Markenkern erhalten bleibe. Auch
die Ernsthaftigkeit des Markengebrauchs sei aufgrund der eingereichten
Belege zu bejahen. Schliesslich macht die Beschwerdeführerin eine Ver-
wechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen gel-
tend.
F.
In ihrer Beschwerdeantwort vom 30. Januar 2018 beantragt die Beschwer-
degegnerin die Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheids und die Ab-
weisung der Beschwerde unter Kostenfolge für die Beschwerdeführerin.
Ihre Anträge begründete sie im Wesentlichen damit, dass die eingereichten
Belege nicht geeignet seien, einen rechtserhaltenden Gebrauch der Wider-
spruchsmarke nachzuweisen. Die bei der "Rhön-Sprudel GmbH" bezoge-
nen Waren würden von der "BIG oHG" bzw. der "BIG Eventcatering" ledig-
lich in den betriebseigenen Kantinen der Beschwerdeführerin an deren Mit-
arbeitende verkauft bzw. als Werbeträger an Firmenanlässen kostenlos ab-
gegeben. Die "Rhön-Sprudel GmbH" ihrerseits verkaufe die in Frage ste-
henden Waren ausschliesslich an die "BIG oHG" und an keine anderen
Abnehmer, weshalb ein rein betriebsinterner Gebrauch vorliege. Weiter
könne der geltend gemachte Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht als
ernsthaft betrachtet werden und erfolge zudem in einer von der Abbildung
wesentlich abweichenden Form.
G.
Mit Vernehmlassung vom 16. Februar 2018 schliesst die Vorinstanz auf
vollumfängliche Abweisung der Beschwerde.
Zur Begründung führte sie im Kern aus, die Widerspruchsmarke sei in einer
von der Eintragung wesentlich abweichenden Form benutzt worden. Wei-
ter könne auch nicht von einem stellvertretenden Gebrauch der Wider-
spruchsmarke ausgegangen werden. Die diesbezügliche Zustimmung der
Markeninhaberin sei nicht belegt und ein Fremdbenutzungswille fehle. Zu-
dem erscheine auf Grundlage der eingereichten Belege nicht glaubhaft,
dass die in Frage stehenden Waren auch ausserhalb der Konzernstruktur
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der Beschwerdeführerin im Rechtsverkehr mit Dritten gebraucht worden
seien.
H.
Die Verfahrensleitung wurde per 1. Juli 2019 einem neuen Instruktionsrich-
ter übertragen. Eine Parteiverhandlung hat nicht stattgefunden. Auf die
weiteren Vorbringen der Parteien wird – soweit rechtserheblich – im Fol-
genden eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvor-
schuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung
ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).
2.
2.1 Vorliegend strittig ist die Frage nach dem rechtserhaltenden Gebrauch
der Widerspruchsmarke. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hätte die
Vorinstanz gegebenenfalls auf dem Weg der Rückweisung zu beantworten,
wenn sich die Beschwerde als begründet erweisen sollte (Urteile des
BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 2 "Koala [fig.]/Koala's March
[fig.]"; B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 1.2 "Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]";
je m.H.).
2.2 Die Anträge der Beschwerdeführerin gehen im Hauptbegehren über
diesen Streitgegenstand hinaus. Auf die Beschwerde ist daher nur insoweit
einzutreten, als damit (eventualiter) eine Rückweisung zwecks Prüfung der
Verwechslungsgefahr beantragt wird.
3.
Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen
eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden
(Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG,
SR 232.11]). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter anderem Zei-
chen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Wa-
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ren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Ver-
wechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Inhaber einer
älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Eintragung
der jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung
Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).
4.
4.1 Eine Widerspruchsmarke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang
mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie bean-
sprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber sie hingegen wäh-
rend eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht,
kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, sofern keine wichti-
gen Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der
fehlende Gebrauch einer Marke wird allerdings nicht von Amtes wegen be-
rücksichtigt (Urteile des BVGer B-6986/2014 vom 2. Juni 2016 E. 3.1
"ELUAGE/YALUAGE und Yaluage [fig.]"; B-246/2008 vom 26. September
2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull"; je m.H. auch zum Folgenden). Wider-
sprechende haben den Gebrauch der Widerspruchsmarke vielmehr glaub-
haft zu machen, falls die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren Marke
behauptet (Art. 32 MSchG).
Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellungnahme vor
der Vorinstanz geltend gemacht werden (Art. 22 Abs. 3 Markenschutzver-
ordnung [MSchV, SR 232.111]). Der Zeitraum, für den der Gebrauch der
Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts ge-
rechnet vom Zeitpunkt, zu dem die Widerspruchsgegnerin den Nichtge-
brauch der Marke geltend macht und richtet sich nach Art. 2 MSchV (Urteile
des BVGer B-5129/2016 vom 12. Juli 2017 E. 3.2 "CHROM-OP-
TICS/CHROM-OPTICS"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 „Life“; je
m.H.). Bei der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs im Sinne von
Art. 32 MSchG kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13
Abs. 1 VwVG) eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom
Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) faktisch von der Anwendbarkeit
der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des BVGer B-3294/2013
E. 3.3. "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"; B-5543/2012 E. 4.1 "six [fig.]/SIXX
und six [fig.]/sixx [fig.]"; je m.H.).
4.2 Die Beschwerdegegnerin erhob in ihrer ersten Stellungnahme vom
4. Juli 2016 rechtzeitig die Nichtgebrauchseinrede, wobei dieses Datum
zugleich das Ende des Zeitraums markiert, für den der Gebrauch der Wi-
derspruchsmarke glaubhaft zu machen ist. Der Fristbeginn wird durch
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Rückrechnung um fünf Jahre berechnet, sodass der Markengebrauch von
der Beschwerdeführerin vorliegend für den Zeitraum zwischen dem 4. Juli
2011 und dem 4. Juli 2016 glaubhaft zu machen ist.
5.
5.1 Grundsätzlich muss die Marke in der Schweiz gebraucht werden. Von
diesem Territorialitätsprinzip gibt es zwei Ausnahmen: den Gebrauch für
den Export und Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen
der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Mus-
ter- und Markenschutz (SR 0.232.149.136; nachfolgend: Übereinkommen
CH/D), der den Gebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz
gleichstellt. Die Rechte aus diesem Staatsvertrag können nur deutsche
und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit
Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz bean-
spruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsäch-
liche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsnie-
derlassung in einem der Vertragsstaaten haben (BGE 124 III 277 E. 2c
"Nike"; Urteil des BVGer B-5543/2012 E. 5 "six [fig.]/SIXX und six [fig.]/sixx
[fig.]"; je m.H.).
5.2 Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz vorliegend in Deutschland, wes-
halb gemäss Art. 5 Übereinkommen CH/D der Markengebrauch in
Deutschland demjenigen in der Schweiz gleichzustellen ist.
6.
6.1 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht wor-
den sein (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-
kenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 1303). Ein markenmässiger Gebrauch
liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung
verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf die betriebliche Her-
kunft erkannt wird (MARKUS WANG in Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 11 Rz. 7 f.). Dies setzt
voraus, dass die Marke den Abnehmern zur Kenntnis gelangt, indem sie
auf dem Markt der durch sie geschützten Waren bzw. Dienstleistungen be-
nutzt wird (Urteil des BVGer B-6986/2014 E. 3.2, 4.1 "ELUAGE/YALUAGE
und Yaluage [fig.]"; m.H. auch zum Folgenden).
Unter markenmässigem Gebrauch ist daher ein Gebrauch im Wirtschafts-
verkehr zu verstehen. Ein solcher fehlt bei einer rein betriebs- bzw. grup-
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peninternen Zeichenverwendung, namentlich dem konzerninternen Ge-
brauch (MARBACH, a.a.O., Rz. 1329 m.H.; Entscheid der Eidgenössischen
Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 14. Dezember
2005, in: sic! 2006, S. 181 E. 4 "Integra/ÖKK Integra" m.H.; Urteile des
BVGer B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 7 "K.Swiss/K Swiss";
B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 5 "Streifen/Streifen"; Letztere
beiden je m.H. auch zum Folgenden). Die mit der Marke versehene Ware
hat die innerbetriebliche Sphäre des Unternehmens des Markeninhabers
zu verlassen. Keinen rechtserhaltenden Gebrauch stellen daher unterneh-
mensinterne Vorgänge, wie betriebsinterne Warenflüsse oder die Erbrin-
gung von Dienstleistungen für andere Unternehmensteile dar (MARKUS
WANG, a.a.O, Art. 11 Rz. 48; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des
marques, Genf/Zürich/Basel 2005, S. 31; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der
rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 36; je
m.H.).
6.2 Für einen ernsthaften Gebrauch genügt in quantitativer Hinsicht eine
minimale Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem Umfang, soweit
darin ein dauerhaftes und kein bloss vorübergehendes Angebot und zudem
die Absicht zum Ausdruck kommt, jeder damit ausgelösten Nachfrage zu
entsprechen (Urteil des BVGer B-6986/2014 E. 3.4 "ELUAGE/YALUAGE
und Yaluage [fig.]"; Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2001, in: sic!
2002, S. 53 E. 3 "Express/Express clothing [fig.]"; je m.H.).
6.3 Rechtserhaltend ist der Gebrauch einer Marke, wie sie im Register ein-
getragen ist (BGE 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp"; MARBACH, a.a.O.,
Rz. 1368; je m.H.), oder in einer von der Eintragung nicht wesentlich ab-
weichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG; Urteil des BVGer B-3294/2013
E. 3.9 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]" m.H.).
6.4 Als rechtserhaltender Gebrauch kann sich der Markeninhaber auch
den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser
mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Ein derartiger
stellvertretender Gebrauch findet etwa bei der Markenbenutzung durch
Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich
eng verbundene Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Unterlizenz-
nehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer statt (WANG, a.a.O., Art. 11
Rz. 102 ff.; HERBERT PFORTMÜLLER, Gebrauch durch den Lizenznehmer
gilt als markenmässiger Gebrauch, in: Martin Kurer et al. (Hrsg.), Binsen-
wahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich
1996, S. 127; vgl. auch BGE 107 II 356 E. 1 c) "La San Marco"; Urteil des
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BVGer B-5129/2016 E. 3.3 "CHROM-OPTICS/CHROM-OPTICS"; je
m.H.).
6.5 Die Widersprechende muss den Gebrauch ihrer Marke in der Schweiz
im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern lediglich glaubhaft ma-
chen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen bedeutet, dem Richter aufgrund
objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen
Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III
333 E. 3.2 "Uhrenarmband [3D]"; Entscheid der RKGE vom 17. September
2003, in: sic! 2004, S. 106 E. 3 "Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]"; je m.H.; Urteile
des BVGer B-4465/2012 E. 2.8 f. „Life“; B-2683/2007 E. 4.3 f. "Solvay/Sol-
vexx"; Letztere beiden je m.H. auch zum Folgenden). Als mögliche Belege
für den Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) oder Au-
genscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte).
Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der
Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie einwand-
frei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können. Undatierte Be-
lege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierba-
ren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (Urteile des BVGer
B-3294/2013 E. 3.8 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"; B-7449/2006 vom
20. August 2007 E. 4 "EXIT [fig.]/EXIT ONE"; je m.H.).
7.
7.1 Im Widerspruchsverfahren reichte die Beschwerdeführerin bei der Vor-
instanz folgende Gebrauchsbelege ein:
– Aufstellung "BIG oHG" und Rechnungen 2014 (Widerspruchsbeilage
Nr. 2);
– Aufstellung "BIG oHG" und Rechnungen 2015 (Widerspruchsbeilage
Nr. 3);
– Abbildungen Getränkeflaschen Mineralwasser "NATURELL" und "ME-
DIUM" sowie Apfelschorle "APPLE PLUS" (Widerspruchsbeilagen
Nr. 4-6).
Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdeführerin zudem folgende
Beweise für den Markengebrauch ins Recht:
– Auszug Webseite , besucht am 16. No-
vember 2017 (Beschwerdebeilage Nr. 2);
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Seite 10
– Auszug Webseite schichte/.php >, besucht am 16. November 2017 (Beschwerdebeilage
Nr. 3);
– Schreiben "BIG oHG" vom 16. November 2017 (Beschwerdebeilage
Nr. 4);
– Schreiben "Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH" vom 17. November
2017, inkl. Rechnungskopie in Anlage Nr. 1 und Artikeletiketten in An-
lage Nr. 2 (Beschwerdebeilage Nr. 5);
– Bestätigung Beschwerdeführerin vom 17. November 2017 (Beschwer-
debeilage Nr. 6);
– Auszug Webseite ,
besucht am 16. November 2017 (Beschwerdebeilage Nr. 7).
7.2 Die Beschwerdeführerin beschränkte die Glaubhaftmachung des Ge-
brauchs der Widerspruchsmarke bereits im vorinstanzlichen Verfahren auf
Waren der Klasse 32. Vorliegend legt sie Belege für den Gebrauch auf Mi-
neralwässer und Apfelschorle ins Recht. Dabei beruft sie sich auf die An-
wendung der sog. "erweiterten Minimallösung", wonach sich auf einen Teil-
begriff beziehende Gebrauchshandlungen dann für den gesamten Ober-
begriff der relevanten Klasse gelten, wenn sie für diesen prototypisch sind
(vgl. hierzu Urteile des BVGer B-5871/2011 E. 2.3 "Gadovist/Gadovita";
B-3294/2013 E. 3.5 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"; je m.H.). Ob sich die
Beschwerdeführerin die geltend gemachten Gebrauchshandlungen betref-
fend Mineralwässer und Apfelschorle für die Oberbegriffe eaux naturelles
minérales, autres boissons non alcooliques; boissons de fruits der Klasse
32 anrechnen lassen kann, braucht vorliegend nicht entschieden zu wer-
den, da die Beschwerde aus anderen Gründen abzuweisen ist.
8.
Die Beschwerdeführerin macht vorliegend einen rechtserhaltenden Mar-
kengebrauch nicht durch sie selbst, sondern durch die "Rhön-Sprudel
GmbH" einerseits (vgl. nachfolgend E. 8.1), sowie die "BIG oHG" bzw. die
"BIG Eventcatering" andererseits (vgl. nachfolgend E. 8.2) geltend. Da der
stellvertretende Gebrauch demjenigen durch den Markeninhaber rechtlich
gleichgestellt ist, haben die Gebrauchshandlungen des allfälligen Stellver-
treters denselben Anforderungen an den rechtserhaltenden Gebrauch zu
genügen (MARBACH, a.a.O., Rz. 1394). Es ist daher nachfolgend zuerst zu
prüfen, ob die Vorinstanz die eingereichten Belege zu Recht für untauglich
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Seite 11
halten durfte, um einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchs-
marke zwischen dem 4. Juli 2011 und dem 4. Juli 2016 glaubhaft zu ma-
chen. Ob der Gebrauch stellvertretend erfolgt ist, müsste – bei Bejahung
des rechtserhaltenden Gebrauchs – in einem weiteren Schritt geprüft wer-
den.
8.1 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin sei ein rechtserhaltender
Markengebrauch durch die "Rhön-Sprudel GmbH" erfolgt, indem diese
"Puma MEDIUM", "Puma NATURELL" und "Puma ApplePlus" an die "BIG
oHG" bzw. die "BIG Eventcatering" geliefert und verkauft habe.
8.1.1 Die im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Rechnungen aus
den Jahren 2014 und 2015 sowie die Aufstellungen der "BIG oHG" (Wider-
spruchsbeilagen Nr. 2 und 3) fallen grundsätzlich in den relevanten Zeit-
raum. Die Lieferpositionen in der Rechnung vom 18. Juli 2014 weisen kei-
nen erkennbaren Bezug zur Widerspruchsmarke auf. Aus den Rechnun-
gen vom 6. Juni 2014, 30. Juni 2014, 13. Mai 2014, 25. August 2014 und
31. Dezember 2014 ergibt sich, dass im relevanten Zeitraum Waren mit der
Bezeichnung "Puma MEDIUM", "Puma NATURELL" und "Puma Apple-
Plus" von der "Rhön-Sprudel GmbH" an die "BIG oHG" (auf den Rechnun-
gen oft: "BIG, Betriebs Gastronomie") an den Puma Way 1 in 91074, Her-
zogenaurach bzw. in das Logistikzentrum der "PUMA SE" an der Rudolf-
Dasslerstrasse 1 in 96132, Schlüsselfeld geliefert wurden. Laut Rechnung
vom 13. Oktober 2015 erfolgte eine Lieferung "Puma MEDIUM" und "Puma
NATURELL" von der "Rhön-Sprudel GmbH" an die "BIG Eventcatering" in
das genannte Logistikzentrum.
Die erwähnten Rechnungen enthalten nicht die vollständige Wort-/Bild-
marke der Beschwerdeführerin sondern lediglich das Wortelement
„PUMA“. Eine getrennte Nutzung der einzelnen Elemente einer Wort-/Bild-
marke vermag an sich keinen rechtserhaltenden Gebrauch zu begründen
(Urteil des BVGer B-5543/2012 E. 7.3.2 "six [fig.]/SIXX und six [fig.]/sixx
[fig.] m.H.). Sodann sind die Abbildungen der Getränkeflaschen in den Wi-
derspruchsbeilagen Nr. 4-6 nicht datiert und lassen sich somit nicht ein-
deutig dem Gebrauchszeitraum (vgl. hierzu vorn E. 4.2), und den erwähn-
ten Rechnungen aus den Jahren 2014 und 2015 zuordnen. Die im Schrei-
ben der "Rhön-Sprudel GmbH" vom 17. November 2017 (Beschwerdebei-
lage Nr. 5) aufgeführten Artikelnummern (Nr. 1282 und 1283) stimmen mit
denjenigen auf der Rechnung vom 26. September 2017 in Anlage Nr. 1 und
den Etiketten mit Korrekturabzug vom 22. Dezember 2016 in Anlage Nr. 2
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sowie den relevanten Rechnungen aus den Jahren 2014 und 2015 (Wider-
spruchsbeilagen Nr. 2 und 3) überein. Weder das erwähnte Schreiben
noch die dazugehörigen Anlagen fallen allerdings in den relevanten Zeit-
raum. Betrachtet man jedoch die Belege in ihrer Gesamtheit, erscheint ein
Warenfluss zwischen der "Rhön-Sprudel GmbH" sowie der "BIG oHG" bzw.
der "BIG Eventcatering" glaubhaft.
8.1.2 Beim Verkauf der in Frage stehenden Waren durch die "Rhön-Spru-
del GmbH" an die "BIG oHG" bzw. die "BIG Eventcatering" müsste es sich
zur Annahme eines rechtserhaltenden Markengebrauchs weiter um einen
Gebrauch im Wirtschaftsverkehr handeln (vgl. hierzu vorn E. 6.1).
Vorliegend erscheint aufgrund der eingereichten Belege allerdings nicht
glaubhaft, dass die in Frage stehenden Waren die betriebliche Sphäre der
Beschwerdeführerin verlassen haben und im Wirtschaftsverkehr mit Dritten
gebraucht worden sind. Die Lieferungen der in Frage stehenden Waren
erfolgten nur an die "BIG oHG" als Betreiberin der Betriebsgastronomien
an den Standorten der Beschwerdeführerin, welche – mangels anderer An-
haltspunkte in den Akten – zur Betriebsstruktur zu zählen sind. Andere Ab-
nehmer der in Frage stehenden Waren – insbesondere Endkonsumenten
– sind vorliegend nicht erkennbar. Auch die eine Lieferung an die "BIG
Eventcatering" erfolgte – so wie sich die Aktenlage darstellt – nur ins Lo-
gistikzentrum der Beschwerdeführerin. Es ist daher davon auszugehen,
dass der Warenfluss von der "Rhön-Sprudel GmbH" in die betriebliche
Sphäre der Beschwerdeführerin hinein erfolgte, ohne dass weitere Abneh-
mer involviert gewesen wären. Dem Erfordernis des Gebrauchs im Wirt-
schaftsverkehr kann vorliegend auch nicht mit Lieferungen des Grosshänd-
lers an einen unabhängigen Zwischenhändler Genüge getan werden (vgl.
hierzu Urteile des BVGer B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.6 "Heidi-
land/Heidi-Alpen"; B-3126/2010 vom 16. März 2011 E. 5.2.2 "CC/Organic
Glam OG"). Die "BIG oHG" bzw. die "BIG Eventcatering" können nicht als
unabhängige Zwischenhändlerinnen qualifiziert werden, da davon auszu-
gehen ist, dass sie im Auftrag der Beschwerdeführerin tätig sind.
8.1.3 Als Zwischenresultat ist festzuhalten, dass es der Beschwerdeführe-
rin anhand der eingereichten Belege nicht gelungen ist, einen rechtserhal-
tenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im Wirtschaftsverkehr durch die
"Rhön-Sprudel GmbH" glaubhaft zu machen.
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8.2 Weiter behauptet die Beschwerdeführerin einen rechtserhaltenden Ge-
brauch der Widerspruchsmarke durch die "BIG oHG" bzw. die "BIG Event-
catering", indem diese die in Frage stehenden Waren in den Betriebsgast-
ronomien verkauft bzw. an Konferenzen und im Brand Center der Be-
schwerdeführerin eingesetzt hätten.
8.2.1 Das Schreiben der "BIG oHG" vom 16. November 2017 kann zur
Glaubhaftmachung des Markengebrauchs herangezogen werden, da es
sich inhaltlich durch die Bestätigung des Catering-Services seit Dezember
2009 teilweise auf den relevanten Zeitraum bezieht. Die "BIG oHG" bestä-
tigt darin den Verkauf von bei der "Rhön-Sprudel GmbH" bestellten Was-
serflaschen in den Betriebsgastronomien der Beschwerdeführerin an der
Würzburgerstrasse 13 sowie am Puma Way 1 in Herzogenaurach sowie
an der Rudolf-Dasslerstrasse 1 in Schlüsselfeld. Weiter erklärt sie den Ein-
satz der Waren an Konferenzen und im Brand Center der Beschwerdefüh-
rerin, welche über die "BIG Eventcatering" abgerechnet würden.
Der Verkauf bzw. Einsatz der in Frage stehenden Waren an Endkonsumen-
ten ausserhalb der betrieblichen Sphäre der Beschwerdeführerin wird im
erwähnten Schreiben lediglich behauptet, jedoch weder hinreichend sub-
stantiiert noch belegt. Blosse Erklärungen des Markeninhabers (oder sei-
nes allfälligen Stellvertreters) erbringen den Gebrauchsnachweis an sich
nicht, haben jedoch den Stellenwert einer Parteiaussage (MARBACH,
a.a.O., Rz. 1367; vgl. vorn E. 6.5). Ausser dem erwähnten Schreiben hat
die Beschwerdeführerin keinerlei Belege für den behaupteten Verkauf oder
Einsatz der in Frage stehenden Waren durch die "BIG oHG" bzw. die "BIG
Eventcatering" vorgelegt. Die Rechnungen aus den Jahren 2014 und 2015
(in den Widerspruchsbeilagen Nr. 2-3) beziehen sich ausschliesslich auf
den Warenfluss zwischen der "Rhön-Sprudel GmbH" sowie der "BIG oHG"
bzw. der "BIG Eventcatering" (vgl. hierzu vorn E. 8.1). Aus den Aufstellun-
gen der "BIG oHG" für die Jahre 2014 und 2015 über die Bestellung von
"Puma MEDIUM", "Puma NATURELL" und "Puma ApplePlus" (in den Wi-
derspruchsbeilagen Nr. 2-3) geht ebenfalls kein konkreter Warenabsatz
hervor. Für das Glaubhaftmachen eines Gebrauchs im Wirtschaftsverkehr
fehlen folglich objektive Anhaltspunkte, wie konkrete Warenbezeichnun-
gen, Umsatzzahlen, ein Abnehmerkreis ausserhalb des Betriebs oder be-
stimmte ausserbetriebliche Anlässe.
8.2.2 Insgesamt erscheint ein rechtserhaltender Markengebrauch durch
die "BIG oHG" bzw. die "BIG Eventcatering" anhand der eingereichten Be-
lege nicht glaubhaft.
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8.3 Die Ausdrucke der Internetseiten (Beschwerdebeilagen Nr. 2, 3 und 7)
wurden am 16. November 2017, und damit zu einem Zeitpunkt nach Gel-
tendmachung des Nichtgebrauchs erstellt. Zudem enthalten sie lediglich
allgemeine Informationen zur Tätigkeit der "BIG Eventcatering", der "BIG
oHG" sowie der "Rhön-Sprudel GmbH", und damit keine Angaben, welche
Rückschlüsse auf einen Gebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten
Zeitpunkt zulassen würden (vgl. Urteile des BVGer B-3294/2013 E. 3.8
"Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"; B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.5
"Heidiland/Heidi-Alpen"; je m.H.).
9.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin an-
hand der eingereichten Belege nicht gelungen ist, den rechtserhaltenden
Gebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum glaubhaft zu
machen. Ob die Widerspruchsmarke ernsthaft oder in einer vom Regis-
tereintrag wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist, braucht
vorliegend nicht geprüft zu werden, da die Voraussetzungen für den rechts-
erhaltenden Markengebrauch kumulativ erfüllt sein müssen (MARBACH,
a.a.O., Rz. 1304). Da ein rechtserhaltender Gebrauch verneint wurde, er-
übrigt sich auch eine Prüfung der Voraussetzungen eines stellvertretenden
Gebrauchs.
10.
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist
daher abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
11.
11.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwer-
deführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Verfahrenskosten sind
nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung
und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Wi-
derspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an
der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Be-
stand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden
Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und
Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von
diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen,
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da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert
der strittigen Marke sprechen. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden
Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festgesetzt und
dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe
von Fr. 4'500.– entnommen.
11.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-
schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-
wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote
oder, bei Fehlen einer solchen, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8
i.V.m. Art. 14 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat
vorliegend am 30. Januar 2018 eine Kostennote über Fr. 2'400.– einge-
reicht. In Würdigung dieser Kostennote sowie sämtlicher massgebender
Berechnungsfaktoren wie dem Arbeitsaufwand (Art. 8, 9 und 11 VGKE) er-
scheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'700.– (inkl. MWST)
für das vorliegende Beschwerdeverfahren angemessen.
12.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt. Sie werden dem in der gleichen Höhe geleisteten Kostenvorschuss
entnommen.
3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschä-
digung in der Höhe von Fr. 2'700.– für das Beschwerdeverfahren zu ent-
richten.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Verfahrensakten zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 14641; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Martin Kayser Julian Beriger
Versand: 25. Oktober 2019