B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-6629/2011
U r t e i l v o m 1 8 . M ä r z 2 0 1 3
Besetzung
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Marc Steiner,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Beat König.
Parteien
HAMILTON Medical AG,
Via Crusch 8, 7402 Bonaduz,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marco Bundi,
Meisser & Partners, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 4. November 2011 betreffend Markeneintra-
gungsgesuch Nr. 62172/2009 – ASV.
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Sachverhalt:
A.
Mit Gesuch Nr. 62172/2009 vom 3. November 2009 ersuchte die HAMIL-
TON Medical AG (Beschwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für
Geistiges Eigentum (Vorinstanz) um Eintragung der Wortmarke ASV, wel-
che für verschiedene Waren der Klasse 10 beansprucht wurde.
Mit Schreiben vom 2. Februar 2010 beanstandete die Vorinstanz die An-
meldung. Sie machte geltend, das angemeldete Zeichen bestehe aus der
Abkürzung "ASV", die vom medizinischen Fachpersonal als "Assisted
Spontaneuous Ventilation" oder als "Adaptive Support Ventilation" ver-
standen werde und als Fachbegriff spezifische Arten der Beatmung be-
zeichne. In Verbindung mit den Waren der Klasse 10 "Appareils et ins-
truments médicaux; appareils pour la respiration médicaux; spiromètres;
appareils pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoi-
res et pulmonaires; respirateurs pour la respiration artificielle et appareils
et instruments de le contrôler (inspection)" beschreibe das Zeichen direkt
die Zweckbestimmung dieser Waren. Es komme hinzu, dass Oberbegriffe
zurückzuweisen seien, soweit ein Zeichen für Teile, welche darunter fal-
len, beschreibend sei. Aufgrund des direkt beschreibenden Gehalts fehle
es dem angemeldeten Zeichen an der konkreten Unterscheidungskraft.
Im erwähnten Schreiben beanstandete die Vorinstanz sodann, dass das
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, für welches die Beschwerdefüh-
rerin ihr Zeichen beanspruche, nicht den Anforderungen von Art. 11 der
Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111)
entspreche.
Die Beschwerdeführerin machte mit Schreiben vom 19. Februar 2010 gel-
tend, ASV sei – ebenso wie das von ihr separat angemeldete Zeichen
ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION – ein unterscheidungskräftiges
Zeichen. Wie die Fachliteratur durchwegs zeige, würden diese Zeichen
im Bereich der Medizinaltechnik ausschliesslich mit der Beschwerdefüh-
rerin in Verbindung gebracht (wird näher ausgeführt). Bei den beiden ge-
nannten Zeichen handle es sich nicht um beschreibende Angaben, wel-
che freizuhalten seien. Das Zeichen ASV sei bereits seit 1998 in Deutsch-
land geschützt. Dies zeige, dass die Beschwerdeführerin hinter diesem
von ihr kreierten Zeichen stehe. Mit dem Vorbehalt, dass sie die Ver-
kehrsdurchsetzung der beiden Zeichen in der Schweiz nachweise, sofern
die Vorinstanz an der Nichteintragung festhalte, hielt die Beschwerdefüh-
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rerin an ihrem Antrag auf Eintragung der Marke ASV (und der Marke
ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION) fest.
Mit Schreiben vom 4. März 2011 hielt die Vorinstanz an ihrer Auffassung
fest, wonach das Zeichen ASV wegen fehlender Unterscheidungskraft
vom Markenschutz für die beanspruchten Waren grundsätzlich ausge-
schlossen sei. Einzig für die Waren "seringues à usage médical" der
Klasse 10 sei es möglich, das genannte Zeichen zum Markenschutz zu-
zulassen. Nicht mehr festgehalten hat die Vorinstanz an der Beanstan-
dung, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis widerspreche Art. 11
MSchV.
Mit Verfügung vom 4. November 2011 wies die Vorinstanz das Schweizer
Markeneintragungsgesuch Nr. 62172/2009 – ASV für die folgenden Wa-
ren der Klasse 10 zurück (Dispositiv-Ziff. 1):
"Appareils et instruments médicaux, électro-médicaux et chirurgicaux, appa-
reils pour la respiration médicaux, appareils d'anesthésie; distributeurs pour
prendre et choisir des supports de réactifs à usage médical; respirateurs
pour la respiration artificielle et appareils et instruments de le contrôler (ins-
pection); appareils pour l'analyse à usage médical; spiromètres; appareils
pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmo-
naires; instruments de tests à usage médical; appareils technico-médicaux
pour l'enregistrement électronique, la transformation électronique, la présen-
tation électronique, l'accumulation électronique, la transmission électronique
et l'impression électronique des données, notamment des données clientè-
les."
Sodann verfügte die Vorinstanz, das genannte Gesuch werde für die Wa-
ren "seringues à usage médical" der Klasse 10 zum Markenschutz zuge-
lassen (Dispositiv-Ziff. 2).
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 6. Dezember
2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, unter
Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz sei deren Ver-
fügung vom 4. November 2011 betreffend die Schweizer Markenanmel-
dung Nr. 62172/2009 – ASV aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen,
die vorliegende Marke zum Schutz in der Schweiz für die in Dispositiv-
Ziff. 1 der Verfügung genannten Waren der Klasse 10 zuzulassen.
In formeller Hinsicht verlangt die Beschwerdeführerin sodann, das Verfah-
ren sei mit dem Beschwerdeverfahren betreffend die Zurückweisung der
Schweizer Marke Nr. 62173/2009 – ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION
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zu vereinigen. Zudem behält sie sich die Einreichung weiterer ärztlicher
Bestätigungsschreiben vor und beantragt die Befragung von Ärzten
(vgl. Beschwerde, S. 15).
Zur Begründung ihres Rechtsmittels führt die Beschwerdeführerin im We-
sentlichen aus, die verlangte Verfahrensvereinigung sei sinnvoll, weil ASV
als Abkürzung von ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION zu verstehen
sei. Diese beiden Zeichen würden – wie die Fachliteratur zeige – aus-
schliesslich mit der Beschwerdeführerin in Verbindung gebracht werden
und seien auch von ihr kreiert worden. Die Belege, welche die Vorinstanz
für den angeblich beschreibenden Charakter des Zeichens ASV anführe,
seien nicht stichhaltig. Insbesondere seien die von der Vorinstanz ange-
stellten Internetrecherchen nicht beweiskräftig. Abzustellen sei vielmehr
auf die Fachliteratur, da vorliegend Spezialisten aus dem Beatmungsbe-
reich den massgebenden Verkehrskreis bilden würden. Sodann bestehe
am Zeichen ASV auch kein Freihaltebedürfnis, zumal genügend alternati-
ve Bezeichnungen für ähnliche medizinische Geräte der Konkurrenten
bestünden. Auch sei nicht hinreichend nachgewiesen, dass durch eine
Degenerierung bzw. einen Bedeutungswandel des Zeichens ASV ein
Freizeichen entstanden sei. Im Übrigen sei dieses Zeichen aufgrund sei-
ner Verkehrsdurchsetzung einzutragen.
C.
Mit Vernehmlassung vom 1. März 2012 beantragt die Vorinstanz, die Be-
schwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzu-
weisen. Zur Begründung verweist sie auf ihr Schreiben vom 1. März 2011
(recte: 4. März 2011). Ergänzend bringt sie vor, der regelmässige
Gebrauch des Zeichens ASV in der Fachliteratur zeige, dass dieses Zei-
chen von den angesprochenen Fachkreisen als Abkürzung für den Begriff
"Adaptive Support Ventilation" verstanden werde. Entgegen der Auffas-
sung der Beschwerdeführerin lasse sich aus dem Umstand, dass die an-
gesprochenen Abnehmerkreise das fragliche Zeichen einzig mit der Be-
schwerdeführerin in Verbindung bringen, nichts zugunsten der originären
Unterscheidungskraft ableiten. ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION be-
schreibe in Verbindung mit den Waren der Klasse 10, für welche die Be-
schwerdeführerin Markenschutz für das Zeichen ASV verlange, einen
Beatmungsmodus. Die angesprochenen Verkehrskreise würden das Zei-
chen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION als unmittelbaren Hinweis auf
Art und Zweckbestimmung dieser Waren verstehen. Folglich handle es
sich bei ASV in der Bedeutung "Adaptive Support Ventilation" um eine
beschreibende Kurzbezeichnung, welcher die erforderliche originäre Un-
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terscheidungskraft fehle. Für die Unterscheidungskraft ohne Belang sei
die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin die Begriffskombination
ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION kreiert und im Markt eingeführt ha-
be. Ebenso wenig sei massgebend, ob es sich dabei um eine Wortneu-
schöpfung handle. Bei den von der Beschwerdeführerin ins Recht geleg-
ten Stellen aus der Fachliteratur würde der Begriff jeweils in beschreiben-
der Weise verwendet, auch wenn dabei zum Teil auf die Beschwerdefüh-
rerin hingewiesen werde. Auch die mit der Beschwerde eingereichten
weiteren Unterlagen (wie namentlich Studienberichte zu dem von der Be-
schwerdeführerin entwickelten Beatmungskonzept und fünf Stellungnah-
men von Ärzten) würden den direkt beschreibenden Charakter nicht in
Frage stellen. Eine Verkehrsdurchsetzung sei vorliegend nicht belegt, da
die vorhandenen Unterlagen im Zusammenhang mit den Waren, für wel-
che das angemeldete Zeichen geschützt werden soll, namentlich keinen
Aufschluss über die erzielten Umsätze, die Werbeanstrengungen und die
Form des Zeichengebrauchs geben würden.
D.
Mit Replik vom 30. April 2012 hält die Beschwerdeführerin unter Einrei-
chung neuer Unterlagen an ihren Rechtsbegehren fest und verlangt "die
Zulassung der beiden Markenanmeldungen Nr. 62172/2009 ASV und
62173/2009 ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION, eventualiter mit dem
Vermerk 'im Verkehr durchgesetzt' " (Replik, S. 2). Zur Begründung hält
sie im Wesentlichen fest, die Zeichen ASV und ADAPTIVE SUPPORT
VENTILATION, welche beide lexikalisch nicht erfasst seien, würden in der
Fachliteratur als betriebliche Herkunftshinweise einzig mit der Beschwer-
deführerin in Verbindung gebracht. Die Zeichen hätten damit keinen be-
schreibenden Charakter. Es komme hinzu, dass nicht alle beanspruchten
Waren direkt mit einem Beatmungsmodus zusammenhängen würden. Bei
den angefügten Belegstellen aus der Fachliteratur werde die Beschwer-
deführerin zwar nicht jedes Mal in Verbindung mit ASV, aber stets im ent-
sprechenden Kontext genannt. Namentlich der Umstand, dass eine von
der Beschwerdeführerin unabhängige Person in einer wissenschaftlichen
Publikation ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION als Marke der Be-
schwerdeführerin bezeichnet habe, mache deutlich, dass dieses Zeichen
und das Zeichen ASV keinen beschreibenden Charakter aufweisen.
Die Beschwerdeführerin bringt ferner vor, die von ihr seit über zehn Jah-
ren verwendeten Zeichen ASV und ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION
würden ausschliesslich mit ihr in Verbindung gebracht. Dies zeige sich
namentlich auch an den neu eingereichten Broschüren und Handbüchern
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Seite 6
zu ASV und werde von fachärztlicher Seite sogar vom Präsidenten der
Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin und ehemaligem Chef-
arzt Intensivmedizin des Kantonsspitals Graubünden, PD Dr. med. Adrian
Frutiger, bestätigt. Geräte mit den Zeichen ASV bzw. ADAPTIVE SUP-
PORT VENTILATION würden (mit Ausnahme der deutlich teureren Gerä-
te der Generation "S1") durchschnittlich je zwischen Fr. […] und Fr. […]
kosten. Zur Zeit befänden sich in den Spitälern der gesamten Schweiz
[…] Geräte mit diesen Zeichen. Selbst wenn die Geräte vor zehn Jahren
zunächst unter Namen wie "Galileo" erschienen seien, sei doch auf An-
hieb klar gewesen, dass diese Geräte "mit der zusätzlichen Marke ASV /
ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION die entsprechenden Funktionen
beinhalten" würden (vgl. Replik, S. 9). Insgesamt könne von einem
durchschnittlichen Jahresumsatz von ungefähr Fr. […] ausgegangen wer-
den, was einen beträchtlichen Anteil an dem in diesem Bereich kleinen
und spezifischen Markt bilde. Vor diesem Hintergrund sei die Verkehrs-
durchsetzung hinreichend glaubhaft gemacht.
Für den Fall, dass die angegebenen Verkaufszahlen bestritten würden,
beantragt die Beschwerdeführerin die Befragung ihres Angestellten Ru-
dolf Büchi als Zeugen.
E.
Mit Duplik vom 29. Juni 2012 hält die Vorinstanz unter Einreichung eines
Internetauszuges mit Angaben zu den Verkaufszahlen und Preisen für
Schlafapnoe-Therapiegeräte an ihrem Antrag auf Abweisung der Be-
schwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin fest. Zur
Begründung verweist sie auf ihre Verfügung vom 4. November 2011 und
ihre Vernehmlassung vom 1. März 2012. Sie macht zudem insbesondere
geltend, die Beschwerdeführerin habe nicht dargelegt, für welche Waren
sich das Zeichen im Verkehr durchgesetzt habe. Ein Gebrauch dieses
Zeichens in Verbindung mit den beanspruchten Waren, welche Teile ei-
nes Beatmungsgerätes sein können oder in engem funktionalem Zu-
sammenhang mit diesem stehen, werde durch die eingereichten Unterla-
gen nicht aufgezeigt. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten
Preise für die Geräte mit dem Zeichen ASV könnten nicht berücksichtigt
werden, weil sie – wie ein Vergleich mit den Kosten für ausserklinische
Beatmungsgeräte zur Therapie von Schlafapnoe zeige – Teil des Ver-
marktungskonzeptes der Beschwerdeführerin bilden würden. Unter die-
sem Gesichtspunkt seien die von der Beschwerdeführerin eingereichten
Verkaufszahlen gering. Zudem würden Unterlagen betreffend Werbeauf-
wendungen fehlen.
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Seite 7
F.
Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer
öffentlichen Verhandlung verzichtet.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten
Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen
eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zustän-
dig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
1.2 Nach dem Rechtsbegehren der Beschwerde soll die angefochtene
Verfügung der Vorinstanz vom 4. November 2011 zwar (vollumfänglich)
aufgehoben werden. Sinngemäss ist diese Begehren jedoch dahinge-
hend zu verstehen, dass die Beschwerdeführerin den angefochtenen
Entscheid nur insoweit aufheben lassen will, als damit ihr Markeneintra-
gungsgesuch Nr. 62172/2009 – ASV für die in Dispositiv-Ziff. 1 der Verfü-
gung genannten Waren der Klasse 10 zurückgewiesen wurde (vgl. zur
Auslegung unklarer Rechtsbegehren auch FRANK SEETHALER/FABIA
BOCHSLER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Pra-
xiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 52 N 103). Insoweit
ist die Beschwerdeführerin als Adressatin der angefochtenen Verfügung
durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer
Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legiti-
miert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über
das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]).
Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG),
der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG),
und der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2
VwVG).
1.3 Die Beschwerdeführerin verlangt mit ihrer Replik vom 30. April 2012
unter anderem, die Markenanmeldung Nr. 62173/2009 ADAPTIVE SUP-
PORT VENTILATION sei zuzulassen.
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Seite 8
Ausgangspunkt und Anlass eines jeden Beschwerdeverfahrens ist der
durch die Verfügung oder den vorinstanzlichen Entscheid bestimmte An-
fechtungsgegenstand, welcher zugleich den Rahmen des möglichen
Streitgegenstandes bildet (vgl. anstelle vieler: Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-3939/2007 vom 12. März 2008 E. 2.1, mit Hinweisen).
Da die Markenanmeldung Nr. 62173/2009 ADAPTIVE SUPPORT VENTI-
LATION nicht Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens und der ange-
fochtenen Verfügung bildete, kann sie auch nicht Streitgegenstand des
vorliegenden Beschwerdeverfahrens sein. Folglich ist insoweit, als die
Beschwerdeführerin die Zulassung dieser Markenanmeldung fordert,
nicht auf die vorliegende Beschwerde einzutreten.
1.4 Mit der hiervor (E. 1.3) genannten Einschränkung ist auf die Be-
schwerde einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin beantragt, das Verfahren sei mit dem Beschwer-
deverfahren betreffend die Zurückweisung der Schweizer Marke
Nr. 62173/2009 ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION zu vereinigen. Sie
begründet diesen Antrag damit, dass es sich beim Zeichen ASV um eine
Abkürzung des hier in Frage stehenden Zeichens ADAPTIVE SUPPORT
VENTILATION handle.
2.1 Jeder vorinstanzliche Entscheid bildet im Allgemeinen ein selbständi-
ges Anfechtungsobjekt, das einzeln anzufechten ist und dessen Beurtei-
lung in einem separaten Urteil zu erfolgen hat. Von diesem Grundsatz
abzuweichen und die Anfechtung in einem gemeinsamen Verfahren mit
einem einzigen Urteil zuzulassen, ist gerechtfertigt, wenn die einzelnen
Sachverhalte in einem engen inhaltlichen Zusammenhang stehen und
sich in sämtlichen Fällen gleiche oder ähnliche Rechtsfragen stellen
(vgl. BGE 123 V 214 E. 1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
A-3637/2010, A-3642/2010, A-3645/2010 und A-3646/2010 vom 6. Juli
2011 E. 1.1.1, A-633/2010 vom 25. August 2010 E. 1.2.1, A-5312/2008
und A-5321/2008 vom 19. Mai 2010 E. 1.2). Unter den gleichen Voraus-
setzungen lassen sich auch getrennt eingereichte Beschwerden in einem
Verfahren vereinigen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
A-3637/2010, A-3642/2010, A-3645/2010 und A-3646/2010 vom 6. Juli
2011 E. 1.1.1 mit Hinweis, auch zum Folgenden). Die Frage der Vereini-
gung von Verfahren steht im Ermessen des Gerichtes und hängt mit dem
Grundsatz der Prozessökonomie zusammen, wonach ein Verfahren so
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Seite 9
einfach, rasch und zweckmässig wie möglich zum Abschluss gebracht
werden soll.
2.2 Zwar betreffen vorliegend beide in Frage stehenden Verfahren
schweizerische Markenanmeldungsgesuche der Beschwerdeführerin.
Auch ist angesichts des Umstandes, dass die Beschwerdeführerin ASV
als Abkürzung von ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION versteht, auch
ohne Beizug der Akten zum Markeneintragungsgesuch Nr. 62173/2009
ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION und dem entsprechenden Be-
schwerdeverfahren davon auszugehen, dass der Markenschutz in beiden
Verfahren für die gleichen oder ähnliche Waren beansprucht wird. Den-
noch bestehen keine stichhaltigen Gründe, welche die beantragte Verfah-
rensvereinigung rechtfertigen:
Im Rahmen der Prüfung der Schutzfähigkeit einer Marke ist jeweils aus-
schliesslich das konkret vorgelegte Zeichen zu beurteilen (EUGEN MAR-
BACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma-
terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel
2009, N. 204 mit Hinweis auf BGE 120 II 307 E. 3a – Rado). Auch wenn
die Beschwerdeführerin ASV als Abkürzung von ADAPTIVE SUPPORT
VENTILATION versteht, ist hierfür einzig die Sicht der massgeblichen
Verkehrskreise ausschlaggebend (vgl. hinten E. 5.1). Daraus folgt, dass
eine allfällige Eintragungsfähigkeit eines der beiden Zeichen ASV und
ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION als Marke keine präjudizierende
Wirkung auf die Beurteilung des jeweils anderen Zeichens hat. Mit ande-
ren Worten droht keine Gefahr sich widersprechender Urteile. Auch im
Übrigen sind keine triftigen Gründe für eine Vereinigung der Verfahren er-
sichtlich, ist doch keine damit verbundene einfachere, raschere oder
zweckmässigere Beurteilung der beiden Markeneintragungsgesuche zu
erwarten.
3.
Nach Art. 1 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) können Marken namentlich Wörter, Buchstaben,
Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbin-
dungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben sein.
Das Zeichen ASV bildet ein Akronym, d.h. ein aus mehreren Einzelbuch-
staben zusammengesetztes Buchstaben- oder Kunstwort. Akronyme ge-
hören zum Kreis der als Marken eintragungsfähigen Zeichen und sind
grundsätzlich gleich zu behandeln wie andere Marken (Urteile des Bun-
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Seite 10
desverwaltungsgerichts B-386/2008 vom 10. März 2009 E. 6.2 – GB, und
B-7466/2006 vom 4. Juli 2007 E. 8 – 6AZ [fig.] / AZ).
4.
Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören,
vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als
Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die
sie beansprucht werden. Zum Gemeingut gehören zum einen Zeichen,
denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des
Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und zum ande-
ren Zeichen, welche für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (s. an-
stelle vieler: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2225/2011 vom
7. Mai 2012 E. 2.1 – EIN STÜCK SCHWEIZ, mit Hinweisen; vgl. dazu
auch Urteil des Bundesgerichts 4A_343/2012 vom 19. September 2012
E. 2.1 – EIN STÜCK SCHWEIZ).
4.1 Die Antwort auf die Frage, ob ein Zeichen aufgrund fehlender Unter-
scheidungskraft zum Gemeingut gehört, richtet sich nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichts vorwiegend nach dem Kriterium des beschrei-
benden Charakters des Zeichens. Als beschreibende Angaben gelten
sachliche Hinweise hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen; diese
werden seitens der betroffenen Verkehrskreise nicht als individualisieren-
de Hinweise auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden (feh-
lende Unterscheidungskraft; vgl. BGE 134 II 223 E. 3.4.4). Zum Gemein-
gut gehören demnach namentlich Sachbezeichnungen sowie Hinweise
auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, die Bestim-
mung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wir-
kungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen
hinterlegt wurde, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum
ohne besondere Denkarbeit sowie ohne Fantasieaufwand verstanden
werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II
359 E. 2.5.5 [akustische Marke]; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 – IRONWOOD, B-985/2009 vom
27. August 2009 E. 2 – BIOSCIENCE ACCELERATOR, und B-7245/2009
vom 29. Juli 2010 E. 2 – LABSPACE, je mit Hinweisen). Als Gemeingut
nicht schutzfähig sind auch Zeichen, welche sich ausschliesslich in all-
gemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöp-
fen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 –
we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece I).
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Für die naheliegende Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters
massgebend sind die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli
2011 E. 3.1 – IRONWOOD; MARBACH, a.a.O., N. 209 ff.).
4.2 Englische Ausdrücke können Gemeingut bilden, wenn sie von einem
nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung der Schweiz verstanden wer-
den (BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 228 – Masterpiece I; Urteil des Bundesge-
richts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 f., publ. in Zeitschrift für
Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2004, 400 –
Discovery Travel & Adventure Channel). Nach der Rechtsprechung ist in-
des vom breiten Publikum nur die Kenntnis eines Grundwortschatzes
englischer Vokabeln zu erwarten (BGE 125 III 203 E. 1c – Budweiser; Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2
– IRONWOOD). Fachkreise verfügen demgegenüber in ihrem Fachgebiet
häufig über gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts
4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 – AdRank; Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 – IRON-
WOOD). Fremdwörter können sich unter Umständen auch branchenspe-
zifisch als Sachbezeichnung etabliert haben sowie im Zusammenhang
mit konkreten Waren oder Dienstleistungen in einem beschreibenden
Sinn verstanden werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 – IRONWOOD, mit Rechtspre-
chungshinweisen).
4.3 Akronyme sind dann mangels Unterscheidungskraft nicht eintra-
gungsfähig, wenn sie als Abkürzung eigenständige Bedeutung erlangt
haben und in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleis-
tungen beschreibend sind (vgl. Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli
2012 [IGE-Richtlinien], Ziff. 4.5.2 S. 87; LUCAS DAVID in: Heinrich Hon-
sell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizeri-
schen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz,
2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 Rz. 32; CHRISTOPH WILLI in: Markenschutzge-
setz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichti-
gung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002,
Art. 2 N. 108 [je mit Hinweisen]) bzw. wenn sie einer allgemein üblichen
Abkürzung einer sachlich beschreibenden Angabe entsprechen (MAR-
BACH, a.a.O., Rz. 339).
4.4 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss ein Grenzfall im
Bereich der Zeichen des Gemeingutes eingetragen und die endgültige
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Seite 12
Entscheidung dem Zivilrichter überlassen werden (BGE 130 III 328 E. 3.2
– Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 – Masterpiece I).
5.
5.1 Ob ein Zeichen zum Markenschutz zuzulassen ist, richtet sich nach
dem Gesamteindruck, welchen es bei den massgebenden Adressaten in
der Erinnerung hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 – Stuhl [3D], mit
Rechtsprechungshinweisen). Das Gericht hat deshalb vorab die mass-
geblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-4519/2011 [B-4523/2011, B-4525/2011] vom 31. Oktober 2012
E. 3.6 – RHÄTISCHE BAHN, BERNINABAHN und ALBULABAHN, mit
Hinweisen). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft entscheidend
ist die Sicht des angesprochenen Abnehmerkreises für die Waren, wobei
auch das Verständnis betroffener Fachkreise zu berücksichtigen ist (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.3 –
IRONWOOD, mit Hinweisen). Für die Annahme von Gemeingut genügt
es dabei, dass nur ein bestimmter Kreis der Adressaten, z.B. der Kreis
der Fachleute, das Zeichen als beschreibend erachtet (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 3 – BIOS-
CIENCE ACCELERATOR, mit Hinweisen).
5.2 Das Zeichen ASV wird für folgende Waren beansprucht:
"Appareils et instruments médicaux, électro-médicaux et chirurgicaux, appa-
reils pour la respiration médicaux, appareils d'anesthésie; distributeurs pour
prendre et choisir des supports de réactifs à usage médical; respirateurs
pour la respiration artificielle et appareils et instruments de le contrôler (ins-
pection); appareils pour l'analyse à usage médical; spiromètres; appareils
pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmo-
naires; instruments de tests à usage médical; appareils technico-médicaux
pour l'enregistrement électronique, la transformation électronique, la présen-
tation électronique, l'accumulation électronique, la transmission électronique
et l'impression électronique des données, notamment des données clientè-
les."
Es muss davon ausgegangen werden, dass sich der massgebende Ver-
kehrskreis hier in erster Linie aus Ärzten und anderen medizinischen
Fachpersonen zusammensetzt. Die Vorinstanz hat denn auch zu Recht
angenommen, dass sich die beanspruchten Waren primär an medizini-
sche Fachpersonen wie Ärzte, Anästhesisten, Chirurgen, medizinisches
Pflegepersonal und medizinische Technikfachleute richten und für die Be-
urteilung der Unterscheidungskraft das Verständnis dieser Verkehrskreise
massgebend ist. Ebenso im Ergebnis zutreffend hat die Vorinstanz ange-
B-6629/2011
Seite 13
nommen, dass dieser (mit spezialisierten Fachprodukten technischer Na-
tur befasste) Personenkreis über (zumindest) "erhöhte" Englischkenntnis-
se verfügt (vgl. Schreiben der Vorinstanz vom 4. März 2011, S. 2; vgl. da-
zu auch MARBACH, a.a.O., N. 217).
Ob auch eine begrenzte Zahl gut informierter medizinischer Laien, näm-
lich insbesondere Patienten, bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft
als angesprochener Verkehrskreis zu betrachten ist (vgl. zu einem ent-
sprechend gelagerten Fall Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-6070/2007 vom 24. April 2008 E. 3.1 – TRABECULAR METAL), kann
hier – wie im Folgenden aufgezeigt wird – offen gelassen werden.
Für die Beurteilung des Freihaltebedürfnisses bilden diejenigen Unter-
nehmen den massgebenden Verkehrskreis, welche gleiche oder ähnliche
Produkte wie die im Eintragungsgesuch angegebenen Waren herstellen
und anbieten (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 44).
6.
Unbestrittenermassen lässt sich die Buchstabenkombination "ASV" als
Kürzel mit verschiedensten möglichen Sinngehalten verstehen (vgl. auch
der aktenkundige Auszug aus den Internetwebsite "AcronymFinder" mit
einer Liste mit 31 möglichen Bedeutungen des Akronyms [= Vernehmlas-
sungsbeilage 4/1A]). Vorliegend ist indes nicht nach den abstrakt denkba-
ren Sinngehalten des angemeldeten Zeichens zu fragen, sondern mit
Blick auf die beanspruchten Waren und den hiervor genannten massge-
benden Verkehrskreis vorab zu klären, ob das Zeichen ASV im Bereich
der Medizin als Abkürzung eigenständige Bedeutung erlangt hat bzw. ei-
ne allgemein übliche Abkürzung in der medizinischen Fachterminologie
ist (vgl. auch vorn E. 4.3).
6.1
6.1.1 Nach Auffassung der Vorinstanz wird die Buchstabenkombination
ASV im Bereich der Schlaf- und Beatmungsmedizin als Abkürzung für die
Begriffe "adaptive support ventilation" (bzw. "auto-servo ventilation" oder
"adaptive servo-ventilation") und "Assisted Spontaneuous Ventilation"
verwendet (vgl. Vernehmlassungsbeilage 2 S. 1, Vernehmlassungsbeila-
ge 4 S. 1+4).
6.1.2 Demgegenüber macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorin-
stanz habe den Begriff "Assisted Spontaneous Ventilation" lediglich auf
neueren, von den medizinischen Fachkreisen kaum als Quelle für ihr
B-6629/2011
Seite 14
Fachwissen verwendeten Internetseiten (wie Wikipedia) nachgewiesen.
Dieser Begriff lasse sich in keinem der von ihr genannten Standardwerke
der medizinischen Fachliteratur finden (Vernehmlassungsbeilage 3 S. 5).
Die medizinische Literatur kenne ASV durchwegs nur als Abkürzung für
"Adaptive Support Ventilation" (Beschwerde, S. 7).
6.2 In den von der Beschwerdeführerin eingereichten Auszügen aus der
Fachliteratur wird ASV jeweils einzig als Abkürzung für "Adaptive Support
Ventilation" verwendet (vgl. Beschwerdebeilage 5/1–6, 5/8 S. 351 f. und
S. 355, Beschwerdebeilagen 10 f., Beschwerdebeilage 12 S. 62, Be-
schwerdebeilage 13, Beschwerdebeilage 14 S. 412 f., Beschwerdebeila-
ge 16). Demgegenüber sind lediglich fünf Auszüge aus Internetseiten ak-
tenkundig, welche ASV als Abkürzung für "Assisted Spontaneous Ventila-
tion" nennen (vgl. Vernehmlassungsbeilage 2), und finden sich in den Ak-
ten keine Belege dafür, dass das Zeichen in Verbindung mit den bean-
spruchten Waren als Kürzel für einen anderen Terminus verwendet wur-
de.
Angesichts dieses Befundes ist davon auszugehen, dass ASV im medizi-
nischen Bereich eine allgemein übliche Abkürzung für "Adaptive Support
Ventilation" ist.
7.
Es fragt sich, ob der Ausdruck "Adaptive Support Ventilation" eine die be-
anspruchten Waren sachlich beschreibenden Angabe bildet. Gegebenen-
falls würde entsprechend dem hiervor in E. 4.3 Ausgeführten der Abkür-
zung dieser Wortkombination bzw. dem angemeldeten Zeichen ASV die
originäre Unterscheidungskraft fehlen.
Bei der Wortkombination "Adaptive Support Ventilation" handelt es sich
um eine Wortneuschöpfung, die aus drei englischen Wörtern zusammen-
gesetzt ist.
7.1 Während dem Begriff "adaptive" die Sinngehalte "anpassungsfähig,
lernfähig, adaptiv" zukommen, lässt sich "support" auf Deutsch mit "Halt",
"Stütze" oder "Unterstützung" und "ventilation" mit "Belüftung" oder
"künstliche Beatmung" übersetzen (siehe zum Ganzen PONS Online
Wörterbuch Englisch-Deutsch, abrufbar unter [im Folgen-
den: PONS], zuletzt besucht am 20. Februar 2013; Beilage 8 zur Ver-
nehmlassung).
B-6629/2011
Seite 15
Das von der Vorinstanz herangezogene medizinische Lexikon
(vgl. Schreiben der Vorinstanz vom 4. März 2011, S. 1) übersetzt den
Begriff "ventilation" mit "Lüftung; Belüftung", beschreibt ihn in physiologi-
scher Hinsicht als "Transport von Sauerstoff aus der Außenwelt in die
Lungenalveolen bzw. von CO2 in umgekehrter Richtung als Effekt der At-
mung" und nennt als Beispiel für seine Verwendung in der Medizin "non-
invasive ventilation", verstanden als "nicht invasive Beatmung" bzw. "Be-
atmungsverfahren ohne endotrachealen Zugang als unterstützende Maß-
nahme […]" (Roche Lexikon Medizin, abrufbar unter
[im Folgenden: Roche Lexikon], zuletzt be-
sucht am 20. Februar 2013).
Nach den Wörterbüchern heisst die Wortkombination "Adaptive Support
Ventilation" also in etwa "anpassungsfähige Stütze der Belüftung", "an-
passungsfähige Stütze der Beatmung" oder – entsprechend einer von der
Vorinstanz vorgenommenen Übersetzung – "anpassungsfähige unterstüt-
zende Beatmung" (vgl. Vernehmlassung, S. 3). Aus Sicht der englischen
Grammatik wären die ersten drei der genannten Übersetzungen freilich
nur statthaft, wenn der mit ASV bezeichnete Terminus "adaptive support
of ventilation" lauten würde, und müsste der mit "ASV" bezeichnete Aus-
druck für die zuletzt genannte Übersetzung "adaptive supportive ventilati-
on" heissen.
7.2 Ein Zeichen muss nicht zwingend in einem Wörterbuch erwähnt sein,
um vom Markenschutz ausgeschlossen zu werden. Auch neue, bisher
ungebräuchliche Ausdrücke können beschreibend sein, wenn die beteilig-
ten Verkehrskreise sie nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der
Sprachbildung als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder
Dienstleistung verstehen. Es genügt, wenn ein Ausdruck zwar heute noch
nicht allgemein gebraucht wird, dessen Sinn aber von den Kreisen, an
welche er sich richtet, als beschreibend verstanden wird (s. zum Ganzen
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember
2012 E. 4.5 - NOBLEWOOD, mit Rechtsprechungshinweisen).
Vor diesem Hintergrund ist für die Frage des beschreibenden Charakters
des Zeichens ASV und der damit abgekürzten Wortkombination "Adaptive
Support Ventilation" unerheblich, ob sie – wie die Beschwerdeführerin
geltend macht (vgl. Beschwerde, S. 7 und S. 12) – von ihr kreiert wurden
(vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2713/2009 vom
26. November 2009 E. 4).
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Seite 16
7.3 Auch grammatikalische Unregelmässigkeiten schliessen nicht aus,
dass die massgebenden Verkehrskreise ein Zeichen als beschreibende
Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung
auffassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom
27. August 2009 E. 4.2.1 – BIOSCIENCE ACCELERATOR, mit Recht-
sprechungshinweis; MARBACH, a.a.O., N. 285).
Ein Zeichen ist bereits dann vom Markenschutz auszuschliessen, wenn
einer seiner Bedeutungsgehalte in Bezug auf die beanspruchten Waren
oder Dienstleistungen naheliegend und beschreibend ist (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 5.1.1 –
DIAMONDS OF THE TSARS, mit Hinweisen). Weist ein Zeichen abstrakt
betrachtet mehrere Bedeutungen auf, ist deshalb von demjenigen Ver-
ständnis auszugehen, das im Zusammenhang mit den konkret bean-
spruchten Produkten und nach dem Verständnis des massgeblichen Ver-
kehrskreises nahe liegt, und zu klären, ob dieser vorrangige Bedeutungs-
gehalt hinsichtlich der beanspruchten Waren anspielend oder mit der Fol-
ge der Schutzunfähigkeit beschreibend ist (Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 5.1 – NORMA, und
B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 5.1.1 – DIAMONDS OF THE
TSARS).
7.4 Angesichts der hiervor in E. 5.2 genannten, von der Beschwerdefüh-
rerin beanspruchten Waren liegt es nahe, vorliegend "Adaptive Support
Ventilation" im Sinne von "anpassungsfähige unterstützende Beatmung"
zu verstehen (vgl. vorn 7.1). Mit Blick auf den in Frage stehenden medizi-
nischen Kontext ergäbe sich selbst dann, wenn "ventilation" aus dem
Ausdruck "Adaptive support ventilation" gemäss einem allgemeineren
Verständnis mit "Luftzufuhr" übersetzt würde, im Wesentlichen derselbe
Sinngehalt. Der Umstand, dass die Übersetzung "anpassungsfähige un-
terstützende Beatmung" bzw. "anpassungsfähige unterstützende Luftzu-
fuhr" grammatikalisch nicht ganz korrekt ist, schliesst – entsprechend
dem hiervor in E. 7.3 Ausgeführten – nicht aus, dass "Adaptive Support
Ventilation" eine beschreibende Angabe ist und damit die Abkürzung ASV
(originär) nicht unterscheidungskräftig ist.
Bei der Prüfung, ob das Zeichen ASV bzw. die damit bezeichnete Wort-
kombination "Adaptive Support Ventilation" mit der Bedeutung "anpas-
sungsfähige unterstützende Beatmung" mit Blick auf die beanspruchten
Waren beschreibend ist, muss zwischen den verschiedenen Warenkate-
gorien differenziert werden.
B-6629/2011
Seite 17
7.4.1 Die vorliegend beanspruchten Waren umfassen folgende Katego-
rien: Beatmungsgeräte (appareils pour la respiration médicaux; respira-
teurs pour la respiration artificielle), medizinische Geräte, unter welche
auch Beatmungsgeräte fallen (appareils et instruments médicaux, électro-
médicaux et chirugicaux), Apparate, die der Messung des ein- bzw. aus-
geatmenten Luftvolumens dienen (spiromètres) oder allgemein für die
Messung der Herz- und Lungenfunktion eingesetzt werden (appareils
pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratiores et pul-
monaires), und technisch-medizinische Apparate, welche der elektronis-
chen Speicherung sowie Übermittlung von Daten dienen (appareils tech-
nico-médicaux pour l'enregistrement électronique, la transformation élec-
tronique, la présentation électronique, l'accumulation électronique, la
transmission électronique et l'impression électronique des données, no-
tamment des données clientèles) (vgl. Vernehmlassung, S. 7).
7.4.2 Nach Auffassung der Vorinstanz beschreibt das Zeichen ASV bzw.
die damit bezeichnete Wortkombination "Adaptive Support Ventilation" in
Verbindung mit den beanspruchten Waren vor dem Hintergrund, dass bei
der medizinischen Beatmung verschiedene, miteinander verbundene Ap-
parate und Instrumente (wie Anästhesiegeräte, Lungenvolumenmeter,
Testgeräte, Kontrastmittelverabreichungsinstrumente und -geräte) in
Form eines Systems zum Einsatz kommen, einen Beatmungsmodus.
Deshalb werde das Zeichen ASV von den massgebenden Verkehrskrei-
sen als unmittelbarer Hinweis auf Art und Zweckbestimmung der bean-
spruchten Waren aufgefasst (Vernehmlassung, S. 4 f.).
Die Beschwerdeführerin wendet dagegen insbesondere ein, nicht alle be-
anspruchten Waren stünden in einem direkten Zusammenhang mit einem
Beatmungsmodus. Letzteres gelte namentlich für die appareils technico-
médicaux pour l'enregistrement électronique, la transformation électroni-
que, la présentation électronique, l'accumulation électronique, la trans-
mission électronique et l'impression électronique des données, notam-
ment des données clientèles (Replik, S. 3).
Mit diesem Einwand verkennt die Beschwerdeführerin, dass von der Vor-
stellung auszugehen ist, welche die Abnehmer bzw. die massgebenden
medizinischen Fachpersonen bilden, wenn sie auf das Zeichen ASV bzw.
auf den damit bezeichneten Terminus "Adaptive Support Ventilation" in
Verbindung mit den vorgenannten Waren stossen. Es genügt für die An-
nahme fehlender Unterscheidungskraft, wenn die relevanten Verkehrs-
kreise das Zeichen ASV als Beschreibung eines der möglichen Verwen-
B-6629/2011
Seite 18
dungszwecke der Waren auffassen, und sei es vorliegend nur der Einsatz
als Teil eines Beatmungssystems.
8.
Nach dem Ausgeführten bleibt zu prüfen, ob das Zeichen ASV bzw. der
damit bezeichnete Ausdruck "Adaptive Support Ventilation" vom massge-
benden Kreis medizinischer Fachleute üblicherweise im Sinne von "an-
passungsfähiger unterstützender Beatmung" und damit als direkter Hin-
weis auf den Verwendungszweck der beanspruchten Waren verstanden
wird.
8.1 Die Vorinstanz zog gestützt auf Recherchen, die sie mittels der Inter-
netsuchmaschine google durchführte, den Schluss, dass die Abkürzung
ASV bzw. der abgekürzte Ausdruck "Adaptive Support Ventilation" in den
Bereichen Schlaf- und Beatmungsmedizin als Bezeichnung für einen Be-
atmungsmodus verwendet werde. Auch ohne die Resultate ihrer Internet-
recherche sei davon auszugehen, dass die ausschlaggebenden Ver-
kehrskreise das Zeichen ASV als unmittelbaren Hinweis auf die Verwen-
dung der beanspruchten Waren der Klasse 10 auffassen würden, und
zwar in dem Sinne, dass diese Waren für die "adaptive support ventilati-
on" (oder "adaptive servo-ventilation") benötigt, bei diesem Therapiemo-
dus zum Einsatz gelangen oder damit in engem Zusammenhang stehen
würden. Dabei sei zu beachten, dass bei diesem Therapiemodus ver-
schiedene, zu einem eigentlichen System miteinander verbundene Appa-
rate und Instrumente zum Einsatz kämen. Die beteiligten Verkehrskreise
würden das vorliegende Zeichen nicht direkt mit der Beschwerdeführerin
in Verbindung bringen (Beilage 4 zur Vernehmlassung, S. 2–5).
8.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet unter Hinweis auf verschiedene
Stellen aus der Fachliteratur die Annahme der Vorinstanz, wonach das
Zeichen ASV vom massgebenden Verkehrskreis als Bezeichnung eines
Beatmungsmodus verstanden wird und deshalb beschreibenden Charak-
ter aufweist. Die von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Auszüge
aus der Fachliteratur würden vielmehr deutlich machen, dass das Zei-
chen – ebenso wie der Ausdruck "Adaptive Support Ventilation" – aus-
schliesslich mit ihr in Verbindung gebracht werde. Die Belege, welche die
Vorinstanz für ihre gegenteilige Auffassung anführe, seien aus verschie-
denen Gründen nicht stichhaltig. Insbesondere gehe es nicht an, auf Ein-
träge aus Wikipedia und Google abzustellen, da die massgebenden me-
dizinischen Fachpersonen, nämlich Spezialisten aus dem Beatmungsbe-
reich, ihr Wissen aus Fachliteratur beziehen würden und Ergebnisse von
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Seite 19
Internetrecherchen ohnehin geringen Beweiswert hätten (vgl. Beschwer-
de, S. 9–13).
8.3 Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Belegstellen aus der
Fachliteratur beschreiben übereinstimmend "adaptive support ventilation"
als Beatmungsmodus bzw. Beatmungsform (vgl. dazu im Einzelnen hin-
ten E. 11.3). Eines der Fachbücher, nämlich das Lehrbuch "1 x 1 der Be-
atmung" von F. Bremer, definiert diesen Beatmungsmodus als "angepass-
te unterstützende Beatmung" (vgl. hinten E. 11.3.1) und misst damit dem
Terminus weitgehend die gleiche Bedeutung bei, wie sie dem Ausdruck
"Adaptive Support Ventilation" mit der Umschreibung "anpassungsfähige
unterstützende Beatmung" bzw. "anpassungsfähige unterstützende Luft-
zufuhr" der vorliegenden Prüfung des beschreibenden Charakters
zugrunde gelegt wurde. Auch ein aktenkundiger Auszug aus einem ande-
ren Fachbuch unterstreicht die Anpassungsfähigkeit der mit "adaptive
support ventilation" bezeichneten Beatmungsform (vgl. hinten E. 11.3.3).
Vor diesem Hintergrund lassen schon die seitens der Beschwerdeführerin
angerufenen Belegstellen aus der Fachliteratur den Schluss zu, dass der
massgebende Kreis medizinischer Fachpersonen den Ausdruck "Adapti-
ve Support Ventilation" bzw. die dafür im medizinischen Bereich üblicher-
weise verwendete Abkürzung ASV im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Waren der Klasse 10 ohne besondere Denkbemühungen so-
wie ohne Fantasieaufwand als direkten Hinweis auf den Verwendungs-
zweck dieser Waren, nämlich der Realisierung einer anpassungsfähigen
unterstützenden Beatmung, auffasst. Es kann deshalb offen bleiben, in-
wieweit die Vorinstanz im vorliegenden Zusammenhang auf Ergebnisse
von Internetrecherchen abstellen durfte, und muss davon ausgegangen
werden, dass das Zeichen beschreibenden Charakter hat.
8.4 Nach dem Ausgeführten ist erstellt, dass "Adaptive Support Ventilati-
on" und damit auch das angemeldete Zeichen ASV als im Bereich der
Medizin allgemein übliche Abkürzung dieser Wortkombination für die von
der Beschwerdeführerin beanspruchten, vorliegend noch strittigen Waren
beschreibend ist. Das angemeldete Zeichen bildet somit ein Zeichen des
Gemeingutes im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG.
9.
In ihrem Eventualstandpunkt beantragt die Beschwerdeführerin die Ein-
tragung von ASV als durchgesetzte Marke.
B-6629/2011
Seite 20
9.1 Zeichen, welche Gemeingut sind, können grundsätzlich gemäss Art. 2
Bst. a MSchG mittels Verkehrsdurchsetzung derivative Unterscheidungs-
kraft und markenrechtlichen Schutz erlangen, sofern kein absolutes Frei-
haltebedürfnis besteht (vgl. BGE 134 III 314 E. 2.3.2 – M/M-joy; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 –
OKTOBERFEST-BIER).
9.2 Was der Verkehrsdurchsetzung zugänglich ist, lässt sich nicht allge-
mein sagen und ist unter Umständen von sich wandelnden Verhältnissen
bestimmt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom
17. Februar 2012 E. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER, mit Rechtsprechungs-
hinweis). Absolut freihaltebedürftig sind jene Zeichen, welche im Alltags-
leben unentbehrlich sind, für die gleichwertige Alternativen fehlen und auf
deren freie Verwendung die Konkurrenten angewiesen sind. Daher nicht
durchsetzungsfähig sind Zeichen, welche zur unmittelbaren Aussage hin-
sichtlich Waren und Dienstleistungen benötigt werden, und solche, auf
deren Verwendung der Verkehr zwingend angewiesen ist. Grundsätzlich
ist das Freihaltebedürfnis hinsichtlich der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen zu prüfen. Bei Worten, welche ausschliesslich die Be-
schaffenheit einer Ware oder Dienstleistung beschreiben, ist bei der Beur-
teilung der Unentbehrlichkeit nicht bloss auf die Bedürfnisse der aktuellen
Konkurrenten abzustellen, sondern auch auf jene der potentiellen Konkur-
renten des Markenhinterlegers. Wenn den Konkurrenten eine Vielzahl
gleichwertiger Alternativen zur Verfügung steht, kann ein absolutes Frei-
haltebedürfnis an einem Zeichen verneint werden (s. zum Ganzen Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012
E. 2.3 – OKTOBERFEST-BIER, mit Hinweisen).
9.3 Im Verkehr durchgesetzt hat sich ein Zeichen, wenn es von einem er-
heblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistun-
gen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein be-
stimmtes Unternehmen verstanden wird (BGE 131 III 121 S. 131 E. 6 –
Smarties; BGE 130 III 328 S. 331 – Swatch-Uhrband; BGE 128 III 441
S. 444 E. 1.2 – Appenzeller). Eine solche Verkehrsdurchsetzung ist die
Folge eines intensiven oder langen und im Wesentlichen unbestritten ge-
bliebenen Alleingebrauchs, welcher dazu führt, dass das Zeichen im Lau-
fe der Zeit trotz seiner von Haus aus fehlenden Unterscheidungskraft als
Merkmal eines ganz bestimmten Unternehmens gewertet wird (vgl. Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012
E. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER, mit Hinweis). Voraussetzungen der Ver-
kehrsdurchsetzung bilden somit (unter anderem) der markenmässige
B-6629/2011
Seite 21
Gebrauch des Zeichens sowie der dadurch bewirkte Umstand, dass das
Publikum darin einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft und nicht nur
eine Warenbezeichnung erblickt (BGE 114 II 171 E. 3 – EILE MIT WEI-
LE).
Für die Verkehrsdurchsetzung nicht erforderlich ist, dass die massgebli-
chen Verkehrskreise das Unternehmen namentlich kennen (BGE 128 III
441 E. 1.2 – Appenzeller). Die Verkehrsdurchsetzung ist zwar ein
Rechtsbegriff; bei der Frage, ob ihre Voraussetzung einer besonderen
Verkehrsgeltung erfüllt ist, handelt es sich aber um eine Tatfrage (Urteil
des Bundesgerichts vom 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1
Post). Sind die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung gegeben,
wird die Marke mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" in das Markenre-
gister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 Bst. c MSchG).
9.3.1 Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung einer Marke beruft, hat sie
zu belegen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5614/2008 vom
3. Dezember 2010 E. 4.1 – "Freischwinger Panton" [3D]). Im Eintra-
gungsverfahren nimmt die Vorinstanz bloss eine formale Prüfung der Ver-
kehrsdurchsetzung vor und verlangt nur deren Glaubhaftmachung (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-5614/2008 vom 3. Dezember 2010
E. 4.1 – "Freischwinger Panton" [3D], mit Hinweisen). Der Nachweis der
Verkehrsdurchsetzung muss deshalb nicht zur vollen Überzeugung der
zuständigen Behörde erbracht werden; stattdessen genügt es, dass eine
gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tatsachen
spricht, auch wenn die Behörde noch mit der Möglichkeit rechnet, dass
sie tatsächlich nicht vorhanden sein könnten (BGE 130 III 328 E. 3.2 –
Swatch-Uhrband, BGE 125 III 368 E. 4, BGE 120 II 393 E. 4c). Eine Ver-
kehrsdurchsetzung kann entweder mittels Belegen oder durch eine re-
präsentative Umfrage glaubhaft gemacht werden (BGE 130 III 328 E. 3.1
– Swatch-Uhrband).
Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgeleitet
werden, welche erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrneh-
mung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu zählen insbe-
sondere langjährige bedeutsame Umsätze, welche unter einem Zeichen
getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Denkbar ist
indessen auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung
des massgebenden Publikums (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesge-
richts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 mit Rechtsprechungs-
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Seite 22
hinweisen; zum massgebenden Zeitraum des Markengebrauchs auch
sogleich E. 7.3.2).
9.3.2 Aufgrund des Hinterlegungsprinzips muss die Verkehrsdurchset-
zung spätestens zum Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6.1
– S, mit Hinweisen). Allfällige Durchsetzungsbelege haben
sich daher nachweislich auf die Zeit vor dem Hinterlegungsdatum zu be-
ziehen. Die Vorinstanz verlangt für das Glaubhaftmachen der Verkehrs-
durchsetzung einer Marke in der Regel einen belegbaren Marken-
gebrauch während zehn Jahren (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 – traveltip DAS MAGAZIN FÜR
FERIEN [fig.]). In besonderen Fällen genügt auch eine kürzere
Gebrauchsperiode (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 – traveltip DAS MAGAZIN FÜR FE-
RIEN [fig.], und B-7461/2006 vom 16. März 2007 E. 5 – Yeni Raki/Yeni
Efe).
9.3.3 Unter dem (im Eintragungsverfahren glaubhaft zu machenden)
markenmässigen Gebrauch wird der Gebrauch einer Marke im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verstan-
den, also der produktbezogene im Gegensatz zum rein unternehmensbe-
zogenen, ausschliesslich firmenmässigen Gebrauch. Ein Anbringen der
Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst wird nicht vorausge-
setzt. Der Zusammenhang von Marke und Produkt kann auch auf andere
Weise hergestellt werden, etwa durch die Verwendung des Zeichens in
Angeboten, Rechnungen, Katalogen, Prospekten und dergleichen, sofern
die Adressaten darin einen spezifischen Produktbezug und nicht bloss ei-
nen allgemeinen Unternehmensbezug erkennen (Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 – Mobi-
lity mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 4C.229/2003 vom 20. Ja-
nuar 2004 E. 5 – Tripp Trapp). Auf allfälligen Durchsetzungsbelegen muss
insbesondere ersichtlich sein, dass die Marke auf dem Markt als solchem
und so in Erscheinung getreten ist, wie sie geschützt werden soll
(BVGE 2009/4 E. 7.3.1 – Post, mit Hinweisen, Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 – Mobility
mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 9. Oktober 1979 E. 4
– Diagonal, veröffentlicht in Schweizerisches Patent-, Muster- und Mar-
kenblatt [PMMBl] 1980 S. 10). Die Verkehrsdurchsetzung kann sich zu-
dem nur auf diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen erstrecken, für
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die sie belegt worden ist (vgl. Urteil der RKGE vom 5. Mai 2002 veröffent-
licht in sic! 2002 S. 242 ff. E. 5.a – "Postgelb" [Farbmarke]).
9.3.4 In räumlicher Hinsicht ist die Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich
für die ganze Schweiz glaubhaft zu machen (BGE 128 III 441 E. 1.2 –
Appenzeller).
9.3.5 Der Hinterleger kann sich im Eintragungs- und im Rechtsmittelver-
fahren zu jedem Zeitpunkt auf die Verkehrsdurchsetzung berufen (vgl. Ur-
teile des Bundesverwaltungsgerichts B-4519/2011 [B-4523/2011,
B-4525/2011] vom 31. Oktober 2012 E. 7.2 – RHÄTISCHE BAHN, BER-
NINABAHN und ALBULABAHN, und B-55/2010 vom 23. April 2010 E. 4.1
– G [fig.], je mit weiteren Hinweisen). Entsprechende Anträge sind auch in
Form von Eventualanträgen zulässig (vgl. BVGE 2010/31 E. 9 – "Kugel-
schreiber" [3D]).
10.
Es besteht kein Grund zur Annahme, dass das Zeichen ASV dem Verkehr
unentbehrlich ist, also der aktuellen und potentiellen Konkurrenz der Be-
schwerdeführer bei einem Schutz dieses Zeichens keine gleichwertigen
Alternativen zur Verfügung stehen würden. Folglich ist davon auszuge-
hen, dass das angemeldete Zeichen nicht absolut freihaltebedürftig ist
und damit die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung besteht.
11.
11.1 Zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung reichte die Be-
schwerdeführerin mit ihrer Replik in jeweils deutscher und englischer
Fassung insbesondere zwei Broschüren, "ASV-Richtlinien für erwachsene
Patienten" sowie ein Dokument mit dem Titel "Adaptive Support Ventilati-
on. Bedienungshandbuch. […] April 2006" ein (vgl. Beilagen 1–8 zur Rep-
lik). Ihrer Auffassung nach sollen diese Unterlagen aufzeigen, dass ASV
bzw. "Adaptive Support Ventilation" ausschliesslich mit der Beschwerde-
führerin in Verbindung gebracht werde (Replik, S. 7 f.).
Von den genannten Dokumenten ist einzig das Bedienungshandbuch da-
tiert. Bei den übrigen Dokumenten lässt sich nicht schlüssig entnehmen,
ob sie sich auf einen markenmässigen Gebrauch von ASV in der Zeit vor
dem Hinterlegungsdatum beziehen. Da die Broschüren, die Richtlinien
und das Benutzungshandbuch auch keinen Aufschluss darüber geben, in
welcher Zeitspanne sie verwendet wurden, vermögen sie – jedenfalls für
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sich allein – keinen markenmässigen Gebrauch über einen längeren Zeit-
raum glaubhaft zu machen.
11.2 Zwar reichte die Beschwerdeführerin eine Aufstellung über die in den
Jahren 1997 bis 2012 verkauften Geräte mit dem Beatmungsmodus
"Adaptive Support Ventilation" ein und können die entsprechenden Zah-
len, soweit sie sich auf den Zeitraum vor der Markenanmeldung am
3. November 2009 beziehen, berücksichtigt werden (vgl. Beilage 9 zur
Replik). Freilich geht aus dieser Aufstellung nicht hervor, ob die darin ge-
nannten Geräte jeweils unter markenmässiger Verwendung des Zeichens
ASV verkauft bzw. die entsprechenden Umsätze unter diesem Zeichen
getätigt wurden. Die Beschwerdeführerin konzediert denn auch zu Recht,
dass die entsprechenden Geräte unter Namen wie "Galileo" (und nicht
unter dem Namen "Adaptive Support Ventilation" bzw. ASV) erschienen
seien (vgl. Replik, S. 9).
11.3 Die Beschwerdeführerin und ihre Geräte werden in der aktenkundi-
gen Fachliteratur verschiedentlich im Zusammenhang mit der Verwen-
dung des Begriffs "adaptive support ventilation" und der Abkürzung ASV
erwähnt, was grundsätzlich dafür spricht, dass den relevanten Verkehrs-
kreisen das angemeldete Zeichen ASV infolge Gebrauchs der zu prüfen-
den Marke sowie aufgrund der Verbreitung der Produkte der Beschwer-
deführerin bekannt geworden ist und sich die Marke damit im Verkehr
durchgesetzt hat:
11.3.1 Das Lehrbuch "1 x 1 der Beatmung" von F. Bremer führt im Abkür-
zungsverzeichnis die Abkürzung "ASV" auf, welche als Akronym bzw. Ab-
kürzung für "Adaptive Support Ventilation", verstanden als "angepasste
unterstützende Beatmung" erklärt wird. Unter dem Titel "ASV" wird in die-
sem Lehrbuch insbesondere ausgeführt, die Firma Hamilton biete "mit al-
len Respiratoren ein ,vollautomatisches' Beatmungsmuster an […]", und
ASV erscheine "auch hier als maschinelle Beatmungsform" (Beschwer-
debeilage 5/1).
11.3.2 Das "Praxisbuch Beatmung" von U. v. Hintzenstern und T. Bein
bezeichnet zunächst in einem Abschnitt, in welchem die Charakteristika
verschiedener "Ventilationsformen" beschrieben werden, "ASV (adaptive
support ventilation)" als Synonym für "ALV (adaptive lung ventilation)"
(S. 76). Dabei fehlt zwar eine ausdrückliche Bezugnahme auf die Be-
schwerdeführerin. Unter zwei Abschnitten über Beatmungsgeräte, die mit
"Raphael color (Hamilton Medical)" und "Galileo gold (Hamilton Medical)"
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betitelt sind (S. 157 und S. 160), wird indes "ASV (Adaptive Support Ven-
tilation)" jeweils als eine der möglichen "Ventilationsformen" aufgeführt
(Beschwerdebeilage 5/2).
11.3.3 Das Lehrbuch "Fachpflege Beatmung" von S. Schäfer et al. defi-
niert "ASV (adaptive support ventilation)" als "Beatmungsform, die sich
der pulmonalen Situation des Patienten automatisch anpasst" (Be-
schwerdebeilage 5/3, S. 133). Diese Beatmungsform sei an den Geräten
Galileo und Raphael der "Fa. Hamilton medical" realisiert (S. 134).
11.3.4 Das an medizinische Fachleute gerichtete Werk "Ventilation artifi-
cielle" von L. Brochard et al. definiert "Adaptive Support Ventilation
(ASV)" als "mode de ventilation en pression dont les cycles délivrés au
patient peuvent être assistés ou contrôlés" und beschreibt diesen Beat-
mungsmodus verhältnismässig ausführlich sowie zunächst ohne Bezug-
nahme auf die Beschwerdeführerin (Beschwerdebeilage 5/4, S. 37 f.). In
einem weiter hinten figurierenden Hinweis auf bestimmte Beatmungsge-
räte der neuesten Generation folgt unmittelbar auf die Erwähnung von
"ASV" "(Hamilton Medical)" und wird zugleich "SmartCare (Dräger Medi-
cal)" erwähnt. Aus dem entsprechenden Kontext geht hervor, dass hier
ASV mit einem Beatmungsmodus der Beschwerdeführerin gleichgesetzt
wird (in diesem Sinn auch Replik, S. 4).
11.3.5 Im Werk "Mosby's Respiratory Care Equipment" von J. M. Cairo
und S. P. Pilbeam wird in einer Liste der Beatmungsgeräte vermerkt, dass
nur das Gerät "Hamilton Galileo" den Modus "ASV" vorsieht (vgl. Be-
schwerdebeilage 5/5). In einem anderen Abschnitt mit dem Titel "Modes
of Ventilation" und dem Untertitel "Adaptive Support Ventilation in the
Hamilton Galileo" wird in erster Linie die Beatmungsform "Adaptive sup-
port ventilation (ASV)" als solche beschrieben. Am Ende des Abschnittes
wird jedoch das Gerät der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit ei-
ner Verweisung auf weitergehende Ausführungen in einem anderen Kapi-
tel nochmals explizit erwähnt (S. 309). Im entsprechenden Teil des Wer-
kes werden "Adaptive Support Ventilation (ASV)" und die Funktionsweise
des "GALILEO" erläutert (S. 456–459).
11.3.6 Sodann legt die Beschwerdeführerin das Werk "Principles & Prac-
tice of Mechanical Ventilation" von M. J. Tobin ins Recht, in welchem na-
mentlich darauf hingewiesen wird, dass "Adaptive-Support Ventilation
(ASV)", eine Form computergesteuerter Kontrolle der Beatmung, nur
durch Hamilton Beatmungsgeräte verfügbar sei, und anschliessend die
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Funktionsweise eines entsprechenden Beatmungsgerätes beschrieben
wird (vgl. Beschwerdebeilage 5/6, S. 78 f.).
11.3.7 Ferner wird die Beschwerdeführerin in einem aktenkundigen
Fachartikel von J. X. Brunner auf der ersten Seite in der Fusszeile er-
wähnt und am Ende des Beitrages in einem Anhang auf das Engagement
eines "Steve Hamilton" zugunsten der Entwicklung im Bereich der Beat-
mungstechnik hingewiesen, wobei in diesem Beitrag unter anderem
ebenfalls von "adaptive support ventilation (ASV)" die Rede ist (vgl. Be-
schwerdebeilage 5/8, S. 341 und S. 351).
11.3.8 Auch der aktenkundige Fachartikel mit dem Titel "Adaptive Support
Ventilation for Fast Tracheal Extubation after Cardiac Surgery" aus dem
Jahr 2001, in welchem über eine Studie mit zwei Patientengruppen be-
richtet wird, stellt einen gewissen Bezug zwischen dem angemeldeten
Zeichen und der Beschwerdeführerin her. Denn in diesem Artikel wird
darauf hingewiesen, dass die Studie betreffend "Adaptive support ventila-
tion (ASV)" – hier verstanden als näher umschriebener, durch einen Mik-
roprozessor kontrollierten Beatmungsmodus (vgl. Beschwerdebeila-
ge 5/9, S. 1339 und S. 1344) – mit einem von der Beschwerdeführerin
hergestellten Beatmungsgerät "Galileo" sowie mit ihrer Unterstützung
durchgeführt worden sei (vgl. Beschwerdebeilage 5/9, S. 1339 f. und
S. 1344).
11.3.9 Im einem Fachartikel von J. X. Brunner und G. A. Iotti aus dem
Jahr 2002 wird des Weiteren mit Bezug auf die Grundlagen von "Adaptive
support ventilation (ASV)", hier definiert als neue Beatmungsmethode, auf
das Benutzerhandbuch zu "Adaptive Support Ventilation" der Beschwer-
deführerin verwiesen (vgl. Beschwerdebeilage 5/10, S. 366 ff.). Einer der
Verfasser des Beitrages ist ausweislich eines Vermerks in einer Fusszeile
für die Beschwerdeführerin tätig (vgl. Beschwerdebeilage 5/10, S. 365).
11.3.10 Eine Studie von D. Tassaux et al. aus dem Jahr 2002 bezeichnet
"Adaptive support ventilation (ASV)" als neuen, durch das Gerät "Galileo"
der Beschwerdeführerin verfügbaren Beatmungsmodus. Zudem enthält
sie den Hinweis, dass die von den Autoren durchgeführten Tests mit ei-
nem solchen Gerät durchgeführt wurden (vgl. Beschwerdebeilage 11,
S. 801 und 803).
11.3.11 In der aktenkundigen Studie von P. Sinha et al. aus dem Jahr
2009, welche den Passus "Adaptive support ventilation (Hamilton Gali-
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leo)" enthält, wird anscheinend die Abkürzung ASV nicht verwendet (Be-
schwerdebeilage 13, S. 696), so dass diese Studie nicht ohne Weiteres
als Indiz für einen markenmässigen Gebrauch der angemeldeten Marke
herangezogen werden kann. Demgegenüber deutet der Umstand, dass
sich in einer weiteren Studie aus dem Jahr 2008 die Abkürzung ASV fin-
det und zugleich "Adaptive support ventilation" als Marke der Beschwer-
deführerin bezeichnet wird (vgl. Beschwerdebeilage 12, S. 62), darauf
hin, dass das angemeldete Zeichen als betrieblicher Herkunftshinweis
gebraucht wurde.
11.3.12 In einer Studie von F. T. Tehrani aus dem Jahr 2008 finden sich
sodann Bemerkungen zur Markteinführung der neuen Technologie "adap-
tive support ventilation (ASV)" durch die Beschwerdeführerin
(vgl. Beschwerdebeilage 14, S. 412).
11.3.13 Mit dem Hinweis auf die Nutzung des Beatmungsgeräts Galileo
sowie der eigenständigen Verwendung des Zeichens ASV als Abkürzung
für "Adaptive Support Ventilation" in der Studie "Clinical Experience With
Adaptive Support Ventilation for Fast-Track Cardiac Surgery" von T. Cas-
sina et al. wird das angemeldete Zeichen schliesslich ebenfalls – zumin-
dest indirekt – in eine Verbindung mit der Beschwerdeführerin gebracht
(vgl. Beschwerdebeilage 16, S. 572).
11.4 Nebst den genannten, zahlreichen Belegstellen aus der Fachliteratur
zugunsten der Beschwerdeführerin in Rechnung zu stellen sind die von
ihr im Beschwerdeverfahren eingereichten fünf ärztlichen Stellungnah-
men. Nach diesen ausschliesslich von Ärzten in leitenden oder ehemals
leitenden Positionen verfassten Schreiben bezieht sich das Zeichen ASV
bzw. der Terminus "adaptive support ventilation" ausschliesslich auf die
Beschwerdeführerin. Dabei ist in diesen Stellungnahmen teilweise von
einer Marke ASV die Rede. Überdies bestätigen sie, dass das fragliche
Beatmungsverfahren seit mehr als zehn Jahren ausschliesslich als Funk-
tion der Beatmungsgeräte der Beschwerdeführerin erhältlich sei
(vgl. Beschwerdebeilagen 19a–19e).
In Verbindung mit den angeführten Belegstellen aus der Fachliteratur bil-
den die erwähnten fünf ärztlichen Stellungnahmen genügende Anhalts-
punkte, um es als glaubhaft erscheinen zu lassen, dass das anmeldete
Zeichen von einem erheblichen Teil des angesprochenen medizinischen
Fachpersonals als Hinweis auf die Beschwerdeführerin verstanden wird.
Die Beschwerdeführerin hat somit die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft
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Seite 28
gemacht. Offen bleiben kann, ob die ins Recht gelegten, hiervor in E. 11.2
angesprochenen Zahlen als langjährige, bedeutsame Umsätze zu qualifi-
zieren sind (vgl. dazu Replik, S. 9; Duplik, S. 5).
11.5 Als Ergebnis der hier vorgenommenen Beurteilung der eingereichten
Belege zur Verkehrsdurchsetzung des streitbetroffenen Zeichens ist fest-
zuhalten, dass die Beschwerdeführerin glaubhaft machen konnte, dass
sich die von ihr hinterlegte Marke ASV für die vorliegend strittigen Waren
im Verkehr durchgesetzt hat. Dem fraglichen Zeichen kommt somit deri-
vative Unterscheidungskraft zu, welche einen markenrechtlichen Schutz
trotz seines beschreibenden Charakters erlaubt.
12.
Die Beschwerde ist nach dem Ausgeführten im Eventualstandpunkt gut-
zuheissen, Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 4. Novem-
ber 2011 aufzuheben und die Erstinstanz anzuweisen, in Ergänzung zu
Dispositiv-Ziff. 2 dieser Verfügung die im Streit liegende Marke für folgen-
de Waren der Klasse 10 als im Verkehr durchgesetzte Marke im schwei-
zerischen Markenregister einzutragen:
"Appareils et instruments médicaux, électro-médicaux et chirurgicaux, appa-
reils pour la respiration médicaux, appareils d'anesthésie; distributeurs pour
prendre et choisir des supports de réactifs à usage médical; respirateurs
pour la respiration artificielle et appareils et instruments de le contrôler (ins-
pection); appareils pour l'analyse à usage médical; spiromètres; appareils
pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmo-
naires; instruments de tests à usage médical; appareils technico-médicaux
pour l'enregistrement électronique, la transformation électronique, la présen-
tation électronique, l'accumulation électronique, la transmission électronique
et l'impression électronique des données, notamment des données clientè-
les."
13.
13.1 Die Vorinstanz verlangt in ihrer Vernehmlassung, es sei im Falle der
Gutheissung des Eventualantrages der Beschwerdeführerin im Rahmen
von Art. 63 Abs. 3 VwVG bei der Kostenverlegung zu berücksichtigen,
dass die Beschwerdeführerin die Verkehrsdruchsetzung der angemelde-
ten Marke im vorinstanzlichen Verfahren nicht geltend gemacht habe
(Vernehmlassung, S. 9). Demgegenüber bringt die Beschwerdeführerin
vor, es könnten ihr bei einem Obsiegen in ihrem Eventualstandpunkt nur
dann Kosten auferlegt werden, wenn (auch) die Vorinstanz die vorliegen-
den Belege als hinreichend für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurch-
setzung erachte (vgl. Replik, S. 10).
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13.1.1 Die Verfahrenskosten sind in der Regel der unterliegenden Partei
aufzuerlegen. Einer obsiegenden Partei dürfen Verfahrenskosten aufer-
legt werden, die sie unter Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht
hat (Art. 63 Abs. 3 VwVG). Dabei muss als unnötigerweise verursacht ein
Verfahren namentlich gelten, wenn eine Beschwerdeführerin ihren Mitwir-
kungspflichten nicht nachgekommen ist und beispielsweise Beweismittel
spät eingereicht hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1527/2006
vom 6. März 2008, mit Hinweisen; MARCEL MAILLARD, in: Wald-
mann/Weissenberger [Hrsg.], a.a.O., Art. 63 N 33). Auch eine Partei, wel-
che sich widersprüchlich und treuwidrig verhält, muss trotz Obsiegens
Kosten tragen (MAILLARD, a.a.O., Art. 63 N 33, mit Hinweis auf das Urteil
des Bundesgerichts 2A.474/2002 vom 17. März 2003 E. 7.2).
13.1.2 Die Beschwerdeführerin hat erst mit der Beschwerde sinngemäss
(sowie mit der Replik ausdrücklich) den (Eventual-)antrag gestellt, das
angemeldete Zeichen sei mit dem Vermerk "im Verkehr durchgesetzt"
einzutragen. Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass sie
dieses Begehren nicht bereits vor der Vorinstanz hätte stellen können.
Hinzu kommt, dass sich die Beschwerdeführerin zwar mit Schreiben vom
19. Februar 2010 ausdrücklich vorbehalten hat, die Verkehrsdurchset-
zung geltend zu machen, falls die Vorinstanz "wider Erwarten an den Zu-
rückweisungen festhalten" sollte (S. 5 des Schreibens), von diesem Vor-
behalt jedoch im vorinstanzlichen Verfahren selbst dann nicht Gebrauch
gemacht hat, nachdem ihr die Vorinstanz mit Schreiben vom 4. März 2011
nochmals die Nichteintragung des anmeldeten Zeichens in Aussicht ge-
stellt und ihr eine letzte Frist zur Stellungnahme eingeräumt hat. Ferner
hat die Beschwerdeführerin die Belege, welche den markenmässigen
Gebrauch dieses Zeichens als glaubhaft erscheinen lassen (vgl. vorn
E. 11.3 f.), zum Teil erst mit der Beschwerde eingereicht, obwohl davon
auszugehen ist, dass sie namentlich die fünf ärztlichen Stellungnahmen
schon früher hätte einholen und die Unterlagen jedenfalls teilweise be-
reits im Verfahren vor der Vorinstanz hätte vorlegen können (vgl. auch Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts A-1527/2006, A-1528/2006 vom
6. März 2008 E. 6.2).
Vor diesem Hintergrund muss sich die Beschwerdeführerin zumindest
entgegenhalten lassen, sich widersprüchlich verhalten bzw. gegen Treu
und Glauben (Art. 5 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) verstossen zu ha-
ben, indem sie im vorinstanzlichen Verfahren – obschon dies nach dem
Schreiben der Vorinstanz vom 4. März 2011 als angezeigt erschien – kei-
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nen Eventualantrag auf Eintragung des angemeldeten Zeichens aufgrund
glaubhaft gemachter Verkehrsdurchsetzung stellte, sich in ihrer Be-
schwerde dann aber nachträglich auf die Verkehrsdurchsetzung berief.
Nichts daran ändern kann der Umstand, dass der Markenhinterleger –
wie ausgeführt (vorn E. 9.3.5) – die Verkehrsdurchsetzung auch noch im
Rechtsmittelverfahren geltend machen kann. Ebenso wenig ist entschei-
dend, dass die Vorinstanz die Verkehrsdurchsetzung vorliegend nicht für
glaubhaft hält.
Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, der Beschwerdeführerin trotz ih-
res Obsiegens die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.
13.2 Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragun-
gen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich
deshalb nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwer-
tes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus
der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grund-
sätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- anzuneh-
men ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss [3D]). Dieser Erfahrungs-
wert ist auch im vorliegenden Verfahren heranzuziehen, wobei indes mit
Blick auf das parallele Verfahren betreffend die Schweizer Marke
Nr. 62173/2009 ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION von einem vermin-
derten Bearbeitungsaufwand auszugehen ist. Die Gerichtskosten sind
daher auf Fr. 1'500.- festzusetzen, nach dem Ausgeführten der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen (vorn E. 13.1) und mit dem von ihr geleis-
teten Kostenvorschuss in gleicher Höhe zu verrechnen.
13.3 Die obsiegende Partei hat Anspruch auf eine Parteientschädigung
für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten
(Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE). Parteikosten sind dann not-
wendig, wenn sie für die sachgerechte sowie wirksame Rechtsverfolgung
oder Rechtsverteidigung unerlässlich erscheinen (BGE 131 II 200 E. 7.2).
Nicht entschädigt wird unnötiger Aufwand (Art. 8 Abs. 2 VGKE).
Die Beschwerdeführerin hat zwar vorliegend obsiegt. Auch bei der Frage
nach der Parteientschädigung muss jedoch wie bei der Verlegung der
Gerichtskosten zu Ungunsten der Beschwerdeführerin in Rechnung ge-
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Seite 31
stellt werden, dass sie sich treuwidrig verhalten hat und sie sich damit die
ihr durch das Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten selbst zuzu-
schreiben hat (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.474/2002 vom 17. März
2003 E. 7.2). Es kann deshalb nicht davon ausgegangen werden, dass
der Beschwerdeführerin notwendige Kosten entstanden sind (vgl. auch
BGE 131 II 200 E. 7.3). Folglich ist keine Parteientschädigung auszurich-
ten.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird, soweit darauf eingetreten wird, im Eventualstand-
punkt gutgeheissen und im Übrigen abgewiesen. Dispositiv-Ziff. 1 der
Verfügung der Vorinstanz vom 4. November 2011 wird aufgehoben. Die
Vorinstanz wird angewiesen, die Schweizer Marke Nr. 62172/2009 in Er-
gänzung von Dispositiv-Ziff. 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 4. No-
vember 2011 für die Waren "Appareils et instruments médicaux, électro-
médicaux et chirurgicaux, appareils pour la respiration médicaux, appa-
reils d'anesthésie; distributeurs pour prendre et choisir des supports de
réactifs à usage médical; respirateurs pour la respiration artificielle et ap-
pareils et instruments de le contrôler (inspection); appareils pour l'analyse
à usage médical; spiromètres; appareils pour la mesure de fonctions car-
diaques, circulatoires, aspiratoires et pulmonaires; instruments de tests à
usage médical; appareils technico-médicaux pour l'enregistrement élec-
tronique, la transformation électronique, la présentation électronique, l'ac-
cumulation électronique, la transmission électronique et l'impression élec-
tronique des données, notamment des données clientèles" der Klasse 10
der Klassifikation von Nizza als im Verkehr durchgesetzte Marke im
schweizerischen Markenregister einzutragen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.- werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt. Sie werden mit dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss
verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
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Seite 32
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde);
– die Vorinstanz (Ref-Nr. mbu; Gerichtsurkunde);
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-
de).
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd Beat König
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 19. März 2013