B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-6632/2011
U r t e i l v o m 1 8 . M ä r z 2 0 1 3
Besetzung
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Marc Steiner,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Beat König.
Parteien
HAMILTON Medical AG, Via Crusch 8, 7402 Bonaduz,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marco Bundi, Meisser &
Partners, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz
Gegenstand
Verfügung vom 4. November 2011 betreffend Markeneintra-
gungsgesuch Nr. 62173/2009 ADAPTIVE SUPPORT VEN-
TILATION.
B-6632/2011
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Mit Gesuch Nr. 62173/2009 vom 3. November 2009 ersuchte die HAMIL-
TON Medical AG (Beschwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für
Geistiges Eigentum (Vorinstanz) um Eintragung der Wortmarke ADAPTI-
VE SUPPORT VENTILATION, welche für verschiedene Waren der Klasse
10 beansprucht wurde.
Mit Schreiben vom 2. Februar 2010 beanstandete die Vorinstanz die An-
meldung. Sie machte geltend, das angemeldete Zeichen stelle Gemein-
gut dar. Es werde als Fachbegriff der Medizin vom medizinischen Fach-
personal problemlos als "anpassungsfähige unterstützende Beatmung"
verstanden. Das Zeichen beschreibe in Verbindung mit Waren der Klas-
se 10 direkt deren Zweckbestimmung, nämlich die Verwendung dieser
Waren als medizinische Geräte zur Beatmung oder als direkt in diesem
Umfeld beispielsweise zur Überwachung eingesetzte Hilfsmittel. Aufgrund
des direkt beschreibenden Gehalts fehle es dem Zeichen an der konkre-
ten Unterscheidungskraft.
Im erwähnten Schreiben beanstandete die Vorinstanz sodann, dass das
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, für welches die Beschwerdefüh-
rerin ihr Zeichen beanspruche, nicht den Anforderungen von Art. 11 der
Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111)
entspreche.
Die Beschwerdeführerin machte mit Schreiben vom 19. Februar 2010 gel-
tend, ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION sei – ebenso wie das von ihr
separat angemeldete Zeichen ASV – ein unterscheidungskräftiges Zei-
chen. Wie die Fachliteratur durchwegs zeige, würden diese Zeichen im
Bereich der Medizinaltechnik ausschliesslich mit der Beschwerdeführerin
in Verbindung gebracht (wird näher ausgeführt). Bei den beiden genann-
ten Zeichen handle es sich nicht um beschreibende Angaben, welche
freizuhalten seien. Das Zeichen ASV sei bereits seit 1998 in Deutschland
geschützt. Für die daraus abgeleitete Form ADAPTIVE SUPPORT VEN-
TILATION zeige sich daran, dass die Beschwerdeführerin hinter diesem
von ihr kreierten Zeichen stehe. Mit dem Vorbehalt, dass sie die Ver-
kehrsdurchsetzung der beiden Zeichen in der Schweiz nachweise, sofern
die Vorinstanz an der Nichteintragung festhalte, hielt die Beschwerdefüh-
rerin an ihrem Antrag auf Eintragung der Marke ADAPTIVE SUPPORT
VENTILATION (und der Marke ASV) fest.
B-6632/2011
Seite 3
Mit Schreiben vom 1. März 2011 hielt die Vorinstanz an ihrer Auffassung
fest, wonach das Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION wegen
fehlender Unterscheidungskraft vom Markenschutz für die beanspruchten
Waren grundsätzlich ausgeschlossen sei. Gegen den Markenschutz
spreche zudem ein erhebliches Freihaltebedürfnis. Einzig für die Waren
"seringues à usage médical" der Klasse 10 sei es möglich, das genannte
Zeichen zum Markenschutz zuzulassen. Nicht mehr festgehalten hat die
Vorinstanz an der Beanstandung, das Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnis widerspreche Art. 11 MSchV.
Mit Verfügung vom 4. November 2011 wies die Vorinstanz das Schweizer
Markeneintragungsgesuch Nr. 62173/2009 – ADAPTIVE SUPPORT
VENTILATION für die folgenden Waren der Klasse 10 zurück (Dispositiv-
Ziff. 1):
"Appareils et instruments médicaux, électro-médicaux et chirurgicaux, appa-
reils pour la respiration médicaux, appareils d'anesthésie; distributeurs pour
prendre et choisir des supports de réactifs à usage médical; respirateurs
pour la respiration artificielle et appareils et instruments de le contrôler (ins-
pection); appareils pour l'analyse à usage médical; spiromètres; appareils
pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmo-
naires; instruments de tests à usage médical; appareils technico-médicaux
pour l'enregistrement électronique, la transformation électronique, la présen-
tation électronique, l'accumulation électronique, la transmission électronique
et l'impression électronique des données, notamment des données clientè-
les."
Sodann verfügte die Vorinstanz, das genannte Gesuch werde für die Wa-
ren "seringues à usage médical" der Klasse 10 zum Markenschutz zuge-
lassen (Dispositiv-Ziff. 2).
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 6. Dezember
2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, unter
Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz sei deren Ver-
fügung vom 4. November 2011 betreffend die Schweizer Markenanmel-
dung Nr. 62173/2009 – ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION aufzuheben
und die Vorinstanz anzuweisen, die vorliegende Marke zum Schutz in der
Schweiz für die in Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung genannten Waren der
Klasse 10 zuzulassen.
In formeller Hinsicht verlangt die Beschwerdeführerin sodann, das Verfah-
ren sei mit dem Beschwerdeverfahren betreffend die Zurückweisung der
B-6632/2011
Seite 4
Schweizer Marke Nr. 62172/2009 ASV zu vereinigen. Zudem behält sie
sich die Einreichung weiterer ärztlicher Bestätigungsschreiben vor und
beantragt die Befragung von Ärzten (vgl. Beschwerde, S. 15).
Zur Begründung ihres Rechtsmittels führt die Beschwerdeführerin im We-
sentlichen aus, die verlangte Verfahrensvereinigung sei sinnvoll, weil ASV
als Abkürzung von ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION zu verstehen
sei. Diese beiden Zeichen würden – wie die Fachliteratur zeige – aus-
schliesslich mit der Beschwerdeführerin in Verbindung gebracht werden
und seien auch von ihr kreiert worden. Die Belege, welche die Vorinstanz
für den angeblich beschreibenden Charakter des Zeichens ADAPTIVE
SUPPORT VENTILATION anführe, seien nicht stichhaltig. Insbesondere
seien die von der Vorinstanz angestellten Internetrecherchen nicht be-
weiskräftig. Abzustellen sei vielmehr auf die Fachliteratur, da vorliegend
Spezialisten aus dem Beatmungsbereich den massgebenden Verkehrs-
kreis bilden würden. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz bestehe am
Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION auch kein Freihaltebedürf-
nis, zumal genügend alternative Bezeichnungen für ähnliche medizini-
sche Geräte der Konkurrenten bestünden. Auch sei nicht hinreichend
nachgewiesen, dass durch eine Degenerierung bzw. einen Bedeutungs-
wandel des Zeichens ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION ein Freizei-
chen entstanden sei. Im Übrigen sei dieses Zeichen aufgrund seiner Ver-
kehrsdurchsetzung einzutragen.
C.
Mit Vernehmlassung vom 1. März 2012 beantragt die Vorinstanz, die Be-
schwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzu-
weisen. Zur Begründung verweist sie auf ihr Schreiben vom 1. März 2011.
Ergänzend bringt sie vor, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführe-
rin lasse sich aus dem Umstand, dass die angesprochenen Abnehmer-
kreise das fragliche Zeichen einzig mit der Beschwerdeführerin in Verbin-
dung bringen, nichts zugunsten der originären Unterscheidungskraft ab-
leiten. ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION beschreibe in Verbindung
mit den Waren der Klasse 10, für welche die Beschwerdeführerin Mar-
kenschutz verlange, einen Beatmungsmodus. Die angesprochenen Ver-
kehrskreise würden das Zeichen als unmittelbaren Hinweis auf Art und
Zweckbestimmung dieser Waren verstehen. Für die Unterscheidungskraft
ohne Belang sei die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin die Begriffs-
kombination ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION kreiert und im Markt
eingeführt habe. Ebenso wenig sei massgebend, ob es sich dabei um ei-
ne Wortneuschöpfung handle. Bei den von der Beschwerdeführerin ins
B-6632/2011
Seite 5
Recht gelegten Stellen aus der Fachliteratur würde der Begriff jeweils in
beschreibender Weise verwendet, auch wenn dabei zum Teil auf die Be-
schwerdeführerin hingewiesen werde. Auch die mit der Beschwerde ein-
gereichten weiteren Unterlagen (wie namentlich Studienberichte zu dem
von der Beschwerdeführerin entwickelten Beatmungskonzept und fünf
Stellungnahmen von Ärzten) würden den direkt beschreibenden Charak-
ter nicht in Frage stellen. Eine Verkehrsdurchsetzung sei vorliegend nicht
belegt, da die vorhandenen Unterlagen im Zusammenhang mit den Wa-
ren, für welche das Zeichen geschützt werden soll, namentlich keinen
Aufschluss über die erzielten Umsätze, die Werbeanstrengungen und die
Form des Zeichengebrauchs geben würden.
D.
Mit Replik vom 30. April 2012 hält die Beschwerdeführerin unter Einrei-
chung neuer Unterlagen an ihren Rechtsbegehren fest und verlangt "die
Zulassung der beiden Markenanmeldungen Nr. 62172/2009 ASV und
62173/2009 ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION, eventualiter mit dem
Vermerk 'im Verkehr durchgesetzt' " (Replik, S. 2). Zur Begründung hält
sie im Wesentlichen fest, die Kombination von "ADAPTIVE", "SUPPORT"
und "VENTILATION" sei ungewöhnlich, da es grammatikalisch korrekt
"ADAPTIVE SUPPORTIVE VENTILATION" oder "ADAPTIVE SUPPORT
OF VENTILATION" heissen müsse. Der von der Vorinstanz den Begriffen
"ADAPTIVE", "SUPPORT" und "VENTILATION" zugeschriebene Sinnge-
halt sei überdies weder klar noch eindeutig. Es komme hinzu, dass nicht
alle beanspruchten Waren direkt mit einem Beatmungsmodus zusam-
menhängen würden. Bei den angefügten Belegstellen aus der Fachlitera-
tur werde die Beschwerdeführerin zwar nicht jedes Mal in Verbindung mit
ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION, aber stets im entsprechenden
Kontext genannt. Namentlich der Umstand, dass eine von der Beschwer-
deführerin unabhängige Person in einer wissenschaftlichen Publikation
ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION als Marke der Beschwerdeführerin
bezeichnet habe, mache deutlich, dass dieses Zeichen keinen beschrei-
benden Charakter aufweise.
Die Beschwerdeführerin bringt ferner vor, das von ihr seit über zehn Jah-
ren verwendete Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION werde
ausschliesslich mit ihr in Verbindung gebracht. Dies zeige sich namentlich
auch an den neu eingereichten Broschüren und Handbüchern zu ADAP-
TIVE SUPPORT VENTILATION und werde von fachärztlicher Seite sogar
vom Präsidenten der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin
und ehemaligem Chefarzt Intensivmedizin des Kantonsspitals Graubün-
B-6632/2011
Seite 6
den, PD Dr. med. Adrian Frutiger, bestätigt. Geräte mit den Zeichen ASV
bzw. ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION würden (mit Ausnahme der
deutlich teureren Geräte der Generation "S1") durchschnittlich je zwi-
schen Fr. […] und Fr. […] kosten. Zur Zeit befänden sich in den Spitälern
der gesamten Schweiz […] Geräte mit diesen Zeichen. Selbst wenn die
Geräte vor zehn Jahren zunächst unter Namen wie "Galileo" erschienen
seien, sei doch auf Anhieb klar gewesen, dass diese Geräte "mit der zu-
sätzlichen Marke ASV / ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION die ent-
sprechenden Funktionen beinhalten" würden (vgl. Replik, S. 9). Insge-
samt könne von einem durchschnittlichen Jahresumsatz von ungefähr
Fr. […] ausgegangen werden, was einen beträchtlichen Anteil an dem in
diesem Bereich kleinen und spezifischen Markt bilde. Vor diesem Hinter-
grund sei die Verkehrsdurchsetzung hinreichend glaubhaft gemacht.
Für den Fall, dass die angegebenen Verkaufszahlen bestritten würden,
beantragt die Beschwerdeführerin die Befragung ihres Angestellten Ru-
dolf Büchi als Zeugen.
E.
Mit Duplik vom 29. Juni 2012 hält die Vorinstanz unter Einreichung eines
Internetauszuges mit Angaben zu den Verkaufszahlen und Preisen für
Schlafapnoe-Therapiegeräte an ihrem Antrag auf Abweisung der Be-
schwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin fest. Zur
Begründung verweist sie auf ihre Verfügung vom 4. November 2011 und
ihre Vernehmlassung vom 1. März 2012. Sie macht zudem geltend, im
eingereichten Bedienungshandbuch und den aktenkundigen Broschüren
der Beschwerdeführerin werde das Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VEN-
TILATION nicht markenmässig verwendet. Die Beschwerdeführerin habe
nicht dargelegt, für welche Waren sich das von ihr angemeldete Zeichen
im Verkehr durchgesetzt habe. Ein Gebrauch dieses Zeichens in Verbin-
dung mit den beanspruchten Waren, welche Teile eines Beatmungsgerä-
tes sein können oder in engem funktionalem Zusammenhang mit diesem
stehen, werde durch die eingereichten Unterlagen nicht aufgezeigt. Die
von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Preise für die Geräte mit
dem Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION könnten nicht be-
rücksichtigt werden, weil sie – wie ein Vergleich mit den Kosten für aus-
serklinische Beatmungsgeräte zur Therapie von Schlafapnoe zeige – Teil
des Vermarktungskonzeptes der Beschwerdeführerin bilden würden. Un-
ter diesem Gesichtspunkt seien die von der Beschwerdeführerin einge-
reichten Verkaufszahlen gering. Zudem würden Unterlagen betreffend
Werbeaufwendungen fehlen.
B-6632/2011
Seite 7
F.
Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer
öffentlichen Verhandlung verzichtet.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten
Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen
eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zustän-
dig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
1.2 Nach dem Rechtsbegehren der Beschwerde soll die angefochtene
Verfügung der Vorinstanz vom 4. November 2011 zwar (vollumfänglich)
aufgehoben werden. Sinngemäss ist diese Begehren jedoch dahinge-
hend zu verstehen, dass die Beschwerdeführerin den angefochtenen
Entscheid nur insoweit aufheben lassen will, als damit ihr Markeneintra-
gungsgesuch Nr. 62173/2009 – ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION für
die in Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung genannten Waren der Klasse 10 zu-
rückgewiesen wurde (vgl. zur Auslegung unklarer Rechtsbegehren auch
FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in: Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf
2009, Art. 52 N 103). Insoweit ist die Beschwerdeführerin als Adressatin
der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutz-
würdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur
Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG,
SR 172.021]).
Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG),
der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG),
und der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2
VwVG).
B-6632/2011
Seite 8
1.3 Die Beschwerdeführerin verlangt mit ihrer Replik vom 30. April 2012
unter anderem, die Markenanmeldung Nr. 62172/2009 ASV sei zuzulas-
sen.
Ausgangspunkt und Anlass eines jeden Beschwerdeverfahrens ist der
durch die Verfügung oder den vorinstanzlichen Entscheid bestimmte An-
fechtungsgegenstand, welcher zugleich den Rahmen des möglichen
Streitgegenstandes bildet (vgl. anstelle vieler: Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-3939/2007 vom 12. März 2008 E. 2.1, mit Hinweisen).
Da die Markenanmeldung Nr. 62172/2009 ASV nicht Gegenstand des
vorinstanzlichen Verfahrens und der angefochtenen Verfügung bildete,
kann sie auch nicht Streitgegenstand des vorliegenden
Beschwerdeverfahrens sein. Folglich ist insoweit, als die
Beschwerdeführerin die Zulassung dieser Markenanmeldung fordert,
nicht auf die vorliegende Beschwerde einzutreten.
1.4 Mit der hiervor (E. 1.3) genannten Einschränkung ist auf die Be-
schwerde einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin beantragt, das Verfahren sei mit dem Beschwer-
deverfahren betreffend die Zurückweisung der Schweizer Marke
Nr. 62172/2009 ASV zu vereinigen. Sie begründet diesen Antrag damit,
dass es sich beim Zeichen ASV um eine Abkürzung des hier in Frage
stehenden Zeichens ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION handle.
2.1 Jeder vorinstanzliche Entscheid bildet im Allgemeinen ein selbständi-
ges Anfechtungsobjekt, das einzeln anzufechten ist und dessen Beurtei-
lung in einem separaten Urteil zu erfolgen hat. Von diesem Grundsatz
abzuweichen und die Anfechtung in einem gemeinsamen Verfahren mit
einem einzigen Urteil zuzulassen, ist gerechtfertigt, wenn die einzelnen
Sachverhalte in einem engen inhaltlichen Zusammenhang stehen und
sich in sämtlichen Fällen gleiche oder ähnliche Rechtsfragen stellen (vgl.
BGE 123 V 214 E. 1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
A-3637/2010, A-3642/2010, A-3645/2010 und A-3646/2010 vom 6. Juli
2011 E. 1.1.1, A-633/2010 vom 25. August 2010 E. 1.2.1, A-5312/2008
und A-5321/2008 vom 19. Mai 2010 E. 1.2). Unter den gleichen Voraus-
setzungen lassen sich auch getrennt eingereichte Beschwerden in einem
Verfahren vereinigen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
A-3637/2010, A-3642/2010, A-3645/2010 und A-3646/2010 vom 6. Juli
B-6632/2011
Seite 9
2011 E. 1.1.1 mit Hinweis, auch zum Folgenden). Die Frage der Vereini-
gung von Verfahren steht im Ermessen des Gerichtes und hängt mit dem
Grundsatz der Prozessökonomie zusammen, wonach ein Verfahren so
einfach, rasch und zweckmässig wie möglich zum Abschluss gebracht
werden soll.
2.2 Zwar betreffen vorliegend beide in Frage stehenden Verfahren
schweizerische Markenanmeldungsgesuche der Beschwerdeführerin.
Auch ist angesichts des Umstandes, dass die Beschwerdeführerin ASV
als Abkürzung von ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION versteht, auch
ohne Beizug der Akten zum Markeneintragungsgesuch Nr. 62172/2009
ASV und dem entsprechenden Beschwerdeverfahren davon auszugehen,
dass der Markenschutz in beiden Verfahren für die gleichen oder ähnliche
Waren beansprucht wird. Dennoch bestehen keine stichhaltigen Gründe,
welche die beantragte Verfahrensvereinigung rechtfertigen:
Im Rahmen der Prüfung der Schutzfähigkeit einer Marke ist jeweils aus-
schliesslich das konkret vorgelegte Zeichen zu beurteilen (EUGEN MAR-
BACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma-
terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel
2009, N. 204 mit Hinweis auf BGE 120 II 307 E. 3a – Rado). Auch wenn
die Beschwerdeführerin ASV als Abkürzung von ADAPTIVE SUPPORT
VENTILATION versteht, ist hierfür einzig die Sicht der massgeblichen
Verkehrskreise ausschlaggebend (vgl. hinten E. 4.1). Daraus folgt, dass
eine allfällige Eintragungsfähigkeit eines der beiden Zeichen ASV und
ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION als Marke keine präjudizierende
Wirkung auf die Beurteilung des jeweils anderen Zeichens hat. Mit ande-
ren Worten droht keine Gefahr sich widersprechender Urteile. Auch im
Übrigen sind keine triftigen Gründe für eine Vereinigung der Verfahren er-
sichtlich, ist doch keine damit verbundene einfachere, raschere oder
zweckmässigere Beurteilung der beiden Markeneintragungsgesuche zu
erwarten.
3.
Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom
Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke
für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie be-
ansprucht werden. Zum Gemeingut gehören zum einen Zeichen, denen
die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markenin-
habers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und zum anderen Zei-
B-6632/2011
Seite 10
chen, welche für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (s. anstelle vie-
ler: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2225/2011 vom 7. Mai 2012
E. 2.1 – EIN STÜCK SCHWEIZ, mit Hinweisen; vgl. dazu auch Urteil des
Bundesgerichts 4A_343/2012 vom 19. September 2012 E. 2.1 – EIN
STÜCK SCHWEIZ).
3.1 Die Antwort auf die Frage, ob ein Zeichen aufgrund fehlender Unter-
scheidungskraft zum Gemeingut gehört, richtet sich nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichts vorwiegend nach dem Kriterium des beschrei-
benden Charakters des Zeichens. Als beschreibende Angaben gelten
sachliche Hinweise hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen; diese
werden seitens der betroffenen Verkehrskreise nicht als individualisieren-
de Hinweise auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden (feh-
lende Unterscheidungskraft; vgl. BGE 134 II 223 E. 3.4.4). Zum Gemein-
gut gehören demnach namentlich Sachbezeichnungen sowie Hinweise
auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, die Bestim-
mung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wir-
kungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen
hinterlegt wurde, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum
ohne besondere Denkarbeit sowie ohne Fantasieaufwand verstanden
werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II
359 E. 2.5.5 [akustische Marke]; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 – IRONWOOD, B-985/2009 vom
27. August 2009 E. 2 – BIOSCIENCE ACCELERATOR, und B-7245/2009
vom 29. Juli 2010 E. 2 – LABSPACE, je mit Hinweisen). Als Gemeingut
nicht schutzfähig sind auch Zeichen, welche sich ausschliesslich in all-
gemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöp-
fen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 –
we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece I).
Für die naheliegende Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters
massgebend sind die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli
2011 E. 3.1 – IRONWOOD; MARBACH, a.a.O., N. 209 ff.).
3.2 Englische Ausdrücke können Gemeingut bilden, wenn sie von einem
nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung der Schweiz verstanden wer-
den (BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 228 – Masterpiece I; Urteil des Bundesge-
richts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 f., publ. in Zeitschrift für
Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2004, 400 –
Discovery Travel & Adventure Channel). Nach der Rechtsprechung ist in-
B-6632/2011
Seite 11
des vom breiten Publikum nur die Kenntnis eines Grundwortschatzes
englischer Vokabeln zu erwarten (BGE 125 III 203 E. 1c – Budweiser; Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2
– IRONWOOD). Fachkreise verfügen demgegenüber in ihrem Fachgebiet
häufig über gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts
4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 – AdRank; Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 – IRON-
WOOD). Fremdwörter können sich unter Umständen auch branchenspe-
zifisch als Sachbezeichnung etabliert haben sowie im Zusammenhang
mit konkreten Waren oder Dienstleistungen in einem beschreibenden
Sinn verstanden werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 – IRONWOOD, mit Rechtspre-
chungshinweisen).
3.3 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss ein Grenzfall im
Bereich der Zeichen des Gemeingutes eingetragen und die endgültige
Entscheidung dem Zivilrichter überlassen werden (BGE 130 III 328 E. 3.2
– Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 – Masterpiece I).
4.
4.1 Ob ein Zeichen zum Markenschutz zuzulassen ist, richtet sich nach
dem Gesamteindruck, welchen es bei den massgebenden Adressaten in
der Erinnerung hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 – Stuhl [3D], mit
Rechtsprechungshinweisen). Das Gericht hat deshalb vorab die mass-
geblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-4519/2011 [B-4523/2011, B-4525/2011] vom 31. Oktober 2012
E. 3.6 – RHÄTISCHE BAHN, BERNINABAHN und ALBULABAHN, mit
Hinweisen). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft entscheidend
ist die Sicht des angesprochenen Abnehmerkreises für die Waren, wobei
auch das Verständnis betroffener Fachkreise zu berücksichtigen ist (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.3 –
IRONWOOD, mit Hinweisen). Für die Annahme von Gemeingut genügt
es dabei, dass nur ein bestimmter Kreis der Adressaten, z.B. der Kreis
der Fachleute, das Zeichen als beschreibend erachtet (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 3 – BIOS-
CIENCE ACCELERATOR, mit Hinweisen).
4.2 Das Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION wird für folgende
Waren beansprucht:
"Appareils et instruments médicaux, électro-médicaux et chirurgicaux, appa-
reils pour la respiration médicaux, appareils d'anesthésie; distributeurs pour
B-6632/2011
Seite 12
prendre et choisir des supports de réactifs à usage médical; respirateurs
pour la respiration artificielle et appareils et instruments de le contrôler (ins-
pection); appareils pour l'analyse à usage médical; spiromètres; appareils
pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmo-
naires; instruments de tests à usage médical; appareils technico-médicaux
pour l'enregistrement électronique, la transformation électronique, la présen-
tation électronique, l'accumulation électronique, la transmission électronique
et l'impression électronique des données, notamment des données clientè-
les."
Es muss davon ausgegangen werden, dass sich der massgebende Ver-
kehrskreis hier in erster Linie aus Ärzten und anderen medizinischen
Fachpersonen zusammensetzt. Die Vorinstanz hat denn auch zu Recht
angenommen, dass sich die beanspruchten Waren primär an medizini-
sche Fachpersonen wie Ärzte, Anästhesisten, Chirurgen, medizinisches
Pflegepersonal und medizinische Technikfachleute richten und für die Be-
urteilung der Unterscheidungskraft das Verständnis dieser Verkehrskreise
massgebend ist. Ebenso im Ergebnis zutreffend hat die Vorinstanz ange-
nommen, dass dieser (mit spezialisierten Fachprodukten technischer Na-
tur befasste) Personenkreis über (zumindest) "erhöhte" Englischkenntnis-
se verfügt (vgl. Schreiben der Vorinstanz vom 1. März 2011, S. 2; vgl. da-
zu auch MARBACH, a.a.O., N. 217).
Ob auch eine begrenzte Zahl gut informierter medizinischer Laien, näm-
lich insbesondere Patienten, bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft
als angesprochener Verkehrskreis zu betrachten ist (vgl. zu einem ent-
sprechend gelagerten Fall Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-6070/2007 vom 24. April 2008 E. 3.1 – TRABECULAR METAL), kann
hier – wie im Folgenden aufgezeigt wird – offen gelassen werden.
Für die Beurteilung des Freihaltebedürfnisses bilden diejenigen Unter-
nehmen den massgebenden Verkehrskreis, welche gleiche oder ähnliche
Produkte wie die im Eintragungsgesuch angegebenen Waren herstellen
und anbieten (vgl. CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar
zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäi-
schen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 44).
5.
Bei der Zeichenkombination ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION han-
delt es sich um eine Wortneuschöpfung, die aus drei englischen Wörtern
zusammengesetzt ist.
B-6632/2011
Seite 13
5.1 Während dem Begriff "adaptive" die Sinngehalte "anpassungsfähig,
lernfähig, adaptiv" zukommen, lässt sich "support" auf Deutsch mit "Halt",
"Stütze" oder "Unterstützung" und "ventilation" mit "Belüftung" oder
"künstliche Beatmung" übersetzen (siehe zum Ganzen PONS Online
Wörterbuch Englisch-Deutsch, abrufbar unter [im Folgen-
den: PONS], zuletzt besucht am 20. Februar 2013; Beilage 8 zur Ver-
nehmlassung).
Das von der Vorinstanz herangezogene medizinische Lexikon
(vgl. Schreiben der Vorinstanz vom 1. März 2011, S. 1) übersetzt den
Begriff "ventilation" mit "Lüftung; Belüftung", beschreibt ihn in physiologi-
scher Hinsicht als "Transport von Sauerstoff aus der Außenwelt in die
Lungenalveolen bzw. von CO2 in umgekehrter Richtung als Effekt der At-
mung" und nennt als Beispiel für seine Verwendung in der Medizin "non-
invasive ventilation", verstanden als "nicht invasive Beatmung" bzw. "Be-
atmungsverfahren ohne endotrachealen Zugang als unterstützende Maß-
nahme […]" (Roche Lexikon Medizin, abrufbar unter
[im Folgenden: Roche Lexikon], zuletzt be-
sucht am 20. Februar 2013).
Nach den Wörterbüchern heisst das hinterlegte Zeichen also in etwa "an-
passungsfähige Stütze der Belüftung", "anpassungsfähige Stütze der Be-
atmung" oder – entsprechend einer von der Vorinstanz vorgenommenen
Übersetzung – "anpassungsfähige unterstützende Beatmung" (vgl. Ver-
nehmlassung, S. 3). Aus Sicht der englischen Grammatik wären die ers-
ten drei der genannten Übersetzungen freilich nur statthaft, wenn das
Zeichen aus der Wortkombination "adaptive support of ventilation" beste-
hen würde, und müsste das Zeichen für die letztgenannte Übersetzung
"adaptive supportive ventilation" lauten (vgl. Replik, S. 3).
5.2 Ein Zeichen muss nicht zwingend in einem Wörterbuch erwähnt sein,
um vom Markenschutz ausgeschlossen zu werden. Auch neue, bisher
ungebräuchliche Ausdrücke können beschreibend sein, wenn die beteilig-
ten Verkehrskreise sie nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der
Sprachbildung als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder
Dienstleistung verstehen. Es genügt, wenn ein Ausdruck zwar heute noch
nicht allgemein gebraucht wird, dessen Sinn aber von den Kreisen, an
welche er sich richtet, als beschreibend verstanden wird (s. zum Ganzen
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember
2012 E. 4.5 - NOBLEWOOD, mit Rechtsprechungshinweisen).
B-6632/2011
Seite 14
Vor diesem Hintergrund ist für die Frage des beschreibenden Charakters
des Zeichens unerheblich, ob es – wie die Beschwerdeführerin geltend
macht (vgl. Beschwerde, S. 7 und S. 10) – von ihr kreiert wurde (vgl. auch
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2713/2009 vom 26. November
2009 E. 4).
5.3 Auch grammatikalische Unregelmässigkeiten schliessen nicht aus,
dass die massgebenden Verkehrskreise ein Zeichen als beschreibende
Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung
auffassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom
27. August 2009 E. 4.2.1 – BIOSCIENCE ACCELERATOR, mit Recht-
sprechungshinweis; MARBACH, a.a.O., N. 285).
Ein Zeichen ist bereits dann vom Markenschutz auszuschliessen, wenn
einer seiner Bedeutungsgehalte in Bezug auf die beanspruchten Waren
oder Dienstleistungen naheliegend und beschreibend ist (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 5.1.1 –
DIAMONDS OF THE TSARS, mit Hinweisen). Weist ein Zeichen abstrakt
betrachtet mehrere Bedeutungen auf, ist deshalb von demjenigen Ver-
ständnis auszugehen, das im Zusammenhang mit den konkret bean-
spruchten Produkten und nach dem Verständnis des massgeblichen Ver-
kehrskreises nahe liegt, und zu klären, ob dieser vorrangige Bedeutungs-
gehalt hinsichtlich der beanspruchten Waren anspielend oder mit der Fol-
ge der Schutzunfähigkeit beschreibend ist (Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 5.1 – NORMA, und
B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 5.1.1 – DIAMONDS OF THE
TSARS).
5.4 Angesichts der hiervor in E. 4.2 genannten, von der Beschwerdefüh-
rerin beanspruchten Waren liegt es nahe, vorliegend von der Überset-
zung "anpassungsfähige unterstützende Beatmung" auszugehen
(vgl. vorn 5.1). Mit Blick auf den in Frage stehenden medizinischen Kon-
text ergäbe sich selbst dann, wenn "ventilation" aus dem Zeichen ADAP-
TIVE SUPPORT VENTILATION gemäss einem allgemeineren Verständ-
nis mit "Luftzufuhr" übersetzt würde, im Wesentlichen derselbe Sinnge-
halt. Der Umstand, dass die Übersetzung "anpassungsfähige unterstüt-
zende Beatmung" bzw. "anpassungsfähige unterstützende Luftzufuhr" –
wie die Beschwerdeführerin vorbringt (vgl. Replik, S. 3) – grammatikalisch
nicht ganz korrekt ist, schliesst den beschreibenden Charakter des im
Streit liegenden Zeichens nicht aus (vgl. hiervor E. 5.3).
B-6632/2011
Seite 15
Bei der Prüfung, ob ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION mit der Bedeu-
tung "anpassungsfähige unterstützende Beatmung" mit Blick auf die be-
anspruchten Waren beschreibend ist, muss zwischen den verschiedenen
Warenkategorien differenziert werden.
5.4.1 Die vorliegend beanspruchten Waren umfassen folgende Katego-
rien: Beatmungsgeräte (appareils pour la respiration médicaux; respira-
teurs pour la respiration artificielle), medizinische Geräte, unter welche
auch Beatmungsgeräte fallen (appareils et instruments médicaux, électro-
médicaux et chirugicaux), Apparate, die der Messung des ein- bzw. aus-
geatmenten Luftvolumens dienen (spiromètres) oder allgemein für die
Messung der Herz- und Lungenfunktion eingesetzt werden (appareils
pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratiores et pul-
monaires), und technisch-medizinische Apparate, welche der elektronis-
chen Speicherung sowie Übermittlung von Daten dienen (appareils tech-
nico-médicaux pour l'enregistrement électronique, la transformation élec-
tronique, la présentation électronique, l'accumulation électronique, la
transmission électronique et l'impression électronique des données, no-
tamment des données clientèles) (vgl. Vernehmlassung, S. 4).
5.4.2 Nach Auffassung der Vorinstanz beschreibt das Zeichen ADAPTIVE
SUPPORT VENTILATION in Verbindung mit den beanspruchten Waren
vor dem Hintergrund, dass bei der medizinischen Beatmung verschiede-
ne, miteinander verbundene Apparate und Instrumente (wie Anästhesie-
geräte, Lungenvolumenmeter, Testgeräte, Kontrastmittelverabreichungs-
instrumente und -geräte) in Form eines Systems zum Einsatz kommen,
einen Beatmungsmodus. Deshalb werde das Zeichen von den massge-
benden Verkehrskreisen als unmittelbarer Hinweis auf Art und Zweckbe-
stimmung der beanspruchten Waren aufgefasst (Vernehmlassung,
S. 4 f.).
Die Beschwerdeführerin wendet dagegen insbesondere ein, nicht alle be-
anspruchten Waren stünden in einem direkten Zusammenhang mit einem
Beatmungsmodus. Letzteres gelte namentlich für die appareils technico-
médicaux pour l'enregistrement électronique, la transformation électroni-
que, la présentation électronique, l'accumulation électronique, la trans-
mission électronique et l'impression électronique des données, notam-
ment des données clientèles (Replik, S. 3).
Mit diesem Einwand verkennt die Beschwerdeführerin, dass von der Vor-
stellung auszugehen ist, welche die Abnehmer bzw. die massgebenden
B-6632/2011
Seite 16
medizinischen Fachpersonen bilden, wenn sie auf das Zeichen ADAPTI-
VE SUPPORT VENTILATION in Verbindung mit den vorgenannten Waren
stossen. Es genügt für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft,
wenn die relevanten Verkehrskreise das Zeichen als Beschreibung eines
der möglichen Verwendungszwecke der Waren auffassen, und sei es vor-
liegend nur der Einsatz als Teil eines Beatmungssystems.
6.
Nach dem Ausgeführten bleibt zu prüfen, ob der Ausdruck ADAPTIVE
SUPPORT VENTILATION vom massgebenden Kreis medizinischer Fach-
leute üblicherweise im Sinne von "anpassungsfähiger unterstützender
Beatmung" und damit als direkter Hinweis auf den Verwendungszweck
der beanspruchten Waren verstanden wird.
6.1 Die Vorinstanz zog gestützt auf Recherchen, die sie mittels der Inter-
netsuchmaschine google durchführte, den Schluss, dass der Ausdruck
ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION in den Bereichen Schlaf- und Be-
atmungsmedizin als Bezeichnung für einen Beatmungsmodus verwendet
werde. Auch ohne die Resultate ihrer Internetrecherche sei davon auszu-
gehen, dass die ausschlaggebenden Verkehrskreise das Zeichen als un-
mittelbaren Hinweis auf die Verwendung der beanspruchten Waren der
Klasse 10 auffassen würden, und zwar in dem Sinne, dass diese Waren
für die "Adaptive support ventilation" benötigt, bei diesem Therapiemodus
zum Einsatz gelangen oder damit in engem Zusammenhang stehen wür-
den. Dabei sei zu beachten, dass bei diesem Therapiemodus verschie-
dene, zu einem eigentlichen System miteinander verbundene Apparate
und Instrumente zum Einsatz kämen. Die beteiligten Verkehrskreise wür-
den das vorliegende Zeichen nicht direkt mit der Beschwerdeführerin in
Verbindung bringen (Beilage 4 zur Vernehmlassung, S. 2–4).
6.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet unter Hinweis auf verschiedene
Stellen aus der Fachliteratur die Annahme der Vorinstanz, wonach das
Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION vom massgebenden Ver-
kehrskreis als Bezeichnung eines Beatmungsmodus verstanden wird und
deshalb beschreibenden Charakter aufweist. Die von der Beschwerdefüh-
rerin ins Recht gelegten Auszüge aus der Fachliteratur würden vielmehr
deutlich machen, dass das Zeichen ausschliesslich mit ihr in Verbindung
gebracht werde. Die Belege, welche die Vorinstanz für ihre gegenteilige
Auffassung anführe, seien aus verschiedenen Gründen nicht stichhaltig.
Insbesondere gehe es nicht an, auf Einträge aus Wikipedia und Google
abzustellen, da die massgebenden medizinischen Fachpersonen, näm-
B-6632/2011
Seite 17
lich Spezialisten aus dem Beatmungsbereich, ihr Wissen aus Fachlitera-
tur beziehen würden und Ergebnisse von Internetrecherchen ohnehin ge-
ringen Beweiswert hätten (vgl. Beschwerde, S. 9–13).
6.3 Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Belegstellen aus der
Fachliteratur beschreiben übereinstimmend "adaptive support ventilation"
als Beatmungsmodus bzw. Beatmungsform (vgl. dazu im Einzelnen hin-
ten E. 9.3). Eines der Fachbücher, nämlich das Lehrbuch "1 x 1 der Be-
atmung" von F. Bremer, definiert diesen Beatmungsmodus als "angepass-
te unterstützende Beatmung" (vgl. hinten E. 9.3.1) und misst damit dem
Terminus weitgehend die gleiche Bedeutung bei, wie sie dem Zeichen
ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION mit der Umschreibung "anpas-
sungsfähige unterstützende Beatmung" bzw. "anpassungsfähige unter-
stützende Luftzufuhr" der vorliegenden Prüfung des beschreibenden Cha-
rakters zugrunde gelegt wurde. Auch ein aktenkundiger Auszug aus ei-
nem anderen Fachbuch unterstreicht die Anpassungsfähigkeit der mit
"adaptive support ventilation" bezeichneten Beatmungsform (vgl. hinten
E. 9.3.3).
Vor diesem Hintergrund lassen schon die seitens der Beschwerdeführerin
angerufenen Belegstellen aus der Fachliteratur den Schluss zu, dass der
massgebende Kreis medizinischer Fachpersonen das Zeichen ADAPTI-
VE SUPPORT VENTILATION im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren der Klasse 10 ohne besondere Denkbemühungen sowie ohne
Fantasieaufwand als direkten Hinweis auf den Verwendungszweck dieser
Waren, nämlich der Realisierung einer anpassungsfähigen unterstützen-
den Beatmung, auffasst. Es kann deshalb offen bleiben, inwieweit die
Vorinstanz im vorliegenden Zusammenhang auf Ergebnisse von Internet-
recherchen abstellen durfte, und muss davon ausgegangen werden, dass
das Zeichen beschreibenden Charakter hat.
6.4 Nach dem Ausgeführten ist erstellt, dass ADAPTIVE SUPPORT
VENTILATION für die von der Beschwerdeführerin beanspruchten, vorlie-
gend noch strittigen Waren beschreibend und das angemeldete Zeichen
somit ein Zeichen des Gemeingutes im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG ist.
7.
In ihrem Eventualstandpunkt beantragt die Beschwerdeführerin die Ein-
tragung von ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION als durchgesetzte
Marke.
B-6632/2011
Seite 18
7.1 Zeichen, welche Gemeingut sind, können grundsätzlich gemäss Art. 2
Bst. a MSchG mittels Verkehrsdurchsetzung derivative Unterscheidungs-
kraft und markenrechtlichen Schutz erlangen, sofern kein absolutes Frei-
haltebedürfnis besteht (vgl. BGE 134 III 314 E. 2.3.2 – M/M-joy; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 –
OKTOBERFEST-BIER).
7.2 Was der Verkehrsdurchsetzung zugänglich ist, lässt sich nicht allge-
mein sagen und ist unter Umständen von sich wandelnden Verhältnissen
bestimmt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom
17. Februar 2012 E. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER, mit Rechtsprechungs-
hinweis). Absolut freihaltebedürftig sind jene Zeichen, welche im Alltags-
leben unentbehrlich sind, für die gleichwertige Alternativen fehlen und auf
deren freie Verwendung die Konkurrenten angewiesen sind. Daher nicht
durchsetzungsfähig sind Zeichen, welche zur unmittelbaren Aussage hin-
sichtlich Waren und Dienstleistungen benötigt werden, und solche, auf
deren Verwendung der Verkehr zwingend angewiesen ist. Grundsätzlich
ist das Freihaltebedürfnis hinsichtlich der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen zu prüfen. Bei Worten, welche ausschliesslich die Be-
schaffenheit einer Ware oder Dienstleistung beschreiben, ist bei der Beur-
teilung der Unentbehrlichkeit nicht bloss auf die Bedürfnisse der aktuellen
Konkurrenten abzustellen, sondern auch auf jene der potentiellen Konkur-
renten des Markenhinterlegers. Wenn den Konkurrenten eine Vielzahl
gleichwertiger Alternativen zur Verfügung steht, kann ein absolutes Frei-
haltebedürfnis an einem Zeichen verneint werden (s. zum Ganzen Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012
E. 2.3 – OKTOBERFEST-BIER, mit Hinweisen).
7.3 Im Verkehr durchgesetzt hat sich ein Zeichen, wenn es von einem er-
heblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistun-
gen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein be-
stimmtes Unternehmen verstanden wird (BGE 131 III 121 S. 131 E. 6 –
Smarties; BGE 130 III 328 S. 331 – Swatch-Uhrband; BGE 128 III 441
S. 444 E. 1.2 – Appenzeller). Eine solche Verkehrsdurchsetzung ist die
Folge eines intensiven oder langen und im Wesentlichen unbestritten ge-
bliebenen Alleingebrauchs, welcher dazu führt, dass das Zeichen im Lau-
fe der Zeit trotz seiner von Haus aus fehlenden Unterscheidungskraft als
Merkmal eines ganz bestimmten Unternehmens gewertet wird (vgl. Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012
E. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER, mit Hinweis). Voraussetzungen der Ver-
kehrsdurchsetzung bilden somit (unter anderem) der markenmässige
B-6632/2011
Seite 19
Gebrauch des Zeichens sowie der dadurch bewirkte Umstand, dass das
Publikum darin einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft und nicht nur
eine Warenbezeichnung erblickt (BGE 114 II 171 E. 3 – EILE MIT WEI-
LE).
Für die Verkehrsdurchsetzung nicht erforderlich ist, dass die massgebli-
chen Verkehrskreise das Unternehmen namentlich kennen (BGE 128 III
441 E. 1.2 – Appenzeller). Die Verkehrsdurchsetzung ist zwar ein
Rechtsbegriff; bei der Frage, ob ihre Voraussetzung einer besonderen
Verkehrsgeltung erfüllt ist, handelt es sich aber um eine Tatfrage (Urteil
des Bundesgerichts vom 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1
Post). Sind die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung gegeben,
wird die Marke mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" in das Markenre-
gister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 Bst. c MSchG).
7.3.1 Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung einer Marke beruft, hat sie
zu belegen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5614/2008 vom
3. Dezember 2010 E. 4.1 – "Freischwinger Panton" [3D]). Im Eintra-
gungsverfahren nimmt die Vorinstanz bloss eine formale Prüfung der Ver-
kehrsdurchsetzung vor und verlangt nur deren Glaubhaftmachung (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-5614/2008 vom 3. Dezember 2010
E. 4.1 – "Freischwinger Panton" [3D], mit Hinweisen). Der Nachweis der
Verkehrsdurchsetzung muss deshalb nicht zur vollen Überzeugung der
zuständigen Behörde erbracht werden; stattdessen genügt es, dass eine
gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tatsachen
spricht, auch wenn die Behörde noch mit der Möglichkeit rechnet, dass
sie tatsächlich nicht vorhanden sein könnten (BGE 130 III 328 E. 3.2 –
Swatch-Uhrband, BGE 125 III 368 E. 4, BGE 120 II 393 E. 4c). Eine Ver-
kehrsdurchsetzung kann entweder mittels Belegen oder durch eine re-
präsentative Umfrage glaubhaft gemacht werden (BGE 130 III 328 E. 3.1
– Swatch-Uhrband).
Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgeleitet
werden, welche erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrneh-
mung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu zählen insbe-
sondere langjährige bedeutsame Umsätze, welche unter einem Zeichen
getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Denkbar ist
indessen auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung
des massgebenden Publikums (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesge-
richts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 mit Rechtsprechungs-
B-6632/2011
Seite 20
hinweisen; zum massgebenden Zeitraum des Markengebrauchs auch
sogleich E. 7.3.2).
7.3.2 Aufgrund des Hinterlegungsprinzips muss die Verkehrsdurchset-
zung spätestens zum Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6.1
– S, mit Hinweisen). Allfällige Durchsetzungsbelege haben
sich daher nachweislich auf die Zeit vor dem Hinterlegungsdatum zu be-
ziehen. Die Vorinstanz verlangt für das Glaubhaftmachen der Verkehrs-
durchsetzung einer Marke in der Regel einen belegbaren Marken-
gebrauch während zehn Jahren (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 – traveltip DAS MAGAZIN FÜR
FERIEN [fig.]). In besonderen Fällen genügt auch eine kürzere
Gebrauchsperiode (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 – traveltip DAS MAGAZIN FÜR FE-
RIEN [fig.], und B-7461/2006 vom 16. März 2007 E. 5 – Yeni Raki/Yeni
Efe).
7.3.3 Unter dem (im Eintragungsverfahren glaubhaft zu machenden)
markenmässigen Gebrauch wird der Gebrauch einer Marke im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verstan-
den, also der produktbezogene im Gegensatz zum rein unternehmensbe-
zogenen, ausschliesslich firmenmässigen Gebrauch. Ein Anbringen der
Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst wird nicht vorausge-
setzt. Der Zusammenhang von Marke und Produkt kann auch auf andere
Weise hergestellt werden, etwa durch die Verwendung des Zeichens in
Angeboten, Rechnungen, Katalogen, Prospekten und dergleichen, sofern
die Adressaten darin einen spezifischen Produktbezug und nicht bloss ei-
nen allgemeinen Unternehmensbezug erkennen (Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 – Mobi-
lity mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 4C.229/2003 vom 20. Ja-
nuar 2004 E. 5 – Tripp Trapp). Auf allfälligen Durchsetzungsbelegen muss
insbesondere ersichtlich sein, dass die Marke auf dem Markt als solchem
und so in Erscheinung getreten ist, wie sie geschützt werden soll
(BVGE 2009/4 E. 7.3.1 – Post, mit Hinweisen, Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 – Mobility
mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 9. Oktober 1979 E. 4
– Diagonal, veröffentlicht in Schweizerisches Patent-, Muster- und Mar-
kenblatt [PMMBl] 1980 S. 10). Die Verkehrsdurchsetzung kann sich zu-
dem nur auf diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen erstrecken, für
B-6632/2011
Seite 21
die sie belegt worden ist (vgl. Urteil der RKGE vom 5. Mai 2002 veröffent-
licht in sic! 2002 S. 242 ff. E. 5.a – "Postgelb" [Farbmarke]).
7.3.4 In räumlicher Hinsicht ist die Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich
für die ganze Schweiz glaubhaft zu machen (BGE 128 III 441 E. 1.2 –
Appenzeller).
7.3.5 Der Hinterleger kann sich im Eintragungs- und im Rechtsmittelver-
fahren zu jedem Zeitpunkt auf die Verkehrsdurchsetzung berufen (vgl. Ur-
teile des Bundesverwaltungsgerichts B-4519/2011 [B-4523/2011,
B-4525/2011] vom 31. Oktober 2012 E. 7.2 – RHÄTISCHE BAHN, BER-
NINABAHN und ALBULABAHN, und B-55/2010 vom 23. April 2010 E. 4.1
– G [fig.], je mit weiteren Hinweisen). Entsprechende Anträge sind auch in
Form von Eventualanträgen zulässig (vgl. BVGE 2010/31 E. 9 – "Kugel-
schreiber" [3D]).
8.
Der Begriff "Adaptive Support Ventilation" besteht zwar aus drei häufig
verwendeten englischen Vokabeln. Deren vorliegend in Frage stehende
Kombination ist freilich offensichtlich nicht besonders freihaltebedürftig,
da sie der aktuellen und potenziellen Konkurrenz zahlreiche gleichwertige
Alternativen belässt, ein Zeichen mit demselben Sinngehalt – insbeson-
dere etwa mit den Adjektiven "adjustable", "accomodative", "flexible",
"adaptable" – zu verwenden. Folglich ist das angemeldete Zeichen nicht
absolut freihaltebedürftig.
9.
9.1 Zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung reichte die Be-
schwerdeführerin mit ihrer Replik in jeweils deutscher und englischer
Fassung insbesondere zwei Broschüren, "ASV-Richtlinien für erwachsene
Patienten" sowie ein Dokument mit dem Titel "Adaptive Support Ventilati-
on. Bedienungshandbuch. […] April 2006" ein (vgl. Beilagen 1–8 zur Rep-
lik). Ihrer Auffassung nach sollen diese Unterlagen aufzeigen, dass
ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION ausschliesslich mit der Beschwer-
deführerin in Verbindung gebracht werde (Replik, S. 7 f.).
Von den genannten Dokumenten ist einzig das Bedienungshandbuch da-
tiert. Bei den übrigen Dokumenten lässt sich nicht schlüssig entnehmen,
ob sie sich auf einen markenmässigen Gebrauch von ADAPTIVE SUP-
PORT VENTILATION in der Zeit vor dem Hinterlegungsdatum beziehen.
Da die Broschüren, die Richtlinien und das Benutzungshandbuch auch
B-6632/2011
Seite 22
keinen Aufschluss darüber geben, in welcher Zeitspanne sie verwendet
wurden, vermögen sie – jedenfalls für sich allein – keinen markenmässi-
gen Gebrauch über einen längeren Zeitraum glaubhaft zu machen.
9.2 Zwar reichte die Beschwerdeführerin eine Aufstellung über die in den
Jahren 1997 bis 2012 verkauften Geräte mit dem Beatmungsmodus
Adaptive Support Ventilation ein und können die entsprechenden Zahlen,
soweit sie sich auf den Zeitraum vor der Markenanmeldung am 3. No-
vember 2009 beziehen, berücksichtigt werden (vgl. Beilage 9 zur Replik).
Freilich geht aus dieser Aufstellung nicht hervor, ob die darin genannten
Geräte jeweils unter markenmässiger Verwendung des Zeichens ADAP-
TIVE SUPPORT VENTILATION verkauft bzw. die entsprechenden Um-
sätze unter diesem Zeichen getätigt wurden. Die Beschwerdeführerin
konzediert denn auch zu Recht, dass die entsprechenden Geräte unter
Namen wie "Galileo" (und nicht unter dem Namen ADAPTIVE SUPPORT
VENTILATION) erschienen seien (vgl. Replik, S. 9).
9.3 Die Beschwerdeführerin und ihre Geräte werden in der aktenkundigen
Fachliteratur verschiedentlich im Zusammenhang mit der Verwendung
des Begriffs "adaptive support ventilation" erwähnt, was grundsätzlich da-
für spricht, dass den relevanten Verkehrskreisen das angemeldete Zei-
chen infolge Gebrauchs der zu prüfenden Marke sowie aufgrund der
Verbreitung der Produkte der Beschwerdeführerin bekannt geworden ist
und sich die Marke damit im Verkehr durchgesetzt hat:
9.3.1 Das Lehrbuch "1 x 1 der Beatmung" von F. Bremer führt im Abkür-
zungsverzeichnis die Abkürzung "ASV" auf, welche als Akronym bzw. Ab-
kürzung für "Adaptive Support Ventilation", verstanden als "angepasste
unterstützende Beatmung" erklärt wird. Unter dem Titel "ASV" wird in die-
sem Lehrbuch insbesondere ausgeführt, die Firma Hamilton biete "mit al-
len Respiratoren ein ,vollautomatisches' Beatmungsmuster an […]", und
ASV erscheine "auch hier als maschinelle Beatmungsform" (Beschwer-
debeilage 5/1).
9.3.2 Das "Praxisbuch Beatmung" von U. v. Hintzenstern und T. Bein be-
zeichnet zunächst in einem Abschnitt, in welchem die Charakteristika ver-
schiedener "Ventilationsformen" beschrieben werden, "adaptive support
ventilation" als Synonym für "adaptive lung ventilation" (S. 76). Dabei fehlt
zwar eine ausdrückliche Bezugnahme auf die Beschwerdeführerin. Unter
zwei Abschnitten über Beatmungsgeräte, die mit "Raphael color (Hamil-
ton Medical)" und "Galileo gold (Hamilton Medical)" betitelt sind (S. 157
B-6632/2011
Seite 23
und S. 160), wird indes "Adaptive Support Ventilation" jeweils als eine der
möglichen "Ventilationsformen" aufgeführt (Beschwerdebeilage 5/2).
9.3.3 Das Lehrbuch "Fachpflege Beatmung" von S. Schäfer et al. definiert
"adaptive support ventilation" als "Beatmungsform, die sich der pulmona-
len Situation des Patienten automatisch anpasst" (Beschwerdebeilage
5/3, S. 133). Diese Beatmungsform sei an den Geräten Galileo und Ra-
phael der "Fa. Hamilton medical" realisiert (S. 134).
9.3.4 Das an medizinische Fachleute gerichtete Werk "Ventilation artifi-
cielle" von L. Brochard et al. definiert "Adaptive Support Ventilation" als
"mode de ventilation en pression dont les cycles délivrés au patient peu-
vent être assistés ou contrôlés" und beschreibt diesen Beatmungsmodus
verhältnismässig ausführlich sowie zunächst ohne Bezugnahme auf die
Beschwerdeführerin (Beschwerdebeilage 5/4, S. 37 f.). In einem weiter
hinten figurierenden Hinweis auf bestimmte Beatmungsgeräte der neues-
ten Generation folgt unmittelbar auf die Erwähnung von "ASV" "(Hamilton
Medical)" und wird zugleich "SmartCare (Dräger Medical)" erwähnt. Aus
dem entsprechenden Kontext geht hervor, dass hier ASV mit einem Be-
atmungsmodus der Beschwerdeführerin gleichgesetzt wird (in diesem
Sinn auch Replik, S. 4).
9.3.5 Im Werk "Mosby's Respiratory Care Equipment" von J. M. Cairo und
S. P. Pilbeam wird in einer Liste der Beatmungsgeräte vermerkt, dass nur
das Gerät "Hamilton Galileo" den Modus "adaptive support ventilation"
vorsieht (vgl. Beschwerdebeilage 5/5). In einem anderen Abschnitt mit
dem Titel "Modes of Ventilation" und dem Untertitel "Adaptive Support
Ventilation in the Hamilton Galileo" wird in erster Linie die Beatmungsform
als solche beschrieben. Am Ende des Abschnittes wird das Gerät der Be-
schwerdeführerin jedoch im Zusammenhang mit einer Verweisung auf
weitergehende Ausführungen in einem anderen Kapitel nochmals explizit
erwähnt (S. 309). Im entsprechenden Teil des Werkes werden "Adaptive
Support Ventilation" und die Funktionsweise des "GALILEO" erläutert
(S. 456–459).
9.3.6 Sodann legt die Beschwerdeführerin das Werk "Principles & Practi-
ce of Mechanical Ventilation" von M. J. Tobin ins Recht, in welchem na-
mentlich darauf hingewiesen wird, dass "Adaptive-Support Ventilation",
eine Form computergesteuerter Kontrolle der Beatmung, nur durch Ha-
milton Beatmungsgeräte verfügbar sei, und anschliessend die Funktions-
B-6632/2011
Seite 24
weise eines entsprechenden Beatmungsgerätes beschrieben wird
(vgl. Beschwerdebeilage 5/6, S. 78 f.).
9.3.7 Ferner wird die Beschwerdeführerin in einem aktenkundigen Fach-
artikel von J. X. Brunner auf der ersten Seite in der Fusszeile erwähnt
und am Ende des Beitrages in einem Anhang auf das Engagement eines
"Steve Hamilton" zugunsten der Entwicklung im Bereich der Beatmungs-
technik hingewiesen, wobei in diesem Beitrag unter anderem ebenfalls
von "adaptive support ventilation" die Rede ist (vgl. Beschwerdebeila-
ge 5/8, S. 341 und S. 351).
9.3.8 Auch der aktenkundige Fachartikel mit dem Titel "Adaptive Support
Ventilation for Fast Tracheal Extubation after Cardiac Surgery" aus dem
Jahr 2001, in welchem über eine Studie mit zwei Patientengruppen be-
richtet wird, stellt einen gewissen Bezug zwischen dem angemeldeten
Zeichen und der Beschwerdeführerin her. Denn in diesem Artikel wird
darauf hingewiesen, dass die Studie betreffend "Adaptive support ventila-
tion" – hier verstanden als näher umschriebener, durch einen Mikropro-
zessor kontrollierten Beatmungsmodus (vgl. Beschwerdebeilage 5/9, S.
1339 und S. 1344) – mit einem von der Beschwerdeführerin hergestellten
Beatmungsgerät "Galileo" sowie mit ihrer Unterstützung durchgeführt
worden sei (vgl. Beschwerdebeilage 5/9, S. 1339 f. und S. 1344).
9.3.9 Im einem Fachartikel von J. X. Brunner und G. A. Iotti aus dem Jahr
2002 wird des Weiteren mit Bezug auf die Grundlagen von "Adaptive
support ventilation", hier definiert als neue Beatmungsmethode, auf das
Benutzerhandbuch zu "Adaptive Support Ventilation" der Beschwerdefüh-
rerin verwiesen (vgl. Beschwerdebeilage 5/10, S. 366 ff.). Einer der Ver-
fasser des Beitrages ist ausweislich eines Vermerks in einer Fusszeile für
die Beschwerdeführerin tätig (vgl. Beschwerdebeilage 5/10, S. 365).
9.3.10 Eine Studie von D. Tassaux et al. aus dem Jahr 2002 bezeichnet
"Adaptive support ventilation (ASV)" als neuen, durch das Gerät "Galileo"
der Beschwerdeführerin verfügbaren Beatmungsmodus. Zudem enthält
sie den Hinweis, dass die von den Autoren durchgeführten Tests mit ei-
nem solchen Gerät durchgeführt wurden (vgl. Beschwerdebeilage 11,
S. 801 und 803).
9.3.11 Auch der Passus "Adaptive support ventilation (Hamilton Galileo)"
in der Studie von P. Sinha et al. aus dem Jahr 2009 (Beschwerdebeilage
13, S. 696) und die Bezeichnung von "Adaptive support ventilation" als
B-6632/2011
Seite 25
Marke der Beschwerdeführerin in einer weiteren Studie aus dem Jahr
2006 (Beschwerdebeilage 12, S. 62) bilden ein Indiz für einen marken-
mässigen Gebrauch der angemeldeten Marke.
9.3.12 In einer aktenkundigen Studie von F. T. Tehrani aus dem Jahr 2008
finden sich sodann Bemerkungen zur Markteinführung der neuen Techno-
logie "adaptive support ventilation" durch die Beschwerdeführerin
(vgl. Beschwerdebeilage 14, S. 412).
9.3.13 Mit dem Hinweis auf die Nutzung des Beatmungsgeräts Galileo in
der Studie "Clinical Experience With Adaptive Support Ventilation for
Fast-Track Cardiac Surgery" von T. Cassina et al. wird das angemeldete
Zeichen schliesslich ebenfalls – zumindest indirekt – in eine Verbindung
mit der Beschwerdeführerin gebracht (vgl. Beschwerdebeilage 16,
S. 572).
9.4 Nebst den genannten, zahlreichen Belegstellen aus der Fachliteratur
zugunsten der Beschwerdeführerin in Rechnung zu stellen sind die von
ihr im Beschwerdeverfahren eingereichten fünf ärztlichen Stellungnah-
men. Nach diesen ausschliesslich von Ärzten in leitenden oder ehemals
leitenden Positionen verfassten Schreiben bezieht sich der Terminus
"adaptive support ventilation" ausschliesslich auf die Beschwerdeführerin.
Dabei ist in diesen Stellungnahmen teilweise von einer Marke die Rede.
Überdies bestätigen sie, dass das fragliche Beatmungsverfahren seit
mehr als zehn Jahren ausschliesslich als Funktion der Beatmungsgeräte
der Beschwerdeführerin erhältlich sei (vgl. Beschwerdebeilagen 19a–
19e).
In Verbindung mit den angeführten Belegstellen aus der Fachliteratur bil-
den die erwähnten fünf ärztlichen Stellungnahmen genügende Anhalts-
punkte, um es als glaubhaft erscheinen zu lassen, dass das anmeldete
Zeichen von einem erheblichen Teil des angesprochenen medizinischen
Fachpersonals als Hinweis auf die Beschwerdeführerin verstanden wird.
Die Beschwerdeführerin hat somit die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft
gemacht. Offen bleiben kann, ob die ins Recht gelegten, hiervor in E. 9.2
angesprochenen Zahlen als langjährige, bedeutsame Umsätze zu qualifi-
zieren sind (vgl. dazu Replik, S. 9; Duplik, S. 5).
9.5 Als Ergebnis der hier vorgenommenen Beurteilung der eingereichten
Belege zur Verkehrsdurchsetzung des streitbetroffenen Zeichens ist fest-
zuhalten, dass die Beschwerdeführerin glaubhaft machen konnte, dass
B-6632/2011
Seite 26
sich die von ihr hinterlegte Marke ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION
für die vorliegend strittigen Waren im Verkehr durchgesetzt hat. Dem frag-
lichen Zeichen kommt somit derivative Unterscheidungskraft zu, welche
einen markenrechtlichen Schutz trotz seines beschreibenden Charakters
erlaubt.
10.
Die Beschwerde ist nach dem Ausgeführten im Eventualstandpunkt gut-
zuheissen, Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 4. Novem-
ber 2011 aufzuheben und die Erstinstanz anzuweisen, in Ergänzung zu
Dispositiv-Ziff. 2 dieser Verfügung die im Streit liegende Marke für folgen-
de Waren der Klasse 10 als im Verkehr durchgesetzte Marke im schwei-
zerischen Markenregister einzutragen:
"Appareils et instruments médicaux, électro-médicaux et chirurgicaux, appa-
reils pour la respiration médicaux, appareils d'anesthésie; distributeurs pour
prendre et choisir des supports de réactifs à usage médical; respirateurs
pour la respiration artificielle et appareils et instruments de le contrôler (ins-
pection); appareils pour l'analyse à usage médical; spiromètres; appareils
pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmo-
naires; instruments de tests à usage médical; appareils technico-médicaux
pour l'enregistrement électronique, la transformation électronique, la présen-
tation électronique, l'accumulation électronique, la transmission électronique
et l'impression électronique des données, notamment des données clientè-
les."
11.
11.1 Die Vorinstanz verlangt in ihrer Vernehmlassung, es sei im Falle der
Gutheissung des Eventualantrages der Beschwerdeführerin im Rahmen
von Art. 63 Abs. 3 VwVG bei der Kostenverlegung zu berücksichtigen,
dass die Beschwerdeführerin die Verkehrsdurchsetzung der angemelde-
ten Marke im vorinstanzlichen Verfahren nicht geltend gemacht habe
(Vernehmlassung, S. 9). Demgegenüber bringt die Beschwerdeführerin
vor, es könnten ihr bei einem Obsiegen in ihrem Eventualstandpunkt nur
dann Kosten auferlegt werden, wenn (auch) die Vorinstanz die vorliegen-
den Belege als hinreichend für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurch-
setzung erachte (vgl. Replik, S. 10).
11.1.1 Die Verfahrenskosten sind in der Regel der unterliegenden Partei
aufzuerlegen. Einer obsiegenden Partei dürfen Verfahrenskosten aufer-
legt werden, die sie unter Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht
hat (Art. 63 Abs. 3 VwVG). Dabei muss als unnötigerweise verursacht ein
Verfahren namentlich gelten, wenn eine Beschwerdeführerin ihren Mitwir-
B-6632/2011
Seite 27
kungspflichten nicht nachgekommen ist und beispielsweise Beweismittel
spät eingereicht hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1527/2006
vom 6. März 2008, mit Hinweisen; MARCEL MAILLARD, in: Wald-
mann/Weissenberger [Hrsg.], a.a.O., Art. 63 N 33). Auch eine Partei, wel-
che sich widersprüchlich und treuwidrig verhält, muss trotz Obsiegens
Kosten tragen (MAILLARD, a.a.O., Art. 63 N 33, mit Hinweis auf das Urteil
des Bundesgerichts 2A.474/2002 vom 17. März 2003 E. 7.2).
11.1.2 Die Beschwerdeführerin hat erst mit der Beschwerde sinngemäss
(sowie mit der Replik ausdrücklich) den (Eventual-)antrag gestellt, das
angemeldete Zeichen sei mit dem Vermerk "im Verkehr durchgesetzt"
einzutragen. Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass sie
dieses Begehren nicht bereits vor der Vorinstanz hätte stellen können.
Hinzu kommt, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin den nun gut-
zuheissenden Eventualantrag sinngemäss schon in ihrem Schreiben vom
1. März 2011 nahegelegt hat, indem sie darin die Voraussetzungen für ei-
ne Eintragung aufgrund glaubhaft gemachter Verkehrsdurchsetzung aus-
führlich darlegte und die Beschwerdeführerin zur Stellungnahme auffor-
derte (S. 5 f. des Schreibens). Die ihr in diesem Zusammenhang seitens
der Vorinstanz angesetzte Frist liess die Beschwerdeführerin aber ver-
streichen, ohne sich auf Verkehrsdurchsetzung zu berufen. Ferner hat die
Beschwerdeführerin die Belege, welche den markenmässigen Gebrauch
des angemeldeten Zeichens als glaubhaft erscheinen lassen (vgl. vorn
E. 9.3 f.), zum Teil erst mit der Beschwerde eingereicht, obwohl davon
auszugehen ist, dass sie namentlich die fünf ärztlichen Stellungnahmen
schon früher hätte einholen und die Unterlagen jedenfalls teilweise be-
reits im Verfahren vor der Vorinstanz hätte vorlegen können (vgl. auch Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts A-1527/2006, A-1528/2006 vom
6. März 2008 E. 6.2).
Vor diesem Hintergrund muss sich die Beschwerdeführerin zumindest
entgegenhalten lassen, sich widersprüchlich verhalten bzw. gegen Treu
und Glauben (Art. 5 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) verstossen zu ha-
ben, indem sie im vorinstanzlichen Verfahren – obschon dies namentlich
aufgrund des Schreibens der Vorinstanz vom 1. März 2011 als angezeigt
erschien – keinen Eventualantrag auf Eintragung des angemeldeten Zei-
chens aufgrund glaubhaft gemachter Verkehrsdurchsetzung stellte, sich
in ihrer Beschwerde dann aber nachträglich auf die Verkehrsdurchset-
zung berief. Nichts daran ändern kann der Umstand, dass der Markenhin-
terleger – wie ausgeführt (vorn E. 7.3.5) – die Verkehrsdurchsetzung
B-6632/2011
Seite 28
auch noch im Rechtsmittelverfahren geltend machen kann. Ebenso wenig
ist entscheidend, dass die Vorinstanz die Verkehrsdurchsetzung vorlie-
gend nicht für glaubhaft hält.
Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, der Beschwerdeführerin trotz ih-
res Obsiegens die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.
11.2 Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragun-
gen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich
deshalb nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwer-
tes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus
der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grund-
sätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- anzuneh-
men ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss [3D]). Dieser Erfahrungs-
wert ist auch im vorliegenden Verfahren heranzuziehen, wobei indes mit
Blick auf das parallele Verfahren betreffend die Schweizer Marke
Nr. 62172/2009 ASV von einem verminderten Bearbeitungsaufwand aus-
zugehen ist. Die Gerichtskosten sind daher auf Fr. 1'500.- festzusetzen,
nach dem Ausgeführten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (vorn
E. 11.1) und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Hö-
he zu verrechnen.
11.3 Die obsiegende Partei hat Anspruch auf eine Parteientschädigung
für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten
(Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE). Parteikosten sind dann not-
wendig, wenn sie für die sachgerechte sowie wirksame Rechtsverfolgung
oder Rechtsverteidigung unerlässlich erscheinen (BGE 131 II 200 E. 7.2).
Nicht entschädigt wird unnötiger Aufwand (Art. 8 Abs. 2 VGKE).
Die Beschwerdeführerin hat zwar vorliegend obsiegt. Auch bei der Frage
nach der Parteientschädigung muss jedoch wie bei der Verlegung der
Gerichtskosten zu Ungunsten der Beschwerdeführerin in Rechnung ge-
stellt werden, dass sie sich treuwidrig verhalten hat und sie sich damit die
ihr durch das Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten selbst zuzu-
schreiben hat (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.474/2002 vom 17. März
2003 E. 7.2). Es kann deshalb nicht davon ausgegangen werden, dass
der Beschwerdeführerin notwendige Kosten entstanden sind (vgl. auch
B-6632/2011
Seite 29
BGE 131 II 200 E. 7.3). Folglich ist keine Parteientschädigung auszurich-
ten.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird, soweit darauf eingetreten wird, im Eventualstand-
punkt gutgeheissen und im Übrigen abgewiesen. Dispositiv-Ziff. 1 der
Verfügung der Vorinstanz vom 4. November 2011 wird aufgehoben. Die
Vorinstanz wird angewiesen, die Schweizer Marke Nr. 62173/2009 in Er-
gänzung von Dispositiv-Ziff. 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 4. No-
vember 2011 für die Waren "Appareils et instruments médicaux, électro-
médicaux et chirurgicaux, appareils pour la respiration médicaux, appa-
reils d'anesthésie; distributeurs pour prendre et choisir des supports de
réactifs à usage médical; respirateurs pour la respiration artificielle et ap-
pareils et instruments de le contrôler (inspection); appareils pour l'analyse
à usage médical; spiromètres; appareils pour la mesure de fonctions car-
diaques, circulatoires, aspiratoires et pulmonaires; instruments de tests à
usage médical; appareils technico-médicaux pour l'enregistrement élec-
tronique, la transformation électronique, la présentation électronique, l'ac-
cumulation électronique, la transmission électronique et l'impression élec-
tronique des données, notamment des données clientèles" der Klasse 10
der Klassifikation von Nizza als im Verkehr durchgesetzte Marke im
schweizerischen Markenregister einzutragen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.- werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt. Sie werden mit dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss
verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
B-6632/2011
Seite 30
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde);
– die Vorinstanz (Ref-Nr. JM; Gerichtsurkunde);
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-
de).
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd Beat König
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache
abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der
Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Ent-
scheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende
Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 19. März 2013