B-6675/2016 - Abteilung II - Opposition - Procédures d’opposition n° 14315 et n° 14316 IR ...

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour II
B-6675/2016


Ar r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 9
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann, Vera Marantelli,
Maria Amgwerd et Francesco Brentani, juges ;
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.



Parties
Gemfloor AG,
[…],
représentée par Maîtres Peter Widmer et Peter Bigler,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
[…],
recourante,



contre

GERFLOR,
[…],
représentée par Maître Michèle Burnier,
Pestalozzi Avocats SA,
[…],
intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne,
autorité inférieure.







Objet
Procédures d’opposition n
o 14315 et no 14316
IR 448'867 "GERFLOR" et IR 1'025'103 "GERFLOR
Theflooringroup" / CH 671'397 "GEMFLOOR".
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Faits :
A.
A.a
A.a.a Enregistré au registre international le 8 novembre 1979 sur la base
d’une demande déposée en France le 25 juin 1973, l’enregistrement
international no 448'867 "GERFLOR" (ci-après : marque opposante 1) –
dont GERFLOR (ci-après : intimée) est titulaire – revendique en Suisse une
protection pour les produits suivants :
Classe 27 : "Feuilles en matière plastique à l’usage de revêtements de sols."
A.a.b Enregistré au registre international le 8 octobre 2009 sur la base
d’une demande déposée en France le 8 avril 2009, l’enregistrement
international no 1'025'103 "GERFLOR Theflooringroup" (ci-après : marque
opposante 2) – dont l’intimée est également titulaire – revendique en
Suisse une protection pour les produits et les services suivants :
Classe 19 : "Matériaux de construction non métalliques ; asphalte, poix et
bitume ; constructions transportables non métalliques ; parquets et planchers
non métalliques ; bois de placage ; dalles non métalliques ; lambris non
métalliques ; lames de parquet ; marches d’escalier non métalliques ;
revêtements de murs (construction) non métalliques."
Classe 27 : "Tapis, paillassons, nattes, linoléum ; revêtements de plancher ;
revêtements de sols ; revêtements de sols en vinyle ; tapis anti-glissants ;
tapis de gymnastique ; tentures murales non en matières textiles ; papier de
peinture ; produits servants à recouvrir les planchers (revêtements de sols)."
Classe 37 : "Services de pose et d’installation de revêtements de sols et de
murs ; services de construction ; services de réparation dans le domaine de la
construction et notamment de revêtements de sols ; services d'installation et
de pose de revêtements de sols."
A.b
A.b.a Déposée le 1er octobre 2014 et publiée le 31 mars 2015 dans
Swissreg (), la marque suisse no 671'397
"GEMFLOOR" (ci-après : marque attaquée) – dont Gemfloor AG (ci-après :
recourante) est titulaire depuis le 14 avril 2015 – est enregistrée pour divers
produits et services des classes 19, 27 et 37 (cf. consid. A.b.d.b).
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Page 3
A.b.b
A.b.b.a Par mémoire du 30 juin 2015, se fondant sur la marque
opposante 1, l’intimée forme opposition (no 14315) totale contre la marque
attaquée auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-
après : autorité inférieure).
A.b.b.b Par mémoire du 30 juin 2015, se fondant sur la marque
opposante 2, l’intimée forme opposition (no 14316) totale contre la marque
attaquée auprès de l’autorité inférieure.
A.b.c Par décision du 22 juillet 2015, à la demande de l’intimée et avec
l’accord de la recourante, l’autorité inférieure procède à la jonction des
procédures d’opposition nos 14315 et 14316.
A.b.d
A.b.d.a Dans ces procédures d’opposition nos 14315 et 14316 jointes, la
recourante dépose une réponse devant l’autorité inférieure le 21 octobre
2015.
La recourante fait notamment valoir le non-usage de la marque
opposante 1 (réponse de la recourante devant l’autorité inférieure [pièce 7
du dossier de l’autorité inférieure], p. 3).
A.b.d.b Par acte déposé le 21 octobre 2015 également (annexe jointe à la
réponse de la recourante devant l’autorité inférieure [pièce 7 du dossier de
l’autorité inférieure]), la recourante demande à l’autorité inférieure de limiter
la liste des produits et des services de la marque attaquée (dont elle est
titulaire [cf. consid. A.b.a]) aux produits et aux services suivants :
Classe 27 : "Fugenlose Bodenbeläge im Ortsverguss, bestimmt für
Spielplätze mit Spiel-, Freizeit- und Trainingsgeräten sowie für
Wasserspielplätze und Nassbereiche, welche zur Risikominderung beim Spiel
und zur Verhinderung von schweren Verletzungen bei Stürzen von den
Geräten dienen."
Classe 37: "Bauberatung betreffend fugenlose Bodenbeläge im Ortsverguss."
Le 28 octobre 2015, cette nouvelle liste des produits et des services de la
marque attaquée est publiée dans Swissreg (à titre de radiation partielle
du 21 octobre 2015 [cf. , consulté le
03.04.2018]).
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A.b.e
A.b.e.a Par décision incidente du 5 novembre 2015 (pièce 9 du dossier de
l’autorité inférieure), l’autorité inférieure clôt l’instruction dans la procédure
d’opposition no 14316. Elle précise en effet que, dans la mesure où il peut
être déduit de sa réponse que la recourante fait également valoir le non-
usage de la marque opposante 2, il convient de retenir que, à la date de la
réponse, le délai de carence de cette marque opposante 2 n’est pas encore
arrivé à échéance.
A.b.e.b Dans la procédure d’opposition no 14315, l’intimée présente une
réplique le 23 février 2016.
La recourante dépose une duplique le 1er juin 2016.
Par décision du 16 juin 2016, l’autorité inférieure clôt l’instruction dans la
procédure d’opposition no 14315.
A.b.f Le 27 septembre 2016, l’autorité inférieure rend une décision (ci-
après : décision attaquée [pièce 14 du dossier de l’autorité inférieure]) dont
le dispositif est le suivant :
1. L’opposition no 14315 contre la marque suisse no 671 397
« GEMFLOOR » est rejetée (dans la mesure où elle n’est pas devenue
sans objet).
2. L’opposition no 14316 contre la marque suisse no 671 397
« GEMFLOOR » est admise (dans la mesure où elle n’est pas devenue
sans objet).
3. L’enregistrement de la marque suisse no 671 397 « GEMFLOOR » est
révoqué.
4. Les taxes d'opposition de CHF 800.– chacune (soit CHF 1'600.–) restent
acquises à [l’autorité inférieure].
5. Il est mis à la charge de la défenderesse [recourante] le paiement à
l’opposante [intimée] de CHF 800.– à titre de prise en charge de la moitié
de chacune des taxes d’opposition (deux fois CHF 400.–).
6. La présente décision est notifiée aux parties.
A.b.f.a L’autorité inférieure commence par retenir que les pièces déposées
par l’intimée ne rendent pas vraisemblable l’usage de la marque
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opposante 1 en lien avec les produits revendiqués et que l’opposition
no 14315 doit dès lors être rejetée.
A.b.f.b Dans la procédure d’opposition no 14316, l’autorité inférieure
considère que les produits et les services en cause sont identiques. Elle
estime ensuite que la marque opposante 2 et la marque attaquée sont
similaires sur le plan visuel et, dans une certaine mesure, sur le plan
phonétique. Considérant que le consommateur concerné en l’espèce fait
preuve d’un degré d’attention moyen et que la marque opposante 2 jouit
d’un champ de protection normal, l’autorité inférieure conclut à l’existence
d’un risque de confusion entre la marque opposante 2 et la marque
attaquée, de sorte que l’opposition no 14316 doit être admise.
B.
Par mémoire du 28 octobre 2016 (accompagné de ses annexes), la
recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours dont
les conclusions sont les suivantes :
1. Der Entscheid des [autorité inférieure] in den vereinigten
Widerspruchsverfahren Nr. 14315 und 14316 vom 27. September 2016
sei, soweit er den Widerspruch Nr. 14316 betrifft, aufzuheben und der
Widerspruch Nr. 14316 gegen die Schweizerische Marke Nr. 671 397
„GEMFLOOR“ sei vollumfänglich abzuweisen.
2. Eventualiter: Der Entscheid des [autorité inférieure] in den vereinigten
Widerspruchsverfahren Nr. 14315 und 14316 vom 27. September 2016
sei, soweit er den Widerspruch Nr. 14316 betrifft, aufzuheben und die
Streitsache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen des
Bundesverwaltungsgerichts an die [autorité inférieure] zurückzuweisen.
- unter Kosten- und Entschädigungsfolge -
B.a
B.a.a La recourante soutient tout d’abord que, vu qu’elle ne pouvait pas
faire valoir le non-usage de la marque opposante 2 au moment de sa
réponse devant l’autorité inférieure, elle doit pouvoir l’invoquer dans le
cadre de la présente procédure de recours (cf. consid. 5.1).
B.a.b La recourante est au surplus d’avis que l’intimée n’est pas parvenue
à rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante 2, de sorte que,
pour cette raison déjà, le recours doit être admis et l’opposition no 14316
doit être rejetée (recours, p. 11 in limine).
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B.b Dans la procédure d’opposition no 14316, la recourante considère par
ailleurs que c’est à tort que l’autorité inférieure a admis que les produits en
cause étaient identiques (recours, p. 11-13). Elle soutient que la marque
attaquée se distingue suffisamment de la marque opposante 2 (recours,
p. 3 [ch. 5], p. 13-14) et qu’il n’existe pas de risque de confusion entre ces
marques (recours, p. 3 [ch. 5], p. 14-15).
C.
C.a Dans sa réponse du 23 février 2017 (accompagnée du dossier de la
cause), l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à ce que les frais
de procédure soient mis à la charge de la recourante.
C.b Dans sa réponse du 24 février 2017, l’intimée prend quant à elle, "avec
suite de frais et dépens", les conclusions suivantes :
A titre préalable :
1. Ordonner auprès de [l’autorité inférieure] l’édition des procédures
d’opposition no 14315 et no 14316 ;
2. Ordonner l’audition de A._______ au sens de l’article 14 [de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)] ;
Principalement :
3. Déclarer irrecevable le recours formé par [la recourante] en ce qu’il porte
sur l’exception du défaut d’usage soulevée par [la recourante] à l’encontre
de la partie suisse de l’enregistrement international no 1 025 103
GERFLOR Theflooringroup ;
4. Pour le surplus, rejeter intégralement le recours formé par [la recourante] ;
5. Admettre l’opposition no 14315 contre la marque suisse no 671 397
GEMFLOOR et partant annuler le chiffre 1 de la décision de [l’autorité
inférieure] du 27 septembre 2016 portant sur les procédures d’opposition
no 14315 et 14316 ;
6. Annuler le chiffre 5 de la décision de [l’autorité inférieure] du 27 septembre
2016 portant sur les procédures d’opposition no 14315 et 14316 et partant
mettre à la charge de [la recourante] les frais des procédures d’opposition
no 14315 et no 14316 et allouer une indemnité équitable pour les dépens
à [l’intimée] ;
7. Confirmer les chiffres 2, 3 et 4 de la décision de [l’autorité inférieure] du
27 septembre 2016 portant sur les procédures d’opposition no 14315 et
14316 ;
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Page 7
8. Ordonner la révocation de la marque suisse no 671 397 GEMFLOOR ;
Subsidiairement, si le Tribunal administratif fédéral devait déclarer le
recours formé par [la recourante] recevable en ce qui concerne
l’exception du défaut d’usage soulevée par [la recourante]
(cf. conclusion 3 ci-dessus) :
9. Rejeter l’exception du défaut d’usage soulevée par [la recourante] à
l’encontre de la partie suisse de l’enregistrement international
no 1 025 103 GERFLOR Theflooringroup ;
10. Pour le surplus, rejeter intégralement le recours formé par [la recourante] ;
11. Admettre l’opposition no 14315 contre la marque suisse no 671 397
GEMFLOOR et partant annuler le chiffre 1 de la décision de [l’autorité
inférieure] du 27 septembre 2016 portant sur les procédures d’opposition
no 14315 et 14316 ;
12. Annuler le chiffre 5 de la décision de [l’autorité inférieure] du 27 septembre
2016 portant sur les procédures d’opposition no 14315 et 14316 et partant
mettre à la charge de [la recourante] les frais des procédures d’opposition
no 14315 et no 14316 et allouer une indemnité équitable pour les dépens
à [l’intimée] ;
13. Confirmer les chiffres 2, 3 et 4 de la décision de [l’autorité inférieure] du
27 septembre 2016 portant sur les procédures d’opposition no 14315 et
14316 ;
14. Ordonner la révocation de la marque suisse no 671 397 GEMFLOOR ;
Très subsidiairement, si le Tribunal administratif fédéral devait déclarer
le recours formé par [la recourante] recevable en ce qui concerne
l’exception du défaut d’usage soulevée par [la recourante]
(cf. conclusion 3 ci-dessus) et accepter ce nouveau motif de recours :
15. Renvoyer à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision sur la
procédure d’opposition no 14316 ;
16. Admettre l’opposition no 14315 contre la marque suisse no 671 397
GEMFLOOR et partant annuler le chiffre 1 de la décision de [l’autorité
inférieure] du 27 septembre 2016 portant sur la procédure d’opposition
no 14315 ;
17. Annuler le chiffre 5 de la décision de [l’autorité inférieure] du 27 septembre
2016 portant sur la procédure d’opposition no 14315 et partant mettre à la
charge de [la recourante] les frais de la procédure d’opposition no 14315
et allouer une indemnité équitable pour les dépens à [l’intimée] ;
18. Ordonner la révocation de la marque suisse no 671 397 GEMFLOOR ;
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En tout état de cause :
19. Mettre à la charge de [la recourante] les frais et dépens de la présente
procédure comprenant une équitable indemnité au conseil de [l’intimée].
C.b.a L’intimée soutient avant tout que le motif du recours tiré de
l’exception d’usage doit être déclaré irrecevable. Elle conteste par ailleurs
fermement le défaut d’usage des marques opposantes 1 et 2 (réponse de
l’intimée, p. 4-7).
C.b.b Dans le cadre de la procédure d’opposition no 14316, l’intimée
affirme que les produits et les services en cause sont identiques (réponse
de l’intimée, p. 7-8), que la marque attaquée est manifestement similaire à
la marque opposante 2 (réponse de l’intimée, p. 8-9) et qu’il existe dès lors
un risque de confusion entre ces marques (réponse de l’intimée, p. 9).
C.b.c Enfin, dans le cadre de la procédure d’opposition no 14315, l’intimée
indique que l’autorité inférieure a constaté à tort que l’usage de la marque
opposante 1 n’avait pas été rendu vraisemblable (réponse de l’intimée,
p. 9-11).
D.
Dans sa réplique du 3 avril 2017, la recourante prend les conclusions
suivantes :
I. RECHTSBEGEHREN
1. Die Rechtsbegehren der Beschwerde vom 28. Oktober 2016 werden
vollumfänglich bestätigt.
2. Der Antrag der Beschwerdegegnerin [intimée], den Widerspruch im
Verfahren Nr. 14315 zuzulassen (Rechtsbegehren Nr. 5, 11 und 16 der
Beschwerdeantwort vom 24. Februar 2017), sei abzuweisen, soweit
darauf eingetreten wird.
- unter Kosten- und Entschädigungsfolge -
II. VERFAHRENSANTRAG
3. Der Verfahrensantrag, A._______ als Zeugen einzuvernehmen
(Rechtsbegehren Nr. 2 der Beschwerdeantwort vom 24. Februar 2017),
sei abzuweisen.
- unter Kosten- und Entschädigungsfolge -
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D.a La recourante se prononce tout d’abord en faveur du rejet de la
conclusion de l’intimée tendant à l’audition de A._______ (réplique, p. 3
[ch. 8], p. 4-5).
D.b Elle soutient par ailleurs que la décision attaquée est entrée en force
en ce qui concerne l’opposition no 14315, qui ne fait dès lors pas partie de
l’objet du litige (réplique, p. 3 [ch. 10], p. 5-8, p. 11). La recourante précise
encore sa position au sujet de l’invocation du non-usage de la marque
opposante 2 (réplique, p. 8-10).
D.c La recourante s’exprime enfin au sujet du risque de confusion dans la
procédure d’opposition no 14316 (réplique, p. 10-11).
E.
E.a Dans sa duplique du 12 mai 2017, l’autorité inférieure renonce à
déposer des observations, renvoie à la motivation de la décision attaquée
et réitère les conclusions de sa réponse (cf. consid. C.a).
E.b Dans sa duplique du 26 mai 2017, l’intimée affirme persister dans
l’entier de ses conclusions telles que formulées dans sa réponse
(cf. consid. C.b), "à savoir l’irrecevabilité, respectivement le rejet de
l’exception de non-usage et le rejet intégral du recours".
F.
Dans ses observations du 16 juin 2017, la recourante expose sa position
suite à la duplique de l’intimée.
G.
Dans ses observations du 21 juin 2017, l’intimée indique ne pas avoir de
commentaires particuliers à faire.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
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Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]).
1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
PA).
1.4 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de
recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours
(art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs
respectées.
1.5 Le présent recours est ainsi recevable.
Autre est la question de savoir si les conclusions prises par l’intimée dans
sa réponse (cf. consid. C.b) sont recevables (consid. 2-4).
2.
2.1
2.1.1 Une procédure de recours ne peut porter que sur l’objet de la
contestation (Anfechtungsgegenstand), c’est-à-dire ce sur quoi porte déjà
la procédure devant l’instance inférieure ou ce sur quoi elle devrait porter
selon une interprétation correcte de la loi (arrêts du TAF B-7169/2015 du
20 décembre 2017 consid. 5.1 "Modification du cahier des charges de
l’AOP 'Vacherin Mont-d’Or'" et B-5145/2015 du 11 décembre 2017
consid. 2.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL").
2.1.2 C’est le recourant qui, par le biais des conclusions de son recours,
est appelé à définir l’objet du litige (Streitgegenstand), les points non
contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle
(arrêts du TAF B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 5.2.1
"Modification du cahier des charges de l’AOP 'Vacherin Mont-d’Or'" et
B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 "The SwissCellSpa
EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL").
B-6675/2016
Page 11
2.2
2.2.1
2.2.1.1 En l’espèce, la décision attaquée porte sur les oppositions totales
no 14315 et no 14316 contre la marque attaquée, qui forment ainsi l’objet
de la contestation (cf. consid. 2.1.1).
2.2.1.2 La décision attaquée (cf. consid. A.b.f) rejette, dans la mesure où
elle n’est pas devenue sans objet, l’opposition no 14315 contre la marque
attaquée (ch. 1 du dispositif de la décision attaquée). Dans la mesure où
elle n’est pas devenue sans objet, l’opposition no 14316 contre la marque
attaquée est en revanche admise (ch. 2 du dispositif de la décision
attaquée), de sorte que l’enregistrement de la marque attaquée est
révoqué (ch. 3 du dispositif de la décision attaquée).
Pour le surplus, la décision attaquée retient que les taxes d’opposition
restent acquises à l’autorité inférieure (ch. 4 du dispositif de la décision
attaquée), statue sur les frais et les dépens (ch. 5 du dispositif de la
décision attaquée) et règle les modalités de la notification (ch. 6 du
dispositif de la décision attaquée).
2.2.2 Dans son recours (cf. consid. B), ainsi que dans sa réplique
(cf. consid. D), la recourante conclut à l’annulation de la décision attaquée
dans la mesure où elle concerne l’opposition no 14316. Elle précise
demander que l’opposition no 14316 soit rejetée dans sa totalité (ch. 1 des
conclusions du recours) et, subsidiairement, que l’affaire soit renvoyée à
l’autorité inférieure afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens
des considérants du Tribunal administratif fédéral (ch. 2 des conclusions
du recours). Elle demande enfin au Tribunal administratif fédéral de statuer
sur les frais et les dépens.
Par les conclusions de son recours, la recourante limite clairement l’objet
du litige à l’opposition no 14316 contre la marque attaquée (ch. 2 et 3 du
dispositif de la décision attaquée). Elle indique en effet expressément
(cf. recours, p. 2 et 5 in fine) que la décision attaquée n’est pas contestée
dans la mesure où elle rejette l’opposition no 14315 (ch. 1 du dispositif de
la décision attaquée). Vu qu’il lui est favorable, la recourante n’a d’ailleurs
aucun intérêt à demander l’annulation du ch. 1 du dispositif de la décision
attaquée (cf. arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017
consid. 2.2.2.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" et
B-3012/2012 du 5 février 2014 consid. 1.3 "PALLAS/PALLAS SEMINARE
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[fig.]"). Il convient en outre de retenir que la recourante n’attaque que la
répartition des frais et des dépens (ch. 5 du dispositif de la décision
attaquée) qui découle de l’admission de l’opposition no 14316 (cf. réplique,
p. 6 [ch. 23] et 7).
Contrairement à ce que soutient l’intimée (cf. réponse de l’intimée, p. 4 ;
duplique de l’intimée, p. 2), les conclusions du recours permettent de
déterminer précisément l’objet du litige (cf. réplique, p. 5-6). Peu importe
que la recourante ne se réfère pas expressément aux chiffres du dispositif
de la décision attaquée.
N’y changent enfin rien les conclusions formulées par la recourante dans
sa réplique, suite aux conclusions prises par l’intimée dans sa réponse
(ch. 2 et 3 des conclusions de la réplique [cf. consid. D]).
2.2.3 Quant à elle, dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 50 al. 1 PA,
l’intimée ne dépose de recours ni contre la décision attaquée ni, en
particulier, contre le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, par lequel
l’autorité inférieure rejette l’opposition no 14315.
En revanche, dans sa réponse (cf. consid. C.b), l’intimée conclut
notamment à l’annulation de ce ch. 1 du dispositif de la décision attaquée
et à l’admission de l’opposition no 14315 (cf. ch. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14,
16, 17 et 18 des conclusions de la réponse de l’intimée). Une telle
conclusion est néanmoins tardive.
Contrairement à ce qu’elle soutient (réponse de l’intimée, p. 4), l’intimée
avait tout à fait la possibilité de déposer un recours contre le ch. 1 de la
décision attaquée. Au sens de l’art. 48 al. 1 PA, elle garde en effet un intérêt
digne de protection à l’annulation de ce ch. 1 de la décision attaquée tant
que les ch. 2 et 3 de la décision attaquée ne sont pas entrés en force (et,
donc, tant que l’enregistrement de la marque attaquée n’est pas
effectivement révoqué). Il n’en demeure pas moins que l’intimée aurait dû
déposer un recours en ce sens dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 50
al. 1 PA. Comme le relève la recourante (réplique, p. 7), la PA ne permet
en effet pas de déposer un recours joint (Anschlussbeschwerde). Au stade
de la réponse, l’intimée est donc liée par l’objet du litige fixé par les
conclusions de la recourante (arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre
2017 consid. 2.2.2.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISS-
CELL" ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.42).
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2.2.4
2.2.4.1 Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée – qui rejette, dans la
mesure où elle n’est pas devenue sans objet, l’opposition no 14315 contre
la marque attaquée – n’a dès lors pas du tout été (valablement) contesté.
Comme le relève la recourante (réplique, p. 3 [ch. 10], p. 7-8), cette partie
de la décision attaquée est donc entrée en force et n’est pas comprise dans
l’objet du litige (arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017
consid. 2.2.2.3 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL").
2.2.4.2 L’objet du litige (cf. consid. 2.1.2) est ainsi limité à l’opposition totale
no 14316 contre la marque attaquée (ch. 2 et 3 du dispositif de la décision
attaquée), y compris la répartition des frais et des dépens y relative (ch. 5
du dispositif de la décision attaquée).
3.
3.1 Pour demander l’annulation du ch. 1 du dispositif de la décision
attaquée et l’admission de l’opposition no 14315 (cf. consid. 2.2.3),
l’intimée s’appuie en particulier sur l’art. 62 PA (cf. réponse de l’intimée,
p. 4).
3.2 Or, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’objet du litige est
précisément défini par les conclusions du recours (cf. consid. 2.2.2). Le
Tribunal administratif fédéral ne saurait dès lors revoir la décision attaquée
dans son ensemble. Il ne saurait en particulier se baser sur l’art. 62 PA pour
se lancer dans l’examen d’une partie de la décision attaquée qui n’est pas
comprise dans l’objet du litige (arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre
2017 consid. 3.3.3 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL").
4.
En conclusion, dans la mesure où ils tendent à l’annulation du ch. 1 du
dispositif de la décision attaquée et à l’admission de l’opposition no 14315,
les ch. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 des conclusions de la réponse
de l’intimée sont irrecevables. Par ailleurs, dans la mesure où il concerne
la procédure d’opposition no 14315, le ch. 2 des conclusions de la réponse
de l’intimée (par lequel l’audition de A._______ est demandée [cf. réponse
de l’intimée, p. 9-11 ; duplique de l’intimée, p. 2-3]) est également
irrecevable.
En revanche, dans la mesure où ils concernent la procédure d’opposition
no 14316, les ch. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 des
B-6675/2016
Page 14
conclusions de la réponse de l’intimée sont recevables. Quant au ch. 19
des conclusions de la réponse de l’intimée (frais et dépens de la présente
procédure de recours), il est également recevable.
5.
5.1 La recourante indique faire valoir, par son recours, le non-usage de la
marque opposante 2 (recours, p. 3, 4, 6 et 10). Elle explique qu’elle n’a pas
pu soulever cette exception plus tôt étant donné qu’il était prématuré de le
faire au moment de sa réponse devant l’autorité inférieure, le délai de
carence de 5 ans n’étant pas encore arrivé à échéance à ce moment-là
(recours, p. 5-11). Elle précise que le délai de carence de la marque
opposante 2 est arrivé à échéance entre la procédure d’opposition devant
l’autorité inférieure et la présente procédure de recours devant le Tribunal
administratif fédéral (recours, p. 7 [ch. 23]).
La recourante soutient que l’art. 22 al. 3 de l’ordonnance du 23 décembre
1992 sur la protection des marques et des indications de provenance
(OPM, RS 232.111) l’empêche, sans qu’aucune faute ne puisse lui être
reprochée, de faire valoir le non-usage de la marque opposante 2 au sens
de l’art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des
marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des
marques, LPM, RS 232.11) (recours, p. 9 [ch. 29]). Relevant que la LPM
ne dit rien au sujet du moment auquel il convient d’invoquer le non-usage
de la marque opposante (recours, p. 7-8 [ch. 24]), la recourante est d’avis
que l’art. 22 al. 3 OPM ne règle pas le cas dans lequel l’exception de non-
usage devrait être soulevée à un moment auquel il n’est pas encore
possible de le faire (recours, p. 8 [ch. 26]). Elle estime en outre qu’une
interprétation conforme à la Constitution de l’art. 22 al. 3 OPM lui permet
de faire valoir l’exception de non-usage de la marque opposante 2 à ce
stade de la procédure seulement (recours, p. 6 [ch. 18]).
En conclusion, se prévalant en particulier de la maxime inquisitoire (art. 12
PA) et soutenant qu’il est admissible de déposer de nouveaux moyens de
preuve (recours, p. 7 [ch. 22]), la recourante estime que, vu qu’elle ne
pouvait pas faire valoir le non-usage de la marque opposante 2 au moment
de sa réponse devant l’autorité inférieure, elle doit pouvoir l’invoquer dans
le cadre de la procédure de recours (recours, p. 10 [ch. 31]).
5.2 De son côté, l’intimée soutient que le motif du recours tiré de l’exception
d’usage doit être déclaré irrecevable (réponse de l’intimée, p. 4-7 ;
duplique de l’intimée, p. 3).
B-6675/2016
Page 15
6.
6.1 L’usage de la marque est réglé par les art. 11-12 LPM.
6.1.1 L’art. 11 LPM est intitulé "Usage de la marque". Son al. 1 a la teneur
suivante :
1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation
avec les produits ou les services enregistrés.
6.1.2 Sous le titre "Conséquences du non-usage", l’art. 12 LPM est formulé
ainsi :
1 Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de
la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en
relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période
ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à
moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2 Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de
cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité
d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de
l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
3 Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable ; la preuve
de l'usage incombe alors au titulaire.
6.2
6.2.1 L’art. 12 al. 1 LPM protège le titulaire pour autant que la période
ininterrompue pendant laquelle il n’utilise pas sa marque n’excède pas
cinq ans. Ce délai de carence ne peut dépasser cinq ans que si le défaut
d’usage est dû à un juste motif (ERIC MEIER, in : de Werra/Gilliéron [éd.],
Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI],
art. 12 LPM nos 8 et 10).
6.2.2 Vu l’art. 12 al. 2 LPM, si le premier usage intervient après plus de
cinq ans ou si l’utilisation de la marque est reprise après plus de cinq ans
de non-usage, le droit à la marque n’est restitué avec effet à la date de la
priorité d’origine que si personne n’a invoqué le défaut d’usage avant la
date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
6.2.3 Ainsi, le défaut d’usage n’entraîne pas automatiquement la perte du
droit à la marque. Pour que le titulaire ne puisse plus faire valoir son droit
à la marque, il faut en effet que le défaut d’usage ait été invoqué par un
B-6675/2016
Page 16
tiers (MARKUS WANG, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutz-
gesetz [MSchG], 2e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], art. 12 LPM nos 2, 31
et 39 ; BERNARD VOLKEN, in : David/Frick [éd.], Markenschutzgesetz,
Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2017 [ci-après : BaK
2017], art. 12 LPM nos 2 et 36).
7.
7.1 Sous le titre "Procédure d’opposition", la Section 2 du Chapitre 2 de
l’OPM comprend les art. 20-24 OPM. Parmi ces dispositions, l’art. 22 OPM
(la nouvelle teneur de cet article [cf. ch. I de l’ordonnance du 2 septembre
2015 (RO 2015 3649)], en vigueur depuis le 1er janvier 2017, est prise en
compte ici ; les légères différences qu’elle présente par rapport à la teneur
antérieure n’ont en effet pas d’incidence dans le cadre de la présente
procédure) est intitulé "Echange d’écritures" ; son al. 3 est formulé ainsi :
3 Dans sa première réponse, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le
défaut d'usage de la marque de l’opposant au sens de l’art. 12, al. 1, LPM.
7.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, l’art. 22 al. 3 OPM prévoit que le
non-usage de la marque opposante doit être invoqué par le défendeur dans
sa première réponse devant l’IPI. A défaut, le défendeur ne peut plus faire
valoir le non-usage de la marque opposante, ni devant l’IPI ni (dans le
cadre d’une procédure de recours) devant le Tribunal administratif fédéral
(arrêts du TAF B-7202/2014 du 1er septembre 2016 consid. 3.2 "GEO/Geo
influence", B-3547/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.3 "KOALA/Koala [3D]",
B-3294/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.3 "Koala [fig.]/Koala’s March [fig.]",
B-4471/2012 du 29 octobre 2013 consid. 3 "ALAÏA/LALLA ALIA [fig.] und
LALLA ALIA", B-5325/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4 "ADWISTA/ad-
vista [fig.]", B-1641/2007 du 3 octobre 2007 consid. 4 "STREET PARADE/
SUMMER PARADE", B-7514/2006 du 31 juillet 2007 consid. 2 "[Quadrat]
[fig.]/"[Quadrat] [fig.]" et B-7431/2006 du 3 mai 2007 consid. 5 "EA [fig.]/EA
[fig.]" ; WANG, in : SHK 2017, art. 12 LPM no 46 ; CHRISTOPH GASSER, in :
SHK 2017, art. 32 LPM nos 11-12 ; VOLKEN, in : BaK 2017, art. 12 LPM
no 44, art. 32 LPM nos 10 et 11 in fine ; CHRISTOPH WILLI,
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts,
2002, art. 32 LPM no 4).
7.2.1 Ainsi, lorsque le délai de carence prévu par l’art. 12 al. 1 LPM
(cf. consid. 6.2.1) arrive à échéance avant la fin du délai imparti au
défendeur pour présenter sa réponse devant l’IPI, le défendeur qui omet
B-6675/2016
Page 17
d’invoquer le non-usage de la marque opposante dans sa réponse ne peut
plus le faire ultérieurement.
7.2.2 La jurisprudence ajoute que, lorsque le délai de carence arrive à
échéance après la fin du délai imparti au défendeur pour déposer sa
première réponse devant l’IPI, le non-usage de la marque opposante ne
peut pas être invoqué dans le cadre de la procédure d’opposition. En
d’autres termes, l’exception de non-usage de la marque opposante
soulevée par le défendeur dans sa première réponse devant l’IPI n’est pas
prise en considération si le délai de carence n’est pas arrivé à échéance à
ce moment-là (arrêts du TAF B-2681/2012 du 22 juillet 2013 consid. 3.1-
3.2 "APRIL/APIL – ASSURANCE POUR IMPAYÉS DE LOYER",
B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 4.1.1-4.1.2.
"IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP", B-7514/2006 du
31 juillet 2007 consid. 2 "[Quadrat] [fig.]/"[Quadrat] [fig.]" et B-7460/2006
du 6 juillet 2007 consid. 3 "ADIA/AIDA JOBS und AIDA PERSONAL" ;
décision de la CREPI MA-WI 05/98 du 9 février 1999, sic! 1999, p. 281,
consid. 5 "Genesis/Genesis" ; WANG, in : SHK 2017, art. 12 LPM no 46 ;
GASSER, in : SHK 2017, art. 32 LPM no 13 ; VOLKEN, in : BaK 2017, art. 12
LPM nos 4 in fine et 44, art. 32 LPM no 12 ; MICHEL MÜHLSTEIN, in : CR PI,
art. 32 LPM no 5 ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007,
p. 151 ; WILLI, op. cit., art. 32 LPM no 5).
8.
8.1
8.1.1 En l’espèce, il faut tout d’abord observer que la marque opposante 2
est enregistrée au registre international le 8 octobre 2009 sur la base d’une
demande déposée en France le 8 avril 2009 (cf. consid. A.a.b). Cet
enregistrement est notifié le 21 janvier 2010 et publié dans la Gazette
OMPI des marques internationales (ci-après : Gazette) 2010/1 du
28 janvier 2010 (cf. règle 32 du Règlement d’exécution commun du
18 janvier 1996 de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement
international des marques et au protocole relatif à cet arrangement
[RS 0.232.112.21 ; ci-après : RexC]).
8.1.2 Par déclaration d’octroi de la protection selon la règle 18ter al. 1 RexC
(reçue par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle le 19 janvier 2011 et publiée dans la Gazette
2011/11 du 7 avril 2011), l’IPI accorde à la marque opposante 2 la
protection en Suisse.
B-6675/2016
Page 18
8.2
8.2.1 Dans un tel cas, le délai de carence commence à courir à compter
de la date de publication dans la Gazette de la déclaration d’octroi de la
protection selon la règle 18ter al. 1 RexC (IPI, Directives en matière de
marques [cf.
tre-de-telechargement/marques.html>, consulté le 04.06.2019], version du
1er janvier 2019, Partie 6, ch. 5.2.1 ; VOLKEN, in : BaK 2017, art. 12 LPM
no 14 ; MEIER, in : CR PI, art. 12 LPM no 9).
8.2.2 En l’espèce, la déclaration d’octroi de la protection selon la règle 18ter
al. 1 RexC est publiée dans la Gazette 2011/11 du 7 avril 2011
(cf. consid. 8.1.2). Le délai de carence de la marque opposante 2 arrive
donc à échéance cinq ans plus tard, c’est-à-dire le 7 avril 2016.
9.
9.1
9.1.1 Il s’avère par ailleurs que, dans sa réponse déposée le 21 octobre
2015 devant l’autorité inférieure (cf. consid. A.b.d.a), la recourante soulève
déjà l’exception de non-usage de la marque opposante 2 : "Ein marken-
mässiger Gebrauch kann also auch bezüglich der [marque opposante 2]
nicht festgestellt werden" (réponse de la recourante devant l’autorité
inférieure [pièce 7 du dossier de l’autorité inférieure], p. 3-4). Force est dès
lors de constater que, conformément à l’art. 22 al. 3 OPM, c’est bien
"[d]ans sa première réponse" devant l’IPI que la recourante invoque cette
exception. Sous cet angle, rien ne saurait lui être reproché (cf. consid. 7.2).
9.1.2 Il faut en outre relever que, le 7 avril 2016, au moment où le délai de
carence de la marque opposante 2 arrive à échéance (cf. consid. 8.2.2),
l’autorité inférieure n’a pas encore rendu sa décision sur l’opposition. Dans
de telles circonstances, l’autorité inférieure ne saurait renoncer à traiter
l’exception de non-usage soulevée à temps par la recourante. Est en effet
déterminant l’état du dossier au moment où la décision est rendue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2009/64 consid. 7.3, ATAF 2009/9
consid. 3.3.1 ; WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016 [ci-
après : Praxiskommentar VwVG], art. 32 PA nos 15-17 ; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., nos 2.204, 2.206 et 2.207). Peu importe dès lors que
l’intimée soutienne que l’exception du défaut d’usage soulevée dans le
recours est un nouveau moyen de droit et non pas un fait nouveau
B-6675/2016
Page 19
(réponse de l’intimée, p. 5 ; duplique de l’intimée, p. 3 ; cf. réplique, p. 9 in
fine). Ce sont en effet l’exception soulevée par la recourante dans sa
première réponse devant l’IPI ainsi que l’état de fait au moment où l’IPI
rend sa décision sur l’opposition qui sont déterminants.
9.1.3 Le non-usage d’une marque n’est certes pas pris en compte d’office
par les autorités (WANG, in : SHK 2017, art. 12 LPM no 45 ; GASSER, in :
SHK 2017, art. 32 LPM no 7 ; VOLKEN, in : BaK 2017, art. 12 LPM no 43,
art. 32 LPM no 19). L’exception de non-usage de la marque opposante doit
toutefois être traitée si le défendeur l’invoque à temps au sens de l’art. 22
al. 3 OPM. Cette disposition purement procédurale prévoit en effet jusqu’à
quel moment au plus tard l’exception peut être soulevée. Elle n’interdit en
revanche pas au défendeur de la soulever à titre préventif.
9.1.4 Quant au fait que l’art. 22 al. 3 OPM n’empêche pas le défendeur de
faire valoir le non-usage de la marque opposante devant un tribunal civil
(cf. WANG, in : SHK 2017, art. 12 LPM no 46 in fine ; WILLI, op. cit., art. 32
LPM no 5 in fine), il n’est pas pertinent ; peu importe par ailleurs que, depuis
le 1er janvier 2017, les art. 35a ss LPM offrent au défendeur (au surplus) la
possibilité de déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la
marque opposante pour défaut d’usage au sens de l’art. 12 al. 1 LPM
(cf. réponse de l’intimée, p. 6 in fine ; cf. également : réplique, p. 9-10).
Rien n’indique en effet que, dans le cadre de la procédure d’opposition,
une fois que le délai de carence est arrivé à échéance, l’art. 22 al. 3 OPM
empêche l’IPI de tenir compte de l’exception de non-usage de la marque
opposante soulevée à titre préventif.
9.1.5 En conclusion, si le délai de carence de la marque opposante n’arrive
à échéance que plus tard, mais avant que l’IPI ne rende sa décision sur
l’opposition, l’IPI est tenu de traiter l’exception de non-usage soulevée par
le défendeur dans sa première réponse. L’art. 22 al. 3 OPM se limite en
effet à imposer au défendeur de faire valoir cette exception à ce moment-
là au plus tard, ce qui a été fait par la recourante en l’espèce
(cf. consid. 9.1.1).
9.2
9.2.1 Le présent arrêt s’écarte ainsi de la jurisprudence suivie jusqu’ici
(cf. consid. 7.2.2). Etant donné qu’il s’appuie sur des raisons objectives
(cf. consid. 9.1.1-9.1.5), ce revirement de jurisprudence ne contrevient
toutefois pas à la sécurité du droit, à la protection de la bonne foi et à
l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 137 V 133 consid. 6.1, ATF 136 III 6
B-6675/2016
Page 20
consid. 3, ATF 135 II 78 consid. 3.2, ATF 125 I 458 consid. 4a, ATF 122 I
57 consid. 3c/aa).
9.2.2
9.2.2.1 Il convient d’ajouter qu’une nouvelle jurisprudence doit en principe
s'appliquer immédiatement. Ce n’est en effet que dans des cas particuliers
que le droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) est pris en
considération. Ainsi, le changement de jurisprudence ne doit pas intervenir
sans avertissement préalable si ses effets sont excessivement rigoureux
(ATF 111 Ia 108 consid. 4) ou s’il provoque la péremption d’un droit,
notamment du fait qu’il porte sur la computation d’un délai de recours (ATF
135 II 78 consid. 3.2-3.3, ATF 132 II 153 consid. 5.1, ATF 122 I 57
consid. 3c/bb, ATF 94 I 15 consid. 1 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit
administratif, vol. I [Les fondements], 3e éd. 2012, p. 86).
9.2.2.2 En l’espèce, le fait que, désormais, l’IPI soit tenu de traiter
l’exception de non-usage soulevée par le défendeur dans sa première
réponse si le délai de carence de la marque opposante arrive à échéance
avant qu’il ne rende sa décision sur l’opposition (cf. consid. 9.1.5) ne
produit pas un effet excessivement rigoureux pour l’intimée. Ce
changement de jurisprudence ne provoque pas non plus la péremption de
l’un des droits de l’intimée. Dans ces conditions, l’intimée ne saurait se
prévaloir de sa bonne foi.
9.3
9.3.1 En conclusion, les ch. 2, 3 et 5 (dans la mesure uniquement où il
porte sur la répartition des frais et des dépens dans le cadre de la
procédure d’opposition no 14316) du dispositif de la décision attaquée
(cf. consid. 2.2.2 et 2.2.4.2) doivent être annulés. Dans le cadre de la
procédure d’opposition no 14316, c’est en effet à tort que la décision
attaquée n’examine pas la question de savoir si l’usage de la marque
opposante 2 a été rendu vraisemblable.
9.3.2
9.3.2.1 Le Tribunal administratif fédéral n’a dès lors pas à traiter l’argument
de l’illégalité de l’art. 22 al. 3 OPM soulevé par la recourante
(cf. consid. 5.1).
9.3.2.2 Devient par ailleurs sans objet la demande de l’intimée tendant à
ce que le courrier du 25 octobre 2016 (pièce 2 jointe au recours) – par
B-6675/2016
Page 21
lequel, notamment, la recourante, se prévalant de l’expiration du délai de
carence, indique à l’intimée qu’elle invoque le non-usage de la marque
opposante 2 – soit être écarté du dossier, en particulier en raison du fait
qu’il porte la mention "Without prejudice/for settlement purposes only/no
use in court" (cf. duplique de l’intimée, p. 3-4 ; observations de la
recourante du 16 juin 2017, p. 2 ; observations de l’intimée du 21 juin 2017,
p. 1). Vu que, en l’espèce, l’exception de non-usage de la marque
opposante 2 soulevée par la recourante dans sa première réponse suffit à
obliger l’autorité inférieure à la traiter (cf. consid. 9.1.5), le courrier adressé
par la recourante à l’intimée le 25 octobre 2016 est quoi qu’il en soit dénué
de pertinence au sens de l’art. 33 al. 1 PA.
9.3.2.3 Il n’y a enfin pas lieu d’examiner les autres motifs de recours
développés par la recourante (cf. consid. B.b, C.b.b et D.c).
9.4
9.4.1
9.4.1.1 Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur
l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives
à l'autorité inférieure.
9.4.1.2 Pour des raisons d’économie de procédure (essentiellement afin
que la procédure ne soit pas prolongée inutilement), le recours au Tribunal
administratif fédéral est en principe réformatoire (MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., no 3.191 ; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Praxis-
kommentar VwVG, art. 61 PA no 10). D'une manière générale, l'art. 61
al. 1 PA confère néanmoins un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de
recours (WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA
no 15), qui doit notamment veiller à ce qu'une décision réformatoire ne
limite pas de manière inadmissible le nombre d'instances de recours
(WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA no 17).
Par ailleurs, l’autorité de recours ne saurait statuer elle-même sur l’affaire
lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première
fois et que l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation
(ATAF 2010/46 consid. 4 ; arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015
consid. 8 et B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6).
B-6675/2016
Page 22
9.4.2
9.4.2.1 En l’espèce, vu notamment que, dans la décision attaquée,
l’autorité inférieure n’examine pas la question de savoir si l’usage de la
marque opposante 2 a été rendu vraisemblable, il se justifie de lui renvoyer
l’affaire au sens de l’art. 61 al. 1 PA afin que, après avoir donné à l’intimée
la possibilité de rendre vraisemblable l’usage de cette marque
(CHERPILLOD, op. cit., p. 151-152), elle rende une nouvelle décision,
dûment motivée, au sujet de l’opposition no 14316 (cf. arrêts du TAF
B-6378/2011 du 15 août 2013 consid. 6 "FUCIDERM/Fusiderm",
B-3046/2011 du 31 mai 2012 consid. 6.1 et B-5732/2009 du 31 mars 2010
consid. 7.1 et 8 "[fig.]/AVIATOR [fig.] et AVIATOR [fig.]" ; WEISSENBERGER/
HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA nos 16 et 17 ;
cf. également : réponse de l’intimée, p. 5 [ch. 14]).
9.4.2.2 Il s’agit enfin de préciser que l’intimée sera invitée à rendre
vraisemblable l’usage de la marque opposante 2 (ou l’existence de justes
motifs pour son non-usage) pendant la période de cinq ans qui précède
non pas la date à laquelle la recourante fait valoir – dans sa première
réponse devant l’IPI – le défaut d’usage de la marque opposante 2
(cf. arrêts du TAF B-3547/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.3 "KOALA/Koala
[3D]" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 "KINDER/kinder Party
[fig.]"), mais bien la date à laquelle le délai de carence de la marque
opposante 2 arrive à échéance, c’est-à-dire le 7 avril 2016
(cf. consid. 8.2.2).
10.
Il ressort de ce qui précède que les ch. 1 et 2 des conclusions du recours
(cf. également : ch. 1 des conclusions de la réplique) sont admis en ce
sens que les ch. 2, 3 et 5 (dans la mesure uniquement où il porte sur la
répartition des frais et des dépens dans le cadre de la procédure
d’opposition no 14316) du dispositif de la décision attaquée sont annulés
(cf. consid. 9.3.1) et que l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure afin
qu’elle rende une nouvelle décision au sujet de l’opposition no 14316
(cf. consid. 9.4.2.1-9.4.2.2). Quant aux conclusions de l’intimée tendant à
l’annulation du ch. 1 du dispositif de la décision attaquée et à l’admission
de l’opposition no 14315, elles sont irrecevables (cf. consid. 4), de sorte
que le ch. 2 des conclusions de la réplique est également admis. Enfin, le
ch. 3 des conclusions de la réplique est admis dans la mesure où le ch. 2
des conclusions de la réponse de l’intimée concerne la procédure
d’opposition no 14315 (et est irrecevable [cf. consid. 4]) ; vu le renvoi de
l’affaire à l’autorité inférieure (cf. consid. 9.4.2.1), le ch. 3 des conclusions
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de la réplique devient sans objet dans la mesure où le ch. 2 des
conclusions de la réponse de l’intimée concerne la procédure d’opposition
no 14316.
Ne reste ainsi qu’à statuer sur les frais et les dépens de la présente
procédure de recours (cf. consid. 11-12).
11.
11.1 Les frais de procédure – comprenant l’émolument judiciaire (cf. art. 63
al. 4bis PA ; art. 2 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du
TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 10.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]" ;
sic! 2015, p. 497) et les débours – sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 FITAF).
11.2
11.2.1 En l’espèce, les frais de procédure, qu’il convient d’arrêter à
Fr. 4'500.–, doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe.
11.2.2 Quant à l’avance de frais de Fr. 4'500.– versée par la recourante le
8 novembre 2016, elle lui est restituée.
12.
12.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a
droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64
al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1 let. a, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14
al. 1 et 2 FITAF ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016
consid. 11.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").
12.2
12.2.1
12.2.1.1 En l’espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et qui est
représentée par des mandataires, a droit à des dépens.
12.2.1.2 L’intervention des avocats de la recourante s’est, pour l’essentiel,
limitée au dépôt d’un recours (cf. consid. B), d’une réplique (cf. consid. D)
et d’observations (cf. consid. F). A défaut de décompte fourni par la
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recourante (peu importe que, dans son recours [p. 16], la recourante offre
au Tribunal administratif fédéral de lui faire parvenir la note d'honoraires de
ses avocats [cf. arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016
consid. 13.2.1-13.2.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL"]), il se justifie,
sur la base du dossier, de fixer au total à Fr. 7'500.– le montant des frais
de représentation nécessaires à la défense de ses intérêts et de mettre
cette somme à la charge de l’intimée.
12.2.2 Vu qu’elle succombe, l’intimée n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
12.2.3 Quant à l’autorité inférieure, elle n’a pas non plus droit aux dépens
(art. 7 al. 3 FITAF).
13.
Enfin, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n’étant pas recevable
contre les décisions en matière d’opposition à l’enregistrement d’une
marque (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), le présent arrêt est définitif (arrêt du TAF B-3824/2015 du
17 mai 2017 consid. 16 "JEAN LEON/Don Leone [fig.]").

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les ch. 2, 3 et 5 (dans la mesure uniquement où il porte sur la répartition
des frais et des dépens dans le cadre de la procédure d’opposition
no 14316) du dispositif de la décision attaquée sont annulés et l’affaire est
renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle rende une nouvelle décision au
sujet de l’opposition no 14316 dans le sens des considérants.
3.
3.1 Arrêtés à Fr. 4'500.–, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge de l’intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
administratif fédéral dans les 30 jours qui suivent l’expédition du présent
arrêt.
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3.2 L’avance de frais de Fr. 4'500.– versée par la recourante lui est
restituée.
4.
Des dépens pour la procédure de recours, d’un montant de Fr. 7'500.–,
sont alloués à la recourante et mis à la charge de l’intimée.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de
paiement" et pièces en retour) ;
– à l’intimée (recommandé ; annexe : bulletin de versement) ;
– à l’autorité inférieure (nos de réf. 14315 et 14316 ; recommandé ;
annexe : dossier en retour).


Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin


Expédition : 27 juin 2019